CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Referencia: Acción de nulidad relativa Consejero Ponente: Oswaldo Giraldo López Radicación: No. 110010324000201200132-00 Demandante: Laboratorio Farmacol S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Global Internacional Medicine S.A. Gimed S.A. Salvamento de voto Con el acostumbrado respeto frente a las decisiones adoptadas por la mayoría de la Sección Primera del Consejo de Estado, expongo las razones por las cuales salvo el voto respecto de la sentencia de 1º de febrero de 2024, proferida dentro del proceso de la referencia. En la providencia citada supra, la Sala consideró que debía declararse la nulidad de la Resolución 16883 de 31 de marzo de 2009 por medio de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca nominativa «APIVIFORT» a favor de la sociedad Global Internacional Medicine S.A. Gimed S.A., para distinguir los productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, al haberse acreditado el desconocimiento de lo dispuesto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

La Sala concluyó que existe riesgo de confusión entre la marca nominativa concedida APIVIFORT y la marca nominativa previamente registrada APIFOLT por existir similitud ortográfica, visual y fonética, además porque existe conexidad competitiva entre las clases 5 y 30 del nomenclátor internacional de Niza. Este Despacho se aparta de dicha decisión, debido a que, no se tuvo en cuenta las reglas para el cotejo marcario señaladas tanto por la jurisprudencia de esta Corporación como por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuya aplicación permitiría concluir que no existe la confusión considerada.

Al respecto, el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, exige que la identidad o semejanza de los signos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo.

Para efectos de determinar la identidad o el grado de semejanza de los signos, deben tenerse en cuenta los aspectos de orden visual, ortográfico, fonético y conceptual. En el análisis de confundibilidad, la Sala debió tener en cuenta que frecuentemente las marcas se integran con la conjunción de elementos de uso general y corriente, los cuales le dan al signo algún poder evocativo o descriptivo 2 Radicación.: 110010324000201200132-00 Demandante: Laboratorio Farmacol S.A.S. (prefijos, sufijos o palabras), que ofrecen al consumidor una idea acerca del servicio o producto, por lo que ningún competidor en el mercado puede apropiarse de tal partícula común. En el asunto sub examine, si bien es cierto que la Sala consideró que las partículas API, VI y FORT eran de uso común, también lo es que no tuvo en cuenta que tal circunstancia permitiría concluir que los signos en conflicto resultan débiles y no similares.

Cabe advertir que las partículas de uso común o general no pueden ser apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, al ser vocablos usuales pueden ser utilizados por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva, lo cual ocurre con los signos en conflicto.

El derecho exclusivo del titular del derecho de propiedad industrial no puede impedir que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general. Así pues, la marca cuestionada además de estar integrada por partículas de uso común inapropiables por un solo empresario, cuenta con elementos adicionales a la previamente registrada, esto es, se encuentra compuesta en la segunda sílaba con la partícula VI que no hace presencia en la previamente registrada y tiene una terminación diferente, el sufijo FORT, que es donde recae la sílaba tónica que la diferencia. Por lo indicado, en la decisión se debió tener en cuenta la debilidad de los registros marcarios, la diferencia en su terminación y la sílaba tónica, lo cual permitiría concluir que los signos resultan disimiles desde los puntos de vista ortográfico, visual y fonético, permitiendo su coexistencia pacífica en el mercado.

Por lo tanto, no procedía la declaratoria de nulidad de la resolución acusada y que se ordenara la cancelación del certificado del registro de la marca, por no existir semejanza entre los signos cotejados que permita generar confusión entre el público consumidor. De esta manera dejo expuesto mi salvamento de voto. Fecha ut supra GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: El presente salvamento de voto fue firmado electrónicamente en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.