CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) Consejero Ponente (E): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Radicado: Referencia: Demandante: Demandado: Terceros Interesados: Tema: 11001-03-24-000-2014-00252-00 Nulidad Relativa Sociedad Anónima Damm Superintendencia de Industria y Comercio Inversiones Inmobiliarias Porto S.A. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL / Propiedad Industrial / Registro marcario / Examen de registrabilidad I Causales de irregistrabilidad — Marcas en conflicto: Estrella (mixta) - Estrella Damm.
Sentencia de Única Instancia La Sala decide, en única instancia, la demanda que presentó la Sociedad Anónima DAMM, por medio de apoderado judicial, contra la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC), con el fin de que se declare la nulidad de la Resolución núm. 56353 de 26 de septiembre de 2013, por medio de la cual se concedió el registro de la marca mixta «ESTRELLA», para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad INVERSIONES INMOBILIARIAS PORTO SOCIEDAD S.A. 1.- ANTECEDENTES 1.1.- La demanda 1.
Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la Sociedad Anónima DAMM, en ejercicio de la acción de nulidad relativa prevista en el inciso 1° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitó las siguientes declaraciones y condenas: «[ ] 5.1.
Que se declare la nulidad de la Resolución No. 56353 del 26 de septiembre de 2013, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se declaró infundada la oposición formulada por la SOCIEDAD ANON/MA DAMM contra la solicitud de la marca ESTRELLA (Mixta). y se Id Documento: 11001032400020140025200385030660041 Radicado: 11001-03-24-000-2014-00252-00 Demandante: Sociedad Anónima Damm Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de dicha marca, a nombre de la sociedad INVERSIONES INMOBILIARIAS PORTO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA INVERPORTO S.A.S., para identificar productos de la Clase 32 internacional y se declaró agotada la vía gubernativa. 5.2.
Que, se ordene a la entidad demandada que se cancele el registro de la marca ESTRELLA (Mixta) en la Clase 32 Internacional a favor de la sociedad INVERSIONES INMOBILIARIAS PORTO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA INVERPORTO SAS. 1.1.1.- Los hechos 2. El apoderado de la parte demandante manifestó que, mediante escrito de 20 de julio de 2011, la sociedad INVERSIONES INMOBILIARIAS PORTO SOCIEDAD S.A presentó ante la SIC la solicitud de registro del signo «ESTRELLA» (mixto), para amparar productos incluidos en la Clase 32 del Nomenclátor Internacional.
La mencionada solicitud se publicó el 20 de enero de 2012 en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 636. 3 Expresó que, publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la Sociedad Anónima DAMM presentó escrito de oposición, basado en su registro «ESTRELLA DAMM» (nominativa), el cual identifica productos incluidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 4 Señaló que mediante la Resolución núm. 39069 de 27 de septiembre de 2012, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, declaró fundada la oposición y negó el registro de del signo «ESTRELLA» (mixto) a la sociedad INVERSIONES INMOBILIARIAS PORTO SOCIEDAD S.A., para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 5 Expuso que, dentro de la oportunidad legal, la sociedad INVERSIONES INMOBILIARIAS PORTO SOCIEDAD S.A. interpuso recurso de apelación contra dicha decisión, la cual fue revocada mediante la Resolución num. 56353 de 26 de septiembre de 2013, en el sentido de declarar infundada la oposición y otorgar a la sociedad INVERSIONES INMOBILIARIAS PORTO SOCIEDAD S.A el registro de la marca «ESTRELLA» (mixta), para amparar productos incluidos en la Clase 32 del Nomenclátor Internacional. 1.1.2.- Fundamentos de derecho y concepto de violación 6.
Indicó que con ocasión de la expedición de los actos administrativos demandados la SIC violó los artículos 134, 135, literal b) y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 7 Sostuvo que la marca solicitada reproduce en su totalidad la marca de su propiedad, teniendo en cuenta que la única expresión que la compone "ESTRELLA", se encuentra en la marca opositora.
Id Documento: 11001032400020140025200385030660041 Radicado: 11001-03-24-000-2014-00252-00 Demandante: Sociedad Anónima Damm Demandado: Superintendencia de industria y Comercio 8. Afirmó que existe identidad fonética en los signos confrontados, toda vez que la marca solicitada reproduce el elemento relevante, que conforma la marca de su representada, a saber, la palabra "ESTRELLA". 9 Anotó, en este sentido, que al compartir la palabra estrella, también son idénticas desde el punto de vista conceptual, pues transmiten la misma idea en la mente del consumidor. 10.
Mencionó que la marca «ESTRELLA» (mixta) es similarmente confundible con la marca «ESTRELLA DAMM» (nominativa), desde los puntos de vista ortográfico, fonético y visual, creando en el público consumidor un riesgo de confusión que lo induciría en error. 11 Finalmente, manifestó que: 1 la marca solicitada pretende la protección de productos ya protegidos por la marca registrada (materiales de construcción), lo cual implica que. además de tratarse de signos confundibles, existe una conexión competitiva que impide la posibilidad que coexistan en el mercado [ ]".
II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO 11.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) 12. El apoderado judicial de la entidad demandada arguyó que, con ocasión de la expedición del acto administrativo acusado, no se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 y, por el contrario, los mismos se fundamentan en estas y en la jurisprudencia aplicable al caso. 13.Argumentó que la marca «ESTRELLA», la cual es reprochada en la demanda, no carece de distintividad teniendo en cuenta que al apreciar las marcas confrontadas en sede administrativa, no se observa elemento alguno que pueda determinar que existe similitud. 14.
Agregó que si bien es cierto que comparten una expresión de uso común, como es ESTRELLA, también lo es que no resultan confundibles, dada la presencia de elementos nominativos y gráficos adicionales en cada uno de los conjuntos marcarios, que permiten concluir que al valorarlos en su conjunto el consumidor no se vería inducido en error respecto del origen empresarial de los mismos. 15 Concluyó su intervención afirmando que: "[..] En efecto, en la marca solicitada la presencia del elemento gráfico (la estrella de cinco puntas y la particular configuración cromática), permite a los consumidores diferenciarla de la marca "ESTRELLA DAMM" la cual ostenta sus propios elementos particularizadores consistentes en el uso de la denominación DAMM que por su naturaleza ostenta una máxima aptitud distintiva [ ]..
Id Documento: 11001032400020140025200385030660041 Radicado: 11001-03-24-000-2014-00252-00 Demandante: Sociedad Anónima Damm Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 11.2.- Intervención del tercero interesado — INVERSIONES INMOBILIARIAS PORTO S.A.S. 16. El apoderado del tercero interviniente en las resultas del proceso, la sociedad INVERSIONES INMOBILIARIAS PORTO S.A.S., adujo que la marca «ESTRELLA» goza del elemento de distintividad, de que trata la norma comunitaria, y, en consecuencia, no conlleva al consumidor a confusión acerca de las características, calidad y otras propiedades de los productos que pretenden proteger. 17 Expresó que al comparar el conjunto marcario «ESTRELLA» con la marca «ESTRELLA DAMM», se observa que en la primera, la denominación se encuentra dentro de una figura en forma de estrella color roja con bordes blancos, la cual está sobre unas barras horizontales, de color amarillo y azul, mientras en el caso de la marca previamente registrada solo es una denominación. 18 Afirmó que la expresión «ESTRELLA» es de uso común en la clase, razón por la cual no debe tomarse como elemento determinante al momento de establecer si existe o no confusión marcaria en los términos en cuestión. 19.
Finalmente, manifestó que la expresión «ESTRELLA» no impide que pueda ser utilizada por terceros en nuevos signos para los mismos productos o para otros, siempre y cuando que la nueva composición gramatical tenga su propia distintividad. III. AUDIENCIA INICIAL 20. Conforme al artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 (en adelante CPCA), el 26 de agosto de 2016 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistió la SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM, en su calidad de demandante. la SIC, en su calidad de entidad demandada, la sociedad INVERSIONES INMOBILIARIAS PORTO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA INVERPORTO S.A., como tercera con interés directo en las resultas del proceso y el Ministerio Publico.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no asistió a la audiencia. 21.En el desarrollo de la audiencia se efectuó un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en la cual se indicó que la demanda se admitió como de nulidad relativa de conformidad al artículo 172 de la Decisión 486; posteriormente, conforme a lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ninguna irregularidad procesal que pudiere invalidar las actuaciones surtidas hasta ese momento, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad que pudiere adolecer el proceso. 22.
Dentro de la actuación procesal no se propusieron excepciones previas o mixtas, por lo que no se adoptó ninguna decisión al respecto. Id Documento: 11001032400020140025200385030660041 Radicado: 11001-03-24-000-2014-00252-00 Demandante: Sociedad Anónima Damm Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 23. Con posterioridad, el Magistrado Ponente procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: «[ El objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación consiste en determinar si con la expedición de (sic) Resolución 56353 del 26 de 26 de septiembre de 2013 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de industria y Comercio, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación presentado en contra de la Resolución 39069 de 27 de septiembre de 2012, revocándola, declarando infundada la oposición formulada por la referida Sociedad Anónima Damm, frente a la solicitud de registro de la marca ESTRELLA (mixta) y concediendo el registro de dicha marca a nombre de la sociedad INVERSIONES INMOBILIARIAS PORTO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA INVERPORTO S.A S.A.S., para identificar productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, se quebrantaron los artículo 134, 135 literal b) y 136 a) de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, por considerar que la Superintendencia de industria y Comercio realizó en forma errónea el examen de registrabilidad de la marca referida, en el entendido que la misma no es distintiva y, por ser confundible con la marca ESTRELLA DAMM previamente registrada y de propiedad de la actora. 1..1». 24.
Respecto de la fijación del litigio las partes intervinientes en la audiencia manifestaron no tener objeción alguna. 25. Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. 26. Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas.
Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV.- LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 27. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 534-IP-2018 de 29 de marzo de 2019, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación, son aplicables al asunto bajo examen, en particular. respecto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio el artículo 135, literal g), ibídem; asimismo, estimó que no era procedente la interpretación de los artículos 134 y 135, literal b), al considerar que no correspondían a la materia controvertida en el presente caso.
Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones: «[ ] 2.6 Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los sinos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en Id Documento: 11001032400020140025200385030660041 Radicado: 11001-03-24-000-2014-00252-00 Demandante: Sociedad Anónima Damm Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o licitado Estrella (mixto) y la marca Estrella Damm (denominativa). 3.7.
Si bien la norma transcrita prohibe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.
Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca'. 3.8 No obstante, sin la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto2. 3.9.
La carga de la prueba de la veracidad de los hechos que se alegan corresponde a la parte que lo alega, en este sentido si una parte señala que nos encontramos ante un elemento común, le corresponderá acreditarlo. Ello sin perjuicio del examen de registrabilidad que efectúa la autoridad administrativa. 3.10. Como se ha señalado en los acápites anteriores, los términos de uso común por si mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva. 3.11.
El que un término sea de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serio para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay una conexión competitiva. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, los que es de uso común para el producto o servicio de otra clase." [ ».
V.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 28.Mediante auto de 28 de junio de 2019, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que, en el término de diez (10) días, presentaran sus alegatos de conclusión y se rindiera el respectivo concepto; dentro de dicho plazo la parte demandante, la demandada y la tercera interviniente reiteraron sus argumentos.
El Ministerio Publico guardó silencio en esta etapa procesa13. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA I Ver interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 536-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016. 2 De modo referencia!, ver Proceso 327-IP-2015 del 19 de mayo de 2016 3 Folio 295 cuaderno principal. Id Documento: 11001032400020140025200385030660041 Radicado: 11001-03-24-000-2014-00252-00 Demandante: Sociedad Anónima Damm Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio VI.1.- El problema jurídico 29 Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por el apoderado judicial de la sociedad Anónima DAMM contra la Resolución núm. 56353 de 26 de septiembre de 2013, expedida por la SIC, por medio de la cual se concedió el registro de la marca mixta «ESTRELLA», para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad INVERSIONES INMOBILIARIAS PORTO SOCIEDAD S.A. 30.
La parte actora señaló que el acto administrativo acusado es nulo, en tanto que la SIC. al conceder el registro de la marca mixta «ESTRELLA», no tuvo en cuenta que esta no es distintiva y resulta confundible con su marca «ESTRELLA DAMM» (nominativa). VI.2.- Violación de los artículos 134 y 135, literal b), la Decisión 486 de 2000. 31.
En primer lugar, la Sala encuentra que aunque es cierto que la demandante, Sociedad Anónima DAMM, en su libelo inicial, indicó como normas violadas los artículos 134, 135, literal b, y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, también es una realidad que al exponer el concepto de violación no lo desarrolló, en lo atinente a la presunta infracción de los artículos 134 y 135, literal b), de la mencionada Decisión 486. 32.Ciertamente, los cargos incoados se circunscriben a considerar que el signo objeto de debate es similar y confundible con la marca «ESTRELLA DAMM» perteneciente a la Sociedad Anónima DAMM. 33 En este orden de ideas, la Sala considera que para el caso que nos ocupa no procede el análisis del presunto desconocimiento de los artículos 134 y 135, literal b), de la Decisión 486 de 2000, como lo indicó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial allegada al presente proceso.
VI.3.- La normativa aplicable 34 En el caso sub judice, las normas comunitarias aplicables al proceso de la referencia son los artículos 135, literal g), (interpretado de oficio por el Tribunal Andino de Justicia) y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, los cuales son del siguiente tenor: «[ ] Artículo 135- No podrán registrarse como marcas los signos que: g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
Id Documento: 11001032400020140025200385030660041 Radicado: 11001-03-24-000-2014-00252-00 Demandante: Sociedad Anónima Damm Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Artículo 136- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; [..1».
VI.4.- El examen de registrabilidad 35. De la lectura detallada de las normas antes transcritas, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada. 36.
Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 37 Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que T.] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo [ ]"'. 38 Ello, significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios. 39.
En este sentido, el referido Tribunal de Justicia ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común5. 4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Proceso 85-IP-2004. 1° de septiembre de 2004, marca: "DIUSED JEANS" 5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1° de abril de 2003. Marca: "CH/LIS Y DISEÑO". Id Documento: 11001032400020140025200385030660041 Radicado: 11001-03-24-000-2014-00252-00 Demandante: Sociedad Anónima Damm Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 40.
Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que "[..7 es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tibnen una relación o vinculación económica [.. 41 En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena.
VI.5.- Las reglas de cotejo marcario 42. Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, la jurisprudencia comunitaria' ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, como se observa a continuación: «[ ] 1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual 2.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo: esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 4.
Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos. [...]».
(negrillas fuera de texto). 43. De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, debe tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético y conceptual. VI.5.1. De las expresiones de uso común 44. En relación con este tipo palabras, utilizadas en muchas ocasiones para solicitar 6 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: "SHERA TON". 7 Ibídem. Id Documento: 11001032400020140025200385030660041 10 Radicado: 11001-03-24-000-2014-00252-00 Demandante: Sociedad Anónima Damm Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio el registro de un signo marcario, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que: «[ ] El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras descriptivas, genéricas o usuales puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcarlo, ya que al ser esos vocablos de dominio público no se puede impedir que los competidores en el mercado los sigan utilizando' El Tribunal advierte que los signos descriptivos, genéricos y de uso común deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar.
Es decir, lo que es descriptivo, genérico o de uso común en una clase determinada puede no serio así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serio en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.
Esto es muy importante porque en productos o servicios con intima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. [...1». 45.
Así las cosas, puede afirmarse que las expresiones de uso común son aquellas palabras que por su amplia utilización en el mercado pasan a ser del dominio público y, por ende, no pueden ser registradas o reivindicadas exclusivamente en favor de una persona, salvo, cuando se encuentran conformadas por otros signos o expresiones que le otorguen distintividad.
VI.6.- El caso concreto 46. Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: VI.6.1. Comparación de los signos 47. La Sala corrobora la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: - Marca registrada 8 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: «[ El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.
Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparlicipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles [ T. OTAMENDI Jorge.
"DERECHO DE MARCAS". Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215». Id Documento: 11001032400020140025200385030660041 11 Radicado: 11001-03-24-000-2014-00252-00 Demandante: Sociedad Anónima Damm Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (mixta) - Marca previamente registrada ESTRELLA DAMM (nominativa) 48.
Una vez verificado que las marcas en controversia se encuentran conformadas por elementos nominativos y gráficos, la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad se debe realizar, de manera principal, atendiendo los elementos nominativos de cada una de ellas, toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores. 49.
En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 50.
Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 26-IP-1998, señaló: "[ ] La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico [ ]". 51 Sobre este asunto, esta misma Sala en decisión de 21 de abril de 2016, señaló lo siguiente: T.] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo [ P. 52.
De otro lado, siguiendo la jurisprudencia de esta Sección, se considera necesario analizar la posible exclusión del estudio de confundibilidad de la expresión 9 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. C.P. Guillermo Vargas Ayala. Núm. único de radicación 2010 — 00471. Id Documento: 11001032400020140025200385030660041 12 Radicado 11001-03-24-000-2014-00252-00 Demandante: Sociedad Anónima Damm Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio "ESTRELLA", en tanto que puede ser una palabra de uso común en la Clase 32 del Nomenclátor Internacional de Niza. 53.
No debe olvidarse que al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común o descriptivas, éstas no deben ser consideradas a efectos de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, en el que el todo prevalece sobre sus componentes. 54 Sobre el particular, esta Sección, en sentencia de 23 de enero de 20141°, indicó que no se deben tener en cuenta las palabras de uso común y descriptivas al realizar el correspondiente cotejo marcario.
Así se estimó: «1. es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, descriptivas o evocativas, al realizar el examen comparativo de las marcas. Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: "Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando." [ ]» (Negrillas fuera del texto). 55.
En consonancia con lo anterior, es menester hacer referencia a lo señalado por el Tribunal Andino en la interpretación prejudicial allegada al presente proceso, cuando al referirse a las expresiones descriptivas señaló:.1 78. Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.
Si bien las normas transcritas prohíben el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones descriptivas, las palabras, partículas o 'c Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 23 de enero de 2014. C.P. María Elizabeth Garcia González. Núm único de radicación 11001032400020070023000 Id Documento: 11001032400020140025200385030660041 13 Radicado: 11001-03-24-000-2014-00252-00 Demandante: Sociedad Anónima Damm Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio expresiones descriptivas al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.
En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones descriptivas puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las expresiones descriptivas se deben excluir del cotejo marcarlo 11 " 1 » (negrillas fuera del texto). 56.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala observa que la expresión "ESTRELLA" es de uso común en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. En efecto, una vez consultada la página web de la entidad demandadal2 se encontró: 4:. ',fNOMBRE: TITULAR CLASE FECHA PE REGIST~ 27 de noviembre de 2012 ESTRELLA GALICIA HIJOS DE RIVERA S.A 32 ESTRELLA BAVARIA & CIA S.C.A 32 26 sept. 1978 UN SABOR CINCO ESTRELLAS MAHOU S.A 32 17 de septiembre de 2010 TRES ESTRELLAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA FRAGANCIA LTDA 32 23 de abril de 1976 LEONA 5 ESTRELLAS CERVECERIA LEONA S.A. 32 21 de enero de 1994 CELESTE LA ESTRELLA DE LAS AGUAS PURAS AGUA Y REFRESCOS CELESTIAL S.A.S. 32 27 de junio de 2012 ESTRELLA DAMM SOCIEDAD ANONIMA DAMM 32 29 de abril de 2009 ESTRELLAS SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. 32 30 de enero de 1974 57 En este sentido, la Sala advierte que la expresión "ESTRELLA". al momento de la expedición del acto acusado era un término de uso común dentro de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que además de la marca registrada en favor del tercero interesado en las resultas del proceso se encontraban registradas más de siete (7) marcas que contenían la misma expresión, registradas por sociedades diferentes. 58.
Sobre este asunto, esta Sala ya había determinado que la expresión OTAMENDI Jorge. "DERECHO DE MARCAS". Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: "El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.
Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcado. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles". 12 www.sipi.gov.co.
Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 7 de septiembre de 2023, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). Id Documento: 11001032400020140025200385030660041 14 Radicado: 11001-03-24-000-2014-00252-00 Demandante: Sociedad Anónima Damm Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio "ESTRELLA" era de uso común': «[...] De tal manera que ello impone al Juzgador el deber de excluir del cotejo la partícula "ESTRELLA" la cual es de uso común y no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcarlo, es decir, al ser vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona en las marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras que posean fuerza distintiva, conforme se señaló anteriormente. [ ]». 59.
Lo anterior, fue reiterado en la Sentencia de 28 de agosto de 202014: «[.. I La Sala concluye, conforme a lo anterior, que la palabra ESTRELLA es de uso común en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza y, por lo tanto, debe ser excluida del cotejo marcario. En este punto advierte la Sala que a pesar de que la marca debe ser analizada de forma conjunta, la exclusión de la partícula no impide la comparación de las marcas. [ ]». 60.
Cabe resaltar que conforme con la jurisprudencia de esta Sección, por regla general al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión; sin embargo, se ha precisado que en aquellos eventos en los cuales la exclusión de dichas palabras o expresiones llegaren a reducir un signo de tal forma que resulte imposible hacer la comparación, no se realizará la referida exclusión, ello en aras de que se pueda hacer el cotejo analizando los signos en su conjunto, como ocurre en el caso de autos. 61.
Ciertamente, la Sala considera que en el caso bajo examen no debe excluirse del cotejo de las marcas en controversia la expresión "ESTRELLA", por cuanto ello conllevaría que no se pudiera efectuar el análisis de confundibilidad, en la medida en que una de las marcas frente a las cuales se haría dicho análisis contiene como única expresión la referida palabra "ESTRELLA". 62 Aclarado lo anterior y en aras de realizar el cotejo marcario, se resalta que los signos deben compararse teniendo en cuenta una visión en conjunto en la que no se fraccionen los elementos, como se expresó en la interpretación prejudicial 184- 1P-2015 de 25 de septiembre de 2015 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: "1..1». 44.
A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 12 de octubre de 2017, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2014-00253-00. 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de agosto de 2010, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2014-00251-00.
Id Documento: 11001032400020140025200385030660041 15 Radicado: 11001-03-24-000-2014-00252-00 Demandante: Sociedad Anónima Damm Demandado: Superintendencia de industria y Comercio 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que "debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes".
Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215)." (resaltado fuera de texto) [..1». 63. Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor.
La estructura de cada uno de los signos es la siguiente: Marca previamente registrada S 2 4 Signo solicitado A D 6 7 8 9 64. En cuanto a la similitud ortográfica, se observa que mientras que la marca solicitada está conformada por una sola expresión (ESTRELLA), que tiene ocho (8) letras, tres (3) vocales y cinco (5) consonantes, la marca opositora (ESTRELLA DAMM) está compuesta por dos palabras (ESTRELLA -DAMM), que tiene 12 letras, cuatro (4) vocales y ocho (8) consonantes. 65 De lo anterior, la Sala encuentra que si bien es cierto que los signos coinciden en la expresión "ESTRELLA", también lo es que como se determinó líneas atrás, la misma es de uso común y, por ende, débil, razón por la cual puede ser utilizada por cualquier persona para formar sus marcas. 66.
Teniendo en cuenta lo anterior, el elemento distintivo en esta clase de marcas se encuentra en las expresiones que acompañan la palabra de uso común, en tanto que son los demás vocablos los que le otorgan el carácter distintivo al conjunto marcario, que para el caso del signo previamente registrado radica en la palabra "DAMM". Id Documento: 11001032400020140025200385030660041 16 Radicado: 11001-03-24-000-2014-00252-00 Demandante: Sociedad Anónima Damm Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 67 En efecto, es necesario recalcar que la expresión "DAMM", que hace parte de la marca previamente registrada, es la que mayor peso distintivo y nivel de recordación tiene en la mente del consumidor. 68.
Aunado a lo anterior, de la revisión tanto del signo registrado con posterioridad como de las marcas registradas previamente, la Sala también puede concluir que visualmente no se presentan similitudes que puedan ocasionar un riesgo de confusión para el público consumidor. Ello, se puede confirmar con el análisis sucesivo de las marcas en cuestión: ESTRELLA - ESTRELLA DAMM - ESTRELLA - ESTRELLA DAMM - ESTRELLA - ESTRELLA DAMM - ESTRELLA - ESTRELLA DAMM - ESTRELLA - ESTRELLA - ESTRELLA - ESTRELLA - ESTRELLA DAMM ESTRELLA DAMM ESTRELLA DAMM ESTRELLA DAMM 69.
Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético tampoco existen similitudes entre las marcas confrontadas. Ciertamente, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de forma diferente, en la medida en que "ESTRELLA" difiere en la sonoridad con los términos "ESTRELLA DAMM'', pues en esta última la expresión que ostenta una máxima aptitud distintiva es "DAMM". 70.
Asimismo, la Sala observa que entre las marcas cotejadas no existen similitudes desde el punto de vista ideológico, pues las marcas están compuestas por una palabra de uso común y la previamente registrada tiene la expresión DAMM, que es una expresión que no tiene significado en la lengua castellana, por lo que se considera de fantasía, lo que determina que no puedan cotejarse desde este aspecto. 71.
Sobre lo anterior, en la sentencia de 28 de agosto de 202015, ya mencionada, se hizo referencia igualmente a que la expresión "DAMM" es de fantasía: «[ ] 45. Así las cosas, atendiendo a que DAMM es una expresión en un idioma extranjero, que no es de conocimiento y comprensión del público, la Sala considera que se trata de una partícula producto del ingenio del empresario y, en consecuencia, es de fantasía. 72.
Por tal razón, la Sala considera que entre las marcas cotejadas no existen similitudes desde el punto de vista ortográfico, fonético y visual que puedan generar en los consumidores riesgo de confusión. 73 Habida cuenta que en el presente caso no existe similitud entre los signos, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto que establece la Decisión 486 de 2000, relativo a la conexidad competitiva de los productos que identifican las marcas en conflicto, el riesgo de asociación en el mercado y el cargo por notoriedad 5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de agosto de 2010, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2014-00251-00.
Id Documento: 11001032400020140025200385030660041 17 Radicado: 11001-03-24-000-2014-00252-00 Demandante: Sociedad Anónima Damm Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la sociedad demandante, como la Sala lo ha considerado en reiteradas oportunidades16. VII. Conclusión 74. El anterior examen permite concluir a la Sala que no existen similitudes sustanciales que puedan generar en los consumidores riesgo de confusión o asociación y que determinen la imposibilidad de la coexistencia pacífica, razón por la cual se denegarán las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.
FALLA:
PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.
TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. SW 11 GI A Co sejero e Estado Presid te NUBI HERNANIO SÁNCHEZ SÁNC EZ Cojisejero de Estado PENA GA ÓN de Estado CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta. de conformidad con la ley. 'Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de octubre de 2021, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009 00085 00. Id Documento: 11001032400020140025200385030660041