Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINIST<RATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., siete (7) de julio de dos mil veintitrés (2023) Referencia: Acción de nulidad relativa Número único de radicación: 11001032400020140037101 Demandante: San Fausto S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Merck KGaA Temas: Aplicabilidad del inciso 4.° artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Reiteración jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala1 decide, en única instancia, la demanda presentada por San Fausto S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 7832 de 15 de febrero de 2010, 18368 de 9 de abril de 2010 y 23099 de 20 de abril de 2012, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES 1 La Sala, mediante auto de 22 de febrero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. 2 Número único de radicación: 11001032400020140037101 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1. San Fausto S.A.2, en adelante la parte demandante, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que se adecuó la acción de nulidad relativa3, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina4, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 7832 de 15 de febrero de 2010, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”; y 18368 de 9 de abril de 2010, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedidas por la Directora de Signos Distintivos; y la Resolución núm. 23099 de 20 de abril de 2012, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”: expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca nominativa CLOFAX, que identifica productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante, Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Merck KGaA, en adelante, el tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones5: “[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución número 7832 de fecha 15 de febrero de 2010, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concede el registro de la marca nominativa CLOFAX para distinguir productos de la clase 5 Internacional.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la resolución número 18368 de fecha 09 de abril de 2010, proferida la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual resuelve recurso de reposición interpuesto en contra de la resolución número 7832 de fecha 15 de febrero de 2010, confirmándola. 2 Por medio de apoderada.

Cfr. Folio 2. 3 Cfr. Folios 138 y 139 4 “Régimen Común sobre propiedad industrial”. 5 Cfr. Folios 22 y 23. 3 Número único de radicación: 11001032400020140037101 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TERCERA: Que se declare la nulidad de la resolución número 23099 de fecha 20 de abril de 2012, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución 7832 de fecha 15 de febrero de 2010, confirmándola.

CUARTA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se cancele el registro de marca nominativa CLOFAX concedida a la sociedad MERCK KGAA para distinguir productos de la clase 4 de la clasificación de marcas. QUINTA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

SEXTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de propiedad Industrial […]” Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. El tercero con interés directo en el resultado del proceso, solicitó, el 31 de octubre de 2008, el registro como marca del signo nominativo CLOFAX para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.

La referida solicitud se publicó el 30 de enero de 2009, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 600, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante, con fundamento en su marca nominativa CLONAX que identifica productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3. La Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 7832 de 15 de febrero de 2010, declaró infundada la oposición presentada por la parte demandante y concedió el registro de la marca nominativa CLOFAX para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 4 Número único de radicación: 11001032400020140037101 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.4.

La parte demandante, el 1 de marzo de 2010, interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 7832 de 15 de febrero de 2010. 4.5. La Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 18368 de 9 de abril de 2010, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 7832 de 15 de febrero de 2010. 4.6.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 23099 de 20 de abril de 2012, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 7832 de 15 de febrero de 2010. Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración del artículo 134, el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20006 de la Comunidad Andina; y el artículo 29 de la Constitución Política.

Concepto de violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: 6.1. Indicó que, a su juicio, las marcas CLOFAX y CLONAX son similarmente confundibles y, en ese sentido, la primera no tiene suficiente fuerza distintiva que le permita identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza7. 6.2.

Afirmó que la marca acusada y su marca previamente registrada son similarmente confundibles comoquiera que comparten cinco de los seis 6 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 7 Cfr. Folio 25. 5 Número único de radicación: 11001032400020140037101 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co elementos nominativos que las componen y, en ese sentido, la marca acusada no tiene la capacidad de permitir al consumidor medio diferenciarla de la marca ya existente en el mercado8. 6.3.

Agregó que las marcas cotejadas tienen similitudes fonéticas e ideológicas situación que, a su juicio, pueden inducir a error a los consumidores respecto del origen empresarial de los productos que identifican9. 6.4. Argumentó que, a su juicio, la parte demandada violó el artículo 29 de la Constitución Política toda vez que, para la expedición de los actos administrativos acusados, se abstuvo de analizar las similitudes entre la marca CLONAX y la marca CLOFAX, ignorando particularmente los riesgos asociados al hecho de que ambas marcas buscan identificar productos farmacéuticos10.

Contestaciones de la demanda La parte demandada 7. La parte demandada11 contestó la demanda12 y se opuso a las pretensiones formuladas así: 7.1. Afirmó que la parte demandada, al expedir los actos administrativos acusados, no violó el artículo 134 ni el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Asimismo, adujo que garantizó, durante el trámite administrativo, el derecho al debido proceso y de defensa de la parte demandante.

Igualmente, manifestó que los actos administrativos acusados fueron debidamente motivados13. 7.2. Precisó que las marcas nominativas de contenido conceptual son comprendidas por los consumidores y no generan riesgo de confusión y, en ese 8 Ibidem. 9 Cfr. Folio 27. 10 Cfr. Folio 28. 11 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 84. 12 Cfr. Folios 80 a 83. 13 Cfr. Folio 81. 6 Número único de radicación: 11001032400020140037101 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sentido, en el caso sub examine, no existen suficientes similitudes que impidan al consumidor elegir libremente entre los productos identificados por las marcas cotejadas, sin ser inducido a error respecto de su origen empresarial14. 7.3.

Afirmó que entre las marcas cotejadas existen diferencias fonéticas comoquiera que, a su juicio, las consonantes N y F las diferencian y, por ende, el registro de la marca nominativa CLOFAX no genera riesgo de confusión en el mercado15. Tercero con interés directo en las resultas del proceso 8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso16 remitió escrito recibido por la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación17 donde indicó que no tiene interés en hacerse parte dentro del proceso de la referencia ni intervenir en el mismo.

Solicitud de Interpretación Prejudicial 9. El Despacho Sustanciador, mediante de 25 de julio de 201818, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la Interpretación Prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 626-IP-2018 de 8 de mayo de 202019, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…] 1.

La Sala consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 134 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser pertinente. 14 Cfr. Folio 82. 15 Ibidem. 16 Por intermedio de apoderado.

Cfr. Folio 89. 17 Cfr. Folio 88. 18 Cfr. Folios 105 y 106. 19 Cfr. Folios 164 a 121. 7 Número único de radicación: 11001032400020140037101 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2. No procede la Interpretación Prejudicial del artículo 134 de la Decisión 486, toda vez que no se discute el concepto de marca ni los requisitos para su registro. 3.

De oficio se interpretará el Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para analizar el tema de los signos conformados por partículas de uso común. […]”20 11. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. Audiencia Inicial 12.

El Despacho Sustanciador: i) mediante auto de 25 de junio de 201921, convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) en la audiencia inicial realizada el 4 de julio de 201922, adecuó el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho al de la acción de nulidad relativa; declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas, decretando unas pruebas documentales; y realizó el respectivo control de legalidad.

Audiencia de pruebas, alegatos de conclusión y otras actuaciones 13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 25 de noviembre de 202023, resolvió: i) reanudar el proceso; ii) sobre la prescindencia de la audiencia de pruebas; iii) el control de legalidad; iv) la prescindencia de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, y en tal sentido; v) corrió traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad, podría presentar el concepto, si a bien lo tenía. 20 Cfr. Folios 165 y 166. 21 Cfr. Folios 119 y 120. 22 Cfr. Folios 132 a 147. 23 Cfr. Folios 177 a 179. 8 Número único de radicación: 11001032400020140037101 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14.

Durante el término legal, la parte demandante24 presentó sus alegaciones y reiteró los argumentos expuestos en la demanda. La parte demandada, el tercero con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal. 15. El Despacho sustanciador, mediante auto de 30 de abril de 202125, ordenó a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación descargar del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI- de la parte demandada, el reporte del estado actual del registro marcario núm. 447.451 de la marca nominativa CLOFAX, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso. 16.

La Secretaría de la Sección Primera de la Corporación, el día 17 de mayo de 202126 dio cumplimiento a lo ordenado supra, lo incorporó al expediente y corrió traslado a las partes e intervinientes por el término de tres (3) días, los cuales guardaron silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES 17. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 626-IP-2018 de 8 de mayo de 2020; vii) el marco normativo sobre la declaración de nulidad del registro de una marca; viii) el marco normativo sobre la caducidad del registro de una marca; ix) desarrollos jurisprudenciales; y x) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 24 Cfr. Folios 184 y 185. 25 Cfr. Índice núm. 70 aplicativo web “SAMAI”. 26 Cfr. Índice núm. 74 aplicativo web “SAMAI”. 9 Número único de radicación: 11001032400020140037101 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 18. Vistos el numeral 8.º27 del artículo 14928 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201129, sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201930, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 19.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 20. Los actos administrativos acusados son los siguientes: 20.1. Resolución núm. 7832 de 15 de febrero de 201031, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos resolvió declarar infundada la oposición presentada por la parte demandante y conceder el registro de la marca nominativa CLOFAX, para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 20.2.

Resolución núm. 18368 de 9 de abril de 201032, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición interpuesto por la parte demandante, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 7832 de 15 de febrero de 2010. 20.3. La Resolución núm. 23099 de 30 de mayo de 200833, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de 27 “[…] Artículo 149.

Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. 28 En concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción […]” 29 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 30 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 31 Cfr. Folios 8 a 11. 32 Cfr. Folios 12 a 15. 33 Cfr. Folios 16 a 20. 10 Número único de radicación: 11001032400020140037101 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co apelación interpuesto por la parte demandante, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 7832 de 15 de febrero de 2010.

El problema jurídico 21. Le corresponde a la Sala determinar: i) Si es procedente o no la aplicación del inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en relación con la configuración de la causal de caducidad de registro marcario núm. 447.451 de la marca nominativa CLOFAX que identifica productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular era el tercero con interés directo en el resultado del proceso; y ii) En caso de no serlo, si las resoluciones núms. 7832 de 15 de febrero de 2010, 18368 de 9 de abril de 2010 y 23099 de 30 de mayo de 2008, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca nominativa CLOFAX, para identificar “preparaciones farmacéuticas y veterinarias; productos higiénicos para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas; herbicidas”, productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; vulneran el artículo 134, el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. iii) En este sentido, se analizará si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida mediante los actos administrativos acusados y la marca nominativa CLONAX; que identifican productos de la Clases 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 21.1 La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

No interpretó el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio, interpretó el literal g) del artículo 135 ibidem. 11 Número único de radicación: 11001032400020140037101 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 22.

La Sala considera importante resaltar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización Internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena34, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200035 de la Comisión de la Comunidad Andina36.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina37 34 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 35 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;

En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;

Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 36 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 37 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, 12 Número único de radicación: 11001032400020140037101 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 23.

La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial Internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina38. 24. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros39.

Interpretación Prejudicial 626-IP-2018 de 8 de mayo de 2020 25. La Sala procede a resaltar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal g) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, exponiendo las reglas y criterios jurisprudenciales aplicables en el caso sub examine40. Marco normativo sobre la declaración de nulidad del registro de una marca 26.

Visto el inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, sobre nulidad de los registros, que prevé que no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Marco normativo sobre la caducidad del registro de una marca 27. Visto el artículo 174 de la Decisión 486 de 2000, sobre la caducidad del registro, el registro de la marca caducará de pleno derecho, por un lado, si el modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 38 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 39 En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35. 40 Cfr. Folios 105 a 113. 13 Número único de radicación: 11001032400020140037101 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la decisión; y, por el otro, por falta de pago de las tasas, en los términos que determine la legislación nacional del Estado miembro.

Desarrollos jurisprudenciales Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 28. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado sobre la caducidad de los registros marcarios producida por su falta de renovación, cuando su titular no ha presentado la solicitud dentro de los seis meses siguientes a la fecha de expiración del plazo de diez años contados a partir de la concesión de dicho registro marcario, o no ha pagado las tasas correspondientes, de conformidad con el artículo 153 de la Decisión 486 de 2000, que este es un modo de extinción del derecho de uso exclusivo y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática41.

Consejo de Estado 29. La Sección Primera de esta Corporación ha considerado que, en aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, está prohibido declarar la nulidad de un registro marcario por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, es decir, “[…] si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”42. 30.

En este mismo sentido, la Sección Primera de la Corporación, en reiterada jurisprudencia43, dando aplicación al inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 41 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 79- IP-2015 de 3 de junio de 2015. 42 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 24 de enero de 2008;

C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; número único de radicación 11001032400020020044201. 43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 3 de marzo de 2023, C.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 11001032400020150015400 y 14 Número único de radicación: 11001032400020140037101 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de 2000, ha considerado que en la norma comunitaria andina prevé que, en aquellos supuestos en los cuales la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, al momento de resolver la demanda, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo que concede el derecho de registro44.

Análisis del caso concreto 31. De conformidad con los marcos normativos y los desarrollos jurisprudenciales indicados supra, la Sala procederá a determinar si, en el caso sub examine, es procedente o no la aplicación del inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en relación con la configuración de la causal de caducidad del registro marcario núm. 447.451 de la marca nominativa CLOFAX que identifica productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso. 32.

La Sala advierte que, atendiendo al acervo probatorio obrante en el expediente del proceso, como consta en el reporte del estado actual descargado del Sistema de Información para la Propiedad Industrial – SIPI -, registro marcario núm. 447.451 de la marca nominativa CLOFAX, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, se encuentra caducado45. 33.

La Sala considera que, de conformidad con el inciso 1. ° del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000, la caducidad del registro de una marca se configura de pleno derecho por su no renovación dentro del término legal y, en ese sentido, los derechos que tenía el tercero con interés directo en el resultado del proceso o cualquier otro tercero indeterminado, se extinguieron como consecuencia de la caducidad. sentencia de 26 de enero de 2023, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020110045500. 44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 11 de febrero de 2021, MP.

Roberto Augusto Serrato Valdés, núms. único de radicación 11001032400020090050300, 11001032400020090022700, 11001032400020100050500 y 11001032400020090050300. 45 Cfr. Índice núm. 74 aplicativo web “SAMAI”. 15 Número único de radicación: 11001032400020140037101 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 34.

Con fundamento en lo expuesto anteriormente y atendiendo a que la marca nominativa CLOFAX, con registro marcario núm. 447.451, que identifica productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra caducada, esta Sala considera que, en el caso sub examine, las causales de nulidad invocadas en la demanda dejaron de ser aplicables y, en ese entendido, se cumplen los supuestos fácticos previstos en el inciso 4.° el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, por lo que la Sala declarará la consecuencia jurídica allí prevista. 35.

En ese mismo sentido, la Sala considera igualmente que, al reunirse los supuestos fácticos previstos en la norma indicada supra, no es necesario realizar el examen sobre la presunta vulneración del artículo 134, el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia formulada en el acápite del problema jurídico de esta providencia. 36.

La Sala ha considerado mayoritariamente que la sentencia pone fin al proceso y, en consecuencia, así lo ha resuelto conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR que se configura la consecuencia jurídica prevista en el inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. 16 Número único de radicación: 11001032400020140037101 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente del proceso de la referencia, previas las anotaciones de ley.

CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SANCHEZ SANCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Aclara voto ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.