11001032400020190040700 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00407-00 Demandante: Equinix Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Avaya Inc. Tema: Registro del signo nominativo “EQUINIX” para distinguir servicios comprendidos en las clases 35, 38 y 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 28933 de 27 de abril de 20181 y 6652 de 16 de abril de 20192, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales negó el registro como marca del signo nominativo “EQUINIX” para distinguir servicios comprendidos en la clases 35, 38 y 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Equinix Inc. I.

ANTECEDENTES I.1. La demanda3 1. La sociedad Equinix Inc., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] 1.

Que se declare nula la Resolución número 28933 expedida el 27 de abril de 2018 por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual, negó de oficio el registro de la marca EQUINIX (Nominativa) en las clases 35ª, 38ª y 42ª de la clasificación internacional a la sociedad EQUINIX, INC. 2.

Que se declare nula la Resolución número 6652 expedida el 16 de abril de 2019 por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual, se confirmó la decisión contenida en la Resolución 28933 expedida el 27 de abril de 2018 y se declaró terminada la actuación administrativa. 1 Folios 47 a 55 C pp.

“[…] Por la cual se niega un registro […]”. 2 Folios 57 a 70 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 2 a 36 C pp. y 258 a 291 C 2. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00407-00 Demandante: Equinix Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 3. Que, con fundamento en dichas declaraciones, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio el otorgamiento y registro de la marca EQUINIX (Nominativa) en las clases 35ª, 38ª y 42ª de la Clasificación Internacional, de acuerdo con los antecedentes que obran bajo el Expediente No. SD2017/0034470, a favor de mi poderdante, la sociedad EQUINIX, INC. 4.

Que se condene a la parte demandada a pagar las costas y gastos del proceso. 5. Que, finalmente, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio la publicación de la sentencia que acceda a las pretensiones, en la Gaceta de la Propiedad Industrial […]4” (mayúscula del original). I.1.1. Los hechos de la demanda5 3. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 4.

El apoderado de la parte demandante señaló que la sociedad Equinix Inc. solicitó el registro como marca del signo nominativo “EQUINIX” para identificar los servicios de las clases 35, 38 y 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: Clase 35: “[…] servicios de publicidad, marketing y relaciones públicas; organización de exposiciones y ferias con fines comerciales y publicitarios; funciones de oficina; servicios secretariales; organización de suscripción a periódicos; compilación de estadísticas; alquiler de máquinas y equipos de oficina; sistematización de la información en bases de datos informáticas; servicios de contestador telefónico; gestión y organización de negocios, así como consultoría, contabilidad y contabilidad pública en dichas actividades; contratación de personal, colocación de personal, selección de personal, contratación de personal, servicios de importación y exportación y agencias; puesta en marca de personal temporal (subcontratación de operaciones de servicios como el pago de facturas, pago de impuestos, manejo de operaciones administrativas en oficinas de tráfico de vehículos para terceros); gestión de centro de datos […]”.

Clase 38: “[…] servicios de telecomunicación (incluida la prestación de servicios de Internet), servicios de telecomunicaciones, a saber, proporcionando servicios de interconexión a los operadores de una red informática global; servicios de intercambio de información, a saber, servicios de telecomunicaciones para permitir el intercambio de tráfico entre los usuarios de varias redes […]”.

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00407-00 Demandante: Equinix Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio mantenimiento de sitios web en nombre de terceros, servicios para el diseño, alquiler y actualización de software; servicios para la prestación de servicios de buscadores de alojamiento de Internet; servicios de consultoría en materia hardware informático; alquiler de hardware informático que proporciona servicios de centro de datos y de co – localización de aplicaciones de voz, video y datos de comunicación, servicios de co – localización de computadores, a saber, facilitación de instalaciones para la ubicación de servidores informáticos con el equipo de terceros; análisis de transmisión de datos para aquellos que operan una red informática global y para aquellos que utilizan servicios de transmisión en una red informática global […]”. 5.

Anotó que, mediante la Resolución 28933 de 27 de abril de 2018, la directora (e) de la División de Signos Distintivos de la SIC negó el registro como marca del mencionado signo, por ser confundible con la marca nominativa “AVAYA EQUINOX”6, registrada en las clases 9ª, 38 y 42, de la sociedad Avaya Inc. 6. Indicó que, a través de la Resolución 6652 de 16 de abril de 2019, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC confirmó la Resolución 28933.

I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación7 I.1.2.1. Fundamentos de derecho 7. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 136 literal a).

I.1.2.2. El concepto de violación 8. El apoderado de la parte demandante aseguró que las resoluciones demandadas se encuentran viciadas de nulidad, en razón a que la SIC negó el registro como marca del signo nominativo “EQUINIX” para distinguir servicios comprendidos en las clases 35, 38 y 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Equinix Inc., al considerar que era confundible con la marca nominativa “AVAYA EQUINOX” de la sociedad Avaya Inc., registrada en las clases 9ª, 38 y 42, lo que implicó el desconocimiento de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 136 literal a). 9.

Explicó que, si bien los signos tienen una escritura similar, esto es, que confluyen en la incorporación de las letras “E, Q, U, I, N y X”, el sigo de la demandante se pronuncia con la vocal “e” de manera suave en la primera sílaba para que emita la pronunciación de equidad, mientras que la marca previamente registrada está en idioma inglés por lo que la pronunciación de la misma vocal es “i”. 6 Certificado 571.311. 7 Folios 9 a 31 C pp. y 265 a 287 C 2.

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00407-00 Demandante: Equinix Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 10. Agregó que, en consideración de la reseña histórica del tercero con interés en el resultado del proceso, la SIC debió comprender que la expresión “AVAYA” es la que resalta en la marca y no la expresión “EQUINOX”. 11.

Aseguró que el nombre “EQUINIX” es fruto de la creación intelectual de la parte demandante, al combinar las palabras “EQUI” de “equality” o “igualdad”, “N” de “neutralidad”, “I” de “internet” y “X” de “Exchange o intercambio”, por lo que en su conjunto evoca el concepto de igualdad, neutralidad, internet e intercambio. Por el contrario, mencionó que la marca previamente registrada “AVAYA EQUINOX” significa “equinoccio de Avaya”. 12.

Finalmente, advirtió que la demandante es una compañía ampliamente conocida, la cual ha coexistido en el mercado con la marca del tercero con interés en el resultado del proceso en Estados Unidos y Europa. II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio8 13. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante y manifestó que la Dirección de Signos Distintivos encontró que el signo solicitado no cuenta con la suficiente distintividad por encontrarse similarmente confundible con la marca del tercero con interés en el resultado del proceso. 14.

Indicó que los signos confrontados son ortográfica y fonéticamente similares, por cuanto “EQUINIX” reproduce la parte relevante del signo registrado sin contar con elementos adicionales que le otorguen distintividad, sin perjuicio que exista una variación vocal entre la “i” y la “o”, diferencia que no es suficiente para evitar la confusión. 15.

Mencionó que las expresiones “EQUINIX”, “AVAYA” y “EQUINOX” no tienen un contenido conceptual conocido por el consumidor medio, por lo que resultan ser de fantasía. 16. Por otra parte, señaló que existe relación con los signos confrontados por cuanto se tratan del mismo tipo de actividades informáticas y de telecomunicaciones, además que identifican las mismas clases 38 y 42. 17.

Finalmente, agregó que, no era de recibo los argumentos del demandante tendientes a demostrar que en realidad el signo y la marca previamente registrada tiene un contenido conceptual, toda vez que en Colombia el idioma oficial es el español, además no puede pretender que el consumidor conozca el significado de la 8 Folios 317 a 322 C 2.

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00407-00 Demandante: Equinix Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio marca por asociación de varias palabras en inglés, así domine a la perfección la segunda lengua. II.2. Contestación de la sociedad Avaya Inc. 18. La sociedad Avaya Inc., tercero interesado en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificada en debida forma del auto admisorio9, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda.

III. TRÁMITE DEL PROCESO 19. La sociedad Equinix Inc. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 17 de septiembre de 201910 en contra de las Resoluciones 28933 de 27 de abril de 2018 y 6652 de 16 de abril de 2019, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 20. Mediante auto de 21 de octubre de 201911 se inadmitió la demanda.

Por auto de 13 de marzo de 202012 se admitió la demanda y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante de la sociedad Avaya Inc. El 14 de agosto de 202013 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 21. A través de auto de 5 de marzo de 202114 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 30 de julio de 202115. 22.

En la citada audiencia se: i) reconoció personería a los apoderados de las partes; ii) se fijó el litigio; iii) se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes, se tuvo por extemporánea la prueba allegada por la demandante, eso es, la relacionada con el acuerdo de coexistencia de los signos en conflicto, sin perjuicio de lo anterior, se decretó de oficio la referida prueba consistente en el acuerdo de existencia de marcas firmado por la demandante y el tercero con interés en el resultado del proceso; y iv) se prescindió de la realización de la audiencia de pruebas, prevista en el artículo 181 de la Ley 1437. 23.

Mediante auto de 26 de octubre de 202116 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso. 9 Folios 301 y 310 C pp. 10 Folio 2 C pp. 11 Folio 251 y vto.

C 2. 12 Folio 296 a 297 C 2. 13 Folios 311 C 2. 14 Folio 332 y vto. C 2. 15 Índice 33 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 16 Índice 39 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00407-00 Demandante: Equinix Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 24. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 368-IP-2021 de 28 de julio de 202217 dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) y, de oficio, interpretó el artículo 151 de la Decisión 486 de 2000.

De la cual se puede observar las siguientes consideraciones: “[…] C. NORMAS OBJETO DE LA CONSULTA PREJUDICIAL La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486. Procede la interpretación solicitada por ser pertinente. De oficio se llevará a cabo la interpretación del Artículo 151 de la Decisión 486, para tratar el tema de la conexión entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto. […] Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos […] De conformidad con esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.

Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación. […] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa. […] Comparación entre signos denominativos […] En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá realizar el cotejo de conformidad con las reglas expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado a registro EQUINIX (denominativo) y la marca AVAYA EQUINOX (denominativa). […] 17 Índice 49 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00407-00 Demandante: Equinix Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 3. Marcas evocativas […] En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo del signo a registro EQUINIX (denominativo) y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza […] Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y si resultan aplicables alguno de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre productos o servicios […] b) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]” (mayúscula y negrilla del original). 25.

A través de auto de 29 de agosto de 202218 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 26. En el término para alegar de conclusión, la sociedad Equinix Inc.19 y la SIC20 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente.

Por su parte, la sociedad Avaya Inc. guardó silencio. 27. Mediante concepto 22 – 293 de 12 de septiembre de 2022, el Ministerio Público21 consideró que no es posible acceder a las pretensiones de la demanda, por cuanto el signo solicitado no cuenta con la diferencia suficiente para evitar confusión, toda vez que al pronunciarlo frente a la marca previamente registrada generan un impacto sonoro similar, por lo que la variación en las vocales “i” y la “o” no es determinante. 28.

Agregó que los signos confrontados no tienen un contenido conceptual conocido por el consumidor medio, por lo que resultan ser de fantasía, sin elementos adicionales que permitan evitar el riesgo de confusión y/o asociación para que puedan coexistir en el mercado. 29. Respecto a la conexidad, manifestó que distribuyen el mismo tipo de servicios, de manera que existe complementariedad. 18 Índice 51 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 19 Índice 56 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 20 Índice 58 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 21 Índice 57 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00407-00 Demandante: Equinix Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 30. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14922 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.

La formulación del problema jurídico 31. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 28933 de 27 de abril de 2018 y 6652 de 16 de abril de 2019, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo “EQUINIX” para distinguir servicios comprendidos en las clases 35, 38 y 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Equinix Inc. 32.

La Sala deberá analizar si entre el signo nominativo “EQUINIX” solicitado para identificar los servicios de las clases citadas y la marca previamente registrada “AVAYA EQUINOX” de la sociedad Avaya Inc. registrada en las clases 9ª, 38 y 42 se presenta riesgo de confusión, conexión competitiva y riesgo de asociación al tenor de lo dispuesto en los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000, este último interpretado de oficio por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 33.

Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto. IV.3. La identificación de los actos demandados 34. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 28933 de 27 de abril de 201823 y 6652 de 16 de abril de 201924, por medio de las cuales la SIC negó el registro como marca del signo nominativo “EQUINIX” para distinguir servicios comprendidos en las clases 35, 38 y 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Equinix Inc. 22 “[…] Artículo 149.

El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 23 Folios 47 a 55 C pp.

“[…] Por la cual se niega un registro […]”. 24 Folios 57 a 70 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00407-00 Demandante: Equinix Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio IV.4. Análisis del caso concreto 35. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, negó el registro como marca del signo nominativo “EQUINIX” para distinguir servicios comprendidos en las clases 35, 38 y 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: Clase 35: “[…] servicios de publicidad, marketing y relaciones públicas; organización de exposiciones y ferias con fines comerciales y publicitarios; funciones de oficina; servicios secretariales; organización de suscripción a periódicos; compilación de estadísticas; alquiler de máquinas y equipos de oficina; sistematización de la información en bases de datos informáticas; servicios de contestador telefónico; gestión y organización de negocios, así como consultoría, contabilidad y contabilidad pública en dichas actividades; contratación de personal, colocación de personal, selección de personal, contratación de personal, servicios de importación y exportación y agencias; puesta en marca de personal temporal (subcontratación de operaciones de servicios como el pago de facturas, pago de impuestos, manejo de operaciones administrativas en oficinas de tráfico de vehículos para terceros); gestión de centro de datos […]”.

Clase 42: “[…] servicios de análisis e investigación científica e industrial; servicios de ingeniería, servicios de diseño arquitectónico y de ingeniería; pruebas de productos / servicios de calidad y certificación estándar; servicios informáticos; servicios de programación informática; servicios de protección de computadores contra virus; servicios para el diseño de sistemas informáticos (funcionamiento / función);, servicios para el diseño, actualización y mantenimiento de sitios web en nombre de terceros, servicios para el diseño, alquiler y actualización de software; servicios para la prestación de servicios de buscadores de alojamiento de Internet; servicios de consultoría en materia hardware informático; alquiler de hardware informático que proporciona servicios de centro de datos y de co – localización de aplicaciones de voz, video y datos de comunicación, servicios de co – localización de computadores, a saber, facilitación de instalaciones para la ubicación de servidores informáticos con el equipo de terceros; análisis de transmisión de datos para aquellos que operan una red informática global y para aquellos que utilizan servicios de transmisión en una red informática global […]”. 36.

A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto la SIC negó el registro antes mencionado sin considerar que no era confundible con la marca previamente registrada “AVAYA EQUINOX” de la sociedad Avaya Inc., registrada en las clases 9ª, 38 y 42, estos son: Clase 9ª: “[…] plataforma de software informático para proporcionar a los usuarios un acceso uniforme a las aplicaciones de comunicación; software para crear, entregar, implementar, integrar y administrar servicios, aplicaciones y características, software para gestionar, orquestar y secuenciar sesiones, llamadas o interacciones entre usuarios, dispositivos o aplicaciones; software Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00407-00 Demandante: Equinix Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio para gestionar, desplegar, configurar e inicializar en tiempo real y en tiempo no real software de comunicaciones multimedia, software para la gestión de perfiles de usuarios, determinando acceso específico a aplicaciones y capacidades, seguridad y control; software para recolectar, agregar y entregar información multimodal, multimedia e información contextual de múltiples fuentes; software que proporciona capacidades de comunicación unificadas, voz, datos de vídeo, conferencias, mensajería, colaboración; interfaces de comunicación empresarial para computadoras y dispositivos multimedia y aplicaciones de software de colaboración que gestionan múltiples interacciones y canales de comunicación en cualquier medio, incluyendo voz, video, mensajería instantánea, correo electrónico y medios sociales, e integra con contactos empresariales y de redes sociales, cuentas de correo electrónico, sesiones de mensajería instantánea, aplicaciones de conferencia de voz, vídeo y datos; plataforma de software para proporcionar a los dispositivos de comunicación un acceso uniforme a las aplicaciones de comunicación; software para la integración de dispositivos de comunicación con aplicaciones de comunicación; software para realizar la integración de aplicaciones; software de cliente para proporcionar interfaz de usuario entre y en integración de dispositivos de comunicación a aplicaciones de comunicación; software para proporcionar acceso en línea a servicios basados en la nube en el ámbito de las comunicaciones empresariales; software para el control y operación de comunicaciones fijas e inalámbricas para transmisión de voz, vídeo y datos a través de conmutación de paquetes o circuitos; equipos de telecomunicaciones, a saber, bastidores, cuchillas, tableros, fuentes de alimentación, ventiladores, teléfonos, radios, módems, tarjetas de módem, tarjetas de fax módem, buscapersonas; equipos de videoconferencia, a saber, cámaras de vídeo, monitores y circuitos impresos Clase 38: “[…] servicios de telecomunicaciones en nube en la forma de proporcionar acceso a las redes de telecomunicación servicios de telecomunicaciones y de redes informáticas mundiales, a saber, servicios de transmisión electrónica, digital e inalámbrica de datos, voz y vídeo; servicios electrónicos de almacenamiento y de envió de mensajería electrónica; mensajería digital inalámbrica; servicios de conferencias en red y servicios de videoconferencia; servicios de conferencia por red multimedia; servicios de voz sobre IP (VOIP); servicios electrónicos de intercambio de datos […]”.

Clase 42: “[…] servicios informáticos en la nube, a saber, desarrollo y prueba de aplicaciones de comunicaciones y colaboración, proporcionar aplicaciones de software en línea no descargables que gestionan voz, vídeo y datos de comunicaciones a través de una red informática; proporcionar acceso a servicios virtuales de almacenamiento de datos, hardware, software en un entorno virtual, a saber, proporcionar sistemas informáticos virtuales y entornos de ordenadores virtuales a través de los servicios informáticos en la nube […]”. 37.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud realizada por esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 368-IP-2021 de 28 de julio de 2022 dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio, interpretó el artículo 151 ibidem. 38. Así, las normas de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis son las siguientes: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00407-00 Demandante: Equinix Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”. De la vulneración de los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000 39. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad del signo y la marca previamente registrada en controversia, es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del siguiente tenor25: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 40.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan los signos en conflicto, así: Signo solicitado por el demandante 26 EQUINIX (nominativa) Clases 35, 38 y 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza 25 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones prejudiciales 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP- 2022 y 391-IP-2022. 26 Folio 250 C 2.

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00407-00 Demandante: Equinix Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Marca previamente registrada por la sociedad Avaya Inc.27 AVAYA EQUINOX (nominativa) Registro 571.311 Clases 9ª, 38 y 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza 41. Como se precisó en el problema jurídico, la Sala debe analizar si entre el signo nominativo “EQUINIX”, solicitado por la parte demandante para identificar servicios en las clases 35, 38 y 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza y la marca nominativa “AVAYA EQUINOX” de la sociedad Avaya Inc., registrada en las clases 9ª, 38 y 42, existe similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en la precitada interpretación prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]” (negrilla del original). 42.

A la Sala le corresponde abordar el análisis de los signos confrontados respecto de la unidad de las expresiones que las conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada uno, la Sala observa lo siguiente: Signo cuestionado E Q U I N I X 1 2 3 4 5 6 7 27 Folio 72 C pp. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00407-00 Demandante: Equinix Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Marca previamente registrada A V A Y A E Q U I N O X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 43.

De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el análisis comparativo, la Sala advierte que el signo de la parte demandante está compuesto por 1 palabra, de 3 sílabas, 7 letras, 3 consonantes (Q, N, X) y 4 vocales (E, U, I, I); mientras que la marca del tercero con interés en el resultado del proceso se conforma por 2 palabras, con un total de 6 sílabas, 12 letras, 5 consonantes (V, Y, Q, N, X) y 6 vocales (A, A, A, E, U, I, O). 44.

Nótese que el signo solicitado por la parte demandante además de compartir la raíz “EQUIN”, también se compone de la partícula “X”, en las cuales se encuentran toda la fuerza distintiva de la expresión, donde la única diferencia radica en la sustitución de la vocal “O” por una “I” y la supresión de la palabra “AVAYA”, por lo que el signo cuestionado no goza de la suficiente distintividad y no contribuye a diferenciarlo de la marca previamente registrada, “AVAYA EQUINOX”. 45.

Se precisa que, si bien es cierto que la marca previamente registrada cuenta con una palabra adicional “AVAYA”, ello no desvirtúa el riesgo de confusión en el presente caso, teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión que reproduce casi por completo el signo cuestionado, esto es, en “EQUIN” y “X”, lo que lleva a que el signo solicitado “EQUINIX” no sea suficientemente distintivo y diferente a la previamente registrada. 46.

Aunado a lo anterior, el signo solicitado no cuenta con elementos adicionales que permitan diferenciarlo de la marca previamente registrada, sino que, por el contrario, está conformado únicamente por una sola palabra que reproduce casi por completo a la expresión más distintiva de la previamente registrada. 47. En relación con la similitud fonética, es importante señalar que la pronunciación de las expresiones comparadas es claramente similar.

El signo de la parte demandante contiene una estructura fonética que incluye de las expresiones “EQUIN” y “X”, las cuales no alteran el ritmo, la acentuación y la entonación respecto de la partícula “EQUINOX”. 48. La Sala reitera que los signos confrontados contienen los vocablos “EQUIN” y “X”, estos elementos determinan la confundibilidad del signo y la marca, pues se trata de las palabras de mayor fuerza distintiva de la previamente registrada, sin que la adición de la palabra “AVAYA” permita diferenciarlos. 49.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal semejanza: Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00407-00 Demandante: Equinix Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio EQUINIX – AVAYA EQUINOX – EQUINIX – AVAYA EQUINOX – EQUINIX EQUINIX – AVAYA EQUINOX – EQUINIX – AVAYA EQUINOX – EQUINIX EQUINIX – AVAYA EQUINOX – EQUINIX – AVAYA EQUINOX – EQUINIX EQUINIX – AVAYA EQUINOX – EQUINIX – AVAYA EQUINOX – EQUINIX 50.

Del anterior cotejo fonético sucesivo, la Sala evidencia que el signo y la marca confrontados son similares al ser articulados en voz alta, por lo que se confirma el riesgo de confusión desde este aspecto para el consumidor medio, particularmente al momento de solicitar los servicios de la demandante y los productos y servicios del tercero con interés en el resultado del proceso28. 51.

De esta manera, se concluye que el signo solicitado para registro como marca de la demandante no genera un impacto visual y fonético suficientemente distintivo respecto la marca previamente registrada. 52. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, el análisis debe partir del entendimiento del significado global que transmite cada uno de los signos enfrentados, y no del examen aislado de sus componentes.

Por tanto, el cotejo debe atender a la idea o mensaje que comunican los signos en su integridad, a fin de establecer si existe un riesgo de asociación o confusión indirecta derivado de su evocación conceptual. 53. En este sentido, se advierte que las expresiones “EQUINIX”29 y “EQUINOX”30 no tienen un significado propio en el idioma español, por lo que, en el contexto marcario, puede considerarse de fantasía, pues si bien incorporan la partícula “EQUIN”, esta no tiene significado y las letras “X”, “I” y “O” no le dan un significado particular, por lo que no corresponde de manera directa a un término del lenguaje común con significado conocido por el consumidor promedio. 54.

En consecuencia, al presentarse dichos términos unidos con las letras “X”, “I” y “O”, esto es, sin elementos que los separen ni clarifiquen su sentido, las expresiones en su conjunto “EQUINIX” y “EQUINOX” son de fantasía. Por esta razón no es posible realizar una comparación desde este enfoque31. 55. Ahora, la Sala precisa que, la palabra “EQUINIX” si bien pudo ser fruto de la creación intelectual de la parte demandante, al combinar las palabras “EQUI” de “equality” o “igualdad”, “N” de “neutralidad”, “I” de “internet” y “X” de “Exchange o intercambio”, no por ello significa que evoque el concepto de igualdad, neutralidad, internet e intercambio, toda vez que se tratan, en su mayoría, de letras unitarias que 28 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 31 de agosto de 2017. Rad.: 2012-00275-00. MP. Dra. María Elizabeth García González. Providencia reiterada en sentencias de 31 de enero de 2019. MP. Dr. Hernando Sánchez Sánchez (E). Rad.: 2014-00121-00 y de 11 de junio de 2020. Rad.: 2011-00061-00. MP. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 29 https://dle.rae.es/QUINIX?m=form.

Consultado el 22 de octubre de 2025. 30 https://dle.rae.es/equinox?m=form. Consultado el 22 de octubre de 2025. 31 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencias de 27 de junio y 21 de julio de 2024. Rad.: 2015-00535-00 y 2015-00508-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00407-00 Demandante: Equinix Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio pueden hacer parte de cualquier palabra en el campo semántico de las telecomunicaciones y la informática. 56.

Por su parte, si bien es cierto que la expresión “EQUINOX” en principio podría ser evocativa de la palabra “equinoccio”, también lo es que la misma debe tenerse como de fantasía, ya que carece de significado en el idioma castellano. 57. De esta manera, teniendo en cuenta la similitud en la composición de las marcas cotejadas, la Sala concluye que son confundibles desde el punto de vista ortográfico y fonético. 58.

Sobre el particular, esta Sección en sentencia de 17 de noviembre de 2023, en caso de similares supuestos fácticos y jurídicos32, y el cual se reitera, consideró que el signo mixto “EQUINIX” era confundible desde el aspecto ortográfico y fonético con la marca nominativa “AVAYA EQUINOX” y, que las partículas “EQUINIX” y “EQUINOX” son de fantasía. Así se señaló: “[…] Respecto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado “EQUINIX” y la marca previamente registrada, “AVAYA EQUINOX”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce la mayoría de la expresión, “EQUIN” y “X”, contenida en la marca previamente registrada, en la cual se encuentran toda la fuerza distintiva de la expresión y que la única diferencia radica en la sustitución de la vocal “O” por una “I” y la supresión de la palabra “AVAYA” en el signo cuestionado, la cual no goza de la suficiente distintividad y no contribuye a diferenciarlo de la marca previamente registrada, “AVAYA EQUINOX”.

De lo anterior se observa que el signo solicitado posee dentro de su estructura gramatical a la marca previamente registrada, esto es “EQUIN”- “X”. Al respecto, se precisa que si bien es cierto que la marca previamente registrada cuenta con una palabra adicional “AVAYA”, ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión que reproduce casi por completo el signo cuestionado, esto es, en “EQUIN”- “X”, lo que lleva a que el signo solicitado “EQUINIX” no sea suficientemente distintivo y diferente a la previamente registrada.

Además, debe tenerse en cuenta que el signo solicitado no cuenta con elementos adicionales que permitan diferenciarlo de la marca previamente registrada, sino que, por el contrario, está conformado únicamente por una sola palabra (EQUINIX) que reproduce casi por completo a la expresión más distintiva de la previamente registrada (AVAYA EQUINOX.) Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación “EQUIN” – “X”, siendo estos los elementos principales de la marca previamente registrada “AVAYA EQUINOX”; y aunque dicha marca tiene una 32 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 17 de noviembre de 2023. Rad.: 2019-00446-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00407-00 Demandante: Equinix Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio palabra adicional (“AVAYA”), la partícula de mayor fuerza en el conjunto marcario es “EQUINOX”.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal semejanza: AVAYA EQUINOX – EQUINIX – AVAYA EQUINOX – EQUINIX - AVAYA EQUINOX- EQUINIX AVAYA EQUINOX – EQUINIX – AVAYA EQUINOX – EQUINIX - AVAYA EQUINOX- EQUINIX AVAYA EQUINOX – EQUINIX – AVAYA EQUINOX – EQUINIX - AVAYA EQUINOX- EQUINIX Por tanto, la Sala estima que, en el caso bajo examen, el signo cuestionado “EQUINIX” no cuenta con elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora que permitan otorgarle suficiente distintividad para diferenciarlo de la marca previamente registrada, “AVAYA EQUINOX”.

En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que la expresión, “EQUINIX”, presente en el signo cuestionado, no tiene un significado propio en el idioma castellano, por lo que la Sala considera que debe tenerse como de fantasía porque no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano que sea identificable por el consumidor promedio colombiano. Ahora, la Sala precisa que si bien es cierto que la expresión “EQUINOX” en principio podría ser evocativa de la palabra equinoccio, también lo es que la misma debe tenerse como de fantasía, ya que carece de significado en el idioma castellano. Por lo tanto, desde el punto de vista ideológico o conceptual, al contener elementos de fantasía el signo y la marca en controversia, como ya se dijo, no pueden cotejarse desde este aspecto.

Vale la pena advertir que un consumidor medio al buscar servicios que distinguen el signo y marca en disputa, al observarlos rápidamente puede confundirlos y equivocarse en su adquisición, en razón a las semejanzas que ellos presentan en las partículas “EQUIN”- “X”, lo que hace que el signo solicitado no posea la suficiente capacidad distintiva.

Lo anterior, debido a que en el análisis de confundibilidad el principal elemento es la impresión final del consumidor medio, luego de observar los signos y marcas enfrentados. Así las cosas, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas ortográficas y fonéticas entre el signo cuestionado y la marca previamente registrada existe riesgo de confusión directa […]” (mayúscula y negrilla del original).. 59.

Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en razón a la existencia de similitud entre el signo cuestionado y la marca previamente registrada a favor de la demandante. 60. La Sala pone de presente que el artículo 151 ibidem, establece que para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00407-00 Demandante: Equinix Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio utilizarán la Clasificación Internacional y, prevé que dicha clasificación no determina la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. 61.

Ahora bien, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, la conexión competitiva y el riesgo de confusión o de asociación entre los consumidores. 62. Esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201833 se refirió a la circunstancia en que los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se 33 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 26 de noviembre de 2018. Rad.: 2009-00314-00. M.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00407-00 Demandante: Equinix Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]” (negrilla del original). 63. Sobre este tema, la Sala destaca que, para verificar la conexión entre los productos y servicios amparados, en ocasiones basta con uno o dos criterios para establecer la relación competitiva, sin que se requiera la concurrencia de todos para lograr el objetivo de determinar dicha conexidad. 64.

Así las cosas, la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios se debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. 65. En el caso sub examine, el signo cuestionado “EQUINIX” fue solicitado para proteger los siguientes servicios de las clases 35, 38 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: Clase 35: “[…] servicios de publicidad, marketing y relaciones públicas; organización de exposiciones y ferias con fines comerciales y publicitarios; funciones de oficina; servicios secretariales; organización de suscripción a periódicos; compilación de estadísticas; alquiler de máquinas y equipos de oficina; sistematización de la información en bases de datos informáticas; servicios de contestador telefónico; gestión y organización de negocios, así como consultoría, contabilidad y contabilidad pública en dichas actividades; contratación de personal, colocación de personal, selección de personal, contratación de personal, servicios de importación y exportación y agencias; puesta en marca de personal temporal (subcontratación de operaciones de servicios como el pago de facturas, pago de impuestos, manejo de operaciones administrativas en oficinas de tráfico de vehículos para terceros); gestión de centro de datos […]”.

Clase 42: “[…] servicios de análisis e investigación científica e industrial; servicios de ingeniería, servicios de diseño arquitectónico y de ingeniería; pruebas de productos / servicios de calidad y certificación estándar; servicios informáticos; servicios de programación informática; servicios de protección de computadores contra virus; servicios para el diseño de sistemas informáticos (funcionamiento / función);, servicios para el diseño, actualización y mantenimiento de sitios web en nombre de terceros, servicios para el diseño, alquiler y actualización de software; servicios para la prestación de servicios de buscadores de alojamiento de Internet; servicios de consultoría en materia hardware informático; alquiler de hardware informático que proporciona servicios de centro de datos y de co-localización de aplicaciones de voz, video y datos de comunicación, servicios de co-localización de computadores, a Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00407-00 Demandante: Equinix Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio saber, facilitación de instalaciones para la ubicación de servidores informáticos con el equipo de terceros; análisis de transmisión de datos para aquellos que operan una red informática global y para aquellos que utilizan servicios de transmisión en una red informática global […]”. 66.

La marca previamente registrada, “AVAYA EQUINOX” ampara productos y servicios de las clases 9ª, 38 y 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, consistentes en: Clase 9ª: “[…] plataforma de software informático para proporcionar a los usuarios un acceso uniforme a las aplicaciones de comunicación; software para crear, entregar, implementar, integrar y administrar servicios, aplicaciones y características, software para gestionar, orquestar y secuenciar sesiones, llamadas o interacciones entre usuarios, dispositivos o aplicaciones; software para gestionar, desplegar, configurar e inicializar en tiempo real y en tiempo no real software de comunicaciones multimedia, software para la gestión de perfiles de usuarios, determinando acceso específico a aplicaciones y capacidades, seguridad y control; software para recolectar, agregar y entregar información multimodal, multimedia e información contextual de múltiples fuentes; software que proporciona capacidades de comunicación unificadas, voz, datos de vídeo, conferencias, mensajería, colaboración; interfaces de comunicación empresarial para computadoras y dispositivos multimedia y aplicaciones de software de colaboración que gestionan múltiples interacciones y canales de comunicación en cualquier medio, incluyendo voz, video, mensajería instantánea, correo electrónico y medios sociales, e integra con contactos empresariales y de redes sociales, cuentas de correo electrónico, sesiones de mensajería instantánea, aplicaciones de conferencia de voz, vídeo y datos; plataforma de software para proporcionar a los dispositivos de comunicación un acceso uniforme a las aplicaciones de comunicación; software para la integración de dispositivos de comunicación con aplicaciones de comunicación; software para realizar la integración de aplicaciones; software de cliente para proporcionar interfaz de usuario entre y en integración de dispositivos de comunicación a aplicaciones de comunicación; software para proporcionar acceso en línea a servicios basados en la nube en el ámbito de las comunicaciones empresariales; software para el control y operación de comunicaciones fijas e inalámbricas para transmisión de voz, vídeo y datos a través de conmutación de paquetes o circuitos; equipos de telecomunicaciones, a saber, bastidores, cuchillas, tableros, fuentes de alimentación, ventiladores, teléfonos, radios, módems, tarjetas de módem, tarjetas de fax módem, buscapersonas; equipos de videoconferencia, a saber, cámaras de vídeo, monitores y circuitos impresos Clase 38: “[…] servicios de telecomunicaciones en nube en la forma de proporcionar acceso a las redes de telecomunicación servicios de telecomunicaciones y de redes informáticas mundiales, a saber, servicios de transmisión electrónica, digital e inalámbrica de datos, voz y vídeo; servicios electrónicos de almacenamiento y de envió de mensajería electrónica; mensajería digital inalámbrica; servicios de conferencias en red y servicios de videoconferencia; servicios de conferencia por red multimedia; servicios de voz sobre IP (VOIP); servicios electrónicos de intercambio de datos […]”.

Clase 42: “[…] servicios informáticos en la nube, a saber, desarrollo y prueba de aplicaciones de comunicaciones y colaboración, proporcionar aplicaciones de software en línea no descargables que gestionan voz, vídeo y datos de comunicaciones a través de una red informática; proporcionar acceso a Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00407-00 Demandante: Equinix Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio servicios virtuales de almacenamiento de datos, hardware, software en un entorno virtual, a saber, proporcionar sistemas informáticos virtuales y entornos de ordenadores virtuales a través de los servicios informáticos en la nube […]”. 67.

Al comparar los servicios de “EQUINIX” con los productos y servicios protegidos por “AVAYA EQUINOX”, la Sala observa que cumplen con los criterios sustanciales de conexidad competitiva por sustituibilidad, complementariedad y razonabilidad. 68. En cuanto a la sustituibilidad, la Sala observa que los servicios identificados por ambos signos corresponden a las mismas clases 38 y 42 y, en particular, satisfacen necesidades vinculadas con las telecomunicaciones y servicios informáticos sobre software y hardware En consecuencia, la posibilidad de que un consumidor elija indistintamente entre los servicios de ambos signos para suplir una misma necesidad resulta evidente, lo cual permite concluir que son intercambiables desde el punto de vista funcional e incrementa el riesgo de asociación en el mercado. 69.

Respecto a la complementariedad, la Sala pone de presente que los productos amparados en la clase 9ª por la marca previamente registrada comparten un entorno funcional común, en especial en el ámbito de procesamiento y gestión de información; automatización de tareas. En efecto, las plataformas informáticas de dicha clase se requieren para ejecutar los servicios de telecomunicaciones de la clase 38, así como los de diseño, alquiler y soporte de software y hardware de la clase 42, por lo que pueden ser consumidos juntamente.

Esta relación funcional refuerza el riesgo de que el consumidor medio establezca un vínculo entre los productos y servicios, por ende, entre los signos que los distinguen, lo cual puede inducir a confusión sobre su origen empresarial. 70. Aunado a lo anterior, los servicios de la clase 35 del signo solicitado por la demandante relacionados con los servicios de publicidad, marketing y relaciones públicas, organización de exposiciones y ferias con fines comerciales y publicitarios, se complementan con los productos y servicios de la marca previamente registrada, por cuanto pueden ser promocionados por dichos métodos. 71.

La complementariedad implica que el consumo de un producto o servicio fomente el uso del otro de manera directa, generando una interdependencia en la percepción del consumidor. En efecto, en el ámbito informático y de telecomunicaciones, es usual el manejo de plataformas que se consuman conjuntamente para lograr un servicio informático, los cuales se pueden promocionar a través de publicidad y ferias comerciales, lo que aumenta la probabilidad de asociación entre los signos enfrentados. 72.

En términos de razonabilidad, la Sala considera que existe una asociación natural en la mente del consumidor medio entre los productos y servicios identificados por ambos signos, toda vez que comparten características funcionales, finalidades similares y se comercializan habitualmente a través de los mismos canales de distribución, como empresas proveedoras de servicios de operadores móviles o de Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00407-00 Demandante: Equinix Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio tecnología, plataformas en línea, empresas de tecnología y tiendas especializadas, plataformas de comercio electrónico y de desarrollo de software y soporte técnico.

Esta circunstancia aumenta el riesgo de asociación, al facilitar que el consumidor perciba los productos como parte de una misma línea o portafolio empresarial. 73. La similitud en los productos y servicios, así como su finalidad aumenta la posibilidad de que el consumidor medio considere que “EQUINIX” y “AVAYA EQUINOX” son líneas de una misma empresa o marcas vinculadas.

Lo anterior, en la medida en que el consumidor puede interpretar que los productos y servicios de ambos signos provienen del mismo empresario, dado que, además de compartir las clases 38 y 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza y ser complementarios en las clases 9ª y 35, presentan una estructura similar, donde el signo solicitado reproduce parcialmente la marca previamente registrada, como se concluyó con antelación. 74.

Esta circunstancia dificulta que incluso un consumidor informado pueda distinguir que los servicios del signo solicitado a registro como marca no se relacionan directamente con los productos y servicios de la marca previamente registrada, existiendo así una base razonable para atribuirles un origen empresarial común, lo que configura un riesgo de confusión y asociación en el mercado. 75.

En síntesis, la conexidad competitiva se evidencia al analizar integralmente los servicios de las clases 35, 38 y 42 del signo solicitado “EQUINIX” frente a los productos y servicios de las clases 9ª, 38 y 42 de la marca previamente registrada “AVAYA EQUINOX”. En la clase 35, los servicios de publicidad, marketing y relaciones públicas, así como la organización de exposiciones y ferias comerciales, guardan relación directa con los servicios de telecomunicaciones y soluciones informáticas de las clases 38 y 42 de la marca anterior, por cuanto constituyen mecanismos usuales de promoción y posicionamiento en el mercado de dichas soluciones tecnológicas. 76.

En la clase 38, ambos signos amparan servicios de telecomunicaciones e intercambio de información en redes globales, lo que denota identidad funcional, pues se dirigen a satisfacer la misma necesidad del consumidor: la conectividad y transmisión de datos, voz y video. Por ello, resulta previsible que el consumidor medio perciba los servicios de “EQUINIX” y “AVAYA EQUINOX” como alternativas provenientes de un mismo origen empresarial o de empresas vinculadas. 77.

En lo concerniente a la clase 42, ambos signos coinciden en la prestación de servicios informáticos y tecnológicos en la nube, desarrollo de software, consultoría y alojamiento de datos, lo cual refuerza la sustitución y complementariedad en este ámbito. Además, los productos de la clase 9ª de la marca previamente registrada, como software y equipos de telecomunicaciones, constituyen herramientas indispensables para la ejecución de los servicios de las clases 38 y 42 del signo solicitado, por lo que existe una relación funcional que incrementa la posibilidad de asociación. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00407-00 Demandante: Equinix Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 78.

De esta manera, conforme a los criterios de sustituibilidad, complementariedad y razonabilidad analizados, la similitud entre los productos y servicios de ambos signos es evidente en cuanto a su finalidad, canales de comercialización y público objetivo. En consecuencia, se configura una conexidad competitiva que permite advertir el riesgo de asociación en el mercado. 79.

En relación con la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en sentencia de 5 de febrero de 201534, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). […] Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado […]” (negrilla fuera de texto). 80.

Por tal razón, en aplicación de los principios “prior tempore”, “potior iure e in dubio pro signo priori”, debe protegerse la marcas previamente registrada. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales35: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]” (negrilla del original). 81. Por lo expuesto y teniendo en cuenta que hay una semejanza entre los signos, conexión competitiva entre los productos y servicios de las clases 9ª, 35, 38 y 42 que amparan y riesgo de asociación en el mercado, esta Sala considera que se configura 34 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 5 de febrero de 2015. Rad.: 2008-00065-00. MP.: Dra. María Elizabeth García González. 35 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ver, entre otras, la interpretación prejudicial 59-IP-2001. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00407-00 Demandante: Equinix Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio la causal de irregistrabilidad prevista en los artículos 136 literal a) y lo dispuesto en el artículo 151 de la Decisión 486 de 2000. 82.

Al respecto, esta Sección en la citada sentencia de 17 de noviembre de 2023, en caso de similares supuestos fácticos y jurídicos36, y la cual se reitera, consideró que existe conexidad competitiva entre los servicios de la clase 38 y 42 que amparan y riesgo de asociación en el mercado entre el signo “EQUINIX” y la marca “AVAYA EQUINOX y riesgo de asociación en el mercado.

Así se señaló: “[…] De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los servicios que reivindica el signo cuestionado y aquellos que distingue la marca previamente registrada en las clases 38 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, además de que corresponden a las mismas clases del Nomenclátor y son servicios coincidentes; pertenecen al mismo género, esto es, servicios de telecomunicaciones (Clase 38) y servicios científicos e informáticos (Clase 42); se promocionan por iguales medios, tales como folletos, televisión, prensa y redes sociales; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los servicios en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza del sigo y la marca enfrentados.

Así las cosas, al existir una evidente semejanza entre el signo y la marca confrontados y una relación entre los servicios que distinguen, debe concluirse que éstos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que los servicios que identifican tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial de la demandante, en caso de registrar su signo. Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor puede pensar erróneamente que los servicios identificados con esas género, esto es, servicios de telecomunicaciones (Clase 38) y servicios científicos e informáticos (Clase 42); se promocionan por iguales medios, tales como folletos, televisión, prensa y redes sociales; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los servicios en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza del sigo y la marca enfrentados15.

Así las cosas, al existir una evidente semejanza entre el signo y la marca confrontados y una relación entre los servicios que distinguen, debe concluirse que éstos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que los servicios que identifican tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial de la demandante, en caso de registrar su signo. Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor puede pensar erróneamente que los servicios identificados con esas expresiones son de prestadores de esos servicios relacionados económicamente […] 36 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 17 de noviembre de 2023. Rad.: 2019-00446-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00407-00 Demandante: Equinix Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio En ese sentido, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, debe protegerse la marca previamente registrada, esto es, “AVAYA EQUINOX” […]”. 83.

Por otra parte, sobre los argumentos de la demandante relacionados con que su compañía ampliamente conocida y lleva en el mercado coexistiendo sin conflicto con la marca del tercero con interés en el resultado del proceso en Estados Unidos y Europa, esta Sala ha considerado que el examen de registrabilidad es integral, debe ser motivado y autónomo37, respecto de otras oficinas de registros de marcas, como de las decisiones emitidas por su propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar dicho examen analizando cada caso en particular. 84.

Se precisa que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada país miembro. De manera que, la referida autonomía se manifiesta, no solo en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, sino además respecto de sus propias decisiones. 85.

Así, el estudio de registrabilidad de la marca demandada en el sub examine, es independiente del análisis ya efectuado sobre signos en otros casos particulares que pudieran ser idénticos o similares. 86. Se pone de presente que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 700-IP-2018, enfatizó en que el examen de registrabilidad debe ser autónomo en las decisiones proferidas por las oficinas de registro de marcas, en el sentido de que esta debe realizar dicho examen analizando cada caso en particular. 87.

En consecuencia, la coexistencia de signos en otros territorios o los registros concedidos por oficinas extranjeras no condicionan el análisis que corresponde efectuar a la autoridad nacional, quien debe valorar si el signo cumple los requisitos de registrabilidad previstos en la Decisión 486 de 2000, conforme a las reglas de apreciación del riesgo de confusión y asociación establecidas en el ordenamiento jurídico andino. 88.

Finalmente, no es de recibo el argumento de la parte demandante relacionado con que se debía proceder al registro del signo solicitado, toda vez que entre las sociedades Equinix Inc. y Avaya Inc. media un acuerdo en relación con la coexistencia pacífica de los signos confrontados. 89. Lo anterior, en consideración a que esta Sala38 ha expuesto que “[…] la suscripción de acuerdos no es un presupuesto automático y suficiente para que opere la coexistencia marcaria, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre 37 Interpretación Prejudicial 39-IP-2020 de 25 de agosto 2021. 38 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 17 de noviembre de 2023. Rad.: 2019-00446-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00407-00 Demandante: Equinix Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio el interés particular […]”, por el contrario, es muestra evidente del inminente riesgo de confusión dadas las similitudes ortográficas y fonéticas, como se demostró en el presente asunto39. 90.

En ese contexto, un acuerdo respecto de la coexistencia de las marcas no inhibe a la administración, así como tampoco al juzgador, para hacer el correspondiente estudio de registrabilidad y verificar si la coexistencia marcaria afecta el bien común. IV.5. Conclusión 91. Por lo anterior, la Sala considera que la decisión de la SIC de negar el registro del signo nominativo “EQUINIX” para amparar servicios comprendidos en las clases 35, 38 y 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza fue acorde con el ordenamiento jurídico vigente.

En efecto, del análisis integral del expediente se acreditó la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que el signo solicitado genera riesgo de confusión con la marca previamente registrada. Por consiguiente, se negarán las pretensiones de la demanda, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído. 92.

Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. 39 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 17 de febrero de 2005. Rad.: 2001-00275-01.

MP. Dra. María Claudia Riojas Lasso. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00407-00 Demandante: Equinix Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.