11001032400020180029800 — Consejo de Estado

1 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00298 00 Demandante: BEACON PICTURES LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., ocho (08) de agosto de dos mil veinticinco (2025) Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 11001 03 24 000 2018 00298 00 Demandante: BEACON PICTURES LLC Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Litisconsorte necesario: APPLE INC Tesis: No son nulos los actos administrativos que negaron el registro como marca del signo “BEACON” (nominativo) para identificar productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, pues entre aquel y las marcas previas “IBEACON” (nominativa y mixta) para distinguir productos en las clases 9 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, existen suficientes similitudes con la virtualidad de generar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, y conexidad competitiva entre los productos y servicios que distinguen.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA_________________________ La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad Beacon Pictures LLC, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA, en contra de las resoluciones números 31205 de 1 de junio de 2017 “Por la cual se niega un registro” y 4933 de 29 de enero de 2018 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación” a través de las cuales se negó el 2 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00298 00 Demandante: BEACON PICTURES LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registro como marca del signo “BEACON” (nominativo) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Beacon Pictures LLC, y se confirmó la decisión de negación, respectivamente, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

ANTECEDENTES I.1. LA DEMANDA La sociedad Beacon Pictures LLC, a través de apoderada judicial, presentó demanda1 en la que formuló las siguientes: I.1.1. Pretensiones “1. Que el signo BEACON (nominativo) en clase 9, cumple con los requisitos para ser registrado como marca. 2. Que es nula la Resolución No. 31205 de 1 de junio de 2017 expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se negó el registro de la marca BEACON (nominativa) en Clase 9 solicitada por BEACON PICTURES, LLC y la Resolución No. 4933 de 29 de enero de 2018, por medio de la cual se confirmó la Resolución 31205 de 1 de junio de 2017 en el sentido de negar el registro de la marca BEACON (nominativa) en Clase 9,y se agotó la vía gubernativa. 3.

Que, como consecuencia de la nulidad decretada y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca BEACON (nominativa) en Clase 9 a nombre de BEACON PICTURES, LLC. 4. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia. […]”.

I.1.2. Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionaron los siguientes: 1 Folios 54 a 69 del expediente físico de la referencia. El proceso se encuentra digitalizado en el índice número 16 de SAMAI. 3 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00298 00 Demandante: BEACON PICTURES LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.1.2.1.

La sociedad Beacon Pictures LLC solicitó el registro como marca del signo “BEACON” (nominativo) para identificar productos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud que corresponde a una extensión territorial de marca, en el sistema de Madrid, con número de registro internacional 1323340, a la que se le asignó el número de expediente SD2016/0054317.

Publicada la mencionada solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 785, no se presentaron oposiciones. I.1.2.2. Mediante la resolución número 31205 de 1 de junio de 2017, la SIC negó el registro como marca del signo solicitado, tras encontrar que aquel se encontró incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, por ser similarmente confundible con las marcas previamente registradas “IBEACON” (nominativa y mixta) para distinguir productos en las clases 9 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza de titularidad de la sociedad APPLE INC. I.1.2.3.

Contra el acto de negación del registro de marca, la sociedad solicitante presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante la resolución número 4933 de 29 de enero de 2018 que confirmó la decisión de negar el registro solicitado. I.1.3. Normas violadas y concepto de la violación La parte actora estimó que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en el artículo 134, y el literal a) del artículo 136, ambos de la Decisión 486 de 2000.

Como razones de la vulneración alegada señaló, en síntesis, lo siguiente: I.1.3.1. Afirmó que entre el signo cuestionado “BEACON” y las marcas previas “IBEACON” no concurren suficientes similitudes visuales, 4 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00298 00 Demandante: BEACON PICTURES LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ortográficas y fonéticas con la capacidad de generar un riesgo de confusión y/o asociación en el consumidor y, en consecuencia, el signo no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

I.1.3.2. Explicó que la distintividad de las marcas previamente registradas se encuentra en la partícula “I” más no en la expresión “BEACON”, esta última que resulta débil para identificar los productos y servicios amparados por las confrontadas y, además, ha sido usualmente utilizada por otros empresarios para denominar sus marcas. I.1.3.3.

Indicó que no existe conexidad competitiva entre los productos y servicios que identifican los confrontados porque aquellos poseen una naturaleza y finalidades diferentes, así, el signo cuestionado “BEACON” busca amparar películas cinematográficas y programas de televisión, mientras que “IBEACON” es un sistema de posicionamiento en interiores que ha sido denominado como una nueva clase de transmisores de bajo consumo y costo, que ejecutan notificaciones push a otros dispositivos con los sistemas operativos de iOS y Android.

I.1.3.4. Advirtió que ningún consumidor promedio va a pensar, de manera razonable, que Apple INC quien es titular de las marcas previas, produce películas cinematográficas y programas de televisión, pues hasta el consumidor menos informado asocia a la mencionada empresa con teléfonos, computadores, tabletas, pero no con la industria del cine.

I.1.3.5. Sostuvo que el signo cuestionado coincide con la razón social de la solicitante, lo cual constituye un factor adicional de diferenciación, y evita el riesgo de confusión indirecta, pues la denominación del signo permite asociar debidamente los productos que distingue con su origen empresarial. 5 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00298 00 Demandante: BEACON PICTURES LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.1.3.6.

Informó que la empresa Apple INC otorgó consentimiento para el registro como marca del signo cuestionado en favor de la actora, y que si bien, los análisis de confundibilidad atañen a los derechos de los consumidores, lo cierto es que también involucran intereses de los titulares, máxime si convergen acuerdos de coexistencia como en el presente asunto.

I.2. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA I.2.1. La SIC, a través de apoderada judicial, contestó la demanda de la siguiente manera2: Advirtió que entre el signo solicitado “BEACON” y las marcas previas “IBEACON” se encuentran suficientes similitudes ortográficas y fonéticas con la virtualidad de generar un riesgo de confusión directa en el consumidor, particularmente porque la diferencia únicamente se encuentra en la ausencia de la vocal “I” en el solicitado, por lo demás este último es idéntico a las marcas previamente registradas.

Además, las expresiones cotejadas coinciden en sus terminaciones, así como en la silaba tónica, por lo que al pronunciarse se escuchan semejantes. Sostuvo que, en cuanto al aspecto conceptual, el vocablo “BEACON” no es de conocimiento común por el público consumidor colombiano, de manera que debe entenderse como un signo de fantasía, al cual la vocal “I” no le brinda mayor distintividad, por lo que, el signo solicitado no lograría coexistir en el mercado con las marcas previas, pues generaría confusión en los consumidores. 2 Folios 107 a 112 del expediente físico de la referencia. 6 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00298 00 Demandante: BEACON PICTURES LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Afirmó que concurre conexidad competitiva, pues los productos y servicios confrontados pertenecen a la misma clase 9 internacional, de manera que responden a un mismo sector cinematográfico y de televisión, por lo cual los consumidores lograrían considerar que se trata del mismo empresario, máxime porque no es extraño que grandes compañías como Apple INC se expandan a nuevas áreas.

Indicó que, al pertenecer los productos y servicios a la misma industria, es posible considerar que utilicen medios de publicidad similares, promocionándolos a través de los créditos en obras cinematográficas o televisivas. Agregó que, en el caso del signo solicitado, pretende proteger películas y programas de televisión, mientras que las marcas cuestionadas incluyen servicios de tienda minorista en el campo del entretenimiento de las películas y los programas de televisión, por lo que también comparten canales de comercialización. Finalmente, sobre el acuerdo de coexistencia marcaria, consideró que la autoridad de marcas debe propender por garantizar los derechos de los consumidores, de manera que la simple existencia de dicho acuerdo no garantiza que el signo logre ser efectivamente registrado como marca, y mucho menos si aquel generara confusión en el mercado.

I.2.2. El Ministerio Público y el litisconsorte necesario no intervinieron en esta etapa procesal. I.2.3. Finalmente, de las excepciones formuladas se corrió traslado a la parte actora3, término durante el cual presentó escrito4. 3 Folio 117 del expediente físico de la referencia. 4 Folios 118 a 121 del expediente físico de la referencia. 7 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00298 00 Demandante: BEACON PICTURES LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.3.

TRÁMITE DE LA ACCIÓN I.3.1. Mediante auto de 26 de mayo de 20215 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 de 2011. En la mencionada providencia, la cual no fue objeto de recurso, entre otras decisiones, se fijó el litigio en los siguientes términos: “[…] El objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación, consiste en determinar si las Resoluciones números 31205 del 1 de junio de 2017 y 4933 del 29 de enero de 2018, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca nominativa «BEACON» solicitada por la sociedad actora, para distinguir productos comprendidos en la Clase 9 Internacional de NIZA, infringen una o todas las siguientes disposiciones: artículo 134 y artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Si la respuesta al anterior interrogante es afirmativa, la Sala deberá decidir si son nulas las Resoluciones números 31205 del 1 de junio de 2017 y 4933 del 29 de enero de 2018. De ser cierto lo anterior, deberá resolverse si, a título de restablecimiento del derecho, hay lugar a ordenarle a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio que conceda el registro de la marca nominativa «BEACON» a favor de la sociedad Beacon Pictures LLC, para distinguir productos comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de NIZA […]”.

I.4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO I.4.1 La actora6 reiteró los argumentos de nulidad. I.4.2. La SIC7 reiteró los a argumentos planteados en la contestación de la demanda. I.4.3. El Ministerio Público y el litisconsorte necesario guardaron silencio. 5 Índice número 18 del expediente en SAMAI. 6 Índice número 45 del expediente en SAMAI. 7 Índice número 46 del expediente en SAMAI. 8 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00298 00 Demandante: BEACON PICTURES LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.5.

LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 390-IP-20228, dentro de la cual instó a la autoridad consultante remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en los procesos 344-IP-2022, el cual constituye acto aclarado en cuanto al artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, y 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022 respecto del literal a) del artículo 136 ibidem.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA II.1. LOS ACTOS ACUSADOS Se solicita en este proceso la nulidad de las resoluciones números 31205 de 1 de junio de 2017 “Por la cual se niega un registro”9 y 4933 de 29 de enero de 2018 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”10 a través de las cuales se negó el registro como marca del signo “BEACON” (nominativo) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Beacon Pictures LLC, y se confirmó la decisión de negación, respectivamente, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

II.2. LA NORMATIVA APLICABLE De conformidad con la demanda, la contestación y la Interpretación Prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la norma aplicable es la siguiente: 8 Índice número 35 del expediente en SAMAI. 9 Folios 10 al 18 del expediente físico de la referencia. 10 Folios 19 al 29 del expediente físico de la referencia. 9 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00298 00 Demandante: BEACON PICTURES LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.

Adicionalmente, la actora invocó como vulnerado el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, sin embargo, esta Sala lo descartará del estudio de legalidad de los actos administrativos acusados, pues el debate suscitado por las partes no guarda relación con las características de un signo para ser marca sino con el eventual riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor respecto del signo “BEACON” y las marcas previamente registradas “IBEACON”, esto es, si el signo cuestionado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad de que trata el literal a) del artículo 136 del compendio comunitario en mención. II.3.

PROBLEMA JURÍDICO De conformidad con la demanda y su contestación, la Sala deberá resolver los siguientes cuestionamientos: Corresponde a la Sala determinar si entre el signo “BEACON” (nominativo) para identificar productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Beacon Pictures LLC, y las marcas previamente registradas “IBEACON” (nominativa y mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 9 y 35 internacional de titularidad de la sociedad Apple INC, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, disposición que exige la comprobación de dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos y servicios 10 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00298 00 Demandante: BEACON PICTURES LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que ampara el signo y las marcas confrontados, al punto de lograr causar confusión en aquél. Resuelto el anterior cuestionamiento, la Sala deberá establecer si son nulos, por violación de normas superiores, los actos administrativos que negaron el registro como marca del signo “BEACON” (nominativo) para identificar productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la sociedad Beacon Pictures LLC.

De ser afirmativa la respuesta al cuestionamiento previo, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a ordenar a la SIC que conceda el registro como marca del signo “BEACON” (nominativo) para identificar productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la sociedad Beacon Pictures LLC. II.4.

EL ANÁLISIS DEL ASUNTO II.4.1. De la violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 La normativa comunitaria en comento es clara al señalar que, cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido.

Esta norma busca evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre 11 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00298 00 Demandante: BEACON PICTURES LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co competencia, afectando además los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero. El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor, al adquirir un producto y/o servicio, piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto y/o servicio tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto y/o servicio, al adquirirlo piense que entre el productor y/o servicio de éste y otra empresa existe una relación o vinculación económica. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos y/o servicios distinguidos por ellos, y tener en cuenta la situación de los usuarios, que variará en función de los productos y/o servicios de que se trate.

En ese orden la Sala al momento de realizar la comparación de los signos en conflicto debe tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino: (i) la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada uno debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica;

(ii) en la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos; (iii) se debe enfatizar en las semejanzas 12 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00298 00 Demandante: BEACON PICTURES LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y no en las diferencias, pues son las semejanzas las que pueden generar el riesgo de confusión o asociación; y (iv) al realizar la comparación es relevante tratar de ubicarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

Ahora bien, la similitud entre los signos distintivos puede darse desde diferentes ámbitos, así: ortográfico, que se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, aumentando el riesgo de confusión el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones; fonético, que ocurre cuando, al ser pronunciados, los signos tienen un sonido similar (la similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones); e ideológica, que se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por otra parte, y en cuanto a la conexión competitiva, debe analizarse el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparen las marcas, para de esta forma establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios sustanciales necesarios para que concurra tal conexión, veamos: i) grado de sustitución, ii) complementariedad, y iii) posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario.

II.4.1.1. El caso concreto Pues bien, para efectos de determinar si el signo cuestionado “BEACON” (nominativo) para identificar productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, incurre en la causal de irregistrabilidad invocada, la Sala deberá, en primer lugar, establecer si 13 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00298 00 Demandante: BEACON PICTURES LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co hay identidad o semejanza entre aquel y las marcas previamente registradas “IBEACON” (nominativa y mixta) para distinguir productos y servicios en las clases 9 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, que puedan generar error en el público consumidor.

De cumplirse con este requisito, deberá evaluarse si existe conexión competitiva entre los productos y servicios que distinguen el signo y las marcas en disputa. Para ello, resulta pertinente verificar la naturaleza del signo y las marcas previas enfrentados, como se observa a continuación: Singo cuestionado BEACON (nominativo) Para identificar productos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza Marcas previamente registradas IBEACON (nominativa) Para identificar productos y servicios en las clases 9 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza Certificado de registro número 491104 (mixta) Para identificar productos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza Certificado de registro número 525995 14 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00298 00 Demandante: BEACON PICTURES LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Una vez verificados el signo cuestionado y las marcas previamente registradas, inicialmente se encuentra que responden a la naturaleza de nominativo y mixto, por ello la Sala advierte que para abordar el análisis de confundibilidad se debe determinar cuál es el elemento que predomina, atendiendo que, por regla general, los elementos nominativos prevalecen toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998 sostuvo lo siguiente: “[…] La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”.

En el asunto examinado se advierte que es el elemento nominativo y no el gráfico el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la cual es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria para las marcas de dicha naturaleza. “[…] se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en los signos en conflicto en la clases correspondientes de la Clasificación internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, se deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente, considerando, de ser pertinente y dependiendo del resultado de su análisis, la excepción que al respecto se consignó en el párrafo precedente […]”11.

Ahora bien, corresponde a la Sala determinar, de manera previa a efectuar el cotejo correspondiente, si el signo y las marcas en disputa contienen partículas de uso común, en orden a validar su carácter 11 Proceso 128-IP-2016. 15 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00298 00 Demandante: BEACON PICTURES LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co distintivo, pues de contener partículas de estas características deberán ser excluidas, de conformidad con el criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, quien ha reiterado lo siguiente: “[…] se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en los signos en conflicto en la clases correspondientes de la Clasificación internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, se deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente, considerando, de ser pertinente y dependiendo del resultado de su análisis, la excepción que al respecto se consignó en el párrafo precedente […]”12.

Así pues, la Sala observa que, consultado el Sistema para la Propiedad Industrial - SIPI de la SIC13, la expresión “BEACON” no era de uso común para la fecha en que se concedieron los actos administrativos acusados, pues la búsqueda no arroja un número considerable de resultados respecto de los registros que contienen la mencionada palabra en las clases 9 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Adicionalmente, la expresión señalada tampoco lograría ser genérica ni descriptiva respecto de los productos y servicios de las clases 9 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, pues la palabra “BEACON” no responde las preguntas ¿qué es? y ¿cómo es?14 el producto o servicio para el cual se solicitó el registro cuestionado. Conforme a lo anterior, la Sala destaca que no hay lugar a excluir el vocablo en mención del análisis comparativo correspondiente, y en tal sentido, el cotejo deberá efectuarse respecto de las denominaciones en su conjunto, a saber, “BEACON” y “IBEACON”. 12 Proceso 128-IP-2016. 13 Consulta realizada el 25 de julio de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación de lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 14 Proceso 398-IP-2019. 16 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00298 00 Demandante: BEACON PICTURES LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En consecuencia, se advierte que, como quiera que la palabra “BEACON” no resulta de uso común, genérica ni descriptiva, aquella contiene la fuerza distintiva de las marcas previamente registradas, no así la adición de la vocal “I”, por lo cual es conveniente señalar que la actora se equivoca al alegar que las marcas previas son débiles, por el contrario, son incluso caprichosas y propias del ingenio creativo del empresario titular15, y por ende, altamente distintivas.

II.4.1.1.1. Pues bien, en aras de descender a la materia en estudio, es menester precisar que la interpretación prejudicial emitida para el presente asunto enfatiza en que el cotejo respecto de los signos nominativos se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas: “[…] a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]”16.

II.4.1.1.2. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala procederá a efectuar la comparación del signo y las marcas confrontados en este asunto teniendo en consideración las reglas de cotejo consolidadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En ese sentido, en cuanto a la estructura del signo y la marca previa, la Sala observa lo siguiente: 15 Proceso 159-IP-2005. 16 Proceso 440-IP-2016. 17 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00298 00 Demandante: BEACON PICTURES LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Signo cuestionado B E A C O N 1 2 3 4 5 6 Marcas previamente registradas I B E A C O N 1 2 3 4 5 6 7 II.4.1.1.3.

De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal y el análisis del signo y las marcas confrontados, la Sala encuentra que entre aquellas concurren suficientes similitudes desde el punto de vista ortográfico con la virtualidad de generar error en el consumidor, por las siguientes razones: En primer lugar, se advierte que la expresión “BEACON”, que corresponde al signo negado para registro, tiene una extensión de una (1) palabra, seis (6) letras, tres (3) consonantes (B-C-N), tres (3) vocales (E-A-O), y dos (2) sílabas (BEA-CON).

Por su parte, “IBEACON” de las marcas opositoras contiene una extensión de una (1) palabra, siete (7) letras, tres (3) consonantes (B-C-N), cuatro (4) vocales (I-E-A-O), y tres (3) sílabas (I-BEA-CON). Así las cosas, la Sala advierte que existen entre el signo y las marcas previas comparados similitudes en lo ateniente a su composición ortográfica, con la suficiencia para generar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, particularmente porque existe coincidencia en la raíz “CON”, y en general porque el signo cuestionado reproduce la palabra “BEACON” en idéntica composición consonántica y vocálica, sobre la cual recae la fuerza distintiva de las marcas previas; 18 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00298 00 Demandante: BEACON PICTURES LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co con la única diferencia que el primero de ellos excluye la vocal “I” cuál es la raíz de las previas.

Adicionalmente, el signo solicitado no posee elementos adicionales que permitan su correcta diferenciación en el mercado, por lo que la mínima variación que se advierte no es suficiente para desvirtuar la evidente semejanza en la conformación ortográfica restante, así como tampoco el eventual riesgo de confusión y/o asociación que surgiría en los consumidores al encontrarlos en el mercado.

En consecuencia, el signo no contiene “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”17. Siendo así, esta Sala reitera que, al tratarse de una expresión altamente distintiva, pues no responde a las categorías de uso común, descriptividad ni genericidad, ostenta exclusividad de quien primeramente la ha registrado como marca, correspondiendo al titular que pretenda utilizarla, adicionar elementos que le otorgue distintividad al conjunto resultante y logre su correcta distinción respecto de las previamente registradas.

II.4.1.1.4. En lo tendiente al aspecto fonético, esta Sala advierte que al pronunciar las expresiones que constituyen el signo cuestionado y las marcas previas, se encuentran suficientes similitudes susceptibles de generar confusión y/o asociación en el público consumidor, por cuanto, cada una de ellas coincide en la conjunción de vocales y consonantes presente en la palabras “BEACON”, sin que la variación en la vocal “I” que omite el signo cuestionado, sea suficiente para diluir las evidentes semejanzas que persisten en los conjuntos confrontados. 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, radicado 11001 03 24 000 2000 06535 01. 19 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00298 00 Demandante: BEACON PICTURES LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto, conviene realizar el siguiente ejercicio de apreciación consecutiva, tal como lo propone la jurisprudencia comunitaria, de la siguiente manera: BEACON – IBEACON – BEACON – IBEACON BEACON – IBEACON – BEACON – IBEACON BEACON – IBEACON – BEACON – IBEACON BEACON – IBEACON – BEACON – IBEACON Por lo tanto, para la Sala deviene dable predicar la existencia de similitud desde el punto de vista fonético, pues la ausencia de la vocal “I” en el signo cuestionado constituye una diferencia claramente mínima, de manera que se reitera, al momento de pronunciar las expresiones, el consumidor podría pasar por alto la dicción de la vocal inicial y optar por solicitar los productos y servicios de una u otra forma sin que exista una efectiva identificación del origen empresarial de los bienes adquiridos.

II.4.1.1.5. En cuanto a la similitud conceptual o ideológica, se tiene que esta hace referencia a la idea o concepto que evocan los signos, de manera que se configura si los signos evocan una idea semejante o idéntica. En ese orden, la Sala observa que la expresión “BEACON” es una palabra del idioma inglés que traducido al castellano significa “[…] faro […]”18.

Sin embargo, es razonable considerar que el consumidor promedio colombiano desconoce la equivalencia de la palabra extranjera en nuestro idioma. Por su parte, la vocal “I” que se encuentra incluida en las marcas previamente registradas, representa la “[…] 1. Novena letra del 18 https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/beacon 20 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00298 00 Demandante: BEACON PICTURES LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co abecedario español.

Su nombre es femenino: la i (pl. íes). También se denomina i latina para distinguirla de la y cuando esta recibe el nombre de i griega (→ y1) […]”19. Sin embargo, para esta Sala es claro que las expresiones “BEACON” y “IBEACON” consideradas en su conjunto no poseen un significado en el idioma castellano, pues se trata del ingenio creativo de los titulares marcarios, y, en consecuencia, aquellas se tendrán como de fantasía, de tal manera que no hay lugar a realizar el cotejo del aspecto conceptual del signo y la marca objeto de este estudio.

En cuanto los signos de fantasía, el Tribunal comunitario ha sostenido lo siguiente20: “[…] Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado, pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas […] se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas […]”. Por lo tanto, al encontrarse entre el signo cuestionado “BEACON” y las marcas previamente registradas “IBEACON” suficientes similitudes en sus aspectos ortográficos y fonéticos como para generar un riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, la Sala encuentra cumplido el primer presupuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Pese a lo anterior, conviene recordar que para que se configura la causal alegada no solo debe concurrir semejanza o identidad en el signo y la marca en disputa, sino que además es necesario que los productos que 19 https://www.rae.es/dpd/i 20 Proceso 72-IP-2003, reiterado en proceso 23-IP-2013. 21 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00298 00 Demandante: BEACON PICTURES LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pretenden identificar resulten relacionados, en consideración a los criterios que suponen la conexidad competitiva.

II.4.1.1.6. Tratándose de la conexidad competitiva, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201821, trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. a) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. b) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este 21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, radicación 2009-00314-00. 22 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00298 00 Demandante: BEACON PICTURES LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”. Sobre este asunto, la Sala precisa que, a fin de verificar la conexidad entre los productos y servicios amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva, sin que se requiera de la concurrencia de todos para considerar que se cumple el mencionado fenómeno de la conexidad competitiva.

En el caso de estudio, el signo cuestionado “BEACON” (nominativo) distingue los siguientes productos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, “películas cinematográficas que contienen todo o una combinación de lo siguiente: comedia, drama, acción, aventuras o animación; dispositivos de soportes digitales pregrabados que contienen programas de televisión con todo o una combinación de lo siguiente: comedia, drama, acción, aventuras o animación; películas cinematográficas para su difusión televisiva que contienen todo o una combinación de lo siguiente: comedia, drama, acción, aventuras o animación; películas cinematográficas y programas de televisión descargables que ofrecen todo, o una combinación de lo siguiente: comedia, drama, acción, aventuras o animaciones; discos de audio y de vídeo, discos compactos, discos versátiles digitales de películas cinematográficas y programas de televisión que contienen todos o una combinación de lo siguiente: música, comedia, drama, acción, aventuras o animaciones”.

Por su parte, las marcas previamente registradas distinguen los siguientes productos y servicios comprendidos en las clases 9 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza: 23 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00298 00 Demandante: BEACON PICTURES LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Pues bien, “IBEACON” con certificado de registro número 491104 en la clase 9 del nomenclátor internacional identifica, “computadores; dispositivos periféricos de computador; equipo de computador; máquinas de juegos de computador, computadores manuales, computadores tablet (tablet pcs), asistentes digitales personales, organizadores electrónicos, libretas de notas electrónicas, lectores de libros electrónicos; unidades electrónicas manuales de juegos adaptadas para ser usadas con una pantalla o monitor externo; dispositivos electrónicos digitales manuales y programas de computador relacionados con los anteriormente mencionados; dispositivos electrónicos móviles digitales manuales con capacidad de proveer acceso a internet y para enviar, recibir, y almacenar llamadas telefónicas, faxes, correo electrónico, y otros datos digitales; unidades manuales electrónicas para recepción, almacenamiento y/o transmisión inalámbrica de datos y mensajes, y dispositivos electrónicos que le permiten al usuario rastrear o manejar información personal; aparatos para grabar y reproducir sonido; mp3 y otros reproductores de formato de audio digital; grabadores de audio digital; grabadores y reproductores de video digital; grabadores y reproductores de cassettes de audio; grabadores y reproductores de video cassettes; grabadores y reproductores de discos compactos; grabadores y reproductores de discos versátiles digitales; grabadores y reproductores de cintas de audio digital; radios, transmisores, y receptores de radio; mezcladores de audio, video, y digital; amplificadores de audio; receptores de audio; decodificadores de audio; aparatos de audio para carros; audífonos, auriculares; parlantes de audio; micrófonos; componentes y accesorios de audio; módems; aparatos de redes de comunicación; equipo e instrumentos de comunicación electrónica; aparatos de enseñanza audiovisual; aparatos e instrumentos ópticos; aparatos e instrumentos de telecomunicaciones; dispositivos de posicionamiento global (gps); teléfonos; dispositivos de comunicación inalámbricos para 24 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00298 00 Demandante: BEACON PICTURES LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la transmisión de voz, datos o imágenes; cables; aparatos para almacenar datos; medios de datos magnéticos; chips, discos y cintas portando o para grabar programas de computador y software; máquinas facsímile; cámaras; baterías; televisores; receptores de televisión; monitores de televisión; decodificadores de televisión; programas de computador; juegos de computador y electrónicos; programas de computador (software) del sistema de posicionamiento global (gps); programas de computador (software) para viajes y turismo, planeación de viajes, navegación, planeación de itinerario de viajes, información geográfica, destinos, transporte y de tráfico, direcciones para manejar y caminar, cartografía personalizada de lugares, información de calles, visualización de mapas electrónicos, e información de destino; programas de computador para crear, fabricar, distribuir, descargar, transmitir, recibir, reproducir, editar, extraer, codificar, descifrar o decodificar, reproducir, almacenar y organizar textos, datos, gráficos, imágenes, archivos de audio, archivos de video, y otro contenido multimedia, publicaciones electrónicas, y juegos electrónicos; programas de computador para uso en grabar, organizar, transmitir, manipular, y revisar textos, datos, archivos de audio, archivos de video y juegos electrónicos en conexión con computadores, televisores, decodificadores de televisión, reproductores de audio, reproductores de video, reproductores de medios, teléfonos, y dispositivos electrónicos digitales manuales; programas de computador que permiten a los usuarios programar y distribuir textos, datos, gráficos, imágenes, audio, video, y otro contenido multimedia por medio de redes de comunicación global y otro computador, redes electrónicas y de comunicaciones; programas de computador para identificar, ubicar, agrupar, distribuir, y administrar datos y links entre servidores y usuarios de computadores conectados a redes de comunicación global y otro computador, redes electrónicas y de comunicaciones; programas de computador para uso con dispositivos electrónicos móviles digitales manuales y otros 25 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00298 00 Demandante: BEACON PICTURES LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co electrónicos de consumo; programas de computador de publicación electrónica; programas de computador para lectores de publicaciones electrónicas; programas de computador para el manejo de la información personal; audio pre-grabado y contenidos audiovisuales, información, y comentarios descargables; libros electrónicos, revistas, publicaciones periódicas, boletines, periódicos, y otras publicaciones descargables; programas de computador para la administración de bases de datos; programas de computador de reconocimiento de caracteres; programas de computador para el reconocimiento de la voz; correo electrónico y programas de computador de mensajería; programas de computador para tener acceso, ojear y buscar bases de datos en línea; tableros para boletines electrónicos; programas de sincronización de datos; programas de desarrollo de aplicaciones; manuales para el usuario legibles electrónicamente, legibles por máquina o legibles por computador para uso con, y vendido como una unidad con, todos los productos anteriormente mencionados; conectores eléctricos y electrónicos, acopladores, alambres, cables, cargadores, puertos, estaciones de acoplamiento, interfaces, y adaptadores para ser usados con todos los productos anteriormente mencionados; equipos de computador para ser usados con todos los productos anteriormente mencionados; aparatos electrónicos con funciones multimedia para ser usados con cualquiera de los productos anteriormente mencionados; aparatos electrónicos con funciones interactivas para uso con cualquiera de los productos anteriormente mencionados; accesorios, partes, accesorios, y aparatos de prueba para todos los productos anteriormente mencionados; cobertores, bolsos y estuches adaptados o formados para contener todos los productos anteriormente mencionados; instrumentos de navegación; aparatos para revisar correo con estampillas; cajas registradoras; mecanismos para aparatos de previo pago; dictáfonos; marcadores de dobladillo; máquinas de votación; etiquetas electrónicas para mercancías; máquinas de selección de premios; aparatos e instrumentos de pesaje; 26 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00298 00 Demandante: BEACON PICTURES LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co medidas; tableros para anuncios electrónicos; aparatos de medición; aparatos e instrumentos ópticos; wafers [láminas de silicona]; circuitos integrados; pantallas fluorescentes; aparatos de control remoto; filamentos conductores de luces [fibras ópticas]; instalaciones eléctricas para el control remoto de operaciones industriales; pararrayos; electrolizadores; extintores; aparatos radiológicos para usos industriales; aparatos y equipos de socorro (salvamento); alarmas de silbato; gafas de sol; dibujos animados; clasificador de huevos a trasluz; silbatos para perro; imanes decorativos; cercas electrificadas; calcetines o medias con calefacción eléctrica.” Así mismo, “IBEACON” con certificado de registro número 491104 en la clase 35 del nomenclátor internacional identifica, “manejo de negocios; administración de negocios; servicios de consultoría de negocios; suministro de funciones de oficina; servicios de negocios, a saber, bases de datos computarizadas y administración de archivos; servicios de procesamiento de datos; servicios de agencia de publicidad; servicios de publicidad, mercadeo, y promoción; consultoría en publicidad y mercadeo; servicios de promoción de ventas; el reunir, para el beneficio de otros, una variedad de productos para revisión y compra; promoción de los productos y servicios de otros; llevar a cabo investigación de mercados; análisis de respuesta de publicidad e investigación de mercados: diseño, creación, preparación, producción, y diseminación de avisos publicitarios y material publicitario para otros; servicios de planeación de medios; administración de programas de lealtad para el consumidor arreglo y conducción de programas de recompensa de incentivos para promover la venta de productos y servicios; suministro de información de negocios para el consumidor, y comercial sobre redes de computador y redes de comunicación global; servicios de negocios, a saber, suministro de bases de datos de computador respecto a la compra y venta de una amplia variedad de productos y servicios de otros; 27 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00298 00 Demandante: BEACON PICTURES LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co servicios de tienda minorista en el campo de libros, revistas, publicaciones periódicas, boletines, periódicos y otras publicaciones sobre un amplio rango de temas de interés general, servicios de tienda minorista en el campo del entretenimiento de películas, programas de televisión, eventos deportivos, trabajos musicales, y trabajos de audio y audiovisuales: servicios de tienda minorista incluyendo computadores, productos electrónicos y de entretenimiento, aparatos de telecomunicaciones, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos digitales móviles manuales, y otros productos electrónicos para el consumidor, programas de computador o software, y accesorios, periféricos, y estuches para cargar dichos productos, demostraciones de productos proporcionados en tiendas; servicios de tienda minorista en el campo de libros, revistas, publicaciones periódicas, boletines, periódicos y otras publicaciones sobre un amplio rango de temas de interés general; servicios de tienda minorista en el campo del entretenimiento de películas, programas de televisión, eventos culturales, eventos deportivos, juegos electrónicos, aplicaciones de programas de computador o software, trabajos musicales, y trabajos de audio y audiovisuales; servicios de tienda minorista incluyendo computadores, productos electrónicos para el consumidor, aparatos de telecomunicaciones, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos digitales manuales, programas de computador o software y accesorios, periféricos, y estuches para cargar dichos productos; demostraciones de productos; servicios de suscripción, a saber, suministro de subscripciones a texto, datos, gráficos, imágenes, contenido de audio, contenido de video, publicaciones electrónicas, aplicaciones de programes de computador o software, juegos electrónicos, y otros contenidos multimedia, suministrados por medio del internet y otras redes electrónicas y de comunicaciones; arreglo y conducción de conferencias, espectáculos, y exhibiciones comerciales y de negocios; servicios de información, asesoría y consultoría relacionados con todos los anteriores.” 28 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00298 00 Demandante: BEACON PICTURES LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Finalmente, “IBEACON” con certificado de registro número 525995 en la clase 9 del nomenclátor internacional identifica, “ordenadores; hardware; hardware y software para buscar, transmitir, recibir, almacenar, acceder, encontrar, organizar y visualizar información sobre la localización geográfica, así como para suministrar contenido basado en la localización; aparatos de radio, radiotransmisores y radiorreceptores; aparatos de comunicación en red, a saber, transmisores y receptores de datos de red para enviar y recibir información de localización y suministro de contenidos basados en la localización; dispositivos de comunicación inalámbricos para la transmisión de voz, datos o imágenes; hardware para todos los productos antes mencionados.” Pues bien, de la comparación previa se advierte en primer lugar que existe coincidencia en cuanto a la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza; sin embargo, los productos amparados por cada uno de los confrontados responden a una naturaleza y finalidad distinta en cada caso, pues los del signo cuestionado se refieren a productos audiovisuales propios de la industria del entretenimiento, los cuales se producen con la intención de ofrecer al público consumidor un espacio de recreación en diferentes géneros de la cinematografía como comedia, drama, acción, aventuras o animación. Mientras tanto, las marcas cuestionadas que incluyen en su cobertura los productos comprendidos en la clase 9 internacional, identifican una amplia gama de bienes, dentro de los que se encuentran equipos tecnológicos con los cuales se desarrollan tareas de procesamiento de datos, programas de computador para múltiples usos, aparatos tecnológicos para distintos usos como medición, registro, pesaje, conducción de luz, y equipos de rescate y salvamento. 29 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00298 00 Demandante: BEACON PICTURES LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En cuanto al registro previo para los servicios comprendidos en la clase 35, se advierte que aquellos corresponden a la categoría de negocios y mercadeo, y buscan brindar asesoría, consultoría y apoyo en el ámbito de ventas, publicidad, análisis de información de clientes, entre otras necesidades de negocio.

Adicionalmente, la cobertura incluye servicios de tiendas minoristas de computadores, productos electrónicos, así como bienes de entretenimiento como películas y programas de televisión. En consecuencia, para esta Sala, pese a que el signo y las marcas pretenden identificar productos comprendidos en la clase 9 internacional, no concurre coincidencia en cuanto a la finalidad y naturaleza de estos.

Sin embargo, se advierte que los productos comparten canales de comercialización, particularmente en cuanto a tiendas minoristas se refiere, siendo altamente probable que, para la época de expedición de los actos acusados, existieran establecimientos de comercio donde se comercializaban tanto equipos tecnológicos para el procesamiento de datos y programas de computación, como los formatos físicos de películas, series de televisión y demás material de entretenimiento audiovisual.

Adicionalmente, la Sala observa que también se presenta una notable coincidencia en los canales de publicidad, en tanto que los productos y servicios comparados suelen publicitarse a través de televisión, diarios, radio volantes y vallas, así como internet. Por otra parte, se destaca la complementariedad entre los productos, pues el consumidor, al comprar el soporte físico de películas y demás material de entretenimiento audiovisual, esto es, en formato DVD, podría encontrarse en la necesidad de adquirir equipos tecnológicos para el procesamiento de los datos audiovisuales que pretende disfrutar, tales 30 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00298 00 Demandante: BEACON PICTURES LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co como computadoras y/o reproductores de video.

Además, también recurriría a los accesorios para lograr una mejor experiencia de entretenimiento como lo serían componentes y accesorios de audio. Finalmente, en términos de razonabilidad, la Sala encuentra que entre los servicios y productos confrontados es evidente que existiría una asociación en la mente del consumidor, ante la innegable similitud de las expresiones confrontadas, pues quien se dirige a una tienda minorista de computadores y demás aparatos de procesamientos de información, al encontrarse con el material de entretenimiento audiovisual del signo “BEACON”, consideraría fácilmente que entre los empresarios existe una vinculación comercial, o que se trata de una misma marca, lo que sin duda afectaría el ejercicio del derecho de libre elección del consumidor, y beneficiaría la actividad comercial de la demandante.

Por otra parte, en cuanto al supuesto de intercambiabilidad entre los productos y servicios, conviene reiterar que hay circunstancias de evidente similitud marcaria, como en el presente asunto, en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva, sin que se requiera de la concurrencia de todos para considerar que se cumple el mencionado fenómeno de la conexidad competitiva.

Dicho sea de paso, para la época en que se expidieron los actos administrativos demandados, era usual encontrar material audiovisual como películas y programas de televisión, incluidos en distintos equipos electrónicos particularmente computadoras de edición especial o promocional con contenido de entretenimiento preinstalado, o que se ofertan con suscripciones a plataformas de streaming.

De acuerdo con lo anterior, para esta Sala concurren suficientes criterios de conexidad competitiva, en la medida que los productos y servicios 31 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00298 00 Demandante: BEACON PICTURES LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co comparados, pues aquellos se dirigen al mismo sector de consumidores promedio, quienes buscan material de entretenimiento como películas y programas de televisión, para lo cual pueden requerir aparatos electrónicos de procesamientos de datos, y accesorios para mejor la reproducción de audio y video.

II.4.1.1.7. En consecuencia, la Sala encuentra cumplido el segundo presupuesto de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, por lo tanto, resulta razonable colegir que, al coexistir el signo y las marcas en el mercado, se generaría un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor, en la medida que converge una evidente similitud ortográfica y fonética en las expresiones que los conforman, así como una relación entre los productos y servicios identificados en cada caso.

En cuanto al riesgo de confusión y/o asociación el Tribunal comunitario ha señalado lo siguiente22: “[…] El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”. Así las cosas, la Sala colige que el signo cuestionado “BEACON” (nominativo) para identificar productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, invocada por la actora, pues resulta similarmente confundible con las marcas previas “IBEACON” (nominativa y mixta) para identificar 22 Proceso 70-IP-2008. 32 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00298 00 Demandante: BEACON PICTURES LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co productos y servicios comprendidos en las clases 9 y 35 del nomenclátor internacional, de manera que su coexistencia en el mercado generaría un riesgo de confusión y/o asociación en los consumidores.

Es por lo anterior que, en aplicación de los principios “prior tempore”, “potior iure e in dubio pro signo priori”, deben protegerse las marcas previamente registradas. Así, lo ha señalado el Tribunal comunitario, veamos23: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]”. (destacado de la Sala). Por lo anterior, se impone negar las pretensiones de la demanda y se mantendrá incólume la presunción de legalidad de los actos administrativos acusados a través de los cuales se negó el registro del signo como marca “BEACON” (nominativo) para identificar productos comprendidos en clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, en la medida que se encontró que aquellos observaron las normas comunitarias aplicables al asunto y acertaron al considerar la inviabilidad del registro como marca del signo cuestionado, pues aquel se halló incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

II.4.1.1.8. Finalmente, en cuanto al argumento de la actora según el cual entre aquella y la sociedad Apple INC existe un acuerdo de coexistencia respecto del signo “BEACON” y “IBEACON”, conviene señalar que esta 23 Proceso 59-IP-2001. 33 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00298 00 Demandante: BEACON PICTURES LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Corporación, de antaño24, se refirió a los acuerdos de coexistencia marcaria en relación con el análisis de registrabilidad que le corresponde adelantar a la oficina nacional de marcas, en el siguiente sentido: “[…] Ahora bien, al referirse el artículo 136 en su encabezamiento que “No podrán registrarse como marcas…”, significa que la Administración tiene la obligación legal de abstenerse o negar el registro de una marca que incurra en las circunstancias antes descritas (literales a), b), c), d) y demás contempladas en el artículo 136 de la Decisión 486), aún en el caso de que medie el consentimiento del titular del respectivo signo distintivo a través de un acuerdo de coexistencia, ante la ostensible confusión que le generaría al consumidor y a sus competidores.

Sobre este aspecto, se destacan las Interpretaciones Prejudiciales 17-IP-2005 y 50-IP-2001 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en las cuales se ha precisado lo siguiente: “Aunque esta clase de acuerdos resuelven el conflicto entre los titulares de los signos, para que sean válidos y eficaces deben proteger el interés de los consumidores, eliminando el riesgo de confusión, sólo de esta forma tendrán aceptación, previa a su registro, por parte de las Oficinas Nacionales Competentes”.

“No obstante estos acuerdos entre partes, la autoridad nacional competente deberá salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error. En este sentido la suscripción de acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaria, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular.

En el presente caso, si la autoridad administrativa o judicial consideran, con sujeción a los criterios señalados para la determinación de la confusión, que la coexistencia marcaria de los signos “ALLEGRA” y “ALLEGRAN” no salvaguardan el interés general, y, en consecuencia, el consumidor puede ser inducido a error, deberán decidir aquellas, que las marcas no pueden coexistir en el mercado […]”.

(destacado de la Sala). Siendo así, los argumentos de la actora relativos a la suscripción de un acuerdo de coexistencia entre aquella y el litisconsorte necesario, no es una circunstancia que conduzca automáticamente a la obtención del registro como marca del signo cuestionado “BEACON” (nominativo) para identificar productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación 24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de septiembre de 2019, C.P. Guillermo Vargas Ayala, radicado número 11001-03-24-000-2009- 00155-00, Actor: BAVARIA S.A. 34 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00298 00 Demandante: BEACON PICTURES LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Internacional de Niza, pues del análisis realizado por esta Sala fue posible concluir que el signo y las marcas previamente registradas poseen fuertes semejanzas ortográficas y fonéticas, además de una evidente relación entre los productos y los servicios que pretenden identificar, a partir de los cuales se generaría un riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, de tal manera que los eventuales acuerdos celebrados entre los titulares de los confrontados no garantizan en modo alguno la protección de los derechos de los consumidores, particularmente el ejercicio de la libre elección de los bienes y servicios que se encuentran en el comercio.

II.4.2. CONCLUSIÓN Así las cosas, el examen efectuado le permite concluir a la Sala que entre el signo y las marcas previas confrontados existen similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión y/o asociación en el consumidor, por lo tanto, se impone negar las pretensiones de nulidad de la demanda de la referencia. II.4.3. SOBRE COSTAS De conformidad con lo dispuesto en los artículos 188 del CPACA y el numeral 1 del artículo 365 del CGP, “Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso […]”.

Al respecto, el artículo 361 del CGP establece que las costas se integran por la totalidad de las expensas y gastos procesales, así como por las agencias en derecho, y solo habrá lugar a su imposición, de acuerdo con el numeral 8 del artículo 365 ibidem, “[…] cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”. 35 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00298 00 Demandante: BEACON PICTURES LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En este asunto, la demanda fue resuelta de manera desfavorable a quien lo formuló y, comoquiera que no está acreditada la causación de gastos procesales, la Sala no condenará en costas por dicho concepto.

Por otra parte, en cuanto a las agencias en derecho, revisado el expediente, se advierte la intervención de la autoridad demandada con la radicación de la contestación de la demanda, así como el memorial de alegatos de conclusión por parte de su apoderado debidamente facultado. Así las cosas, y en cumplimiento de lo previsto en el numeral 1° del artículo 366 del CGP, se condenará en costas a la sociedad Beacon Pictures LLC, por concepto de agencias en derecho, al pago de la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente.

Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 5 numeral 1) literal b), del Acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura PSAA16-10554 DE 2016 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”. II.4.4. SOBRE PODERES La Sala reconocerá como apoderado judicial de la parte demandada al abogado DIEGO ROMERO RIVERA para los efectos y en los términos del poder a él conferido obrante en el índice número 46 del expediente en SAMAI, de conformidad con el artículo 74 del Código General del Proceso.

Así mismo, se tendrá por debidamente presentada la renuncia al poder conferido al abogado DIEGO ROMERO RIVERA como apoderado judicial de la demandada, obrante en el índice número 48 del expediente en SAMAI, por encontrarse cumplidas las exigencias del artículo 76 del Código General del Proceso. Finalmente, reconocerá como apoderada judicial de la autoridad demandada a la abogada LEYDY NOHELIA CUBIDES VARGAS para los 36 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00298 00 Demandante: BEACON PICTURES LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co efectos y en los términos del poder a ella conferido obrante en el índice número 50 del expediente en SAMAI, de conformidad con el artículo 74 del Código General del Proceso.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda de la referencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la sociedad BEACON PICTURES LLC, por concepto de agencias en derecho, al pago de la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

CUARTO: RECONOCER como apoderado judicial de la parte demandada al abogado DIEGO ROMERO RIVERA para los efectos y en los términos del poder a él conferido obrante en el índice número 46 del expediente en SAMAI, de conformidad con el artículo 74 del Código General del Proceso.

QUINTO: TENER POR BIEN PRESENTADA la renuncia al poder conferido al abogado DIEGO ROMERO RIVERA como apoderado judicial de la demandada, obrante en el índice número 48 del expediente en SAMAI, por encontrarse cumplidas las exigencias del artículo 76 del Código General del Proceso. 37 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00298 00 Demandante: BEACON PICTURES LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEXTO: RECONOCER como apoderada judicial de la autoridad demandada a la abogada LEYDY NOHELIA CUBIDES VARGAS para los efectos y en los términos del poder a ella conferido obrante en el índice número 50 del expediente en SAMAI, de conformidad con el artículo 74 del Código General del Proceso.

SÉPTIMO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado Aclaración de voto CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.