11001032400020210008500 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00085-00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actor: JOSÉ IVÁN URREA ARISTIZÁBAL TESIS: EL SIGNO CUESTIONADO “ESTRELLA DE ORO” TIENE SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA Y CONCEPTUAL CON LAS MARCAS MIXTAS “HAZ DE OROS”, PREVIAMENTE REGISTRADAS A FAVOR DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO, EN CUANTO REPRODUCE TOTALMENTE LA PARTÍCULA “DE ORO”, ADEMÁS DE QUE PRESENTAN CONEXIÓN COMPETITIVA, RAZÓN POR LA CUAL NO PUEDEN COEXISTIR PACÍFICAMENTE EN EL MERCADO.

LAS PALABRAS “ORO” Y “ESTRELLA” SON DE USO COMÚN RESPECTO DE LOS PRODUCTOS AMPARADOS EN LAS CLASES 29 Y 30 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por el señor JOSÉ IVÁN URREA ARISTIZÁBAL, mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª.

Es nula la Resolución núm. 70272 de 3 de noviembre de 2020 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00085-00 Actor: JOSÉ IVÁN URREA ARISTIZÁBAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co expedida por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio1. 2ª.

Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de la Resolución en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder el registro como marca del signo mixto “ESTRELLA DE ORO”. 3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1.

El actor en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 6 de noviembre de 2019 presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “ESTRELLA DE ORO”, para distinguir productos de la Clase 302 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 1 En adelante SIC. 2 El referido signo se solicitó para distinguir los siguientes productos: “[…] Arroz; harinas; café; té; cacao; pastas alimenticias; pan; azúcar; miel; levadura; polvos de hornear; sal; especias; vinagres; salsas [condimentos]; condimentos […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00085-00 Actor: JOSÉ IVÁN URREA ARISTIZÁBAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2°: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, las sociedades HARINERA DEL VALLE S.A. y COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A.S. presentaron oposición, por cuanto el registro solicitado resultaba confundible con sus marcas mixtas “HAZ DE OROS” y “SALTIN NOEL”, previamente registradas a su favor en las clases 29 y 30; y 30, respectivamente, de la Clasificación Internacional de Niza. 3º: Que mediante la Resolución núm. 204535 de 12 de mayo de 2020, el director de Signos Distintivos de la SIC declaró infundadas las oposiciones interpuestas y, en consecuencia, concedió el registro como marca del signo mixto “ESTRELLA DE ORO”, para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del actor. 4º: Que contra el citado acto administrativo la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A., interpuso recurso de apelación, siendo resuelto por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la SIC, a través de la Resolución núm. 70272 de 3 de noviembre de 2020, que revocó la decisión inicial y, en su lugar, declaró fundada la oposición interpuesta por dicha sociedad y denegó el registro como marca del 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00085-00 Actor: JOSÉ IVÁN URREA ARISTIZÁBAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co signo mixto “ESTRELLA DE ORO”, para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir la Resolución acusada violó el artículo 136, literal a) y h), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20004; y 58 y 61 de la Constitución Política, por cuanto pasó por alto que el signo solicitado no es similarmente confundible con las marcas previamente registradas “HAZ DE OROS”.

Adujo que desde el punto de vista ortográfico se presentan diferencias sustanciales entre las expresiones enfrentadas, habida cuenta que el signo solicitado cuenta con elementos diferenciadores que hacen parte integral de su elemento nominativo, por lo que no basta afirmar que por solo contener una fracción de las marcas previamente registradas sean semejantes.

Explicó que las expresiones “ESTRELLA DE ORO” y “HAZ DE OROS” cuentan con diferente longitud (9 y 13 letras), secuencia vocálica (“E- E-E-A-E-O-O” y “A-E-O-O”), diferentes raíces (“ESTRE” y “HAZ”) y terminaciones (“O” y “OS”), lo que demuestra que la expresión 4 En adelante Decisión 486. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00085-00 Actor: JOSÉ IVÁN URREA ARISTIZÁBAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co solicitada no es capaz de llevar a un riesgo de confusión o de asociación respecto de las marcas previamente registradas.

Indicó que si bien es cierto que dichas expresiones comparten la expresión “ORO”, también lo es que dicho elemento no debe comportar un impedimento para que los mismos coexistan en el mercado, máxime si se tiene en cuenta que existen varios registros a nombre de diferentes titulares que contienen la partícula “ORO” para productos alimenticios.

Mencionó que tampoco existen semejanzas desde el punto de vista fonético, dadas las diferencias presentadas en la disposición de la sílaba tónica y secuencias de letras de las expresiones enfrentadas. Manifestó que desde el punto de vista ideológico o conceptual las expresiones objeto de controversia evocan conceptos totalmente diferentes pues, por un lado, la palabra “ESTRELLA”, contenida en el signo solicitado, significa “[…] Cada uno de los cuerpos celestes que brillan en la noche, excepto la Luna […]”; y, por el otro, “HAZ”, que hace parte de las previamente registradas, es definida como “[…] Conjunto de rectas que pasan por un punto, o de planos que concurren en una misma recta […]”. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00085-00 Actor: JOSÉ IVÁN URREA ARISTIZÁBAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Reiteró que la palabra “ORO” es débil, laudatoria y de uso común respecto de los productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, puesto que existen múltiples registros que la contienen.

Sostuvo que no es dable concluir que el signo “ESTRELLA DE ORO” se constituya en una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de las marcas previamente registradas “HAZ DE OROS”, pues, aunque existe una similitud sobre el uso de las expresiones “DE ORO”, es predicable de esta partícula un carácter débil por su naturaleza evocativa, laudatoria y de uso común, convirtiéndose en inapropiable y, por tanto, no susceptible de apropiación. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1.

La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora por carecer de apoyo jurídico. Para el efecto, adujo que el fundamento legal del acto administrativo acusado se ajustaba plenamente a derecho y según lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00085-00 Actor: JOSÉ IVÁN URREA ARISTIZÁBAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adujo que las expresiones enfrentadas son similarmente confundibles, máxime si se tiene en cuenta que el signo solicitado reproduce parcialmente las marcas previamente registradas; asimismo evocan la misma idea, esto es, cuerpos luminosos de color o amarillo brillante.

Indicó que existe conexidad competitiva entre las expresiones enfrentadas, por cuanto hay un grado de restitución entre las harinas reivindicadas entre el signo solicitado y la harina de trigo que ampara la marca notoria “HAZ DE OROS”. Manifestó que la marca “HAZ DE OROS”, en Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, se consideró notoria hasta el 31 de diciembre de 2017, por lo que teniendo en cuenta que la solicitud de registro objeto de controversia se realizó el 6 de noviembre de 2019, se consideran épocas cercanas y la notoriedad no se encuentra mermada o diluida en el tiempo, situación que no fue refutada en sede administrativa ni en el presente proceso.

II.-2. La sociedad HARINERA DEL VALLE S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00085-00 Actor: JOSÉ IVÁN URREA ARISTIZÁBAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adujo que el signo solicitado desde el punto de vista ortográfico reproduce el elemento predominante de sus marcas mixtas “HAZ DE OROS”, esto es, la partícula “ORO”, así también contiene iguales colores, por lo que es dable para el público consumidor arribar a la conclusión que provienen de un mismo productor.

Aseguró que los productos que identifican las marcas enfrentadas se encuentran en igual Clase de la Clasificación Internacional de Niza, maneja iguales canales de comercialización, medios de publicidad, mismo género de productos y finalidad. Sostuvo que en el caso sub examine debe protegerse la expresión “HAZ DE OROS”, teniendo en cuenta su notoriedad y prestigio en el mercado, lo cual ha sido reconocido por la SIC mediante actos administrativos.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 17 de junio de 2022, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182ª de la Ley 1437 de 18 de enero de 20115, adicionado por el artículo 42 de la 5 CPACA. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00085-00 Actor: JOSÉ IVÁN URREA ARISTIZÁBAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ley 2080 de 29 de enero de 20216, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y las contestaciones de la misma, consiste en determinar si la Resolución núm. 70272 de 3 de noviembre de 2020, mediante la cual la SIC denegó el registro como marca del signo mixto “ESTRELLA DE ORO”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran o no lo previsto en los artículos 136, literales a) y h), de la Decisión 486; y 58 y 61 de la Constitución Política. 6 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00085-00 Actor: JOSÉ IVÁN URREA ARISTIZÁBAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Las partes no manifestaron tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados con la demanda y las contestaciones de ésta. Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. El actor insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, señaló que no puede pretender el tercero con interés directo en las resultas del proceso apropiarse de la expresión “ORO”, por cuanto es de uso común y débil respecto de los productos de las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Aseguró que desde el punto de vista gráfico las expresiones enfrentadas no son confundibles o asociables. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00085-00 Actor: JOSÉ IVÁN URREA ARISTIZÁBAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.-2. La parte demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y, además, señaló que las expresiones analizadas son similarmente confundibles, por cuanto al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, máxime si se tiene en cuenta que el signo solicitado reproduce parcialmente las marcas previamente registradas.

IV.-3. La sociedad HARINERA DEL VALLE S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Sostuvo que las expresiones enfrentadas utilizan iguales colores en la composición de sus conjuntos gráficos; asimismo, la partícula “ORO”, en el signo solicitado, está dispuesta en la misma posición que es utilizada por las marcas previamente registradas.

Indicó que los productos que identifican las expresiones enfrentadas amparan productos de igual naturaleza, por lo que el alto riesgo de confusión y/o asociación es evidente. IV.-4. En esta etapa procesal, el Agente del Ministerio Público guardó silencio. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00085-00 Actor: JOSÉ IVÁN URREA ARISTIZÁBAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dio respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, en los siguientes términos7: “[…]

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020210008500 constituyen un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 350- IP-2022 y 153-IP-2022, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5146 de 13 de marzo de 2023 y 5187 de 22 de mayo de 2023.

TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: Disponer el archivo del expediente […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante el acto administrativo acusado, esto es, la Resolución núm. 70272 de 3 de noviembre de 2020, denegó el registro como 7 Proceso 249-IP-2022. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00085-00 Actor: JOSÉ IVÁN URREA ARISTIZÁBAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marca del signo mixto “ESTRELLA DE ORO”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar que resultaba similarmente confundible con las marcas mixtas previamente registradas, “HAZ DE OROS”, que amparan productos en las clases 29 y 30; y que entre los productos que distinguían, existe conexidad competitiva.

A juicio de la demandante, la SIC pasó por alto que el signo solicitado no es similarmente confundible con las marcas previamente registradas “HAZ DE OROS”. Explicó que las expresiones “ESTRELLA DE ORO” y “HAZ DE OROS” cuentan con diferente longitud (9 y 13 letras), secuencia vocálica (“E- E-E-A-E-O-O” y “A-E-O-O”), diferentes raíces (“ESTRE” y “HAZ”) y terminaciones (“O” y “OS”), lo que demuestra que la expresión solicitada no es capaz de llevar a un riesgo de confusión o de asociación respecto de las marcas previamente registradas.

Indicó que si bien es cierto que dichas expresiones comparten la expresión “ORO”, también lo es que dicho elemento no debe comportar un impedimento para que los mismos coexistan en el mercado, máxime si se tiene en cuenta que existen varios registros a 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00085-00 Actor: JOSÉ IVÁN URREA ARISTIZÁBAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co nombre de diferentes titulares que contienen la partícula “ORO” para productos alimenticios.

Por su parte, la SIC señaló que las expresiones enfrentadas son similarmente confundibles, máxime si se tiene en cuenta que el signo solicitado reproduce parcialmente las marcas previamente registradas; asimismo, evocan la misma idea, esto es, cuerpos luminosos de color o amarillo brillante. Señaló que existe conexidad competitiva entre las expresiones enfrentadas, por cuanto existe un grado de restitución entre las harinas reivindicadas, entre el signo solicitado y la harina de trigo que ampara la marca notoria “HAZ DE OROS”.

El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 265-IP-2022, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios contenidos en las interpretaciones prejudiciales núms. 350-IP-20228 y 153-IP-20229, en las que se interpretó el artículo 136, literales a) y h), de la Decisión 486.

Así las cosas, el texto de la norma aludida es el siguiente: 8 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5146 de 13 de marzo de 2023. 9 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5187 de 22 de mayo de 2023. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00085-00 Actor: JOSÉ IVÁN URREA ARISTIZÁBAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Decisión 486.

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las expresiones en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en los referidos pronunciamientos comunitarios10, así: “[…] 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. 10 350-IP-2022 y 153-IP-2022. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00085-00 Actor: JOSÉ IVÁN URREA ARISTIZÁBAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y las marcas en conflicto, así: SIGNO MIXTO CUESTIONADO11 MARCAS MIXTAS PREVIAMENTE REGISTRADAS12 Como en el presente caso se va a cotejar un signo mixto, “ESTRELLA DE ORO”, como lo es el cuestionado, a nombre del 11 Índice 2 del expediente digital agregado al Sistema SAMAI. 12 Índice 2 del expediente digital agregado al Sistema SAMAI. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00085-00 Actor: JOSÉ IVÁN URREA ARISTIZÁBAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co actor, con unas marcas mixtas, “HAZ DE OROS”, previamente registradas por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en éstos, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las expresiones mixtas enfrentadas, no así las gráficas que las acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. Cabe precisar que los referidos pronunciamientos comunitarios enfatizan en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo deberá realizarse, de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00085-00 Actor: JOSÉ IVÁN URREA ARISTIZÁBAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.

Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00085-00 Actor: JOSÉ IVÁN URREA ARISTIZÁBAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél. A efectos de evaluar la similitud entre signos y marcas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en las precitadas interpretaciones prejudiciales.

“[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00085-00 Actor: JOSÉ IVÁN URREA ARISTIZÁBAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, según la parte demandada la partícula “ORO”, que conforma las expresiones enfrentadas, es de uso común para amparar productos en las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que es inapropiable de manera exclusiva.

Es del caso señalar que tal como se indicó en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso núm. 398-IP-2019, el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común. Así, lo expresó: “[…] 4. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […] 4.2.

Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 4.4.

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00085-00 Actor: JOSÉ IVÁN URREA ARISTIZÁBAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 4.8.

No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 4.11.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]”.

Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto.

Al efecto, el Tribunal precisó: 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00085-00 Actor: JOSÉ IVÁN URREA ARISTIZÁBAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Sobre este asunto, la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. En el caso sub examine, se evidenció que en la página web de la entidad demandada13, a la fecha de expedición del acto administrativo acusado, se encontraban registradas las siguientes marcas en las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, que contenían la expresión “ORO”: 13 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 4 de septiembre de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00085-00 Actor: JOSÉ IVÁN URREA ARISTIZÁBAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.- Clase 29: MARCA NÚMERO DE REGISTRO TITULAR SELLO DE ORO (Mixta) 336442 ALICORP S.A.A. ORO LIQUIDO (Nominativa) 364482 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CASA IBAÑEZ ESPAÑA S.A. VILLA DE ORO (Nominativa) 381484 DIEZ EQUIS S.A. RIO DE ORO (mixta) 391354 DUQUESA S.A..- Clase 30: SIGNO NÚMERO DE REGISTRO TITULAR MEDALLA DE ORO (Nominativa) 404215 OLIMPICA S.A. ORO DE ESPAÑA (nominativa) 456511 JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ BELDRÓN ARROZ ORO (mixta) 469468 COAGRONORTE LTDA. SUPREMA DE ORO (mixta) 355257 INDUSTRIA DE HARINAS TULUA S.A.S. PAN DE ORO (nominativa) 354466 TEAM FOODS COLOMBIA S.A. Lo anterior, pone de manifiesto que la expresión “ORO” es de uso común y débil, respecto de los productos de las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00085-00 Actor: JOSÉ IVÁN URREA ARISTIZÁBAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Igualmente, ocurre con la partícula “ESTRELLA” que hace parte del signo solicitado, pues se advirtió que en la página web de la entidad demandada14 figuraban las siguientes marcas, a la fecha de la expedición del acto administrativo acusado, registradas en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza que contienen tal expresión: MARCA NÚMERO DE REGISTRO TITULAR LA FAMILIA DE LA ESTRELLA AMARILLA (Nominativa) 517606 COMPAÑIA DE GALLETAS NOEL S.A.S. LAS DE LA ESTRELLA AMARILLA (Nominativa) 536034 COMPAÑIA DE GALLETAS NOEL S.A.S. ESTRELLA DEL MONTE (Mixta) 547218 HOTEL ESTRELLA DEL MONTE S.A.S. ESTRELLA DEL NORTE (mixta) 222850 HARINERA PARDO S.A. Ahora, la jurisprudencia de esta Sección ha señalado que las palabras o expresiones de uso común para una clase pueden serlo también para otra, si se verifica la existencia de una relación o conexión competitiva entre los productos o servicios que identifica cada una de ellas. 14 www.sipi.gov.co.

Por ende, en la evaluación de si una expresión es o no de uso común, es necesario considerar tanto los productos identificados con el signo como aquellos con los que presente conexidad competitiva. Sobre el particular, en sentencia de 13 de agosto de 202016, se dijo: “[…] 56. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina también ha precisado que el término que sea de uso común para una clase de la Clasificación Internacional de Niza, puede no serlo para otra, toda vez que, por regla general, las palabras de uso común lo son respecto de los productos o servicios de la clase de la Clasificación Internacional de Niza que el signo pretende identificar. 57.

No obstante lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido de manera reiterada que el término o expresión que es de uso común para una clase puede serlo para otra siempre y cuando exista una 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia 29 de octubre de 2020, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 2009-00426-00. 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Sentencia de trece (13) de agosto de dos mil veinte (2020), C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001- 03-24-000-2015-00348-00. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00085-00 Actor: JOSÉ IVÁN URREA ARISTIZÁBAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co estrecha relación o conexión competitiva entre los productos o servicios que identifica cada una de las clases. […]” (Resaltado fuera de texto).

De conformidad con la regla jurisprudencial citada, corresponde entonces evaluar si la expresión “ESTRELLA”, que hace parte del signo solicitado, “ESTRELLA DE ORO”, es de uso común en productos de otra Clase que tenga conexidad competitiva con la Clase 30, para la cual fue deprecado inicialmente el signo. En ese sentido, la Sala observa que los productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza presentan conexidad competitiva con aquellos de la Clase 2917, puesto que ambos pertenecen al mismo género (productos alimenticios), tienen una misma finalidad (alimentar), son complementarios y suelen expenderse en los mismos establecimientos, porque generalmente se venden en supermercados, tiendas o almacenes de grandes superficies.

Lo anterior pone de manifiesto que la partícula “ESTRELLA” es una expresión de uso común y débil respecto de los productos de las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 17 “[…] Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche, quesos, mantequilla, yogur y otros productos lácteos; aceites y grasas para uso alimenticio […]” 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00085-00 Actor: JOSÉ IVÁN URREA ARISTIZÁBAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al ser una partícula de uso común no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando la misma contenga palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva.

Sobre el particular, el Tribunal precisó: “[…] 3.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca […]” (Resaltado fuera de texto) Por todo lo anterior, la Sala considera que la partícula “ESTRELLA” debe ser excluida del cotejo marcario, comoquiera que es un término de uso común para distinguir productos comprendidos en las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

En ese sentido, al ser “ORO” y “ESTRELLA”, partículas de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, que el vocablo usual puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00085-00 Actor: JOSÉ IVÁN URREA ARISTIZÁBAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva.

Sobre el particular, el Tribunal ha precisado lo siguiente18: “[…] 3.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca […]”. (Resaltado fuera de texto) Por lo tanto, los titulares de las marcas con elementos de uso común, como en este caso, “ORO” y “ESTRELLA”, no pueden impedir la inclusión de dichas partículas o palabras en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre unos elementos de uso general19.

Sin embargo, respecto de la partícula “ORO”, que hace parte de las expresiones enfrentadas registradas, se advierte que si bien es 18 Interpretación Prejudicial 318-IP-2019. 19 Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00023-00, C.P. María Elizabeth García González, que ahora se prohíja. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00085-00 Actor: JOSÉ IVÁN URREA ARISTIZÁBAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cierto que no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo, dado que no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, también lo es que respecto del signo cuestionado, éste se reduce de tal manera que resultaría imposible hacer una comparación, razón por la cual, en este caso, deberá realizarse un análisis en conjunto respecto del signo y marca enfrentados.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la expresión “ORO”, a pesar de ser de uso común, es arbitraria respecto de los productos comprendidos en las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza y, por lo tanto, es la que tiene mayor fuerza distintiva dentro de los conjuntos marcarios enfrentados, de manera que la Sala considera que ésta debe mantenerse dentro del cotejo20, no así la partícula “ESTRELLA”, que resulta ser de uso común respecto de los artículos de dichas clases, por lo que sí procede su exclusión, como se había indicado anteriormente21. 20 Criterio reiterado por la Sala en sentencia de 26 de octubre de 2023, expediente identificado con el número único de radicación 2016-00538-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 21 Al respecto, la Sala pone de presente que si en gracia de discusión se aceptara que no es procedente realizar la exclusión de la partícula “ESTRELLA”, debido a que resultaría imposible realizar el cotejo, se considera que ello en nada afectaría el cotejo, comoquiera que el intercambio de la partícula “HAZ” por “ESTRELLA”, en el signo cuestionado, no resulta suficiente para diferenciar el signo y marcas enfrentados, habida cuenta que subsiste la reproducción del término “DE ORO”, el cual resulta preponderante en las expresiones objeto de controversia. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00085-00 Actor: JOSÉ IVÁN URREA ARISTIZÁBAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias del signo y las marcas en controversia, esto es, “DE ORO” y “HAZ DE OROS”, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que entre el signo solicitado “DE ORO” y las marcas previamente registradas “HAZ DE OROS”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión “DE ORO”, contenida en las marcas previamente registradas, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión y que la única diferencia radica en la supresión del vocablo “HAZ” y la letra “S”, en el inicio y terminación del signo solicitado, el cual no goza de la suficiente distintividad y no contribuye a diferenciarlo de las marcas previamente registradas “HAZ DE OROS”.

Al respecto, se precisa que si bien el signo cuestionado suprime el vocablo “HAZ” y la letra “S”, ello no desvirtúa el riesgo de confusión en el presente caso teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión que reproduce por completo de las marcas 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00085-00 Actor: JOSÉ IVÁN URREA ARISTIZÁBAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co previamente registradas, esto es, en “HAZ DE OROS”, lo que lleva a que el signo solicitado “DE ORO” no sea suficientemente distintivo y diferente a las marcas previamente registradas22.

Cabe señalar que la Sala, en sentencia de 9 de julio de 202023, fijó como regla que en los casos en los cuales un signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas, toda vez que de no cumplirse dicho requisito no procede su registro, habida cuenta que no se eliminaría 22 Sobre este punto en particular, vale la pena traer a colación la sentencia de 11 de noviembre de 2021, proferida dentro del expediente identificado con el número único de radicación 2009-00226-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, en la que se sostuvo: “[…] Así las cosas, respecto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado, “TWIST COLANTA”, y las marcas previamente registradas “TWIST”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión “TWIST”, contenida en las marcas previamente registradas, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión; y que la única diferencia radica en la inclusión de la partícula “COLANTA” en el signo cuestionado, el cual no goza de la suficiente distintividad y no contribuye a diferenciarlo de las marcas previamente registradas, “TWIST”.

De igual manera ocurre frente a las marcas previamente registradas “TWIST FROST” y “FRUTTY TWIST”, puesto que el signo cuestionado “TWIST COLANTA” reproduce totalmente la expresión “TWIST”, contenida también en las marcas previamente registradas. Al respecto, se precisa que si bien es cierto que el signo cuestionado está compuesto por dos palabras “TWIST” y “COLANTA”, también lo es que ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión que reproduce por completo de las marcas previamente registradas, esto es, en “TWIST”, lo que lleva a que el signo solicitado “TWIST COLANTA” no sea suficientemente distintivo y diferente al previamente registrado. […] Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación “TWIST”, siendo este el elemento principal del signo cuestionado “TWIST COLANTA”; y aunque el signo solicitado tiene otra expresión (“COLANTA”), la palabra de mayor fuerza en el conjunto marcario es “TWIST” […]”.

(Destacado fuera de texto). 23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2011-00278-00. Criterio reiterado en sentencia de 18 de ese mes y año, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2009-00118-00. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00085-00 Actor: JOSÉ IVÁN URREA ARISTIZÁBAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial.

En efecto, así lo indicó: “[…] 57. Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.

De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial […]”. Por tanto, la Sala estima que, en el caso bajo examen, el signo cuestionado “DE ORO” no cuenta con elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora que permita otorgarle suficiente distintividad para diferenciarlo de las marcas previamente registradas, “HAZ DE OROS”.

Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación “DE ORO”, siendo este el elemento principal del signo cuestionado “DE ORO” y las marcas previamente registradas “HAZ DE OROS”; y aunque estas últimas tienen en su 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00085-00 Actor: JOSÉ IVÁN URREA ARISTIZÁBAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conjunto otro vocablo y una letra (“HAZ” y “S”), la partícula de mayor fuerza en el conjunto marcario es “DE ORO”.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal semejanza: DE ORO - HAZ DE OROS - DE ORO - HAZ DE OROS - DE ORO - HAZ DE OROS DE ORO - HAZ DE OROS - DE ORO - HAZ DE OROS - DE ORO - HAZ DE OROS DE ORO - HAZ DE OROS - DE ORO - HAZ DE OROS - DE ORO - HAZ DE OROS DE ORO - HAZ DE OROS - DE ORO - HAZ DE OROS - DE ORO - HAZ DE OROS En cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que la palabra “ORO” / “OROS” que conforman el signo cuestionado y que hace parte de las marcas previamente registradas, según el Diccionario de la Real Academia24 significa: “[…] 1. m. Elemento químico metálico, de núm. atóm. 79, de color amarillo brillante, el más dúctil y maleable de los metales, muy buen conductor del calor y la electricidad, escaso en la corteza terrestre, donde se encuentra nativo y muy disperso, y que se usa en joyería, en la fabricación de monedas y, aleado con platino o paladio, en odontología. (Símb.

Au) […]”. Por su parte, la partícula “HAZ”, presente en las marcas previamente registradas, de conformidad con el Diccionario de la 24 Consultado el 4 de septiembre de 2024, https://dle.rae.es/oro 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00085-00 Actor: JOSÉ IVÁN URREA ARISTIZÁBAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Real Academia25, significa: “[…] 1. m. Atado de mieses, lino, hierba, leña o cosas semejantes […].

Respecto del vocablo “DE”, que hace parte del signo solicitado y de las marcas previamente registradas, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia26, significa: “[…] 1. prep. Denota posesión o pertenencia. La casa de mi padre. La paciencia de Job […]. De lo anterior, se advierte que también se presentan semejanzas conceptuales en ambas expresiones al hacer referencia a un elemento químico, esto es, el oro; y que la palabra “HAZ”, presente en las marcas opositoras, únicamente agrega la idea de que dicho material se encuentra atado.

En este orden de ideas, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas ortográficas, fonéticas y conceptuales entre el signo cuestionado y las marcas previamente registradas existe riesgo de confusión directa. 25 Consultado el 4 de septiembre de 2024, https://dle.rae.es/haz 26 Consultado el 4 de septiembre de 2024, https://dle.rae.es/de 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00085-00 Actor: JOSÉ IVÁN URREA ARISTIZÁBAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una marca registrada por un tercero. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva.

Tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201827 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios. 27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00314-00. 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00085-00 Actor: JOSÉ IVÁN URREA ARISTIZÁBAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.

Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know- how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.

En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”. 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00085-00 Actor: JOSÉ IVÁN URREA ARISTIZÁBAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.

En el caso sub examine, el signo cuestionado, “ESTRELLA DE ORO”, fue solicitado por el actor para amparar los siguientes productos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Arroz; harinas; café; té; cacao; pastas alimenticias; pan; azúcar; miel; levadura; polvos de hornear; sal; especias; vinagres; salsas; condimentos […]”.

Por su parte, las marcas mixtas “HAZ DE OROS”, previamente registradas a favor de la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, distingue los siguientes productos en las clases 29 y 30 ibidem, estos son:.- Clase 29: “[…] Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00085-00 Actor: JOSÉ IVÁN URREA ARISTIZÁBAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mermeladas, compotas huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles […]”..- Clase 30: “[…] Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas y mermeladas; huevos, leche y otros productos lácteos; aceites y grasas comestibles; conservas, encurtidos; sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para hacer subir la masa; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas; especias; hielo […]”.

De acuerdo con lo anterior, no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los productos que reivindica el signo cuestionado y aquellos que distinguen las marcas previamente registradas en las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, además que pertenecen a una misma Clase del nomenclátor, esto es, Clase 30 y, por lo tanto, productos coincidentes, pueden compartir los mismos canales de comercialización y de publicidad, debido a que se promocionan por los mismos medios: folletos, prensa y revistas especializadas; suelen expenderse en los mismos establecimientos, esto es, supermercados y tiendas; poseen el mismo 39 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00085-00 Actor: JOSÉ IVÁN URREA ARISTIZÁBAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co género (productos alimenticios); tienen la misma finalidad, es decir, alimentar a los seres vivos; y sus consumidores podrían asumir que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza del signo y marcas enfrentadas.

Así las cosas, al existir semejanza entre las expresiones confrontadas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que las mismas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del demandante, en caso de registrar su signo. Ello, teniendo en cuenta que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso se señaló lo siguiente: “[…] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […]”.

En virtud de lo anterior, es evidente que también existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las significativas similitudes antes 40 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00085-00 Actor: JOSÉ IVÁN URREA ARISTIZÁBAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co anotadas, lo que daría lugar a que el consumidor en mención creyera que los productos que distinguen las expresiones enfrentadas provienen del mismo titular.

Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor podría pensar erróneamente que los productos identificados con tales expresiones son productores relacionados económicamente. Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 201528, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor 28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2008-00065-00. 41 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00085-00 Actor: JOSÉ IVÁN URREA ARISTIZÁBAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.

(Proceso 70- IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). (…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Por tal razón, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, deben protegerse las marcas mixtas previamente registradas, “HAZ DE OROS”. Así lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales29: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]”. 29 Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001. 42 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00085-00 Actor: JOSÉ IVÁN URREA ARISTIZÁBAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, al existir semejanza entre el signo y las marcas cotejados y, además, conexidad competitiva entre los productos amparados por ellos, la Sala considera que se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

Por último, el tercero con interés directo en las resultas del proceso alegó que su marca “HAZ DE OROS” es notoriamente conocida y que, por lo tanto, su protección debe ser especial. En relación con las marcas notorias y su protección, es del caso traer a colación la sentencia de 22 de mayo de 201430, en la que se precisó, con fundamento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: “[…] Con relación a la notoriedad de las marcas y su prueba, el mismo Tribunal de Justicia precisó: “El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.

El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con base en que según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una 30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020080005300. 43 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00085-00 Actor: JOSÉ IVÁN URREA ARISTIZÁBAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

(Las negrillas y subrayas fuera de texto) En consecuencia, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba […].” (Resaltado fuera de texto). También resulta pertinente traer a colación la interpretación prejudicial 43-IP-2012 que, respecto de las marcas notorias, precisó: 44 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00085-00 Actor: JOSÉ IVÁN URREA ARISTIZÁBAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquélla difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios.

La notoriedad de un signo radica en que sea conocido, difundido y aceptado por una comunidad que pertenece a un mismo grupo de usuarios sobre los bienes o servicios que comúnmente suelen utilizar. La característica que tiene un signo notorio es que sea protegido de manera especial y mejor apreciada con relación a los demás signos, pues de su misma cualidad de ‘notorio’ es que se reafirma su presencia ante el público consumidor. […] Asimismo, el artículo 136, literal h), prohíbe el registro como marca de aquellos signos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción, transliteración o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido, independientemente de los productos o servicios que éste distinga, siempre que su uso sea susceptible de causar riesgo de confusión o asociación con ese tercero o con sus productos o servicios, se perciba un aprovechamiento injusto del prestigio del signo, o la dilución de la fuerza distintiva del mismo, o de su valor comercial o publicitario.

Como señalamos, estas prohibiciones serán aplicables, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. […] La característica que tiene una marca notoria es que está protegida de manera especial con relación a las demás marcas, pues es de su misma cualidad de notoriedad que se reafirma su presencia ante el público consumidor.

Dicha protección especial también rompe el principio de especialidad de clases, y en este sentido, extiende su protección a los productos o servicios, con independencia de la clase a la cual pertenezcan, yendo más allá de las pautas generales para el establecimiento de conexión competitiva entre los productos/servicios de los signos sub litis.

Así, el 45 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00085-00 Actor: JOSÉ IVÁN URREA ARISTIZÁBAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co interés de la norma es el de prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

El rompimiento del principio de especialidad deberá ser considerada de manera absoluta, es decir, como una excepción a la regla de especialidad; en este sentido, el análisis de confundibilidad estará basado únicamente en la similitud de los signos, independientemente de los productos o servicios que éstos distingan, o a la clase a la que pertenezcan.

De otro lado, corresponde entonces, a la Autoridad Nacional Competente o al Juez, en su caso, establecer, con base en las probanzas aportadas por quien plantea el reconocimiento de la notoriedad y por ende la protección especial que de ella se deriva, si una marca tiene o no esos atributos; siendo, la carga de la prueba de notoriedad a quien la alegue. […] El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria.

En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros. Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.

Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. […] 46 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00085-00 Actor: JOSÉ IVÁN URREA ARISTIZÁBAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La finalidad de dicha disposición, es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países.

Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina […]”. (Destacado fuera de texto). Al respecto, la Sala pone de presente que, como bien lo alegó la entidad demandada en su escrito de contestación de la demanda, el actor no debatió la valoración probatoria efectuada durante el trámite administrativo por la SIC ni el estatus de notoriedad de la marca opositora “HAZ DE OROS” para productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, razón por la cual se tendrá como un hecho cierto31.

Lo anterior, para la Sala, permite concluir que la marca “HAZ DE OROS”, del tercero con interés directo en las resultas del proceso, al ser considerada como notoriamente conocida, debe gozar de una protección especial respecto a las marcas comunes sin importar la clase de producto o servicio de que se trate, que el signo solicitante 31 Criterio reiterado por la Sala en sentencia de 25 de julio de 2024, expediente identificado con el número único de radicación 2020.00452.00, C.P Nubia Margoth Peña Garzón. 47 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00085-00 Actor: JOSÉ IVÁN URREA ARISTIZÁBAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pretenda distinguir en el mercado y el territorio en que haya sido registrado.

En ese sentido, si se permite la coexistencia del signo cuestionado con la marca notoriamente conocida del tercero con interés directo en las resultas del proceso, sí puede llegarse a generar un riesgo de confusión o de asociación, así como la dilución de su fuerza distintiva o a deteriorar sus valores comerciales y publicitarios32, máxime si se tiene en cuenta las semejanzas presentadas entre éstas y la conexidad competitiva que se presenta entre sus productos, de manera que no podría accederse al registro como marca del signo cuestionado “ESTRELLA DE ORO”.

En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violó la norma alegada como vulnerada por el actor; y que le asistió razón a la SIC al denegar el registro como marca del signo mixto “ESTRELLA DE ORO”, para amparar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan al acto administrativo acusado, el cual está acorde con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en el que se 32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 29 de abril de 2015, C.P. Guillermo Vargas Ayala, núm. único de radicación 2008-00383-00. 48 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00085-00 Actor: JOSÉ IVÁN URREA ARISTIZÁBAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que en ella se adoptó, razón por la que tampoco se evidencia transgresión alguna de los artículos 58 y 61 de la Constitución Política.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. 49 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00085-00 Actor: JOSÉ IVÁN URREA ARISTIZÁBAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 12 de septiembre de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.