Radicación: 11001-03-24-000-2010-00101-00 Demandante: José del Carmen Albarracín Silva 1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023) Referencia: Nulidad Relativa Radicación: 11001-03-24-000-2010-00101-00 Demandante: José del Carmen Albarracín Silva Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero Interesado: Biochem Farmacéutica de Colombia S.A. Tema: Aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión sobre la anulación de un registro, cuando al momento de resolver el litigio ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide en única instancia la demanda presentada por José del Carmen Albarracín Silva en ejercicio de la acción de nulidad relativa establecida en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 en contra de la resolución 19201 de 12 de junio de 2008, mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta “NOXPIRIN DESC”, solicitada por la sociedad Biochem Farmacéutica de Colombia S.A., para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza dictada por la SIC.

I.- ANTECEDENTES 1. La demanda El demandante, a través de apoderado, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa establecida en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: Radicación: 11001-03-24-000-2010-00101-00 Demandante: José del Carmen Albarracín Silva 2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.1.

Pretensiones “Que declare la nulidad de la resolución 19201 del 12 de junio de 2008, por medio de la cual se concedió el registro de la marca NOXPIRIN DESC (mixta), a favor de la sociedad BIOCHEM FARMACÉUTICA COLOMBIA S.A. para identificar productos de la clase 5 internacional, por violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que como consecuencia de cualquiera de las peticiones anteriores, ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, cancelar el registro de la marca NOXPIRIN DESC (mixta), solicitada por BIOCHEM FARMACÉUTICA COLOMBIA S.A. para identificar productos de la clase 5 internacional. Que se ordene la publicación de la sentencia.”1 1.2 Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: 1.2.1.

La sociedad Biochem Farmacéutica Colombia S.A., procedió a solicitar el registro de la marca “NOXPIRIN DESC” (mixta) para identificar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, bajo el radicado número 07-120533. 1.2.2 El extracto de la solicitud de registro de la marca fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 588 del 31 de enero de 2008, sin que se presentara oposición alguna. 1.2.3 La SIC mediante la resolución núm. 19201 de 12 de junio de 2008 concedió el registro de la marca “NOXPIRIN DESC” (mixta) para identificar productos en la Clase 5 de la Calificación Internacional de Niza. 1.3.

Normas violadas y concepto de la violación La parte actora estima que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina por cuanto las marcas mixtas “NOXPIRIN DESC” y “SEVEDOL” en su parte grafica son idénticas y pueden generar un riesgo de confusión en el consumidor.

Para sustentar lo anterior, realizó la comparación de la marca previamente registrada concluyendo que “la marca “NOXPIRIN DESC” 1 Expediente digital aplicativo SAMIA Radicación: 11001-03-24-000-2010-00101-00 Demandante: José del Carmen Albarracín Silva 3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (MIXTA) no debió ser concedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, pues uno de los elementos que aparecen en el elemento gráfico de la marca solicitada, es decir la cabeza humana de color azul, es EXACTAMENTE IGUAL desde el punto de vista visual a la cabeza azul registrada con la marca “SEVEDOL” a nombre de un titular diferente” II.

TRÁMITE DEL PROCESO 2.1. Mediante auto de diciembre 15 de 2010, el entonces magistrado sustanciador admitió la demanda y ordenó la notificación y el traslado correspondiente a la entidad accionada para que contestara, propusiera excepciones y aportara y/o solicitara la práctica de las pruebas. Igualmente ordenó la notificación a la sociedad Biochem Farmacéutica de Colombia S.A. y al Ministerio Público. 2.2.

De las contestaciones de la demanda 2.2.1. La SIC a través de apoderado judicial contestó la demanda el 23 de mayo de 2013, señalando lo siguiente: “Así las cosas, el signo demandado “NOXPIRIN DESC” y la marca “SEVEDOL” a pesar de tener en común la figura de la cabeza humana, no presenta similitud alguna que pueda generar algún tipo de confusión en el consumidor, ya que en el caso, la marca SEVEDOL, confieren a este signo una estructura visual y fonética única generando la distintividad que ya se ha mencionado anteriormente, permitiendo su diferenciación sin generar riesgo de confusión o asociación. Y así mismo, es pertinente indicar que este producto está asociado al dolor de cabeza, mientas que el producto asociado a NOXPIRIN DESC. está asociado por el consumidor como un farmacéutico para aliviar los síntomas de la gripe” 2.2.2.

La sociedad Biochem Farmacéutica de Colombia S.A. como tercero con interés, a pesar de haber sido notificado en debida forma, no realizó pronunciamiento alguno. 2.2.3. El Ministerio Público no intervino en esta etapa procesal. Radicación: 11001-03-24-000-2010-00101-00 Demandante: José del Carmen Albarracín Silva 4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co III.

PRUEBAS 3.1. Mediante auto del 12 de mayo de 2014 el entonces magistrado sustanciador ordenó abrir el periodo probatorio y se pronunció sobre las pruebas solicitadas, así: 3.1.1. De la SIC Se decretaron como pruebas las documentales aportadas. 3.1.2. Del tercero con interés Nada se dispuso, por cuanto no contestó la demanda 3.1.3.

De la parte demandante Se decretaron como pruebas las documentales aportadas. IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto del 28 de marzo de 2017 el entonces magistrado sustanciador ordenó correr traslado para alegar de conclusión. 4.1 El demandante José del Carmen Albarracín mediante escrito del 27 de abril de 2017, presentó escrito de alegatos de conclusión reiterando lo planteado en el escrito de la demanda. 4.1.2.

La SIC mediante escrito del 19 de abril de 2017, presentó escrito de alegatos de conclusión reiterando lo planteado en el escrito de la contestación de la demanda. 4.1.3 El tercero con interés no presentó alegatos de conclusión, de conformidad con la constancia secretarial de fecha 15 de mayo de 2017. 4.1.4. El Ministerio Público no intervino en esta etapa del proceso.

Radicación: 11001-03-24-000-2010-00101-00 Demandante: José del Carmen Albarracín Silva 5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co V. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 365-IP-20152. VI. ACTUACIÓN POSTERIOR Por auto de enero 31 de 2023, el Magistrado sustanciador ordenó que por Secretaría se descargara el reporte del estado actual del certificado de registro marcario 267707, correspondiente a la marca «SEVEDOL», cuyo titular es la sociedad Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A.S., en atención a que fue dicha marca la utilizada por el demandante para fundamentar los cargos de nulidad de la marca mixta acusada “NOXPIRIN DESC”.

A partir de ello, se advirtió que dicha marca caducó desde junio 7 de 2022, como consecuencia de su falta de renovación. De este reporte se corrió traslado a las partes entre el 20 y el 22 de enero de 2023, sin que las partes y el tercero con interés realizaran alguna manifestación, de conformidad con la constancia secretarial3 de fecha 27 de febrero de 2023.

VII CONSIDERACIONES DE LA SALA 7.1. Competencia De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia4. 7.2.

Aplicabilidad de las causales de nulidad invocadas y el supuesto del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. Ahora bien, aunque en este punto sería procedente efectuar el análisis de legalidad del acto administrativo de concesión marcaria conforme a las 2 Folios 176a 187 del expediente. 3 Anotaciones del expediente digital disponible en el aplicativo SAMAI. 4 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

Radicación: 11001-03-24-000-2010-00101-00 Demandante: José del Carmen Albarracín Silva 6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co causales de irregistrabilidad en las que supuestamente incurre la marca, para lo cual se realizaría el análisis de confundibilidad entre los signos en cuestión, lo cierto es que la marca mixta «SEVEDOL» identificada con el registro marcario núm. 267707, otorgada a favor de la sociedad Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A.S., marca que fue utilizada por el demandante como fundamento de la nulidad planteada, caducó por falta de renovación. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente desde el 5 de junio de 2002 hasta el 6 de junio de 2022 conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial SIPI5 de la entidad demandada, así: Acorde con lo anterior en el caso bajo estudio se encuentra acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca mixta «SEVEDOL», cuyo signo fue utilizado por el demandante para sustentar la nulidad del registro de la marca acusada, pues como ya se explicó, ésta caducó por no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. 5 Índice 54 del Sistema de Gestión Documental SAMAI Radicación: 11001-03-24-000-2010-00101-00 Demandante: José del Carmen Albarracín Silva 7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En ese orden la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación de una de las marcas en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, disposición que dispone lo siguiente: «Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]» (destaca la Sala).

Ahora, bajo estos supuestos, y recordando que la acción ejercida en este caso es la de nulidad relativa, resulta aplicable al presente caso lo dicho por esta Sección en fallo6 de 18 de febrero de 2021, en el que se precisó que cuando la acción de nulidad marcaria que se estudia comporta un claro interés particular, por haber sido promovida frente al acto que ha concedido un registro marcario que desconocería derechos subjetivos de terceros, cuando tales derechos pierden vigencia desaparece también el interés de la actora en que se profiera una decisión que los proteja7.

En años recientes, la Sección Primera ha emitido varias providencias de este tipo8, al encontrar, al momento de proferir su decisión, que la(s) causal(es) invocadas han devenido inaplicables, al producirse un cambio sobreviniente que afecta al registro cuya nulidad se pretendía o a aquel(los) con los que se compara, en vista de su eventual confusión. En particular, la Sección uniformemente ha señalado que las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables 6 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 18 de febrero de 2021, número único de radicación 2008- 00189-00 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés). 7 En cuanto a la naturaleza del interés discutido en las acciones de nulidad relativa ver auto de septiembre 28 de 2017, rad 11001032400020110025800 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés). 8 Ver, entre otras, las sentencias de 21 de febrero de 2019, Rad. 2009-00622-00, de 26 de mayo de 2022, Rad 2010-00416-01 (C.P. Oswaldo Giraldo López, y de 11 de febrero de 2021, Rad. 2002-00037-01 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés).

Radicación: 11001-03-24-000-2010-00101-00 Demandante: José del Carmen Albarracín Silva 8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cuando una de las marcas confrontadas ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada9. De conformidad con la norma comunitaria transcrita, es claro que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del registro marcario.

Ahora bien, es evidente que el juez a cargo de un proceso de esta naturaleza tiene el deber de verificar la posible configuración del supuesto de hecho previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo, según lo ha precisado repetidamente el Tribunal Andino de Justicia10.

En esa línea, y como ya se dijo, en el caso bajo examen, se verificó que el registro de la marca mixta «SEVEDOL», cuyo titular era la sociedad Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A.S., y cuyo signo fue utilizado por el demandante para sustentar la nulidad del registro de la marca acusada, se encuentra caducado por falta de renovación, circunstancia que fue puesta en conocimiento de las partes, sin que ninguna de ellas hubiere hecho manifestación alguna.

En ese orden de ideas, conforme a lo expuesto, se impone dar por terminado el presente proceso, al configurarse el supuesto previsto en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, como quiera que al momento de resolverse esta acción han dejado de ser aplicables las causales de nulidad invocadas en el libelo de la demanda, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril de 2021, número único de radicación 2012-00365-00 (C.P. Nubia Margoth Peña Garzón). 10 Cfr. en este sentido, entre otras, las interpretaciones judiciales de 25 de abril de 2013 (Proceso 50-IP-2013), 11 de septiembre de 2013 (Proceso 95-IP-2013) y 8 de octubre de 2013 (Proceso 183-IP-2013).

Radicación: 11001-03-24-000-2010-00101-00 Demandante: José del Carmen Albarracín Silva 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la configuración del supuesto previsto en el inciso 4º del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, PONER FIN al presente proceso con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente Consejera de Estado Consejero de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado Con aclaración de voto CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.