1 Radicado: 11001-03-24-000-2012-00054-00 Demandante: El País S.A. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) Referencia: NULIDAD RELATIVA Radicación: 11001-03-24-000-2012-00054-00 Demandante: EL PAÍS S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tercero Interesado: CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. Tema: Aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión sobre la anulación de un registro, cuando al momento de resolver el litigio ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda interpuesta por la sociedad El País S.A. en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que trata el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo – CCA, la cual fue adecuada en el auto admisorio a nulidad relativa de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en contra de la resolución 55639 del 10 de octubre de 2011, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio1 concedió el registro de la marca «DIARIO MIO» (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.- ANTECEDENTES 1. La demanda La sociedad El País S.A. a través de apoderado, presentó demanda en la que formuló las siguientes: 1 En adelante, SIC. 2 Radicado: 11001-03-24-000-2012-00054-00 Demandante: El País S.A. 1.1. Pretensiones “2.1. Que se declare la nulidad de la resolución 55639 del 10 Octubre de 2.011, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industria de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del Expediente No 10 089613, mediante la cual se resuelve un recurso de Apelación, y se concede el Registro de la Marca de Productos Mixta “DIARIO MIO”, para distinguir: “Revistas, Publicaciones periódicas y todo tipo de material impreso, papelería, material de instrucción o de enseñanza”, productos comprendidos en la Clase No 16 internacional, a favor de la sociedad CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. 2.2.

Que como consecuencia de esta nulidad, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar de los libros de registro de esta entidad y otorgado en virtud de la Resolución cuya nulidad se solicita el Certificado de registro No 435155 que contiene el Registro de la Marca “DIARIO MIO” a favor de CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A., para amparar productos de la Clase No 16: “Revistas, Publicaciones periódicas y todo tipo de material impreso, papelería, material de instrucción o de enseñanza”. 2.3.

Que se ordene la publicación de la Sentencia que se profiera en el presente caso en la Gaceta de la Propiedad Industrial, conforme a lo establecido en el literal d) del Artículo 2° del Decreto Legislativo 209 de 1.957. 2.4. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos dictar dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la comunicación del fallo, la Resolución correspondiente en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, tal como lo establece el Artículo 176 del Código Contencioso Administrativo. 1.2.

Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionaron los siguientes: 1.2.1. La sociedad Casa Editorial El Tiempo S.A., solicitó el día 23 de Julio de 2010, ante la División de Signos Distintivos de la SIC, el registro de la marca mixta "DIARIO MIO", para amparar los siguientes productos de la Clase núm. 16 de la Clasificación Internacional de Niza, “Revistas, Publicaciones periódicas y todo tipo de material impreso, papelería, material de instrucción o de enseñanza” correspondiéndole el número de expediente 10 089613. 1.2.2.

El extracto de la solicitud de registro de la marca fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 620 del 20 de septiembre de 2010, y estando dentro del término legal la sociedad El País S.A., presentó oposición al registro de la marca “DIARIO MIO“, basándose en los registros “TAXI MIO“, “CALI MIO“, el lema comercial “NUESTRO DIARIO“ todos de la Clase núm. 16 de la Calificación Internacional de Niza. 3 Radicado: 11001-03-24-000-2012-00054-00 Demandante: El País S.A. 1.2.3.

La SIC expidió la resolución 18410 del 31 de marzo de 2011, suscrita por la Directora de Signos Distintivos, mediante la cual declaró fundada la oposición presentada y negó el registro de la marca de productos mixta “DIARIO MIO“, para distinguir productos de la Clase núm. 16 de la Clasificación Internacional de Niza 1.2.4. La sociedad Casa Editorial El Tiempo S.A., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la decisión contenida en la anterior resolución. 1.2.5.

Mediante la resolución 39296 del 27 de julio de 2011, la Directora de Signos Distintivos de la SIC, resolvió el recurso de reposición confirmando la decisión contenida en la resolución 18410 del 31 de marzo de 2010. Y posteriormente, mediante la resolución 55639 del 10 de octubre de 2011, la SIC, resolvió el recurso de apelación presentado resolviendo revocar la decisión contenida en la resolución núm. 18410 del 31 de marzo de 2011 y en su lugar concedió el registro de la marca de productos mixta “DIARIO MIO“ para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la Casa Editorial El Tiempo S.A. 1.3.

Normas violadas y concepto de la violación La parte actora manifestó que con el acto controvertido la entidad demandada vulneró las siguientes normas: el artículo 134, literales a) y literal b) del artículo 135 y artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. En relación con el primero explicó que esta norma define de manera general a la marca y determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable como lo es la susceptibilidad de representación gráfica, juntamente con la distintividad, son expresamente exigidos por esa Decisión, como elementos esenciales de una marca.

En relación con el segundo explicó que la distintividad es la característica que permite diferenciar productos y servicios, a fin de que el consumidor los individualice e identifique con el fin de realizar de manera adecuada la elección de los productos que desea adquirir. Y frente al tercero señaló que el signo “DIARIO MIO” no cumple con la distintividad por cuanto existía una marca previamente concedida como lo era “TAXI MIO” la cual comparte la expresión MIO y genera la mayor recordación en el conjunto marcario y la 4 Radicado: 11001-03-24-000-2012-00054-00 Demandante: El País S.A. expresión DIARIO que la acompaña no logra la suficiente independencia con la marca ya concedida por la SIC. y en suma adujo que ambas marcas estaban concedidas en la Clase núm. 16 de la Clasificación Internacional de Niza lo cual podría llegar a generar una falsa conexión competitiva entre las marcas.

II. TRÁMITE DEL PROCESO 2.1. Mediante auto de julio 18 de 2012 el entonces Magistrado sustanciador admitió la demanda y ordenó la notificación y el traslado correspondiente a la entidad accionada para que contestara, propusiera excepciones y aportara y/o solicitara la práctica de las pruebas. Igualmente ordenó la notificación a la Casa Editorial El Tiempo S.A. y al Ministerio Público. 2.2.

De las contestaciones de la demanda 2.2.1. La SIC a través de apoderado judicial contestó la demanda señalando en primer lugar que, frente a la presunta vulneración de los artículos 134 y 135 literal a) de la Decisión 486 de 2000, adujo que la expresión “MIO” es común entre los signos enfrentados pero que las expresiones “TAXI” y “DIARIO” que anteceden más el componente gráfico de los signos dotan a cada uno de ellos de la distintividad necesaria para ser marcas y por ende coexistir.

Y frente a la presunta violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión Ibidem señaló que luego del análisis de registrabilidad se advirtió que la marca “DIARIO MIO” contaba con notables diferencias tanto fonéticas, ortográficas y conceptuales que hacían que se pudiera registrar a pesar de contar con la misma expresión “MIO” en las marcas confrontadas. 2.2.2.

La Casa Editorial El Tiempo a través de apoderado judicial contestó la demanda señalando que la coexistencia de varias marcas concedidas que comprenden las palabras TAXI, MIO y DIARIO en la Clase 16 internacional y las cuales pueden convivir con la solicitada “DIARIO MIO”, que incluye estas expresiones, puesto que es sobre el conjunto distintivo que cada una integra, que se conceden los derechos exclusivos correspondientes y de igual forma explicó que luego de la comparación de las marcas es imposible llegar a la conclusión que las palabras TAXI y DIARIO generan el mismo concepto en los consumidores, por lo que la 5 Radicado: 11001-03-24-000-2012-00054-00 Demandante: El País S.A. conclusión a la que obligatoriamente se debe llegar es a que las marcas “TAXI MIO” (MIXTA) y “DIARIO MÍO” (MIXTA) son diferentes y por lo tanto, pueden coexistir en el mercado sin generar confusión o riesgo de asociación en el público consumidor.

III. PRUEBAS 3.1. Mediante auto2 del 5 de junio de 2013 el entonces magistrado sustanciador ordenó abrir el periodo probatorio y se pronunció sobre las pruebas solicitadas, así: 3.1.1. De la SIC Se decretaron como pruebas las documentales aportadas. 3.1.2. Del tercero con interés Se decretaron como pruebas las documentales aportadas y se decretó librar oficio a la SIC para que certificara la vigencia, alcance y titularidad de varias marcas. 3.1.3.

De la parte demandante Se decretaron como pruebas las documentales aportadas y se decretó librar oficio a la SIC para que certificara la vigencia, alcance y titularidad del varias marcas. IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto de 24 de mayo de 2016 se corrió traslado a las partes para que, en el término de diez días, presentaran sus alegatos de conclusión, y al Ministerio Público para que, si a bien lo tenía, presentara concepto. 4.1.

La SIC como entidad demandada mediante escrito del 23 de junio de 2016 presentó alegatos de conclusión en el cual reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. 4.1.2. La Casa Editorial El Tiempo, como tercero con interés, mediante escrito del 22 de junio de 2016 presentó alegatos de conclusión reiterando los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. 2 Folios 151 a 152 del expediente 6 Radicado: 11001-03-24-000-2012-00054-00 Demandante: El País S.A. 4.1.3.

El País S.A. como demandante, mediante escrito del 22 de junio de 2016 presentó alegatos de conclusión en el cual reiteró los argumentos expuestos en la demanda. 4.1.4 El Ministerio Público no intervino en esta etapa del proceso. V. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial3 núm. 277-IP-2015.

III. ACTUACIÓN POSTERIOR Por auto de agosto 29 de 2022, el Magistrado sustanciador ordenó que, por Secretaría, se descargara el reporte del estado actual del certificado de registro marcario 390373, correspondiente a la marca mixta «TAXI MIO», cuyo titular es El País S.A. A partir de ello, se advirtió que la referida marca se encuentra caducada desde el 23 de noviembre de 2019, como consecuencia de la falta de renovación de esta.

De este reporte se corrió traslado a las partes entre el 27 y el 29 de septiembre de 2022, sin que ninguna de ellas hubiere hecho alguna manifestación de conformidad con la constancia secretarial4 de fecha 10 de octubre de 2022. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA 6.1. Competencia De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia5. 3 Folios 188 a 198 del expediente. 4 Anotaciones números 61 del expediente digital disponible en el aplicativo SAMAI. 5 Reglamento Interno del Consejo de Estado. 7 Radicado: 11001-03-24-000-2012-00054-00 Demandante: El País S.A. 6.2.

Aplicabilidad de las causales de nulidad invocadas y el supuesto del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. Ahora bien, aunque en este punto sería procedente efectuar el análisis de legalidad de los actos administrativos de concesión marcaria conforme a las causales de irregistrabilidad en las que supuestamente incurre la marca, para lo cual se realizaría el análisis de confundibilidad entre los signos en cuestión, lo cierto es que la marca mixta «TAXI MIO» identificada con el registro marcario núm. 390373, otorgada a favor del EL PAIS S.A., sociedad que obra como demandante en el presente proceso cuya eventual nulidad se solicitó en este proceso, caducó por falta de renovación. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente desde el 23 de noviembre de 2009 hasta el 23 de noviembre de 2019, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial SIPI6 de la entidad demandada, así: 6 Índice 56 del Sistema de Gestión Documental SAMAI 8 Radicado: 11001-03-24-000-2012-00054-00 Demandante: El País S.A. Acorde con lo anterior en el caso bajo estudio se encuentra acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca mixta «TAXI MIO», cuya nulidad se solicitó en la presente demanda, la cual, como ya se explicó supra, caducó por no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. En ese orden la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación de una de las marcas en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, disposición que dispone lo siguiente: «Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]» (destaca la Sala).

Ahora, bajo estos supuestos, y recordando que la acción ejercida en este caso es la de nulidad relativa, resulta aplicable al presente caso lo dicho por esta Sección en fallo7 de 18 de febrero de 2021, en el que se precisó que cuando la acción de nulidad marcaria que se estudia comporta un claro interés particular, por haber sido promovida frente al acto que ha concedido un registro marcario que desconoce derechos subjetivos de terceros, cuando tales derechos pierden vigencia desaparece también el interés de la actora en que se profiera una decisión que los proteja8.

En años recientes, la Sección Primera ha emitido varias providencias de este tipo9, al encontrar, al momento de proferir su decisión, que la(s) causal(es) invocadas han devenido inaplicables, al producirse un cambio sobreviniente que afecta al registro cuya nulidad se pretendía o a aquel(los) con los que 7 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 18 de febrero de 2021, número único de radicación 2008- 00189-00 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés). 8 En cuanto a la naturaleza del interés discutido en las acciones de nulidad relativa ver auto de septiembre 28 de 2017, rad 11001032400020110025800 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés). 9 Ver, entre otras, las sentencias de 21 de febrero de 2019, Rad. 2009-00622-00, de 26 de mayo de 2022, Rad 2010-00416-01 (C.P. Oswaldo Giraldo López, y de 11 de febrero de 2021, Rad. 2002-00037-01 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés). 9 Radicado: 11001-03-24-000-2012-00054-00 Demandante: El País S.A. se compara, en vista de su eventual confusión. En particular, la Sección uniformemente ha señalado que las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando una de las marcas confrontadas ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada10.

De conformidad con la norma comunitaria transcrita, es claro que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del registro marcario.

Ahora bien, es así mismo evidente que el juez a cargo de un proceso de esta naturaleza tiene el deber de verificar la posible configuración del supuesto de hecho previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo, según lo ha precisado repetidamente el Tribunal Andino de Justicia11.

En esa línea, y como ya se dijo, en el caso bajo examen, se verificó que el registro de la marca mixta «TAXI MIO», cuyo titular es EL PAIS S.A., y cuya nulidad se solicitó en este proceso se encuentra caducado por falta de renovación, circunstancia que fue puesta en conocimiento de las partes, sin que ninguna de ellas hubiere hecho manifestación alguna.

En ese orden de ideas, conforme a lo expuesto, se impone dar por terminado el presente proceso, al configurarse el supuesto previsto en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, como quiera que al momento de resolverse esta acción han dejado de ser aplicables las causales de nulidad invocadas en el libelo de la demanda, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril de 2021, número único de radicación 2012-00365-00 (C.P. Nubia Margoth Peña Garzón). 11 Cfr. en este sentido, entre otras, las interpretaciones judiciales de 25 de abril de 2013 (Proceso 50-IP-2013), 11 de septiembre de 2013 (Proceso 95-IP-2013) y 8 de octubre de 2013 (Proceso 183-IP-2013). 10 Radicado: 11001-03-24-000-2012-00054-00 Demandante: El País S.A. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la configuración del supuesto previsto en el inciso 4º del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, PONER FIN al presente proceso con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente Consejera de Estado Consejero de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado Con aclaración de voto CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.