CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticuatro (2024) Núm. único de radicación: 11001032400020170020500 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Compañía Nacional de Chocolates de Perú S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero interesado: Universal Sweet Industries S.A. Temas: Cotejo entre marcas nominativas.

Examen de registrabilidad. Oposición Andina. Reiteración Jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala1 decide, en única instancia, la demanda presentada por la Compañía Nacional de Chocolates de Perú S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 30014 de 30 de abril de 2014 y 83768 de 29 de mayo de 2016.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1 Mediante auto de 12 de diciembre de 2017, se declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. Cfr. Folios 51 a 52 2 Núm. único de radicación: 11001032400020170020500 1. La Compañía Nacional de Chocolates de Perú S.A., en adelante la parte demandante2, presentó demanda3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho4, para que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 30014 de 30 de abril de 2014, “Por la cual se decide una solicitud de registro marcario”, expedida por la Directora de Signos Distintivos; y, 83768 de 29 de mayo de 2016 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.

A título de restablecimiento de derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo nominativo MANICHO, para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones 3.

La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones5: “[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución número 30014 de fecha 30 de abril de 2014, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se niega el registro de la marca nominativa MANICHO para distinguir productos de la clase 30 Internacional.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la resolución 83764 de fecha 4 de diciembre de 2016, proferida por el Superintendente Delegado Para La Propiedad Industrial, mediante la cual resuelve un recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución 30014 de fecha 30 de abril de 2014, confirmándola. TERCERA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro de marca nominativa MANICHO a la sociedad COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERÚ S.A. para distinguir productos de la clase 30 de la clasificación de marcas.

CUARTA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 192 del C.P.C.A. 2 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 2 a 4 3 Cfr. Folios 21 a 46 4 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por el cual se expide el código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 5 Cfr. Folios 22 y 23 3 Núm. único de radicación: 11001032400020170020500 QUINTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de propiedad Industrial […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Solicitó, el 8 de octubre de 2013, el registro como marca del signo nominativo MANICHO, para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó, el 31 de octubre de 2013, en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 678, siendo objeto de oposición por parte de Universal Sweet Industries S.A., con fundamento en su marca nominativa MANICHO registrada en Colombia con el certificado núm. 354821 y sus marcas registradas en la República del Ecuador, las cuales identifican productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3.

La Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 30014 de 30 de abril de 2014, expedida dentro del expediente administrativo núm. 13-239087, declaró fundada la oposición y, en consecuencia, negó el registro del signo nominativo MANICHO, para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4.

Interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 30014 de 30 de abril de 2014. 4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 83768 de 29 de mayo de 2016, expedida dentro del expediente administrativo núm. 13-239087, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 30014 de 30 de abril de 2014.

Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración del literal a) del artículo 136, los artículos 146, 147 y 155 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la 4 Núm. único de radicación: 11001032400020170020500 Comisión de la Comunidad Andina6, en adelante, Decisión 486 de 2000; así como el artículo 29 de la Constitución Política y los artículos 56 y 57 del Decreto 01 de 2 de enero de 19847.

Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 6.1. Indicó que la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que es titular de la marca mixta MANICHO que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en la República de Perú. 6.2.

Mencionó que el signo solicitado no es confundible con la marca del tercero con interés directo en el resultado del proceso, pues es quien tenía y tiene derecho a registrar el signo nominativo MANICHO, por tener bajo su titularidad con anterioridad dicha marca registrada en la República del Perú. Violación de los artículos 146 y 147 de la Decisión 486 de 2000 6.3.

Manifestó que la oposición basada en una marca registrada en cualquiera de los países miembros, según lo previsto en el artículo 146 de la Decisión 486 de 2000, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta que el registro de la primera se confiera. 6.4. Adujo que presentó oposición contra la solicitud de registro del signo nominativo MANICHO del tercero con interés directo en el resultado del proceso, que fue concedido con violación de diversas normas comunitarias, por lo que debe ser anulado y, consecuentemente, deben ser anulados los actos acusados. 6 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” 7 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo.” 5 Núm. único de radicación: 11001032400020170020500 Violación de los artículos 56 y 57 del Decreto de 01 de 2 de enero de 1984 6.5.

Adujo que la parte demandada violó los artículos 56 y 57 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, pues expidió un acto carente de motivación. Ello, comoquiera que era prácticamente idéntica a la expedida por la División de Signos Distintivos confirmando la decisión de primera instancia. Violación del artículo 29 de la Constitución Política 6.6.

Sostuvo, en relación con el derecho fundamental al debido proceso, que las decisiones administrativas deben gozar de seguridad jurídica y ser motivadas materialmente, cosa que no sucede con los actos acusados, pues la parte demandada, tal como quedó expuesto, le concedió la marca MANICHO al tercero con interés directo en el resultado del proceso, a pesar de tener un derecho legítimo primigenio sobre la misma y, razón por la cual, hay un proceso ante el Consejo de Estado con número de radicación 2008-00329-00.

Contestación de la demanda 7. La parte demandada8 contestó la demanda9 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto del cargo de violación de literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 7.1. Sostuvo que, a su juicio, la parte demandada no vulneró el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Ello, comoquiera que entre el signo solicitado MANICHO y la marca previamente registrada MANICHO, existe una evidente similitud visual, ortográfica y fonética. 7.2.

Añadió que, siendo dos signos distintivos idénticos, que tienen por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto, por lo que no se puede permitir el registro de la marca solicitada. Ello, toda vez que 8 Actuando por intermédio de apoderado. Cfr. Folios 101 a 104 9 Cfr. Folios 96 a 100 6 Núm. único de radicación: 11001032400020170020500 se encuentra dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 ibidem.

Respecto del cargo de violación de los artículos 146 y 147 de la Decisión 486 de 2000 7.3. Indicó que el signo que pretendía registrar la parte demandante, además de estar incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, era irregistrable por existir un registro previo en un país miembro, lo cual sustentó con la presentación de registros existentes en la República del Ecuador y con el registro idéntico en la República de Colombia en el año 2007.

Respecto del cargo de violación de los artículos 56 y 57 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984 7.4. Mencionó que tanto la Resolución núm. 30014 de 2014 por medio de la cual se rechazó el registro de la marca nominativa MANICHO y la Resolución núm. 83768 de 2016 que decidió el recurso de apelación, fueron debidamente motivadas de conformidad con la ley y la normativa aplicable, sin que se pueda alegar algún tipo de violación al debido proceso o vicio alguno. 7.5.

Indicó que la parte demandante pretende, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de la referencia, enjuiciar las Resoluciones núms. 7039 de 2008 y 17042 de 2008 y no, como lo sustenta en la demanda, la validez y legalidad de las Resoluciones núms. 83768 de 4 de diciembre de 2016 y 30014 de 30 de abril de 2014, pretendiendo así una nulidad tácita de resoluciones no demandadas en la presente acción. 7.6.

Precisó que es importante resaltar dos aspectos normativos de gran relevancia, tanto dentro de la normatividad andina, como del derecho contencioso administrativo colombiano. El primero de ellos es que, cada solicitud se evalúa de manera independiente, sin que puedan ser extensibles los hechos y argumentos de una a otra, por lo que argumentar que debió concederse la marca "MANICHO" a la 7 Núm. único de radicación: 11001032400020170020500 parte demandada por hechos y supuestos alegados en un proceso de registro anterior, carecen de todo fundamento jurídico.

Tercero con interés directo en el resultado del proceso 8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso10 contestó la demanda11 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto del cargo de violación del literal a) del artículo 136 en concordancia con el artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 8.1. Expresó que el demandante, ni otro tercero, ostentaba un derecho anterior que hiciera aplicable el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 a la marca solicitada a registro por el tercero con interés directo en el resultado del proceso. 8.2.

Indicó que el primer titular de un derecho sobre la marca MANICHO en el territorio comprendido por la Comunidad Andina fue el tercero con interés directo en el resultado del proceso, cuyos derechos datan de marzo de 1997, fecha en que sus antecesores obtuvieron el registro de la marca MANICHO en la República del Ecuador y que es anterior a cualquiera de los supuestos derechos de la parte actora alega ostentar en la Comunidad Andina. 8.3.

Mencionó, respecto del registro efectuado en Perú, que la parte demandante invoca para alegar su prioridad se encuentra caducado, por lo tanto, además de no existir asidero legal para adjudicarle algún efecto a tal registro, mucho menos existe asidero para extender sus efectos de manera indefinida en el tiempo. 8.4. Adujo que, si la parte demandante no ejerció sus derechos ni siquiera en Perú, no existe fundamento para que invoque prioridad alguna sobre este asunto Respecto del cargo de violación del artículo 29 de la Constitución Política 10 Actuando por intermedio de apoderada.

Cfr. Folios 82 y 95. 11 Cfr. Folios 71 a 81 8 Núm. único de radicación: 11001032400020170020500 8.5. Sostuvo que el demandante alega una inseguridad jurídica por la existencia de un derecho legítimo, olvidando que el derecho sobre las marcas se adquiere a través de registro, y al no ostentar el registro de la marca MANICHO en Colombia, mal puede manifestar la existencia de un derecho legítimo o adquirido. 8.6.

Concluyó, manifestando que en la actuación administrativa que antecedió los actos acusados, la parte demandada observó en legal forma lo ritos propios del trámite administrativo de la solicitud de marca y de la oposición interpuesta, sin que haya razón de una violación al debido proceso. Audiencia inicial 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de de 15 de julio de 201912: i) convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) en la audiencia inicial realizada el día el 22 de julio de 2019 declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; se declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; suspendió el proceso para la solicitud de la interpretación prejudicial; realizó el respectivo control de legalidad..

Audiencia de pruebas 10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 18 de noviembre tiembre de 201913, consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas. Interpretación Prejudicial 11. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 18 de noviembre de 201914, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 12 Cfr. Folios 107 a 108 13 Cfr. Folios 161 a 162 14 Cfr. Folios 154 a 160 9 Núm. único de radicación: 11001032400020170020500 12.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 583-IP-2019 de 11 de diciembre de 202015, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó “[…] La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 Literal a), 146 y 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina los cuales se interpretarán por ser pertinentes […]”, y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables.

Reanudación del proceso y alegatos de conclusión 13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 5 de marzo de 202116, decretó la reanudación del proceso y consideró innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo cual, ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía. 14.

Dentro del término legal, el tercero con interés directo en el resultado del proceso reiteró los argumentos de la contestación de la misma. La parte demandante, la parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal17. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 15. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 583-IP-2019 de 11 de diciembre de 2020; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto. 15 Cfr. Folios 169 a 177 17 Cfr. Índice núm. 53 aplicativo web SAMAI. 10 Núm. único de radicación: 11001032400020170020500 Competencia de la Sala 16.

Vistos el artículo 149 numeral 8.º de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201918, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 17. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 18.

Los actos administrativos acusados son los siguientes19: 18.1 La Resolución núm. 30014 de 30 de abril de 201420, mediante la cual la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca nominativa MANICHO, para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 18.2.

La Resolución núm. 83768 de 4 de diciembre de 201621, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 30014 de 30 de abril de 2014. El problema jurídico 19. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones de la misma, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar: 19.1 Si las Resoluciones núms. 30014 de 30 de abril de 2014 y 83768 de 4 de diciembre de 2016, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, 18 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 19 Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. 20 Cfr. Folio 6 a 10 21 Cfr. Folio 11 a 15 11 Núm. único de radicación: 11001032400020170020500 mediante las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo MANICHO, para identificar “chocolate solo o combinado, productos de confitería y productos del cacao y caramelos”, productos comprendidos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, solicitada por la parte demandante, vulneran el literal a) del artículo 136 y los artículos 146, 147 y 155 de la Decisión 486 de 2000, así como el artículo 29 de la Constitución Política y los artículos 56 y 57 del Decreto 01 de 1984, y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no declarar la nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho solicitado. 19.2 En este sentido, se analizará si la parte demandada vulneró las normas citadas supra al negar el registro como marca del signo solicitado con fundamento en la marca nominativa MANICHO, para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Universal Sweet Industries S.A. tercero con interés directo en el resultado del proceso; la cual, según la parte demandante, fue concedida en contravía de un derecho que había adquirido con anterioridad, con ocasión del registro de la marca MANICHO otorgado en la República del Perú. 19.3 Para estos efectos se estudiará: i) si la parte demandante era o es titular del registro de la marca MANICHO en la República del Perú; ii) si dicho registro se encuentra vigente; y iii) si el registro en la Republica del Perú es previo a la solicitud que presentó el tercero con interés directo en el resultado del proceso en la República de Colombia. 19.4 Asimismo, se analizará si la parte demandada tuvo en cuenta las pruebas aportadas por la parte demandante en el recurso de apelación interpuesto y, en ese sentido, se determinará si se vulneró su derecho al debido proceso. 19.5 Igualmente, se estudiará si los actos acusados deben declararse nulos por configurarse la causal de falta de motivación y, en todo caso, se llevará a cabo el respetivo control de legalidad de los actos administrativos acusados frente a los cargos formulados en la demanda. 12 Núm. único de radicación: 11001032400020170020500 20.

De igual manera, la Sala advierte que, si bien la parte demandante indicó la vulneración del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, se tiene que no procede su análisis en razón a que, en el escrito de demanda, no se encontraron argumentos que fundamenten que la parte demandada, con la expedición de los actos acusados se configuró la vulneración de este. 21.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136; y los artículos 146 y 147 de la Decisión 486 de 2000. 22. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos acusados expedidos por la parte demandada y el restablecimiento del derecho solicitado.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 23. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena22, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional 22 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020170020500 Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200023 de la Comisión de la Comunidad Andina24.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina25 24. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina26 y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 25.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir 23 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 24 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 25 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 26 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 14 Núm. único de radicación: 11001032400020170020500 interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 26.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 27.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 28.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 29. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 30.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 583-IP-2019 de 11 de diciembre de 2020 15 Núm. único de radicación: 11001032400020170020500 31. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso27: “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado a registro MANICHO (denominativo) resultaría confundible con la marca MANICHO (denominativa), es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, […] […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos aquellos relacionados con los productos y/o servicios amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no riesgo de confusión o asociación respecto del signo solicitado a registro, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. Comparación entre signos denominativos 2.1. Como la controversia radica sobre la presunta confusión entre el signo solicitado a registro MANICHO (denominativo) y la marca MANICHO (denominativa), es necesario que se verifique si se realizó la comparación teniendo en cuenta que ambos están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 2.4.

En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado MANICHO (denominativo) y la marca MANICHO (denominativa). 3. La oposición andina.

El interés real en el mercado. La acreditación del interés legítimo del opositor 3.1. Teniendo en cuenta que el proceso interno el tema controvertido es la acreditación del legítimo interés de la sociedad COMPAÑÍA NACIONAL DE 27 Cfr. Folios 169 a 177 16 Núm. único de radicación: 11001032400020170020500 CHOCOLATES DE PERÚ S.A., al formular oposición andina contra la solicitud de registro del signo MANICHO (denominativo) con base en su marca MANICHO (denominativa) presuntamente registrada en Perú, resulta necesario desarrollar el alcance de este tema.

La oposición andina 3.2. Conforme al Artículo 146 de la Decisión 486, dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de registro de marca, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez oposición fundamentada contra dicha solicitud. 3.3. En adición a ello, el Artículo 147 de la misma norma amplía el interés legítimo para presentar oposiciones, matizando el principio de territorialidad en el derecho de marcas, a los titulares de registros de marcas en los países miembros de la Comunidad Andina.

A partir de ello, se habilita la posibilidad de presentar oposición a la inscripción de una marca en un país miembro de la Comunidad Andina sobre la base de solicitudes (de registro) o registros de marcas concedidos en los demás países miembros. Esta figura se conoce con el nombre de "oposición andina". 3.4. Del enunciado del Artículo 147 de la Decisión 486 se desprende que, para el ejercicio de la oposición andina, es necesario que el opositor: (i) haya solicitado con anterioridad el registro del signo fundamento de su oposición en alguno de los países miembros; o, (ii) sea titular de una marca previamente registrada en alguno de los países miembros. 3.5 En efecto, tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás países miembros de la Comunidad Andina, tanto el solicitante como el titular de una marca idéntica o similar para distinguir los mismos productos y/o servicios, cuyo uso pueda inducir a error al público consumidor. 3.6 En cualquiera de los casos referidos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del país miembro en el que formula la oposición andina a través de la presentación de una solicitud de inscripción de marca respecto de la cual sea titular o solicitante previo en otro país miembro: […] 3.10.

De lo anterior, se puede deducir lo siguiente: a) El hecho de que se conceda el registro del signo previamente solicitado en otro País Miembro, no quiere decir que se debe rechazar el signo opuesto, ya que la oficina nacional competente deberá realizar el examen de registrabilidad siguiendo el trámite de los Artículos 148 a 150 de la Decisión 486. b) El hecho de que se deniegue el registro del signo previamente solicitado en otro país miembro, no significa que se debe conceder el registro del signo respecto del cual se presentó la oposición, ya que la oficina nacional competente deberá analizar si cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad. […] 3.12.

Cuando el Artículo 147 de la Decisión 486 se refiere a “quien primero solicitó el registro de esa marca”, el sujeto legitimado debe ser entendido como aquel que haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros países 17 Núm. único de radicación: 11001032400020170020500 miembros, el registro de una marca idéntica o similar a la que se pretende registrar en el país en donde formula la oposición. 3.13.

En consecuencia, es posible afirmar que existen dos requisitos para formular una oposición andina: a) Contar con un derecho previamente adquirido o un derecho expectaticio en otro país miembro de la Comunidad Andina. La persona que formule oposición debe ser titular de una marca registrada o solicitada con anterioridad, que resulte idéntica o similar para productos y/o servicios respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir a error al público consumidor. b) Acreditar el interés real a través de la presentación de la solicitud de registro del signo previamente solicitado o registrado en otro país miembro de la Comunidad Andina.

La persona que formule oposición andina debe acreditar su interés real de ingresar en el mercado del país miembro de la Comunidad Andina mediante la presentación de una solicitud de registro del signo. El interés real en el mercado 3.14. Cabe indicar que uno de los cambios que introdujo el Artículo 147 de la Decisión 486 fue la exigencia de la acreditación del interés real en el mercado del país miembro en donde se plantea la oposición andina.

Ello se acredita a través de la presentación de la solicitud de registro de la marca opositora al momento de formular la oposición andina. De no cumplirse dicho requisito, se procedería al rechazo de la referida oposición andina por no haberse acreditado el interés real en el mercado. 3.15. La acreditación del interés real precitada tiene el objetivo de evitar el abuso del derecho de oposición, así como la indebida obstaculización del registro de signos en el mercado nacional bajo la justificación de la defensa de signos que no tendrían penetración clara en el mercado relevante.

La premisa es la siguiente: quien presente oposición andina debe demostrar que el mercado de dicho país miembro realmente es de su interés. 3.16. Cabe precisar que para acreditar el interés real no necesariamente debe solicitarse el registro de una marca “idéntica” a la anteriormente solicitada o registrada en otro país miembro, sino que bastaría con presentar la solicitud de registro de la marca con modificaciones no sustanciales o secundarias, respecto de la marca que sirve de base para la oposición andina. […] 3.18.

Los aspectos esenciales que debe preservar el signo con el cual se pretende acreditar el interés real no solo se limitan a la descripción de sus elementos distintivos, sino que también debe existir identidad respecto de los productos y/o servicios que se protegen; es decir, no solo deben pertenecer a la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. […] 3.20.

Conforme a lo expuesto, se debe determinar si el signo solicitado para registro difiere en los elementos prevalentes y distintivos del signo previamente solicitado o registrado en otro país miembro, así como en cuanto a los productos y/o servicios que pretende distinguir. Todo ello, con la finalidad de establecer si efectivamente se cumple con el requisito de acreditación del interés real en el 18 Núm. único de radicación: 11001032400020170020500 mercado del país miembro donde se interpone la oposición, materializado a través de la solicitud de registro presentada en el país miembro al momento de interponer la oposición. […] 3.23.

Este Tribunal ya se ha pronunciado en reiterada jurisprudencia en el sentido de que al derecho de propiedad industrial se le aplica el principio de primacía de la realidad. […] 3.25. En efecto, en el caso del derecho de propiedad industrial, el principio de primacía de la realidad se operativiza cuando las oficinas de marcas y patentes analizan los criterios de registrabilidad, confundibilidad o asociación de los signos en conflicto privilegiando lo que realmente ocurre en el mercado.

Por medio de la aplicación de este principio, por lo tanto, se pretende que las controversias se diriman en atención a la verdad de la realidad, a la verdad de los hechos, garantizando la justicia material. 3.26. En esa línea, este Tribunal también ha reconocido la importancia de la aplicación del principio de verdad material en la etapa probatoria al momento de acreditar la veracidad de los hechos.

Así, por ejemplo, tratándose de la cancelación por falla de uso, el Tribunal ha señalado que, en efecto, es posible presentar pruebas nuevas en las etapas recursivas e incluso en recursos contencioso-administrativos. Esto se sustenta en la aplicación del principio de verdad material y en aras de garantizar el debido proceso y la justicia material. 3.27.

Pues bien, si este beneficio probatorio se le ofrece a quien procura demostrar un hecho, como es el uso de su marca en el país miembro donde ha sido registrada, habida cuenta de la libertad probatoria que goza para demostrar su legítimo interés, con mayor razón este beneficio debe extenderse a quien sustenta una oposición andina en la pre existencia de un acto jurídico que confiere un derecho —registro de marca— o de una situación jurídica que genera derechos expectaticios—presentación de una solicitud de registro de marca—, más aun si se considera que en ambos casos intervino previamente una autoridad nacional competente de un país miembro de la Comunidad Andina. […] 3.29.

Lo que importa es conocer la verdad. Los principios de primacía de la realidad y de verdad material son parte de un gran principio, aplicable a todos los procesos judiciales modernos, que es el principio de la justicia material. Sobre la base de la justicia material, lo que importa siempre es saber la verdad. Es inadmisible que por meros formalismos, la autoridad administrativa se niegue a reconocer la verdad de los hechos o la pre existencia de actos o situaciones jurídicas que sirven de sustento a una pretensión o configuran la base del ejercicio de un derecho, como en el caso de la oposición andina.

Por eso, las autoridades nacionales competentes deben tener en consideración las pruebas presentadas en las diferentes etapas impugnativas o recursivas en la vía administrativa […] 19 Núm. único de radicación: 11001032400020170020500 3.31. En consecuencia, los elementos probatorios que acrediten la existencia de un derecho o interés legítimo protegido por el ordenamiento jurídico comunitario andino, deben ser admitidos y merituados, en cualquiera de las instancias administrativas, incluyendo las etapas impugnativas o recursivas en la vía administrativa, siempre y cuando pertenezcan al periodo en que se alegó la existencia de dicho interés y, además, que dichas pruebas sean pertinentes.

Asimismo, debe asegurarse el principio de contradicción y las nuevas pruebas deben ser trasladadas a la otra parte, para que esta se pronuncie al respecto. Sobre el particular, corresponde señalar que la prueba tiene como finalidad formar la convicción de la autoridad administrativa o jurisdiccional en el momento de decidir, pero también está destinada a moldear el convencimiento de las partes sobre sus alegaciones. […]”.

Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 32. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Marco normativo sobre el interés legítimo para presentar oposiciones 33.

Visto el artículo 146 de la Decisión 486 de 2000, dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. 34.

Visto el artículo 147 de la Decisión 486 de 2000, a efectos de lo previsto en el artículo146 de la Decisión 486 de 2000, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

En ambos casos, el 20 Núm. único de radicación: 11001032400020170020500 opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla. Análisis del caso concreto 35. Vistas la norma indicada en el acápite desarrollado supra del marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés directo en el resultado del proceso; la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra.

Respecto del cargo de violación de los artículos 146 y 147 de la Decisión 486 de 2000 36. La Sala advierte que parte demandante, en su escrito de demanda, indicó, entre otros argumentos, que, a su juicio, la parte demandada, debió conceder el registro como marca del signo negado mediante los actos acusados comoquiera que es titular de un registro marcario en Perú, el cual es previo al registro de las marcas opositoras.

Asimismo, adujo que la parte demandada, con la expedición de las Resoluciones núms. 7039 de 2008 y 17042 de 2008, violó normativa comunitaria andina al conceder los registros marcarios al tercero con interés directo en el resultado del proceso, los cuales corresponden a marcas fundamento de la oposición en el caso sub examine. 37. Asimismo, la parte demandante mencionó que, dentro del trámite del procedimiento administrativo en el cual se expidieron las Resoluciones núms. 7039 de 2008 y 17042 de 2008, presentó oposición contra el registro del signo nominativo MANICHO de propiedad del tercero con interés directo en el resultado del proceso con fundamento en su marca registrada en Perú, por lo que debe dichas resoluciones deben ser declaradas nulas, y en consecuencia, también deben ser anulados los actos acusados en el caso sub examine. 38.

Al respecto, la Sala considera que, por un lado, las solicitudes de registros marcarios se evalúan de manera independiente, sin que puedan ser extensibles los hechos y argumentos de unas a las otras, por lo que este argumento carece de 21 Núm. único de radicación: 11001032400020170020500 fundamento legal; y, por el otro, las Resoluciones núms. 7039 de 2008 y 17042 de 2008 no corresponden a los actos administrativos demandados en el caso sub examine, por lo que su legalidad no es materia de estudio en el proceso de la referencia. 39.

Asimismo, la Sala advierte que esta Sección, en Sentencia de 21 de mayo de 202028, ya se pronunció respecto de la legalidad de las Resoluciones núms. 7039 de 2008 y 17042 de 2008. Al respecto, consideró que: “En virtud de lo anterior, la Sala considera que no le asiste razón a la demandante cuando afirmó que se violaron los artículos 146 y 147 de la Decisión 486, habida cuenta que si bien la actora acreditó el interés real al momento de presentar la oposición, no cumplió con demostrar debidamente el registro anterior de la marca opositora peruana dentro del plazo adicional de treinta (30) días para presentar las pruebas que sustentaran la oposición, previsto en el citado artículo 146, razón por lo cual se encuentra ajustada la extemporaneidad que de la oposición se deprecó por parte de la SIC.

Tampoco le asistió razón al alegar que se violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, toda vez que no se probó que el registro como marca del signo cuestionado afectara indebidamente un derecho de un tercero, en tanto la actora no probó, dentro del plazo señalado en la Decisión 486, la existencia en otro País Miembro de la Comunidad Andina de una marca previamente registrada, idéntica o similar al signo solicitado a registro.

Ahora, en cuanto al argumento de la demandante consistente en que la entidad demandada violó los artículos 56 y 57 del CCA y desconoció las normas procesales nacionales a las cuales debía sujetarse (sin precisar cuáles eran), al ignorar la presentación que hizo con el recurso de apelación de la copia del certificado debidamente legalizado, que acreditaba el registro previo de la marca “MANICHO” en Perú, la Sala advierte que no se desconcieron dichas normas, dado que la demandante no cumplió con allegar la prueba antes indicada, en el plazo adicional de treinta (30) días, previsto en el artículo 146 de la Decisión 486.

Al efecto, cabe precisar que al estar previsto en la Decisión 486 el término para formular la oposición, así como el plazo adicional para allegar las pruebas que sustenten la oposición, la entidad demandada estaba obligada a aplicar lo previsto en dicha normativa, esto es, el artículo 146 que, se repite, prevé un plazo adicional de treinta (30) días para presentar las pruebas que sustenten la oposición, el cual es otorgado por una sola vez, norma supranacional, de carácter vinculante para la Oficina Nacional competente, que le impedía sustraerse a su observancia y, por ende, establecer exigencias o contrariar aspectos esenciales regulados por el derecho comunitario, en concordancia con el principio de complemento indispensable, como lo sostuvo el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Por tal razón, la SIC no podía valorar una prueba allegada de manera extemporánea. 28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de mayo de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación; 11001-03-24-000-2008-00329-00 22 Núm. único de radicación: 11001032400020170020500 Lo precedente descarta la falta de motivación de la Resolución núm. 17042 de 29 de mayo de 2008 demandada, que alega la actora, pues los argumentos no podían ser diferentes a los que sirvieron de fundamento al acto administrativo apelado, habida cuenta que el referido certificado que acreditaba el registro de la marca “MANICHO” en Perú, si bien fue allegado con el recurso de alzada, resultaba extemporáneo.

En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violaron las normas invocadas por la sociedad demandante y que le asistió razón a la SIC al conceder a la sociedad UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A. la marca “MANICHO” (nominativa), para amparar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.”. 40. Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, esta Sala considera que, en el caso sub examine, tampoco resulta de recibo el argumento de la parte demandante, en el cual indica que la titularidad de una marca en Perú implica que las marcas opositoras en el caso sub examine, las cuales son de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso y que fueron registradas en la República de Colombia, no debieron ser concedidas.

Ello comoquiera que la nulidad de los actos que concedieron su registro no se pretende en el caso sub examine, y la cual ya fue estudiada por esta Sala en la sentencia citada supra. Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 41. La Sala advierte que la parte demandante, en el escrito de demanda, adujo que solicitó el registro como marca del signo nominativo MANICHO, para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud que fue objeto de oposición por parte del tercero con interés directo en el resultado del proceso con fundamento en su marca nominativa MANICHO registrada en Colombia con el certificado núm. 354821 y sus marcas registradas en la República del Ecuador, las cuales identifican productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 42.

Al respecto, esta Sala considera que, para realizar el cotejo entre el signo solicitado y las marcas opositoras, y comoquiera que unas de ellas corresponden a 23 Núm. único de radicación: 11001032400020170020500 registros marcarios concedidos en Ecuador, se debe establecer si dicha oposición era procedente. 43. Al respecto, esta Sala en sentencia de 26 de julio de 201229, hizo referencia al interés legítimo y el término para formular una oposición, así como el alcance de la misma: “[…] De otro lado, el artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se refiere al tema del interés legítimo para presentar oposiciones, el cual surge de: a) acreditar que es titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, o b) acreditar que se ha solicitado primero el registro, en cualquiera de los Países Miembros del mismo signo. La Decisión 486, en la citada disposición, amplía el interés legítimo para presentar oposiciones, matizando con esto el principio de territorialidad en el derecho de marcas, ya que es posible, igualmente, presentar oposiciones en un País Miembro con base en solicitudes o en registros marcarios concedidos en los demás Países Miembros.

Dicha figura goza de las siguientes características: Sujetos legitimados. Conforme al artículo 147, los sujetos también legitimados para presentar una oposición son los siguientes: a) El titular, en cualquiera de los otros Países Miembros de la Comunidad Andina, de una marca idéntica o similar al signo que se pretende registrar, siempre que su uso pueda inducir a error al público consumidor, y siempre y cuando se acredite el interés real en el mercado del País Miembro donde se interponga la oposición y que se solicite el registro de la marca en el mismo momento de interponer la oposición. b) Quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros Países Miembros de la Comunidad Andina, el registro de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el País en donde se hace la oposición, siempre que el uso de este último pueda inducir a error al público consumidor, y siempre y cuando acredite el interés real en el mercado del País Miembro donde se interponga la oposición. Cuando el artículo 147 de la Decisión 486 se refiere a “quien primero solicitó el registro de esa marca”, se debe entender, haciendo un análisis sistemático de la normativa comunitaria, especialmente con el artículo 136, literal a) de la misma, que el sujeto legitimado es aquel quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros Países Miembros, el registro de una marca idéntica o similar a la que se pretende registrar en el País en donde se hace la oposición. Uno de los cambios que el artículo 147 de la Decisión 486 introdujo sobre el anterior Régimen Común de Propiedad Industrial, es la exigencia de la acreditación del interés real en el mercado del País en donde se hace la oposición, a fin de evitar que se abuse del derecho de oposición y para 29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de julio de 2012, C.P. (E) Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020040002600. 24 Núm. único de radicación: 11001032400020170020500 impedir registros de signos iguales o idénticos en otros Países de la Comunidad Andina.

La propia norma determina que dicho interés real en el mercado se acredita solicitando el registro de la marca opositora al momento de interponer la oposición. Lo anterior quiere decir que la interposición de la oposición y la solicitud de registro en el País en donde se hace la oposición deben presentarse de manera simultánea, so pena de rechazo de ésta.

Término para presentar la oposición. La normativa comunitaria establece un plazo de 30 días siguientes a la fecha de publicación especial para presentar oposiciones y, en consecuencia, se aplicará este plazo para presentar oposiciones, con base en el interés legítimo que establece el artículo 147 de la Decisión 486. Efecto de la presentación de la oposición con base en el interés legítimo previsto en el artículo 147 de la Decisión 486.

Para determinar los efectos de la oposición con base en el registro de una marca o en solicitudes de registro en otros Países Miembros, se debe tener en cuenta dos situaciones: La oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros (párrafo segundo del artículo 147), tiene como uno de los principales efectos la posibilidad de impedir el registro de la marca solicitada, con base en el trámite previsto en los artículos 148 a 150 de la Decisión 486.

Por su parte, la oposición con base en una solicitud de registro previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros (párrafo tercero del artículo 147), además de tener la posibilidad de obstaculizar el registro del signo solicitado, tiene como efecto principal la suspensión del trámite de registro hasta tanto la Oficina Nacional del País Miembro donde previamente se solicitó el registro haya resuelto tal solicitud.

En consecuencia, si se concede el registro de la marca previamente solicitada en otro País Miembro, la Oficina Nacional Competente donde se interpuso la oposición puede, con base en dicho registro, declarar fundada la oposición y negar el registro del signo solicitado, con base en el examen de registrabilidad (párrafo segundo del artículo 147).

Por el contrario, si se niega el registro previamente solicitado en otro País Miembro, la Oficina Nacional Competente donde se interpuso la oposición deberá continuar el trámite y decidir la concesión o denegación del signo solicitado, pero ya no atendiendo a la oposición con base en el artículo 147 de la Decisión 486, sino determinando el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad. […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto). 44.

Asimismo, la Sala en sentencia de 21 de mayo de 202030, consideró que: “En consecuencia, el interés legítimo para presentar oposiciones, surge de: a) acreditar que es titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la misma pueda inducir al público a error, o b) acreditar que se ha solicitado primero el registro, en cualquiera de los Países Miembros del mismo signo, siempre y cuando se acredite el interés real en el mercado del País Miembro donde se formule la oposición, el cual se 30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de mayo de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación; 11001-03-24-000-2008-00329-00 25 Núm. único de radicación: 11001032400020170020500 demuestra solicitando el registro de la marca opositora en el mismo momento de plantear la oposición. Ahora, en la sentencia de 19 de septiembre de 201331 la Sección, además de analizar el interés legítimo del opositor, también lo hizo respecto de los requisitos o presupuestos que debe reunir la oposición para ser procedente.

Al efecto, precisó: “[…] b.- De acuerdo con lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial traída a este plenario, y con arreglo a lo dispuesto en los artículos 146 y 147 de la Decisión 486, en el procedimiento de registro de un signo como marca, el interés del opositor a la solicitud será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error (derivado del riesgo de confusión y/o asociación entre las marcas).

El artículo 147 de la Decisión 486 introdujo la exigencia de la acreditación del interés real en el mercado del País en donde se hace la oposición, a fin de evitar, por un lado, que se abuse del derecho de oposición y, por otro, para impedir registros de signos iguales o idénticos en otros Países de la Comunidad Andina. La misma norma determina que dicho interés se acredita solicitando el registro de la marca opositora al momento de interponer la oposición. c.- Conforme a lo anterior, son dos los requisitos o presupuestos que debe reunir la oposición para ser procedente: El primero, relativo a la existencia en otro País Miembro de la Comunidad Andina de una marca previamente registrada idéntica o similar al signo que se pretende registrar o de una solicitud previa para obtener dicha marca en ese otro país. El segundo, relacionado con el interés real del opositor en el mercado, el cual se acredita solicitando el registro de la marca opositora al momento de formular la oposición […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Por lo tanto, son dos los requisitos o presupuestos que debe reunir la oposición para ser procedente: el primero, relativo a la existencia en otro País Miembro de la Comunidad Andina de una marca previamente registrada idéntica o similar al signo que se pretende registrar o de una solicitud previa para obtener dicha marca en ese otro país; y el segundo, relacionado con el interés real del opositor en el mercado, el cual se acredita solicitando el registro de la marca opositora al momento de formular la oposición.”. 45.

Por lo expuesto anteriormente, y con el fin de cumplir el primer requisito previsto en el artículo 147 de la Decisión 486 de 2000, la Sala advierte que, el tercero con interés directo en el resultado en el proceso acreditó en el trámite de la actuación administrativa donde se expidieron los actos demandados, la titularidad de los siguientes registros en el Ecuador32: 31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de septiembre de 2013, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación 11001032400020090015500. 32 Cfr. Folios 7 a 8 26 Núm. único de radicación: 11001032400020170020500 “[…] • DNPI -776-97 MICIP, expedido por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, por medio del cual se inscribió el registro de la marca MANICHO para identificar productos de la clase 30 internacional. • Titulo No. 6369-10. expedido por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, por medio del cual se inscribió el registro de la marca MANICHO Crema de Chocolate + Diseño de empaque a colores para identificar productos de la clase 30 internacional. • Titulo No. 6367-10. expedido por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, por medio del cual se inscribió el registro de la marca MANICHO para identificar productos de la clase 30 internacional.

Titulo No. 6371-10. expedido por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, por medio del cual se inscribió el registro de la marca MINI MANICHO+ Envoltura de colores para identificar productos de la clase 30 internacional. • Titulo No. 6371-10. expedido por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, por medio del cual se inscribió el registro de la marca MANICHO Helado en Barra + Diseño Empaque de colores para identificar productos de la clase 30 internacional. • Titulo No. 6370-10. expedido por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, por medio del cual se inscribió el registro de la marca MANICHO la Universal para identificar productos de la clase 30 internacional. • Titulo No. 516-10. expedido por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, por medio del cual se inscribió el registro de la marca MANICHO Helado de cono + Diseño Empaque de colores para identificar productos de la clase 30 internacional. • Titulo No. 5611-10. expedido por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, por medio del cual se inscribió el registro de la marca MANICHO Bombón para identificar productos de la clase 30 internacional. • Titulo No. 5251-10. expedido por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, por medio del cual se inscribió el registro de la marca MANICHO para identificar productos de la clase 30 internacional. • Titulo No. 5252-10. expedido por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, por medio del cual se inscribió el registro de la marca MANICHO CROQUETA para identificar productos de la clase 30 internacional. […]” 46.

Asimismo, respecto del cumplimiento del segundo requisito previsto en el artículo 147 de la Decisión 486 de 2000, es decir el interés real en el mercado nacional, el tercero con interés directo en el resultado en el proceso acreditó en la actuación administrativa la solicitud del registro de la marca nominativa MANICHO33 para la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, dentro del expediente núm. 07 050795. 33 Cfr. Folio 8 27 Núm. único de radicación: 11001032400020170020500 47.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que el tercero con interés directo en el resultado en el proceso acreditó los requisitos previstos en el artículo 147 de la Decisión 486 de 2000, para poder oponerse al registro del signo solicitado por la parte demandante con fundamento a sus marcas MANICHO concedidas en Ecuador. 48.

Ahora bien, corresponde a la Sala determinar si procedía el registro del signo solicitado por parte de la parte demandante y, en ese sentido, la Sala advierte que el signo y las marcas objeto de estudio son como se muestran a continuación: SIGNO NOMINATIVO SOLICITADO34 MARCAS OPOSITORAS35 MANICHO MANICHO Titular: Compañía Nacional de Chocolates de Perú S.A. Titular: Universal Sweet Industries S.A. Certificado núm. 354.821 expedido en la República de Colombia Registros: DNPI -776-97 MICIP;

Titulos Núms, 6369-10; 6367-10; 6371-10; 6371-10. 6370-10; 516-10; 5611-10; 5251-10; 5252-10. expedidos por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. Clase 30: “chocolate solo o combinado, productos de confitería y productos del cacao y caramelos”. Clase 30: “café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”. 49.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, particularmente entre marcas nominativas. 34 Signo nominativo cuyo registro fue negado por los actos administrativos acusados.

Cfr. Folio 9 35 Cfr. Folio 9 28 Núm. único de radicación: 11001032400020170020500 50. Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 51.

Esta Sección36, siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”37. 52. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”38. 53.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”39. 36 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 37 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP- 2013 de 25 de abril de 2013. 38 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP- 2015 de 10 de junio de 2016 39 Ibidem. 29 Núm. único de radicación: 11001032400020170020500 54. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si el signo nominativo solicitado a registro como marca MANICHO, por la parte demandante, se subsume dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, determinar si los actos administrativos demandados se ajustan a lo establecido en la normatividad correspondiente. 55.

Con el fin de realizar el cotejo entre las marcas en conflicto, la Sala observará las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas. 30 Núm. único de radicación: 11001032400020170020500 (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus.

Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.

(iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad […]”40.

(Destacado de la Sala) 56. La Sala, adicionalmente, tendrá en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o Figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”41.

(Destacado de la Sala) 40 Cfr. Folio 172. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 583-IP-2019 de 11 de diciembre de 2020 41 Ibidem. 31 Núm. único de radicación: 11001032400020170020500 57. La Sala llevará a cabo la comparación del signo y las marcas objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que resultan aplicables al cotejo de marcas nominativas: “[…] Al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir da ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport- e, deport-ivo, deport-istas, depor-logo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]”42.

(Destacado de la Sala) 42 Cfr. Folio 173. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 583-IP-2019 de 11 de diciembre de 2020 32 Núm. único de radicación: 11001032400020170020500 58. Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

Para esto, se realizará el cotejo entre las marcas MANICHO, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, y el signo nominativo MANICHO, cuyo solicitante es la parte demandante, aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto y que fueron señalados en los apartados supra.

Análisis de los supuestos normativos Primer supuesto: Identidad o semejanza entre las marcas 59. La Sala considera que el cotejo marcario debe hacerse entre las marcas MANICHO y el signo nominativo MANICHO, cada uno en su conjunto. / 60. Efectuado lo anterior, la Sala considera que no hay lugar a realizar un cotejo detallado entre los signos distintivos en conflicto, toda vez que las expresiones son idénticas en lo ortográfico, fonético e ideológico.

Segundo supuesto: Conexión competitiva. 61. Del contenido de literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, la Sala recuerda que para la configuración de dicha causal de irregistrabilidad, aunado al hecho de la identidad o la similitud entre las marcas cotejadas, es necesario que los productos que distingan, respectivamente, sean los mismos o presenten una conexión competitiva entre ellos. 62.

Según lo establecido en el inciso 2.º del artículo 151 de la Decisión 486, la ubicación de los productos en las diferentes clases del nomenclátor “[…] no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”, toda vez que debe aplicarse la regla de la especialidad, en virtud de la cual, el registro de la marca solamente confiere derechos respecto de los productos o servicios para los cuales se solicitó. 33 Núm. único de radicación: 11001032400020170020500 63.

La Sala, en sentencia proferida el 8 de marzo de 201843, se refirió a la regla de la especialidad en los siguientes términos: “[…] un signo no puede registrarse para proteger o amparar todos los productos del universo. La protección recae sobre una clase del nomenclátor Internacional de Niza o sobre algunos de los productos identificados dentro de ella.

La concreción al amparo registral se delimita en la solicitud del registro, limitación conocida en la doctrina como la regla de la especialidad. Los productos o servicios fijados en la solicitud, son los protegidos con la marca, protección que se extiende exclusivamente dentro del territorio en el cual la marca ha sido registrada. De ahí que dentro del estudio se deben analizar los productos que las marcas en disputa protegen y establecer si existe o no conexión competitiva […]”. 64.

Para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los productos que las marcas enfrentadas identifican, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en su jurisprudencia unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva entre los productos identificados por las marcas en conflicto y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre las marcas en cuestión. Así lo expuso en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] 5.4.

Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad. 43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;

Sentencia de 8 de marzo de 2018; C.P. María Elizabeth García González; número único de radicación 11001032400020090041700. 34 Núm. único de radicación: 11001032400020170020500 A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. 5.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por si mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre los productos y/o servicios […]”44. (Destacado de la Sala) 65.

En el caso sub examine, las marcas registradas MANICHO del tercero con interés directo en el resultado del proceso, fueron registradas para distinguir los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo […]”. 66.

Por su parte, la marca nominativa MANICHO solicitada por la parte demandante, identifica los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] chocolate solo o combinado, productos de confitería y productos del cacao y caramelos […]”. 44 Cfr. Folios 230 a 232. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 557- IP-2019 de 18 de junio de 2020, págs. 12 a 14 35 Núm. único de radicación: 11001032400020170020500 67. Al considerar las reglas citadas supra, la Sala estima que entre los productos de la Clase 30, que cada una de las marcas cotejadas identifican, sí se presenta conexidad competitiva, toda vez que se trata de un mismo género de productos, pertenecientes a la misma clase, que van dirigidos a los mismos consumidores y tienen la misma finalidad. 68.

De manera tal que se presenta intercambiabilidad y complementariedad, en la medida que el uso de un producto puede reemplazarse por el otro, y es común que el uso de uno requiera necesariamente el uso del otro. Así, es usual que para la preparación de ciertos alimentos de pastelería se utilice, por ejemplo, harina, azúcar, polvos para esponjar y chocolate, caramelos y/o productos de confitería, sin mencionar que también es factible intercambiar productos de confitería entre sí. 69.

En tal sentido, considerando el análisis anteriormente efectuado, la Sala considera que es razonable pensar que el consumidor de los productos pueda asumir que dichos productos provienen del mismo empresario o pensar que los diferentes empresarios comparten una vinculación comercial para la oferta de los citados productos. 70. Así las cosas, en consideración al criterio de razonabilidad, entre los productos de las Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza que identifican las marcas en conflicto, se presenta una conexidad competitiva que conlleva a un riesgo de confusión entre el público consumidor. 71.

De esta forma, se cumple con el segundo de los presupuestos necesarios para que se configure la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. Respecto del cargo de violación de los artículos 56 y 57 del Código Contencioso Administrativo 72. Respecto del argumento del parte demandante relacionado con que la parte demandada, al expedir los actos acusados, violó los artículos 56 y 57 del Código Contencioso Administrativo, la Sala pone de presente que la sustentación del cargo está relacionada con otra actuación administrativa adelantada por la parte demandada, por lo que estos argumentos no son de recibo. 36 Núm. único de radicación: 11001032400020170020500 Respecto del cargo de violación del artículo 29 de la Constitución Política. 73.

Respecto de este cargo, la Sala considera que, teniendo en cuenta lo expuesto en los acápites supra, a saber, que, con la expedición de los actos administrativos acusados no se violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, estos fueron debidamente motivados de conformidad con la normatividad aplicable al caso, sin que se pueda alegar algún tipo de violación al debido proceso o vicio alguno. Conclusión 74.

La Sala considera que las Resoluciones núms. 7039 de 2008 y 17042 de 2008 no corresponden a los actos administrativos demandados en el caso sub examine, por lo que su legalidad no es materia de estudio en el proceso de la referencia y, en consecuencia, el argumento presentado por la parte demandante, respecto del cual el registro de unas marcas en Perú- desvirtúan la legalidad de dichas resoluciones, las cuales concedieron el registro de unas marcas en Colombia al tercero con interés directo en el resultado del proceso, no es de recibo. 75.

Igualmente, la Sala considera que, en el caso sub examine, la marca MANICHO solicitada a registro por la parte demandante, para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000; esto, comoquiera que se cumplen los requisitos de la causal en mención al presentarse una identidad ortográfica, fonética e ideológica con las marcas registradas MANICHO, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, y, adicionalmente, al presentarse una relación de conexidad competitiva entre los productos que cada una de las marcas identificaría en el mercado. 76.

Asimismo, los actos administrativos acusados no desconocieron los artículos 146 y 147 de la Decisión 486 de 2000, pues el tercero con interés directo en el 37 Núm. único de radicación: 11001032400020170020500 resultado del proceso cumplió con los requisitos para presentar la oposición al registro marcario respecto de sus marcas previamente registradas en Ecuador. 77.

Por último, los actos administrativos acusados, fueron debidamente motivados de conformidad con la normatividad aplicable al caso, sin que se pueda alegar algún tipo de violación al debido proceso o vicio alguno en ellos. 78. En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 30014 de 30 de abril de 2014 y 83768 de 29 de mayo de 2016 y, en consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 38 Núm. único de radicación: 11001032400020170020500 Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.