CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., catorce (14) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: Acción de nulidad relativa Número único de radicación: 11001032400020190047200 Demandante: Plásticos Desechables de Colombia S.A.S. - Plasdecol S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero interesado: Plasdecor de Montería S.A.S. Asunto: Cotejo entre marcas mixta y nominativa.

Prevalencia del elemento nominativo. Reiteración Jurisprudencial. SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Plásticos Desechables de Colombia S.A.S. - Plasdecol S.A.S. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 22471 de 2 de abril de 2018 y 15149 de 20 de mayo de 2019.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Plásticos Desechables de Colombia S.A.S. - Plasdecol S.A.S.1, en adelante la parte demandante, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada2, en ejercicio de la acción de nulidad 1Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 15. 2 Cfr. Folios 2 a 14 2 Núm. único de radicación: 11001032400020190047200 relativa3, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 22471 de 2 de abril de 2018, “Por la cual se decide una solicitud de registro”, expedida por el Director de Signos Distintivos; y 15149 de 20 de mayo de 2019 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación” expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta VIP PLASDECOR VARIOS IMPORTADOS POR PLASDECOR que identifica productos de las clases 20, 21 y 24 y servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Plasdecor de Montería S.A.S., en adelante, el tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones4: “[…] Primera: Declarar la nulidad del Acto Administrativo contenido en la Resolución N° 22471 del 2 de abril de 2018, «Por la cual se decide una solicitud de registro» expedida por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Segunda: Declarar la nulidad del Acto Administrativo contenido en la Resolución N° 15149 del 20 de mayo de 2019, «Por la cual se resuelve un recurso de apelación» expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Tercera: Que como consecuencia de lo anterior, se ordene el restablecimiento del derecho a mi representada, y se anule el registro de la marca "VIP PLASDECOR Varios Importados por Plasdecor" (Mixta) en las clases 20, 21, 24 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, de titularidad de la sociedad Plasdecor de Montería S.A.S. Cuarta: Ordenar la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial en la cual se informe la nulidad de las Resoluciones Nº 22471 del 2 de abril de 2018 y Nº 15149 del 20 de mayo de 2019, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Quinta: Ordenar a la Dirección de Signos Distintivos, expedir la Resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta días siguientes a su comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”. 3 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 4 Cfr. Folio 3. 3 Núm. único de radicación: 11001032400020190047200 Presupuestos fácticos 4.

La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. El tercero con interés directo en el resultado del proceso solicitó, el 4 de abril de 2016, el registro como marca del signo marca mixto VIP PLASDECOR VARIOS IMPORTADOS POR PLASDECOR para identificar productos de las clases 20, 21 y 24, y servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.

La solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante, con fundamento en su marca nominativa PLASDECOL que identifica productos de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3. El Director de la División de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm. 22471 de 2 de abril de 2018, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca mixta VIP PLASDECOR VARIOS IMPORTADOS POR PLASDECOR para identificar productos de las clases 20, 21 y 24 y servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4.

La parte demandada interpuso recurso apelación contra la Resolución núm. 22471 de 2 de abril de 2018. 4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 15149 de 20 de mayo de 2019, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 22471 de 2 de abril de 2018. Norma violada 5.

La parte demandante invocó como vulnerada la siguiente norma: 5.1 El literal a) del artículo 136 literal de la Decisión 486 de 2000. Concepto de la violación 4 Núm. único de radicación: 11001032400020190047200 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: 6.1. Teniendo en cuenta que el análisis que se hace en el presente caso corresponde a una marca mixta y una marca nominativa debe seguirse el criterio establecido por el Tribunal Andino de Justicia, consistente en determinar que elemento impacta con mayor profundidad en la mente del consumidor, si el elemento grafico o el nominativo. 6.2.

Partiendo de lo anterior, el elemento preponderante de la marca concedida es el nominativo, el cual es VIP PLASDECOR, excluyendo la expresión “VARIOS IMPORTADOS POR PLASDECOR”, por cuanto es explicativa y, en ese sentido, no es posible su apropiación. 6.3. Desde el punto de vista visual, al comparar las marcas VIP PLASDECOR y PLASDECOL, se desprende que la coexistencia de estas en el mercado generaría un riesgo de confusión en el público consumidor, pues la marca concedida no contiene elementos suficientemente diferenciadores. 6.4.

Desde el punto de vista fonético, es evidente que las vocales de ambos signos se encuentran en el mismo lugar (A-E-O) y que las letras R y L de cada palabra, lo que no representa una diferencia significativa para el consumidor. 6.5. En lo relacionado con el aspecto gramatical, es evidente la similitud, pues la única diferencia recae en la letra R de la marca del tercero con interés directo en el resultado del proceso y en la letra L de la marca de su propiedad, siendo los demás elementos que la componen idénticos, razón por la es forzoso concluir que existe riesgo de confusión entre ambas marcas. 6.6.

Las expresiones “VIP” y “VARIOS IMPORTADOS POR” no le otorgan distintividad a la marca concedida, pues dichas expresiones, al ser de uso común, pasan desapercibidas en la mente del consumidor. 6.7. Al observar la cobertura de los productos de la marca concedida en la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, a saber, muebles, productos de madera, 5 Núm. único de radicación: 11001032400020190047200 entre otros, frente a la cobertura de su marca, utensilios y recipientes de uso culinario, es evidente la complementariedad que existe entre estos. 6.8.

Respecto de los productos de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, amparados por las marcas cotejadas, la parte demandada erró en su actuar en conceder su registro en la misma Clase, pues se encuentra concedida para los mismos productos. 6.9. En lo relacionado con la Clase 35 ibidem, la forma como el tercero con interés directo en el resultado del proceso presenta su publicidad, indiscutiblemente se relaciona con los productos identificados con su marca, esto es utensilios y recipientes de uso doméstico y culinario.

Contestación de la demanda Parte demandada 7. La parte demandada5 contestó la demanda6 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 7.1. Los actos acusados fueron expedidos de conformidad con lo previsto en la Decisión 486 de 2000 y los criterios de interpretación fijados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 7.2.

Si bien la expresión PLASDECOL, que conforma la marca previamente registrada no tiene significado, es evidente que es una marca con un contenido conceptual claro y descriptivo, pues: i) la partícula PLAS es evocativa de plásticos; ii) la partícula DE es evocativa del conector de e incluso de la palabra desechables; y iii) la partícula COL es evocativa de Colombia.

De otro lado, la expresión PLASDECOL también es una clara acepción a la razón social del demandante Plásticos Desechables de Colombia. 5 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 76. 6 Cfr. Folios 79 a 90. 6 Núm. único de radicación: 11001032400020190047200 7.3. La marca PLASDECOL, aunque cuenta con suficientes elementos para hacerla susceptible de registro, es débil, pues está compuesta por elementos descriptivos no susceptibles de apropiación por ningún titular. 7.4.

En lo ortográfico, se encuentra que las marcas cotejadas tienen más diferencias que similitudes, principalmente debido a la extensión del posteriormente registrado. 7.5. Desde el punto de vista fonético, debido a la extensión de la marca concedida, en relación con la marca opositora, existen sendas diferencias fonéticas, pues el elemento predominante de la primera es la palabra “VIP” en tanto que, el de la segunda, es la sílaba “COL”, por ser éstas las que reciben el acento. 7.6.

Desde el punto de vista ideológico, ambas marcas contienen un contenido descriptivo en la totalidad de ellas, por lo que ambos resultan ser débiles. 7.7. Teniendo en cuenta que ambas marcas son suficientemente distintivas no es necesario entrar a hacer referencia a las clases que identifican y menos aun cuando identifican productos de clases diferentes. 7.8.

Como consecuencia de lo anterior, es dable concluir que la marca mixta VIP PLASDECOR VARIOS IMPORTADOS POR PLASDECOR es susceptible de registro, pues, pese a estar compuesta por elementos descriptivos, contiene elementos gráficos, siglas y acrónimos que le dan distintividad. Asimismo, la marca PLASDECOL no tiene fuerza opositora y no puede pretender el titular apropiarse de partículas descriptivas como las que la componen.

Tercero con interés directo en el resultado del proceso 8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso7, contestó la demanda8 y se opuso a las pretensiones formuladas así: 8.1. Los actos acusados fueron suficientemente explicativos en su parte motiva, en el sentido de haber señalado que, si bien las marcas coinciden en el uso de algunas 7 Cfr. Mediante apoderado.

Folio 84 8 Cfr. Folios 88 a 90 7 Núm. único de radicación: 11001032400020190047200 letras, dichas coincidencias se ven diluidas por el total de elementos que integran el conjunto solicitado. 8.2. Las marcas cotejadas hacen uso de prefijos y sufijos que sugieren características de los productos o servicios a los que se refieren y por ende no es respecto de ellos que debe centrarse su comparación para establecer una posible similitud. 8.3.

Se acoge la totalidad de la argumentación de los actos acusados, en el sentido de indicar que las marcas cotejadas están integradas por partículas débiles e inapropiables de forma exclusiva. 8.4. No existe similitud o identidad entre las marcas confrontadas capaz de generar riesgo de confusión o asociación y, por ello, no se incurrió en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 8.5.

Propuso excepciones genéricas que denominó “NO HABER VIOLACION DE NORMA SUPERIOR ALGUNA, NI HABERSE PROBADO”; “NO EXISTIR SIMILITUD O IDENTIDAD ENTRE LOS SIGNOS CONFRONTADOS”; y “BUENA FE”. Procedencia de la sentencia anticipada 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 19 de abril de 20249: i) consideró que el caso sub examine se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en el numeral 1.° del artículo 182A de la Ley 1437 de 18 de enero de 201110 y, en consecuencia; ii) prescindió de las audiencias, inicial y de pruebas; iii) fijó el objeto del litigio; y iv) resolvió sobre las solicitudes probatorias Interpretación Prejudicial 9 Cfr. Índice 23 del aplicativo web “SAMAI”. 10 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 8 Núm. único de radicación: 11001032400020190047200 10.

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 6 de septiembre de 202411: atendiendo a las sentencias de interpretación prejudicial12: 391-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; 350-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; 261-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; y 45-IP-2022 de 13 de marzo de 2022, actos jurídicos unilaterales de la Comunidad Andina a través del Tribunal de Justicia, aplicables al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial en el Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino; consideró: i) procedente dar aplicación a la interpretación sobre el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado y, en consecuencia, no solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y adoptar los criterios jurídicos de las interpretaciones prejudiciales núms. 111-IP- 2019, 208-IP-2020, 391-IP-2022, 344-IP-2022, 221-IP-2019 y 04-IP-2020, proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; iii) corrió traslado para alegar; e iv) informó al Ministerio Público para presentar concepto si a bien lo tenía. Alegatos de conclusión 10.1.

La parte demandante13 reiteró los argumentos señalados en la demanda. 10.2. La parte demandada14 reiteró los argumentos señalados en la contestación de la demanda. 10.3. El tercero con interés directo en el resultado del proceso15 no se pronunció en este momento procesal. Concepto del Ministerio Público 11. El Agente del Ministerio Público16 rindió concepto en los siguientes términos: 11.1.

Desde el punto de vista fonético, las expresiones “VIP PLASDECOR VARIOS IMPORTADOS POR PLASDECOR” y “PLASDECOL”, hacen uso de 11 Cfr. Índice 30 del aplicativo web “SAMAI”. 12 Proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y publicadas el 13 de marzo de 2023 en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena números 5146 y 5147. 13 Cfr. Índice 35 del aplicativo web “SAMAI”. 14 Cfr. Índice 40 del aplicativo web “SAMAI”. 15 Cfr. Índice 6142del aplicativo web “SAMAI”. 16 Cfr. Índice núm. 49 aplicativo web SAMAI 9 Núm. único de radicación: 11001032400020190047200 prefijos y sufijos que sugieren las características de los productos y servicios que amparan, pero al ser pronunciados en su conjunto generan una sonoridad diferente, permitiendo que los consumidores incurran en confusión al momento seleccionar sus productos y/ servicios. 11.2.

Desde el punto de vista ideológico, la marca mixta solicitada a registro cuenta la fuerza distintiva necesaria para ser registrada, pues al contar con dos elementos, uno nominativo y uno gráfico hace que pueda ser individualizada y convivir en el mercado pacíficamente sin generar riesgo de confusión en los consumidores. 11.3. Desde el punto de vista ortográfico, la marca concedida “VIP PLASDECOR VARIOS IMPORTADOS POR PLASDECOR” es de naturaleza mixta evocativa, donde el vocablo VIP hace referencia a las palabras Varios Importados por Plasdecor, y la expresión PLASDECOR fusiona el prefijo PLAS, evocativo al plástico y DECOR evocativo a la decoración, que visto en su conjunto sugiere las características de los productos que pretende amparar, y la marca registrada “PLASDECOL, es de naturaleza nominativa simple, la cual sugiere que los productos y servicios que ofrecen están asociados el sector de los plásticos. 11.4.

En el presente caso no se evidencias semejanzas ni similitudes alegadas por la parte actora, pues la marca que posee, en su composición, la capacidad distintiva debe tener la aptitud de sugerir directa e indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto y/o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia, así las cosas, la marca mixta cumple la función distintiva. 11.5.

Por las razones anteriormente expuestas, a el cargo de nulidad propuesto por la parte demandante no posee ninguna vocación de prosperidad, lo que por contera obliga a que las súplicas de la demanda deban ser despachadas desfavorablemente. II. CONSIDERACIONES 12. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco 10 Núm. único de radicación: 11001032400020190047200 normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) las Interpretaciones Prejudiciales a tener en cuenta conforme a la decisión del Tribunal Andino de Justicia en el sentido de aplicar el acto aclarado; vii) el marco normativo sobre la distintividad como requisito de registrabilidad de un signo; viii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia 13. Vistos: i) el artículo 14917 numeral 8º. de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia; y ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201918, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 14. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que se observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el caso sub examine.

Los actos acusados 15. Los actos acusados son los siguientes: 15.1. La Resolución núm. 22471 de 2 de abril de 2018, mediante la cual el Director de la División de Signos Distintivos concedió el registro de la marca mixta VIP PLASDECOR VARIOS IMPORTADOS POR PLASDECOR para identificar productos de las clases 20, 21 y 24 y servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 15.2.

La Resolución núm. 15149 de 20 de mayo de 2019, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió confirmar la Resolución núm. 22471 de 2 de abril de 2018. 17 En concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción […]” 18 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 11 Núm. único de radicación: 11001032400020190047200 El problema jurídico 16.

Corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación presentada por la parte demandada, la fijación del objeto del litigio y las Interpretaciones Prejudiciales, determinar: 16.1. Si las resoluciones núms. 22471 de 2 de abril de 2018 y 15149 de 20 de mayo de 2019, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta VIP PLASDECOR VARIOS IMPORTADOS POR PLASDECOR para identificar productos de las clases 20, 21 y 24; y servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas: vulneran el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y, en consecuencia, si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos acusados. 16.2.

En este sentido, se analizará si existe riesgo de confusión y/o asociación entre la marca mixta VIP PLASDECOR VARIOS IMPORTADOS POR PLASDECOR, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, y la marca nominativa PLASDECOL que identifica productos de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante. 17.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos acusados expedidos por la parte demandada. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 18. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena19, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional 19 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 12 Núm. único de radicación: 11001032400020190047200 Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200020 de la Comisión de la Comunidad Andina21.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina22 19. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina23 y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 20.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico 20 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 21 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 22 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 23 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020190047200 de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 21.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 22.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 23.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 24. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 25.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. 14 Núm. único de radicación: 11001032400020190047200 Interpretaciones Prejudiciales Núms. 111-IP-2019 de 29 de julio de 202024, 208- IP-2020 de 4 de marzo de 202125, 391-IP-2022 de 13 de marzo de 202326, 344-IP- 2022 de 11 de abril de 202327, 221-IP-2019 de 11 de diciembre de 202028 y 04- IP-202029. 26.

La Sala procede a destacar los principales criterios relacionados con la interpretación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, norma invocada como violada por la parte demandante. 27. Respecto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 200030: “[…] En segundo lugar, es menester señalar que ambas normas, ya han sido objeto de interpretación por parte del Tribunal, existiendo a la fecha un criterio jurídico interpretativo uniforme, estable y coherente sobre su objeto, contenido y alcance, en los siguientes términos: 1 Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética conceptual o ideológica y grafica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1 Cuando en el proceso interno se discuta si un signo solicitado a registro y una marca previamente registrada son confundibles o no, es pertinente analizar la causal relativa de irregistrabilidad de un signo como marca prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. […] 24 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4057 de 28 de agosto de 2020 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 25 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4211 de 14 de abril de 2021 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la ppágina web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 26 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5147 de 13 de marzo de 2023 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 27 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 28 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4130 de 15 de diciembre de 2020. 29 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4321 del 7 de septiembre de 2021. 30 Interpretación Prejudicial 391-IP-2022 15 Núm. único de radicación: 11001032400020190047200 1.6 Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. en ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.

Criterios para realizar la comparación de los signos en conflicto de acuerdo a su naturaleza […] 3. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza 3.1. Cuando en el proceso interno se alegue que existe conexión entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, corresponde analizar este tema. 3.2.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no es determinante para establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486. […] 3.7.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, la autoridad consultante, en el caso en concreto, deberá analizar el grado de similitud de los signos objeto de análisis y si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo agente del mercado. […].”.

Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 28. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Análisis del caso concreto 16 Núm. único de radicación: 11001032400020190047200 29.

De conformidad con los marcos normativos y los criterios jurisprudenciales indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para, posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, resolver el caso sub examine. 30. En este sentido, las marcas objeto de estudio son como se muestran a continuación: Marca concedida mediante los actos acusados MARCA MIXTA VIP PLASDECOR VARIOS IMPORTADOS POR PLASDECOR31 Certificado núm. 621830 Clase 20: “Cristal plateado [espejos], Mobiliario de cristal, Adornos de plástico para mesas, Artículos de plástico para persianas, Bandeja o recipientes de plástico utilizados en el envasado de; alimentos, Bandejas apilables de plástico, Bandejas de plástico para huevos, Cajas de plástico, Decoraciones de plástico para pasteles, Figuras de acción decorativas de plástico, Imitaciones de alimentos de plástico, Mobiliario de plástico para jardín, Modelos de animales hechos de plástico, Modelos de plástico para decoración, Muebles de materiales plásticos para su uso en cuartos de baño, Bandeja o recipientes de plástico utilizados en el envasado de alimentos, mesas” Clase 21: “Vajillas, baterías de cocina y recipientes, Vasos, recipientes para beber y artículos de bar, Cucharas para mezclar [utensilios de cocina], Moldes de aluminio, Artículos de cristalería, Cristalería de cristal tallada a mano, Cristalería para bebidas, Cristalería para uso doméstico, Adornos de cristal, Objetos de porcelana, terracota o cristal, Candeleros de cristal, Cristal anti reflectante, Figuras [estatuillas] de porcelana, cerámica, barro cocido o cristal, Frascos de cristal, Jarras de cristal, Jarrones de cristal, Platos de cristal, Bañeras de plástico para niños, Guantes domésticos de plástico, recipientes de cocina, Platos de plástico, Vasos de papel o de plástico, Moldes de cocina, Moldes de papel para hornear, Moldes para hornear, Papeleras, Recipientes de papel de aluminio para comida, Recipientes térmicos para alimentos.”.

Clase 24: “Artículos textiles para el hogar, Cortinas de plástico para su uso en bañeras de ducha, Cubre mesas de plástico, Fundas textiles y de plástico para mueble, Manteles individuales que no sean de papel, Tapetes de mesa de encaje, no de papel, Manteles individuales de materia textil, Cubre mesas, Posavasos (ropa de mesa), Servilletas de mesa textiles.”. 31Cfr. Folio 40 17 Núm. único de radicación: 11001032400020190047200 Clase 35: “Compra, venta, importación, exportación, comercialización de Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; artículos de cristalería, porcelana y loza, utensilios y baterías de cocina, ventiladores, utensilios de cocción eléctricos, Artículos textiles para el hogar.”.

Marca nominativa previamente registrada MARCA Nominativa32 PLASDECOL Certificado núm. 494683 Clase 21: “utensilios y recipientes de uso doméstico y culinario.” 31. La Sala advierte que, en la marca concedida, y de conformidad con en el certificado de registro33, la expresión VARIOS IMPORTADOS POR PLASDECOR, es explicativa, por lo que se considera que dicha expresión no hace parte de la marca y, en ese sentido, no se tendrá en cuenta para realizar el cotejo. 32.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, marcas mixtas y marcas nominativas. 33. La Sala procederá a realizar a continuación el estudio de los cargos de nulidad formulados en la demanda.

Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 Análisis de los supuestos normativos 34. De conformidad con lo indicado en el acápite supra, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales el registro 32Cfr. Folio 39 33www.sipi.gov.co. Consultado el registro el 1 de noviembre de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 18 Núm. único de radicación: 11001032400020190047200 de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 35.

Esta Sección34, siguiendo los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”35. 36.

En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”36. 37.

El Tribunal precisó, en relación con el riesgo de asociación, que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”37. 38. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la marca mixta VIP PLASDECOR que identifica productos de las clases 20, 21 y 24 y servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional, cuyo titular es el tercero con interés 34 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 35 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP- 2013 de 25 de abril de 2013. 36 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP- 2015 de 10 de junio de 2016. 37 Ibidem. 19 Núm. único de radicación: 11001032400020190047200 directo en el resultado del proceso, se subsume dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si procede la nulidad del registro marcario. 39.

Con el fin de realizar el cotejo entre las marcas en conflicto, la Sala observará las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 391-IP-2022: “[…] Igualmente, al realizar el cotejo o comparación de los signos en conflicto, se deberán observar las siguientes reglas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión integral y de conjunto, teniendo en cuenta la unidad de sus componentes ortográficos, fonéticos, conceptuales o ideológicos y gráficos o figurativos. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir si existe riesgo de confusión directo o indirecto, o riesgo de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor, y tomar en cuenta su grado de percepción, de conformidad con el tipo de producto o servicio de que se trate, con base en los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de registrabilidad.

Es admisible presumir que el consumidor medio está atento y se encuentra razonablemente informado sobre los bienes y servicios que requiere habitualmente. No obstante, su nivel de percepción es variable en relación con las distintas categorías de productos y servicios que adquiere, aspecto que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente, en cada caso concreto.

El grado de atención del consumidor medio y su nivel de información constituyen un parámetro importante para el análisis de registrabilidad de signos que pretenden distinguir productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que estos pueden variar según el tipo de producto o servicio del que se trate. A manera de ejemplo, no se tiene el mismo nivel de información ni se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos (v.g. cremas y lociones para el rostro, jabones para el cuerpo, etc.) que al comprar utensilios de limpieza doméstica (v.g. escobas, recogedores de basura, etc.).

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, o de posicionamiento o estatus en el mercado. Es un consumidor que se ha instruido claramente acerca de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir, conoce sus detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la 20 Núm. único de radicación: 11001032400020190047200 población no los conocería. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.

(iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor realiza una evaluación más prolija del producto o servicio que desea adquirir, aspecto que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

A manera de ejemplo, constituye un consumidor o adquirente especializado la persona natural o jurídica del área de salud que vaya a adquirir instrumental médico para la realización de distintos tipos de cirugías o procedimientos quirúrgicos. 1.5. Por otra parte, es importante que al analizar el caso concreto se verifique si se determinaron las similitudes de los signos en conflicto, considerando los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión directo o indirecto, o en riesgo de asociación. 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el examen de registrabilidad debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos aquellos relacionados con los productos y/o servicios que distinguen o pretenden distinguir los signos en conflicto. […]”. 40.

La Sala, tendrá en cuenta adicionalmente que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 391-IP- 2022, la similitud entre las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza en la escritura de los signos en conflicto desde el punto de vista de su composición, esto es, tomando en cuenta, entre otros, el orden o la secuencia de las letras, con especial atención en las vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, las cuales pueden inducir en mayor o menor grado a que el riesgo de confusión sea más evidente u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de las letras, números, silabas o palabras que conforman los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones de las palabras; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados, entre otros, sobre la base de los aspectos fonéticos c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo, el objeto que representan o el concepto que evocan. […]”. 21 Núm. único de radicación: 11001032400020190047200 41.

Ahora bien, como la controversia radica en una supuesta confusión entre una marca mixta y una nominativa, resulta necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de la marca mixta, para después proceder al cotejo aplicando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto. 42.

En este sentido, la Sala considera que, observando la marca mixta concedida, en su conjunto, resulta claro que en cada una prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor al determinar la impresión general que van a suscitar en los consumidores, y al ser este elemento el que los consumidores utilicen en el mercado para identificar productos de que se trate.

Además, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 43. Con fundamento en lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación de las marcas objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que resultan aplicables al cotejo de marcas mixtas en las que predomina el elemento nominativo, a saber: “[…] a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el marcado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport- e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: 22 Núm. único de radicación: 11001032400020190047200 • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta que la sílaba tónica de los signos a comparar, pues sí ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”38.

(Destacado fuera del texto). 44. La Sala advierte que, en el caso sub examine, es necesario determinar si la expresión VIP, que compone la marca concedida, es de uso común para identificar los productos o servicios que ampara. Por lo anterior, la Sala tendrá en cuenta si las marca en cuestión contiene elementos de uso común al momento de realizar el cotejo. 45.

Respecto de las expresiones de uso común, es pertinente señalar que son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen39. 38 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 446-IP-2018 de 14 de diciembre de 2018, págs. 7 y 8. 39 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. 23 Núm. único de radicación: 11001032400020190047200 46. Sobre el particular, esta Sala, en providencia de 23 de enero de 201440, consideró que no se deben tener en cuenta las palabras de uso común y descriptivas al realizar el correspondiente cotejo marcario: «[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, descriptivas o evocativas, al realizar el examen comparativo de las marcas.

Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando […]”. 47.

En igual sentido, la Sección Primera de esta Corporación, en sentencia del 11 de noviembre de 202141, consideró: “[…] Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. […]”. 48.

No obstante, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que, si la exclusión de a partícula de uso común reduce el signo de forma tal que hace imposible su comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional esos componentes: “[…] 4.6. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de manera tal que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o 40 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020070023000. Sentencia de 23 de enero de 2014. C.P. María Elizabeth García González. 41 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020090022600 Sentencia de 11 de noviembre de 2021 C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 24 Núm. único de radicación: 11001032400020190047200 disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]”42.

(Destacado fuera del texto) 49. Esta Sección43, ha considerado que no se puede realizar el estudio de las marcas en conflicto de manera fragmentada, sino que se debe hacer en conjunto, puesto que para el consumidor medio los signos no son recibidos de manera separada, teniendo en cuenta, además, que es el conjunto marcario lo que se protege. 50.

De conformidad con lo expuesto, es preciso señalar que: 51. Respecto de la marca concedida, la partícula VIP es de uso común para identificar los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, comoquiera que son comúnmente usadas por los agentes del mercado para identificarlos. 52. Lo anterior encuentra fundamento al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada44.

En efecto, se encontraron los siguientes registros marcarios que contenían dichas expresiones y se encontraban vigentes para la fecha de expedición de los actos acusados: MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE VIP-OFFERS MASS MEDIA LTDA 298451 35 AGROAMIGO VIP SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 349347 35 VIP VACATION CLUB VIAJES AERO MEDELLIN L´ALIANXA S.A. 360717 35 CINEPOLIS VIP KTR, LLC 396048 35 VIP SIX Pro en Stock Ltda 418952 35 CAFESALUD EPS PLAN VIP CAFESALUD EPS S.A. 396671 35 42 Ibidem. 43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 24 de octubre de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020100026500. 44www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas, el 1.° de noviembre de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024). 25 Núm. único de radicación: 11001032400020190047200 COLOMBIA VIP CARD BRANDON CHAD SMALLEY 426381 35 VIP COMPANY V.I.P. COMPANY S.A.S 422417 35 53.

Como se expuso supra, las expresiones o partículas que sean de uso común deben ser excluidas del cotejo marcario. Sin embargo, la Sala advierte que, si la exclusión de los componentes reduce el signo distintivo de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, de tal manera que se deberá analizar el signo en su conjunto, teniendo en cuenta la percepción del público consumidor45. 54.

En este sentido, la Sala considera que la expresión VIP es de uso común en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza y su exclusión no reduce la marca de tal forma que haga imposible el cotejo. 55. Asimismo, esta Sala ha considerado que las expresiones de uso común para una Clase pueden serlo para otra, si se comprueba la existencia de una relación competitiva entre los servicios o productos que identifican cada una de ellas.

En este sentido, si bien es cierto que en el análisis de una expresión de uso común debe hacerse respecto de una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza y/o de unos productos o servicios específicos, atendiendo a los criterios del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala ha considerado que en dicho examen es igualmente relevante tener en cuenta que existen productos y/o servicios que tienen una estrecha conexidad competitiva46. 56.

Sobre el particular, la Sala considera que, en el caso sub examine, los servicios comprendidos en la Clase 3547 de la Clasificación Internacional de Niza presentan 45 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 608-IP-2015 de 5 de septiembre de 2016. 46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Sentencia 29 de octubre de 2020, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 2009-00426-00. 47 “Compra, venta, importación, exportación, comercialización de Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; artículos de cristalería, porcelana y loza, utensilios y baterías de cocina, ventiladores, utensilios de cocción eléctricos, Artículos textiles para el hogar.” 26 Núm. único de radicación: 11001032400020190047200 conexidad competitiva con los productos de las clases 2048, 2149, 2450, puesto que son complementarios, comoquiera que los consumidores que requieren los productos indicados deben adquirirlos a través de los servicios citados, por lo que el consumidor asociará la marca que presta los servicios con la que identifica los productos. 57.

En ese sentido, la Sala considera que la palabra VIP es una expresión de uso común y débil respecto de los productos y servicios de las clases 20, 21, 24 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que, debe ser excluida del cotejo marcario. 58. Así las cosas, la Sala procederá a efectuar el cotejo marcario entre la marca mixta PLASDECOR y la marca nominativa PLASDECOL.

Primer supuesto: identidad o semejanza entre las marcas 59. La Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Para esto, se realizará el cotejo entre la marca mixta PLASDECOR cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, y la marca nominativa PLASDECOL previamente registrada por la parte demandante, aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia para el efecto y que fueron señalados en los apartados supra.

Comparación Ortográfica 48 “Cristal plateado [espejos], Mobiliario de cristal, Adornos de plástico para mesas, Artículos de plástico para persianas, Bandeja o recipientes de plástico utilizados en el envasado de; (sic) alimentos, Bandejas apilables de plástico, Bandejas de plástico para huevos, Cajas de plástico, Decoraciones de plástico para pasteles, Figuras de acción decorativas de plástico, Imitaciones de alimentos de plástico, Mobiliario de plástico para jardín, Modelos de animales hechos de plástico, Modelos de plástico para decoración, Muebles de materiales plásticos para su uso en cuartos de baño, Bandeja o recipientes de plástico utilizados en el envasado de alimentos, mesas”.

(resaltado fuera de texto) 49 “Vajillas, baterías de cocina y recipientes, Vasos, recipientes para beber y artículos de bar, Cucharas para mezclar [utensilios de cocina], Moldes de aluminio, Artículos de cristalería, Cristalería de cristal tallada a mano, Cristalería para bebidas, Cristalería para uso doméstico, Adornos de cristal, Objetos de porcelana, terracota o cristal, Candeleros de cristal, Cristal anti reflectante, Figuras [estatuillas] de porcelana, cerámica, barro cocido o cristal, Frascos de cristal, Jarras de cristal, Jarrones de cristal, Platos de cristal, Bañeras de plástico para niños, Guantes domésticos de plástico, recipientes de cocina, Platos de plástico, Vasos de papel o de plástico, Moldes de cocina, Moldes de papel para hornear, Moldes para hornear, Papeleras, Recipientes de papel de aluminio para comida, Recipientes térmicos para alimentos.” (Resaltado fuera de texto) 50 “Artículos textiles para el hogar, Cortinas de plástico para su uso en bañeras de ducha, Cubre mesas de plástico, Fundas textiles y de plástico para mueble, Manteles individuales que no sean de papel, Tapetes de mesa de encaje, no de papel, Manteles individuales de materia textil, Cubre mesas, Posavasos (ropa de mesa), Servilletas de mesa textiles.” (Resaltado fuera de texto) 27 Núm. único de radicación: 11001032400020190047200 60.

El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de las marcas, desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas y las raíces o las terminaciones comunes. 61. La comparación ortográfica de las marcas confrontadas es como sigue: MARCA CONCEDIDA P L A S D E C O R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA P L A S D E C O L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 62.

Sobre este aspecto, al comparar los elementos nominativos en su conjunto, se encuentra que la marca mixta PLASDECOR está compuesta de tres sílabas (PLAS- DE-COR), seis consonantes (P-L-S-D-C-R) y tres vocales (A-E-O). En tanto, la marca previamente registrada PLASDECOL, tiene tres sílabas (PLAS-DE-COL), seis consonantes (P-L-S-D-C-L) y tres vocales (A-E-O). 63.

La Sala considera que la marcas en conflicto resultan similares, por cuanto ambos vocablos están conformados por tres sílabas, comparten cinco consonantes (P-L-S-D-C) y las tres vocales (A-E-O). Asimismo, la Sala precisa que la marca concedida reproduce la marca previamente registrada, donde solamente se cambia, en su terminación, la letra L por la letra R, lo cual, se considera que no otorga suficiente distintividad al conjunto marcario de manera que contribuya a diferenciarlos. 28 Núm. único de radicación: 11001032400020190047200 64.

Partiendo del anterior análisis, la Sala considera que existe una similitud ortográfica entre las marcas comparadas considerando la fuerte semejanza ortográfica entre ambas, comoquiera que existe una reproducción y un cambio de letra, la cual es la introducción de la letra L en vez de la letra R. Comparación Fonética 65. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en la marca, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: PLASDECOL – PLASDECOR - PLASDECOL – PLASDECOR PLASDECOL – PLASDECOR - PLASDECOL – PLASDECOR PLASDECOL – PLASDECOR - PLASDECOL – PLASDECOR 66.

Comoquiera que, al pronunciar las marcas cotejadas de manera sucesiva y alternativa, se advierte que se escuchan de forma similar, más aún por la coincidencia en su secuencia vocálica, de manera que, al pronunciarlas, tienen un impacto sonoro parecido. 67. Asimismo, las palabras comparten el uso de las mismas consonantes y una reproducción de la expresión PLASDECO, donde solo hay el cambio de la letra L por la R, lo cual no resultan suficiente para superar la similitud y, por lo tanto, no dotan de distintividad la marca concedida. 68.

En suma, la Sala considera que las marcas cotejadas, al contener una reproducción de la expresión PLASDECO, donde solo el cambio se encuentra en la variación de las letras L y R, no hace que el impacto fonético sea distinto, teniendo en cuenta que comparten el mismo número de sílabas, cinco consonantes y su composición vocálica es similar, que al ser pronunciadas resaltan evidentes las semejanzas, por ello, existe una semejanza fonética.

Comparación Ideológica 29 Núm. único de radicación: 11001032400020190047200 69. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”51, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales los signos distintivos tienen algún significado. 70.

Al respecto, la Sala advierte que la marca concedida y la previamente registrada contienen: i) la partícula PLAS, la cual es evocativa de plástico, el cual corresponde es un material moldeable y maleable52; y ii) la partícula DE, la cual denota posesión o pertenencia53. Asimismo, la marca previamente registrada contiene la partícula COL la cual es evocativa de la República de Colombia.

Adicionalmente, la Sala advierte que, se argumentó que PLASDECOL significa “Plásticos Desechables de Colombia” comoquiera que se trata del acrónimo de dicha expresión. 71. Al respecto, la Sala considera que: i) comoquiera que las partículas indicadas supra, a saber, PLAS, DE y COL, unidas y en su conjunto, no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano; y ii) no se acreditó que sea de conocimiento del consumidor promedio que PLASDECOL significa “Plásticos Desechables de Colombia”; y, en consecuencia: iii) las marcas son fantasía y no puede realizarse un cotejo ideológico. 72.

En este sentido, la Sala considera que entre las marcas cotejadas existen similitudes ortográficas y fonéticas. 73. En suma, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, sin descomponer las marcas cotejadas, y teniendo en cuenta que el análisis debe enfocarse principalmente en las semejanzas y no las diferencias que presenten, comoquiera que el usuario las recordará y relacionará por sus similitudes; la Sala concluye que marca concedida es semejante a la marca previamente registrada, dejando una impresión de similitud en la mente del consumidor y causando un riesgo de confusión, debido a que no posee fuerza distintiva que permita al consumidor diferenciarla.

Ello comoquiera que reproduce la expresión PLASDECO, 51 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009 52 Consultado en https://dle.rae.es/pl%C3%A1stico 53 Consultado en https://dle.rae.es/de 30 Núm. único de radicación: 11001032400020190047200 y el cambio solo se realiza en las letras L y R, motivo por el cual se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios 74. De conformidad con el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, para la configuración de dicha causal de irregistrabilidad, aunado al hecho de la identidad o la similitud entre las marcas cotejadas, es necesario que los productos o servicios que distingan, respectivamente, sean los mismos o presenten una conexión competitiva entre ellos. 75.

Asimismo, según lo previsto en el inciso 2.º del artículo 151 de la Decisión 486 de 2000, la ubicación, en las diferentes clases del nomenclátor, “[…] no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”, toda vez que debe aplicarse la regla de la especialidad, en virtud de la cual, el registro del signo como marca solamente confiere derechos respecto de los productos o servicios para los cuales se solicitó. 76.

Al respecto, la Sala, en sentencia proferida el 8 de marzo de 201854, se refirió a la regla de la especialidad en los siguientes términos: “[…] un signo no puede registrarse para proteger o amparar todos los productos del universo. La protección recae sobre una clase del nomenclátor Internacional de Niza o sobre algunos de los productos identificados dentro de ella.

La concreción al amparo registral se delimita en la solicitud del registro, limitación conocida en la doctrina como la regla de la especialidad. Los productos o servicios fijados en la solicitud, son los protegidos con la marca, protección que se extiende exclusivamente dentro del territorio en el cual la marca ha sido registrada. De ahí que dentro del estudio se deben analizar los productos que las marcas en disputa protegen y establecer si existe o no conexión competitiva […]”. 77.

En ese sentido, para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los productos y servicios que las marcas enfrentadas identifican, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado, en su jurisprudencia, unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva y, por ende, 54 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;

Sentencia de 8 de marzo de 2018; C.P. María Elizabeth García González; número único de radicación 11001032400020090041700. 31 Núm. único de radicación: 11001032400020190047200 de un riesgo de confusión o asociación entre los mismos. Así lo expuso en Interpretación Prejudicial: “[…] 3.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre los productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de las siguientes tres criterios: […] a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. […] 3.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre los productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización, los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función: el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existiría conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación y, generalmente, de ausencia de similitud. […]”55 55 Cfr. Folios 201 a 204 32 Núm. único de radicación: 11001032400020190047200 78. La Sala advierte que, en el caso sub examine, la marca nominativa PLASDECOL distingue los siguientes productos de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Clase 21: utensilios y recipientes de uso doméstico y culinario. […]”56. 79.

Por su parte, la marca mixta PLASDECOR identifica productos y servicios de las clases 20, 21, 24 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza57: “[…] Clase 20: “Cristal plateado [espejos], Mobiliario de cristal, Adornos de plástico para mesas, Artículos de plástico para persianas, Bandeja o recipientes de plástico utilizados en el envasado de; alimentos, Bandejas apilables de plástico, Bandejas de plástico para huevos, Cajas de plástico, Decoraciones de plástico para pasteles, Figuras de acción decorativas de plástico, Imitaciones de alimentos de plástico, Mobiliario de plástico para jardín, Modelos de animales hechos de plástico, Modelos de plástico para decoración, Muebles de materiales plásticos para su uso en cuartos de baño, Bandeja o recipientes de plástico utilizados en el envasado de alimentos, mesas” Clase 21: “Vajillas, baterías de cocina y recipientes, Vasos, recipientes para beber y artículos de bar, Cucharas para mezclar [utensilios de cocina], Moldes de aluminio, Artículos de cristalería, Cristalería de cristal tallada a mano, Cristalería para bebidas, Cristalería para uso doméstico, Adornos de cristal, Objetos de porcelana, terracota o cristal, Candeleros de cristal, Cristal anti reflectante, Figuras [estatuillas] de porcelana, cerámica, barro cocido o cristal, Frascos de cristal, Jarras de cristal, Jarrones de cristal, Platos de cristal, Bañeras de plástico para niños, Guantes domésticos de plástico, recipientes de cocina, Platos de plástico, Vasos de papel o de plástico, Moldes de cocina, Moldes de papel para hornear, Moldes para hornear, Papeleras, Recipientes de papel de aluminio para comida, Recipientes térmicos para alimentos”.

Clase 24: “Artículos textiles para el hogar, Cortinas de plástico para su uso en bañeras de ducha, Cubre mesas de plástico, Fundas textiles y de plástico para mueble, Manteles individuales que no sean de papel, Tapetes de mesa de encaje, no de papel, Manteles individuales de materia textil, Cubre mesas, Posavasos (ropa de mesa), Servilletas de mesa textiles”.

Clase 35: “Compra, venta, importación, exportación, comercialización de Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; artículos de cristalería, porcelana y loza, utensilios y baterías de cocina, ventiladores, utensilios de cocción eléctricos, Artículos textiles para el hogar. […]”58. 80. Por lo anteriormente expuesto, y considerado los criterios supra, la Sala considera que entre los productos de la Clase 21 de la Clasificación internacional de Niza, que identifica la marca previamente registrada, y los productos de las 56 Cfr. Folio 10 57 Cfr. Folio 40 58 Cfr. Folio 10 33 Núm. único de radicación: 11001032400020190047200 clases 20 y 21 ibidem que identifica la marca concedida, se presenta una conexión competitiva. 81.

Ello comoquiera que, entre “utensilios y recipientes de uso doméstico y culinario”, y: i) “Bandeja o recipientes de plástico utilizados en el envasado de; alimentos, Bandejas apilables de plástico, Bandejas de plástico para huevos, Cajas de plástico [ ] Bandeja o recipientes de plástico utilizados en el envasado de alimentos, mesas”; y ii) “Vajillas, baterías de cocina y recipientes, Vasos, recipientes para beber y artículos de bar, Cucharas para mezclar [utensilios de cocina], Moldes de aluminio [ ] recipientes de cocina, Platos de plástico, Vasos de papel o de plástico, Moldes de cocina, Moldes de papel para hornear, Moldes para hornear [ ] Recipientes de papel de aluminio para comida, Recipientes térmicos para alimentos”; hay una relación de género y especie toda vez que los productos indicados supra, amparados por la marca concedida, son un tipo de utensilios y recipientes de uso doméstico y culinario. 82.

Asimismo, la Sala considera que entre los productos de la Clase 21 de la Clasificación internacional de Niza y los productos y servicios de las clases 24 y 35 ibidem, se presenta una conexión competitiva. Ello toda vez que, entre los primeros y: i) “Cubre mesas de plástico [ ] Manteles individuales que no sean de papel [ ] Cubre mesas, Posavasos (ropa de mesa), Servilletas de mesa textiles”; y ii) “Compra, venta, importación, exportación, comercialización de Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; artículos de cristalería, porcelana y loza, utensilios y baterías de cocina”, existe complementariedad.

Ello comoquiera que los consumidores que requieren de “utensilios y recipientes de uso doméstico y culinario” también pueden requerir de los productos indicados supra y adquirirlos a través de los servicios citados. Por lo que, se considera que el consumidor promedio puede asumir razonablemente que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. 83.

Al respecto, la Sala precisa que, en el caso sub examine, genera un riesgo de asociación, tal y como se evidenció anteriormente. Es decir que, el consumidor, podría asumir como razonablemente que “[…] considerando la realidad del mercado […] los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario […]”59. 59 Cfr. Folio 204 34 Núm. único de radicación: 11001032400020190047200 84.

Es decir que, la Sala considera que la marca PLASDECOR podría inducir a los consumidores a pensar que los productos y servicios identificados con dicha marca tienen un mismo origen empresarial que los productos de la marca PLASDECOL, o que se trata de una innovación de los productos identificados con esta última, todo lo cual pone de presente el riesgo de asociación que representa el signo solicitado a registro. 85.

Asimismo, considerando el análisis anteriormente efectuado, es razonable pensar que el consumidor de los productos y servicios pueda asumir que los mismos provienen del mismo empresario o pensar que estos comparten una vinculación comercial para la oferta de estos. 86. Así las cosas, se tiene que entre los productos de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, que representa la marca PLASDECOL cuyo titular es la parte demandante, y los productos de las clases 20, 21 y 24 y los servicios de la Clase 35 ibidem que identifica de la marca concedida al tercero con interés directo en el resultado del proceso, se evidencia conexidad competitiva que conlleva a un riesgo de confusión entre el público consumidor. 87.

De esta forma, se cumple con el segundo de los presupuestos fácticos para que se configure la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Conclusión 88. La Sala concluye que la marca mixta VIP PLASDECOR que identifica productos de las clases 20, 21 y 24 y servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que se cumplen los supuestos fácticos previstos en la normativa indicada, al existir semejanza con las marca nominativa PLASDECOL y conexidad competitiva entre los productos y servicios que identifican. 89.

En este orden de ideas, ante la prosperidad de los cargos formulados en la demanda, la Sala declarará la nulidad de las Resoluciones núms. 22471 de 2 de 35 Núm. único de radicación: 11001032400020190047200 abril de 2018, y 15149 de 20 de mayo de 2019, por medio de la cual se concedió el registro de la marca mixta VIP PLASDECOR para identificar para identificar los productos de las clases 20, 21 y 24 y servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Condena en costas 90. Visto el numeral 8 del artículo 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012, sobre condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que en el expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no condenará en costas a la parte demandada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones núms. 22471 de 2 de abril de 2018, y 15149 de 20 de mayo de 2019, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que cancele el registro núm. 621830 de la marca mixta VIP PLASDECOR VARIOS IMPORTADOS POR PLASDECOR que identifica productos de las clases 20, 21 y 24 y servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NO CONDENAR en costas a la parte demandada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. 36 Núm. único de radicación: 11001032400020190047200 QUINTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.

CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado Presidente OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.