11001032400020170013100 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00131-00 Demandante: Procaps S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Terceros: Care y Cure S.A.S. Tema: Registro como marca del signo nominativo “DICLOFEN PROTECT” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 89368 de 23 de diciembre de 20161 y 62430 de 22 de septiembre de 20162 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro de la marca nominativa “DICLOFEN PROTECT” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Procaps S.A. I.

ANTECEDENTES I.1. La demanda3 1. La sociedad Procaps S.A., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] PRIMERA.

Declarar la nulidad de la Resolución No. 89368 de 23 de diciembre de 2016, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual, resolvió el recurso de apelación interpuesto por mi poderdante, revocó la decisión de primera instancia en el sentido de declarar infundada la oposición presentada por la sociedad CARE Y CURE S.A.S. y confirmó en sus demás partes la Resolución No. 62430 de 22 de septiembre de 2016, expedida al interior del Expediente Administrativo No. 15-30547.

SEGUNDA. Declarar la nulidad de la Resolución No. 62430 de 22 de septiembre de 2016, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendente de Industria y Comercio, mediante la cual declaró fundada la oposición presentada por la sociedad CARE Y CURE S.A.S. y negó el registro de la marca nominativa DICLOFEN PROTECT, para identificar productos 1 Folios 60 a 64C pp.

“[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 2 Folios 66 a 71 C pp. “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro […]”. 3 Folios 144 a 226 C pp. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00131-00 Demandante: Procaps S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio comprendidos en la Clase 5 Internacional, solicitada por la sociedad PROCAPS S.A., al interior del Expediente Administrativo No. 15-305470.

Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de Restablecimiento del Derecho en beneficio de la sociedad PROCAPS S.A., comedidamente solicito: TERCERA: Se ORDENE a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio CONCEDER el registro de la marca nominativa DICLOFEN PROTECT, para identificar productos comprendidos en la clase 5 internacional, a favor de la Sociedad PROCAPS S.A. CUARTA: Que se comunique la decisión a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para su correspondiente inscripción, y se ordene la publicación de la Sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

QUINTA: Que se CONDENE a la parte demandada al pago de costas procesales y agencias en derecho […]”4 (mayúsculas y negrillas del original). I.1.1. Los hechos de la demanda5 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. Manifestó que, el 23 de diciembre de 2015, la sociedad Procaps S.A. solicitó el registro como marca del signo nominativo “DICLOFEN PROTECT” para identificar productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] productos farmacéuticos; preparaciones veterinarias; medicamentos para uso médico; medicamentos para uso veterinario; algodón para uso médico; desinfectantes para uso higiénico; productos para esterilizar; pañales para bebés; tampones para la menstruación; paños menstruales; alimentos dietéticos para uso médico; alimentos para bebés; complementos nutricionales; bebidas dietéticas para uso médico; emplastos para uso médico; botiquines de primeros auxilios; artículos para apósitos; materiales para empastes dentales; materiales para improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; insecticidas; fungicidas; herbicidas […]”. 4.

Indicó que la anterior solicitud fue publicada en la Gaceta de la propiedad industrial, y la sociedad Care y Cure S.A.S. presentó oposición con fundamento en su marca “DICLOREN GEL” para productos de la clase 5ª. 5. Anotó que, mediante la Resolución 62430 de 22 de septiembre de 2016, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC: i) declaró fundada la oposición presentada por Care y Cure S.A.S.; y ii) negó el registro de la marca nominativa “DICLOFEN PROTECT” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

Frente a esta decisión Procaps S.A. interpuso recurso de apelación. 4 Folio 146 C pp. 5 Folios 146 a 149 C pp. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00131-00 Demandante: Procaps S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 6. Sostuvo que, a través de la Resolución 89368 de 23 de diciembre de 2016, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió: i) revocar el ordinal primero de la Resolución 62430; ii) declarar infundada la oposición presentada por Care y Cure S.A.S; y iii) confirmar en lo demás la Resolución 89368.

I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación6 I.1.2.1. Fundamentos de derecho 7. La parte demandante propuso como cargos de nulidad los relacionados con el desconocimiento de las normas en que debía fundarse los actos acusados y falsa motivación, para lo cual señaló como quebrantadas las siguientes disposiciones: i) Constitución Política, artículos 13, 29 y 61; ii) Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134, 135, 136 literal a) y 150; y iii) Ley 1437 de 2011, artículos 42 y 80.

I.1.2.2. El concepto de violación De la vulneración de los artículos 13, 29 y 61 de la Constitución Política 8. La parte demandante sostuvo que se violaron los artículos 13, 29 y 61 de la Constitución Política, toda vez que: i) se dio un trato discriminatorio a Procaps S.A. y uno preferente al tercero con interés directo en el resultado del proceso; ii) “[…] se inobservó las formalidades mínimas al resolver el conflicto con fundamento en apreciaciones y presunciones sin asidero jurídico […]”; y iii) no se protegió los derechos que ostenta respecto del signo solicitado. 9.

Explicó que, en el trámite administrativo, “[…] los argumentos expuestos en la Resolución No. 62430 de 22 de septiembre de 2016 y Resolución No. 89368 del 23 de diciembre de 2016, en nada guardan relación con la realidad fáctica que motivó la solicitud de la marca por parte de mi poderdante […] en tanto omitió efectuar un debido análisis de la solicitud, valorar las pruebas aportadas y los presupuestos que debió tener en cuenta para la concesión de la marca […]”, por lo que se le violó su derecho de defensa y contradicción y se incurrió en una falsa motivación. 10.

Advirtió que, en particular, se vulneró el derecho al debido proceso, en tanto la SIC debió pronunciarse sobre todas las cuestiones planteadas dentro del trámite administrativo. En consecuencia, le correspondía valorar los antecedentes relevantes del caso y garantizar a la parte interesada la oportunidad de exponer las razones por las cuales consideraba improcedente la aplicación de las causales de irregistrabilidad, así como de solicitar y aportar las pruebas dirigidas a sustentar sus afirmaciones. 11.

En ese sentido, se advirtió que debía permitírsele explicar las razones y pedir pruebas “[…] que defiendan o respalden los hechos pertinentes; deberá permitírsele, 6 Folios 149 a 222 C pp. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00131-00 Demandante: Procaps S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio en el mismo pie de igualdad con las otras partes, la formulación de recursos contra las providencias debidamente notificadas, en la forma prevista en la ley, etc., etc.

En los procesos de única instancia la garantía del debido proceso debe ser más celosamente guardada, por cuanto la persona afectada no cuenta con una instancia superior revisora […]”. De la vulneración de los artículos 134, 135, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de 2000, y 42 y 80 de la Ley 1437 12. La parte demandante aseguró que los actos acusados se encuentran viciados de nulidad, toda vez que la SIC negó el registro como marca del signo nominativo “DICLOFEN PROTECT” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

Ello, sin considerar que no es similarmente confundible con la marca “DICLOREN GEL”, que ampara productos de la misma clase. 13. Argumentó que el signo solicitado es registrable comoquiera que es distintivo intrínseca y extrínsecamente, pudiendo coexistir en el mercado con la marca “DICLOREN GEL”, por lo que la SIC desconoció los artículos 134, 135 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. 14.

Explicó que las expresiones “DICLO” y “GEL” son de uso común, por lo que no puede ser tenidas en cuenta para determinar el riesgo de confusión. Asimismo, las partículas “FEN” y “PROTECT” le otorgan distintividad al conjunto de la marca solicitad. 15. Manifestó que la existencia de las marcas “DICLOFEN MAX” y “DICLOFEN COMLEX” de titularidad de Procaps S.A. permiten la coexistencia en el mercado el signo solicitado en el caso sub examine. 16.

Teniendo en cuenta lo anterior, consideró que la SIC, con la expedición de los actos acusados, violó el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000 comoquiera que no realizó debidamente el examen de registrabilidad. 17. Asimismo, indicó que se desconoció el artículo 42 de la Ley 1437, toda vez que la SIC “[…] no tuvo en cuenta todas y cada una de las cuestiones suscitadas con ocasión al registro marcario solicitado, especialmente la atinente a que las partículas DICLO y GEL son expresiones de uso común, inaplicando los criterios del cotejo de marcas que comparten radicales comunes […]”. 18.

Finalmente, argumentó que se quebrantó el artículo 80 ibidem, en tanto que la parte demandada “[…] no motivó en debida forma el acto administrativo, no respetó el derecho de defensa y contradicción, las pruebas no fueron valoradas en debida forma por la administración […]”. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00131-00 Demandante: Procaps S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio II.

CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio7 19. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para ello, se refirió de manera conjunta a los cargos de nulidad formulados, señalando que las resoluciones acusadas fueron expedidas conforme a las normas constitucionales y legales vigentes, y que, en consecuencia, se encontraban debidamente motivadas y ajustadas al ordenamiento jurídico. 20.

Concretamente, argumentó que “[…] los signos en conflicto son similarmente confundibles, toda vez que al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica, fonéticamente y visualmente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce la parte relevante del signo antecedente, sin que contenga elementos adicionales que le otorguen distintividad.

En efecto, a pesar que los signos confrontados coinciden en el uso de la expresión “DICLO" las cuales son partículas débiles con respecto a los productos a identificar, se observa que los elementos nominativos que forman al signo solicitado en registro no son suficientes para diferenciarlo de la marca registrada, por lo que es evidente el riesgo de confusión y asociación […]”. 21.

Sostuvo que la expresión solicitada como marca “DICLOFEN" es genérica, en tanto que “[…] es en realidad gran parte de la palabra “DICLOFENACO”, la cual hace referencia al nombre de la molécula de un conocido analgésico, antiinflamatorio y antirreumático, siendo el nombre de un producto farmacéutico que usualmente se encuentra incluso en la clase 5ta Internacional.

La palabra “PROTECT” es por otro lado una expresión de uso común usada por los empresarios de productos de esta clase para enfatizar una característica propia de los mismos a saber “proteger”, por lo tanto, este término tampoco imprime distintividad al signo en cuanto a que describe una característica de los productos a distinguir a tal punto que está incluida en muchos otros registros marcarios […]”. 22.

Concluyó, teniendo en cuenta lo anterior, que el signo solicitado no es distintivo en tanto que su registro otorgaría a la solicitante un derecho sobre una expresión necesaria para ofrecer analgésicos y antiinflamatorios en el mercado. II.2. Contestación de la sociedad Care y cure S.A.S. 23. La sociedad Care y cure S.A.S., tercera interesada en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificada8 en debida forma del auto admisorio, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda. 7 Folios 249 a 253 C pp. 8 Folios 241 y 253 C pp. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00131-00 Demandante: Procaps S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio III.

TRÁMITE DEL PROCESO 24. La sociedad Procaps S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 27 de marzo de 20179 en contra de las Resoluciones 89368 de 23 de diciembre de 2016 y 62430 de 22 de septiembre de 2016, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 25. Mediante auto de 14 de diciembre de 201710 se admitió y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad Care y cure S.A.S. El 19 de enero de 201811 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 26.

A través de autos de 31 de julio de 2018, 15 de marzo de 2019 y 3 de abril de 201912 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 17 de mayo de 201913. 27. En la citada audiencia, se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y unos certificados de unas marcas, así como unos expedientes administrativos, los cuales fueron allegados al expediente del proceso de la referencia. 28.

Mediante auto de 28 de junio de 201914 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los artículos 134, 135, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso. 29. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 461-IP-2019 de 7 de octubre de 202015, dentro de la cual interpretó los artículos 134, 135 literal f), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio, 151 ibidem.

Asimismo, no interpretó los demás literales del artículo 135, en la cual dicho tribunal consideró lo siguiente: “[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 134, 135, 136 Literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Únicamente se interpretarán los Artículos 134, 136 Literal a) y 150 de la citada Decisión por ser pertinentes.

Se interpretará el Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina limitándose al Literal f) por ser objeto de la controversia los signos conformados por denominaciones genéricas. 9 Folio 1 C pp. 10 Folios 229 y 230 C pp. 11 Folio 230 vto. C pp. 12 Folios 259, 267 y 276 C pp. 13 Folios 289 a 299 C pp. 14 Folios 303 a 306 C pp. 15 Folios 420 a 429 C pp. 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00131-00 Demandante: Procaps S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio No se interpretarán los demás Literales del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por no ser tema de controversia las demás causales de irregistrabilidad absolutas de una marca.

De oficio se interpretará el Artículo 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina a fin de desarrollar el tema de la conexión entre productos. […] 1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. […] 1.9. Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. 1.10.

A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que este es un elemento que forma parte de la esencia de la marca. […] 2. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. […] 2.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación. […] 2.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa. […] 4.

Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas. […] 4.5. De conformidad con lo anterior, se deberá determinar si en la conformación de los signos confrontado se encuentra alguna partícula de uso común para distinguir productos farmacéuticos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común o genérico (sic). 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00131-00 Demandante: Procaps S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 4.6.

No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa de que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto. 5.

Signos conformados por denominaciones genéricas. […] 5.2. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica aluda a la expresión empleada exclusamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio. No se puede otorgar a ningún apersona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. […] 6.

Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza. […] 6.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) la complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). […] 7.

Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos. […] 7.6. La resolución que emita la oficina nacional competente tiene que ser motivada y expresar los fundamentos en los que se basó. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de los registros de marcas, este Tribunal ha manifestado que dichos actos requieren de motivación para su validez y además la resolución que los contenga podría quedar afectada de nulidad absoluta si por falta de motivación se lesiona el derecho de defensa de los administrados […]”.

(mayúscula y negrilla del original). 30. En auto de 18 de noviembre de 202016 se prescindió de la realización de las audiencias de pruebas y alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 31.

En el término para alegar de conclusión, la parte demandante, la SIC, el tercero con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Publico guardaron silencio. 16 Folio 431 C pp. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00131-00 Demandante: Procaps S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio IV.

CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 32. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14917 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.

La formulación del problema jurídico 33. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 89368 de 23 de diciembre de 2016 y 62430 de 22 de septiembre de 2016, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro de la marca nominativa “DICLOFEN PROTECT” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Procaps S.A. 34.

Por lo anterior, se deberá establecer si, con la expedición de las resoluciones acusadas, la SIC vulneró los artículos 13, 29 y 61 de la Constitución Política, en lo concerniente al derecho a la igualdad, al debido proceso y a la protección de la propiedad intelectual; y si, en consecuencia, incurrió en falsa motivación, al presuntamente apartarse de los hechos y pruebas obrantes en el expediente o al omitir el análisis de los antecedentes y argumentos relevantes del trámite administrativo. 35.

De igual manera, deberá determinar si, entre el signo nominativo solicitado “DICLOFEN PROTECT” y la marca “DICLOREN GEL”, que ampara productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza y cuyo titular es Care y Cure S.A.S., se configuran las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 134, 135 literal f) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, así como lo dispuesto en los artículos 150 y 151 ibidem, este último interpretado de oficio por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 36.

Finalmente, corresponde examinar la observancia de los artículos 42 y 80 de la Ley 1437, referidos a la obligación de resolver de manera integral las cuestiones planteadas el trámite administrativo. 37. La Sala advierte que, aunque la parte demandante invocó como vulnerado el artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 sin especificar los literales aplicables, del 17 “[…] Artículo 149.

El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00131-00 Demandante: Procaps S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio concepto de violación se desprende que el debate se centró principalmente en la apreciación de la distintividad extrínseca del signo, conforme al literal a) del artículo 136 ibidem, al sostener la autoridad administrativa que la marca nominativa solicitada “DICLOFEN PROTECT” resulta confundible con la marca “DICLOREN GEL” previamente registrada para productos de la clase 5ª. 38.

No obstante, el examen del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 también resulta pertinente, en la medida en que, en la contestación de la demanda, la SIC señaló que se debe tener en cuenta que la expresión “DICLOFEN" es genérica, en tanto que “[…] es en realidad gran parte de la palabra “DICLOFENACO”, la cual hace referencia al nombre de la molécula de un conocido analgésico, antiinflamatorio y antirreumático, siendo el nombre de un producto farmacéutico que usualmente se encuentra incluso en la clase 5ta Internacional […]”. 39.

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que dicha disposición regula la incorporación de partículas genéricas dentro de los signos en conflicto, este aspecto debe ser analizado por la Sala al realizar el cotejo marcario, a fin de establecer si esa partícula carece de distintividad intrínseca y, en consecuencia, no puede ser susceptible de apropiación por un solo titular. 40.

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial 461-IP-2019 de 7 de octubre de 202018, interpretó los artículos 134, 135 literal f), 136 literal a), 150 y 151 de la Decisión 486 de 2000, precisando que la autoridad nacional debe analizar tanto la distintividad intrínseca del signo, para descartar la existencia de partículas genéricas, como su distintividad extrínseca frente a la marca previamente registrada19. 41.

En virtud de lo anterior, se excluirá de la controversia el estudio de los supuestos previstos en los demás literales del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, por no haber sido objeto de discusión en el proceso. 42. En este contexto, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados, el análisis del caso concreto y la conclusión. IV.3.

La identificación de los actos demandados 43. La demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 89368 de 23 de diciembre de 201620 y 62430 de 22 de septiembre de 201621 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro de la marca nominativa “DICLOFEN PROTECT” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Procaps S.A. 18 Folios 420 a 429 C pp. 19 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de noviembre de 2020. Rad.: 2009-00167-00. MP. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. 20 Folios 60 a 64C pp. “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro […]”. 21 Folios 66 a 71 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00131-00 Demandante: Procaps S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio IV.4.

Análisis del caso concreto De la vulneración de los artículos 13, 29 y 61 de la Constitución Política 44. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, negó el registro como marca del signo nominativo “DICLOFEN PROTECT” para identificar productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] productos farmacéuticos; preparaciones veterinarias; medicamentos para uso médico; medicamentos para uso veterinario; algodón para uso médico; desinfectantes para uso higiénico; productos para esterilizar; pañales para bebés; tampones para la menstruación; paños menstruales; alimentos dietéticos para uso médico; alimentos para bebés; complementos nutricionales; bebidas dietéticas para uso médico; emplastos para uso médico; botiquines de primeros auxilios; artículos para apósitos; materiales para empastes dentales; materiales para improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; insecticidas; fungicidas; herbicidas […]”. 45.

A juicio de la parte demandante, las resoluciones acusadas vulneran los artículos 13, 29 y 61 de la Constitución Política, en la medida en que la SIC no tuvo en cuenta la totalidad de los argumentos y antecedentes expuestos dentro del trámite administrativo al negar el registro solicitado, desconociendo así los derechos a la igualdad, al debido proceso y a la protección de la propiedad intelectual. 46.

Sostuvo que la entidad omitió efectuar un análisis integral y objetivo de la solicitud, al resolver con base en apreciaciones y presunciones “[…] sin asidero jurídico […]”, lo cual vulneró su derecho de defensa y contradicción. En tal sentido, manifestó que “[…] los argumentos expuestos en la Resolución No. 62430 de 22 de septiembre de 2016 y en la Resolución No. 89368 del 23 de diciembre de 2016, en nada guardan relación con la realidad fáctica que motivó la solicitud de la marca por parte de mi poderdante […] en tanto omitió efectuar un debido análisis de la solicitud, valorar las pruebas aportadas y los presupuestos que debió tener en cuenta para la concesión de la marca […]”. 47.

Descendiendo al caso concreto, y de la revisión de los actos acusados y la consulta realizada en el sistema de información SIPI de la SIC22, la Sala advierte que: 48. La parte demandante solicitó el registro como marca del signo nominativo “DICLOFEN PROTECT” para distinguir productos en la clase 5ª del nomenclátor internacional. Solicitud respecto de la cual, una vez fue publicada en la gaceta de la propiedad industrial, el tercero con interés directo en el resultado del proceso presentó oposición con fundamento en su marca “DICLOREN GEL”. 22 Consulta realizada en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00131-00 Demandante: Procaps S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 49.

La SIC, mediante la Resolución 62430 de 22 de septiembre de 2016: i) declaró fundada la oposición indicada supra; y ii) negó el registro como marca del signo nominativo “DICLOFEN PROTECT” para distinguir productos de la mencionada clase 5ª. Al respecto, se indicó que: “[…] Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles.

En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica, fonéticamente y visualmente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce la parte relevante del signo antecedente, sin que contenga elementos adicionales que le otorguen distintividad. En efecto, a pesar que los signos confrontados coinciden en el uso de la expresión “DICLO” las cuales son partículas débiles con respecto a los productos a identificar, se observa que los elementos nominativos que forman al signo solicitado en registro no son suficientes para diferenciarlo de la marca registrada, por lo que es evidente el riesgo de confusión y asociación, pues el cambio de la letra “F” por la letra “R” para que la marca solicitada se lea DICLOFEN, en vez de DICLOREN, no lo dota de distintividad frente al registro previo. […] Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar productos que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial.

No obstante, no hay duda de la relación entre los signos confrontados toda vez que se trata del mismo tipo de elementos en relación género – especie, ubicados en la misma clase del nomenclátor internacional. […] En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina […]”.

(Resaltado fuera del texto). 50. Mediante Resolución 89368 de 23 de diciembre de 2016, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el acto citado supra, en el sentido de: i) revocarlo en su artículo primero; ii) declarar infundada la oposición presentada por la sociedad Care y Cure S.A.S.; y iii) confirmar en todo lo demás la Resolución 62430.

En ese acto se consideró que: “[…] En el presente caso se tiene que la expresión “DICLOFEN” es en su totalidad, una partícula de uso común para referirse a la palabra genérica “DICLOFENACO”. Debido a que la construcción ortográfica y fonética de la expresión “DICLOFEN” hace referencia a la expresión “DICLOFENACO”, la cual es genérica al corresponder al nombre de un producto que hace parte de la clase 5ta internacional, no es posible acceder al registro del mismo.

El signo solicitado en registro, al corresponder a una expresión genérica y de uso común respectivamente para designar el producto en el sector 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00131-00 Demandante: Procaps S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio farmacéutico, el cual es especializado, es irregistrable, al no contar con elementos denominativos o gráficos que le otorguen distintividad al conjunto.

El signo mencionado debe ser de libre uso por todos los empresarios que realizan actividades comerciales en dicho sector. Se concluye que el signo solicitado no puede ser registrado como marca, ya que de otorgar el registro se constituiría una ventaja competitiva en cabeza de la sociedad solicitante en detrimento de los demás competidores, que se verían privados de la posibilidad de utilizar una expresión necesaria para ofrecer sus productos en el mercado, dado que esta hace referencia de forma general a una analgésico y antiinflamatorio.

En consecuencia, el signo solicitado consiste exclusivamente en una expresión que más que individualizar un producto y/o servicio, se encuentra llamándolo por su nombre, sin agregar elementos que le otorguen distintividad, pues con el signo solicitado se estaría indicando un tipo de producto y/o servicio, pero no el empresario. Ahora, para poder analizar una marca bajo la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, se requiere que en un primer lugar esta sea capaz de distinguir productos o servicios de otros iguales o similares dentro del mercado, es decir que tenga capacidad marcaria o distintividad intrínseca.

Debido a que en este caso las expresiones “DICLOFEN PROTECT” hacen alusión al producto mismo, esta Delegatura considera que estas son expresiones exclusivamente descriptivas de los productos que pretende distinguir, carece de distintividad intrínseca, y por lo tanto no hay lugar a realizar el análisis de confundibilidad con marca registrada alguna, el cual hace referencia a un examen de distintividad extrínseca. 3.

CONCLUSIÓN Según las consideraciones antes expuestas, la marca solicitada está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina […]”.(Resaltado fuera del texto). 51. De lo expuesto supra, la Sala advierte que la SIC, mediante la Resolución 62430 de 22 de septiembre de 2016, fundamentó la negativa del registro en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, al considerar que el signo solicitado “DICLOFEN PROTECT” resultaba similarmente confundible con una marca previamente registrada por el tercero interviniente. 52.

En efecto, estimó que ambos signos compartían elementos ortográficos y fonéticos relevantes, concretamente la partícula “DICLO”, y que el signo solicitado no incorporaba elementos adicionales que le otorgaran distintividad suficiente para evitar el riesgo de confusión o asociación en el consumidor. Así, la motivación de dicho acto se centró en un análisis comparativo entre signos, concluyendo que existía identidad o semejanza que podía inducir a error sobre el origen empresarial de los productos. 53.

Sin embargo, al resolver el recurso de apelación mediante la Resolución 89368 de 23 de diciembre de 2016, la propia SIC modificó su postura inicial y varió el 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00131-00 Demandante: Procaps S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio fundamento jurídico de la negativa del registro, al concluir que antes de efectuar el cotejo marcario no era procedente adelantar un examen de confundibilidad, toda vez que el signo solicitado carecía de distintividad intrínseca.

En consecuencia, determinó que el conjunto denominativo “DICLOFEN PROTECT” se encontraba comprendido en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 135 literal f) de la Decisión 486 de 2000, por consistir en una expresión genérica de los productos farmacéuticos que pretendía distinguir. 54. De esta manera, la Sala advierte que la SIC pasó de fundar la irregistrabilidad en la confundibilidad con una marca anterior a sustentarla en la falta de capacidad distintiva del signo solicitado, modificando así el fundamento y la causal invocada para negar el registro marcario. 55.

Teniendo en cuenta lo anterior, la parte demandante, en el escrito de demanda, argumentó que la SIC incurrió en una violación de las normas constitucionales invocadas, en tanto que no tuvo en cuenta todos argumentos y antecedentes de la actuación administrativa. 56. En este sentido, es claro que este cambio de motivación desconoció su derecho al debido proceso, en tanto no se le permitió pronunciarse sobre la nueva causal aplicada ni aportar argumentos o pruebas frente a la valoración que llevó a considerar la expresión “DICLOFEN PROTECT” como genérica. 57.

Esta Sección, en relación con el derecho al debido proceso, en sentencia de 23 de junio de 202323, consideró que: “[…] El derecho que comprende a todas las personas de acceso a un proceso justo y adecuado. Es entonces la garantía infranqueable que debe acompañar a todos aquellos actos que pretendan imponer legítimamente a los sujetos cargas, castigos o sanciones como establecer prerrogativas.

Si bien la preservación de los intereses de la administración y el cumplimiento de los fines propios de la actuación estatal son un mandato imperativo de todos los procedimientos que se surtan a este nivel, en cada caso concreto debe llevarse a cabo una ponderación que armonice estas prerrogativas con los derechos fundamentales de los asociados.

La Corte Constitucional, desde la Sentencia T-442 de 1992, desarrolló ampliamente la esencia del derecho fundamental al debido proceso administrativo, al señalar que éste se mueve dentro del contexto de garantizar la correcta producción de los actos administrativos, y por ello extiende su cobertura a todo el ejercicio que debe desarrollar la administración pública, en la realización de sus objetivos y fines estatales.

De esa manera, el debido proceso cobija todas las manifestaciones de la administración, en cuanto a la formación y ejecución de los actos, a las peticiones que realicen los particulares, a los procesos que por motivo y con ocasión de sus funciones cada entidad administrativa debe desarrollar. 23 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo;

Sección Primera; sentencia de 23 de junio de 2023; C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; núm. único de radicación 11001-03-24-000-2013-00155-00. 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00131-00 Demandante: Procaps S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Conforme a lo anterior, las actuaciones administrativas deben adelantarse conforme a las reglas previstas en la ley o reglamentos, garantizándose el debido proceso, obviamente, a quien dentro de lo reglado de una u otra forma se ha hecho partícipe en la actuación, o que queriéndolo hacer en debida forma, la administración no se lo permita injustificadamente.

Por tanto, a quien no se le adelanta un proceso ni se hace parte de él o sus resultados no lo involucran, le resulta impropio concluir que se le puede violentar el derecho consagrado en el artículo 29 de la Constitución. […] En el campo específico de los procedimientos administrativos, la Corte ha explicado que las garantías que integran el derecho son, entre otras: i) el derecho a conocer el inicio de la actuación; ii) a ser oído durante el trámite; iii) a ser notificado en debida forma; iv) a que se adelante por la autoridad competente y con pleno respeto de las formas propias de cada juicio definidas por el legislador; v) a que no se presenten dilaciones injustificadas; vii) a gozar de la presunción de inocencia; viii) a ejercer los derechos de defensa y contradicción; ix) a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen por la parte contraria; x) a que se resuelva en forma motivada; xi) a impugnar la decisión que se adopte y a xii) promover la nulidad de los actos que se expidan con vulneración del debido proceso […]” (negrilla fuera del texto). 58.

Asimismo, esta Sala, en sentencia de 31 de mayo de 201824 expuso el criterio reiterado de la Sección25, considerando que realizar un cambio en la motivación expuesta en los actos administrativos expedidos al momento de resolver los recursos interpuestos, conlleva una violación al debido proceso, pues imposibilita que la parte sea escuchada en el trámite del procedimiento administrativo y, en consecuencia, que ejerza su derecho de defensa y contradicción, así como de presentar pruebas e impugnar la decisión adoptada.

En dicha providencia se concluyó que: “[…] la autoridad administrativa, tras constatar que se había cancelado el registro de la marca opositora, invocó una nueva marca, «MANIA» (nominativa), con certificado de registro 262.611, la cual fue el sustento de la autoridad administrativa para negar el registro de la marca «MAYO MANIA» (nominativa), cuya solicitud de registro fue presentada el día 17 de marzo de 2000, conforme se acredita con la certificación expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio que reposa al folio 212 del cuaderno principal, esto es, con posterioridad a la solicitud presentada por la sociedad BESTFOOD para registrar la marca «MAYO MANIA» (nominativa), que corresponde al día 29 de octubre de 1998.

II.3.2.4.12.- Con dicho comportamiento, la Superintendencia de Industria y Comercio, negó la posibilidad a la precitada sociedad de ser oída en el trámite del procedimiento administrativo, así como el ejercicio de los derechos de defensa y contradicción y la posibilidad de presentar pruebas e impugnar la decisión adoptada, en la medida en que, frente a la nueva situación planteada por la administración, se negó cualquier tipo de controversia, violándose el debido proceso de la sociedad precitada, previsto en el artículo 29 de la Carta Política, como el principio de contradicción establecido en el artículo 3° del CCA, que indica que «[…] los interesados tendrán la 24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia de 31 de mayo de 2018.

C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2003-00523-00. 25 Criterio que ya había sido fijado respectivamente por la sala en sentencias de 9 de marzo de 2006 y 1°. de febrero de 2018, expedientes identificados con los números únicos de radicación 2001-00061-01 y 2009-00599- 00, C.P. María Claudia Rojas Lasso y C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00131-00 Demandante: Procaps S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio oportunidad de conocer y de controvertir esas decisiones por los medios legales […]», máxime cuando se puede evidenciar que se invocó, oficiosamente, como marca opositora, un signo distintivo cuya solicitud de registro fue presentada con posterioridad a la marca aquí cuestionada, lo cual resulta contrario a las disposiciones de la Decisión 344 de la Comunidad Andina, tal y como fueron interpretadas en la Interpretación Prejudicial 137-IP- 2012, rendida para este proceso, por lo que el cargo tiene vocación de prosperidad […]” (negrilla fuera del texto). 59.

En este mismo sentido, esta Sección, en sentencia de 29 de mayo de 202526, expuso que: “[…] de acuerdo con la motivación de los actos acusados, transcrita supra, es posible concluir que la parte demandada al resolver el recurso de apelación presentado contra la Resolución núm. 72122 de 27 de noviembre de 2012, modificó el fundamento para negar el registro del signo nominativo “COMPARTAMOS”, para identificar servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional Niza. […] La Sala considera que los actos acusados vulneraron el debido proceso administrativo debido a que, por un lado, en el primer acto, esto es, la Resolución núm. 72122 de 27 de noviembre de 2012, se resolvió negar el registro del signo “COMPARTAMOS”, con fundamento en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Por otro lado, en la Resolución núm. 56620 de 27 de septiembre de 2013, la parte demandada, confirmó el acto recurrido, en el sentido de afirmar que […] se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 135, literal b), de la Decisión 486 de 2000, al carecer de distintividad. Además de lo anterior, la Sala pone de presente que si bien es cierto que la cancelación del registro marcario “COMPARTIR” se produjo con posterioridad a la expedición de la Resolución núm. 72122, también lo es que dicho hecho modificó sustancialmente el fundamento jurídico sobre el cual se sustentó la negativa inicial al registro del signo “COMPARTAMOS”.

De esta forma, la administración no podía simplemente confirmar el acto recurrido con base en una nueva causal sin permitir a la parte solicitante pronunciarse ni ejercer los recursos propios de la sede administrativa. En vista de lo anterior, la Sala declarará la nulidad de los actos acusados, toda vez que es evidente que la parte demandada al resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandante, en el trámite del proceso administrativo, modificó el sustento argumentativo con base en el cual había negado el registro del signo nominativo “COMPARTAMOS”, vulnerando de esta manera el derecho al debido proceso administrativo de la parte demandante, y se abstendrá de pronunciarse en relación con los demás cargos descritos en el problema jurídico expresados supra […]” (negrilla fuera del texto). 26 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; sentencia de 29 de mayo de 2025; C.P. Nubia Margoth Peña Garzón (E2); núm. único de radicación 11001-03-24-000- 2014-00148-00 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00131-00 Demandante: Procaps S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 60. En este contexto, la Sala reitera que, en el caso sub examine, la parte demandada al expedir la Resolución 89368, donde resolvió el recurso de apelación interpuesto en el trámite administrativo, modificó el fundamento para negar el registro del signo solicitado para identificar productos de la clase 5ª del nomenclátor internacional.

Ello en tanto que, en principio se negó al realizar un cotejo marcario en el cual se concluyó que el signo estaba incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 y, posteriormente, con fundamento en la causal de irregistrabilidad absoluta dispuesta en el artículo 135 literal f) ibidem. 61.

Es así como dicho cambio en la motivación para negar el registro conlleva una violación no solo del derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, al impedir que el solicitante ejerciera su defensa y contradicción frente a la nueva causal aplicada, sino también del principio de igualdad previsto en el artículo 13 ibidem, al recibir un trato procesal desigual frente a otros solicitantes en idénticas condiciones, y del derecho a la protección de la propiedad industrial consagrado en el artículo 61 ejusdem, por cuanto la actuación de la SIC impidió el acceso efectivo a la tutela de los signos distintivos en los términos de las normas comunitarias. 62.

Ahora bien, la Sala precisa que la SIC no podía simplemente confirmar el acto recurrido con base en una nueva causal sin permitir a la parte solicitante, esto es la parte demandante, pronunciarse y ejercer los recursos en el procedimiento administrativo, incurriendo igualmente en una falsa motivación, pues la decisión careció de congruencia entre los fundamentos de hecho y de derecho que inicialmente sustentaron la negativa del registro y aquellos que finalmente sirvieron de base para confirmarla.

De la vulneración de los artículos 134, 135, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de 2000, y 42 y 80 de la Ley 1437 63. La Sala pone de presente que, al haberse acreditado la vulneración de las normas constitucionales, se abstendrá de pronunciarse respecto de los demás cargos, esto es, los relacionados con la violación de los artículos 134, 135 literal f), 136 literal a), 150 y 151 de la Decisión 486 de 2000, así como de lo dispuesto en los artículo 42 y 80 de la Ley 1437.

IV.5. Conclusión 64. En suma, para la Sala la SIC, al expedir los actos acusados, desconoció lo previsto en los artículos 13, 29 y 61 de la Constitución Política y, por tanto, declarará la nulidad de las Resoluciones 89368 de 23 de diciembre de 2016 y 62430 de 22 de septiembre de 2016, por medio de las cuales se negó el registro de la marca nominativa “DICLOFEN PROTECT” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Procaps S.A. 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00131-00 Demandante: Procaps S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 65.

En consecuencia, la Sala ordenará a la SIC que proceda a realizar el estudio para determinar la procedencia de la registrabilidad del signo nominativo “DICLOFEN PROTECT”, para identificar productos de la clase 5ª del nomenclátor internacional, tal y como ha sido el criterio reiterado de esta Sección, en el cual se ha considerado27: “[…] Sobre el restablecimiento del derecho La parte demandante solicitó, a título de restablecimiento del derecho que se ordenara a la parte demandada “[…] 2.2 Que como consecuencia de la anterior declaración a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro para la marca COMPARTAMOS en clase 36 internacional según la solicitud No. 11-179.346 en favor de mi representada […]”.

La Sala considera que corresponde a la oficina nacional de propiedad industrial efectuar el estudio correspondiente, garantizando el debido proceso administrativo, respecto de la solicitud de registro del signo nominativo “COMPARTAMOS”, para identificar servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la parte demandante, por lo que se ordenará a la parte demandada, a título de restablecimiento del derecho, realizar el estudio de la solicitud de registro del precitado signo, tal como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. […] La Sala considera que corresponde a la oficina nacional de propiedad industrial efectuar el estudio correspondiente, garantizando el debido proceso administrativo, respecto de la solicitud de registro del signo nominativo “COMPARTAMOS”, para identificar servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la parte demandante, por lo que se ordenará a la parte demandada […]” (Resaltado fuera del texto). 66.

Así las cosas, se reitera que cuando se presenta una vulneración al debido proceso que afecta la validez del procedimiento administrativo, no resulta procedente que el juez sustituya la competencia técnica de la administración para decidir de fondo sobre el registro marcario solicitado. En cambio, lo que corresponde es restablecer la situación jurídica al momento previo a la afectación, de modo que la autoridad administrativa realice el estudio, respetando el derecho de defensa, contradicción y los demás principios que rigen las actuaciones administrativas. 67.

Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 27 Consejo de Estado;

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones 89368 de 23 de diciembre de 2016 y 62430 de 22 de septiembre de 2016, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, proceda a llevar a cabo el estudio sobre la registrabilidad del signo como marca nominativa “DICLOFEN PROTECT”, para identificar productos de la clase 5ª del nomenclátor internacional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

CUARTO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

QUINTO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.