11001032400020220002000 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad relativa Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00020-00 Demandante: Santa Reyes S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Nutrientes Avícolas S.A. Nutriavicola S.A. Tema: Registro como marca del signo mixto “HUEVOS ORO FELIZ” para distinguir productos comprendidos en la clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad relativa promovida en contra de las Resoluciones 27056 de 4 de mayo de 20211 y 43241 de 13 de julio de 20212 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales: (i) se declaró la notoriedad de la marca mixta “GALLINA FELIZ” para identificar “huevos” de la clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza desde junio del año 2019 hasta marzo de 2020;

ANTECEDENTES I.1. La demanda3 1. La sociedad Santa Reyes S.A.S., a través de apoderada judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, interpretado y adecuado al de nulidad relativa4 previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] 1.

Que se declare la nulidad de la resolución No. 27056 del 04 de mayo de 2021, mediante la cual la Dirección de Signos Distintivo de la Superintendencia de Industria y Comercio, declara infundada la oposición propuesta y concede el registro de la marca HUEVOS ORO FELIZ (MIXTA) para distinguir productos comprendidos en la clase 29 Internacional. 1 Índice 2 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.

“[…] Por la cual se decide una solicitud de registro […]”. 2 Índice 2 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Índice 2 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 4 Auto de 4 de febrero de 2022. Índice 4 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00020-00 Demandante: Santa Reyes S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 2.

Que se declare la nulidad de la resolución No. 43241 del 13 de julio de 2021, mediante la cual la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial resuelve el recurso de apelación confirmando la decisión adoptada por la Dirección de Signos Distintivos, agotándose finalmente la vía gubernativa. 3. Que como efecto de las peticiones anteriores, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, declarar fundada la oposición presentada por la sociedad SANTA REYES S.A.S., y en consecuencia se niegue el registro de la marca mixta HUEVOS ORO FELIZ, para distinguir productos comprendidos en la clase 29 internacional, concedida a favor de la sociedad NUTRIENTES AVICOLAS S.A. NUTRIAVICOLA S.A. 4.

Que como consecuencia de la anterior petición, se ordene a la entidad demandada, cancelar el registro de la marca mixta HUEVOS ORO FELIZ, para distinguir productos comprendidos en la clase 29 internacional, concedida a favor de la sociedad NUTRIENTES AVICOLAS S.A. NUTRIAVICOLA S.A., según expediente administrativo No. SD2020/0021314. 5.

Que se ordene la Publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, conforme a lo establecido en el artículo 2º literal d) Decreto legislativo 209 de 1957. 6. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dar cumplimiento a la sentencia dentro del término que se establece en el artículo 192 del C.P.A.C.A […]”5 (mayúscula del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda6 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. La apoderada de la parte demandante señaló que la sociedad Santa Reyes S.A.S. registró las marcas mixtas “GALLINA FELIZ”7 para identificar productos y servicios de las clases 29, 35 y 41 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: Clase 29: “[…] huevos […]”.

Clase 29: “[…] carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas; huevos, leche productos lácteos, aceites y grasa comestibles; salsas para ensaladas; conservas […]”. Clase 35: “[…] abastecimiento para terceros (abastecimiento de productos y servicios para otras empresas), compra, venta, comercialización de productos diversos permitiendo a los consumidores comprar con comodidad, promoción de ventas en puntos de compra o de venta para terceros, agrupamiento en beneficio de terceros de productos diversos excepto su transporte, para que los consumidores puedan examinarlos y cómpralos a su conveniencia, actualización de documentación publicitaria, colocación de carteles [anuncios] 5 Índice 2 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 6 Índice 2 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 7 Certificados 277.542, 531.897, 537.220, 596.064 y 596.065. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00020-00 Demandante: Santa Reyes S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio / publicidad callejera / publicidad exterior, difusión y distribución de anuncios publicitarios, diseño de material publicitario, distribución de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras] / publicidad por correo directo / difusión de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras], facturación, promoción de ventas para terceros, publicación de textos publicitarios, publicidad, publicidad radiofónica, publicidad televisada, publicidad por correspondencia, publicidad a través de una red informática […]”.

Clase 41: “[…] academias [educación], educación, enseñanza, formación práctica [demostración], información sobre educación, instrucción [enseñanza], orientación profesional [asesoramiento en educación o formación], orientación vocacional [asesoramiento en educación o formación], servicios educativos […]”. 4. Manifestó que, 16 de marzo de 2020, la sociedad Nutrientes Avícolas S.A. Nutriavicola S.A. solicitó el registro como marca del signo mixto “HUEVOS ORO FELIZ” para identificar productos comprendidos en la clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] huevos […]”. 5.

Indicó que, frente a la anterior solicitud, la sociedad Santa Reyes S.A.S. presentó oposición, por cuanto, a su juicio era similarmente confundible con sus marcas previamente registradas. 6. Anotó que, mediante la Resolución 27056 de 4 de mayo de 2021, el director de la División de Signos Distintivos de la SIC: i) reconoció la notoriedad de la marca mixta “GALLINA FELIZ” en la clase 29, para identificar “huevos” desde junio del año 2019 hasta marzo de 2020; ii) declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Santa Reyes S.A.S.; y iii) concedió el registro de la marca mixta “HUEVOS ORO FELIZ” a la sociedad Nutrientes Avícolas S.A. Nutriavicola S.A. para identificar productos de la referida clase 29, frente a lo cual la demandante presentó recurso de apelación. 7.

Mencionó que, mediante la Resolución 43241 de 13 de julio de 2021, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC confirmó la Resolución 27056. I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación8 I.1.2.1. Fundamentos de derecho 8. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de la norma en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 136 literales a) y h). 8 Índice 2 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00020-00 Demandante: Santa Reyes S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio I.1.2.2.

El concepto de violación 9. La apoderada de la parte demandante aseguró que los actos acusados se encuentran viciados de nulidad, toda vez que la SIC registró como marca el signo mixto “HUEVOS ORO FELIZ” para distinguir productos comprendidos en la clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad Nutrientes Avícolas S.A. Nutriavicola S.A., sin considerar que la misma era similarmente confundible con las marcas mixtas “GALLINA FELIZ”, de titularidad de la sociedad Santa Reyes S.A.S., lo que generaba riesgo de confusión y de asociación en los consumidores, según lo dispuesto en el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Además, por cuanto están haciendo un indebido aprovechamiento económico del prestigio de la notoriedad de las marcas previamente registradas. 10. Explicó que las marcas confrontadas se asemejan visual, fonética y conceptualmente. Advirtió que la palabra “HUEVOS” es explicativa por cuanto se trata de los productos que distingue el signo y, que las palabras “ORO” y “FELIZ” no le otorgan suficiente distintividad, estos es, que no otorga al signo los elementos necesarios para alejar del consumidor la idea o concepto. 11.

Precisó que la expresión “FELIZ” no es un término explicativo, genérico, de uso común, descriptivo o evocativo para los productos que pretenden distinguir, por cuanto se trata de una expresión creada por la demandante, lo cual la convierte en ingeniosa y distintiva, de manera que no es posible que se le otorguen derechos infringiendo los previamente adquiridos.

Y, que la palabra “ORO” es de uso común para la clase 29. 12. Por otra parte, afirmó que existía conexidad y riesgo de asociación toda vez que los productos de las marcas confrontadas son exactamente los mismos, esto es, “huevos” y, además, comparten los mismos medios publicitarios y comerciales, así como su finalidad es idénticas al competir en el mercado relacionado con huevos. 13.

Finalmente, mencionó que la marca en la que se fundamenta esta acción es notoriamente conocida para distinguir productos comprendidos en la clase 29 internacional. 14. Agregó que la marca solicitada “HUEVOS ORO FELIZ” para la clase 29, no puede ser registrada, debido a que puede diluir la fuerza distintiva de la marca notoria “GALLINA FELIZ”, la cual posee un carácter excepcional de distintividad el cual debe ser protegido para identificar huevos. 15.

Precisó que, mediante las Resoluciones 3927 de 25 de enero de 2018, 36072 de 7 de julio de 2020 y 27056 de 4 de mayo de 2021, la SIC reconoció la notoriedad de la marca mixta “GALLINA FELIZ”, en la clase 29 entre el año 2010 al 21 de junio de 2016, de julio de 2016 a junio de 2019 y de junio de 2019 a marzo de 2020. En ese 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00020-00 Demandante: Santa Reyes S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio contexto, aseguró que comercialmente la marca acusada se aprovecha de manera injusta del prestigio de sus marcas previamente registradas.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio9 16. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que las resoluciones acusadas fueron debidamente motivadas y, en consecuencia, no incurrió en desconocimiento de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 17.

Aseguró que la palabra “HUEVOS” es explicativa de los productos; la expresión “FELIZ” es de uso común en la clase 29; y la partícula “ORO” le da distintividad a la marca demandada. Por ello, afirmó que “[…] los signos distintivos se deben analizar en su conjunto y no separar las palabras […]”. En ese contexto, mencionó que no existía similitud ortográfica ni fonética. 18.

Finalmente, anotó que la marca demandada ostenta derechos de marca derivada de la marca sombrilla del tercero con interés en el resultado del proceso denominada “HUEVOS ORO”. II.2. Contestación de la sociedad Nutrientes Avícolas S.A. Nutriavicola S.A. 10 19. La sociedad Nutrientes Avícolas S.A. Nutriavicola S.A. contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones, para lo cual señaló, en primer lugar, que el medio de control ejercido no es una tercera instancia para estudiar la registrabilidad de una marca. 20.

En segundo lugar, manifestó que la comparación entre las marcas debía hacerse en su conjunto, con lo cual se evidenciaba las diferencias permitiendo su coexistencia. 21. Explicó que la marca “HUEVOS ORO FELIZ” no solo es visualmente diferente a las marcas de la demandante, sino que hace uso de la marca “sombrilla” denominada “HUEVOS ORO” debidamente registrada ante la SIC, esto es, se está ante la presencia de una marca derivada, lo que además indica de forma inmediata al consumidor quién es el empresario que le ofrece los productos. 22.

Afirmó que debido a que el primer supuesto de hecho que debe cumplirse para que exista riesgo de confusión y/o asociación entre los signos, en este caso no se cumple, no será necesario realizar el estudio de conexidad competitiva. 9 Índice 12 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 10 Índice 12 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00020-00 Demandante: Santa Reyes S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 23.

Aseveró que la expresión “FELIZ” es evocativa y de uso común y, por tanto, débil, en la medida en que cualquier empresario puede hacer uso de ella y aquel empresario que la incluya en sus marcas, deberá soportar que terceros la utilicen. 24. En ese sentido, aseguró que no puede ser el argumento principal para negar un signo distintivo su inclusión en el conjunto marcario puesto que, si la expresión “FELIZ” está acompañada de otras expresiones que le brindan distintividad, no valdría el argumento del riesgo de confusión con marca registrada y tampoco la notoriedad para su negación. 25.

Finalmente, indicó que la demandante no demostró que el signo “HUEVOS ORO FELIZ”, de coexistir con el signo notorio, genere dilución o aprovechamiento de la reputación ajena frente a la sociedad Santa Reyes S.A.S. III. TRÁMITE DEL PROCESO 26. La sociedad Santa Reyes S.A.S. presentó demanda de nulidad relativa el 11 de enero de 202211 en contra de las Resoluciones 27056 de 4 de mayo de 2021 y 43241 de 13 de julio de 2021, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 27.

Mediante auto de 4 de febrero de 202212 se adecuó la demanda al medio de control de nulidad relativa, se admitió la misma y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad Nutrientes Avícolas S.A. Nutriavicola S.A. El 9 de marzo de 202213 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 28.

A través de autos de 9 de mayo y 29 de septiembre de 202214 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011. 29. Por auto de 19 de diciembre de 202215 se dio aplicación del artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, se prescindió de la audiencia inicial y de pruebas de que tratan los articulo 180 y 181 de la Ley 1437, se tuvo como pruebas los documentos aportados con la demanda y la contestación, se fijó el litigio y se reconoció a los apoderados de las partes. 30.

Mediante auto de 24 de abril de 202316 se dio aplicación a la doctrina del acto aclarado en lo referente a la precisión del contenido y alcance del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, para lo cual de utilizó la 11 Índice 1 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 12 Índice 4 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 13 Índice 7 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 14 Índices 17 y 22 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 15 Índice 29 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 16 Índice 35 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00020-00 Demandante: Santa Reyes S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio interpretación prejudicial 36-IP-2022 de 15 de diciembre de 2022, en la que además, se interpretó de oficio los artículos 151, 224, 228 y 230 ibidem, de la cual se puede observar las siguientes consideraciones: “[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos […] 136 (Literales a y h) de la Decisión 486. […] se realizará la interpretación del Artículo 136 (Literales a y h) de la Decisión 486, por ser pertinente. […] De oficio se llevará a cabo la interpretación de los Artículos 151, 224, 228 y 230 de la Decisión 486, para tratar los temas de la conexión entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto y la marca notoria. […] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos […] De conformidad con esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.

Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueda generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación […] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa […] Comparación entre signos mixtos […] Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar cuál es el elemento más relevante, característico o determinante de los signos mixtos en conflicto, y, posteriormente, proceder al cotejo de conformidad con los criterios señalados en el presente acápite. […] 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00020-00 Demandante: Santa Reyes S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 3.

Comparación entre signos denominativos y mixtos […] Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar cuál es el elemento más relevante, característico o determinante del signo mixto respectivo; y, posteriormente, si corresponde, proceder al cotejo de los signos en conflicto, de conformidad con los criterios señalados en el presente acápite. 4.

Signos conformados por denominaciones descriptivas y de uso común […] En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos o de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 5.

Marca evocativas […] En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de las denominaciones que integran los signos en conflicto y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. 6. La protección jurídica de la marca notoriamente conocida en la Comunidad Andina […] En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si las marcas […] eran notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo […] de conformidad con las pruebas obrante en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en el presente Acápite. 7.

Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza […] Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y si resultan aplicables alguno de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]” (mayúscula y negrilla del original). 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00020-00 Demandante: Santa Reyes S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 31.

Por auto de 29 de mayo 202317 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 32. En el término para alegar de conclusión, las sociedades Santa Reyes S.A.S.18, Nutrientes Avícolas S.A. Nutriavicola S.A.19 y la SIC20 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente.

Por su parte, el Ministerio Público guardó silencio. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 33. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14921 del CPACA, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.

La formulación del problema jurídico 34. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 27056 de 4 de mayo de 2021 y 43241 de 13 de julio de 2021, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales: (i) se declaró la notoriedad de la marca mixta “GALLINA FELIZ” para identificar “huevos” de la clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, desde junio del año 2019 hasta marzo de 2020;

(ii) se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Santa Reyes S.A.S. y; (iii) se concedió el registro como marca del signo mixto “HUEVOS ORO FELIZ” para distinguir productos de la misma clase solicitada por la sociedad Nutrientes Avícolas S.A. Nutriavicola S.A. 35. La Sala deberá analizar si entre la marca mixta “HUEVOS ORO FELIZ” concedida para identificar productos en la clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Nutrientes Avícolas S.A. Nutriavicola S.A., y las marcas mixtas “GALLINA FELIZ” que identifican productos y servicios en las clases 29, 35 y 41, cuyo titular es la parte demandante, se configuran las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 136 literales a) y h), 151, 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de 2000, estos últimos interpretados de oficio por el Tribunal de 17 Índice 42 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 18 Índice 48 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 19 Índice 47 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 20 Índice 49 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 21 “[…] Artículo 149.

El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00020-00 Demandante: Santa Reyes S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Justicia de la Comunidad Andina, y, además, por cuanto están haciendo un indebido aprovechamiento económico del prestigio de la notoriedad de las marcas previamente registradas. 36.

Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados, el análisis del caso concreto y la conclusión. IV.3. La identificación de los actos demandados 37. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 27056 de 4 de mayo de 202122 y 43241 de 13 de julio de 202123, por medio de las cuales: (i) se declaró la notoriedad de la marca mixta “GALLINA FELIZ” para identificar “huevos” de la clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, desde junio del año 2019 hasta marzo de 2020;

IV.4. Análisis del caso concreto 38. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, concedió el registro como marca de un signo mixto “HUEVOS ORO FELIZ” para distinguir productos comprendidos en la clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] huevos […]”. 39. A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto la marca mixta del tercero con interés en el resultado del proceso y las marcas mixtas “GALLINA FELIZ” de la demandante, son similarmente confundibles lo que genera riesgo de confusión y de asociación en los consumidores y, además, por cuanto están haciendo un indebido aprovechamiento económico del prestigio de la notoriedad de las marcas previamente registradas. 40.

Mediante auto de 24 de abril de 2023 se dio aplicación a la doctrina del acto aclarado en lo referente a la precisión del contenido y alcance del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, para lo cual de utilizó la interpretación prejudicial 36-IP-2022 de 15 de diciembre de 2022, en la que además, se interpretó de oficio los artículos 151, 224, 228 y 230 ibidem. 41.

Así, las normas de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis son las siguientes: […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 22 Índice 2 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro […]”. 23 Índice 2 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.

“[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00020-00 Demandante: Santa Reyes S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. […] Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. […] Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00020-00 Demandante: Santa Reyes S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. […] Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores […]”. Del argumento del tercero con interés en el resultado del proceso relativo a que el medio de control ejercido no es una tercera instancia 42. La sociedad Nutrientes Avícolas S.A. Nutriavicola S.A., tercero con interés en el resultado del proceso, en la contestación de la demanda, señaló que el medio de control ejercido no puede ser utilizado como una tercera instancia para estudiar la registrabilidad de una marca. 43.

Al respecto, la Sala estima que dicho argumento no es de recibo, en tanto que de acuerdo con el artículo 104 de la Ley 1437, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de “[…] las controversias y los litigios originados en actos administrativos […]”, entre los cuales se encuentran aquellos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC en ejercicio de sus funciones de examen y registro marcario. 44.

Así, el control judicial que se ejerce en este tipo de procesos no implica una instancia adicional dentro del procedimiento administrativo, sino el ejercicio de la función jurisdiccional de control de legalidad de los actos administrativos, conforme al principio de legalidad que rige la actuación de las autoridades públicas. 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00020-00 Demandante: Santa Reyes S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 45.

Por tanto, no se trata de una tercera instancia ni de una revisión jerárquica de la decisión administrativa, sino de un control judicial autónomo orientado a verificar si la actuación administrativa se ajustó al ordenamiento jurídico, a la luz de las normas comunitarias aplicables. 46. En consecuencia, no le asiste razón al tercero con interés en el resultado del proceso, toda vez que el medio de control ejercido tiene un fundamento legal expreso y su finalidad no es la de reabrir la discusión administrativa sino de verificar la legalidad de las resoluciones acusadas, particularmente en lo relativo a la determinación de si la marca mixta “HUEVOS ORO FELIZ”, registrada para identificar productos comprendidos en la clase 29 del nomenclátor internacional de Niza a nombre de la sociedad Nutrientes Avícolas S.A. – Nutriavicola S.A., es similarmente confundible con las marcas mixtas “GALLINA FELIZ”, de titularidad de la sociedad Santa Reyes S.A.S. De la vulneración de los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000 47.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del siguiente tenor24: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 48.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: 24 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones prejudiciales 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP- 2022 y 391-IP-2022. 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00020-00 Demandante: Santa Reyes S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Marca concedida al tercero con interés en el resultado del proceso25 (mixta) Registro 688.671 Clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Marcas previamente registradas por el demandante26 Marca Gráfica Clase del nomenclátor de la a Clasificación Internacional de Niza Registro 1 “GALLINA FELIZ” 29 35 596.065 2 “GALLINA FELIZ” 29 29 29 531.897 596.064 531.897 25 Índice 11 del aplicativo de gestión judicial SAMAI 26 Consulta realizada el 10 de junio de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024.

Registros a la fecha en el que se expidieron los actos administrativos demandados. 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00020-00 Demandante: Santa Reyes S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 3 “GALLINA FELIZ” 29 41 277.542 537.220 49. La Sala observa que, de acuerdo con las solicitudes27 de registro de las marcas de titularidad de la sociedad Santa Reyes S.A.S. las expresiones “huevo 100% natural” y “huevos 100% natural” son explicativas, razón por la cual no hacen parte de las marcas y, por ende, no deben ser tenidas en cuenta para el análisis de confundibilidad. 50.

En este contexto y como se precisó en el problema jurídico, la Sala debe analizar si entre la marca mixta “HUEVOS ORO FELIZ”, concedida para identificar productos en la clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad Nutrientes Avícolas S.A. Nutriavicola S.A. y las marcas mixtas “GALLINA FELIZ”, registradas por la parte demandante para distinguir productos y servicios en las clases 29, 35 y 41 existe similitud que pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 51.

Como en el presente caso se va a cotejar la marca mixta “HUEVOS ORO FELIZ”, concedida para identificar productos en la clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad Nutrientes Avícolas S.A. Nutriavicola S.A. y las marcas mixtas “GALLINA FELIZ”, registradas por la parte demandante para distinguir productos y servicios en las clases 29, 35 y 41, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. 52.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante las marcas mixtas objeto de análisis, no así la gráfica que las acompañan, toda vez que son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque de su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. 53. En efecto, de la revisión de las marcas mixtas se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 27 Consulta realizada el 14 de julio de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024.

Registros a la fecha en el que se expidieron los actos administrativos demandados. 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00020-00 Demandante: Santa Reyes S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 54. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 55.

Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[…] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”28. 56.

De manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si las marcas confrontadas contienen elementos de uso común, genéricos o descriptivos para establecer su carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas. 57.

Sobre el particular, se advierte que las expresiones “HUEVOS” y “ORO” son de uso común en la clase 29, así como la partícula “FELIZ” en las clases 29, 35 y 41 y la palabra “GALLINA” en las clase 29 y 35, como se observa de los resultados de la consulta que se relaciona a continuación29, al momento en que se expidieron los actos administrativos demandados: “HUEVOS” MARCA TITULAR CLASE REG.

NÚM. “HUEVOS KIKE´S” INCUBADORA SANTANDER S.A. 29 271.458 “HUEVOS DEL CONSORCIO” SANTA ANITA NAPOLES S.A. 29 314.413 “HUEVOS PIKOTIN” NELSON JAVIER CASTIBLANCO MANTILLA 29 310.474 28 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016.

Rad.: 2010 – 00471. MP. Dr. Guillermo Vargas Ayala. 29 Consulta realizada el 14 de julio de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00020-00 Demandante: Santa Reyes S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “PIO PIO´S CARNES & HUEVOS” IVAN RENE ULLOA AVILA 29 384.801 “ORO” MARCA TITULAR CLASE REG.

NÚM. “ORO PURO” HENRY PINTO ANGARITA 29 408.435 “SELLO DE ORO” ALICORP S.A.A. 29 336.442 “LA BALSA DE ORO” ALIMENTOS LA BALSA DE ORO EAT 29 298.054 “ACEITE CHEFF D´ORO” SANDOZ S. A. 29 73.738 “FELIZ” MARCA TITULAR CLASE REG. NÚM. “JET, ES TAN FACIL SER FELIZ” GRUPO NUTRESA S.A. 29 318.270 “LA LECHE FELIZ ” CENTRAL LECHERA DE MANIZALES S.A. CELEMA 29 290.870 “CAJITA FELIZ” MCDONALD´S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD 29 373.316 “LA VAQUITA FELIZ” COOPERATIVA DE PRODUCTOS LACTEOS DE NARIÑO LTDA 29 205.180 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00020-00 Demandante: Santa Reyes S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “ Y COMUNICATE FELIZ” COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. 35 322.398 “CLIENTE FELIZ GASES DE ANTIOQUIA” GASES DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. 35 292.237 “ORLANDO ME HACE FELIZ” ORLANDO/ORANGE COUNTY CONVENTION [&] VISITORS BUREAU, INC. 35 395.793 “C + FELIZ” CCP COLOMBIA PUBLICIDAD S.A.S 35 450.314 “JARDIN FELIZ” ANA CRISTINA MESA SALAMANCA 41 408.967 “EL ULTIMO MATRIMONIO FELIZ” RCN TELEVISION S.A. 41 360.816 “C + FELIZ” CCP COLOMBIA PUBLICIDAD S.A.S. 41 450.313 “LA GENTE FELIZ ES MÁS EXITOSA” MARIA CLARA VILLEGAS DE SOLANILLA 41 473.985 “GALLINA” MARCA TITULAR CLASE REG.

NÚM. “GALLINA CRIOLLA COMARRICO” PASTAS COMARRICO S.A.S 29 270.496 19 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00020-00 Demandante: Santa Reyes S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “GALLINA BLANCA SOPINSTANT” THE GB FOODS, S.A. 29 296.602 “DOÑA GALLINA MI COLOR” QUALA S.A 29 371.385 “GALLINA KIKE´S” INCUBADORA SANTANDER S.A. 29 298.926 “EL TIO GALLINA” ALIMENTOS T.G. S.A.S. 35 399.603 “MAMA GALLINA ACCESORIOS” MARÍA JOSÉ GALLÓN OROZCO 35 433.356 “LA GALLINA SEÑORITA GALLINA DE VERDAD” AVICOLA SANTA RITA S.A.S. 35 601.000 “GALLINAS CONSENTIDAS” SANTA ANITA NAPOLES S.A. 35 657.701 58.

Cabe advertir que las expresiones de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, el titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. 59.

Por otra parte, la Sala observa que las palabras “HUEVOS” y “GALLINA” que hacen parte de las marcas confrontadas resultan ser genéricas de los productos y servicios que amparan. Estos términos se refieren directamente al tipo de productos y servicios ofrecidos, lo cual afecta su capacidad para cumplir con la función distintiva esencial de una marca. 60.

Sobre el particular, esta Sección en sentencia de 22 de julio de 201030, definió el concepto de “[…] signo genérico […]”, de la siguiente manera: “[…] signo genérico31, entendido como aquel que se refiere exclusivamente al género de los productos o servicios que pretende distinguir […]”. 30 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.

Sección Primera. Sentencia de 22 de julio de 2010. Rad.: 2005-00378-00. MP: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno. 31 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de mayo de 2010. Rad.: 2003-00456. MP: Marco Antonio Velilla Moreno. 20 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00020-00 Demandante: Santa Reyes S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 61.

Para fijar la genericidad de los signos, el Tribunal como esta Corporación, han considerado que es necesario plantear la pregunta ¿qué es? frente al producto o servicio de que se trata. 62. En el caso sub examine, la Sala pone de presente que los términos “HUEVOS” de la marca del tercero con interés en el resultado del proceso y “GALLINA”32 de la marca de la demandante resultan genéricas de los productos y servicios que amparan. 63.

La palabra “HUEVOS” se refiere33 al “[…] cuerpo redondeado, de tamaño y dureza variables, que producen las hembras de las aves o de otras especies animales, y que contiene el germen del embrión y las sustancias destinadas a su nutrición durante la incubación […] huevo de la gallina, especialmente destinado a la alimentación humana […]”. 64.

Por su parte, “GALLINA”34 hace alusión a “[…] ave doméstica del orden de las galliformes, con cresta roja y carnosa, pico corto, grueso y arqueado, de plumaje abundante, lustroso y a menudo con visos irisados, cuyo macho tiene tarsos fuertes armados de espolones, y cuya hembra es de menor tamaño y tiene la cresta más pequeña […]”. 65.

Nótese, entonces que tanto los huevos como las aves de corral, particularmente la gallina, guardan una relación directa con los productos y servicios comprendidos en las clases 29 y 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. La clase 29 incluye, entre otros, productos alimenticios de origen animal, como los huevos y la clase 35 comprende servicios de comercialización y venta de dichos productos.

En este contexto, los términos “HUEVOS” y “GALLINA” no cumplen una función distintiva, sino meramente genérica de los bienes y servicios que buscan identificarse con las marcas en conflicto. 66. Las marcas genéricas no son susceptibles de apropiación exclusiva porque cualquier competidor en el sector debería poder utilizarlas para describir productos o servicios con características similares. 67.

Ahora, si bien es cierto que, en principio, las expresiones de uso común y genéricas “HUEVOS”, “ORO”, “FELIZ” y “GALLINA” de las marcas confrontadas no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo dado que no puede ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, lo anterior en consideración que tendrían un grado de distintividad débil, también lo es que al excluirlas se reduciría las marcas de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, además es respecto de las cuales se alega la presunta confusión, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizándolas en su conjunto. 32 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 17 de octubre de 2024. Rad.: 2021-00334-00. MP: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno. 33 https://dle.rae.es/huevo?m=form. Consultado el 14 de julio de 2025. 34 https://dle.rae.es/gallo#ImORZs4. Consultado el 14 de julio de 2025. 21 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00020-00 Demandante: Santa Reyes S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 68.

Sobre el particular, esta Sección en sentencia de 17 de octubre de 2024, en un caso de similares supuestos fácticos y jurídicos35, en consideración a que si bien las palaras “FELIZ” son de uso común en la clase 29 y “GALLINA” es genérica, decidió estudiar en conjunto las marcas “FELIZ SANTA RITA” y “GALLINA FELIZ”, de lo contrario, se reduciría de tal manera que resultaría imposible hacer una comparación: Así se señaló: “[…] sin embargo, se precisa que si bien es cierto que, en principio, la palabra de uso común “FELIZ”, que forma parte de las marcas cotejadas, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, dado que no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, también lo es que al excluirla, frente a la marca opositora, la cual está acompañada de un término genérico (“GALLINA”), ésta se reduciría de tal manera que resultaría imposible hacer una comparación, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizando los signos en su conjunto […]” (mayúscula y negrilla del original). 69.

Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto “HUEVOS ORO FELIZ”, así como la marca “GALLINA FELIZ”, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en la precitada interpretación prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]” (negrilla del original). 70.

A la Sala le corresponde abordar el análisis del signo y las marcas confrontadas respecto de la unidad de las expresiones que las conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada uno de los signos, la Sala observa lo siguiente: 35 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 15 de febrero de 2024.

Rad.: 2016-00126-00, así como de 29 de mayo de 2025. Rad.: 2016-00129-00 y 2016-00338-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 22 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00020-00 Demandante: Santa Reyes S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Marca cuestionada H U E V O S O R O F E L I Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Marcas previamente registradas G A L L I N A F E L I Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 71.

De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el análisis comparativo de las marcas enfrentadas, la Sala advierte que no existe similitud entre los signos, dado que presentan diferencias significativas tanto desde el punto de vista ortográfico. 72. En efecto, la marca de la parte demandante “GALLINA FELIZ” se compone de dos palabras, cinco sílabas, doce letras, siete consonantes (G, L, L, N, F, L, Z) y cinco vocales (A, I, A, E, I); mientras que la marca del tercero con interés en el resultado del proceso, “HUEVOS ORO FELIZ”, está conformada por tres palabras, seis sílabas, catorce letras, siete consonantes (H, V, S, R, F, L, Z) y siete vocales (U, E, O, O, O, E, I). 73.

En consecuencia, la Sala considera que, en el caso sub examine, aunque ambas marcas comparten el término “FELIZ”, este no posee por sí solo un carácter distintivo prevalente, ni es suficiente para generar riesgo de confusión, dado que la misma es de uso común y, por ende, débil, además se encuentra acompañada de elementos adicionales en cada caso.

En particular, la expresión “HUEVOS ORO FELIZ” incorpora dos vocablos que no aparecen en la marca “GALLINA FELIZ”, los cuales modifican sustancialmente su estructura global y refuerzan su diferenciación. 74. En relación con la similitud fonética, es importante señalar que la pronunciación de las expresiones comparadas es claramente distinta.

La marca demandada contiene una estructura fonética más extensa y compleja, derivada de la inclusión de las palabras “HUEVOS” y “ORO”, las cuales alteran sustancialmente el ritmo, la acentuación y la entonación respecto del signo “GALLINA FELIZ”. 75. La Sala reitera que a pesar de que ambas marcas contienen el vocablo “FELIZ”, este elemento, por sí solo, no determina la confundibilidad de los signos, pues se trata de una palabra de uso común, con escasa fuerza distintiva, especialmente en el contexto de productos alimenticios donde suele usarse para evocar sensaciones positivas asociadas al consumo, tal y como lo mencionó el tercero con interés en el resultado del proceso. 23 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00020-00 Demandante: Santa Reyes S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 76.

En consecuencia, la presencia del término “FELIZ” no es suficiente para generar una identidad fonética entre los signos enfrentados, máxime cuando el resto de las expresiones que los integran tienen un peso fonético relevante que define la impresión auditiva global del conjunto. 77. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal diferencia: HUEVOS ORO FELIZ – GALLINA FELIZ – HUEVOS ORO FELIZ – GALLINA FELIZ HUEVOS ORO FELIZ – GALLINA FELIZ – HUEVOS ORO FELIZ – GALLINA FELIZ HUEVOS ORO FELIZ – GALLINA FELIZ – HUEVOS ORO FELIZ – GALLINA FELIZ HUEVOS ORO FELIZ – GALLINA FELIZ – HUEVOS ORO FELIZ – GALLINA FELIZ 78.

Del anterior cotejo fonético sucesivo la Sala evidencia que las marcas confrontadas no son similares al ser articulados en voz alta, por lo que no se confirma el riesgo de confusión desde este aspecto para el consumidor medio, particularmente al momento de solicitar los servicios de la demandante y los productos del tercero con interés en el resultado del proceso36. 79.

De esta manera, se concluye que la marca del tercero con interés en el resultado del proceso genera un impacto visual y fonético suficientemente distintivo respecto de las marcas previamente registradas. 80. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, el análisis debe partir del entendimiento del significado global que transmite cada uno de los signos enfrentados, y no del examen aislado de sus componentes.

Por tanto, el cotejo debe atender a la idea o mensaje que comunican los signos en su integridad, a fin de establecer si existe un riesgo de asociación o confusión indirecta derivado de su evocación conceptual. 81. En este sentido, se advierte que la marca demandada está compuesta por el término “HUEVOS”, que como se dijo con antelación, define un “[…] cuerpo redondeado, de tamaño y dureza variables, que producen las hembras de las aves o de otras especies animales, y que contiene el germen del embrión y las sustancias destinadas a su nutrición durante la incubación […] huevo de la gallina, especialmente destinado a la alimentación humana […]”. 82.

A su vez, la expresión “ORO” 37 alude a un […] elemento químico metálico, de núm. atóm. 79, de color amarillo brillante, el más dúctil y maleable de los metales, muy buen conductor del calor y la electricidad, escaso en la corteza terrestre, donde se encuentra nativo y muy disperso, y que se usa en joyería, en la fabricación de monedas y, aleado con platino o paladio, en odontología […]. 36 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 31 de agosto de 2017. Rad.: 2012-00275-00. MP. Dra. María Elizabeth García González. Providencia reiterada en sentencias de 31 de enero de 2019. MP. Dr. Hernando Sánchez Sánchez (E). Rad.: 2014-00121-00 y de 11 de junio de 2020. Rad.: 2011-00061-00. MP. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 37 https://dle.rae.es/oro?m=form.

Consultado 14 de julio de 2025. 24 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00020-00 Demandante: Santa Reyes S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 83. En lo que respecta a la palabra “ORO”, se precisa que, tratándose de productos comprendidos en la clase 29 del nomenclátor internacional, específicamente “[…] huevos […]”, dicha expresión se puede considerar evocativa, en tanto se usa con frecuencia para sugerir excelencia o calidad superior.

En ese orden, “HUEVOS ORO” sugiere que los huevos son de alta calidad. 84. Por su parte, como se mencionó anteriormente, la palabra “GALLINA” hace referencia a un “[…] ave doméstica del orden de las galliformes, con cresta roja y carnosa, pico corto, grueso y arqueado, de plumaje abundante, lustroso y a menudo con visos irisados, cuyo macho tiene tarsos fuertes armados de espolones, y cuya hembra es de menor tamaño y tiene la cresta más pequeña […]”.

A su vez, la partícula “FELIZ” 38 significa “[…] que tiene felicidad […] dicho de un pensamiento, de una frase o de una expresión: Oportuno, acertado, eficaz […]”. 85. Aunque las marcas confrontadas comparten el término “FELIZ”, lo cual podría sugerir un punto de coincidencia, lo cierto es que la marca cuestionada “HUEVOS ORO FELIZ” se diferencia de las previamente registradas, en tanto incorpora un concepto compuesto que le otorga un significado distinto y autónomo.

La inclusión de los vocablos “HUEVOS” y “ORO” transforma la expresión “FELIZ” en un conjunto marcario débil pero distintivo, dotado de una carga semántica propia que sugiere una idea global diferente. 86. En consecuencia, la marca acusada no se reduce a una mera reproducción del término “FELIZ”, sino que construye una unidad conceptual diferenciada, la cual transmite una noción que va más allá del significado aislado de dicha palabra.

Esto permite afirmar que la idea evocada por “HUEVOS ORO FELIZ” se aleja suficientemente de aquella contenida en las marcas registradas por la parte demandante, razón por la cual no se advierte un riesgo de confusión conceptual. 87. Por lo expuesto, tras el análisis de las marcas comparadas, la Sala encuentra que entre los mismos no se encuentran similitudes ortográficas, fonéticas ni conceptuales que permitan concluir la existencia de un riesgo de confusión, dado que la marca cuestionada, “HUEVOS ORO FELIZ”, posee un nivel de distintividad suficiente y se diferencia de las marcas previamente registradas por la demandante “GALLINA FELIZ”. 88.

Con fundamento en lo anterior, la Sala considera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, esto es, la existencia de similitudes entre las marcas que generen riesgo de confusión. En consecuencia, resulta innecesario analizar el segundo supuesto, relativo a la conexidad de los productos o servicios y riesgo de asociación que regula en artículo 151 ibidem. 38 https://dle.rae.es/feliz?m=form.

Consultado 14 de julio de 2025. 25 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00020-00 Demandante: Santa Reyes S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 89. En igual sentido, la Sala considera innecesario analizar que los argumentos de defensa de la SIC y del tercero con interés en el resultado del proceso, relacionados con que la marca demandada ostenta derechos de la marca derivada “HUEVOS ORO”, comoquiera que no se encontró establecida la confundibilidad ortográfica, fonética y conceptual de la marca “HUEVOS ORO FELIZ” frente a la marca “GALLINA FELIZ”, conforme con la norma comunitaria antes mencionada.

De la vulneración de los artículos 136 literal h), 224, 228 y 330 de la Decisión 486 de 2000 90. En cuanto a la notoriedad, la sociedad Santa Reyes S.A.S. señaló como causal de irregistrabilidad la prevista en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que la marca acusada puede aprovecharse del prestigio, reputación y el alto grado de distintividad que goza la marca previamente registrada, dándole una ventaja competitiva. 91.

Puso de presente que las marcas mixtas “GALLINA FELIZ” son notoriamente conocidas en Colombia, conforme la declaratoria de la SIC plasmada en las Resoluciones Resoluciones 3927 de 25 de enero de 2018, 36072 de 7 de julio de 2020 y 27056 de 4 de mayo de 202139, actos administrativos allegados por la parte demandante. 92. Al respecto, de acuerdo ordenamiento comunitario, el signo notorio es aquel que ha sido reconocido como tal en cualquier país Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. 93.

Cabe resaltar que dicha notoriedad debe recaer en el sector pertinente, esto es: (i) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que aplique; (ii) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; y (iii) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique, siendo suficiente probar uno los sectores. 94.

En relación con la notoriedad, se pone de relieve que esta Sala, en sentencia del 7 de mayo de 201540, señaló lo siguiente: “[…] la notoriedad de la marca, a diferencia del hecho notorio, no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba […]”. 39 Índices 2 y 11 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.

Esto es, en la clase 29, entre el año 2010 al 21 de junio de 2016, de julio de 2016 a junio de 2019 y de junio de 2019 a marzo de 2020. 40 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 7 de mayo de 2015. Rad. 2000-06102-01. M.P. Dra. María Elizabeth García González. 26 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00020-00 Demandante: Santa Reyes S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 95.

Descendiendo al caso sub examine, y de la revisión de las resoluciones que declararon la notoriedad de la marca “GALLINA FELIZ”, la Sala advierte que la SIC efectivamente reconoció su carácter notorio. No obstante, dicho reconocimiento no implica por sí solo que se haya demostrado la notoriedad de la marca en este caso, el aprovechamiento indebido del prestigio, la reputación o el alto grado de distintividad de las marcas previamente registradas.

Además, debe resaltarse que la notoriedad reconocida se circunscribió entre el año 2010 a marzo de 2020, esto es, antes de la expedición de los actos administrativos demandados. 96. Nótese, entonces, que la parte demandante no aportó prueba del aprovechamiento del prestigio, reputación y el alto grado de distintividad que goza la marca previamente registrada, dándole una ventaja competitiva distinta del reconocimiento de notoriedad que permita acreditar tal aprovechamiento.

En particular, la mera coexistencia de dichas expresiones no constituye prueba de que se esté explotando comercialmente, de manera indebida, la reputación o el reconocimiento adquirido por una marca previamente registrada. 97. En ese sentido, en el presente asunto la demandante no logra demostrar que la marca acusada puede aprovecharse del prestigio, reputación y el alto grado de distintividad que gozan las marcas previamente registradas, dándole una ventaja industrial. 98.

Aunado a lo anterior, como se precisó supra, entre las marcas en conflicto no existe riesgo de confusión, al no ser similarmente confundibles, razón por la cual tampoco se desconocería la posible existencia de una vulneración del artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de 2000. 99. En suma, la Sala concluye que las normas que disponen sobre la protección de la marca notoria previstas en la Decisión 486 de 2000, no se encuentran desconocidas en el caso sub examine.

Por lo que la marca mixta “HUEVOS ORO FELIZ” no se encuentra enmarca en la causal de irregistrabilidad prevista en los artículos 136 literal h), 224, 228 y 230 Ibidem, razón por la cual el cargo de nulidad no está llamado a prosperar. IV.5. Conclusión 100. En este contexto, la Sala concluye que no se configuran los presupuestos exigidos para la configuración de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 136 literales a) y h), 151, 224, 228 y 230 del de la Decisión 486 de 2000, por lo que se negarán las pretensiones de la demanda, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído. 101.

Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de 27 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00020-00 Demandante: Santa Reyes S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio la Ley 1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.