1 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00094 00 Demandante: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE (E): GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025) Referencia: NULIDAD RELATIVA Radicación: 11001 03 24 000 2020 00094 00 Demandante: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Litisconsorte necesario: JOSÉ EURÍPIDES VARGAS DUEÑEZ Tesis: No son nulos los actos administrativos que concedieron el registro como marca del signo “COLCHONES KING LINE” (mixto) para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 20 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, pues entre aquella y las marcas opositoras “EL REY” (mixtas) para distinguir productos y servicios en las clases 30 y 35 internacional no hay similitudes en los aspectos ortográfico y fonético con la suficiencia para provocar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA_________________________ La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad relativa1 presentada por la sociedad Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. en contra de las resoluciones 39889 de 6 de junio de 2018 “Por la cual se decide una solicitud de registro” y 18417 de 30 de mayo de 2019 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”.
A través de dichos actos la Superintendencia de Industria y Comercio2: (i) declaró infundada la oposición presentada por la sociedad demandante; (ii) concedió el registro como marca del signo “COLCHONES KING LINE” (mixto) para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 20 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor del señor José Eurípides 1 De que trata el inciso segundo del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. 2 En adelante SIC. 2 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00094 00 Demandante: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Vargas Dueñez, y (iii) confirmó la decisión de concesión marcaria, respectivamente.
I.
ANTECEDENTES I.1. LA DEMANDA La sociedad Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A., a través de su apoderado judicial, presentó demanda en la que formuló las siguientes: I.1.1. Pretensiones “1. Que se declare la nulidad relativa de la Resolución No.39889 del 6 de junio de 2018, expedida dentro del expediente No. SD2017/0032882, por parte del Director de Signos Distintivos, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por mi representada y se concedió en su artículo segundo el registro de la marca mixta "COLCHONES KING LINE", para identificar servicios de la clase 35 internacional. 2.
Que se declare la nulidad de la Resolución 18417 del 30 de mayo de 2019, por medio de la cual la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial resolvió confirmar la Resolución No. 39889 del 6 de junio de 2018, a través de la cual se declaró infundada la oposición presentada por mi representada, la sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. y se concedió el registro de la marca mixta "COLCHONES KING LINE" en la clase 35 internacional. 3.
Que, como consecuencia de las declaraciones de nulidad, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio declarar fundada la oposición presentada por la FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. en el expediente No. SD2017/0032882 de la marca "COLCHONES KING LINE". 4. Que, como consecuencia de las declaraciones de nulidad, se proceda a negar el registro de la marca "COLCHONES KING LINE" para identificar servicios de la clase 35 internacional, ordenándole también a la entidad demandada proceder a la modificación del título otorgado. 5.
Que se ordene a la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la publicación de la sentencia que ponga fin al presente proceso. […]”3. I.1.2. Fundamentos de hecho I.1.2.1. El señor José Eurípides Vargas Dueñez solicitó el registro como marca del signo “ COLCHONES KING LINE” (mixto) para identificar productos y servicios en las clases 20 y 35 de la Clasificación Internacional 3 Folios 3 a 37 del expediente físico de la referencia. El expediente se encuentra digitalizado en el índice 20 en SAMAI. 3 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00094 00 Demandante: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de Niza.
La solicitud mencionada fue radicada con el número SD2017/0032882, y publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 806 de 29 de septiembre de 2017. I.1.2.2. Contra aquella solicitud la sociedad Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. formuló oposición con sustento en sus marcas “EL REY” (mixtas) y el nombre comercial “FÁBRICA DE ESPECIES Y PRODUCTOS EL REY”.
I.1.2.3. Mediante la resolución 39889 de 6 de junio de 2018, la SIC declaró infundada la oposición formulada y concedió el registro como marca del signo “COLCHONES KING LINE” (mixto) para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 20 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza en favor del solicitante. La decisión se adoptó tras considerarse que el signo solicitado no está incurso en las causales de irregistrabilidad del literal a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, pues aquel no es similarmente confundible con: (i) la marca “EL REY” (mixta) registrada para identificar servicios en la clase 35 internacional con certificado de registro número 564376, y (ii) el nombre comercial “FÁBRICA DE ESPECIES Y PRODUCTOS EL REY” 4.
I.1.2.4. Contra el acto de concesión marcaria, la opositora presentó recurso de apelación que fue resuelto mediante la resolución 18417 de 30 de mayo de 2019, a través de la cual se confirmó la decisión de conceder el registro solicitado. 4 En la demanda no se controvirtieron las consideraciones de los actos acusados referentes a la ausencia de similitud entre la marca cuestionada y el nombre comercial “FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY”, ni se invocó como norma violada el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 4 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00094 00 Demandante: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.1.3.
Normas violadas y concepto de la violación La parte actora estimó que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Como razones de la vulneración alegada señaló, en síntesis, lo siguiente: I.1.3.1. Informó que es titular de las marcas previamente registradas “EL REY” y “THE KING” (mixtas) para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 29, 35 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza y que, además, sus marcas son notoriamente conocidas por el público consumidor colombiano. I.1.3.2.
Afirmó que entre la marca cuestionada “COLCHONES KING LINE” y las marcas previamente registradas y notorias “EL REY” concurren suficientes semejanzas gramaticales, visuales e ideológicas que llevarían al consumidor a encontrarse en riesgo de confusión. I.1.3.3. Explicó que, aunque la cuestionada se encuentra en inglés, lo cierto es que su traducción en nuestro idioma es “rey”, por lo cual es de fácil recordación para los consumidores, consigue reproducir íntegramente a las marcas notorias y representa el mismo concepto de “rey”, “realeza” y “monarquía” en la mente del consumidor.
I.1.3.4. Sostuvo que, al encontrarse las marcas en el mercado, los consumidores no lograrían distinguir el origen empresarial de los productos y servicios que distinguen, de modo que atribuirían erradamente un origen común a la marca “COLCHONES KING LINE”. I.1.3.5. Advirtió que la demandada desatendió las reglas de cotejo aplicables al asunto, pues realizó un examen concomitante y con especial énfasis en las diferencias y no en sus semejanzas. 5 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00094 00 Demandante: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.1.3.6.
Indicó que concurre similitud visual, pues la cuestionada utiliza el mismo diseño de corona que se observa en el aspecto gráfico de las marcas notorias previamente registradas. I.1.3.7. Señaló que las partículas “COLCHONES” y “LINE” no le otorgan distintividad a la marca cuestionada porque aquellos ocupan un lugar estrictamente secundario en el conjunto resultante, lo cual se explica el tamaño y tipo de fuente utilizada en su representación. Agregó que la primera de ellas es genérica y de uso común para los servicios comprendidos en la clase 35, y por ello es inapropiable de forma exclusiva.
Por su parte, la expresión “LINE” es un anglicismo que no es de conocimiento y uso común en Colombia. I.1.3.8. Expuso que entre los productos y servicios confrontados se presenta conexidad competitiva y riesgo de asociación. I.1.3.9. Finalmente, destacó que sus marcas notorias “EL REY” gozan de una protección especial, sin embargo, se encuentra en riesgo de dilución de su distintividad ante el registro marcario cuestionado.
I.2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA I.2.1. La SIC, a través de su apoderada judicial, contestó la demanda de la siguiente manera5: Advirtió que, si bien la marca cuestionada reproduce de forma parcial la parte nominativa de las previamente registradas, la primera de ellas posee elementos adicionales que permiten su individualización siendo más extensa y con una sonoridad diferente.
Adicionalmente, el aspecto gráfico de cada una presenta elementos disímiles causando una impresión particular en la mente del consumidor. En consecuencia, las marcas 5 Índice 13 del expediente de la referencia en SAMAI. 6 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00094 00 Demandante: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co confrontadas pueden coexistir en el mercado sin generar riesgo de confusión o de asociación en el público.
Explicó que las confrontadas poseen distintas cadenas vocálicas y consonánticas que generan una impresión en conjunto distinta, y que a pesar de que el vocablo “KING” en el medio colombiano se reconoce con su traducción en nuestro idioma “REY”, lo cierto es que la coincidencia conceptual no es suficiente para su negación, pues la cuestionada se encuentra acompañada de las palabras “COLCHONES” y “LINE” que diluyen las semejanzas.
I.2.2. El Ministerio Público y el señor José Eurípides Vargas Dueñez no intervinieron en esta etapa procesal. I.2.3. Finalmente, de la contestación de la demanda presentada por la SIC se corrió traslado a la parte actora6, término durante el cual dicho extremo procesal guardó silencio7. I.3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante auto de 29 de marzo de 20238 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 de 2011.
En la mencionada providencia, la cual no fue objeto de recurso alguno, entre otras decisiones, se fijó el litigio en los siguientes términos: “[…] determinar si las resoluciones números 39889 de 6 de junio de 2018 y 18417 de 30 de mayo de 2019, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A., y concedió el registro de la marca (mixta) “COLCHONES KING LINE” para distinguir servicios, particularmente en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor del señor JOSE EURIPIDES VARGAS DUEÑEZ, y resolvió un recurso de apelación en el sentido de confirmar esta decisión, respectivamente, infringen una, varias o todas las siguientes disposiciones: los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 6 Índice 18 del expediente en SAMAI. 7 Índice 19 del expediente en SAMAI. 8 Índice 22 del expediente en SAMAI. 7 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00094 00 Demandante: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Si la respuesta al anterior interrogante es afirmativa, la Sala deberá decidir si son nulas las resoluciones números 39889 de 6 de junio de 2018 y 18417 de 30 de mayo de 2019.
De ser cierto lo anterior, deberá resolverse además si, conforme a la pretensión de la parte actora, hay lugar a ordenarle a la Superintendencia de Industria y Comercio, declarar fundada la oposición presentada por la sociedad Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A., en el expediente administrativo SD2017/0032882. Adicionalmente, deberá resolverse si, en atención a lo pretendido por la demandante, hay lugar a ordenarle a la Superintendencia de Industria y Comercio niegue el registro de la marca (mixta) “COLCHONES KING LINE” concedida para distinguir los productos de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el señor JOSE EURIPIDES VARGAS DUEÑEZ, y en consecuencia modifique el título de concesión otorgado mediante los actos demandados.
Finalmente, la Sala decidirá si hay lugar a ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio la publicación de la sentencia que se adopte en la demanda de la referencia […]”. I.4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO I.4.1. La apoderada del señor José Eurípides Vargas Dueñez9, dentro del término del traslado allegó poder para actuar, sin embargo, no presentó escrito de alegatos de conclusión. I.4.2.
La SIC10 reiteró los argumentos que presentó con la contestación de la demanda. I.4.3. La parte actora11 insistió en la nulidad de los actos administrativos demandados. I.4.4. El Ministerio Público presentó concepto12 en el que sostuvo que no hay lugar a acceder a las pretensiones de la demandante, en la medida que la marca cuestionada no resulta similarmente confundible con las previas, pues entre ellas existen diferencias en cuanto a su conformación ortográfica, fonética, ideológica y gráfica.
Por ello, consideró que la marca 9 Índice 39 del expediente en SAMAI. 10 Índice 42 del expediente en SAMAI. 11 Índice 43 del expediente en SAMAI. 12 Índice 41 del expediente en SAMAI. 8 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00094 00 Demandante: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cuestionada no se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad invocadas por la actora.
I.5. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Mediante auto de 9 de octubre de 2023, el despacho sustanciador dio aplicación a la doctrina del acto aclarado13, prescindiendo de solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Para el efecto, se indicó que en el asunto de la referencia corresponde utilizar la interpretación prejudicial 49-IP-2018, la cual se refiere a los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA II.1. LOS ACTOS ACUSADOS Se solicita en este proceso la nulidad de las resoluciones 39889 de 6 de junio de 2018 y 18417 de 30 de mayo de 2019, a través de las cuales la SIC: (i) declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A.; (ii) concedió el registro como marca del signo “COLCHONES KING LINE” (mixto) para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 20 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza en favor del señor José Eurípides Vargas Dueñez, y (iii) confirmó la decisión de concesión marcaria, respectivamente.
II.2. LA NORMATIVA APLICABLE De conformidad con la demanda, la contestación y la Interpretación Prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina concordante con el presente asunto, las normas aplicables son los literales 13 Índice 28 del expediente en SAMAI. 9 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00094 00 Demandante: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, cuyo texto es del siguiente tenor: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.
II.3. PROBLEMAS JURÍDICOS De conformidad con la demanda, su contestación, y la fijación del litigio la Sala deberá resolver los siguientes cuestionamientos: Corresponde a la Sala determinar si entre la marca “COLCHONES KING LINE” (mixta) concedida para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 20 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza a favor del señor José Eurípides Vargas Dueñez, y las marcas “EL REY” y “THE KING” (mixtas), registradas para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 29, 30 y 35 del nomenclátor internacional, de titularidad de la actora, se configuran las causales de irregistrabilidad previstas en los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.
La primera disposición enunciada exige la comprobación de dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos y servicios que se amparan con las marcas confrontadas, al punto de lograr causar confusión en aquél. Para el efecto, se procederá a la confrontación de las 10 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00094 00 Demandante: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marcas mencionadas para así concluir si entre aquellas concurre la similitud o identidad anotada que pueda llevar al error al consumidor.
Igualmente, corresponderá determinar si respecto de la marca cuestionada se cumplen los presupuestos señalados en la causal del literal h) antes mencionada, relacionados con el aprovechamiento del prestigio, reputación y el alto grado de distintividad del que goza la marca previamente registrada. Resuelto el anterior cuestionamiento, la Sala deberá establecer si son nulos, por violación de normas superiores, los actos administrativos que concedieron el registro como marca del signo “COLCHONES KING LINE” (mixta) para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 20 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza.
De ser afirmativa la respuesta al cuestionamiento previo, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a ordenar a la SIC que cancele el registro como marca del signo “COLCHONES KING LINE” (mixto) para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 20 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, de titularidad de José Eurípides Vargas Dueñez14.
II.4. ANÁLISIS DEL ASUNTO II.4.1. De la violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 La normativa comunitaria en comento es clara al señalar que, cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto 14 En la demanda no se controvirtieron las consideraciones de los actos acusados referentes a la ausencia de similitud entre la marca cuestionada y el nombre comercial “FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY”, ni se invocó como norma violada el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.
Por tal razón, la Sala no se pronunciará sobre la decisión que al respecto se adoptó en las resoluciones demandadas. 11 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00094 00 Demandante: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido.
Esta norma busca evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando además los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero. El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor, al adquirir un producto y/o servicio, piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto y/o servicio tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto y/o servicio, al adquirirlo piense que entre el productor y/o servicio de éste y otra empresa existe una relación o vinculación económica. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos y/o servicios distinguidos por ellos, y tener en cuenta la situación de los usuarios, que variará en función de los productos y/o servicios de que se trate.
En ese orden, al momento de realizar la comparación de la marca y los signos en conflicto, la Sala debe tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino: (i) la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada uno debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica;
(ii) en la comparación se debe emplear 12 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00094 00 Demandante: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos;
(iii) se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues son las semejanzas las que pueden generar el riesgo de confusión o asociación; y (iv) al realizar la comparación es relevante tratar de ubicarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por aquel.
Ahora bien, la similitud entre los signos distintivos puede darse desde diferentes ámbitos, así: ortográfico, que se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, aumentando el riesgo de confusión el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones; fonético, que ocurre cuando, al ser pronunciados, los signos tienen un sonido similar (la similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones); e ideológica, que se produce entre el signo y la marca que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de aquellos.
Por otra parte, y en cuanto a la conexión competitiva, debe analizarse el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparen las marcas, para de esta forma establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios sustanciales necesarios para que concurra tal conexión. Dichos criterios se refieren a i) el grado de sustitución, ii) la complementariedad, y iii) la posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario.
II.4.1.1. El caso concreto De manera previa a descender al correspondiente estudio comparativo de marcas, esta Sala advierte que la actora dijo ser titular de varios registros marcarios compuestos por las denominaciones “EL REY” y “THE 13 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00094 00 Demandante: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co KING”, los cuales fueron concedidos para identificar productos y servicios en las clases 29, 30 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza.
Al respecto, conviene precisar que algunos de estos registros fueron solicitados con posterioridad a la fecha en que la actora solicitó la marca cuestionada, a saber, el 4 de mayo de 2017. En ese sentido, esta Sala prescindirá del cotejo marcario respecto de los certificados de registro 59606615, 59605716, 60453117, 60449718, y 61189219, los cuales fueron solicitados con posterioridad a la fecha en que se pidió el registro de la marca cuestionada.
Lo anterior, teniendo en cuenta que la causal de irregistrabilidad invocada por la actora impone una prohibición de registro respecto de los signos similarmente confundibles con aquellos que han sido previamente solicitados para registro. En oportunidad anterior, esta Sección recordó que “[…] la norma comunitaria prevé como causal de irregistrabilidad que exista un signo similarmente confundible con una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero […]”20.
Así, explicó que la oposición marcaria se habilita si la marca con sustento en la cual se formula fue solicitada de manera previa a la que se cuestiona. Siendo así, corresponde analizar la causal invocada por la actora, pero en consideración a las marcas previamente solicitadas y registradas “EL REY”, con certificados 564376 y 264971. 15 Marca “EL REY” (mixta) para identificar productos comprendidos en la clase 30 internacional, Fecha de radicación: 28 de diciembre de 2017 16 Marca “EL REY” (mixta) para identificar productos comprendidos en la clase 29 internacional, Fecha de radicación: 28 de diciembre de 2017 17 Marca “EL REY” (mixta) para identificar servicios comprendidos en la clase 35 internacional, Fecha de radicación: 28 de diciembre de 2017 18 Marca “EL REY” (mixta) para identificar servicios comprendidos en la clase 35 internacional, Fecha de radicación: 27 de diciembre de 2017 19 Marca “THE KING” (mixta) para identificar servicios comprendidos en la clase 35 internacional, Fecha de radicación: 27 de diciembre de 2017 20 Consejo de Estado;
Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; sentencia de 13 de junio de 2024; número único de radicación 2010-00009-00; C.P. Oswaldo Giraldo López. 14 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00094 00 Demandante: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Pues bien, para efectos de determinar si la marca cuestionada “COLCHONES KING LINE” (mixta), concedida para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 20 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, incurre en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136, la Sala deberá establecer si hay identidad o semejanza entre aquella y las marcas previas “EL REY” (mixtas), registradas para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 30 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, que puedan generar error en el público consumidor.
De cumplirse con este requisito, deberá evaluarse si existe conexión competitiva entre los productos y servicios que distinguen las marcas en disputa. Para ello, resulta pertinente corroborar la naturaleza de las marcas enfrentadas, como se observa a continuación: Marca cuestionada (mixta) Certificado de registro número 622389 Para identificar productos y servicios en las clases 20 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza21 Marcas previas (mixta) 21 La marca cuestionada identifica los siguientes productos de la clase 20: Muebles, espejos, marcos; contenedores no metálicos de almacenamiento o transporte; hueso, cuerno, ballena o nácar, en bruto o semielaborados; conchas; espuma de mar; ámbar amarillo.
Los siguientes servicios de la clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. 15 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00094 00 Demandante: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Certificado de registro número 564376 Para identificar productos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza22 (mixta) Certificado de registro número 26497123 Para identificar productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza24 Una vez verificadas las marcas confrontadas, inicialmente se encuentra que responden a la naturaleza de mixtas, por ello la Sala advierte que para abordar el análisis de confundibilidad se debe determinar cuál es el elemento que predomina, atendiendo que, por regla general, los elementos nominativos prevalecen toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores.
Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, sostuvo lo siguiente: “[…] La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”.
En el asunto examinado se advierte que es el elemento nominativo y no el gráfico el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la cual es procedente la aplicación de las reglas 22 Para los siguientes servicios de la clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; comercialización y distribución de productos comprendidos en las clases 29 y 30. 23 Del formulario de solicitud de registro diligenciado por el opositor, la Sala advierte que las expresiones reivindicadas únicamente fueron “EL REY” y la expresión “CONDIMENTOS” es explicativa, razón por la cual no hace parte de la marca y, por ende, no debe ser tenida en cuenta para el análisis de confundibilidad. 24 Para los siguientes productos en la clase 30: café, té, cacao, azúcar, arroz, sucedáneos del café, preparaciones hechas de cereales, miel, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas, condimentos, especias. 16 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00094 00 Demandante: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria para las marcas de dicha naturaleza.
Ahora bien, corresponde a la Sala determinar, de manera previa a efectuar el cotejo que incumbe, si las marcas en disputa contienen partículas de uso común, descriptivas o genéricas, en orden a validar su carácter distintivo, pues de contener elementos nominativos de esas características, aquellos deberán ser excluidos. Ello, de conformidad con el criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual ha reiterado lo siguiente: “[…] se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en los signos en conflicto en la clases correspondientes de la Clasificación internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, se deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente, considerando, de ser pertinente y dependiendo del resultado de su análisis, la excepción que al respecto se consignó en el párrafo precedente […]”25.
Así pues, consultado el Sistema para la Propiedad Industrial - SIPI de la SIC26, la Sala observa que las expresiones “COLCHONES”, “KING”, “LINE”, “EL” y “REY” eran de uso común para los productos y servicios comprendidos en las clases 20 y 35 del nomenclátor internacional, para la fecha en que se expidieron los actos administrativos acusados.
Tal como se observa de los resultados de la búsqueda, así: Marca Certificado Titular Clase COLCHONES YADIANA 263836 COLCHONES YADIANA LIMITADA Y OTROS 20 COLCHONES Y MUEBLES JESI LINEA ORTOPEDICA CALIDAD GARANTIZADA 303829 GONZALO IBAÑEZ GRIMALDOS 20 NATURALLATEX AMERICANA DE COLCHONES 281591 INACSA S.A.S. 20 BB KINGS 426998 CESAR AUGUSTO AMARIS BARRENECHE 20 25 Proceso 128-IP-2016. 26 Consulta realizada el 1 de octubre de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación de lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 17 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00094 00 Demandante: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co KING SLIDE 453851 KING SLIDE WORKS CO., LTD.
KING LOUIE 462725 DISNEY ENTERPRISES, INC. 20 H L HOTEL LINEN 373691 C.I. DISTRIHOGAR S.A.S. 20 NEXUS LINE 368644 MULTIPROYECTOS S.A. 20 FARMALINE 376566 GILDARDO CUELLAR 20 MUEBLES EL CID 306270 TOMAS GERARDO GARCIA MARTINEZ 20 MS EL MUEBLE SUIZO JUNIOR´S 332384 EL MUEBLE SUIZO JUNIOR´S LTDA. 20 EL MUNDO DE LOS SUEÑOS 433097 COMPAÑIA NACIONAL DE COLCHONES Y ESPUMAS DORMILANDIA SAS 20 YOLANDA REY DISEÑO 541251 YOLANDA REY DE VILLANEDA 20 SOLTRAK F UNA EMPRESA FERREYCORP 576418 FERREYCORP S.A.A. 20 PLASTICOS REY 416454 INVERSIONES PUNTA TUR S.A.C. 20 COLCHONES PULMIFLEXIBLE 457029 DIEGO ALEXANDER ACEVEDO SARMIENTO 35 COLCHONES HOLIDAYS 463982 EDGARD IGNACIO RIVEROS VILLALOBOS 35 COLCHONES DUCAL 520411 HOLISBURY HOLDING GROUP INC 35 BANANA KING 319120 ARLES ENRIQUE VEGA SAAVEDRA 35 KINGSGATE 325426 MILLENNIUM [&] COPTHORNE INTERNATIONAL LIMITED 35 PELO KING 407177 LUIS ANGEL EUSSE BUITRAGO 35 PRICELINE 236976 PRICELINE.COM INCORPORATED 35 NOSOTRASONLINE 321100 PRODUCTOS FAMILIA S.A. 35 MED-LINE 270187 GILDARDO CUELLAR MONTES 35 EL BOTÍN DE ANDRÉS 390085 GERARDO UMAÑA URIBE 35 DARITA EL ANTOJO DE HOY, MAÑANA Y SIEMPRE 395386 DUQUE RAMIREZ S.A. 35 EL ANGEL DE LA CALLE 479536 CABLE NOTICIAS TV S.A.S 35 REYMONT 452766 DAVID EFREN GALLEGO BLANDON 35 REYGAS 466527 DAMPA S.A. GRUPO EMPRESARIAL 35 REYPAR MOTOS 468236 REYPAR MOTOS S.A.S. 35 Ahora bien, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que: “el que un término sea de uso común para un producto o servicio de 18 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00094 00 Demandante: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva”27.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que las expresiones que conforman las marcas confrontadas son de uso común para la clase 35 del nomenclátor internacional como se expuso supra, así como para la clase 30, en tanto que podría existir conexidad entre estas. Es decir que, por un lado, los productos de la clase 30 que comprenden, para este caso, “café, té, cacao, azúcar, arroz, sucedáneos del café, preparaciones hechas de cereales, miel, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas, condimentos, especias”, guardan conexidad con los servicios de la clase 35, en tanto que estos últimos, comprenden “Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; comercialización y distribución de productos comprendidos en las clases 29 y 30”.
Adicionalmente, la parte actora afirmó que la expresión “COLCHONES” es genérica para los productos y servicios que distingue la marca cuestionada. Sobre las partículas genéricas, el Tribunal comunitario, en el Proceso 398-IP-2019, se refirió en el siguiente sentido: “[…] La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia y oficio […].
El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí mismo pueda servir para identificarlo […]”.
Siendo así, conviene recordar los productos y servicios para los cuales se registró la marca cuestionada, a saber, en la clase 20 del nomenclátor internacional: “Muebles, espejos, marcos; contenedores no metálicos de 27 Proceso 03-IP-2020. 19 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00094 00 Demandante: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co almacenamiento o transporte; hueso, cuerno, ballena o nácar, en bruto o semielaborados; conchas; espuma de mar; ámbar amarillo”, y en la clase 35 internacional: “Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina”.
De ese modo, la expresión citada supra, que en el idioma castellano significa “[…] m. Pieza rectangular de un material blando o elástico que se coloca sobre la armazón de la cama o sobre otro soporte para tumbarse en ella […]”28 no responde a la pregunta ¿qué son? los productos y servicios incluidos en la cobertura del registro marcario objetado.
En consecuencia, contrario a lo mencionado por la actora, la palabra “COLCHONES” no es genérica respecto de los productos y servicios que distingue la marca cuestionada. Conforme con lo anterior, la Sala destaca que las partículas débiles mencionadas deberían excluirse al realizar el análisis de confrontación, pues al tratarse de elementos de uso común no pueden ser apropiados de forma exclusiva por el titular marcario.
Sin embargo, de ser así las marcas confrontadas se reducirían de tal manera que resultaría imposible su comparación. Adicionalmente, la Sala pone de presente que “COLCHONES”, “KING”, “LINE”, “EL” y “REY” son expresiones de uso común que se encuentran en situación equivalente desde el punto de vista de su débil capacidad distintiva. De ahí que, si se aceptara excluir del cotejo únicamente los vocablos “COLCHONES”, “KING” y “REY” pero se mantuviera el análisis con base en las partículas restantes “LINE” y “EL” (o viceversa), se estaría aplicando un criterio parcial y selectivo contrario al criterio fijado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el cual se ha advertido que los signos conformados exclusivamente por denominaciones comunes solo pueden ser considerados en el cotejo cuando su exclusión imposibilite 28 https://dle.rae.es/colch%C3%B3n?m=form 20 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00094 00 Demandante: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la comparación. Lo anterior se refuerza en el entendido de que el mismo Tribunal ha reconocido que cuando esas expresiones débiles o comunes se combinan, pueden llegar a configurar un signo distintivo en su conjunto.
Así lo establece el numeral 3.7 de la interpretación prejudicial 344-IP- 2022, aplicable en este proceso, al indicar que “[…] los signos conformados exclusivamente por denominaciones […] comunes o usuales al estar combinadas con otras, pueden generar signos completamente distintivos […]”, lo cual implica que la debilidad individual de los componentes no impide su análisis conjunto si el resultado global tiene capacidad distintiva.
Por su parte, el numeral 3.8 precisa que, cuando la exclusión de tales componentes redujera el signo de forma que se imposibilite el cotejo, este debe ser valorado en su conjunto. En este contexto, en el caso sub examine, no es posible fragmentar el examen con base en la naturaleza débil de sus componentes, sino que debe asumirse el criterio interpretativo según el cual el cotejo debe realizarse sobre el conjunto marcario, sin fraccionarlo.
En consecuencia, el cotejo se realizará entre las expresiones en su conjunto “COLCHONES KING LINE” y “EL REY”, bajo la premisa de que las marcas tienen un grado de distintividad débil29. II.4.1.1.1. En aras de descender a la materia en estudio, es necesario traer a colación las reglas que concierne aplicar en el desarrollo del cotejo de signos nominativos, veamos: “[…] a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 29 De conformidad con el criterio reiterado del Tribunal de Justicia de la Comunidad. Al respecto, ver el proceso 20-IP-2022. 21 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00094 00 Demandante: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co b) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]”30.
II.4.1.1.2. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala procederá a efectuar la comparación de las marcas confrontadas en este asunto teniendo en consideración las reglas de cotejo consolidadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En ese sentido, en cuanto a la estructura nominativa de las marcas, la Sala observa lo siguiente: Marca cuestionada C O L C H O N E S K I N G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 L I N E 14 15 16 17 Marcas previas E L R E Y 1 2 3 4 5 II.4.1.1.3.
De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal y del análisis de las marcas confrontadas, la Sala advierte que entre aquellas no concurren similitudes desde el punto de vista ortográfico, como se explicará a continuación: 30 Proceso 145-IP-2022. 22 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00094 00 Demandante: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En primer lugar, se advierte que la expresión “COLCHONES KING LINE”, que corresponde a la marca concedida a través de los actos administrativos acusados, tiene una extensión de tres (3) palabras, diecisiete (17) letras, once (11) consonantes (C-L-C-H-N-S-K-N-G-L-N), seis (6) vocales (O-O-E-I-I-E), y seis (6) sílabas (COL-CHO-NES-KING- LI-NE).
Por su parte, las marcas previas “EL REY” contienen una extensión de dos (2) palabras, cinco (5) letras, tres (3) consonantes (L-R-Y), dos (2) vocales (E-E), y dos (2) sílabas (EL-REY). Visto lo anterior, para esta Sala no existen similitudes entre las marcas confrontadas en lo ateniente a su estructura ortográfica, pues se trata de expresiones con una extensión de palabras distinta.
Adicionalmente, cada conjunto marcario presenta raíces y terminaciones silábicas que las identifican, en la marca cuestionada “COL” y “LINE”, acompañadas de otras silabas intermedias, mientras que en las marcas previas la raíz y la terminación corresponden al conjunto marcario completo, pues aquellas se caracterizan por una menor amplitud de palabras.
En el mismo sentido, se advierte que las comparadas poseen una secuencia consonántica y vocálica disímil, pues se conforman a partir de palabras evidentemente diferentes, a partir de lo cual se refuerza la ausencia de semejanzas considerables entre aquellas. En consecuencia, al poseer la marca cuestionada suficientes elementos que permiten su diferenciación en el mercado, se impone señalar que entre aquella y las marcas previas no concurren similitudes de tipo ortográfico, que sugieran la posibilidad de error en el ejercicio del derecho de elección de los consumidores. 23 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00094 00 Demandante: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.4.1.1.4.
En lo tendiente al aspecto fonético, al pronunciar las expresiones que constituyen las marcas cotejadas, no se advierte semejanza alguna. Ello, por cuanto la sílaba tónica en la cuestionada se ubica en la partícula “CHO” de la primera palabra, que además es la de mayor recordación en el consumidor; al contrario, las previas presentan su fuerza sonora en la partícula monosilábica “REY”.
Por otra parte, la impresión vocal en cada conjunto marcaria se encuentra ausente de similitudes, pues los elementos nominativos que las conforman representan un fonema característico y por mucho distinto al ser pronunciadas de forma individual, así como al vocalizarlas en su conjunto. Al respecto, conviene realizar el siguiente ejercicio de apreciación consecutiva, tal como lo propone la jurisprudencia comunitaria, de la siguiente manera: COLCHONES KING LINE – EL REY – COLCHONES KING LINE – EL REY – COLCHONES KING LINE COLCHONES KING LINE – EL REY – COLCHONES KING LINE – EL REY – COLCHONES KING LINE COLCHONES KING LINE – EL REY – COLCHONES KING LINE – EL REY – COLCHONES KING LINE COLCHONES KING LINE – EL REY – COLCHONES KING LINE – EL REY – COLCHONES KING LINE Por lo tanto, se avizora una ausencia de similitud en el aspecto fonético, pues la variación que se advierte en la marca cuestionada es evidente por encontrarse conformada por elementos que dan lugar a una vocalización específica, de manera que, al momento de enunciar las expresiones, el consumidor no se hallaría en un error de dicción y lograría solicitar los productos o servicios pronunciando lo que corresponde según las marcas que los identifican.
II.4.1.1.5. En cuanto a la similitud conceptual o ideológica, esta hace referencia a la idea o al mensaje que el empresario quiere llevar a la mente del consumidor a través del signo distintivo empleado, de manera que se configura si se trata de una noción similar o idéntica. 24 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00094 00 Demandante: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En ese orden, se advierte que la palabra “COLCHONES” cual es el plural de “colchón”, posee el siguiente significado en el idioma castellano: “[…] Pieza rectangular de un material blando o elástico que se coloca sobre la armazón de la cama o sobre otro soporte para tumbarse en ella […]”31.
En cuanto a la partícula “KING”, no cuenta con un significado en el idioma castellano, por tratarse de una palabra en inglés cuya traducción en nuestro idioma es “rey”. Con todo, en oportunidad anterior se determinó que aquel “[…] es un vocablo que puede decirse que es conocido por el público de habla española y, por lo tanto, debe analizarse como una palabra local […]”32.
Igualmente, el radical “LINE” tampoco posee un significado en nuestro idioma, pero constituye la raíz equivalente de su traducción en idioma castellano “línea” que a su vez significa “[…] f. Geom. Sucesión continua e indefinida de puntos […]”33. Sobre las palabras en idioma extranjero que sirven como raíz equivalente en la lengua española, el Tribunal comunitario ha dicho lo siguiente: “[…] 4.2.
Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 4.3. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. 4.4.
Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local. Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano. […]”34.
(Destacado de la Sala). 31 https://dle.rae.es/colch%C3%B3n?m=form 32 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de septiembre de 2009, C.P.: Marco Antonio Velilla Moreno, radicado 2005-00304-00. 33 https://dle.rae.es/l%C3%ADnea?m=form 34 Proceso 91-IP-2021. 25 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00094 00 Demandante: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De otro lado, las marcas opositoras se encuentran compuestas por el artículo “EL” que identifica el “art. deter. m. y f. Antepuesto a un sustantivo o a un sintagma nominal forma una expresión definida de referente consabido. […]”35, y la palabra “REY” que en idioma castellano se define como “m. y f. Monarca soberano de un reino”36.
Pues bien, la Sala observa ausencia de similitud o identidad en el aspecto conceptual en la medida que, la marca cuestionada “COLCHONES KING LINE”, si bien es cierto lograría evocar parcialmente el concepto de realeza o monarquía al que se refiere la actora, también lo es que se encuentra limitada a un sector específico del mercado al incluirse la palabra “COLCHONES”, a partir de lo cual se genera un contexto especifico en la mente del consumidor.
Mientras tanto, la marca opositora ofrece una idea amplia y se refiere a cualquier monarca soberano sin connotación alguna, de tal manera que no aludiría en forma automática al concepto que propone la marca cuestionada. Por lo tanto, al no existir entre la marca cuestionada “COLCHONES KING LINE” y las marcas previas “EL REY” semejanzas ni identidad en su aspecto ortográfico, fonético ni conceptual que lleven al consumidor a error al momento de adquirir los productos o servicios que distinguen, la Sala considera que en el presente asunto no se configuró el primer presupuesto de la causal de irregistrabilidad de que trata el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.
En tal sentido, se torna innecesario descender al examen de la conexidad entre los productos y servicios que identifican las marcas en disputa, pues la causal en mención exige el cumplimiento de los dos presupuestos para que se encuentre configurada la prohibición de registro. 35 https://dle.rae.es/el?m=form 36 https://dle.rae.es/rey?m=form 26 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00094 00 Demandante: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.4.2.
De la violación del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 Ahora bien, en el escrito de su demanda la actora sostuvo que sus marcas “EL REY” son notoriamente conocidas por el público consumidor, y en tal sentido, han sido reconocidas por la autoridad nacional competente para ello. Al respecto, de acuerdo con el ordenamiento comunitario, el signo notorio es aquel que ha sido reconocido como tal en cualquier país Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.
Cabe resaltar que dicha notoriedad debe recaer en el sector pertinente, esto es: (i) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que aplique; (ii) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; y (iii) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique, siendo suficiente probar uno de los sectores.
En relación con la notoriedad, se pone de relieve que esta Sala, en sentencia del 7 de mayo de 201537, señaló lo siguiente: “[…] la notoriedad de la marca, a diferencia del hecho notorio, no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba […]”.
Pues bien, descendiendo al caso en estudio se advierte que, si bien la Superintendencia de Industria y Comercio reconoció el carácter notorio de la marca opositora “EL REY”, no es menos cierto que dicho reconocimiento no implica per se que se haya demostrado el aprovechamiento indebido del prestigio, la reputación o el alto grado de distintividad de dicha marca. 37 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 7 de mayo de 2015. Rad. 2000-06102-01. M.P. Dra. María Elizabeth García González. 27 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00094 00 Demandante: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En ese sentido, la Sala considera que la presunta notoriedad de las marcas opositoras es irrelevante en tanto que el examen de cotejo efectuado indica que, al no concurrir identidad ni semejanzas entre las marcas confrontadas, no existe posibilidad de aprovechamiento injusto de su prestigio, o dilución de su capacidad distintiva, comoquiera que priman las diferencias entre aquellas.
En esa línea se ha pronunciado esta Sección, en oportunidad anterior, cuando razonó de la siguiente manera: “[…] Para la Sala, es irrelevante que la marca “BELMONT” sea una marca notoriamente conocida, pues el análisis efectuado anteriormente, permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido de su reputación, como tampoco que el signo “DU MONT” pudiese causarle perjuicio respecto a su fuerza distintiva, ya que priman las diferencias estructurales de una y otra marca sobre la pobre similitud observada en las mismas.
Además, porque para que la notoriedad de una marca tenga la debida protección respecto a otras de menor rango o comunes, se requiere condicionalmente que exista el riesgo de confusión o de asociación con ese tercero de acuerdo con lo previsto en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486, que se reitera, no se presenta en esta oportunidad [ ]”38.
(Destacado fuera del texto original). En suma, la Sala concluye que las normas que disponen sobre la protección de la marca notoria previstas en la Decisión 486 de 2000, no se encuentran desconocidas en el caso sub examine. Por lo que la marca cuestionada no se enmarca en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal h) ibidem, razón por la cual el cargo de nulidad no está llamado a prosperar.
II.4.3. CONCLUSIÓN Siendo así, se impone negar las pretensiones de la demanda y mantener incólume la presunción de legalidad de los actos administrativos acusados 38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2010, C.P.: Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 2004-00376.
Reiterado en la sentencia de 29 de agosto de 2024, C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación: 2020-00048-00. Criterio reiterado en las sentencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de marzo de 2017, C.P.: María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-00481-00.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 2009-00183-00. 28 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00094 00 Demandante: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a través de los cuales se concedió el registro como marca del signo “COLCHONES KING LINE” (mixto) para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 20 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza.
Ello, ante la constatación de que aquellos observaron las normas comunitarias aplicables al asunto y acertaron al considerar la viabilidad del registro marcario pretendido. Ello es así, pues la marca cuestionada goza de la distintividad necesaria y, por ende, no se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de 2000.
II.4.4. SOBRE COSTAS La Sala no condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley. II.4.5. SOBRE PODERES La Sala reconocerá a la abogada Blanca Mery Velásquez Gallo como apoderada judicial del señor José Eurípides Vargas Dueñez en su calidad de litisconsorte necesario, en los términos y para los efectos del poder a ella conferido, obrante en el índice 39 del expediente de la referencia en SAMAI.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda de la referencia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. 29 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00094 00 Demandante: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEGUNDO: NO CONDENAR en costas por las razones señaladas.
TERCERO: RECONOCER a la abogada Blanca Mery Velásquez Gallo como apoderada judicial del señor José Eurípides Vargas Dueñez en su calidad de litisconsorte necesario, en los términos y para los efectos del poder a ella conferido, obrante en el índice 39 del expediente de la referencia en SAMAI.
CUARTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.
QUINTO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado (E) CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.