11001032400020150039000 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00390-00 Referencia: Medio de control de nulidad relativa Actora: DINA CAMIONES S.A. DE C.V. TESIS: ENTRE LA MARCA NOMINATIVA CUESTIONADA “DINASA”, DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO, Y LAS MARCAS MIXTA Y NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADAS DE LA ACTORA, “DINA”, NO EXISTEN SEMEJANZAS ORTOGRÁFICAS NI FONÉTICAS SIGNIFICATIVAS.

LA PARTÍCULA “DINA” ES DE USO COMÚN EN LAS CLASES 7ª, 12 Y 37 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad DINA CAMIONES S.A. DE C.V., mediante apoderada y en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,1 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 36100 de 30 de mayo 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00390-00 Actora: DINA CAMIONES S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de 2014, "Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario", expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 24940 de 21 de mayo de 2015, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 8 de noviembre de 2013 la sociedad DISTRIBUIDORA NISSAN S.A., presentó la solicitud de registro como marca del signo nominativo "DINASA", para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 7ª, 12 y 372 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial formuló oposición contra tal registro con fundamento en que era similarmente confundible con las marcas mixta y nominativa "DINA", 2 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos y servicios: “[…] Maquinaria de todo tipo, partes de maquinaria, herramientas para maquinaria, motores, compresores, bomba […]; […] Vehículos; motores para vehículos […]; y […] servicios para mantenimiento y reparación de vehículos […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00390-00 Actora: DINA CAMIONES S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co previamente registrada a su favor en la Clase 12 de la citada Clasificación. 3º: Que mediante la Resolución núm. 36100 de 30 de mayo de 2014 la Directora de Signos Distintivos declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca nominativa "DINASA", para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 7ª, 12 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad DISTRIBUIDORA NISSAN S.A. 4°: Que contra la citada decisión interpuso recurso de apelación siendo resuelto de manera confirmatoria por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, a través de la Resolución núm. 24940 de 21 de mayo de 2015.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas vulneró el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, por cuanto al momento de realizar el análisis de registro de la marca “DINASA” pasó por alto la similitud con su marca “DINA”, generando con ello riesgo de confusión o asociación entre el público consumidor. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00390-00 Actora: DINA CAMIONES S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Indicó que la marca cuestionada reproduce totalmente su marca; y que la inclusión de las letras “S” y “A” no resulta suficiente para permitir la identificación de cada una de las marcas enfrentadas.

Agregó que al observar las marcas enfrentadas se evidencian grandes similitudes visuales, ortográficas y fonéticas, al punto que para un consumidor promedio le es muy difícil encontrar diferencias entre ellas. Reiteró que las marcas cotejadas comparten la misma sílaba tónica, además coinciden en las primeras cuatro letras y la inclusión de las letras “S” y “A”, en la marca “DINASA”, no resulta ser una variación sustancial que permita al consumidor diferenciarla de la marca de su propiedad.

Resaltó que la marca “DINASA” podría ser considerada por el consumidor no solo como un signo derivado o extensivo de la marca “DINA”, sino también como una abreviación de su nombre comercial, ya que al ser la palabra “CAMIONES”, genérica, quedaría solamente el nombre DINA S.A. DE C.V., el cual se puede abreviar como DINA S.A. o como “DINASA”, lo cual llevaría al consumidor a pensar que esta última es una abreviación de su nombre comercial como titular de la marca “DINA”. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00390-00 Actora: DINA CAMIONES S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Añadió que las marcas en conflicto identifican los mismos productos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, vehículos; así mismo tienen relación frente a la Clase 7ª, en la que ampara maquinarias, herramientas y motores, los cuales son productos que se utilizan para la fabricación de vehículos; y servicios de la Clase 37, en lo concerniente con el mantenimiento y reparación de vehículos.

Alegó que si el consumidor encuentra vehículos y motores para estos, maquinaria de todo tipo, partes y herramientas para estas, motores, compresores, bombas y servicios de mantenimiento y reparación de vehículos, identificados con la marca “DINASA”, creerá que se trata de productos amparados con la marca “DINA”, o llegaría a pensar que los elementos allí comercializados tienen el mismo origen empresarial.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal. Mencionó que al analizar la expresión “DINASA” se observa que la misma está conformada por una palabra de fantasía, por lo tanto no tiene significado alguno; mientras que la marca “DINA”, equivale a la 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00390-00 Actora: DINA CAMIONES S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co unidad de fuerza del sistema CGS (centímetro; gramo y segundo), y/o a la fuerza aplicada a una masa de un gramo que le comunica una aceleración de un centímetro en cada segundo al cuadrado, lo que conlleva que sea una marca débil y, por lo tanto, las marcas enfrentadas puedan coexistir en el mercado pacíficamente.

Sostuvo que las marcas cotejadas son totalmente disimiles, tanto en su parte gráfica como fonética, lo que permite diferenciarlas; además, la expresión “DINA” no es de fantasía. II.2. La sociedad DISTRIBUIDORA NISSAN S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, a pesar de ser notificado en debida forma4, guardó silencio.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20115, el 22 de mayo de 2017, se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron la sociedad DINA CAMIONES S.A. DE C.V., en su calidad de actora del proceso, así como la SIC, en su condición de entidad demandada y el Agente del Ministerio Público. 4 Mediante auto admisorio de 28 de septiembre de 2015, visible a folios 73 a77 del cuaderno físico principal y en concordancia con la constancia de entrega elaborada por la Secretaría de la Sección Primera, obrante a folios 78 a 80, ibidem. 5 En adelante CPACA. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00390-00 Actora: DINA CAMIONES S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió en ejercicio del medio de control de nulidad; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Posteriormente, el Despacho sustanciador se pronunció respecto de las excepciones de mérito propuestas por la parte demandada denominadas “Legalidad de los actos administrativos demandados” e “Inexistencia de la alegada violación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486”, frente a las cuales se determinó que sus fundamentos envolvían la defensa de los actos acusados, lo cual significaba que no constituían excepciones propiamente dichas.

Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las resoluciones núms. 36100 de 30 de mayo de 2014 y 24940 de 21 de mayo de 2015, mediante las cuales la SIC declaró infundada 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00390-00 Actora: DINA CAMIONES S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la oposición presentada por la actora y concedió el registro de la marca “DINASA” (NOMINATIVA) a nombre de la sociedad DISTRIBUIDORA NISSAN S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 7ª, 12 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo dispuesto en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes. Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00390-00 Actora: DINA CAMIONES S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1.

La actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda y, además, aseguró que las letras “S” y “A”, incluidas en la marca objeto de controversia, no son suficientes para otorgarle distintividad y que se pueda diferenciar frente a la marca “DINA”, pues el consumidor arribará a la conclusión que tal incorporación corresponde a una innovación de la marca preexistente.

Trajo a colación la Resolución núm. 18648 de 16 de marzo de 2018, en la que la SIC concluyó que el signo solicitado “INTELSA” era similarmente confundible con la marca previamente registrada “INTEL”. IV.-2. La SIC solicitó despachar desfavorablemente las pretensiones de la demanda, para lo cual señaló que no existe identidad o similitud alguna entre las marcas cotejadas, teniendo en cuenta que “DINASA” está compuesta por tres sílabas, con la secuencia silábica (I-A-A), y consonántica (D-N-S), diferente a la marca “DINA”, que comprende dos sílabas, consecuencia silábica (I-A), y consonántica (D-N); y que, además, la primera debe tenerse como de fantasía y la segunda como débil, puesto que es de uso común. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00390-00 Actora: DINA CAMIONES S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.-3.

En esta etapa procesal, tanto el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó6: “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. (…) cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud 6 Proceso 289-IP-2017 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00390-00 Actora: DINA CAMIONES S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. Comparación entre signos denominativos […] 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas, se debe realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas: […] (a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00390-00 Actora: DINA CAMIONES S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.

Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 3.

Comparación entre signos mixtos y denominativos […] 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00390-00 Actora: DINA CAMIONES S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativo desarrollados en el párrafo 2.3 del presente acápite. […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 36100 de 30 de mayo de 2014 y 24940 de 21 de mayo de 2015, concedió el registro de la marca nominativa “DINASA” a la sociedad DISTRIBUIDORA NISSAN S.A., para amparar los siguientes productos y servicios de las clases 7ª, 12 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Maquinaria de todo tipo, partes de maquinaria, herramientas para maquinaria, motores, compresores, bomba […]”;

“[…] Vehículos; motores para vehículos […]”; y “[…] servicios para mantenimiento y reparación de vehículos […]”. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00390-00 Actora: DINA CAMIONES S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A juicio de la demandante, la marca cuestionada reproduce en su totalidad su marca “DINA”; y que la inclusión de las letras “S” y “A” no resulta suficiente para permitir su diferenciación en el mercado.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine era viable la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, “[…] por ser procedente […]”. El texto de la norma aludida, es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00390-00 Actora: DINA CAMIONES S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: DINASA MARCA NOMINATIVA CUESTIONADA7 DINA MARCAS MIXTA Y NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADAS8 Como en el presente caso se va a cotejar una marca nominativa, “DINASA”, como lo es la cuestionada, con unas marcas mixta y nominativa “DINA”, a nombre de la actora, es necesario establecer el 7 Folio 11 del cuaderno físico núm. 1. 8 Folio 16 del cuaderno físico núm. 1. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00390-00 Actora: DINA CAMIONES S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co elemento que predomina en la marca mixta, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca mixta cuestionada, no así las gráficas que la acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que las distingue. Ahora, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] (a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00390-00 Actora: DINA CAMIONES S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co encuentra en el diccionario.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que se consideren probados dos requisitos. De una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor; y, de la otra, la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00390-00 Actora: DINA CAMIONES S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A efecto de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”.

Así pues, la Sala inicialmente se pronunciará frente al argumento de la actora relacionado con que la expresión “DINA” es de uso común y, por ende, débil para amparar productos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. Es del caso señalar que, tal y como se indicó en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso núm. 398-IP-2019, el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00390-00 Actora: DINA CAMIONES S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así, lo expresó: “[…] 4.

Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […] 4.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 4.4.

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 4.8.

No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 4.11.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]”. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00390-00 Actora: DINA CAMIONES S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir la marca de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso se deberá analizar las marcas en su conjunto.

Al efecto, el Tribunal precisó: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de una marca con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00390-00 Actora: DINA CAMIONES S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En el caso sub examine, se encontró que en la página web de la entidad demandada9 figuran las siguientes marcas, que a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados se encontraban registradas en las clases 7ª, 12 y 37, que contienen la expresión “DINA”, respectivamente: MARCA TITULAR ANDINA SEW SPECIAL (Mixta) ANDINA DE MAYOREO LTDA MAQUITEC ANDINA (Mixta) MAQUITEC ANDINA S.A. PARTSCO ANDINA (Mixta) PARTSCO ANDINA S.A.S. E.E.C. EMPRESA DE ENERGÍA DE CUNDINAMARCA (Mixta) EMPRESA DE ENERGÍA DE CUNDINAMARCA S.A. MARCA TITULAR SARDINATA (Nominativa) EDUARDOÑO S.A.S. PETROANDINA (Nominativa) INTERVEN VENEZUELA S.A. ANDINA TRIM LTDA (Mixta) ANDINA TRIM S.A. DINAMIKO (Mixta) JEFFERSON MAURICIO FUENTES LOZANO DINAFRIX (Nominativa) AEROFRENOS LTDA. 9 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas “ANDINA SEW SPECIAL”, “MAQUITEC ANDINA”, “PARTSCO ANDINA”, “E.E.C. EMPRESA DE ENERGÍA DE CUNDINAMARCA”, “SARDINATA”, “PETROANDINA”, “ANDINA TRIM LTDA”, “DINAMIKO”, “DINAFRIX”, “EDIL ANDINA LTDA”, “GRUPO DINA”, “PETROANDINA”, “CERÁMICA ANDINA” y “ROYAL ANDINA”, el 11 de mayo de 2023, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00390-00 Actora: DINA CAMIONES S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MARCA TITULAR EDIL ANDINA LTDA. (Mixta) EDIL ANDINA LIMITADA GRUPO DINA (Mixta) GRUPO DINA LTDA. PETROANDINA (Nominativa) INTERVEN VENEZUELA, S.A. CERÁMICA ANDINA (Mixta) CERAMICA ANDINA LTDA. ROYAL ANDINA (mixta) AZEMBLA S.A.S. Lo anterior pone de manifiesto que es una expresión de uso común y débil, respecto de los productos y servicios de las clases 7ª, 12 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza.

Y al tratarse de una partícula de uso común no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, que como es un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. Sobre el particular, el Tribunal ha precisado lo siguiente10: “[…] 3.7.

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso 10 Interpretación Prejudicial 318-IP-2019. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00390-00 Actora: DINA CAMIONES S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca […]”. (Resaltado fuera de texto) Por lo tanto, la actora como titular de una marca con un elemento de uso común, esto es, “DINA”, no puede impedir la inclusión de dicha partícula o palabra en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general11.

Sobre el particular, la Sala puntualiza que si bien es cierto que, en principio, la expresión de uso común “DINA”, que forma parte de las marcas cotejadas, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, también lo es que al excluir dicha partícula de uso común se reducen las marcas de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, razón por la cual, en este caso, el Juez debe hacer el cotejo analizando las marcas en su conjunto.

Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto. 11 Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00023-00, M.P. María Elizabeth García González, que ahora se prohíja. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00390-00 Actora: DINA CAMIONES S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que las marcas en conflicto cuentan con diferente extensión, así como distinta secuencia vocálica y consonántica y terminación, pues la marca cuestionada, “DINASA”, se conforma por una (1) palabra, tres (3) sílabas (DI-NA-SA), tres (3) consonantes (D-N-S) y tres (3) vocales (I-A-A), mientras que las marcas previamente registradas, “DINA”, están compuestas por una (1) palabra, dos (2) sílabas (DI-NA), dos (2) consonantes (D-N) y dos vocales (I-A).

Cabe mencionar que la marca, al estar acompañada de otra silaba en su final, como lo es la partícula “SA”, genera una expresión completamente distintiva, que la hace registrable y permite concluir que no hay similitud ortográfica; además, aquella le imprime la fuerza distintiva necesaria y contribuye a diferenciarla de la marca previamente registrada, “DINA”.

En efecto, si bien es cierto que las marcas enfrentadas comparten la partícula de uso común, “DINA”, la cual, como ya se dijo, puede ser utilizada por cualquier persona para formar sus marcas, también lo es que este vocablo en la marca cuestionada se encuentra combinada con una expresión diferente, “SA”. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00390-00 Actora: DINA CAMIONES S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En virtud de lo expuesto, de la comparación entre las marcas enfrentadas no se evidencia que exista similitud ortográfica alguna, en la medida en que corresponden a expresiones totalmente diferentes.

En cuanto a la similitud fonética, la Sala estima que la pronunciación de las marcas cotejadas es diferente, debido a que, como se dijo, son expresiones totalmente disímiles, máxime si se tiene en cuenta que presentan terminaciones distintas. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal diferencia: DINASA - DINA – DINASA – DINA –DINASA -DINA DINASA - DINA – DINASA – DINA –DINASA -DINA DINASA - DINA – DINASA – DINA –DINASA -DINA DINASA - DINA – DINASA – DINA –DINASA -DINA Al respecto, la Sala advierte que el hecho de que las marcas enfrentadas tengan terminaciones diferentes hace que su pronunciación y fonética sean distintas, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de terminaciones distintas le aporta una fuerza distintiva especial a las marcas, lo que las hace registrables, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto y/o servicio o se genere algún riesgo de confusión o asociación.12 12 Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00390-00 Actora: DINA CAMIONES S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, la Sala observa que al pronunciar la marca solicitada “DINASA”, que cuenta con la sílaba “SA” en su final, hace que se genere un fonema consonántico fricativo dentoalveolar sordo, mientras la previamente registrada “DINA” al contar en su terminación con las letras “NA”, forma un fonema consonántico nasal alveolar.

Respecto a la similitud ideológica, la palabra “DINA”, que conforma las marcas previamente registradas, según el Diccionario de la Real Academia13 significa: “[…] Unidad de fuerza en el sistema cegesimal que equivale a la fuerza necesaria para mover la masa de un gramo a razón de 1 centímetro por segundo cada segundo […]”. Por su parte, la palabra “DINASA”, que corresponde a la marca cuestionada, es de fantasía porque no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano que sea identificable por el consumidor promedio colombiano14. radicación 11001032400020120027500.

Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E), número único de radicación 11001-03-24-000-2014-00121-00. Reiterado en sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001- 03-24-000-2011-00061-00. 13 De conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, consultado el 11 de mayo de 2023, https://dle.rae.es/dina 14 No obra en el plenario medio probatorio que determine que la traducción de la palabra “DINASA” sea de conocimiento generalizado.

Criterio señalado por la Sala en sentencia de 18 de marzo de 2021, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2011-00321-00. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00390-00 Actora: DINA CAMIONES S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo tanto, desde el punto de vista ideológico o conceptual, por ser de fantasía la marca cuestionada, como ya se dijo, no pueden cotejarse desde este aspecto.

Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas enfrentadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética, que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca cuestionada “DINASA” es lo suficientemente distintiva y diferente de las previamente registradas. Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los servicios que identifican dichas marcas, debido a que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. Adicionalmente, en lo relativo a la afirmación de la actora frente a que en otro caso la entidad demandada había concluido en un cotejo marcario que el signo y la marca “INTELSA” e “INTEL” eran similarmente confundibles, la Sala considera que la SIC tiene la 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00390-00 Actora: DINA CAMIONES S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co obligación de realizar un examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, de manera autónoma e independiente del estudio efectuado ya sea sobre marcas idénticas o similares15; además, de considerarse que si eventualmente la Administración se hubiera equivocado en el análisis de otras solicitudes marcarias, la jurisprudencia16 reiteradamente ha señalado que la comisión de un error no puede generar cadena sucesiva de errores.

En este orden de ideas, al poseer la marca cuestionada la condición de “distintividad” necesaria y al no existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala concluye que no se violó la norma invocada como violada; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “DINASA”, para amparar productos y servicios de las clases 7ª, 12 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan los actos administrativos acusados, los cuales están acordes con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentaron de 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de junio de 2011, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020040006901.

Reiterado en sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00097-00. 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, C.P. María Elizabeth García González, expediente identificado con el único de radicación 2013- 00255-00. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00390-00 Actora: DINA CAMIONES S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que se adoptó en los mismos.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por último, se le reconocerá personería a la doctora TATIANA MARCELA LUQUE LOZANO como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes a folios 211 a 214 del cuaderno físico principal.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00390-00 Actora: DINA CAMIONES S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

CUARTO: TENER a la doctora TATIANA MARCELA LUQUE LOZANO como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes a folios 211 a 214 del cuaderno físico principal.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 19 de mayo de 2023. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.