Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: Medio de control de nulidad relativa Número único de radicación: 11001032400020130032900 Demandante: Puma S.E. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: John Jairo Betancur Vanegas Temas: Comparación entre marcas figurativas.
Riesgo de confusión y asociación. SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Puma SE, contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 38436 de 28 de julio de 2010 y 18825 de 29 de marzo de 2012, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.
ANTECEDENTES La demanda 1. Puma SE1, en adelante la parte demandante, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad, adecuado3 a la acción de nulidad relativa4, 1 Mediante apoderado. Cfr. Folio 2-6. 2 Cfr. Folios 29-56. 3 Auto de 7 de mayo de 2014.
Cfr. Folio 350 4 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, “Régimen común sobre propiedad industrial”. 2 Núm. único de radicación: 11001032400020130032900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 38436 de 28 de julio de 20105, “por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedida por la Directora de Signos Distintivos, y 18825 de 29 de marzo de 20126, “por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.
Como consecuencia de lo anterior, se ordene a la parte demandada cancelar el certificado de registro que sea expedido para la marca. Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones7: “[…] 1. Que se declare la nulidad de la Resolución 38436 del 28 de julio de 2010, emitida por la Directora de Signos Distintivos, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición presentado por JOHN JAIRO BETANCUR VANEGAS en contra de la Resolución 33271 de fecha 29 de junio de 2010 y revocó la decisión contenida en esta última, concediendo el registro de la siguiente marca FIGURATIVA para identificar productos de la clase internacional 25: 2.
Que se declare la nulidad de la Resolución 18825 de fecha 29 de marzo de 2012, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 33271 de fecha 29 de junio de 2010. Solicitamos la nulidad de dicha Resolución puesto que a pesar de que el Superintendente Delegado resuelve en su decisión confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 33271 de fecha 29 de junio de 2010. los argumentos esbozados en la Resolución apuntan a contradecir nuestros argumentos relacionados con la negación de la marca objeto de la presente nulidad. 3.
Que, como consecuencia de las declaraciones anteriores, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio que cancele el certificado de registro que sea expedido para la marca 4. Que se publique el fallo que resuelva esta demanda en la Gaceta de la Propiedad Industrial, de conformidad con la normatividad andina […]”. Presupuestos fácticos 4.
La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones8: 5 Cfr. Folios 10 a 12 6 Cfr. Folios 13 a 16 7 Cfr. Folios 459 a 460. 8 Cfr. Folios 32 a 44. 3 Núm. único de radicación: 11001032400020130032900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.1.
El tercero con interés directo en el resultado del proceso presentó el 27 de octubre de 2009, solicitud de registro como marca de un signo figurativo para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La solicitud se publicó el 29 de enero de 2010, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 612, y presentó oposición con fundamento en una marca figurativa, de la cual es titular, que identifica productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3.
La Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 33271 de 29 de junio de 2010, declaró fundada la oposición y negó el registro del signo. 4.4. El tercero con interés directo en el resultado del proceso interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 33271 de 29 de junio de 2010. 4.5.
La Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 38436 de 28 de julio de 2010, resolvió el recurso de reposición y, en ese sentido, revocó la Resolución núm. 33271 de 29 de junio de 2010 y, en su lugar, declaró infundada la oposición y concedió el registro de una marca figurativa. 4.6.
Presentó recurso de apelación contra la Resolución núm. 38436 de 28 de julio de 2010. 4.7. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 18825 del 29 de marzo de 2012, resolvió el recurso de apelación presentado por la parte demandante, confirmando la Resolución núm. 33271 de 29 de junio de 2010, mediante la cual se negó el registro del signo figurativo para distinguir productos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
Normas violadas 4 Núm. único de radicación: 11001032400020130032900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas: 5.1 El literal a) del artículo 136 y el artículo 137 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20009 en adelante Decisión 486 de 2000.
Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así10: Respecto de la violación del literal a) del artículo 136 literal de la Decisión 486 de 2000 6.1. La parte demandada, al expedir los actos acusados, violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, pues un signo figurativo es similar a las marcas previamente registradas de su titularidad, lo que, a su juicio, podría generar confusión en los consumidores, ello comoquiera que imita sus líneas características. 6.2.
El signo y la marca cotejados son similarmente confundibles, comoquiera que ambos están compuestos por franjas con una base ancha y que finalizan en una curvatura que se angosta en la parte superior. En este sentido, mencionó que se trata de franjas curvilíneas relativamente gruesas, que finalizan en trazados finos y puntiagudos. 6.3.
Como resultado de la extensión geográfica de ventas, la penetración en el mercado mundial con los gastos de publicidad y promoción; y su reconocimiento entre los consumidores, las líneas características de los productos identificados por su marca han adquirido el carácter de notorias y famosas. Asimismo, promociona sus productos mediante patrocinio de deportistas y equipos de alto rendimiento, practicantes de una variedad de deportes, incluyendo golf, deportes de motor y acuáticos, tenis, atletismo y rugby. 6.4.
El signo y la marca cotejados identifican productos que se encuentran en la misma clase internacional, presentan idénticos canales de comercialización y se 9 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 10 Cfr. Folios 315-345. 5 Núm. único de radicación: 11001032400020130032900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co promueven mediante los mismos canales de publicidad, por lo que, de no aceptarse las pretensiones de la demanda, se generaría un eminente riesgo de confusión en el mercado. 6.5.
Existe identidad entre los productos que amparan el signo y la marca cotejados, como es el calzado, haciendo evidente la vulneración de lo establecido en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Respecto de la violación del artículo 137 de la Decisión 486 de 2000 6.6. El signo constituye una reproducción de su marca registrada previamente, pues sus similitudes son tan evidentes, que el público consumidor no tendrá elementos necesarios para identificar cada una de las marcas y reconocer su origen empresarial. 6.7.
Existe una conducta de competencia desleal, comoquiera que: i) el solicitante del signo imitó la marca de que era titular; ii) las pequeñas variaciones del signo solicitado, no provienen de la imaginación del solicitante, sino de los pliegues y dimensiones de las costuras de los zapatos deportivos de la marca registrada de su propiedad; y iii) el tercero con interés directo en el resultado del proceso, había solicitado anterioridad registros como marca de signos similares a otras marcas posicionadas en el mercado, entre las cuales se resalta Adidas, Skechers y Diesel. 6.8.
Las conductas descritas permitían inferir el ánimo del tercero con interés directo en el resultado del proceso de generar actos de confusión y aprovecharse de su reputación por lo cual había incurrido en una vulneración de lo previsto en el artículo 137 de la Decisión 486 de 2000. 6.9. En casos con similares características, tanto la parte demandada como autoridades marcarias internacionales, habían protegido la titularidad de su registro marcario y, en tal sentido, había negado las solicitudes de registro presentadas.
Contestación de la demanda La parte demandada 6 Núm. único de radicación: 11001032400020130032900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7. La parte demandada11, contestó la demanda12 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 7.1. El trámite del procedimiento administrativo se ajustó a derecho, y, por lo tanto, no se vulneraron los derechos de los intervinientes. 7.2.
La demanda es inocua comoquiera que, en el acto acusado, que resolvió el recurso de apelación, se confirmó la decisión inicial mediante la cual se negó el registro marcario solicitado por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, quedando así vigente de forma exclusiva aquella decisión de declarar fundada la oposición de la parte demandante y negando el registro solicitado. 7.3.
De conformidad con lo previsto en el artículo 55 del Código Contencioso Administrativo, los recursos presentados en vía gubernativa se conceden en efecto suspensivo, lo que conlleva a determinar que la decisión tomada mediante la Resolución Núm. 34436 de 28 de julio de 2010 no cobró ejecutoria, y, por lo tanto, no surtió efectos jurídicos, pues estaba pendiente la decisión del recurso de apelación. 7.4.
Concluyó, indicando que: “[ ] el acto que cobró fuerza ejecutoria y que quedó en firme fue el que declaró fundada la oposición presentada por el demandante por lo tanto las pretensiones del demandante son totalmente inútiles pues efectivamente se negó el registro marcario [ ]”. El tercero con interés directo en el resultado del proceso 8.
El tercero con interés directo en el resultado del proceso13, contestó la demanda de manera extemporánea14. Audiencia inicial 9. El Despacho Sustanciador: i) mediante auto de 10 de mayo de 201615, convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) en la audiencia inicial del 11 Por intermedio de apoderada Cfr. Folio 382. 12 Cfr. Folios 375-382. 13 Mediante apoderada Cfr. Folio 460. 14 Cfr. Folio 407 15 Cfr. Folios 410. 7 Núm. único de radicación: 11001032400020130032900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11 de julio de 201616, tomó medidas tendientes al saneamiento del proceso y declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 de la Ley 1437 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000 y realizó el respectivo control de legalidad.
Interpretación Prejudicial 10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 90-IP-2021 de 21 de junio de 202117, en la que consideró: “[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 136 (Literal a), 137 y 259 (Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Procede su interpretación por ser pertinente. De oficio se llevará a cabo la interpretación del Artículo 258 de la Decisión 486, para tratar el tema de actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. […]”18. 11. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.
Reanudación del proceso y audiencia de alegatos de conclusión 12. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 6 de marzo de 202319, por un lado, reanudó el proceso; y, por el otro, resolvió sobre la prescindencia de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, en tal sentido, corrió traslado a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad, podría presentar el concepto, si a bien lo tenía. 13.
La parte demandante20 reiteró los argumentos expuestos en la demanda. 16 Cfr. Folios 420-429. 17 Cfr. Índice 54 del aplicativo SAMAI 18 ibidem 19 Cfr. Índice 58 del aplicativo SAMAI 20 Cfr. Índice 65 del aplicativo SAMAI. 8 Núm. único de radicación: 11001032400020130032900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14.
La parte demandada21 reiteró los argumentos señalados en la contestación de la demanda. 15. El tercero con interés directo en el resultado del proceso se opuso a las pretensiones formuladas, así: 16. El signo figurativo que solicitó para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, no está incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, por ser distintivo, esto es, por ser capaz de individualizar sus productos frente a los productos de terceros. 17.
El signo solicitado y la marca previamente registrada, tanto en sus trazos como en lo que evocan, son totalmente diferentes, pues el signo de su propiedad evoca una especie de arco, o si se quiere un cuerno, en tanto, la marca de la parte demandante puede ser una especie de camino o una figura. 18. Concluyó, que no se probó de manera alguna la mala fe en la solicitud de registro del signo figurativo, y mucho menos en el uso de la misma, y las pruebas aportadas, son simplemente distractoras de los hechos centrales de la demanda presentada por la parte demandante.
Concepto del Ministerio o Público 19. El Ministerio Público22, se pronunció en esta oportunidad procesal, señalando lo siguiente: 20. Los signos figurativos en conflicto al ser analizados de manera conjunta y sucesivamente, son similares desde el punto de vista gráfico. 21. Desde el punto de vista conceptual, los signos cotejados no transmiten una idea o concepto, siendo la imagen misma la que se fija en la mente del consumidor, por ello, dadas sus semejanzas, puede generarse mayor confundibilidad en el consumidor. 21 Cfr. Índice 67 del aplicativo SAMAI. 22 Cfr. Índice 42 del aplicativo SAMAI. 9 Núm. único de radicación: 11001032400020130032900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 22.
Basta observar el signo figurativo solicitado, para estimar que sus elementos constitutivos no le otorgan suficiente distintividad frente a la marca cotejada y previamente registrada, pues carece de distintividad, lo que no permite al consumidor promedio diferenciar la marca solicitada de la registrada, ni distinguir su origen empresarial. 23.
El signo solicitado ampara los mismos productos que las marcas previamente registradas, generando riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor. 24. Concluyó, indicando que existen elementos de juicio para declarar la nulidad de los actos acusados, proferidos por la parte demandada. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 25.
La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la interpretación prejudicial 90-IP-2021 de 21 de junio de 2021; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; viii) el marco normativo sobre la irregistrabilidad por indicios de que la solicitud tiene por finalidad perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal; y ix) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala 26. Vistos el numeral 8.º del artículo 149 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201923, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 27.
Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. 23 Mediante cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 10 Núm. único de radicación: 11001032400020130032900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Los actos acusados 28.
Los actos acusados son los siguientes: 28.1. La Resolución núm. 38436 de 28 de julio de 201024, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición presentado por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, en el sentido de revocar la Resolución núm. 33271 de 29 de junio de 2010 y, en su lugar, declarar infundada la oposición y conceder el registro como marca del signo solicitado. 28.2.
La Resolución núm. 18825 de 29 de marzo de 201225, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación presentado por la parte demandante, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 33271 de 29 de junio de 2010 que negó el registro del signo figurativo para distinguir productos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
El problema jurídico 29. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones a la misma presentadas por la parte demandada y el tercero con interés directo en el resultado del proceso y en la Interpretación Prejudicial, determinar: 29.1. El objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda, consiste en determinar si las Resoluciones 38436 de 28 de julio de 2010 y 18825 de 29 de marzo de 2012, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio a través de las cuales revocó la decisión contenida en la Resolución 33271 de 29 de junio de 2010, declaró infundada la oposición presentada por la actora; y, concedió el registro de una marca figurativa a favor de John Jairo Betancur Vanegas para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran: el literal a) del artículo 136 y el artículo 137 de la Decisión 486 de 2000. 24 Cfr. Folios 10 a12. 25 Cfr. Folios 6 a 15. 11 Núm. único de radicación: 11001032400020130032900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 29.2.
En este sentido, se analizará, en primer lugar, si en el presente caso, hay lugar a efectuar el análisis de confundibilidad entre el signo figurativo solicitado y la marca figurativa previamente registrada, y en caso afirmativo, se analizará lo siguiente: 29.3. Si existe riesgo de confusión o de asociación entre el signo solicitado como marca y la marca figurativa de la que es titular la parte demandante, y que identifica productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 29.4.
Se verificará si la parte demandada contaba con indicios razonables de que la solicitud de registro como marca del signo tuviera como finalidad solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. 30. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 90-IP-2021 de 21 de junio de 2021, en la que interpretó el literal a) del artículo 136 y los artículos 137 y el literal a) del artículo 259 de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio, el artículo 258 ibidem. 31.
En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos acusados. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 32. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena26, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. 26 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.
Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 12 Núm. único de radicación: 11001032400020130032900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200027 de la Comisión de la Comunidad Andina28.
Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina29 33. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina30. 34.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros31. 27 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “Régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.
En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;
En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;
Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 28 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 29 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.
El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 30 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 31 En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020130032900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 35.
En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 36.
Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 37.
La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 38.
En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 39. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.
Interpretación Prejudicial 90-IP-2021 de 21 de junio de 2021 40. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial 90-IP-2021 de 21 de junio de 2021, proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso32: “[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, 32 Cfr. Índice 54 del aplicativo SAMAI 14 Núm. único de radicación: 11001032400020130032900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conceptual o ideológica y grafica o figurativa, Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1.
Dado que en el proceso interno se discute si el signo FIGURATIVO solicitado a registro resultaría confundible con la marca FIGURATIVA, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: «Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )» 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. […] 1.5.
Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.
En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. […] 2. Comparación entre signos figurativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre dos signos FIGURATIVOS, se abordará el tema propuesto, reiterando la jurisprudencia vigente sobre la materia. 15 Núm. único de radicación: 11001032400020130032900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.2.
Los signos figurativos son aquéllos que se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de signos, en consecuencia, se pueden distinguir tres elementos, a saber El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. El concepto es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.
Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro 2.3.
En el cotejo de dos signos figurativos se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de dichos elementos en el conjunto marcario. 2.4. Es importante tener en cuenta que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.
En este último caso, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, los signos en conflicto pueden suscitar una misma idea y, de esta manera, generar riesgo de confusión en el público consumidor. […] 3. Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de competencia desleal 3.1. Dado que en el presente caso el demandante manifestó que el signo FIGURATIVO habría sido solicitado a registro con la intención de consolidar un acto de competencia desleal, se procederá analizar este tema. 3.2.
El Artículo 137 de la Decisión 486 dispone que Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. Definición de competencia desleal 3.3. Se entiende por competencia desleal todo acto contrario a la buena fe empresarial, contrario al normal desenvolvimiento de las actividades económicas basado en el esfuerzo empresarial legítimo.
Sobre el particular, el Tribunal ha considerado que son actos contrarios a los usos y prácticas honestos aquellos que se producen con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor […] 3.11. La doctrina jurídica señala que para que un acto pueda ser constitutivo de competencia desleal, el mismo debe reunir dos elementos fundamentales: un acto de competencia (la finalidad concurrencial del acto), y que este acto de competencia sea calificable como desleal (el medio empleado para competir y atraer la clientela es desleal).
Veamos en detalle ambos elementos: 16 Núm. único de radicación: 11001032400020130032900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a) Es un acto de competencia porque la realiza un competidor en el mercado con la finalidad de atraer clientes, b) Es desleal porque en lugar de atraer clientes sobre la base de la eficiencia económica (esfuerzo empresarial), lo hace a través de métodos deshonestos, contrario a la buena fe empresarial, como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), el descrédito o denigración del competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la comparación indebida, la imitación sistemática, la violación de secretos comerciales, entre otros.
El acto de competencia desleal atenta contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas en el mercado, por lo que afecta (daño efectivo o daño potencial) al competidor o competidores, a los consumidores y al interés general. La competencia desleal afecta el normal desenvolvimiento del mercado, afecta el principio de buena fe. 3.12.
La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos, por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprenden de la misma, a fin de propiciar un correcto funcionamiento del sistema competitivo. […] 3.15.
El Tribunal, sobre los actos de competencia desleal regulados por la Decisión 486, y en especial sobre dichos actos vinculados a la propiedad industrial, ha manifestado: «En un régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios licitos ( ) 3.16.
La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad industrial significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de corrección provocaría desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaría negativamente los intereses de competidores y consumidores. 3.17.
La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo. 3.18. Con relación a los actos de competencia desleal por confusión, cabe reiterar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos. 3.19.
En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del Artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. […]” 17 Núm. único de radicación: 11001032400020130032900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 41.
Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Marco normativo sobre la irregistrabilidad por indicios de que la solicitud tiene por finalidad perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal 42.
Visto el artículo 137 de la Decisión 486 de 2000, la oficina nacional competente podrá negar el registro de una marca solicitada cuando tenga indicios razonables que con su registro se persigue perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. 43. Visto el artículo 258 de la Decisión 486 de 2000, se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. 44.
Visto el artículo 259 de la Decisión 486 de 2000, se entiende, por actos de competencia desleal vinculados con la Propiedad Industrial, entre otros: “[…] a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. […]”. 45.
Sobre la confusión esta Sala, en jurisprudencia reiterada ha considerado que q “[…] Con relación a los actos de competencia desleal por confusión, cabe reiterar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos 18 Núm. único de radicación: 11001032400020130032900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseosos y “que no cualquier práctica que genere o planee dicho desvío encaja dentro del supuesto normativo.
Sólo puede ser por prácticas deshonestas y, por lo tanto, ganar clientela por medios ilícitos se encuentra amparado por el ordenamiento jurídico […]”33. Análisis del caso concreto 46. De conformidad con los marcos normativos desarrollados supra y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés directo en el resultado del proceso; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra.
Marca Mixta Signo solicitado 34 35 Clase 25 "vestidos, calzado y sombrerería" Clase 25 "vestidos, calzado y sombrerería" 47. Con el fin de realizar el cotejo entre el signo y la marca en conflicto, la Sala observará las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto, es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. 33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de octubre de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001-03-24-000-2008-00405-00. 34 Cfr. Folio 312 35 Cfr. Ibidem 19 Núm. único de radicación: 11001032400020130032900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 48.
En el presente caso, se debería entrar a realizar el cotejo entre la marca figurativa registrada y el signo figurativo solicitado, respecto de los cuales la parte demandante alega que son confundibles. 49. Sin embargo, la Sala advierte que el caso sub examine, la parte demandada mediante la Resolución núm. 18825 de 29 de marzo de 201236 resolvió el recurso de apelación presentado por la parte demandante, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 33271 de 29 de junio de 2010, la cual negó el registro del signo figurativo solicitado por el tercero con interés directo en el resultado del proceso para distinguir productos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 50.
En ese sentido, la Sala advierte que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 18825 del 29 de marzo de 2012, resolvió el recurso de apelación presentado por la parte demandante, confirmando la Resolución núm. 33271 de 29 de junio de 2010, mediante la cual se negó el registro del signo figurativo para distinguir productos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 51.
Por lo anterior, la Sala considera innecesario realizar el examen de confundibilidad entre la marca figurativa previamente registrada y el signo figurativo solicitado por parte del tercero con interés directo en el resultado del proceso, teniendo en cuenta que la solicitud de registro de este último fue negada, lo cual fue puesto en conocimiento a la parte demandante dentro del trámite del procedimiento administrativo. 36 Cfr. Folios 6 a15. 20 Núm. único de radicación: 11001032400020130032900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 52.
En este orden de ideas, la Sala considera que no se subsume dentro de ninguno de los supuestos fácticos previstos en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 para la configuración de la causal de irregistrabilidad. 53. Asimismo, la Sala considera que, comoquiera que el singo figurativo solicitado no fue concedido, no se estudiarán los argumentos presentados por el demandante, relacionados con la violación del artículo 137, 258 y el literal a) del artículo 259 de la Decisión 486 de 2000, respecto con una presunta conducta de competencia desleal por parte del tercero con interés directo en el resultado del proceso. 54.
La Sala considera que, en razón a que no se declarará la nulidad de los actos acusados, no es procedente efectuar ningún estudio sobre la cancelación del certificado de registro. 55. En este orden de ideas, se denegarán las pretensiones de la demanda. Conclusión 56. La Sala considera que la parte demandada, con la expedición de los actos acusados, no vulneró el literal a) del artículo 136 literal y el artículo 137 de la Decisión 486 de 2000, teniendo en cuenta que el signo figurativo solicitado por parte del tercero con interés directo en el resultado del proceso fue negado por la parte demandada. 57.
En ese orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados se denegarán las pretensiones de la demanda. Condena en costas 58. Visto el numeral 8 del artículo 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201237, sobre condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que en el expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no condenará en costas a la parte demandante. 37 ”Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.” 21 Núm. único de radicación: 11001032400020130032900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.
RESUELVE
PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de eta providencia.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, dejando las correspondientes anotaciones de ley. CÓPIESE,
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado Presidente OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Salva voto NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.