CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00492-00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actoras: LABORATORIOS LEON FARMA S.A. y PHILLIPPE PERRIN TESIS: LA PARTE ACTORA NO ALLEGÓ AL PROCESO LOS MEDIOS DE PRUEBA NECESARIOS Y, EN CONSECUENCIA, NO DEMOSTRÓ QUE LA SIC HUBIERE INCURRIDO EN ALGUNA IRREGULARIDAD AL CONCLUIR QUE LA SOLICITUD DE PATENTE NO CUMPLÍA CON EL REQUISITO DE NIVEL INVENTIVO Y DECIDIR SU NEGACIÓN, NI QUE LOS ACTOS ACUSADOS SE ENCONTRARAN INCURSOS EN ALGÚN VICIO DE NULIDAD.
EN EFECTO, NO EXISTE PRUEBA TÉCNICA EN EL EXPEDIENTE QUE OFREZCA CERTEZA SOBRE SI LAS CONSIDERACIONES DE LA SIC, RESPECTO DE LA CARENCIA DE NIVEL INVENTIVO, FUERON ERRADAS. EL PERITO QUE RINDIÓ EL DICTAMEN PERICIAL APORTADO POR LAS ACTORAS NO SE PRESENTÓ PARA SU CONTRADICCIÓN EN LA AUDIENCIA DE PRUEBAS. DE ALLÍ, QUE EL REFERIDO DICTAMEN PIERDA SU VALOR.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad LABORATORIOS LEON FARMA S.A. y el señor PHILLIPPE PERRIN mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 2 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00492-00 Actoras: LABORATORIOS LEON FARMA S.A. y PHILLIPPE PERRIN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1ª.
La nulidad de las resoluciones núms. 48091 de 5 de agosto de 2014, “Por la cual se deniega una patente de invención”; y 20178 de 24 de abril de 2015, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por el Superintendente de Industria y Comercio. 2ª Que, como consecuencia de la anterior decisión, se ordene a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO1 conceder el privilegio de patente a la invención titulada “COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE CONTIENE DROSPIRENONA Y KIT ANTICONCEPTIVO”. 3ª.
Que se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la SIC. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1. Las actoras en la demanda señalaron como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º- Que el 28 de diciembre de 2012, solicitaron el otorgamiento de una patente de invención titulada: “COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE CONTIENE DROSPIRENONA Y KIT ANTICONCEPTIVO”. 1 En adelante SIC. 3 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00492-00 Actoras: LABORATORIOS LEON FARMA S.A. y PHILLIPPE PERRIN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2º- Que el 22 de marzo de 2013 la mencionada solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial, presentándose oposición por parte de la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO - LAFRANCOL S.A.S., con fundamento en que la invención carecía de novedad y nivel inventivo. 3º- Que el 16 de septiembre de 2013 solicitaron ante la SIC el examen de patentabilidad correspondiente. 4º- Que el director de nuevas creaciones de la SIC, mediante Oficio núm. 3338 de 18 de marzo de 2014, como consecuencia del examen de fondo, objetó la unidad de invención y le informó que los documentos D1 (WO/2009/138224) Y D2 (US20060009428) afectaban la novedad y el nivel inventivo, respectivamente. 5º- Que el 13 de junio de 2014, allegaron un memorial atendiendo las observaciones efectuadas y modificaron su solicitud aportando un nuevo capítulo de 14 reivindicaciones. 6°- Que mediante la Resolución núm. 48091 de 5 de agosto de 2014, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, se denegó el privilegio de patente a la invención solicitada; y que, inconformes con la citada decisión, interpusieron recurso de reposición, el cual fue resuelto de manera confirmatoria a través de 4 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00492-00 Actoras: LABORATORIOS LEON FARMA S.A. y PHILLIPPE PERRIN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la Resolución núm. 20178 de 24 de abril de 2015, emanada del mismo funcionario.
I.2. Fundamentaron, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, por interpretación errónea, por cuanto, a su juicio, la invención cuestionada no se deriva del estado de la técnica.
Indicaron que la SIC no realizó un análisis de nivel inventivo para la solicitud de patente de invención, ya que de haberlo hecho hubiera podido concluir que la invención no se derivaba de manera obvia de D1 y D2. Mencionaron que la entidad demandada estimó erradamente que de la invención no se podía concluir que la morfología de la drospirenona incluida en el kit era cristalizada, pues ignoró el hecho de que en la descripción del invento sí se hacía referencia a la preparación de comprimidos que incluyen la obtención de cristales.
Adujeron que el problema técnico a resolver no era la necesidad de seleccionar un kit alternativo revelado en D2, que permitiera la entrega de ciertas unidades de dosificación, que se podían obtener de 5 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00492-00 Actoras: LABORATORIOS LEON FARMA S.A. y PHILLIPPE PERRIN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co D1, sino que el mismo lo que realmente busca es evitar picos altos de concentración de drospirenona para evitar efectos secundarios conocidos, situación que ellas resolvieron aportando un kit anticonceptivo con drospirenona cristalina que presenta una disolución lenta y que conserva biodisponibilidad.
Explicaron que la SIC desconoció los efectos técnicos sorprendentes que se obtienen con el kit reivindicado, tales como la reducción en la liberación de potasio en plasma, lo cual permite como consecuencia directa que se le pueda administrar drospirenona a mujeres predispuestas a hiperpotasemia, o la reducción de frecuencia de manchado no previsto.
Concluyeron que si la entidad demandada hubiese realizado un análisis de nivel inventivo aplicando un método problema solución, tal y como se lo instruye la Guía para exámenes de solicitudes de patente de invención y modelos de utilidad, teniendo en cuenta el problema técnico correcto, hubiese llegado a la conclusión de que la invención no se derivaba de manera obvia de D1 y D2, pues D2 anticipa un kit con drospirenona amorfa, y D1 revela unas concentraciones específicas de principio activo distintas, que de manera alguna permiten obtener el perfil de disolución lenta, que se soluciona en el problema técnico planteado.
II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 6 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00492-00 Actoras: LABORATORIOS LEON FARMA S.A. y PHILLIPPE PERRIN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.1.- La SIC se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, para lo cual adujo que la solicitud en debate, contrario a lo que aseguran las actoras, no contiene evidencia de que la materia reivindicada proporcione algún efecto técnico inesperado para la persona versada, por lo que resulta obvia y, en consecuencia, no tiene nivel inventivo.
Lo anterior, debido a que no se demostró un efecto mejorado para la materia reivindicada frente a aquélla revelada en el estado de la técnica, toda vez que durante el trámite administrativo surtido la Oficina ratificó que la anterioridad D1 ya solucionaba problema de proveer unidades de dosificación de drospirenona que son estables, presentan rápida disolución y una buena disponibilidad, es decir, se soluciona el mismo problema que el de las composiciones reclamadas y, ante la falta de evidencia que compruebe que los kits de la solicitud en debate presentan un efecto sorprendente a lo ya reportado en el estado de la técnica, se asume que la materia reclamada es una alternativa obvia que carece de nivel inventivo.
Indicó que la posibilidad de alcanzar una invención de manera obvia, sin que se muestre un efecto técnico sorprendente sobre el estado de la técnica, es lo que no permite otorgarle un derecho de patente a las solicitudes que presenten estas condiciones, no cumpliendo con todos los requisitos de patentabilidad, en este caso, el de tener nivel inventivo. 7 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00492-00 Actoras: LABORATORIOS LEON FARMA S.A. y PHILLIPPE PERRIN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señaló que los actos administrativos demandados, se motivaron, precisamente, con base en los documentos del estado del arte (D1 y D2) que desvirtúan la patentabilidad de la materia reivindicada, documentos publicados en fecha previa a la fecha de prioridad de la solicitud estudiada, esto es, anteriores al 29 de junio de 2010, lo que descarta el riesgo de caer en un examen retrospectivo o de tipo ex post facto.
Aclaró que la materia reivindicada no da cuenta de que la drospirenona esté en forma cristalina, debido a que no se encuentra debidamente caracterizada por los métodos usuales de identificación de formas cristalinas, es decir, patrón de difracción de rayos X, espectroscopías Raman e IR y métodos de análisis térmicos. Insistió en que, a lo largo de la descripción de la invención cuestionada, no se aporta de manera inequívoca la existencia e identificación de un cristal, a pesar de que se indique de manera vaga "un paso de cristalización", por lo que se puede asumir que el cristal reclamado no se diferencia de lo ya conocido en el arte; y que, por lo tanto, la materia reclamada se relaciona con un kit anticonceptivo que comprende 2 a 6 mg de drospirenona.
Precisó que los ensayos presentados en la solicitud están relacionados con composiciones farmacéuticas (lote 080053) y no a los kits, es decir, no hay presencia de un efecto mejorado o 8 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00492-00 Actoras: LABORATORIOS LEON FARMA S.A. y PHILLIPPE PERRIN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sorprendente del kit reclamado contra los kits ya revelados en el estado de la técnica, asumiéndose que la invención reivindicada en la solicitud en debate es una alternativa obvia a los kits enseñados por D2.
Anotó que la anterioridad D1 ya solucionaba el problema de proveer unidades de dosificación de drospirenona que son estables, presentan rápida disolución y una buena disponibilidad, lo que quiere decir que se soluciona el mismo problema que el de las composiciones reclamadas y, ante la falta de evidencia que compruebe que los kits de la solicitud en debate presentan un efecto sorprendente a lo ya reportado en el estado de la técnica, se asume que la materia reclamada es una alternativa obvia, que carece de nivel inventivo.
Explicó que con base en los anteriores razonamientos técnicos es que los actos acusados, por medio de los cuales se denegó la patente a la invención denominada "COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE COMPRENDE DROSPIRENONA Y KIT ANTICONCEPTIVO", se expidieron justamente con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486.
II.2.- La sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO - LAFRANCOL S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, a pesar de haber sido notificada guardó silencio. 9 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00492-00 Actoras: LABORATORIOS LEON FARMA S.A. y PHILLIPPE PERRIN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Conforme a lo previsto en el artículo 180 de la Ley 1437 de 20112, el 1o de agosto de 2022 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron la sociedad LABORATORIOS LEÓN FARMA S.A. y el señor PHILLIPPE PERRIN, en su calidad de parte actora del proceso, así como la SIC como entidad demandada y el Agente del Ministerio Público.
En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda fue incoada en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; enseguida, se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.
Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: 2 En adelante CPACA. 10 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00492-00 Actoras: LABORATORIOS LEON FARMA S.A. y PHILLIPPE PERRIN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las resoluciones núms. 48091 de 5 de agosto de 2014 y 20178 de 24 de abril de 2015, vulneran o no lo establecido en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486.
El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes. Adicionalmente, se tuvo como prueba el dictamen pericial rendido por el señor JOSÉ MANUEL LOZANO MORENO, allegado por la parte actora, y se ordenó citarlo para que el día de la realización de la audiencia de pruebas explicara las razones y conclusiones de la experticia. Igualmente, el concepto técnico rendido por el señor ANDRÉS GIL, allegado por la entidad demandada y también se le citó a la audiencia de pruebas, con la misma finalidad.
Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. 11 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00492-00 Actoras: LABORATORIOS LEON FARMA S.A. y PHILLIPPE PERRIN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento.
IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1.- Las actoras reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y, además, señalaron que la persona versada en la materia no podría de ninguna manera llegar a la formulación de un kit con drospirenona, en una forma sólida específica, en donde la drospirenona es el único componente activo y esta se encuentra entre 2 mg a 6 mg y se proporcione una liberación lenta del principio activo, máxime cuando el arte previo no sugiere específicamente estas características.
Sostuvo que en virtud de los artículos 218 del CPACA y 226 y siguientes del CGP, el juez puede citar al perito a la audiencia para efectos de la contradicción de su dictamen; y que, por ende, dado que el Dr. Lozano no se hizo presente en la Audiencia de Pruebas del 11 de octubre de 2021 a la cual fue efectivamente citado, su dictamen pericial perdió valor probatorio y, en consecuencia, no deberá tomarse en cuenta dentro del presente proceso.
Explicó que, a su juicio, todas las actuaciones de la SIC evidenciaron una falta de fundamento técnico riguroso, ya que esa entidad simplemente interpretó los documentos citados de la forma más conveniente para soportar la expedición de los actos 12 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00492-00 Actoras: LABORATORIOS LEON FARMA S.A. y PHILLIPPE PERRIN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co administrativos acusados, pasando por alto preceptos técnicos esenciales en el campo de la química farmacéutica, como fue evidente en las respuestas por proporcionadas por el dr. Gil, quien rindió el concepto técnico aportado por la entidad demandada, durante la audiencia de pruebas celebrada el 11 de octubre de 2022.
IV.2.- La SIC insistió en denegar las pretensiones de la demanda, para lo cual afirmó que la invención cuestionada carece de nivel inventivo, teniendo en cuenta los antecedentes D1 y D2. Adujo que no tuvo la oportunidad procesal de controvertir el dictamen pericial aportado por las actoras, debido a que el perito JOSÉ MANUEL LOZANO no se presentó a la audiencia de pruebas.
Mencionó que las demandantes, en el presente proceso, no demostraron que la materia denegada no se deriva de manera obvia de las enseñanzas conjuntas de la anterioridad D1 con D2, es decir, no pudo solventar la falta de nivel inventivo de la materia reclamada. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de 13 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00492-00 Actoras: LABORATORIOS LEON FARMA S.A. y PHILLIPPE PERRIN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó3: “[…]
PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020150049200, constituyen un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.
SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en la sentencia emitida en el proceso 475-IP-2022, la cual se encuentra publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5155 del 12 de abril de 2023.
TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.
CUARTO: Disponer el archivo del expediente […]”. VI.-CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante las resoluciones núms. 48091 de 5 de agosto de 2014 y 20178 de 24 de abril de 2015, denegó el privilegio de patente a la invención titulada "COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE CONTIENE DROSPIRENONA Y KIT ANTICONCEPTIVO". Sobre el particular, la parte actora señaló que la invención cuestionada sí tiene nivel inventivo, toda vez que no se deriva de manera obvia del estado de la técnica. 3 Proceso 362-IP-2022. 14 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00492-00 Actoras: LABORATORIOS LEON FARMA S.A. y PHILLIPPE PERRIN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Mencionó que el problema técnico a resolver no era la necesidad de seleccionar un kit alternativo revelado en D2, que permitiera la entrega de ciertas unidades de dosificación, que se podían obtener de D1, sino que el mismo lo que realmente busca es evitar picos altos de concentración de drospirenona para evitar efectos secundarios conocidos, situación que ellas resolvieron aportando un kit anticonceptivo con drospirenona cristalina que presenta una disolución lenta y que conserva biodisponibilidad.
Por su parte, la SIC alegó que la solicitud en debate, contrario a lo que aseguran las actoras, no contiene evidencia de que la materia reivindicada proporcione algún efecto técnico inesperado para la persona versada, por lo que resulta obvia y, en consecuencia, no tiene nivel inventivo. Lo anterior, debido a que no se demostró un efecto mejorado para la materia reivindicada frente a aquélla revelada en el estado de la técnica, toda vez que durante el trámite administrativo surtido la Oficina ratificó que la anterioridad D1 ya solucionaba problema de proveer unidades de dosificación de drospirenona que son estables, presentan rápida disolución y una buena disponibilidad, es decir, se soluciona el mismo problema que el de las composiciones reclamadas y, ante la falta de evidencia que compruebe que los kits de la solicitud en debate presentan un efecto sorprendente a lo ya reportado en el estado de la técnica, se asume 15 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00492-00 Actoras: LABORATORIOS LEON FARMA S.A. y PHILLIPPE PERRIN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que la materia reclamada es una alternativa obvia que carece de nivel inventivo.
VI.-1. Problema jurídico Teniendo en cuenta lo anterior, el asunto por dilucidar se centra en establecer la legalidad de las resoluciones núms. 48091 de 5 de agosto de 2014 y 20178 de 24 de abril de 2015, por medio de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO denegó el privilegio de patente de invención a la creación titulada "COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE COMPRENDE DROSPIRENONA Y KIT ANTICONCEPTIVO" y si éstas vulneran o no lo previsto en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486.
Adicionalmente, la Sala deberá determinar, si para el 29 de junio de 2010, fecha de prioridad invocada en la invención cuestionada, ésta se encontraba integralmente revelada en el estado del arte, particularmente, en los documentos: a) D1: WO 2009/138224, documento titulado “Pharmaceutical composition comprising drospirenone”, publicado el 19 de noviembre de 2009. b) D2: US 20060009428, documento titulado “Cyclic progestin regimens and kits”, publicado el 12 de enero de 2006. 16 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00492-00 Actoras: LABORATORIOS LEON FARMA S.A. y PHILLIPPE PERRIN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados.
VI.2- Los actos acusados Las actoras solicitan, en este proceso, la nulidad de las resoluciones núms. 48091 de 5 de agosto de 2014 y 20178 de 24 de abril de 2015, por medio de las cuales se negó la solicitud de patente de invención a la creación denominada “COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE COMPRENDE DROSPIRENONA Y KIT ANTICONCEPTIVO”, y resolvió el recurso de reposición confirmando la decisión inicial, respectivamente, expedidas por la SIC.
VI.3.- La normativa aplicable El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 20-IP-2023, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios interpretativos contenidos en la interpretación prejudicial núm. 362-IP-2022 en la que se interpretaron los artículos 14 y 18 de la Decisión 486.
Así las cosas, el texto de las normas aludidas es el siguiente: 17 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00492-00 Actoras: LABORATORIOS LEON FARMA S.A. y PHILLIPPE PERRIN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] Decisión 486 Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. […] Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. […]”.
V.II.4.- Análisis del caso concreto El requisito de nivel inventivo En el régimen de propiedad industrial de la Comunidad Andina, se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica (Decisión 486, artículo 18).
Respecto del requisito del nivel inventivo, el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial, rendida en el caso bajo examen, mencionó: “[…] Este requisito, previsto por el artículo 18 de la Decisión 486, que exige que la invención tenga nivel inventivo, presupone que la misma represente un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia 18 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00492-00 Actoras: LABORATORIOS LEON FARMA S.A. y PHILLIPPE PERRIN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica […]”.
En el caso sub examine, atendiendo a que la parte demandada negó la solicitud de patente de invención argumentando que no cumplía con el requisito de nivel inventivo, la Sala procederá a estudiar el cumplimiento de este requisito, para lo cual, en primer lugar, hará referencia a los argumentos expuestos por la SIC; en segundo lugar, analizará los argumentos de las actoras y, en tercer lugar, procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 de la Ley 1564 de 12 de julio de 20124, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda.
En este sentido, es necesario precisar que, de acuerdo con los antecedentes administrativos de los actos acusados, el problema técnico planteado en la solicitud consiste en la necesidad de suministrar composición de drospirenona que no presente picos de concentración en plasma. 4 ”Por la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”, en adelante CGP. 19 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00492-00 Actoras: LABORATORIOS LEON FARMA S.A. y PHILLIPPE PERRIN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Para solucionar este problema, la solicitud estudiada proporciona un kit anticonceptivo que comprende una o más unidades de envasado en el que cada unidad de envasado comprende 21 a 28 unidades de dosificación activas diarias y en el que cada unidad comprende drospirenona en una forma cristalizada.
La parte demandada señaló que la solicitud en debate, contrario a lo que aseguran las actoras, no contiene evidencia de que la materia reivindicada proporcione algún efecto técnico inesperado para la persona versada, por lo que resulta obvia y, en consecuencia, no tiene nivel inventivo. Lo anterior, debido a que no se demostró un efecto mejorado para la materia reivindicada frente a aquélla revelada en el estado de la técnica, toda vez que durante el trámite administrativo surtido la Oficina ratificó que la anterioridad D1 ya solucionaba problema de proveer unidades de dosificación de drospirenona que son estables, presentan rápida disolución y una buena disponibilidad, es decir, se soluciona el mismo problema que el de las composiciones reclamadas y, ante la falta de evidencia que compruebe que los kits de la solicitud en debate presentan un efecto sorprendente a lo ya reportado en el estado de la técnica, se asume que la materia reclamada es una alternativa obvia que carece de nivel inventivo.
Asimismo, indicó que la materia reivindicada no da cuenta de que la drospirenona esté en forma cristalina, debido a que no se encuentra 20 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00492-00 Actoras: LABORATORIOS LEON FARMA S.A. y PHILLIPPE PERRIN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co debidamente caracterizada por los métodos usuales de identificación de formas cristalinas, es decir, patrón de difracción de rayos X, espectroscopías Raman e IR y métodos de análisis térmicos.
Anotó que, a lo largo de la descripción de la invención cuestionada, no se aporta de manera inequívoca la existencia e identificación de un cristal, a pesar de que se indique de manera vaga "un paso de cristalización", por lo que se puede asumir que el cristal reclamado no se diferencia de lo ya conocido en el arte; y que, por lo tanto, la materia reclamada se relaciona con un kit anticonceptivo que comprende 2 a 6 mg de drospirenona.
Precisó que los ensayos presentados en la solicitud están relacionados con composiciones farmacéuticas (lote 080053) y no a los kits, es decir, no hay presencia de un efecto mejorado o sorprendente del kit reclamado contra los kits ya revelados en el estado de la técnica, asumiéndose que la invención reivindicada en la solicitud en debate es una alternativa obvia a los kits enseñados por D2.
Alegó que la anterioridad D1 ya solucionaba el problema de proveer unidades de dosificación de drospirenona que son estables, presentan rápida disolución y una buena disponibilidad, lo que quiere decir que se soluciona el mismo problema que el de las composiciones reclamadas y, ante la falta de evidencia que compruebe que los kits 21 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00492-00 Actoras: LABORATORIOS LEON FARMA S.A. y PHILLIPPE PERRIN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la solicitud en debate presentan un efecto sorprendente a lo ya reportado en el estado de la técnica, se asume que la materia reclamada es una alternativa obvia que carece de nivel inventivo.
La parte actora, en su escrito de demanda, adujo que, a su juicio, la SIC realizó una interpretación errónea del concepto de nivel inventivo de una patente, toda vez que para un experto medio versado en la materia, la invención solicitada no resultaba obvia ni evidente. En ese sentido, argumentó que:.- la entidad demandada estimó erradamente que de la invención no se podía concluir que la morfología de la drospirenona incluida en el kit era cristalizada, pues ignoró el hecho de que en la descripción del invento sí se hacía referencia a la preparación de comprimidos que incluyen la obtención de cristales;.- el problema técnico a resolver no era la necesidad de seleccionar un kit alternativo revelado en D2, que permitiera la entrega de ciertas unidades de dosificación, que se podían obtener de D1, sino que el mismo lo que realmente busca es evitar picos altos de concentración de drospirenona para evitar efectos secundarios conocidos, situación que ellas resolvieron aportando un kit anticonceptivo con drospirenona cristalina que presenta una disolución lenta y que conserva biodisponibilidad; y 22 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00492-00 Actoras: LABORATORIOS LEON FARMA S.A. y PHILLIPPE PERRIN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.- que la SIC desconoció los efectos técnicos sorprendentes que se obtienen con el kit reivindicado, tales como la reducción en la liberación de potasio en plasma, lo cual permite como consecuencia directa que se le pueda administrar drospirenona a mujeres predispuestas a hiperpotasemia, o la reducción de frecuencia de manchado no previsto.
Precisado lo anterior, la Sala considera que le corresponde a la parte actora demostrar que la solicitud de patente de invención cumplía con los requisitos previstos en la normativa comunitaria andina, es decir, que tenía nivel inventivo y, en ese sentido, demostrar, por un lado, que el análisis de la parte demandada no se ajustó a derecho y, por el otro, que los actos acusados se encuentran incursos en las causales de nulidad invocadas en la demanda.
Así las cosas, para la Sala, la demandante tiene la carga de demostrar el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad; sin embargo, se advierte que esta carga consiste en demostrar que las consideraciones técnicas o jurídicas de la SIC no fueron correctas, es decir, que la parte demandada, por medio de los actos acusados, no logró desvirtuar la novedad, el nivel inventivo o la aplicación industrial de la solicitud.
Ello, por cuanto de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal, es la entidad demandada, quien durante el trámite administrativo tenía 23 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00492-00 Actoras: LABORATORIOS LEON FARMA S.A. y PHILLIPPE PERRIN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la carga de desvirtuar los requisitos de patentabilidad que, para el caso sub examine, debía demostrar que la solicitud de patente carecía de nivel inventivo: “[…] c) El examinador al efectuar el análisis debe evitar cualquier tipo de subjetividad y no basarse en sus propias apreciaciones personales.
En tal sentido, el examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo, considerando las diferencias entre la invención definida por las reivindicaciones y el estado de la técnica más cercano […]”5. (Destacado fuera del texto) En este orden de ideas y teniendo en cuenta que los actos acusados gozan de presunción de legalidad, no es la SIC la que debe demostrar en esta instancia que la invención solicitada no cumplió los requisitos previstos en la normativa comunitaria andina, lo cual se determinó en los actos acusados.
Ahora, la Sala aclara que tampoco le correspondía a las actoras probar como tal el nivel inventivo de su solicitud, puesto que esto implicaría que la parte demandante debe comparar su solicitud con todo el estado del arte, lo cual no es posible. Por el contrario, la Sala considera que lo que debe probar la parte demandante, como se señaló anteriormente, es que las consideraciones técnicas o jurídicas sustento de la negación no fueron correctas y, en ese sentido, que la SIC no cumplió con su 5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Proceso 37-IP-2021 de 9 de marzo de 2022. 24 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00492-00 Actoras: LABORATORIOS LEON FARMA S.A. y PHILLIPPE PERRIN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co carga probatoria dentro del trámite administrativo de desvirtuar los requisitos de patentabilidad.
En consecuencia, las actoras no deben probar como tal el nivel inventivo de su solicitud, sino que su carga recae en demostrar que las anterioridades citadas por el examinador, por un lado, no divulgan todas las características técnicas reivindicadas en la solicitud -en caso que esté en discusión la novedad-, o que no sugieren, de manera obvia para una persona medianamente versada en la materia, las características técnicas reivindicadas como solución al problema técnico objetivo planteado -en caso que esté en discusión el nivel inventivo-.
En efecto, esta Sección, en jurisprudencia reiterada6, ha considerado que le corresponde al solicitante demostrar el cumplimiento de los requisitos sustanciales de patentabilidad de un producto o de un proceso cuando la entidad competente ha proferido una decisión desfavorable a sus intereses, particularmente, porque las solicitudes de patente involucran reglas técnicas cuyo conocimiento se atribuye a expertos medios en la materia de la patente de invención. 6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencias de: 15 de octubre de 2009, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, núm. único de radicación 11001-03-24-000- 2002-00096-01; 22 de mayo de 2014, C.P. Guillermo Vargas Ayala, núm. único de radicación 11001- 03-24-000-2005-00164-01; y 19 de noviembre de 2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2006-00257-00. 25 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00492-00 Actoras: LABORATORIOS LEON FARMA S.A. y PHILLIPPE PERRIN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto, cabe señalar que esta Sección7, al estudiar si una solicitud de patente cumplía con los requisitos previstos en la normativa comunitaria andina, señaló lo siguiente: “[…] Pues bien, tal y como se muestran las cosas, le correspondía a la sociedad actora demostrar en este juicio, que la solicitud para patentar hidrato novedoso de sal de ácido maléico de 5-[4-2(n-metil-(2-piridil) amino) etox]benci]tiazolidin-2-4-diona, cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo, a pesar de que existen las publicaciones del estado del arte ya aludidas […].
Además, tratándose de la discusión sobre la legalidad de un acto administrativo, se debe tener en cuenta que este se presume legal, de suerte que su presunción solo puede ser desvirtuada cuando el actor prueba que alguno o algunos de los elementos esenciales del acto se encuentran incursos en un vicio invalidante […]”. (Destacado fuera del texto) En otra oportunidad, esta Sección8 sostuvo que la allí demandante, por ser la solicitante de la patente, es quien tenía la carga procesal de desvirtuar que las anterioridades citadas por la SIC restaban novedad y altura inventiva a su solicitud, por lo que reiteró el principio onus probandi incumbit actori.
En efecto, indicó: “[…] El artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a esta materia por remisión expresa del artículo 168 CCA dispone que «toda decisión debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso.». Cada parte tiene la carga de probar sus afirmaciones, con las excepciones establecidas en la ley.
Así se aplica desde el Derecho Romano, conforme a los aforismos «onus probandi incumbit actori» o sea que al demandante le incumbe el deber de probar los hechos en que funda su acción, y «reus in excipiendo fit actor», es decir que el demandado cuando 7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 22 de mayo de 2014, C.P. Guillermo Vargas Ayala, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2005- 00164-01. 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 21 de febrero de 2008, C.P. Camilo Arciniegas Andrade, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2002- 00324-01. 26 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00492-00 Actoras: LABORATORIOS LEON FARMA S.A. y PHILLIPPE PERRIN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co excepciona o se defiende se convierte en demandante para el efecto de tener que probar los hechos en que funda su defensa.
En el ordenamiento colombiano esta regla está contemplada para el Derecho Privado en el artículo 1757 del Código Civil, a cuyo tenor, «incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta» y para los procesos en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, que dispone que «incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.» Acerca de la actividad de probar, uno de los grandes inspiradores del Derecho Procesal Civil ha escrito: «Probar indica una actividad del espíritu dirigida a la verificación de un juicio.
Lo que se prueba es una afirmación; cuando se habla de probar un hecho, ocurre así por el acostumbrado cambio entre la afirmación y el hecho afirmado. Como los medios para la verificación son las razones, esta actividad se resuelve en la aportación de razones. Prueba, como sustantivo de probar, es, pues, el procedimiento dirigido a tal verificación. Pero las razones no pueden estar montadas en el aire; en efecto, el raciocinio no actúa sino partiendo de un dato sensible, que constituye el fundamento de la razón. En lenguaje figurado, también estos fundamentos se llaman pruebas; en este segundo significado, prueba no es un procedimiento, sino un quid sensible en cuanto sirve para fundamentar una razón».
Síguese de lo expuesto que contra lo que esta afirma, la solicitante tenía la carga procesal de desvirtuar que las anterioridades citadas por la SIC restaban novedad y altura inventiva a su solicitud. Si quería obtener el privilegio, debía probar que su invención tenía elementos y características novedosos que la hacían patentable.
Se advierte que no solicitó la práctica de pruebas, i.e. un dictamen pericial, pudiendo hacerlo. No es dable que en esta instancia alegue a su favor la consecuencia resultante de no haber cumplido con su carga procesal. Se reitera que no basta con afirmar un hecho, puesto que el actor tiene la carga procesal de demostrarlo, lo que no ocurrió en el sub iudice […]”.
(Destacados fuera del texto). En este contexto, la Sala considera que en el caso sub examine, las actoras son quienes deben demostrar, en esta instancia, que las divulgaciones previas, referidas por la entidad demandada como anterioridades, no afectaban el requisito de nivel inventivo exigido por la normativa comunitaria andina, como se indicó en los actos acusados. 27 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00492-00 Actoras: LABORATORIOS LEON FARMA S.A. y PHILLIPPE PERRIN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, teniendo en cuenta que se debía determinar si, para un experto medio en la materia, la solicitud de patente se derivaba de las anterioridades citadas por la SIC, es necesario que exista en el expediente material probatorio técnico o científico que soporte las afirmaciones de la demanda, en la medida en que el juez no tiene los conocimientos ni técnicos ni científicos para poder llegar a la conclusión pretendida por la parte demandante.
Es por ello que la Sala pone de presente que el dictamen pericial es un medio de prueba procedente para verificar hechos que interesen al proceso y que requieran especiales conocimientos técnicos, científicos o artísticos; sin que ello implique que sea el único medio de prueba para demostrar los supuestos pretendidos. Sobre el particular, la Sala advierte que la parte actora allegó, junto con la reforma de la demanda, un dictamen pericial rendido por el perito JOSÉ MANUEL LOZANO MORENO, conforme consta en el anexo núm. 1 del expediente.
También obra en el índice 83 del expediente digital que, durante la celebración de la audiencia inicial, el Despacho Sustanciador tuvo como prueba el dictamen pericial rendido por el señor LOZANO MORENO, y ordenó citarlo para que el día de la realización de la audiencia de pruebas explicara las razones y conclusiones de la experticia. 28 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00492-00 Actoras: LABORATORIOS LEON FARMA S.A. y PHILLIPPE PERRIN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Conforme obra en el índice 109 del expediente digital, el 11 de octubre de 2022 se celebró la audiencia de pruebas, a la cual no se presentó el perito LOZANO MORENO ni tampoco allegó alguna excusa que justificara su inasistencia. Ahora bien, la Sala observa que, comoquiera que dicho dictamen fue aportado por las actoras con la reforma de la demanda, resultan aplicables las normas previstas en los artículos 218 del CPACA y 228 del CGP, que disponen, respectivamente, lo siguiente: “[…]
ARTÍCULO 218. Prueba pericial. La prueba pericial se regirá por las normas establecidas en este código, y en lo no previsto por las normas del Código General del Proceso. Las partes podrán aportar el dictamen pericial o solicitar al juez que lo decrete en las oportunidades establecidas en este código. El dictamen pericial también podrá ser decretado de oficio por el juez.
Cuando el dictamen sea aportado por las partes o decretado de oficio, la contradicción y práctica se regirá por las normas del Código General del Proceso. […]”. “[…] Artículo 228. Contradicción del dictamen. La parte contra la cual se aduzca un dictamen pericial podrá solicitar la comparecencia del perito a la audiencia, aportar otro o realizar ambas actuaciones.
Estas deberán realizarse dentro del término de traslado del escrito con el cual haya sido aportado o, en su defecto, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la providencia que lo ponga en conocimiento. En virtud de la anterior solicitud, o si el juez lo considera necesario, citará al perito a la respectiva audiencia, en la cual el juez y las partes podrán interrogarlo bajo juramento acerca de su idoneidad e imparcialidad y sobre el contenido del dictamen.
La contraparte de quien haya aportado el dictamen podrá formular preguntas asertivas e insinuantes. Las partes tendrán derecho, si lo consideran necesario, a interrogar nuevamente al perito, en 29 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00492-00 Actoras: LABORATORIOS LEON FARMA S.A. y PHILLIPPE PERRIN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el orden establecido para el testimonio.
Si el perito citado no asiste a la audiencia, el dictamen no tendrá valor. Si se excusa al perito, antes de su intervención en la audiencia, por fuerza mayor o caso fortuito, el juez recaudará las demás pruebas y suspenderá la audiencia para continuarla en nueva fecha y hora que señalará antes de cerrarla, en la cual se interrogará al experto y se surtirán las etapas del proceso pendientes.
El perito solo podrá excusarse una vez. Las justificaciones que por las mismas causas sean presentadas dentro de los tres (3) días siguientes a la audiencia, solo autorizan el decreto de la prueba en segunda instancia, si ya se hubiere proferido sentencia. Si el proceso fuera de única instancia, se fijará por una sola vez nueva fecha y hora para realizar el interrogatorio del perito.
En ningún caso habrá lugar a trámite especial de objeción del dictamen por error grave. Parágrafo. En los procesos de filiación, interdicción por discapacidad mental absoluta e inhabilitación por discapacidad mental relativa, el dictamen podrá rendirse por escrito. En estos casos, se correrá traslado del dictamen por tres (3) días, término dentro del cual se podrá solicitar la aclaración, complementación o la práctica de uno nuevo, a costa del interesado, mediante solicitud debidamente motivada.
Si se pide un nuevo dictamen deberán precisarse los errores que se estiman presentes en el primer dictamen. […]”. De lo expuesto en precedencia, la Sala considera que cuando el perito que se ha citado para la contradicción del dictamen no asiste a la audiencia de pruebas, el dictamen aportado por la parte no tendrá valor. En el caso sub examine, conforme se indicó anteriormente, el perito LOZANO MORENO, quien se había citado a la audiencia de pruebas celebrada el 11 de octubre de 2022 para la contradicción del dictamen, no asistió ni presentó excusa. 30 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00492-00 Actoras: LABORATORIOS LEON FARMA S.A. y PHILLIPPE PERRIN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo tanto, la Sala considera que en el caso sub examine debe darse aplicación a lo previsto en el artículo 228 del CGP, aplicable por remisión expresa del artículo 218 del CPACA y, en ese sentido, el dictamen pericial rendido por el señor LOZANO MORENO, aportado por las actoras, perdió su valor.
Sobre el particular, vale la pena señalar que la Sala en un asunto similar al aquí analizado, también dio aplicación a la consecuencia prevista en el artículo 228 del CGP y, en ese sentido, no le dio valor al dictamen pericial aportado por la allí actora, de manera que en el expediente solo obraban afirmaciones referentes al presunto nivel inventivo de la solicitud de patente y la parte demandante debía asumir las consecuencias propias de su inactividad probatoria.
En efecto, en esa oportunidad se determinó lo siguiente9: “ […] 58. En este sentido, teniendo en cuenta que se debía determinar si, para un experto medio en la materia, la solicitud de patente se derivaba de la anterioridad citada por la parte demandada, es necesario que exista en el expediente material probatorio técnico o científico que soporte las afirmaciones de la demanda, en la medida en que el juez no tiene los conocimientos ni técnicos ni científicos para poder llegar a la conclusión pretendida por la parte demandante.
Así las cosas, la Sala recuerda que el dictamen pericial es un medio de prueba procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos técnicos, científicos o artísticos; sin que ello implique que es el único medio de prueba para demostrar los supuestos pretendidos. 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de noviembre de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2013-00075-00. 31 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00492-00 Actoras: LABORATORIOS LEON FARMA S.A. y PHILLIPPE PERRIN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 59.
La Sala observa que la parte demandante presentó un dictamen pericial con el fin de desvirtuar el análisis de la parte demandada que la llevó a concluir que la solicitud de patente de invención no cumplía con los requisitos de patentabilidad; sin embargo, desistió de la prueba antes de que el perito que elaboró el dictamen pericial explicara la razón y las conclusiones de su dictamen, así como la información que dio lugar al mismo y el origen de su conocimiento; y en consecuencia, el dictamen pericial aportado al proceso perdió su valor. 60.
En este orden de ideas, en el expediente solo obran afirmaciones referidas al presunto nivel inventivo de la solicitud de patente y del proceso para llegar a la misma, sin que exista ningún elemento de juicio que lleve al convencimiento de la Sala de que, en el caso sub examine, la solicitud de patente no se deriva de la divulgación previa citada por la parte demandada y, en ese sentido, que da solución al problema técnico planteado. 61.
La Sala considera que al desistir de la declaración del perito la parte demandante y al no existir material probatorio en el expediente, se desconoció la obligación prevista en el artículo 167 del Código General del Proceso, en virtud del cual “[…] incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen […] y, por lo tanto, la parte demandante debe asumir las consecuencias propias de su inactividad probatoria. […]” (Destacado fuera de texto).
Adicionalmente, la Sala advierte que a pesar de que las actoras habían solicitado la práctica del testimonio del inventor PHILIPPE PERRIN, éstas desistieron de la referida prueba10, el cual fue aceptado por el Despacho Sustanciador a través del auto de 30 de septiembre de 2022, visible en el índice 100 del expediente digital. Precisado lo anterior, la Sala reitera que correspondía a la demandante acreditar, con soporte probatorio suficiente, que las consideraciones técnicas de la SIC respecto de la falta de nivel inventivo no eran correctas.
Al haber desistido de la práctica del 10 Mediante memorial de 20 de septiembre de 2022 obrante en el índice 95 del expediente digital. 32 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00492-00 Actoras: LABORATORIOS LEON FARMA S.A. y PHILLIPPE PERRIN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co testimonio solicitado y el dictamen pericial aportado perder su valor, la parte demandante incumplió con su carga procesal de desvirtuar la legalidad de los actos demandados.
Así las cosas, en el expediente solo obran afirmaciones referidas al presunto nivel inventivo de la solicitud de patente y del proceso para llegar a la misma, sin que exista ningún elemento de juicio que lleve al convencimiento de la Sala de que, en el caso sub examine, la solicitud de patente no se deriva de las divulgaciones previas citadas por la SIC y, en ese orden, que la solución al problema técnico planteado no es evidente para una persona medianamente versada en la materia.
En virtud de lo anterior, la Sala observa que al no existir material probatorio en el expediente del proceso de la referencia, se desconoció la obligación prevista en el artículo 167 del Código General del Proceso, en virtud del cual “[…] incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen […] y, por lo tanto, la parte actora debe asumir las consecuencias propias de su inactividad probatoria.
Así las cosas, la Sala observa que la parte actora no allegó al proceso los medios de prueba necesarios y, en consecuencia, no demostró que la SIC hubiere incurrido en alguna irregularidad al concluir que la solicitud de patente no cumplía con el requisito de 33 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00492-00 Actoras: LABORATORIOS LEON FARMA S.A. y PHILLIPPE PERRIN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co nivel inventivo y decidir su negación, ni que los actos acusados se encontraran incursos en algún vicio de nulidad.
Ahora, lo que la Sala sí encuentra es que en el expediente obra el concepto técnico presentado por la parte demandada y la exposición que hizo el examinador de patentes ANDRÉS GIL HELFFHRITTZ sobre los aspectos técnicos del mismo durante la audiencia de pruebas, el cual muestra que la solicitud de patente de invención carece de nivel inventivo al derivarse de manera obvia de las anterioridades citadas para un experto medio en la materia y no presenta un avance o salto cualitativo frente al estado de la técnica.11 En ese orden de ideas, la Sala considera que en el expediente obran pruebas técnicas que sí convalidan las consideraciones científicas adoptadas por la SIC en los actos acusados, en virtud de las cuales fue posible determinar que la creación se deriva de manera evidente del estado del arte previo, sin que se evidencie que la parte actora haya solicitado o aportado prueba técnica o elemento de juicio alguno que lleve al convencimiento de la Sala sobre los argumentos técnicos relacionados con el nivel inventivo de la creación reclamada.12 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de noviembre de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2013-00075-00. 12 Así lo consideró la Sala, en anterior oportunidad: “[…] Sin embargo, en el presente asunto se advierte que la parte actora no solicitó ni aportó concepto técnico alguno o elemento de juicio que lleve al convencimiento de la Sala sobre los argumentos técnicos relacionados con el nivel inventivo de la creación reclamada, contrario a ello, en el expediente sí obran pruebas técnicas del tercero que convalidan las consideraciones científicas adoptadas por la SIC, en virtud de las cuales fue posible determinar que la creación se deriva de manera evidente del estado del arte previo, sin que 34 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00492-00 Actoras: LABORATORIOS LEON FARMA S.A. y PHILLIPPE PERRIN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo tanto, al no haberse acreditado técnica o científicamente en este proceso que las consideraciones técnicas de la entidad demandada, fundamento de la negación de la solicitud de patente, fueron incorrectas en el análisis de nivel inventivo del procedimiento solicitado, dicha alegación se tendrá como no demostrada.
En conclusión, la Sala considera que no se violaron las normas invocadas como vulneradas por el demandante, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el la solución al problema técnico planteado sea sorprendente para la tecnología de interés. […]” (Destacado fuera de texto). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de mayo de 2025, C.P. Oswaldo Giraldo López, expediente núm. 2005-00131-01. 35 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00492-00 Actoras: LABORATORIOS LEON FARMA S.A. y PHILLIPPE PERRIN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 23 de octubre de 2025. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Presidenta GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.