1 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00382 00 Demandante: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: NULIDAD RELATIVA Radicación: 11001 03 24 000 2010 00382 00 Demandante: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tercero con interés: DAKOTA S.A. Tesis: Es nula la resolución que concedió el registro de la marca “DAKOTA” (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza en favor de Dakota S.A., en tanto que resulta similarmente confundible con la marca “DAKOTA” (mixta) para distinguir productos en esa misma clase internacional, previamente solicitada por la sociedad Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA_________________________ La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo – CCA, interpretada por el despacho como de nulidad relativa establecida en el inciso segundo del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, con miras a obtener la nulidad de la resolución número 20367 de 24 de agosto de 2005, por la cual se concedió el registro de la marca “DAKOTA” (mixta) para distinguir productos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza en favor de la sociedad Dakota 2 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00382 00 Demandante: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co S.A. El acto administrativo demandado fue expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio.
I.
ANTECEDENTES I.1. LA DEMANDA La sociedad SUPERTIENDAS Y DROGUERÍAS OLÍMPICA S.A., a través de apoderada judicial, presentó demanda en la que formuló las siguientes1: I.1.1. Pretensiones “4.1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 20367 del 24 de agosto de 2005, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se resolvió lo siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO: Conceder el registro de la marca mixta DAKOTA (SEGÚN MODELO ADJUNTO), PARA DISTINGUIR: calzado para niños y damas hechos en cuero, como zapatos, botas, sandalias, zuecos, pantuflas y similares productos comprendidos en la clase 25 de la Octava Edición de la Clasificación Internacional de Niza.
Vigencia: Diez (10) años contados a partir de la fecha de la presente resolución. Titular: DAKOTA S/A Domicilio: Nova Petropolis. Brasil, AV 15 de NOVEMBRO NO. 3665(BAIRRO: PIA-95150-000 NOVA METROPOLIS - RS BRAZIL.” 4.2 A título de Restablecimiento del Derecho solicito al Honorable Consejeros de Estado que ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio negar el registro de la marca comercial DAKOTA (MIXTA), solicitada por la sociedad DAKOTA S/A, para identificar productos de la clase 25 internacional. 4.3 Igualmente, solicito al H. Consejero que como consecuencia de lo anterior, ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro No. 304858. 4.4.
Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en este proceso en la Gaceta de Propiedad, conforme lo dispone el art. 2do literal d) del Decreto Legislativo 209 del 6 de septiembre de 1.957.” 1 Folios 14 al 30 del expediente físico de la referencia. 3 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00382 00 Demandante: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.1.2.
Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: I.1.2.1. El 31 de octubre de 2002, la sociedad Dakota S.A. solicitó el registro como marca del signo mixto “DAKOTA” para identificar productos en la clase 25 de la Calificación Internacional de Niza2, solicitud que fue radicada con el número 02099195 y publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial número 524 el 31 de enero de 2003.
Contra dicha solicitud no se presentaron oposiciones. I.1.2.2. Mediante la resolución número 20367 del 24 de agosto de 2005, la SIC concedió el registro de la marca mixta “DAKOTA”3 para distinguir productos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de Dakota S.A. Contra dicha decisión no se presentaron recursos.
I.1.2.3. El 28 de febrero de 1997, la actora solicitó el registro como marca del signo “DAKOTA” para identificar productos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud que fue radicada con el número 97011045, y publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial número 445 el 22 de mayo de 1997. Contra dicha solicitud, la sociedad Maraolo Trading S.A. presentó oposición. I.1.2.4.
Mediante resolución número 16794 de 30 de mayo de 2002, la SIC declaró infundada la oposición y negó el registro como marca del signo “DAKOTA” (mixto) para distinguir productos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza solicitada por la actora. Contra esa resolución se presentaron recursos de reposición y apelación, resolviéndose la reposición mediante resolución número 35616 de 31 de 2 Respecto de los siguientes productos de la clase 25: "CALZADO PARA NIÑOS Y DAMAS HECHOS EN CUERO, COMO ZAPATOS, BOTAS, SANDALIAS, ZUECOS, PANTUFLAS Y SIMILARES”. 3 Certificado de registro número 304858. 4 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00382 00 Demandante: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co octubre de 2002 que confirmó la negación, y quedando pendiente por resolver el recurso de apelación a la fecha de presentación de la demanda de la referencia. I.1.3.
Normas violadas y concepto de la violación La parte actora estima que el acto administrativo demandado transgredió lo dispuesto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, el artículo 61 de la Constitución Política y el artículo 3 del Código Contencioso Administrativo. Como razones de la vulneración alegada señaló, en síntesis, lo siguiente: I.1.3.1.
Advirtió que la SIC, al realizar el estudio de registrabilidad de la marca acusada, no tuvo en cuenta la solicitud presentada con anterioridad por la actora para registrar como marca el signo “DAKOTA” (mixto) para identificar productos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. I.1.3.2. Afirmó que, aunque no se hubiesen presentado oposiciones contra la solicitud marcaria objeto de estudio, la SIC se encontraba obligada a realizar el análisis de irregistrabilidad, de conformidad con el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, de manera que violó el derecho de prioridad de que gozaba la actora por haber presentado de manera previa la solicitud de registro respecto del signo “DAKOTA”.
I.1.3.3. Sostuvo que entre la marca “DAKOTA” (mixta) que distingue productos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza de Dakota S.A., y el signo “DAKOTA” (mixto) solicitado para identificar productos en la misma clase internacional de la actora, existe identidad ortográfica y fonética, y que dichas semejanzas harían que el consumidor 5 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00382 00 Demandante: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co considere erróneamente que se trata de una misma marca, o que comparten origen empresarial.
I.1.3.5. En cuanto a lo conceptual, señaló que las marcas confrontadas, en ambos casos, se refieren a una región o apellido de manera que coinciden en cuanto a la idea que transmiten al consumidor. I.1.3.6. Advirtió que entre los productos amparados por la marca y el signo confrontados existe conexidad toda vez que, en ambos casos, se encuentran comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, y particularmente coinciden en cuanto a los productos relacionados con calzado, a lo cual agregó que se trata de productos igualmente complementarios e intercambiables.
En consecuencia, afirmó que la marca cuestionada carecía de la distintividad necesaria para ser registrada. I.1.3.7. Concluyó que la marca cuestionada “DAKOTA” (mixta) para identificar productos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 para la fecha en que se concedió su registro, en consideración a la existencia de la solicitud previamente presentada por la actora para el registro del signo idéntico “DAKOTA” (mixto) para esa misma clase internacional, respecto de la cual le asiste derecho de prioridad o prelación a la sociedad Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A. I.2.
CONTESTACIONES DE LA DEMANDA I.2.1. La sociedad DAKOTA S.A., a través de apoderado judicial, contestó la demanda en los siguientes términos4: 4 Folios 221 a 243 del expediente físico de la referencia. 6 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00382 00 Demandante: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.2.1.1.
Sostuvo que con la concesión del registro marcario cuestionado no se violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, pues la marca “DAKOTA” (mixta) solicitada por la actora, se encontraba negada al momento de realizar el estudio de irregistrabilidad de la marca cuestionada. Así, señaló que la negación del registro solicitado por la actora ocurrió el 30 de mayo de 2003, mientras que la resolución demandada se expidió el 24 de agosto de 2005.
I.2.1.2. Afirmó que al encontrarse negada la marca de la actora, no es cierto que le asista un derecho de prioridad o prelación, porque dicha garantía supone el evento en que una marca ha sido solicitada con antelación a otra, y no aquel en el que existió una solicitud de registro marcario anterior pero que ha sido posteriormente negada como sucedió en el presente asunto.
I.2.1.3. Advirtió que los signos no resultan similarmente confundibles porque se dirigen a consumidores completamente diferentes, en tanto que bajo la marca cuestionada “DAKOTA” (mixta) se comercializa calzado para niños y damas hechos en cuero, como zapatos, botas, sandalias, suecos, pantuflas y similares, mientras que el signo solicitado por la actora “DAKOTA” (mixta) identifica vestuario para hombres, tal como lo refiere la expresión que se encuentra en la parte gráfica de la marca, a saber, “mens wear”.
I.2.1.4. Explicó que al tratarse, en cada caso, de calzado para mujeres y niños así como de vestuario para hombres, es posible señalar que quienes adquieren dichos productos son consumidores especializados y en ese orden no existiría riesgo de confusión respecto de las marcas confrontadas porque el público podrá diferenciarlas entre sí, no solo porque su parte gráfica es diferente, sino por las características 7 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00382 00 Demandante: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co especiales de cada producto y particularmente del calzado destinado a las mujeres, los cuales poseen canales de comercialización diferentes.
I.2.1.5. Adujo que la SIC no vulneró el artículo 61 de la Constitución Política, pues el acto administrativo acusado se expidió de conformidad con las normas aplicables a la materia, y particularmente porque para la época en que se adoptó dicha decisión, la pretendida marca “DAKOTA” de la actora no tenía existencia legal debido a que se negó su registro a través de la resolución expedida con anterioridad al trámite marcario cuestionado.
Por lo tanto, insistió en que no le asistió derecho de prioridad o prelación a la actora, en la medida que tal garantía supone la existencia de una solicitud de marca previa que no haya sido negada con posterioridad. I.2.1.6. Adicionalmente, formuló la excepción de caducidad de la acción de nulidad relativa, con sustento en que la norma comunitaria previó 5 años a partir de la concesión del registro impugnado para intentar su anulación, y como el acto acusado se expidió el 24 de agosto de 2005, la actora tuvo hasta el 24 de agosto de 2010 para presentar su demanda, sin embargo, la formuló el 13 de septiembre de 2010, esto es, vencido el término dispuesto para ello.
I.2.2. La SIC, a través de apoderada judicial, contestó la demanda de la siguiente manera5: I.2.2.1. Afirmó que el acto administrativo acusado se expidió actuando bajo los principios constitucionales y legales, así como con respeto de las actuaciones administrativas, de manera que no se incurrió en ninguna violación a las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000, y 5 Folios 110 a 120 del expediente físico de la referencia. 8 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00382 00 Demandante: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co particularmente, lo referente al registro de los signos distintivos como marca.
I.2.2.2. Explicó que el signo cuestionado “DAKOTA” se encuentra conformado por una combinación de palabras, así como una figura o silueta de un ave con sus alas abiertas, de manera que dicha combinación de signos resulta susceptible de ser representada gráficamente y logra ser identificada por el público consumidor, con lo cual puede afirmarse que el signo tiene la capacidad de identificar los productos en el mercado.
I.2.2.3. Señaló que entre las marcas confrontadas no existen similitudes visuales, gráficas y fonéticas que las puedan hacer susceptibles de riesgo de confusión, pues dadas sus características aquellas lograrían diferenciarse entre sí, y de esta forma coexistir pacíficamente en el mercado. I.2.2.4. Indicó que la marca cuestionada es de tipo mixta, con mayores elementos diferenciadores respecto de la marca de la actora, consta de un elemento gráfico determinante que resalta el carácter ideológico del producto, además la tipología de la letra está presentada de forma distinta, pues se trata de minúsculas en una fuente específica, de manera que todo ello le otorga un grado de distintividad tal que no sugiere riesgo de confusión en el consumidor.
I.2.2.5. Sostuvo que no existió violación del artículo 61 de la Constitución Política, en tanto que la SIC verificó los requisitos de registrabilidad previstos en la norma comunitaria dando como resultado la concesión del registro como marca del signo cuestionado, pues aquel cuenta con la suficiente distintividad para obtener su registro.
Adicionalmente, informó que se publicó en forma correspondiente la solicitud marcaria cuestionada 9 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00382 00 Demandante: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co para que terceros interesados presentaran sus oposiciones, sin embargo, durante el término para ello no hubo manifestaciones.
I.2.3. El Ministerio Público no intervino en esta etapa procesal. I.3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Mediante auto de 20 de junio de 20186, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión. I.3.1. La sociedad DAKOTA S.A. reiteró los argumentos planteados en la contestación de la demanda7.
I.3.2. La SIC reiteró los argumentos planteados en la contestación de la demanda8. Adicionalmente, informó que la marca de la actora “DAKOTA” (mixta) fue concedida hasta el año 2011 mediante la resolución que decidió el recurso de apelación interpuesto en contra de la negación de su registro; sin embargo, dicha situación solo pone de presente que las marcas confrontadas han logrado coexistir pacíficamente en el mercado sin que se haya advertido perjuicio alguno. Mencionó que, aunque la actora gozara del derecho de prelación respecto del signo “DAKOTA”, lo cierto es que al momento de realizar el examen de registrabilidad del signo cuestionado, la solicitud marcaria de la actora había sido negada, de manera que dicha solicitud se había resuelto con anterioridad a la concesión del registro demandado.
Por lo tanto, 6 Folio 315 del expediente físico de la referencia. 7 Folios 316 a 326 del expediente físico de la referencia. 8 Folios 328 a 331 del expediente físico de la referencia. 10 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00382 00 Demandante: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consideró que “[…] es claro que al momento de resolverse el registro aquí reprochado no existía registro marcario alguno que se le opusiera, menos cuando el signo en conjunto no comporta similitud visual o significativa alguna que diera lugar a la irregistrabilidad de la misma, pues a pesar que se consultaran las bases de datos de registro, no existía en ese momento derecho marcario alguno que se le opusiera al registro de DAKOTA (mixta)”.
I.3.3. La actora reiteró los argumentos de su demanda9. Adicionalmente, informó que la marca “DAKOTA” (mixta) fue concedida a su favor mediante resolución número 10940 de 25 de febrero de 2011, e insistió en que la solicitud de registro de su marca fue presentada prioritariamente, esto es, con anterioridad a la solicitud de registro de la marca cuestionada, de manera que esta última no debió concederse.
I.3.3. El Ministerio Público emitió concepto10 en virtud del cual sostuvo lo siguiente: (i) existe un derecho de prioridad para la actora el cual se encuentra dado por la fecha de presentación de su solicitud marcaria de manera previa a la solicitud marcaria cuestionada; (ii) concurrió violación del literal a) del 136 de la Decisión 486 de 2000, en la medida que la SIC no realizó el análisis comparativo respecto de las marcas confrontadas;
(iii) existe identidad en el aspecto nominativo de las marcas confrontadas y se encuentran registradas para la misma clase 25 internacional, de manera que el consumidor no lograría distinguir el origen empresarial de los productos. 9 Folios 332 a 342 del expediente físico de la referencia. 10 Folios 344 a 347 del expediente físico de la referencia. 11 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00382 00 Demandante: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.4.
LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 431-IP-201711, en los siguientes términos: “C. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial del Literal a) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser pertinente. 2.
De oficio se interpretará el Artículo 140 de la Decisión 486 sobre los requisitos que debe contener una solicitud de registro para la asignación de fecha de presentación, toda vez que resulta pertinente en relación al derecho de prelación invocado en los hechos materia de controversia. 3. Del mismo modo, procede de oficio la interpretación del Artículo 172 de la Decisión 486 respecto a la solicitud de nulidad del registro de una marca al ser pertinente.” En dicha interpretación, el Tribunal comunitario emitió su criterio y concepto en torno a los siguientes temas: 1) Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud, ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y grafica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 2) Comparación entre signos mixtos. 3) El derecho de prelación. 4) La nulidad de registro de marca. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA II.1. EL ACTO ACUSADO Se solicita en este proceso la nulidad de la resolución número 20367 de 24 de agosto de 200512 “Por la cual se concede un registro” como marca 11 Folios 301 a 313 del expediente físico de la referencia. 12 Folio 9 del expediente físico de la referencia. 12 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00382 00 Demandante: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co del signo “DAKOTA” (mixto) para identificar productos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza en favor de Dakota S.A., expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio.
II.2. LA NORMATIVA APLICABLE De conformidad con la demanda, las contestaciones y la Interpretación Prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la norma aplicable al presente caso es el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, cuyo tenor literal es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.” (destacado de la Sala).
Adicionalmente, el Tribunal comunitario interpretó de oficio el artículo 140 y el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, cuyo texto es el siguiente: “Artículo 140.- Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la oficina nacional competente, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido por lo menos lo siguiente: a) la indicación que se solicita el registro de una marca; b) los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona; c) la marca cuyo registro se solicita, o una reproducción de la marca tratándose de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color; d) la indicación expresa de los productos o servicios para los cuales desea proteger la marca; y, 13 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00382 00 Demandante: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co e) el comprobante de pago de las tasas establecidas.
La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación. […] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.” II.3.
PROBLEMA JURÍDICO De conformidad con la demanda y sus contestaciones, la Sala deberá resolver los siguientes cuestionamientos: En primer lugar, atendiendo a la contestación de la demanda presentada por la sociedad Dakota S.A. en virtud de la cual formuló la excepción de caducidad, le corresponde a la Sala establecer si en el presente caso operó el fenómeno de la caducidad de la acción de nulidad relativa presentada en contra de la resolución que concedió el registro de la marca “DAKOTA” (mixta) para identificar productos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza en favor de Dakota S.A. 14 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00382 00 Demandante: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De resultar negativa la respuesta al interrogante anterior, corresponde a la Sala resolver si entre la marca “DAKOTA” (mixta) concedida para identificar productos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad Dakota S.A., y la marca “DAKOTA” (mixta) previamente solicitada por Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A. para distinguir productos de esa misma clase, y cuyo registro le fue finalmente otorgado, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, disposición que exige la comprobación de dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con las marcas enfrentadas, al punto de poder causar confusión en aquél. Dilucidado lo anterior, la Sala deberá establecer si es nula, por violación de normas superiores, la resolución número 20367 de 24 de agosto de 2005 “Por la cual se concede un registro” como marca del signo “DAKOTA” (mixta) para distinguir productos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza en favor de la sociedad Dakota S.A., expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio.
Si la respuesta al anterior interrogante es afirmativa, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a ordenarle a la SIC que anule el certificado de registro número 304858 correspondiente a la marca “DAKOTA” (mixta) para distinguir productos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza de la sociedad Dakota S.A. 15 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00382 00 Demandante: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.4.
EL ANÁLISIS DEL ASUNTO II.4.1. De la caducidad de la acción La sociedad Dakota S.A. formuló la excepción de caducidad con fundamento en que la norma comunitaria previó 5 años a partir de la concesión del registro impugnado para intentar su anulación, y como el acto acusado se expidió el 24 de agosto de 2005, la actora tuvo hasta el 24 de agosto de 2010 para presentar su demanda, sin embargo, la formuló el 13 de septiembre de 2010, esto es, vencido el término dispuesto para ello.
Pues bien, sea lo primero decir que la demanda de la referencia fue radicada ante la Secretaría de la Sección Primera de esta Corporación el 23 de agosto de 2010, tal como se observa de la siguiente captura de pantalla que contiene el sello de radicación, veamos13: 13 Folio 30 reverso del expediente físico de la referencia. 16 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00382 00 Demandante: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por otra parte, se advierte que la SIC profirió la resolución número 20367 mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta “DAKOTA” para identificar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza en favor de Dakota S.A., el 24 de agosto de 2005.
En consecuencia, es claro que en el presente asunto no operó el fenómeno jurídico de la caducidad, en tanto que la demanda de nulidad relativa de la referencia se presentó dentro del término de los 5 años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado, dispuestos por la norma comunitaria para intentar la anulación del registro marcario concedido con la supuesta violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, y en consecuencia, se declarará no probada la excepción propuesta por la sociedad Dakota S.A. II.4.2.
Del cargo de nulidad invocado por la demandante En el presente caso la parte actora consideró que la SIC vulneró lo establecido en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, al momento de expedir el acto acusado. Pues bien, la norma comunitaria es clara al señalar que, cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido.
Esta norma busca evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando además los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero. 17 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00382 00 Demandante: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor, al adquirir un producto, piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que entre el productor de éste y otra empresa existe una relación o vinculación económica. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y tener en cuenta la situación de los usuarios, que variará en función de los productos o servicios de que se trate.
En ese orden la Sala al momento de realizar la comparación de las marcas en conflicto debe tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino: (i) la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada uno debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica;
(ii) en la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos; (iii) se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues son las semejanzas las que pueden generar el riesgo de confusión o asociación; y (iv) al realizar la comparación es relevante tratar de ubicarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. 18 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00382 00 Demandante: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora bien, la similitud entre los signos distintivos puede darse desde diferentes ámbitos, así: ortográfico, que se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, aumentando el riesgo de confusión el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones; fonético, que ocurre cuando, al ser pronunciados, los signos tienen un sonido similar (la similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones); e ideológica, que se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Igualmente, es pertinente hacer las siguientes precisiones en torno a las reglas de comparación entre signos mixtos, calidad que tienen los signos enfrentados en este asunto, conforme a lo expresado en la interpretación prejudicial citada.
Al efecto, se tiene que, al momento de realizar el cotejo, corresponde identificar el elemento predominante en las marcas confrontadas, teniendo en cuenta que, por lo general, aquel resulta ser el denominativo, en tanto que las palabras tienen mayor recordación en la mente del consumidor. En ese orden y en cuanto a la conexión competitiva, debe analizarse el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparen las marcas, para de esta forma establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios sustanciales necesarios para que concurra tal conexión, como lo son: i) grado de sustitución, ii) complementariedad, y iii) posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario.
II.4.1. El caso concreto II.4.1.1. Para efectos de determinar si la marca concedida incurre en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la 19 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00382 00 Demandante: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Decisión 486 de 2000, la Sala deberá, en primer lugar, establecer si hay identidad o semejanza entre las marcas en conflicto que puedan generar error en el público consumidor.
De cumplirse con este requisito, deberá evaluarse si existe conexión competitiva entre los productos que los signos distinguen o pretenden distinguir. Adicionalmente, el texto de la norma comunitaria en comento prevé que se configurará la causal de irregistrabilidad de un signo que sea similarmente confundible con uno previamente solicitado para registro o concedido con anterioridad a un tercero. En este último punto se detendrá la Sala, pues existe discrepancia entre las partes en cuanto a si la marca “DAKOTA” para identificar productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, con certificado de registro número 420374 y de titularidad de la actora, se encontraba solicitada y/o registrada para el momento en que se concedió la marca cuestionada “DAKOTA” para identificar productos en esa misma clase internacional, con certificado de registro número 304858 de titularidad de Dakota S.A. II.4.1.2.
Pues bien, para dilucidar dicha cuestión resulta preciso poner en consideración las siguientes circunstancias de hecho que se advierten de las pruebas que reposan en el expediente de la referencia: Lo primero que se observa es que el 28 de febrero de 1997 la sociedad Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A. solicitó el registro como marca del signo “DAKOTA” para distinguir productos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, a la cual se le asignó el radicado número 9711045.
El registro marcario solicitado fue negado mediante resolución número 16794 de 30 de mayo de 2002, contra la cual se presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación que fueron resueltos por resolución 20 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00382 00 Demandante: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co número 35616 de 31 de octubre de 2002 que confirmó la decisión recurrida y concedió el recurso de apelación, y resolución número 10940 de 25 de febrero de 2011 en virtud de la cual se revocó la primera decisión, y en su lugar, se concedió el registro de la marca solicitada por la sociedad Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A. Por su parte, la solicitud de registro marcario que es objeto de esta demanda se presentó el 31 de octubre de 2002 y fue concedido a través de la resolución número 20367 de 24 de agosto de 2005.
Con lo anterior, para la Sala resulta claro que la solicitud de registro marcario formulada por la demandante respecto del signo mixto “DAKOTA” para distinguir productos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, se presentó de manera previa al estudio de registrabilidad que correspondió al signo cuestionado, pues dicha solicitud se radicó ante la SIC el 28 de febrero de 1997, mientras que el registro de la marca cuestionada se solicitó el 31 de octubre de 2002, y fue concedido por acto administrativo del 24 de agosto de 2005.
En consecuencia, desde el 28 de febrero de 1997, fecha en la cual la sociedad Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A. presentó la solicitud de registro como marca del signo “DAKOTA” para distinguir productos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, la actora podía hacer oponible su petición de registro ante cualquier solicitud marcaria similarmente confundible con la suya que se hubiese presentado con posterioridad a dicha fecha14, en tanto que el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 prevé como causal de irregistrabilidad que exista 14 Recientemente esta Sala adoptó la consideración que aquí se prohíja en relación con el derecho de prioridad que le asiste a la solicitud de registro de marca que ha sido presentada de manera previa a otra respecto de la cual encuentra similitudes con la virtualidad de generar riesgo de confusión. Al respecto consultar: Consejo de Estado;
Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Sentencia de 13 de junio de 2024; M.P. Oswaldo Giraldo López; Radicado: 11001 03 24 000 2010 00009 00; Actor: ACEITES DEL SUR COOSUR S.A. 21 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00382 00 Demandante: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co un signo similarmente confundible con una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero. La consideración anterior encuentra sustento, además, en el texto del artículo 140 ibidem, en virtud del cual se considera como fecha de presentación de la solicitud la de su recepción por la oficina nacional competente, siempre que al momento de dicha recepción cumpla con los requisitos mínimos de presentación. En correspondencia con lo anterior, el Tribunal Comunitario en la Interpretación Prejudicial emitida para el asunto de la referencia, explicó la figura del derecho de prelación que surge de la primera presentación de una solicitud de registro marcario, así: “3.2.
Como lo ha explicado este Tribunal en jurisprudencia precedente, frente a un eventual conflicto en la presentación de varias solicitudes simultáneas, la doctrina jurídica en materia de propiedad intelectual y las normas comunitarias andinas han desarrollado la institución de la "prelación", que significa conceder prevalencia a la solicitud que primero se presentó, aplicando el principio primero en el tiempo, mejor en el derecho. 3.3.
Para que la prelación tenga efecto no basta que la solicitud haya sido presentada primero, sino que debe tratarse de una solicitud válidamente admitida a trámite cumpliendo los requisitos previstos en el Artículo 140 de la Decisión 486. Es evidente que si una solicitud de registro ha sido rechazada por la autoridad nacional competente, dicha solicitud carece del derecho de prelación. 3.4.
Lo anterior significa que si la solicitud no cumple con uno o más de los requisitos establecidos en el Artículo 140 de la Decisión 486, dicha solicitud no se considerará como admitida a trámite. Una vez que el solicitante subsane la omisión de los requisitos antes referidos, la oficina nacional competente considerará admitida a trámite la solicitud. 3.5.
Por tanto, la fecha de presentación para efectos de ejercer el derecho de prelación es la fecha en que cumplen con todos los requisitos previstos en el artículo 140 de la Decisión 486.” (destacado de la Sala). Pues bien, la Sala reitera que a la actora le asiste un derecho de prelación respecto de su primera solicitud de registro como marca del signo 22 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00382 00 Demandante: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “DAKOTA” mixto para identificar productos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, si se considera que la solicitud se presentó el 28 de febrero de 1997, y en cumplimiento de los requisitos para su recepción; esta última afirmación se colige de observar que la autoridad demandada no rechazó de plano la solicitud marcaria, sino que le dio el trámite correspondiente para decidirla de fondo.
Adicionalmente, la Sala pone de presente que el acto que inicialmente había negado el registro de la marca “DAKOTA” (mixta) de la sociedad Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A., por encontrar que aquel no resultó susceptible de registro, fue objeto de recursos de reposición y en subsidio de apelación, los cuales se resolvieron finalmente revocando la decisión negativa, y concediendo el registro marcario solicitado, de manera que solo hasta ese momento quedó en firme la decisión de la administración en relación con la solicitud marcaria presentada por la actora.
Dicho esto, es claro que para la época en que se realizó el examen de registrabilidad del signo “DAKOTA” (mixto) cuestionado, a saber, el 24 de agosto de 2005, la solicitud de registro marcario presentada previamente por la actora no había sido decidida de forma definitiva, en tanto que el acto que negó el registro marcario por ella solicitado fue objeto de los recursos procedentes en sede administrativa, a saber, de reposición y apelación, los cuales se resolvieron el 31 de octubre de 2002 y 25 de febrero de 2011, respectivamente, de manera que solo hasta esa última fecha quedó en firme la decisión que concedió el registro como marca del signo “DAKOTA” en favor de la actora.
Lo anterior permite afirmar que la SIC se encontraba en el deber de considerar la solicitud de registro marcario primeramente formulada por la actora el 28 de febrero de 1997, al momento de emitir el examen de 23 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00382 00 Demandante: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registrabilidad del signo cuestionado, en consideración al derecho de prelación que le asiste a la sociedad Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A. sobre el signo “DAKOTA” (mixto) para identificar productos en la clase 25 del nomenclátor internacional.
A manera de conclusión, es dable afirmar que la sociedad demandante sí solicitó el registro de su marca “DAKOTA” (mixta) con anterioridad a la fecha en la cual se expidió el acto que concedió el registro de la marca cuestionada, y como quiera que su solicitud cumplió con los requisitos de presentación de que trata el artículo 140 de la Decisión 486, pues no fue rechazada de plano por la SIC, le asistió derecho de prelación respecto de dicho signo, con lo cual resulta procedente el cotejo de las marcas a la luz de la causal de irregistrabilidad invocada por la demandante, a saber, la dispuesta en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.
II.4.1.3. Para el efecto, resulta pertinente analizar la naturaleza de los signos enfrentados, conforme se expone a continuación: MARCA MIXTA CUESTIONADA15 Certificado de registro número 304858 Para identificar productos en la clase 2516 15 Folio 9 del expediente físico de la referencia. 16 Los productos de la clase 25 amparados son: "CALZADO PARA NIÑOS Y DAMAS HECHOS EN CUERO, COMO ZAPATOS, BOTAS, SANDALIAS, ZUECOS, PANTUFLAS Y SIMILARES". 24 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00382 00 Demandante: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MARCA MIXTA DE LA DEMANDANTE17 Certificado de registro número 420374 Para identificar productos en la clase 2518 Sea lo primero advertir que respecto de la marca mixta “DAKOTA” con certificado de registro número 420374, la expresión “mens wear” no fue indicada como explicativa de la marca, por lo tanto, en principio, hacen parte del conjunto marcario mixto de la demandante.
Sin embargo, respecto de las expresiones en mención, la Sala advierte que aquellas resultan de uso común para la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza para la fecha de expedición del acto demandado, como se observa de la siguiente consulta en el sistema para la propiedad industrial de la SIC19: Expediente Marca Certificado 04008617 M&G STUDIO MENS & GIRLS 288384 9233102025 MENS CLUB 151479 00084219 NIX MEN’S WEAR 151479 17 Folio 63 del expediente físico de la referencia. 18 Los productos de la clase 25 amparados son: “VESTIDO, CALZADO Y SOMBRERERÍA”. 19 Consultas realizadas el 30 de agosto de 2024 a través de los siguientes vínculos: https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=638606070520219042 https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=638606079750799069 En aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022. 25 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00382 00 Demandante: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 99078051 MEN’S FITNESS 239014 Expediente Marca Certificado 01094523 E=MC2 STREETWEAR 258968 00084219 NIX MEN’S WEAR 238864 96001638 STONE WEAR 213599 Al respecto, valga recordar que el Tribunal comunitario ha sostenido que “[…] se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]”20, de manera que corresponde excluir del cotejo marcario las expresiones “mens” y “wear” que se encuentran en la marca de la demandante con registro número 420374.
Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, únicamente respecto de sus partículas “DAKOTA” y “DAKOTA”. Visto lo anterior, lo primero que la Sala encuentra es que se trata de marcas mixtas, por lo tanto, corresponde identificar el elemento predominante en aquellas, teniendo en cuenta que, por regla general resulta ser el nominativo, pues las palabras son las que generan mayor impacto y recordación frente a los consumidores.
En tal sentido, la Sala 20 Proceso 227-IP-2022. 26 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00382 00 Demandante: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co encuentra que es la parte denominativa de los signos es la que predomina, en consecuencia, convendrá aplicar las reglas de cotejo previstas para las marcas de naturaleza nominativa.
II.4.1.4. Pues bien, de acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal comunitario y del análisis de las marcas confrontadas, la Sala considera que en el presente caso es indudable que entre los vocablos “DAKOTA” y “DAKOTA” existe identidad ortográfica y fonética, que por ser tan obvia no requiere mayor análisis. II.4.1.5. En cuanto a la similitud conceptual o ideológica, la Sala destaca que esta hace referencia a la idea o concepto que sugieren los signos, de manera que se configura si los signos evocan una idea semejante o idéntica.
En ese orden, la Sala observa que la palabra “DAKOTA” no posee un significado en el idioma castellano, así como tampoco sugiere una idea concreta en la mente del consumidor, de manera que deben considerarse como de fantasía. Por lo anterior, no resulta procedente realizar el cotejo respecto del componente conceptual o ideológico de las marcas confrontadas.
II.4.1.6. Así las cosas, la Sala concluye que se cumple el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en cuanto a la existencia de identidad ortográfica y fonética entre la marca cuestionada y la previamente solicitada por la actora. II.4.1.7. Ahora, para que se encuentre configurada la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto de la norma comunitaria, esto es, la conexión competitiva entre las marcas enfrentadas. 27 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00382 00 Demandante: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201821, trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.
Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.
Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.
De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es 21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009- 00314-00. 28 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00382 00 Demandante: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”. Sobre este asunto, la Sala precisa que, a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva, sin que se requiera de la concurrencia de todos para considerar que se cumple dicha conexidad.
En el caso de estudio, la marca cuestionada “DAKOTA” (mixta) con certificado de registro número 304858, distingue los siguientes productos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: CALZADO PARA NIÑOS Y DAMAS HECHOS EN CUERO, COMO ZAPATOS, BOTAS, SANDALIAS, ZUECOS, PANTUFLAS Y SIMILARES22. Por su parte, la marca previamente solicitada por la actora “DAKOTA” (mixta) con certificado de registro número 420374, distingue los siguientes productos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: VESTIDOS, CALZADO Y SOMBRERÍA23.
De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los productos que reivindica la marca cuestionada y aquellos que distingue la marca de la demandante, además de que se encuentran en la misma clase internacional, coinciden en cuanto a la 22 Tomado del acto administrativo demandado. dando aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022. 23 Información tomada de la resolución número 10940 de 25 de febrero de 2011, en virtud de la cual se concedió el registro de la marca previamente solicitada por la actora.
La información fue consultada el 13 de agosto de 2024, a través del siguiente link: https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=638591624719170495 dando aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022. 29 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00382 00 Demandante: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co categoría de calzado; de manera que, en ambos casos, identifican indumentaria para proteger y/o estilizar los pies, la cual puede comercializarse en distintas formas como zapatos formales, tenis, botas, sandalias, entre otros.
De este modo, la categoría coincidente presenta una misma finalidad, y se dirige al mismo sector de consumo, esto es, principalmente hogares, en tanto que se trata de productos de consumo masivo, de manera independiente de la condición etaria y de sexo del consumidor al que se dirigen. En tal sentido, se advierte también que los productos de la categoría calzado comparten canales de publicidad pues se promocionan a través de medios de comunicación similares: televisión, internet, volantes, vallas publicitarias, así como pautas radiales.
Del mismo modo, comparten canales de comercialización, pues se ofrecen generalmente en centros comerciales y en establecimientos de comercio dedicados especialmente a la comercialización de calzado que puede dirigirse de forma indistinta a hombres, mujeres o infantes. Ahora, en cuanto a las tiendas dedicadas a calzado para una población particular, valga señalar que la marca previamente solicitada se encuentra registrada para identificar calzado en general, lo que permite inferir con alto grado de certeza que el empresario titular bien puede dedicarse al comercio de dicho producto en cualquier modalidad y característica que en aquellos pueda presentarse.
Adicionalmente, se observa que los productos de las marcas confrontadas resultan complementarios en la medida que comparten finalidad y naturaleza, por lo que el consumidor al momento de adquirir uno, puede encontrarse en la necesidad de adquirir otro, entonces, por ejemplo, en aquellos hogares que se encuentran constituidos por hombres, mujeres, 30 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00382 00 Demandante: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y/o infantes, al comprar calzado para dama de la marca cuestionada, hallará pertinente conseguir calzado para hombre y/o infantes.
Del mismo modo, considerando que la marca de la actora se dedica a comercializar cualquier tipo de producto en la categoría de calzado, puede concurrir sustituibilidad, en la medida en que, ante un ligero incremento en el precio del producto de la actora, el consumidor compraría aquellos que identifica la marca cuestionada. Así las cosas, al existir similitud entre las marcas confrontadas así como una evidente relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que los mismos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque podrían generar riesgo de confusión y/o asociación que llevaría al consumidor promedio a asumir que: (i) se trata de una misma marca, (ii) que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, o (iii) que los empresarios tienen alguna relación de tipo comercial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial de la sociedad Dakota S.A. Frente a la confusión directa y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 201524, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la 24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2008-00065-00. 31 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00382 00 Demandante: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). […] Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]”.
Con todo lo dicho, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, debe protegerse la marca mixta “DAKOTA” previamente solicitada por la demandante y concedida a su favor con el certificado de registro número 420374. Así lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales: “[ ] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.
Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”). [ ]”.25 (destacado de la Sala). En consecuencia, se encuentran cumplidos en su totalidad los presupuestos de que trata la causal de irregistrabilidad marcaria dispuesta en el literal a) del artículo 136 de 2000.
Por lo tanto, se impone declarar la nulidad de la resolución número 20367 de 24 de agosto de 2005 “Por la cual se concede un registro” como marca del signo “DAKOTA” para distinguir productos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Dakota S.A. 25 Interpretación prejudicial 59-IP-2001. 32 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00382 00 Demandante: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.4.1.8.
Ahora bien, ante la prosperidad del cargo de nulidad examinado anteriormente, la Sala se releva de estudiar los demás cargos alegados en la demanda, criterio consolidado por esta Sección y adoptado en otras ocasiones, entre ellas, en sentencia de 11 de febrero de 201626. II.4.2. CONCLUSIÓN Así las cosas, el examen efectuado le permite concluir a la Sala que, entre las marcas cotejadas y los productos que distinguen existe similitud que genera riesgo de confusión y/o asociación en el consumidor, y por consiguiente no resulta posible su coexistencia pacífica en el mercado.
Por lo tanto, es claro que el acto acusado vulneró lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA:
PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de caducidad de la acción formulada por la sociedad Dakota S.A., de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la resolución número 20367 de 24 de agosto de 2005 “Por la cual se concede un registro” como marca respecto del signo “DAKOTA” (mixta) para distinguir productos en la clase 26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00457-00.
En dicha providencia se dijo: “[…] Al haber prosperado los cargos formulados en la demanda en contra del artículo 20 del Decreto 1070 de 31 de marzo de 2009, la Sala se releva de estudiar los relacionados con la infracción de las normas que consagran la obligación de consultar los derechos de las comunidades indígenas cuando con la decisión resulten desconocidos sus derechos [.]” 33 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00382 00 Demandante: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 25 de la Clasificación Internacional de Niza de la sociedad Dakota S.A., expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, por las consideraciones expuestas en esta sentencia.
TERCERO: Como consecuencia de la declaración anterior, ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio anular el registro número 304858 correspondiente a la marca “DAKOTA” (mixta) para distinguir productos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza de Dakota S.A.
CUARTO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
QUINTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.
SEXTO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente. CÓPIESE,
NOTIFÍQUESE,
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente Consejero de Estado Consejero de Estado NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Aclaración de voto CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.