11001032400020170005700 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D. C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00057-00 Referencia: Acción de nulidad relativa Demandante: Ferris Enterprises Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Terceros con interés directo en el resultado del proceso: Pandapan Distribuciones S.A.S. Temas: Examen de registrabilidad de marcas mixtas y nominativas.

Se declara la nulidad de los actos administrativos acusados. Reiteración jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad Ferris Enterprises Inc., contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 8716 de 29 de febrero de 2016 y 79937 de 21 de noviembre de 2016.

ANTECEDENTES La demanda 1. La sociedad Ferris Enterprises Inc.1, en adelante la parte demandante, presentó demanda2 en ejercicio de la acción de nulidad relativa3, para que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 8716 de 29 de febrero de 2016 “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”; y 79937 de 21 de noviembre de 2016, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Pretensiones 1 Actuando por medio de apoderado. 2 Radicada el 14 de febrero de 2017. Cfr. Folios 19 a 66. 3 Prevista en el inciso segundo del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. 2 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00057-00 2. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones: “[…] 3.1.

Sírvase declarar la NULIDAD de la Resolución 8716 de 29 de febrero de 2016, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No. 15 – 44903, por medio de la cual se concedió el registro de la marca TOSTIPANDA (mixta) en la clase 30 internacional solicitada por la sociedad PANDAPAN DISTRIBUCIONES S.A.S. 3.2.

Sírvase declarar la NULIDAD de la Resolución 79937 de 21 de noviembre de 2016, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No. 15 – 44903, en la que se confirmó en sede de apelación la concesión del registro de la marca TOSTIPANDA en clase 30 internacional solicitada por la sociedad PANDAPAN DISTRIBUCIONES S.A.S. 3.3.

En concordancia con las anteriores declaraciones, solicito se sirva comunicar la Sentencia en el presente proceso a la Superintendencia de Industria y Comercio y se expida copia de la misma ordenando a dicha entidad proceder con su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 3.4. Igualmente, solicito se sirva ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de dicho fallo, la resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.

(Sic). Presupuestos fácticos expuestos por la parte demandante. 3. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 3.1. Adujo que es titular de las marcas mixtas y nominativas: TOSTI AREPA, TOSTI EMPANADA, TOSTI NACHOS, YUPI TOSTI CHICHARRÓN, TOSTI NACHOS, TOSTI ESPIRAL, TOSTI AREPA CHOCLO, TOSTIS, TOSTI DULCE, TOSTI CHURUMBELO y YUPI TOSTI NACHOS, que identifican productos comprendidos en las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, y mediante las cuales ha constituido una familia marcaria en los términos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina4. 3.2.

Que el 27 de febrero de 2015, la sociedad Pandapan Distribuciones S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó el registro de la marca 4 “[…] es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial” (Proceso 23-IP-2013). […]”.

(sic). 3 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00057-00 mixta TOSTIPANDA, para identificar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza5. 3.3. Que una vez publicada la solicitud en la gaceta de propiedad industrial núm. 723 de 31 de marzo de 2015, presentó oposición contra el registro solicitado, fundamentado en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, pues a su juicio, existe similitud entre el signo solicitado y los signos previamente registrados que conforman la familia de marcas “TOSTI”, lo cual conlleva un amplio riesgo de confusión. 3.4.

Que la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 8716 de 29 de febrero de 2016, resolvió: i) declarar infundada la oposición presentada; y ii) conceder el registro como marca del signo mixto TOSTIPANDA para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad Pandapan Distribuciones S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso. 3.5.

Contra dicha resolución, la parte demandante interpuso recurso de apelación el 21 de abril de 2016, el cual fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución núm. 79937 de 21 de noviembre de 2016, en el sentido de confirmar la decisión contenida indicada supra.

Normas violadas en concepto de la parte demandante y concepto de la violación 4. La parte demandante invocó como vulnerados los artículos 1, 2, 4, 5, 6 y 58 de la Constitución Política; y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y expuso el concepto de la violación así: 4.1. Mencionó que, a su juicio, existen semejanzas visuales, fonéticas y ortográficas entre la marca solicitada y las marcas respecto de las cuales tiene derechos exclusivos. 4.2.

Precisó que de conformidad con el concepto de familia de marcas señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para que se pueda considerar la 5 Solicitud a la cual le correspondió el número de expediente interno 15-44903. 4 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00057-00 existencia de una familia de marcas debe haber un conjunto de marcas de un mismo titular que posean un mismo rasgo distintivo común mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. 4.3.

Agregó que, desde el punto de vista visual y ortográfico, los signos comparten una estructura básica prácticamente idéntica, tienen el mismo orden, la misma disposición y, por ende, generan la misma impresión visual. En su concepto, esto puede generar un riesgo de confusión en el consumidor llevándolo a pensar que la partícula “PANDA” fue agregada a la expresión “TOSTI”, así como lo han sido las partículas “AREPA”, “NACHOS”, “CHICHARRÓN”, “EMPANADAS” y otros, que hacen parte de la familia de marca “TOSTI”. 4.4.

Respecto de las similitudes fonéticas, mencionó que la marca solicitada tiene una pronunciación idéntica a las de su propiedad, dado que comparte una misma estructura ortográfica y una misma sílaba tónica. 4.5. Indicó que los signos confrontados protegen productos comprendidos en la misma clase, es decir, en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, lo cual hará que los mismos compartan características, canales de comercialización y de publicidad, e incrementará el riesgo de confusión, pues el consumidor los encontrará en los mismos espacios. 4.6.

Adujo que si bien el consumidor podría diferenciar los signos, no podría evitar relacionarlos como procedentes de un mismo origen empresarial. Contestaciones de la demanda Parte demandada 5. La parte demandada6 contestó la demanda7 y se opuso a las pretensiones formuladas así: 5.1. Adujo que para la concesión del registro de la marca mixta TOSTIPANDA, realizó un estudio minucioso de la marca solicitada a registro, hizo el cotejo marcario y aplicó las reglas y normas legales vigentes en materia marcaria y con base en la 6 Actuando por intermedio de apoderado. 7 Cfr. Folios 83 a 98. 5 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00057-00 Decisión 486 de 2000, por cuanto las resoluciones demandadas están debidamente motivadas y ajustadas a las disposiciones normativas en temas marcarios, y no vulneran de manera directa o por falta de aplicación, los artículos 1, 2, 4, 5, 6 y 58 de la Constitución Política. 5.2.

Argumentó que la parte demandante se limitó a enunciar la vulneración de los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y de garantía de los derechos adquiridos, pero no argumentó ni sustentó debidamente en qué medida le fueron vulnerados. 5.3. Indicó que el signo previamente registrado consiste en la expresión “TOSTI” acompañada de elementos nominativos y gráficos adicionales, la cual se trata de un término evocativo, toda vez que se refiere al adjetivo tostado y puede sugerir características de los productos que distingue. 5.4.

Precisó que las marcas confrontadas no resultan confundibles en la medida en que cada una está formada con elementos nominativos o gráficos propios que permiten su individualización en el mercado. 5.5. Mencionó que, “[…] el signo solicitado “TOSTIPANDA” y las marcas TOSTI NACHOS, TOSTI AREPACHOCLO, TOSTI DULCE, TOSTIS, TOSTI AREPA, TOSTI EMPANADA, YUPI TOSTI NACHOS, YUPI TOSTI CHICHARRON presentan una composición ortográfica y fonéticamente disimiles.

Los elementos gráficos, en los que no existe coincidencia, hacen las diferencias ya existentes aún más evidentes, […] ya que el signo solicitado encuentra la figura de un “oso panda” que se encuentra al interior de unas espigas de maíz, mientras que los signos opositores presentan figuras de los empaques en los que son comercializados los productos […]”. 5.6.

Explicó que entre el signo mixto TOSTIPANDA y las marcas registradas no existen semejanzas susceptibles de crear riesgo de confusión, pues si bien coinciden en la expresión “TOSTI”, dicha expresión no tiene, per se, aptitud distintiva de un origen empresarial determinado; por contrario, son marcas catalogadas como evocativas con debilidad marcaria, en donde su expresión en común “TOSTI” da a entender una característica de los productos. 6 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00057-00 5.7.

Adujo que en el caso sub examine, las expresiones adicionales y la combinación de elementos gráficos, colores, etc., proporcionan suficiente distintividad al signo de tal manera que evita la confusión dentro del público consumidor y, por ende, no se configuraría el riesgo de confusión alegado. 5.8. Precisó que al no existir similitud o identidad entre los signos confrontados que genere riesgo de confusión o asociación, no procedía el estudio de la relación entre los “[…] servicios (sic) […]” identificados por los mismos.

Terceros con interés directo en el resultado del proceso 6. La sociedad Pandapan Distribuciones S.A.S., tercero con interés directo en el resultado del proceso, contestó la demanda8 y se opuso a las pretensiones formuladas así: 6.1. Argumentó que la concesión no presentó ninguna causal de nulidad relativa y que le resulta inaplicable la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a), toda vez que el registro marcario obedeció a las reglas dispuestas por el Tribunal de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario y evidenciar la correcta aplicación de la norma. 6.2.

Indicó que la demandada ha reiterado en múltiples resoluciones el carácter evocativo de la expresión “TOSTI” para distinguir productos de la clase 30, toda vez que su significado, tostado, está en íntima relación con los productos que protege. 6.3. Agregó que los registros de la parte demandante son marcadamente débiles pues: i) son denominaciones descriptivas para los productos que comercializan y hacen expresa indicación del bien que se produce y se vende; y ii) están conformados por una expresión evocativa como lo es “TOSTI”. 6.4.

Precisó que el Tribunal de la Comunidad Andina ha sostenido que, si bien las marcas evocativas son registrables, esto no permite a su titular oponerse al uso de dichas expresiones por parte de terceros. 8 Cfr. Folios 102 a 140. 7 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00057-00 6.5. Indicó que no hubo ninguna violación de los principios constitucionales a la seguridad jurídica, confianza legítima y a la protección de los derechos adquiridos, toda vez que: i) la parte demandante no ostentaba ningún derecho de exclusiva; y ii) las decisiones adoptadas por la Superintendencia de Industria y Comercio fueron consecuentes con las normas jurídicas y se ciñeron a las reglas del cotejo marcario.

Interpretación prejudicial 7. Este Despacho, mediante auto de 10 de diciembre de 2018, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de la norma comunitaria que la actora alegó como vulnerada, esto es, el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. 8.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió el oficio núm. 182-S- TJCA-20259, en el que decidió: “[…]

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que la norma andina que fue objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno número 11001032400020170005700, constituye un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en la sentencia emitida en el proceso número 261- IP-2022 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 5146 del 13 de marzo de 2023, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino. […]”. (Resaltado fuera de texto). Procedencia de la sentencia anticipada 9. El Despacho, mediante auto de 1º de agosto de 202510: i) consideró que el caso sub examine se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en el numeral 1° del artículo 182A de la Ley 1437 de 18 de enero de 201111 y, en consecuencia, prescindió de las audiencias inicial y de pruebas; ii) fijó el objeto del litigio; iii) resolvió sobre las solicitudes probatorias; y iv) ordenó a la Secretaría de la 9 En adelante, la interpretación prejudicial. 10 Cfr. Visible en el aplicativo web SAMAI, índice 51. 11 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 8 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00057-00 Sección Primera de esta corporación descargar del Sistema de Información de Propiedad Industrial – SIPI y aportar al expediente las certificaciones solicitadas como prueba por la parte demandante, y correr el respectivo traslado a las partes e intervinientes por el término de tres (3) días.

Alegatos de conclusión 10. La parte demandante reiteró los argumentos señalados en la demanda12. 11. La parte demandada reiteró los argumentos señalados en la contestación de la demanda13. 12. La sociedad Pandapan Distribuciones S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, guardó silencio en esta oportunidad procesal14.

Concepto del Ministerio Público 13. El Ministerio Público, emitió concepto en el proceso y expuso que, a su juicio, los actos demandados no están viciados de nulidad pues: 13.1. Desde el punto de vista ortográfico, si bien los signos previamente registrados y el solicitado se componen de la palabra “TOSTI”, tienen elementos adicionales que les otorgan distintividad y permite concluir que no exista confusión entre las marcas cotejadas. 13.2.

Desde el punto de vista fonético, expuso que la marca solicitada difiere de las marcas previamente registradas, pues, aunque las marcas comparten una estructura similar, el sonido de los elementos adicionales difieren. Advierte que el contraste en la fonética ayuda a que cada nombre sea percibido de manera distinta al ser pronunciado, lo que reduce el riesgo de confusión. 13.3.

Respecto de la similitud ideológica o conceptual alegada, agregó que si bien los signos coinciden en el uso de la expresión evocativa “TOSTI”, dicha coincidencia se ve diluida por las demás partículas que conforman las marcas. 12 Cfr. Visible en el aplicativo web SAMAI, índice 58. 13 Cfr. Visible en el aplicativo web SAMAI, índice 59. 14 Cfr. Visible en el aplicativo web SAMAI, índice 61. 9 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00057-00 13.4.

Concluyó que, en el caso sub examine, las marcas en conflicto contienen elementos adicionales que mirados en su conjunto le confieren a cada signo una estructura única y distintiva, permitiendo su diferenciación sin generar riesgo de confusión o de asociación. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 14. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la Interpretación Prejudicial 261-IP-2022 de 13 de marzo de 2023; y v) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 15. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 149 del CPACA, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201915, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024 que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la corporación. 16.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso. Los actos administrativos acusados 17. Los actos acusados son los siguientes: 17.1. La Resolución núm. 8716 de 29 de febrero de 2016, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Ferris Enterprises Inc., y en consecuencia, concedió el registro de la marca mixta TOSTIPANDA solicitada por la sociedad Pandapan Distribuciones S.A.S., tercero 15 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 10 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00057-00 con interés directo en las resultas del proceso, para identificar productos comprendidos en la clase 30 Internacional. 17.2.

La Resolución núm. 79937 de 21 de noviembre de 2016, mediante la cual la parte demandada resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la decisión proferida en la Resolución núm. 8716 de 29 de febrero de 2016. Problema jurídico 18. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones de esta, la fijación del objeto del litigio y la interpretación prejudicial aplicable al caso, determinar si las Resoluciones núms. 8716 de 29 de febrero de 2016 y 79937 de 21 de noviembre de 2016, expedidas por la parte demandada, mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta TOSTIPANDA solicitada para identificar productos comprendidos en la clase 30 Internacional, vulneran o no lo previsto en los artículos 1, 2, 4, 5, 6 y 58 de la Constitución Política y el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. 19.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada. Interpretación Prejudicial 261-IP-2022 de 13 de marzo de 2023 La Sala procede a destacar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial 261-IP-2022 de 13 de marzo de 2023: “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. Cuando en el proceso interno se discuta si un signo solicitado a registro y una marca previamente registrada son confundibles o no, es pertinente analizar la causal relativa de irregistrabilidad de un signo como marca prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, cuyo tenor es el siguiente: Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 11 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00057-00 1.2.

De conformidad con esta disposición, no es registrable como marca un signo que resulte idéntico o similar a una marca registrada o a un signo cuyo registro como marca fue solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carecería de carácter distintivo. Los signos no tienen capacidad distintiva extrínseca cuando generan riesgo de confusión (directo o indirecto) o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión puede ser directo o indirecto: El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto.

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a un producto o servicio, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado. 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza en la escritura de los signos en conflicto desde el punto de vista de su composición; esto es, tomando en cuenta, entre otros, el orden o la secuencia de las letras, con especial atención en las vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, las cuales pueden inducir en mayor o menor grado a que el riesgo de confusión sea más evidente u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de las letras, números, sílabas o palabras que conforman los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raices o terminaciones de las palabras; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados, entre otros, sobre la base de los aspectos fonéticos. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo, el objeto que representan o el concepto que evocan. 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo o comparación de los signos en conflicto, se deberán observar las siguientes reglas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión integral y de conjunto, teniendo en cuenta la unidad de sus componentes ortográficos, fonéticos, conceptuales o ideológicos y gráficos o figurativos. 12 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00057-00 b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que generalmente lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir si existe riesgo de confusión directo о indirecto, o riesgo de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y tomar en cuenta su grado de percepción, de conformidad con el tipo de producto o servicio de que se trate, con base en los siguientes criterios.

(i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de registrabilidad. Es admisible presumir que el consumidor medio está atento y se encuentra razonablemente informado sobre los bienes y servicios que requiere habitualmente.

No obstante, su nivel de percepción es variable en relación con las distintas categorías de productos y servicios que adquiere, aspecto que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente, en cada caso concreto. El grado de atención del consumidor medio y su nivel de información constituyen un parámetro importante para el análisis de registrabilidad de signos que pretenden distinguir productos O servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que estos pueden variar según el tipo de producto o servicio del que se trate.

A manera de ejemplo, no se tiene el mismo nivel de información ni se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos (v.g. cremas y lociones para el rostro, jabones para el cuerpo, etc.) que al comprar utensilios de limpieza doméstica (v.g. escobas, recogedores de basura, etc.). (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, o de posicionamiento o estatus en el mercado.

Es un consumidor que se ha instruido claramente acerca de las características y cualidades de los productos o servicios que deseа adquirir, conoce sus detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no los conocería. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor realiza una evaluación más prolija del producto o servicio que desea adquirir, aspecto que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de registrabilidad. A manera de ejemplo, constituye un consumidor o adquirente especializado la persona natural o jurídica del área de salud que vaya a adquirir instrumental médico para la realización de distintos tipos de cirugías o procedimientos quirúrgicos. 1.5.

Por otra parte, es importante que al analizar el caso concreto se verifique si se determinaron las similitudes de los signos en conflicto, considerando los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse para de esta manera 13 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00057-00 establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión directo o indirecto, o en riesgo de asociación. 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el examen de registrabilidad debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos aquellos relacionados con los productos y/o servicios que distinguen o pretenden distinguir los signos en conflicto. 2.

Criterios para realizar la comparación de los signos en conflicto de acuerdo con su naturaleza Comparación entre signos denominativos 2.1. Cuando la controversia en el proceso interno radique en la presunta confusión entre dos signos denominativos, es necesario que se realice la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto. 2.2.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, están conformados por una o varias letras, silabas, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable compuesto por expresiones acústicas o fonéticas, el cual puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: (i) sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca la naturaleza, así como ciertas cualidades o funciones del producto o servicio identificado por el signo o que pretende distinguir; y, (ii) arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto o servicio que distingue o pretende identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos deberá realizarse el cotejo conforme a las siguientes reglas: a) Debe analizarse cada signo de manera integral y en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad ortográfica ni fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, números, sílabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, con el propósito de alcanzar el entendimiento suficiente sobre cómo el signo es percibido en el mercado. b) Debe establecerse si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los morfemas son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unidos a un lexema modifica su definición1³.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general, el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al realizar un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Usualmente, en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión conceptual o ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el 14 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00057-00 criterio conceptual o ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar la existencia de riesgo de confusión o asociación entre los signos en conflicto. c) Debe tenerse en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma ubicación, es idénticа o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Debe observarse el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Debe determinarse cuál es el elemento que genera mayor influencia en la mente del consumidor, pues así podría apreciarse cómo es percibida o captada la marcа en el mercado Comparación entre signos denominativos compuestos 2.4.

Cuando se advierta que los signos en conflicto son compuestos, con el propósito de realizar un adecuado cotejo se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca. Para tal efecto, se deben aplicar los siguientes parámetros: a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.

Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte es su proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, о es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto. […] Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.10.

Al realizar la comparación entre signos mixtos y denominativos, se deberá identificar cuál es el elemento -denominativo o gráfico- más relevante, característico o determinante del signo mixto respectivo. 15 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00057-00 a) Si se determina que en el signo mixto respectivo el elemento gráfico genera mayor influencia en la mente del consumidor y, en consecuencia, es el aspecto más relevante, característico o determinante, deberá realizarse el cotejo de conformidad con reglas indicadas en el literal b) del párrafo 2.7. y párrafos 2.8. у 2.9. precedentes. b) Si en el signo mixto respectivo predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con reglas indicadas en el párrafo 2.3. precedente. 3.

Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza 3.1. Cuando en el proceso interno se alegue que existe conexión entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, corresponde analizar este tema. 3.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no es determinante para establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486. 3.3.

Es por ello que debe matizarse la aplicación del principio de especialidad y, en consecuencia, corresponde analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de que se genere riesgo de confusión (indirecto) o asociación en el público consumidor.

Es decir, debe analizarse la naturaleza o el uso de los productos y/o servicios identificados por los signos, ya que sola pertenencia de varios productos o servicios a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos o servicios en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 3.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y si resultan aplicables alguno de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre productos o servicios Existe conexión cuando los productos y/o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro de manera indistinta, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto y/o servicio origina una mayor demanda en el otro.

En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos y/o servicios la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos y/o servicios, el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto y/o servicio es competidor de otro producto y/o servicio, de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones comercializadas en bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. 16 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00057-00 b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto y/o servicio genera la necesidad de consumir o usar otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone también la utilización del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo en relación con el material de enseñanza. c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo agente del mercado.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada 3.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. 3.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados tomando en consideración cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: -La pertenencia de productos o servicios a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos y/o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos y/o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva. -Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.

Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.

De allí que estos criterios 17 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00057-00 deben analizarse conjuntamente con los criterios sustanciales para observar la existencia de conexión competitiva, descritos anteriormente. Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva 3.7.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, la autoridad consultante, en el caso en concreto, deberá analizar el grado de similitud de los signos objeto de análisis y si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo agente del mercado. […]” (Sic).

Análisis del caso concreto 20. Conforme las normas indicadas en los acápites desarrollados supra y atendiendo a los argumentos de las partes, la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado. 21. La marca concedida, en confrontación con las marcas previamente registradas, son como se muestran a continuación: Marca concedida mediante los actos acusados MARCA CONCEDIDA TOSTIPANDA (mixta) Titular: Pandapan Distribuciones S.A.S. Certificado núm. 568286 Clase 30: “PASABOCAS – CAFÉ, TE, CACAO, AZÚCAR, ARROZ, TAPIOCA, SAGÚ, SUCEDÁNEOS DEL CAFÉ;

HARINAS Y PREPARACIONES HECHAS DE CEREALES, PAN, PASTELERÍA Y CONFITERÍA, HELADOS COMESTIBLES; MIEL, JARABE DE MELAZA; LEVADURA, POLVOS PARA ESPONJAR; SAL, MOSTAZA; VINAGRE, SALSAS (CONDIMENTOS); ESPECIAS; HIELO.” 18 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00057-00 Marcas previamente registradas MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS TOSTI NACHOS (nominativa) Titular: Ferris Enterprises Corp.

Certificado núm. 497653 Clase 29: “BEICON; BUÑUELOS DE PAPA; BUÑUELOS DE PATATA; CALDOS; CARNE; CÁSCARAS DE FRUTA; COCO DESHIDRATADO; COPOS DE PATATA; CORTEZAS DE FRUTA; ENCURTIDOS; FRIJOLES EN CONSERVA; GELATINA; GRASAS COMESTIBLES; HOJUELAS DE PAPA; HUEVOS; JAMÓN; PAPAS FRITAS; QUESOS; REFRIGERIOS A BASE DE FRUTA; SALCHICHAS; SOPAS;

VERDURAS, HORTALIZAS Y LEGUMBRES EN CONSERVA. Clase 30: “ALIMENTOS A BASE DE HARINA; ALIMENTOS A BASE DE MAÍZ TOSTADO; BARQUILLOS; BARRITAS DE CEREALES RICAS EN PROTEÍNAS; BOCADILLOS Y EMPAREDADOS; COMIDAS PREPARADAS A BASE DE FIDEOS; COPOS DE CEREALES SECOS; EMPANADAS; EMPANADILLAS [PASTAS ALIMENTICIAS]; MAÍZ MOLIDO; MAÍZ TOSTADO; PASABOCAS A BASE DE PAPA, PLÁTANO, EXPANDIDO DE TRIGO Y ALMIDÓN DE YUCA Y/O PAPA;

PASTAS ALIMENTICIAS; PASTELES; PIZZAS; PREPARACIONES A BASE DE CEREALES; PRODUCTOS ALIMENTICIOS EXTRUIDOS A BASE DE MAÍZ; PASABOCAS; PRODUCTOS ALIMENTICIOS EXTRUIDOS A BASE DE TRIGO; PRODUCTOS DE CONFITERÍA A BASE DE MANÍ; PRODUCTOS DE CONFITERÍA A BASE DE MANÍ; PRODUCTOS DE CONFITERÍA; PRODUCTOS DE GALLETERÍA; REFRIGERIOS A BASE DE ARROZ;

REFRIGERIOS A BASE DE CEREALES; ROSETAS DE MAÍZ; SNACKS; TACOS ALIMENTOS]; TORTAS [PASTELES]; TORTILLAS DE HARINA O MAÍZ”. TOSTI AREPA CHOCLO (nominativa) Titular: Ferris Enterprises Corp. Certificado núm. 497803 Clase 30: “ALIMENTOS A BASE DE HARINA;ALIMENTOS A BASE DE MAÍZ TOSTADO;BARQUILLOS;BARRITAS DE CEREALES RICAS EN PROTEÍNAS;BOCADILLOS Y EMPAREDADOS;COMIDAS PREPARADAS A BASE DE FIDEOS;COPOS DE CEREALES SECOS;EMPANADAS;EMPANADILLAS [PRODUCTOS DE PASTELERÍA];GOLOSINAS;HARINA DE PAPA PARA USO ALIMENTICIO;HOJUELAS DE CEREALES SECOS;HOJUELAS DE MAÍZ;MACARRONES [PASTAS ALIMENTICIAS];MAÍZ MOLIDO;MAÍZ TOSTADO;PASABOCAS A BASE DE PAPA, PLÁTANO, EXPANDIDO DE TRIGO Y ALMIDÓN DE YUCA Y/O PAPA;PASTAS ALIMENTICIAS;PASTELES;PIZZAS;PREPARACIONES A BASE DE CEREALES;PRODUCTOS ALIMENTICIOS EXTRUIDOS A BASE DE MAÍZ;PRODUCTOS ALIMENTICIOS EXTRUIDOS A BASE DE TRIGO;PRODUCTOS DE CONFITERÍA A BASE DE MANÍ;PRODUCTOS DE CONFITERÍA;PRODUCTOS DE GALLETERÍA;REFRIGERIOS A BASE DE ARROZ;REFRIGERIOS A BASE DE CEREALES;ROSETAS 19 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00057-00 DE MAÍZ;SNACKS;TACOS ALIMENTOS];TORTAS [PASTELES];TORTILLAS DE HARINA O MAÍZ.” TOSTI ESPIRAL (nominativa) Titular: Ferris Enterprises Corp.

Certificado núm. 528071 Clase 29: “BEICON; BUÑUELOS DE PAPA; BUÑUELOS DE PATATA; CALDOS; CARNE; CÁSCARAS DE FRUTA; COCO DESHIDRATADO; COPOS DE PAPA; COPOS DE PATATA; CORTEZAS DE FRUTA; ENCURTIDOS; FRIJOLES EN CONSERVA; GELATINA; GRASAS COMESTIBLES; HOJUELAS DE PAPA; HUEVOS; JAMÓN; PAPAS FRITAS; QUESOS; PRODUCTOS ALIMENTICIOS PREPARADOS A BASE DE QUESO;

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PREPARADOS A BASE DE PAPA; PRODUCTOS ALIMENTICIOS PREPARADOS A BASE DE PLÁTANO; PRODUCTOS ALIMENTICIOS PREPARADOS A BASE DE FRUTA; SALCHICHAS; SOPAS; VERDURAS, HORTALIZAS Y LEGUMBRES EN CONSERVA.” Clase 30: “PRODUCTOS ALIMENTICIOS PREPARADOS A BASE DE HARINA; PRODUCTOS ALIMENTICIOS PREPARADOS A BASE DE MAÍZ TOSTADO;

BARQUILLOS; BARRAS DE CEREAL RICAS EN PROTEÍNAS; BOCADILLOS Y EMPAREDADOS; COMIDAS PREPARADAS A BASE DE FIDEOS; COPOS DE CEREALES SECOS; EMPANADAS; EMPANADILLAS [PRODUCTOS DE PASTELERÍA]; GOLOSINAS; HARINA DE PAPA PARA USO ALIMENTICIO; PRODUCTOS DE CONFITERÍA; HOJUELAS DE CEREALES SECOS; HOJUELAS DE MAÍZ; MACARRONES [PASTAS ALIMENTICIAS];

MAÍZ MOLIDO; MAÍZ TOSTADO; PRODUCTOS ALIMENTICIOS PREPARADOS A BASE DE EXPANDIDO DE TRIGO; PRODUCTOS ALIMENTICIOS PREPARADOS A BASE DE ALMIDÓN DE YUCA Y/O DE ALMIDÓN DE PAPA; PASTAS ALIMENTICIAS; PASTELES; PIZZAS; PREPARACIONES A BASE DE CEREALES; PRODUCTOS ALIMENTICIOS PREPARADOS A BASE DE MAÍZ; PRODUCTOS ALIMENTICIOS PREPARADOS A BASE DE ARROZ;

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PREPARADOS A BASE DE TRIGO; PRODUCTOS ALIMENTICIOS PREPARADOS A BASE DE HARINA DE PAPA; PRODUCTOS DE CONFITERÍA PREPARADOS A BASE DE MANÍ; PRODUCTOS DE GALLETERÍA; PRODUCTOS ALIMENTICIOS PREPARADOS A BASE DE ARROZ; PRODUCTOS ALIMENTICIOS PREPARADOS A BASE DE CEREALES; ROSETAS DE MAÍZ; TACOS [ALIMENTOS]; TORTAS [PASTELES];

TORTILLAS DE HARINA O MAÍZ.” TOSTI DULCE (nominativa) Titular: Ferris Enterprises Corp. Certificado núm. 130714 Clase 29: “CARNE, PESCADO, AVES Y CAZA”. TOSTI DULCE (nominativa) Titular: Ferris Enterprises Corp. 20 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00057-00 Certificado núm. 129540 Clase 30: “PASABOCAS – CAFÉ, TE, CACAO, AZÚCAR, ARROZ, TAPIOCA, SAGÚ, SUCEDÁNEOS DEL CAFÉ;

HARINAS Y PREPARACIONES HECHAS DE CEREALES, PAN, PASTELERÍA Y CONFITERÍA, HELADOS COMESTIBLES; MIEL, JARABE DE MELAZA; LEVADURA, POLVOS PARA ESPONJAR; SAL, MOSTAZA; VINAGRE, SALSAS (CONDIMENTOS); ESPECIAS; HIELO.” TOSTIS (nominativa) Titular: Ferris Enterprises Corp. Certificado núm. 129931 Clase 30: “PASABOCAS – CAFÉ, TE, CACAO, AZÚCAR, ARROZ, TAPIOCA, SAGÚ, SUCEDÁNEOS DEL CAFÉ;

HARINAS Y PREPARACIONES HECHAS DE CEREALES, PAN, PASTELERÍA Y CONFITERÍA, HELADOS COMESTIBLES; MIEL, JARABE DE MELAZA; LEVADURA, POLVOS PARA ESPONJAR; SAL, MOSTAZA; VINAGRE, SALSAS (CONDIMENTOS); ESPECIAS; HIELO.” TOSTI CHURUMBELO (nominativa) Titular: Ferris Enterprises Corp. Certificado núm. 534553 Clase 29: “BEICON; BUÑUELOS DE PAPA;

BUÑUELOS DE PATATA; CALDOS; CARNE; CÁSCARAS DE FRUTA; COCO DESHIDRATADO; COPOS DE PAPA; COPOS DE PATATA; CORTEZAS DE FRUTA; ENCURTIDOS; FRIJOLES EN CONSERVA; GELATINA; GRASAS COMESTIBLES; HOJUELAS DE PAPA; HUEVOS; JAMÓN; PAPAS FRITAS; QUESOS; PRODUCTOS ALIMENTICIOS PREPARADOS A BASE DE QUESO; PRODUCTOS ALIMENTICIOS PREPARADOS A BASE DE PAPA;

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PREPARADOS A BASE DE PLÁTANO; PRODUCTOS ALIMENTICIOS PREPARADOS A BASE DE FRUTA; SALCHICHAS; SOPAS; VERDURAS, HORTALIZAS Y LEGUMBRES EN CONSERVA”. Clase 30: “PRODUCTOS ALIMENTICIOS PREPARADOS A BASE DE HARINA; PRODUCTOS ALIMENTICIOS PREPARADOS A BASE DE MAÍZ TOSTADO; BARQUILLOS; BARRAS DE CEREAL RICAS EN PROTEÍNAS;

BOCADILLOS Y EMPAREDADOS; COMIDAS PREPARADAS A BASE DE FIDEOS; COPOS DE CEREALES SECOS; EMPANADAS; EMPANADILLAS [PRODUCTOS DE PASTELERÍA]; GOLOSINAS; HARINA DE PAPA PARA USO ALIMENTICIO; PRODUCTOS DE CONFITERÍA; HOJUELAS DE CEREALES SECOS; HOJUELAS DE MAÍZ; MACARRONES [PASTAS ALIMENTICIAS]; MAÍZ MOLIDO; MAÍZ TOSTADO; PRODUCTOS ALIMENTICIOS PREPARADOS A BASE DE EXPANDIDO DE TRIGO;

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PREPARADOS A BASE DE ALMIDÓN DE YUCA Y/O DE ALMIDÓN DE PAPA; PASTAS ALIMENTICIAS; PASTELES; PIZZAS; PREPARACIONES A BASE DE CEREALES; PRODUCTOS ALIMENTICIOS PREPARADOS A BASE DE MAÍZ; PRODUCTOS ALIMENTICIOS PREPARADOS A BASE DE ARROZ; PRODUCTOS ALIMENTICIOS PREPARADOS A BASE DE TRIGO; PRODUCTOS 21 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00057-00 ALIMENTICIOS PREPARADOS A BASE DE HARINA DE PAPA;

PRODUCTOS DE CONFITERÍA PREPARADOS A BASE DE MANÍ; PRODUCTOS DE GALLETERÍA; PRODUCTOS ALIMENTICIOS PREPARADOS A BASE DE ARROZ; PRODUCTOS ALIMENTICIOS PREPARADOS A BASE DE CEREALES; ROSETAS DE MAÍZ; TACOS [ALIMENTOS]; TORTAS [PASTELES]; TORTILLAS DE HARINA O MAÍZ.” (Mixta) Titular: Ferris Enterprises Corp.

Certificado núm. 275678 Clase 30: “PASABOCAS – CAFÉ, TE, CACAO, AZÚCAR, ARROZ, TAPIOCA, SAGÚ, SUCEDÁNEOS DEL CAFÉ; HARINAS Y PREPARACIONES HECHAS DE CEREALES, PAN, PASTELERÍA Y CONFITERÍA, HELADOS COMESTIBLES; MIEL, JARABE DE MELAZA; LEVADURA, POLVOS PARA ESPONJAR; SAL, MOSTAZA; VINAGRE, SALSAS (CONDIMENTOS); ESPECIAS; HIELO.” TOSTI AREPA (Mixta) Titular: Ferris Enterprises Corp.

Certificado núm. 352366 Clase 30: “PASABOCAS – CAFÉ, TE, CACAO, AZÚCAR, ARROZ, TAPIOCA, SAGÚ, SUCEDÁNEOS DEL CAFÉ; HARINAS Y PREPARACIONES HECHAS DE CEREALES, PAN, PASTELERÍA Y CONFITERÍA, HELADOS COMESTIBLES; MIEL, JARABE DE MELAZA; LEVADURA, POLVOS PARA ESPONJAR; SAL, MOSTAZA; VINAGRE, SALSAS (CONDIMENTOS); ESPECIAS; HIELO.” 22 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00057-00 TOSTI EMPANADA (Mixta) Titular: Ferris Enterprises Corp.

Certificado núm. 352370 Clase 30: “PASABOCAS – CAFÉ, TE, CACAO, AZÚCAR, ARROZ, TAPIOCA, SAGÚ, SUCEDÁNEOS DEL CAFÉ; HARINAS Y PREPARACIONES HECHAS DE CEREALES, PAN, PASTELERÍA Y CONFITERÍA, HELADOS COMESTIBLES; MIEL, JARABE DE MELAZA; LEVADURA, POLVOS PARA ESPONJAR; SAL, MOSTAZA; VINAGRE, SALSAS (CONDIMENTOS); ESPECIAS; HIELO.” YUPI TOSTI NACHOS (Mixta) Titular: Ferris Enterprises Corp.

Certificado núm. 414931 Clase 30: “PASABOCAS – CAFÉ, TE, CACAO, AZÚCAR, ARROZ, TAPIOCA, SAGÚ, SUCEDÁNEOS DEL CAFÉ; HARINAS Y PREPARACIONES HECHAS DE CEREALES, PAN, PASTELERÍA Y CONFITERÍA, HELADOS COMESTIBLES; MIEL, JARABE DE MELAZA; LEVADURA, POLVOS PARA ESPONJAR; SAL, MOSTAZA; VINAGRE, SALSAS (CONDIMENTOS); ESPECIAS; HIELO.” TOSTI NACHOS (Mixta) Titular: Ferris Enterprises Corp. 23 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00057-00 Certificado núm. 497806 Clase 29: “BEICON;

BUÑUELOS DE PAPA; BUÑUELOS DE PATATA; CALDOS; CARNE; CÁSCARAS DE FRUTA; COCO DESHIDRATADO; COPOS DE PAPA; COPOS DE PATATA; CORTEZAS DE FRUTA; ENCURTIDOS; FRIJOLES EN CONSERVA; GELATINA; GRASAS COMESTIBLES; HOJUELAS DE PAPA; HUEVOS; JAMÓN; PAPAS FRITAS; QUESOS; PRODUCTOS ALIMENTICIOS PREPARADOS A BASE DE QUESO; PRODUCTOS ALIMENTICIOS PREPARADOS A BASE DE PAPA;

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PREPARADOS A BASE DE PLÁTANO; PRODUCTOS ALIMENTICIOS PREPARADOS A BASE DE FRUTA; SALCHICHAS; SOPAS; VERDURAS, HORTALIZAS Y LEGUMBRES EN CONSERVA.” Clase 30: “PASABOCAS – CAFÉ, TE, CACAO, AZÚCAR, ARROZ, TAPIOCA, SAGÚ, SUCEDÁNEOS DEL CAFÉ; HARINAS Y PREPARACIONES HECHAS DE CEREALES, PAN, PASTELERÍA Y CONFITERÍA, HELADOS COMESTIBLES;

MIEL, JARABE DE MELAZA; LEVADURA, POLVOS PARA ESPONJAR; SAL, MOSTAZA; VINAGRE, SALSAS (CONDIMENTOS); ESPECIAS; HIELO.” TOSTI NACHOS (Mixta) Titular: Ferris Enterprises Corp. Certificado núm. 497810 Clase 29: “BEICON; BUÑUELOS DE PAPA; BUÑUELOS DE PATATA; CALDOS; CARNE; CÁSCARAS DE FRUTA; COCO DESHIDRATADO; COPOS DE PAPA;

COPOS DE PATATA; CORTEZAS DE FRUTA; ENCURTIDOS; FRIJOLES EN CONSERVA; GELATINA; GRASAS COMESTIBLES; HOJUELAS DE PAPA; HUEVOS; JAMÓN; PAPAS FRITAS; QUESOS; PRODUCTOS ALIMENTICIOS PREPARADOS A BASE DE QUESO; PRODUCTOS ALIMENTICIOS PREPARADOS A BASE DE PAPA; PRODUCTOS ALIMENTICIOS PREPARADOS A BASE DE PLÁTANO; PRODUCTOS ALIMENTICIOS PREPARADOS A BASE DE FRUTA;

SALCHICHAS; SOPAS; VERDURAS, HORTALIZAS Y LEGUMBRES EN CONSERVA.” Clase 30: “PASABOCAS – CAFÉ, TE, CACAO, AZÚCAR, ARROZ, TAPIOCA, SAGÚ, SUCEDÁNEOS DEL CAFÉ; HARINAS Y PREPARACIONES HECHAS DE CEREALES, PAN, PASTELERÍA Y CONFITERÍA, HELADOS COMESTIBLES; MIEL, JARABE DE MELAZA; LEVADURA, POLVOS PARA ESPONJAR; SAL, MOSTAZA; VINAGRE, SALSAS (CONDIMENTOS);

ESPECIAS; HIELO.” 24 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00057-00 TOSTI AREPA (Mixta) Titular: Ferris Enterprises Corp. Certificado núm. 495946 Clase 30: “ALIMENTOS A BASE DE HARINA;ALIMENTOS A BASE DE MAÍZ TOSTADO;BARQUILLOS;BARRITAS DE CEREALES RICAS EN PROTEÍNAS;BOCADILLOS Y EMPAREDADOS;COMIDAS PREPARADAS A BASE DE FIDEOS;COPOS DE CEREALES SECOS;EMPANADAS;EMPANADILLAS [PRODUCTOS DE PASTELERÍA];GOLOSINAS;HARINA DE PAPA PARA USO ALIMENTICIO;HOJUELAS DE CEREALES SECOS;HOJUELAS DE MAÍZ;MACARRONES [PASTAS ALIMENTICIAS];MAÍZ MOLIDO;MAÍZ TOSTADO;PASABOCAS A BASE DE PAPA, PLÁTANO, EXPANDIDO DE TRIGO Y ALMIDÓN DE YUCA Y/O PAPA;PASTAS ALIMENTICIAS;PASTELES;PIZZAS;PREPARACIONES A BASE DE CEREALES;PRODUCTOS ALIMENTICIOS EXTRUIDOS A BASE DE MAÍZ;PRODUCTOS ALIMENTICIOS EXTRUIDOS A BASE DE TRIGO;PRODUCTOS DE CONFITERÍA A BASE DE MANÍ;PRODUCTOS DE CONFITERÍA;PRODUCTOS DE GALLETERÍA;REFRIGERIOS A BASE DE ARROZ;REFRIGERIOS A BASE DE CEREALES;ROSETAS DE MAÍZ;SNACKS;TACOS ALIMENTOS];TORTAS [PASTELES];TORTILLAS DE HARINA O MAÍZ.” TOSTI EMPANADA (Mixta) Titular: Ferris Enterprises Corp.

Certificado núm. 495947 Clase 30: “ALIMENTOS A BASE DE HARINA;ALIMENTOS A BASE DE MAÍZ TOSTADO;BARQUILLOS;BARRITAS DE CEREALES RICAS EN PROTEÍNAS;BOCADILLOS Y EMPAREDADOS;COMIDAS PREPARADAS A BASE DE FIDEOS;COPOS DE CEREALES SECOS;EMPANADAS;EMPANADILLAS [PRODUCTOS DE PASTELERÍA];GOLOSINAS;HARINA DE PAPA PARA USO ALIMENTICIO;HOJUELAS DE CEREALES SECOS;HOJUELAS DE MAÍZ;MACARRONES [PASTAS ALIMENTICIAS];MAÍZ MOLIDO;MAÍZ TOSTADO;PASABOCAS A BASE DE PAPA, PLÁTANO, EXPANDIDO DE TRIGO Y ALMIDÓN DE YUCA Y/O PAPA;PASTAS ALIMENTICIAS;PASTELES;PIZZAS;PREPARACIONES A BASE DE CEREALES;PRODUCTOS ALIMENTICIOS EXTRUIDOS A BASE DE MAÍZ;PRODUCTOS ALIMENTICIOS EXTRUIDOS A BASE DE TRIGO;PRODUCTOS DE CONFITERÍA A BASE DE MANÍ;PRODUCTOS DE CONFITERÍA;PRODUCTOS DE GALLETERÍA;REFRIGERIOS A BASE DE ARROZ;REFRIGERIOS A BASE DE CEREALES;ROSETAS DE MAÍZ;SNACKS;TACOS ALIMENTOS];TORTAS [PASTELES];TORTILLAS DE HARINA O MAÍZ.” 25 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00057-00 TOSTI EMPANADA (Mixta) Titular: Ferris Enterprises Corp.

Certificado núm. 497812 Clase 30: “ALIMENTOS A BASE DE HARINA;ALIMENTOS A BASE DE MAÍZ TOSTADO;BARQUILLOS;BARRITAS DE CEREALES RICAS EN PROTEÍNAS;BOCADILLOS Y EMPAREDADOS;COMIDAS PREPARADAS A BASE DE FIDEOS;COPOS DE CEREALES SECOS;EMPANADAS;EMPANADILLAS [PRODUCTOS DE PASTELERÍA];GOLOSINAS;HARINA DE PAPA PARA USO ALIMENTICIO;HOJUELAS DE CEREALES SECOS;HOJUELAS DE MAÍZ;MACARRONES [PASTAS ALIMENTICIAS];MAÍZ MOLIDO;MAÍZ TOSTADO;PASABOCAS A BASE DE PAPA, PLÁTANO, EXPANDIDO DE TRIGO Y ALMIDÓN DE YUCA Y/O PAPA;PASTAS ALIMENTICIAS;PASTELES;PIZZAS;PREPARACIONES A BASE DE CEREALES;PRODUCTOS ALIMENTICIOS EXTRUIDOS A BASE DE MAÍZ;PRODUCTOS ALIMENTICIOS EXTRUIDOS A BASE DE TRIGO;PRODUCTOS DE CONFITERÍA A BASE DE MANÍ;PRODUCTOS DE CONFITERÍA;PRODUCTOS DE GALLETERÍA;REFRIGERIOS A BASE DE ARROZ;REFRIGERIOS A BASE DE CEREALES;ROSETAS DE MAÍZ;SNACKS;TACOS ALIMENTOS];TORTAS [PASTELES];TORTILLAS DE HARINA O MAÍZ.” YUPI TOSTI CHICHARRON (Mixta) Titular: Ferris Enterprises Corp.

Certificado núm. 497652 Clase 30: “ALIMENTOS A BASE DE HARINA;ALIMENTOS A BASE DE MAÍZ TOSTADO;BARQUILLOS;BARRITAS DE CEREALES RICAS EN PROTEÍNAS;BOCADILLOS Y EMPAREDADOS;COMIDAS PREPARADAS A BASE DE FIDEOS;COPOS DE CEREALES SECOS;EMPANADAS;EMPANADILLAS [PRODUCTOS DE PASTELERÍA];GOLOSINAS;HARINA DE PAPA PARA USO ALIMENTICIO;HOJUELAS DE CEREALES SECOS;HOJUELAS DE MAÍZ;MACARRONES [PASTAS ALIMENTICIAS];MAÍZ MOLIDO;MAÍZ TOSTADO;PASABOCAS A BASE DE PAPA, PLÁTANO, EXPANDIDO DE TRIGO Y ALMIDÓN DE YUCA Y/O PAPA;PASTAS ALIMENTICIAS;PASTELES;PIZZAS;PREPARACIONES A BASE DE CEREALES;PRODUCTOS ALIMENTICIOS EXTRUIDOS A BASE DE MAÍZ;PRODUCTOS ALIMENTICIOS EXTRUIDOS A BASE DE TRIGO;PRODUCTOS 26 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00057-00 DE CONFITERÍA A BASE DE MANÍ;PRODUCTOS DE CONFITERÍA;PRODUCTOS DE GALLETERÍA;REFRIGERIOS A BASE DE ARROZ;REFRIGERIOS A BASE DE CEREALES;ROSETAS DE MAÍZ;SNACKS;TACOS ALIMENTOS];TORTAS [PASTELES];TORTILLAS DE HARINA O MAÍZ.” Del cargo de la violación del artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000 Aplicación del inciso 4º del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 22.

Precisado lo anterior, antes de abordar el cotejo entre la marca concedida y las previamente registradas, es necesario advertir que, conforme al inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, no podrá declararse la nulidad de un registro marcario por causales que hayan dejado de ser aplicables al momento de resolver la demanda, ya sea por circunstancias de hecho o de derecho. 23.

La acción de nulidad relativa busca proteger los derechos subjetivos de un tercero que resulten desconocidos por el registro concedido. Por tanto, si dichos derechos han desaparecido, también cesa el interés jurídico que justifica el ejercicio de la acción. 24. En el caso concreto, la acción fue interpretada como una nulidad relativa, y se evidencia que las marcas mixtas TOSTI NACHOS y YUPI TOSTI NACHOS, identificadas con los certificados de registro núms. 497806, 497810 y 414931, concedidas a la parte demandante para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación de Niza, caducaron, como consta en el reporte extraído del Sistema de Información para la Propiedad Industrial -SIPI-16. 25.

En consecuencia, de conformidad con la jurisprudencia de esta Sección17, no hay lugar a efectuar el cotejo marcario frente a las marcas citadas supra, toda vez que, al momento de decidir sobre la presente demanda, no se encuentran vigentes. Por lo tanto, no pueden sustentar la aplicación de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Análisis de los supuestos normativos 16 Cfr. Índice 182 del aplicativo web “SAMAI”. 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera: sentencia de 19 de abril de 2021; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 11001-03-24-000-2012-00115-00; sentencia de 3 de marzo de 2023, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 11001-03-24- 000-2015-00154-00; y sentencia de 26 de enero de 2023, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2011-00455-00. 27 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00057-00 26.

La Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 27.

Esta Sección18, siguiendo los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”19. 28.

En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”20. 29.

El Tribunal precisó, en relación con el riesgo de asociación, que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”21. 30. Teniendo en cuenta que en el presente caso se va a cotejar la marca mixta TOSTIPANDA, concedida a nombre del tercero con interés directo en el resultado del proceso, con las marcas mixtas TOSTI AREPA, TOSTI EMPANADA, TOSTIS, YUPI TOSTI CHICHARRON, así́ como las marcas nominativas TOSTI NACHOS, 18 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 19 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP- 2013 de 25 de abril de 2013. 20 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP- 2015 de 10 de junio de 2016. 21 Ibidem. 28 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00057-00 TOSTI AREPA CHOCLO, TOSTIS, TOSTI ESPIRAL, TOSTI CHURUMBELO y TOSTI DULCE, previamente registradas por la parte demandante, es necesario establecer el elemento que predomina en ellas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. 31.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas objeto de análisis, no así́ la gráfica que las acompañan, toda vez que son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque de su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. 32. En efecto, del análisis de los signos distintivos se evidencia que es el componente denominativo —y no el gráfico— el que genera la mayor impresión y recordación en los consumidores.

Por ello, resulta pertinente aplicar las reglas de cotejo marcario desarrolladas por la doctrina y la jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta corporación. 33. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[ ] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico [ ]”. 34.

Así mismo, en decisión de 21 de abril de 2016 esta Sala estimó que “[ ] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo- auditivo [ ]”. 35.

Teniendo en cuenta lo expuesto y de conformidad con los parámetros enunciados en precedencia, la Sala procederá a realizar el cotejo de la marca mixta en conflicto TOSTIPANDA, concedida para distinguir productos de la clase 30, y las marcas mixtas YUPI TOSTI CHICHARRON, TOSTI EMPANADA y TOSTI AREPA, así como las marcas nominativas TOSTI NACHOS, TOSTI AREPA CHOCLO, TOSTI DULCE, TOSTIS, TOSTI ESPIRAL y TOSTI CHURUMBELO concedidas 29 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00057-00 para distinguir productos de las clases 29 y 30, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor. 36.

Antes de efectuar el cotejo marcario, la Sala considera necesario establecer si las expresiones que integran las marcas de la demandante constituían términos de uso común en las clases 29 y 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza al momento de expedirse los actos demandados. En caso de serlo, tales expresiones deberán excluirse del análisis de confundibilidad. 37.

Sobre el particular, se advierte que las partículas “NACHOS”, “AREPA”, “CHOCLO”, “CHICHARRON”, “DULCE” y “EMPANADA”, que integran los signos previamente registrados son de uso común para las clases mencionadas, como se observa en los resultados de la consulta que se relaciona a continuación: “NACHOS” MARCA TITULAR REGISTRO CLASE (S) NACHOS XTREME TACO BELL CORP. 448197 30 LOCOS NACHOS TACO BELL CORP. 494594 30 SUPER RICAS NACHOS COMESTIBLES RICOS S.A. 748678 30 RAMO FIESTOS NACHOS PRODUCTOS RAMO S.A.S. 762796 29, 30 RAMO FIESTOS NACHOS PRODUCTOS RAMO S.A.S. 765762 29, 30 MAXI NACHOS MAXI NACHOS S.A.S. 775124 30 TRIKITOS NACHOS LUIS GABRIEL SÁNCHEZ MARULANDA 796362 29 “AREPA” MARCA TITULAR REGISTRO CLASE (S) LA AREPA QUE RÍE TERRA GRATA S.A.S. 443694 29 30 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00057-00 AUTO AREPA LA AREPERÍA ORIGINAL S.A.S. 512512 29 QUE AREPA DE CHORIZO ÁLVARO ALONSO POSADA RUIZ 548685 29 AREPA E KIKES INCUBADORA SANTANDER S.A. 691337 29 AREPA PLACE MONTAÑERA MEYRA LUZ HERRERA ESPITIA DADUL ENRIQUE VERGARA HERRERA DASSAETH JAVIER VERGARA HERRERA CRISTIAN RAFAEL VERGARA HERRERA 714152 29 AREPA DE MAÍZ BLANCO PRECOCIDA SAN LUIS MOLINOS SAN LUIS S.A. 13872 30 AREPA REPA SOBERANA S.A.S. 315498 30 NUESTRA AREPA MOLINOS DEL ATLÁNTICO S.A.S. 317118 30 ALMA AREPA GAVASSA & CÍA LIMITADA 506840 30 TELE AREPA LA AREPERÍA ORIGINAL S.A.S. 512513 30 “CHOCLO” MARCA TITULAR REGISTRO CLASE (S) DOÑAREPA CHOCLO HARINERA DEL VALLE S.A.S. 414324 30 PAÑUELOS DE CHOCLO LUZ DARY GUERRA SALGADO 441421 30 31 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00057-00 FARLELLY AREPAS DE CHOCLO ENEDIS FARLELLY SUÁREZ TUBERQUIA 436256 30 “CHICHARRON” MARCA TITULAR REGISTRO CLASE (S) DON CHICHARRON CROC S.A.S. 405758 29 SUPER RICAS CHICHARRON CRUJIENTE SABOR NATURAL COMESTIBLES RICOS S.A. 624813 29, 30 CHORRIRON CHORIZOS DE CHICHARRON ALEJANDRA ECHEVERRI OSORIO 718158 29 SUPER RICAS CHICHARRON CRUJIENTE SABOR A BAR B-Q COMESTIBLES RICOS S.A. 627626 29 “DULCE” MARCA TITULAR REGISTRO CLASE DULCE LUNA ALIANZA TEAM INTERNATIONAL S.A. 344885 30 TRIGO DULCE CECILIA MARÍA VÉLEZ ARANGO 356230 30 DULCE AMANECER ASOCIACIÓN DE PANELEROS DEL MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA ASOPABA 399446 30 CAÑA DULCE C I PRODUCE S.A.S. 464545 30 32 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00057-00 DULCE FACTORÍA PAN ARTESANO TERRA GRATA S.A.S. 500338 30 DULCE CONSERVA SANDRA QUINTERO 536695 30 “EMPANADA” MARCA TITULAR REGISTRO CLASE EMPANADA LOVERS 100% TÍPICO VALLUNO ALMA VICTORIA SALAZAR DE GALLEGO 570657 30 TAXI EMPANADA OTRA O QUE!! KATY ESTEFANNY GONZÁLEZ SALAZAR 744264 30 EMPANADA EXPRESS EMPANADA EXPRESS COMPANY S.A.S. 478986 30 EMPANADA D’ CLASE ANGELICA PAOLA BARRERA VANEGAS 568489 29 RAPI-EMPANADA TRADICIONAL CONGELADOS AGRÍCOLAS S.A. – CONGELAGRO S.A. 231959 29 TOSTI EMPANADA CRIOLLA FERRIS ENTERPRISES CORP. 575008 29 38.

Es preciso señalar que las expresiones de uso común no pueden ser apropiadas en forma exclusiva por un solo titular marcario; en consecuencia, quien registre un signo que las contenga no está facultado para impedir que otros las utilicen y debe tolerar el registro de marcas que las incorporen, siempre que la combinación final no genere riesgo de confusión. 39.

En virtud de lo anterior, se observa que las marcas de la demandante TOSTI AREPA, TOSTI EMPANADA, TOSTI NACHOS, YUPI TOSTI CHICHARRON, TOSTI CHOCLO y TOSTI DULCE incluyen partículas de uso común, a saber: 33 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00057-00 “AREPA”, “EMPANADA”, “NACHOS”, “CHICHARRÓN”, “CHOCLO” y “DULCE”.

Estas expresiones deben ser excluidas del análisis comparativo entre los signos enfrentados, sin que su eliminación impida realizar adecuadamente la confrontación marcaria. 40. No sucede lo mismo con las expresiones “ESPIRAL”, “CHURUMBELO” y “YUPI”, pues al revisar el sistema de información de propiedad industrial de la SIC no se evidenció que fueran de uso común en esas clases.

Por ello, no deben excluirse del análisis de confundibilidad. 41. La Sala considera que de acuerdo con las solicitudes de las marcas de titularidad de la sociedad Ferris Enterprises Inc., las expresiones “el maíz con sabor a carne”, “por fin full queso”, “taquitos de maíz original”, “hecho con 100% maíz natural arepitas de maíz sabor a queso y mantequilla”, “hecho con 100% maíz natural made with 100% natural corn full queso / cheese flavored” y “hecho con 100% maíz natural pasabocas tostaditos de maíz con sabor artificial a carne”, también resultan ser explicativas, razón por la cual todas ellas no hacen parte de los signos y, por ende, no deben ser tenidas en cuenta para el análisis de confundibildiad. 42.

En este aparte, la Sala prohíja la sentencia de 31 de octubre de 202422 en la que se resolvió un caso con similares supuestos fácticos y jurídicos, en la que se consideró: “ […] La Sala pone de presente que de acuerdo con la solicitud de registro de la marca de titularidad de la sociedad Tosti Alitas S.A.S. la expresión “The chicken house” es explicativa, así como de las solicitudes de las marcas de titularidad de la sociedad Ferris Enterprises Corporation donde las expresiones “el maíz con sabor a carne”, “por fin full queso”, “Taquitos de maíz original”, “hecho con 100% maíz natural Arepitas de maíz sabor a Queso y Mantequilla”, “hecho con 100% maíz natural Made with 100% natural corn full queso / cheese flavored” y “hecho con 100% maíz natural pasabocas tostaditos de maíz con sabor artificial a Carne”, también resultan ser explicativas, razón por la cual todas ellas no hacen parte de los signos y, por ende, no debe ser tenidas en cuenta para el análisis de confundibilidad. […]”. 43.

En ese sentido, la Sala procederá a examinar las características propias de las marcas en conflicto TOSTIPANDA (mixta) del tercero con interés en el resultado del proceso y TOSTIS, YUPI TOSTI, TOSTI ESPIRAL y TOSTI CHURUMBELO, de la 22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de octubre de 2024, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, radicado 2016-00515-00. 34 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00057-00 parte demandante, evaluando sus similitudes ortográficas, fonéticas e ideológicas.

Esto, con el propósito de determinar el grado de confusión o riesgo de asociación que pudiera presentarse entre ellas, conforme a los criterios desarrollados en las interpretaciones prejudiciales anteriormente citadas. Comparación Ortográfica 44. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y las marcas previamente registradas, desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas y las raíces o las terminaciones comunes. 45.

La comparación ortográfica de las marcas confrontadas es como sigue: MARCA CUESTIONADA T O S T I P A N D A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS T O S T I S 1 2 3 4 5 6 T O S T I E S P I R A L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T O S T I C H U R U M B E L O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Y U P I T O S T I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O S T I 1 2 3 4 5 35 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00057-00 46.

La Sala observa que, al comparar las marcas, existen importantes semejanzas en sus raíces y terminaciones que pueden generar un alto riesgo de confusión. Ello se debe a que las diferencias entre los signos —como la eliminación de las palabras “ESPIRAL”, “YUPI” y “CHURUMBELO”, la adición de la palabra “PANDA” al final de la marca cuestionada y la inclusión del término “TOSTI” al inicio no resultan relevantes para distinguirlos, pues en dichos elementos no recae la fuerza distintiva del conjunto marcario. 47.

La Sala advierte que aunque la marca cuestionada elimina las palabras “ESPIRAL”, “YUPI” y “CHURUMBELO”, así como la letra “S” al final, e incorpora la palabra “PANDA” al final, estas variaciones no son suficientes para descartar el riesgo de confusión. Esto se debe a que los signos mantienen una disposición muy similar, comparten la misma composición vocálica “O-I”, conservan igual raíz y terminación “TOS-TI”, tienen el mismo número de sílabas y reproducen la misma secuencia consonántica “T-S-T”.

Todo ello permite concluir que la marca mixta cuestionada TOSTIPANDA no alcanza un nivel de distintividad que la separe de manera clara de las marcas previamente registradas. 48. La Sala considera que la denominación de la marca “TOSTI” que hace parte de la marca cuestionada es la expresión dominante de las marcas previamente registradas, haciendo que exista entre ellas una similitud visual y memorística.

Adicionalmente, de la comparación de los elementos nominativos se advierte que las expresiones que conforman la marca cuestionada y las previamente registradas cuentan con el mismo inicio “TOSTI”. 49. Debe destacarse que en sentencia del 9 de julio de 202023, esta Sección sostuvo que cuando un signo retoma elementos de una marca anterior, es necesario que incorpore otros componentes que le aporten una carga semántica propia y diferenciadora.

Si no cuenta con esos elementos adicionales, su registro no es procedente, pues el riesgo de confusión se mantiene. “[…] 57. Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.

De no cumplirse lo anterior, procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial. […]” 23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020110027800, Sentencia de 9 de junio de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 36 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00057-00 50.

En consecuencia, la Sala considera que, en este caso, la marca mixta cuestionada TOSTIPANDA no incorpora elementos que le otorguen una carga semántica propia capaz de conferirle suficiente distintividad frente a las marcas previamente registradas, entre ellas YUPI TOSTI, TOSTI ESPIRAL, TOSTIS y “TOSTI CHURUMBELO”. Comparación Fonética 51.

La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en la marca, para lo cual se debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación. Para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: TOSTIS - TOSTIPANDA – TOSTIS – TOSTIPANDA -TOSTIS -TOSTI PANDA – TOSTIS – TOSTIPANDA – TOSTIS – TOSTI PANDA – TOSTIS – TOSTIPANDA – TOSTIS – TOSTIPANDA – TOSTIS – TOSTI PANDA – TOSTIS – TOSTIPANDA – TOSTI – TOSTIPANDA – TOSTI - TOSTI CHURUMBELO - TOSTIPANDA – TOSTI CHURUMBELO – TOSTIPANDA -TOSTI CHURUMBELO -TOSTIPANDA – TOSTI CHURUMBELO – TOSTIPANDA – TOSTI CHURUMBELO– TOSTIPANDA – TOSTI CHURUMBELO – TOSTIPANDA – TOSTI - TOSTI ESPIRAL - TOSTIPANDA – TOSTI ESPIRAL – TOSTIPANDA - TOSTI ESPIRAL -TOSTIPANDA – TOSTI ESPIRAL – TOSTIPANDA – TOSTI ESPIRAL – TOSTIPANDA – TOSTI ESPIRAL – TOSTIPANDA – TOSTI ESPIRAL – TOSTIPANDA – TOSTI ESPIRAL – TOSTIPANDA – YUPI TOSTI – TOSTIPANDA – YUPI TOSTI – TOSTIPANDA – YUPITOSTI – TOSTIPANDA – YUPI TOSTI – TOSTIPANDA – YUPI TOSTI – TOSTIPANDA – YUPI TOSTI – TOSTIPANDA – YUPI TOSTI – TOSTIPANDA – YUPI TOSTI – TOSTIPANDA – YUPI TOSTI – TOSTI – TOSTIPANDA – TOSTI – TOSTIPANDA – TOSTI – TOSTIPANDA - TOSTI – TOSTIPANDA – TOSTI – TOSTIPANDA - 37 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00057-00 TOSTI – TOSTIPANDA – TOSTI – TOSTIPANDA - TOSTI – TOSTIPANDA – TOSTI – TOSTIPANDA - TOSTI – TOSTIPANDA – 52.

En cuanto a la similitud fonética, la Sala destaca que la pronunciación de los signos es muy parecida, pues ambos comparten la expresión “TOSTI”, formada por las mismas letras de la marca previamente registrada. Además, coinciden en la raíz “TOSTI”. En ese contexto, la eliminación de las palabras “YUPI”, “ESPIRAL” y “CHURUMBELO” y la inclusión de la palabra “PANDA” al final no modifican dicha semejanza fonética. 53.

Respecto del ejercicio supra, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación “TOSTI”, siendo este el elemento principal de ambos signos y el que contiene la fuerza distintiva de los conjuntos marcarios, el cual comparten. Comparación ideológica 54. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”24, tal comparación resulta relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 55.

La Sala considera que tanto la marca cuestionada como las previamente registradas deben entenderse como marcas de fantasía, en la medida en que no poseen un significado conceptual reconocible en el idioma castellano para el consumidor colombiano promedio. 56. Sobre el particular, la Sala pone de presente que la parte demandada expuso en el escrito de contestación de la demanda que la expresión “TOSTI” podría sugerir la idea de tostado por tratarse de una característica del producto; sin embargo, dicha evocación no es generalmente percibida por el público consumidor, ni genera una asociación clara y directa, por lo que se colige que “TOSTI” tiene naturaleza de fantasía. 24 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 519-IP-2015. 38 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00057-00 57.

En cuanto a la expresión “PANDA”, unida a la partícula “TOSTI”, esta no guarda una relación directa con un tipo de producto específico ni ofrece un significado concreto para el consumidor medio. Entonces, aunque “PANDA” significa “[…] Mamífero plantígrado con aspecto de oso, de casi 80 cm de alto y pelaje blanco en el cuerpo y negro en las patas, hombros, cara y orejas, que vive en bosques de b ambúes en regiones montañosas de la China central, y se encuentra en peligro de extinción […]”25, la composición global del signo sigue siendo abstracta y, por tanto, de fantasía al encontrarse unida a la palabra TOSTI. 58.

Ahora bien, en cuanto a las expresiones “YUPI”, “CHURUMBELO” y “ESPIRAL”, junto con la expresión “TOSTI”, en su conjunto, no presentan un significado concreto para el consumidor promedio. 59. Nótese que si bien es cierto que la palabra “ESPIRAL”26 podría sugerir una característica visual o de forma, “YUPI”27 se asocia con alegría o entusiasmo en el idioma castellano, y “CHURUMBELO” se relaciona con un niño pequeño, también lo es que la composición completa de los signos sigue siendo abstracta y no se encuentran directamente relacionados con productos específicos. 60.

En este sentido, YUPI TOSTI, TOSTI CHURUMBELO y TOSTI ESPIRAL pueden catalogarse como marcas de fantasía, pues no transmiten un significado propio ni generan una asociación directa o concreta para el consumidor promedio en Colombia. En consecuencia, al ser consideradas de fantasía, carecen de una relación conceptual clara que permita comparar sus significados.

Por ello no es posible adelantar un análisis desde esta perspectiva. 61. A la anterior conclusión se llegó en la ya citada sentencia de 31 de octubre de 202428: “[…] 86. Así pues, “YUPI TOSTI,” “TOSTI CHURUMBELO,” y “TOSTI ESPIRAL” pueden considerarse marcas de fantasía al no proporcionar un significado propio y un asociación directa y concreta para el consumidor colombiano promedio.

Esta clasificación como marcas de fantasía significa que, conceptualmente, no poseen una relación ideológica clara que permita una comparación de significado específico entre ellas. Por esta razón, no es posible realizar una comparación desde este enfoque. […]” 25 https://dle.rae.es/panda. Consultado el 3 de diciembre de 2025. 26 De conformidad con el diccionario de la Real Academia Española significa: “[…] Alambre o filamento de plástico enrollado en forma de cilindro, que se asemeja en sus vueltas a una espiral […]”. https://dle.rae.es/espiral.

Consultado el 3 de diciembre de 2025. 27De conformidad con el diccionario de la Real Academia Española significa: “[…] interj. U. para expresar júbilo. […]”. Consultado el 3 de diciembre de 2025. 28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de octubre de 2024, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, radicado 2016-00515-00. 39 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00057-00 62.

Así las cosas, la Sala determina que las marcadas similitudes ortográficas y fonéticas entre la marca cuestionada y las previamente registradas generan un riesgo de confusión directa, dado que la expresión “TOSTI” previamente registrada, es reproducida en el signo analizado. 63. A la misma conclusión ha llegado esta Sección en las sentencias del 27 de septiembre de 201829 y del 30 de mayo de 202430, en las que se examinó un caso con circunstancias semejantes, particularmente respecto de las expresiones “TOTIS” y “TOSTIS”, como se muestra a continuación: “[ ] Del análisis de los conceptos reseñados y de los signos enfrentados, la Sala observa que existe similitud ortográfica, dada sus raíces, terminaciones, la coincidencia y el orden de las vocales y consonantes que las componen y que la única diferencia radica en la consonante “S” de la marca previamente registrada, la cual no contiene la fuerza distintiva necesaria que contribuya a diferenciarla de la marca cuestionada.

Referente a la similitud fonética, la Sala estima que tienen un sonido o pronunciación similar, porque las marcas en conflicto coinciden en sus raíces y terminaciones, tienen el mismo número de vocales, las cuales son idénticas y se encuentran ubicadas en el mismo orden, además de que la letra “S” en la marca cuestionada es débil desde el punto de vista auditivo.

Al hacer el cotejo sucesivo que sugiere el Tribunal, es evidente la similitud capaz de inducir a confusión. Veamos: TOTIS TOSTIS TOTIS TOSTIS TOTIS TOSTIS TOTIS TOSTIS TOTIS TOSTIS TOTIS TOSTIS TOTIS TOSTIS TOTIS TOSTIS TOTIS TOSTIS TOTIS TOSTIS TOTIS TOSTIS TOTIS TOSTIS Al respecto, vale la pena advertir que un consumidor medio al llegar al estante de un almacén donde se encuentran ubicados productos de las marcas en disputa y observarlos rápidamente puede confundirlos y equivocarse en su adquisición, en razón a las semejanzas que ellos presentan en los vocablos “TOTIS" y “TOSTIS”, lo que hace que el signo cuestionado no posea la suficiente capacidad distintiva.

Lo anterior, teniendo en cuenta que en el análisis de confundibilidad el principal elemento es la impresión final del consumidor medio, luego de observar dos signos enfrentados. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que las marcas en conflicto son signos de fantasía, debido a que no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano (ni en inglés).

A lo sumo, 29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, M.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez (E), núm. único de radicación 2013-00019-00. 30 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 30 de mayo de 2024. Rad.: 2013-00006-00. MP. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón 40 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00057-00 la marca cuestionada puede evocar la idea de algo tostado; sin embargo, por ser de fantasía, como ya se dijo, no pueden cotejarse desde este aspecto.

Por lo tanto, la Sala considera que se da una evidente semejanza, apreciable incluso a simple vista, entre las marcas cotejadas, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, que no desaparece por la ausencia de la letra “S” en la marca cuestionada, dado que esta no contiene la fuerza distintiva necesaria que contribuya a diferenciarlas, de suerte que, sin necesidad de mayores análisis, se puede establecer que hay riesgo de confusión entre las marcas que conforman, en grado tal que impide la coexistencia en el mercado. [ ]” (Negrilla del texto original). 64.

En consecuencia, se cumple el primer supuesto del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, en el sentido de que la coexistencia de las marcas podría generar riesgo de confusión para el público consumidor. 65. Para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, es decir, la conexión competitiva y el riesgo de asociación entre los consumidores.

Esto, teniendo en cuenta que para que se configure la causal alegada no solo debe concurrir semejanza o identidad en las marcas confrontadas, sino que además es necesario que los productos y/o servicios que pretenden identificar resulten relacionados, de acuerdo con los criterios que suponen la conexidad competitiva. 66. Esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201831 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así́: “[ ] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. 31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, radicado 2009-00314-00. 41 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00057-00 Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]” (negrilla del original). 67. Al respecto, la Sala precisa que para determinar la conexión entre los productos protegidos, en algunos casos es suficiente considerar uno o dos criterios para establecer la relación competitiva.

No es necesario que todos los criterios concurran para concluir la existencia de dicha conexidad. 68. Al respecto, la Sala en sentencia de 9 de mayo de 2024, indicó: “[…] verificar la conexidad entre los productos amparados hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad […]”32. 69.

En el caso de estudio, la marca mixta cuestionada TOSTIPANDA con certificado de registro 562920, fue concedida para identificar los productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Productos de repostería, panadería, confitería, galletería y pastelería, pan, helados, tortas, tortas decoradas, postres, esponjados, bizcochos, cupcakes, brownies, chocolates rellenos y trufas, macarrones franceses, brionches (sic), croissants, rollos de canela, muffins, quiches, pasteles dulces y salados, pandeyucas, almojábanas, bebidas a base de café; 32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 9 de mayo de 2024, número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00731-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 42 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00057-00 bebidas a base de cacao; bebidas a base de chocolate; bebidas a base de te; bebidas a base de chocolate con leche […]”.(Negrilla fuera del texto). 70.

Por su parte, las marcas previamente registradas distinguen los siguientes productos comprendidos en las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, como se describe a continuación: Clase 29: “[…] carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles […] “Beicon; buñuelos de papa; buñuelos de patata; caldos; carne; cáscaras de fruta; coco deshidratado; copos de papa; copos de patata; cortezas de fruta; encurtidos; frijoles en conserva; gelatina; grasas comestibles; hojuelas de papa; huevos; jamón; papas fritas; quesos; productos alimenticios preparados a base de queso; productos alimenticios preparados a base de papa; productos alimenticios preparados a base de plátano; productos alimenticios preparados a base de fruta; salchichas; sopas; verduras, hortalizas y legumbres en conserva […]”.

(Negrilla fuera del texto). Clase 30: “[…] pasabocas - café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo […] “Alimentos a base de harina;alimentos a base de maíz tostado;barquillos;barritas de cereales ricas en proteínas; bocadillos y emparedados;comidas preparadas a base de fideos;copos de cereales secos; empanadas;empanadillas [productos de pastelería];golosinas;harina de papa para uso alimenticio;hojuelas de cereales secos;hojuelas de maíz;macarrones [pastas alimenticias];maíz molido;maíz tostado;pasabocas a base de papa, plátano, expandido de trigo y almidón de yuca y/o papa; pastas alimenticias; pasteles; pizzas; preparaciones a base de cereales;productos alimenticios extruidos a base de maíz;productos alimenticios extruidos a base de trigo; productos de confitería a base de maní;productos de confitería;productos de galletería; refrigerios a base de arroz; refrigerios a base de cereales; rosetas de maíz;snacks;tacos alimentos];tortas [pasteles];tortillas de harina o maíz […]”.

(Negrilla fuera del texto original). 71. De lo anterior, esta Sala advierte la existencia de una conexidad competitiva entre los productos que reivindican las marcas enfrentadas, dado que no solo coinciden en estar comprendidas dentro de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, sino que también presentan complementariedad, sustituibilidad y la posibilidad de que los consumidores asuman que provienen del mismo agente del mercado. 72.

En efecto, los productos de panadería y confitería, amparados en la clase 30 por la marca cuestionada, y los pasabocas, harinas y preparaciones a base de cereales, reivindicados en la misma clase por las marcas previamente registradas, confluyen en los mismos canales de comercialización, tales como supermercados, 43 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00057-00 panaderías o grandes superficies, donde suelen exhibirse en secciones contiguas o incluso en las mismas estanterías.

Asimismo, al emplear medios de publicidad idénticos para su promoción, tales como folletos, prensa, revistas, televisión y redes sociales, y al estar dirigidos a un mismo consumidor medio, se configura un escenario propicio para el riesgo de confusión, pues el público podría asumir razonablemente que dichos productos, al ser sustancialmente semejantes, provienen del mismo origen empresarial. 73.

Igualmente, la Sala considera que los productos que identifican las marcas enfrentadas en la clase 30 son complementarios, en razón a que existe una relación directa y habitual entre el consumo de empanadas, pasteles o pasabocas y las bebidas a base de café o té, que reivindica la marca concedida, debido a que esta ingesta conjunta es una costumbre arraigada en el consumidor medio colombiano. 74.

En la misma línea, se evidencia que dentro de la oferta de pasabocas o refrigerios, los productos salados como empanadas, quiches o sándwiches suelen consumirse como plato principal ligero, complementándose con confitería o postres como helados, brownies o chocolates. De manera que es usual que estos alimentos se integren para satisfacer una necesidad de alimentación completa en el mismo momento de consumo. 75.

Sobre este punto, cabe resaltar que entre los productos específicos de la marca cuestionada, como brioches, croissants, rollos de canela, muffins, pandeyucas y almojábanas y las categorías generales de las marcas previamente registradas, entre estas, pan, alimentos a base de harina y productos de pastelería, se perfecciona un vínculo de género a especie. 76.

En el caso sub examine resulta palmario que los productos que ampara la marca posteriormente registrada no son más que variedades o presentaciones particulares de los géneros protegidos por la demandante; así, los croissants y muffins son, por naturaleza, productos de pastelería, mientras que los pandeyucas y las almojábanas encuadran plenamente en la definición de alimentos a base de harina o panadería. En consecuencia, al estar la especie contenida en el género, existe una identidad sustancial en la naturaleza y finalidad de los productos que impide su coexistencia pacífica. 77.

Respecto al vínculo entre los productos que amparan las marcas previamente registradas en la clase 29 y que identifica la marca concedida en la clase 30, la Sala considera que, a pesar de pertenecer a clases registrales distintas, se materializa la 44 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00057-00 conexidad competitiva, toda vez que los productos de la clase 29, como los quesos y derivados lácteos, son ingredientes esenciales o acompañamientos habituales de los productos de panadería de la clase 30, como las almojábanas y pandeyucas, lo que genera en el consumidor la percepción de que deben consumirse en conjunto.

Dicha cercanía, sumada a que es práctica frecuente que un mismo agente económico produzca o comercialice ambas líneas de alimentos, el consumidor podría atribuirles un origen empresarial común o creer equivocadamente que existe una vinculación económica entre los propietarios de las marcas enfrentadas. 78. En el mismo sentido, se constata la intercambiabilidad de los productos, en la medida en que un consumidor que busca un alimento ligero, un refrigerio o un complemento para el desayuno se encuentra ante una oferta en la que los productos de la clase 29, como porciones de queso, jamón, salchichas o paquetes de papas fritas, resultan sustitutos razonables de los productos de la clase 30, por ejemplo: croissants, almojábanas, muffins, cupcakes o bebidas a base de chocolate.

En este escenario, la decisión de compra no es excluyente por la naturaleza del ingrediente, sino optativa por la finalidad de consumo; por ende, un ligero incremento en el precio o la indisponibilidad de los productos de charcutería o snacks salados podría motivar al consumidor a adquirir, en su lugar, productos de repostería o panadería para suplir la misma carencia alimenticia, evidenciando así su carácter intercambiable en el mercado relevante. 79.

Respecto a los canales de comercialización, existe una convergencia real y directa en el mercado entre los productos de la clase 29 y los de la clase 30, comoquiera que ambos grupos de productos son de consumo masivo y comparten los mismos canales de distribución, comoquiera que se expenden habitualmente en grandes superficies, supermercados y panaderías.

En estos establecimientos es frecuente que las secciones de delicatessen, lácteos o refrigerios salados (clase 29) se encuentren ubicadas en proximidad física o estratégica a las góndolas de panadería y galletería (clase 30), facilitando el acceso simultáneo por parte del consumidor. 80. De igual manera, al estar dirigidos al consumidor medio y a la canasta familiar, coinciden en los medios de publicidad empleados para su promoción; ambos tipos de productos se difunden a través de campañas en televisión, radio, folletos promocionales de almacenes de cadena y redes sociales, a menudo bajo estrategias de mercadeo unificadas para temporadas escolares o de esparcimiento. 45 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00057-00 81.

En consecuencia, dado que existe similitud entre las marcas comparadas y una relación entre los productos que identifican, debe concluirse que no pueden coexistir de manera pacífica en el mercado. Como se señaló, dicha coexistencia podría generar un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 82. Sobre este punto, la Sala, en sentencia de 27 de septiembre de 201833, sostuvo: “[…] En el caso sub examine, se tiene que las marcas en conflicto amparan productos de la misma clase, es decir, los de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es: “[…] café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sustitutos de café, harina, preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, confitería, helados, miel, jarabe de melaza, levadura, polvo para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias y hielo [ ]” De acuerdo con lo anterior, cabe mencionar que dichas marcas pertenecen a una misma clase del nomenclátor; tienen la misma finalidad, en cuanto ambos son productos para la alimentación; pueden compartir los mismos canales de comercialización y de publicidad, pues se promocionan por los mismos medios -folletos, televisión, prensa-; suelen expenderse en los mismos establecimientos, pues generalmente se venden en supermercados o tiendas; poseen el mismo género (productos alimenticios) y sus consumidores son los mismos.

Por consiguiente, la Sala considera que también existe conexión competitiva, lo que podría generar un riesgo de confusión entre el público consumidor, que podría llevarlo a asociar los productos a un origen empresarial común. Así las cosas, al no poseer la marca solicitada “TOTIS” la condición de distintividad necesaria y existir entre los signos confrontados semejanzas significativas y conexidad competitiva de sus productos, debe concluirse que ambas marcas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, pues generan riesgo de confusión o de asociación, en tanto el consumidor puede confundirse acerca de su origen empresarial, que supone que los productos provienen del mismo titular y que lo llevaría a asociar los productos de la marca “TOTIS” con los de la marca “TOSTIS”, beneficiando la actividad empresarial de la sociedad solicitante, en el caso de mantenerse su registro […]”. 83.

Por consiguiente, al existir una relación directa y estrecha entre los productos amparados por los signos en conflicto, se configura el segundo supuesto normativo, lo que, sumado a la similitud de los signos, podría originar un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 84. En ese orden de ideas, al no contar con la condición de distintividad necesaria la marca concedida, y al existir identidad con las marcas previamente registradas, así como conexidad competitiva de los productos que distinguen cada una de ellas, la Sala considera que se cumplen los requisitos previstos para la configuración de 33 Criterio señalado en sentencia de 27 de septiembre de 2018.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E), núm. único de radicación 2013-00019- 00. 46 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00057-00 la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, razón por la cual este cargo no tiene vocación de prosperidad. 85.

Por último, ante la prosperidad del cargo de nulidad del acto acusado por violación del artículo literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la Sala no se pronunciará respecto de los demás cargos, esto es, la violación de los artículos 1, 2, 4, 5, 6 y 58 de la Constitución Política. 86. Por tal razón, la Sala concluye que la SIC no debió otorgar el registro de la marca mixta TOSTIPANDA para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

En consecuencia, accederá a las pretensiones de la demanda y se declarará la nulidad de las Resoluciones núms. 8716 de 29 de febrero de 2016 y 79937 de 21 de noviembre de 2016, mediante las cuales se concedió el registro del signo mixto TOSTIPANDA para amparar productos comprendidos en dicha clase, tal como se dispondrá en la parte resolutiva.

Condena en costas 87. Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que no aparecen causadas ni probadas; lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el numeral 8° del artículo 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201234, aplicable al caso por remisión del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III. FALLA:

PRIMERO: DECLARAR que se configura la consecuencia jurídica prevista en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 respecto de las marcas con certificados de registro núms. 414931, 497810 y 497806, que identifican productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 34 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”. 47 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00057-00 SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos acusados, esto es, las Resoluciones núms. 8716 de 29 de febrero de 2016 y 79937 de 21 de noviembre de 2016, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar la inscripción del certificado de registro núm. 562920 asignado a la marca mixta TOSTIPANDA para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

CUARTO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

QUINTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.

SEXTO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SÉPTIMO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones de rigor. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidenta Consejera de Estado PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Consejero de Estado CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO Consejero de Estado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado 48 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00057-00 CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.