1 Radicado: 11001-0324-000-2011-00360-00 Demandante: Productora Tabacalera de Colombia S.A. – PROTABACO S.A. (hoy British American Tobacco Colombia S.A.S.) CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés Referencia: NULIDAD RELATIVA Radicación: 11001 03 24 000 2011 00360 00 Demandante: PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. – PROTABACO S.A. (HOY BRITISH AMERICAN TOBACCO COLOMBIA S.A.S.) Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO1 Tercero con interés: COLOMBIANA DE TABACO S.A. – COLTABACO S.A. Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS ACLARACIÓN DE VOTO De manera respetuosa expongo las razones por las cuales aclaro mi voto frente a lo resuelto por la Sala en la sentencia proferida el 27 de abril de 2023, en la acción nulidad relativa de la referencia, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.
Las razones de mi aclaración de voto se concretan en lo siguiente: (I) La sociedad Productora Tabacalera de Colombia S.A. – PROTABACO S.A., a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que fue interpretada como de nulidad relativa conforme al inciso 2° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda contra las resoluciones números 26014 del 27 de mayo de 2009, 44845 del 31 de agosto de 2009 y 019867 del 14 de abril de 2011, a través de las cuales la SIC concedió el registro de la marca «APACHE» (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la Compañía Colombiana de Tabaco S.A. – COLTABACO S.A. 1 En adelante SIC.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 Radicado: 11001-0324-000-2011-00360-00 Demandante: Productora Tabacalera de Colombia S.A. – PROTABACO S.A. (hoy British American Tobacco Colombia S.A.S.) (II) La parte actora alegó, en síntesis, que la SIC, al momento de conceder el registro de la marca denominativa controvertida, desconoció la normativa andina, en tanto consideró que: (i) cercenó su aparente “derecho preferente y anterior en el tiempo” que surgió como consecuencia de sus previas solicitudes de registro del signo «APACHE» ante esa autoridad, y que (ii) el tercero, con la solicitud de la marca discutida, desplegó conductas y/o actos de mala fe y de competencia desleal.
El demandante explicó que, el 8 de mayo de 2007 la sociedad COLTABACO S.A., tercero con interés en las resultas de este proceso, presentó acción de cancelación por no uso respecto de la marca nominativa «APACHE» (clase 34) con registro número 138320 de titularidad de sociedad aquí actora, la cual fue cancelada mediante resolución número 28282 del 31 de enero de 2008, y confirmada mediante actos administrativos números 16.509 de 28 de mayo de 2008 y 26591 de 29 de julio de 2008; y que, acto seguido, el tercero solicitó el registro de la marca mixta «APACHE» para esa misma clase, el 23 de septiembre de 2008.
También informó que ella misma presentó oposición a la solicitud del tercero, con fundamento en las solicitudes de registro del signo «APACHE» (mixto) para identificar productos de la clase 34, presentadas los días 14 de diciembre de 2006 (expediente No. 06-125271), y 7 de noviembre de 2007 (expediente No. 07-117701), esto es, con anterioridad a la del tercero. (III) La decisión adoptada por la Sala de esta Sección obedeció a que se logró advertir, en primer lugar, que no hubo vulneración al derecho de prioridad alegado en el escrito de demanda, pues la solicitud marcaria promovida por el actor en el expediente 06-125271, aunque presentada con anterioridad a la acción de cancelación del tercero, esta última también se resolvió antes de adoptarse la decisión de negar la solicitud de registro marcario del actor, a saber, el 31 de enero de 2008, mientras que el acto definitivo que negó el registro se expidió el 14 de abril de 2011.
Por lo que se cumplió lo relativo al derecho de prioridad. Además, la decisión negativa Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 Radicado: 11001-0324-000-2011-00360-00 Demandante: Productora Tabacalera de Colombia S.A. – PROTABACO S.A. (hoy British American Tobacco Colombia S.A.S.) al registro allá solicitado encontró fundamento en el mejor derecho que tenía la sociedad COLTABACO S.A. con ocasión al registro previo respecto de la expresión “PIELROJA” y no en relación con el derecho preferente por la cancelación. Sobre el expediente núm. 07-117701, la solicitud allí tramitada fue negada a través de las resoluciones números 26021 de 27 de mayo de 2009, 38578 de 30 de julio de 2009 y 19864 de 14 de abril de 2011, por lo cual se trató de una petición posterior a la solicitud de cancelación de fecha 8 de mayo de 2007, y en ese orden no era procedente invocar un derecho de prioridad.
En segundo lugar, la Sala consideró que no prosperó el cargo relacionado con los supuestos actos de competencia desleal y mala fe del solicitante del signo objeto de debate, pues la parte actora no aportó “prueba alguna que respalde y sustente jurídicamente tal afirmación”. (IV) Sobre el particular, aunque estoy de acuerdo con la decisión adoptada por la Sala de negar las pretensiones de la demanda, encuentro relevante poner de presente que la sociedad PROTABACO S.A. también presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones números 26018 de 27 de mayo de 2009, 31197 de 25 de junio de 2009 y 19861 de 14 de abril de 2011 (expediente 06-125271), en virtud de las cuales se negó el registro de la marca «APACHE» (mixta) en la clase 34, solicitada por PROTABACO S.A. Esa decisión encontró fundamento en la similitud que tenía esa marca con el signo notorio previamente registrado COLTABACO S.A. «PIELROJA» (mixto).
Ese proceso se tramitó bajo el radicado número 2011-00361, y fue resuelto por esta misma Sala mediante sentencia de 27 de abril de 2023, con ponencia del Consejero de Estado doctor Hernando Sánchez Sánchez, en el sentido de denegar las pretensiones de la demanda, en tanto que el signo negado «APACHE» (mixto) en la clase 34, es similar a la marca notoriamente conocida «PIELROJA» (mixta) en esa misma clase 34 de Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 Radicado: 11001-0324-000-2011-00360-00 Demandante: Productora Tabacalera de Colombia S.A. – PROTABACO S.A. (hoy British American Tobacco Colombia S.A.S.) titularidad de COLTABACO S.A. A lo cual debo agregar que salvé mi voto en esa decisión, pues considero que la marca solicitada no se confunde, ni directa, ni indirectamente, con el signo notorio.
Por todo lo dicho, valga señalar que como en ese proceso se negaron las pretensiones de la demanda, es decir, se desestimó la nulidad de la resolución mediante la cual se negó el registro del signo «APACHE» (mixto) en la clase 34 solicitado por el aquí demandante, entonces aquel acto administrativo conserva su legalidad, y por tal razón, es dable afirmar como lo hizo la Sala, que la decisión administrativa de conceder el registro de esa marca pero en favor de COLTABACO S.A. adoptada por la SIC, fue expedida con observancia de los criterios sobre el derecho de prioridad en materia de signos distintivos.
Sin embargo, en el escenario de haberse declarado la nulidad de las resoluciones que negaron el registro del signo solicitado por la demandante dentro del expediente administrativo número 06-125271, que a mi juicio es la decisión que correspondía adoptar para ese caso, sí tendría prioridad la sociedad PROTABACO S.A. para obtener la marca discutida, pues como consecuencia de la nulidad del acto demandado, le correspondería a la SIC adelantar nuevamente el estudio de registrabilidad de ese signo, y eventualmente concederlo en favor de la sociedad demandante, en atención a los efectos ex-tunc de las sentencias.
En estos términos dejo expuesta mi aclaración de voto. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: La aclaración de voto fue firmada electrónicamente por el Magistrado que lo suscribe en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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