11001032400020120029900 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00299-00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. -ALPINA-.

TESIS: LOS SIGNOS CUESTIONADOS “LA CABAÑA ALPINA” TIENEN SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA Y CONCEPTUAL CON LAS MARCAS MIXTAS “LA CABAÑA” E “INGENIO LA CABAÑA”, PREVIAMENTE REGISTRADAS A FAVOR DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO, EN CUANTO REPRODUCEN TOTALMENTE LA EXPRESIÓN “LA CABAÑA”, CONTENIDA EN ESAS MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS, ADEMÁS DE QUE PRESENTAN CONEXIÓN COMPETITIVA, RAZÓN POR LA CUAL NO PUEDEN COEXISTIR PACÍFICAMENTE EN EL MERCADO.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. -ALPINA1-, mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1 En adelante ALPINA. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00299-00 Actora: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. -ALPINA-.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1ª. Son nulas las resoluciones núms. 0027046, 0026964 y 0027038 de 30 de abril de 2012, expedidas por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio2; 2ª. Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder los registros como marcas de los signos mixtos “LA CABAÑA ALPINA”. 3ª.

Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 3 de julio de 2009 solicitó los registros como marcas de los signos mixtos “LA CABAÑA ALPINA” para distinguir productos de las 2 En adelante SIC. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00299-00 Actora: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. -ALPINA-.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co clases 5ª, 30 y 323 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas4. 2°: Que, publicadas las solicitudes en la Gaceta de la Propiedad Industrial, las sociedades UNILEVER N.V. y el INGENIO LA CABAÑA S.A. presentaron oposición contra los registros solicitados con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con sus marcas mixtas “UNILEVER”;

“LA CABAÑA” e “INGENIO LA CABAÑA”, previamente registradas, respectivamente, en las clases 29, 30; y 31, 32 y 33 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente. 3°: Que mediante las resoluciones núms. 13333, 13375 y 13402 de 10 de marzo de 2010, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundadas las oposiciones formuladas y, en consecuencia, concedió los registros de las marcas mixtas “LA CABAÑA ALPINA”, para identificar productos en las clases 5ª, 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 3 Los referidos signos se solicitaron para distinguir los siguientes productos en las clases 5ª, 30 y 32, respectivamente: “[…] Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para hornear, sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo […]”;

“[…] productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas […]”; y […] cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas […]”. 4 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00299-00 Actora: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. -ALPINA-.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4º: Que contra los citados actos administrativos las sociedades UNILEVER N.V. y el INGENIO LA CABAÑA S.A., interpusieron recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos los primeros de ellos de manera confirmatoria mediante las resoluciones núms. 22299 de 28 de abril y 57412 de 25 de octubre de 2010; 22300 de 28 de abril y 57423 de 25 de octubre de 2010; y 22322 de 28 de abril y 57420 de 25 de octubre de 2010, expedidas por la la Directora de Signos Distintivos de la SIC. 5º: Que mediante las resoluciones núms. 0027046, 0026964 y 0027038 de 30 de abril de 2012, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, al resolver los recursos de apelación interpuestos, revocó las decisiones iniciales adoptadas en cada una y, en su lugar, declaró fundada solamente la oposición propuesta por el INGENIO LA CABAÑA S.A. y, en consecuencia, denegó los registros como marcas de los signos “LA CABAÑA ALPINA”, para distinguir productos de las clases 5ª, 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00299-00 Actora: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. -ALPINA-. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 136, literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20005 de la Comisión de la Comunidad Andina; 3º, numerales 2, 3 y 10 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA-; y 61 de la Constitución Política, por cuanto no tuvo en cuenta los elementos gráficos percibidos por el consumidor al momento de adquirir los productos ni la totalidad de los elementos nominativos que comprenden los signos solicitados, en los que se encuentra la palabra “ALPINA” que es suficientemente distintiva, debido a que es conocida por los consumidores y cuenta con derechos adquiridos que deben ser reconocidos.

Adujo que los aspectos gráficos de las expresiones en conflicto se componen de colores, diseños, estructuras, formas de escritura, tipos de letra y elementos adicionales que las diferencian por completo, lo que evita cualquier riesgo de confusión y/o asociación. Indicó que los signos solicitados tienen los colores típicos utilizados por ella desde sus inicios en el comercio, estos son, azul, blanco y verde; y que el conjunto gráfico alegórico se compone de elementos relacionados con los productos que comercializa. 5 En adelante Decisión 486. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00299-00 Actora: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. -ALPINA-.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adujo que la expresión “LA CABAÑA” está descrita en letras características y particulares y en la parte inferior del signo se encuentra la palabra “ALPINA”, ya registrada. Sostuvo que las marcas opositoras no cuentan con ningún color, pues el conjunto gráfico se compone de un triángulo que en la parte superior tiene un círculo y en la inferior la palabra ‘INGENIO’; y que la expresión “LA CABAÑA” está escrita en letras mayúsculas, con un tipo sobrio o de un asterisco en letra minúscula, es decir, con una tipografía formal.

Añadió que en el caso concreto no es cierto que las expresiones enfrentadas sean idénticas, toda vez que el consumidor encuentra en los signos solicitados la evocación de una construcción rústica, pequeña y tosca perteneciente o relativo a los Alpes Suizos, mientras que en las marcas previamente registradas se genera la impresión de una finca que contiene el cañavelar y oficinas de beneficio.

Resaltó que las expresiones en conflicto son de aquellas entendidas como compuestas, las cuales tienen como característica contener una palabra con mayor fuerza distintiva, sea intrínseca o extrínseca, la cual sirve de base para realizar el cotejo marcario, por lo que en el caso sub 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00299-00 Actora: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. -ALPINA-.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co examine, los signos solicitados poseen la suficiente distintividad para ser diferenciados por el consumidor, por lo que no es dable negar sus registros. Aseguró que los registros solicitados están destinados a ser parte de la familia de marcas “ALPINA”, la cual es la expresión dominante en los signos cuestionados e indica a los consumidores el origen empresarial de los productos que identifican, situación que ha debido tenerse en cuenta por la entidad demandada.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora por carecer de apoyo jurídico. Para el efecto, adujo que el fundamento legal de los actos administrativos acusados se ajustaba plenamente a derecho y según lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Adujo que al analizar los signos y marcas confrontados se observa que el elemento nominativo es el preponderante por cuanto las palabras son las que causan mayor impacto en el consumidor, emitiendo un concepto y las que usaría aquel para adquirir los productos protegidos por tales expresiones. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00299-00 Actora: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. -ALPINA-.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Aseguró que los signos y marcas enfrentados no pueden coexistir en el mercado, ya que generan confusión en el consumidor respecto de su procedencia empresarial. En cuanto a la conexión competitiva, sostuvo que a pesar de que las expresiones cotejadas pertenecen a diferentes clases, tienen finalidades idénticas y son intercambiables entre sí. II.-2.

La sociedad INGENIO LA CABAÑA S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Sostuvo que las marcas y los signos cotejados presentan identidad conceptual, ortográfica y fonética, por lo que no pueden coexistir de manera pacífica en el mercado. Aseguró que dicha similitud conlleva una confusión y dificultad de diferenciarlas por parte de los consumidores en el mercado, ya que no distinguiría el origen empresarial de los productos amparados por las expresiones comparadas.

Indicó que deben protegerse los derechos adquiridos y exclusivos que posee sobre las marcas “INGENIO LA CABAÑA” y “LA CABAÑA”, 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00299-00 Actora: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. -ALPINA-. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co para poder usarlas y explotarlas, sin que otra persona y/o sociedad tenga acceso a su uso sin su consentimiento.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20116, el 8 de febrero de 2016 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron las sociedades ALPINA e INGENIO LA CABAÑA, en sus calidades de actora y de tercero con interés directo en las resultas del proceso, respectivamente, así como la SIC, en su condición de entidad demandada.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió como de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 138 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Posteriormente, el Despacho sustanciador se pronunció respecto de las excepciones de mérito propuestas por la parte demandada 6 En adelante CPACA. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00299-00 Actora: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. -ALPINA-. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co denominadas “Legalidad de los actos administrativos demandados”, “Inexistencia de la alegada violación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486”; e “inexistencia de la alegada violación de lo dispuesto por los artículos 29, 58 y 61 de la Constitución Política de Colombia; y de las normas comunitarias aludidas”, frente a las cuales se determinó que sus fundamentos envolvían la defensa de los actos acusados, lo cual significaba que no constituían excepciones propiamente dichas.

Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las resoluciones núms. 0026964, 0027046 y 0027038 de 30 de abril de 2012, mediante las cuales la SIC revocó las resoluciones núms. 13375, 13333 y 13402 de 10 de marzo de 2010 y, en su lugar, declaró fundada la oposición presentada por el INGENIO LA CABAÑA S.A. e infundada la formulada por la sociedad UNILEVER N.V. y denegó el registro de la marca mixta “LA CABAÑA ALPINA”, solicitado por la actora, para distinguir productos de las clases 30, 5ª y 32 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo dispuesto 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00299-00 Actora: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. -ALPINA-.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en los artículos 136, literal a), de la Decisión 486; 3º, numerales 2, 3 y 10 del CPACA; y 61 de la Constitución Política. Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes y el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, reiteró que no existen elementos dentro de 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00299-00 Actora: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. -ALPINA-.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co los conjuntos marcarios cotejados que generen confusión alguna, máxime si se tiene en cuenta el aspecto gráfico y la inclusión de la palabra “ALPINA” en los signos solicitados, la cual hace parte de una familia de marcas reconocida en el mercado.

IV.-2. La SIC reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y, además, señaló que la actora no aportó en esta instancia pruebas suficientes que den lugar a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados. IV.-3. La sociedad INGENIO LA CABAÑA S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, insistió en que se denieguen las súplicas incoadas, por cuanto las expresiones enfrentadas no pueden coexistir de manera pacífica en el mercado, ya que presentan una fuerte similitud susceptible de generar riesgo de asociación y/o confusión, máxime si se tiene en cuenta que los signos solicitados reproducen el elemento esencial de sus marcas previamente registradas, esto es, “CABAÑA”.

IV.-4. En esta etapa procesal, el Agente del Ministerio Público guardó silencio. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00299-00 Actora: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. -ALPINA-. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó7: “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. […] “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. 7 Proceso 47-IP-2018. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00299-00 Actora: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. -ALPINA-.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 2.

Comparación entre signos mixtos. […] 2.3. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos. i. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii. Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00299-00 Actora: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. -ALPINA-.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. b).

Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso. […] c) si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA Cuestión Previa 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00299-00 Actora: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. -ALPINA-. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Previo a resolver el asunto sub examine, la Sala advierte que el consejero OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, mediante escrito visible en el índice 69 del expediente digital8, manifiesta que se declara impedido para actuar dentro del presente proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, por cuanto su esposa, la señora JEANNETTE FORIGUA ROJAS, se desempeña como Asesora Externa de la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., parte demandante dentro del proceso de la referencia. Por lo anterior, considera que podría estar incurso en la causal de impedimento prevista en el numeral 4 del artículo 130 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -en adelante CPACA-, que dispone: “[…]

ARTÍCULO 130. CAUSALES. Los magistrados y jueces deberán declararse impedidos, o serán recusables, en los casos señalados en el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil y, además, en los siguientes eventos: 4. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de los parientes del juez hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, tengan la calidad de asesores o contratistas de alguna de las partes o de los terceros interesados vinculados al proceso, o tengan la condición de representantes legales o socios mayoritarios de una de las sociedades contratistas de alguna de las partes o de los terceros interesados […]” (Resaltado fuera del texto). 8 El expediente digital se encuentra en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial, SAMAI. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00299-00 Actora: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. -ALPINA-.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De la causal invocada y de los hechos que soportan el impedimento manifestado por el Consejero OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, la Sala considera que concurren los presupuestos para el efecto, teniendo en cuenta que su cónyuge, la señora JEANNETTE FORIGUA ROJAS, podría tener interés en las resultas del proceso de la referencia, pues actualmente se desempeña como Asesora Externa de la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., parte demandante en el presente proceso.

Siendo ello así, la Sala declarará fundado el impedimento manifestado por el citado Consejero para intervenir en el proceso de la referencia, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Caso concreto La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 0027046, 0026964 y 0027038 de 30 de abril de 2012, denegó los registros como marcas de los signos mixtos “LA CABAÑA ALPINA” a la actora, para amparar productos comprendidos en las clases 5ª, 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar que resultaba similarmente 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00299-00 Actora: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. -ALPINA-.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co confundibles con las marcas mixtas previamente registradas “LA CABAÑA” e “INGENIO LA CABAÑA”, que amparan productos en las clases 31, 32 y 33 de la citada Clasificación; y que entre los productos que distinguen existe conexidad competitiva.

A juicio de la demandante, no se tuvieron en cuenta los elementos gráficos percibidos por el consumidor al momento de adquirir los productos ni la totalidad de los elementos nominativos que comprenden los signos solicitados, en los que se encuentra la palabra “ALPINA” que es suficientemente distintiva, debido a que es conocida por los consumidores y cuenta con derechos adquiridos que deben ser reconocidos.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […]”. Así las cosas, el texto de la norma aludida es la siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00299-00 Actora: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. -ALPINA-.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las expresiones en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[…] 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y marcas en conflicto, así: 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00299-00 Actora: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. -ALPINA-. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SIGNOS MIXTOS CUESTIONADOS9 MARCAS MIXTAS PREVIAMENTE REGISTRADAS10 Ahora, como en el presente caso se van a cotejar unos signos mixtos “LA CABAÑA ALPINA”, como lo son los solicitados por la actora, con otras marcas mixtas, esto es, "LA CABAÑA" e “INGENIO LA CABAÑA”, previamente registradas por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en los mixtos, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado. 9 Folio 18 del cuaderno principal. 10 Folio 18 del cuaderno principal. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00299-00 Actora: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. -ALPINA-.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en los signos y marcas mixtas, no así las gráficas que los acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distinguen, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los productos amparados bajo los mismos son solicitados a un expendedor por su denominación y no por la descripción de aquellos.

Ahora, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos y marcas mixtas: “[…]” i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00299-00 Actora: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. -ALPINA-.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad, prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos. De una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor; y, de otra, la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de los signos y marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00299-00 Actora: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. -ALPINA-.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A efectos de evaluar la similitud entre los signos y marcas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”.

Precisado lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de los signos y las marcas en conflicto. Respecto a la similitud ortográfica entre los signos cuestionados “LA CABAÑA ALPINA” y las marcas previamente registradas, “LA CABAÑA” e “INGENIO LA CABAÑA”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que los signos cuestionados reproducen totalmente la 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00299-00 Actora: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. -ALPINA-.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co expresión “LA CABAÑA”, contenida en las marcas previamente registradas, en la cuales se encuentran toda la fuerza distintiva de la expresión y que la única diferencia radica en la inclusión de la partícula “ALPINA” en los signos cuestionados, las cuales no gozan de la suficiente distintividad y no contribuyen a diferenciarlo de las marcas previamente registradas, “LA CABAÑA” e “INGENIO LA CABAÑA”.

Al respecto, se precisa que si bien es cierto que el signo cuestionado está compuesto por tres palabras “LA”, “CABAÑA” y “ALPINA”, ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión que reproduce por completo las marcas previamente registradas, esto es, en “LA CABAÑA”, lo que lleva a que los signos solicitados “LA CABAÑA ALPINA” no sean suficientemente distintivos y diferentes a las previamente registradas.

Además, debe tenerse en cuenta que en las marcas compuestas la primera palabra es la que tiene mayor poder de recordación en la mente del consumidor11, por lo que la expresión “LA CABAÑA” de los signos cuestionados, “LA CABAÑA ALPINA”, es la que el consumidor 11 Criterio señalado por la Sala en sentencias de 24 de septiembre y 22 de octubre de 2020, expedientes identificados con los números únicos de radicación 2012-00215-00 y 2011-00027-00, CP.

Nubia Margoth Peña Garzón. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00299-00 Actora: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. -ALPINA-. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co va a recordar con mayor preponderancia, máxime si se tiene en cuenta que en su parte gráfica “LA CABAÑA” cuenta con un mayor tamaño frente a la tercera palabra “ALPINA” que se encuentra escrita en letras de menor tamaño12.

Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación “LA CABAÑA”, siendo este el elemento principal de los signos cuestionados “LA CABAÑA ALPINA”; y aunque los signos solicitados tienen otras expresiones (“ALPINA”), 12 Sobre este punto en particular, vale la pena traer a colación la sentencia de 11 de noviembre de 2021, proferida dentro del expediente identificado con el número único de radicación 2009-00226-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, en la que se sostuvo: “[…] Así las cosas, respecto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado, “TWIST COLANTA”, y las marcas previamente registradas “TWIST”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión “TWIST”, contenida en las marcas previamente registradas, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión; y que la única diferencia radica en la inclusión de la partícula “COLANTA” en el signo cuestionado, el cual no goza de la suficiente distintividad y no contribuye a diferenciarlo de las marcas previamente registradas, “TWIST”.

De igual manera ocurre frente a las marcas previamente registradas “TWIST FROST” y “FRUTTY TWIST”, puesto que el signo cuestionado “TWIST COLANTA” reproduce totalmente la expresión “TWIST”, contenida también en las marcas previamente registradas. Al respecto, se precisa que si bien es cierto que el signo cuestionado está compuesto por dos palabras “TWIST” y “COLANTA”, también lo es que ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión que reproduce por completo de las marcas previamente registradas, esto es, en “TWIST”, lo que lleva a que el signo solicitado “TWIST COLANTA” no sea suficientemente distintivo y diferente al previamente registrado.

Además, debe tenerse en cuenta que en las marcas compuestas la primera palabra es la que tiene mayor poder de recordación en la mente del consumidor, por lo que la expresión “TWIST” del signo cuestionado, “TWIST COLANTA”, es la que el consumidor va a recordar con mayor preponderancia, Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación “TWIST”, siendo este el elemento principal del signo cuestionado “TWIST COLANTA”; y aunque el signo solicitado tiene otra expresión (“COLANTA”), la palabra de mayor fuerza en el conjunto marcario es “TWIST” […]”.

(Destacado fuera de texto). 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00299-00 Actora: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. -ALPINA-. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la partícula de mayor fuerza en los conjuntos marcarios es “LA CABAÑA”. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal semejanza: LA CABAÑA - LA CABAÑA ALPINA - LA CABAÑA - LA CABAÑA ALPINA LA CABAÑA - LA CABAÑA ALPINA - LA CABAÑA - LA CABAÑA ALPINA LA CABAÑA - LA CABAÑA ALPINA - LA CABAÑA - LA CABAÑA ALPINA LA CABAÑA - LA CABAÑA ALPINA - LA CABAÑA - LA CABAÑA ALPINA LA CABAÑA – INGENIO LA CABAÑA - LA CABAÑA – INGENIO LA CABAÑA LA CABAÑA – INGENIO LA CABAÑA - LA CABAÑA – INGENIO LA CABAÑA LA CABAÑA – INGENIO LA CABAÑA - LA CABAÑA – INGENIO LA CABAÑA LA CABAÑA – INGENIO LA CABAÑA - LA CABAÑA – INGENIO LA CABAÑA Ahora, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala considera que también existe similitud, puesto que los signos cuestionados y las marcas previamente registradas, como se dijo, comparten la misma expresión “CABAÑA”, la cual, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española13, significa “[…] 1.

F. Construcción rústica pequeña y tosca, de materiales pobres, generalmente palos entretejidos con cañas y cubierta de ramas, 13 https://www.rae.es/drae2001/caba%C3%B1a, Consultado el 2 de junio de 2023. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00299-00 Actora: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. -ALPINA-. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co destinada a refugio o vivienda de pastores, pescadores y gente humilde […]”.

Por su parte, la palabra “ALPINA”, de los signos cuestionados ha sido definida como “[…] 1. Adj. Perteneciente o relativo a los Alpes o a otras montañas […]”14. Y respecto de la palabra “INGENIO” de las marcas previamente registradas, ha sido definida como “[…] 1. M. Facultad del ser humano para discurrir o inventar con prontitud y facilidad […]”15.

En ese sentido, la Sala considera que al compartir la expresión “LA CABAÑA”, los signos solicitados y las marcas previamente registradas, evocan el mismo concepto, esto es, una construcción pequeña y rústica. Vale la pena advertir que un consumidor medio al llegar al estante de un almacén donde se encuentran ubicados productos de las expresiones en disputa, al observarlos rápidamente puede confundirlos y equivocarse en su adquisición, en razón a las semejanzas que ellos presentan en la partícula “LA CABAÑA”, lo que 14 https://dle.rae.es/alpino, Consultado el 2 de junio de 2023. 15 https://dle.rae.es/ingenio, Consultado el 2 de junio de 2023. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00299-00 Actora: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. -ALPINA-.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co hace que los signos solicitados no posean la suficiente capacidad distintiva. Lo anterior, debido a que en el análisis de confundibilidad el principal elemento es la impresión final del consumidor medio, luego de observar los signos y marcas enfrentados.

Así las cosas, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas ortográficas, fonéticas y conceptuales entre los signos cuestionados y las marcas previamente registradas existe riesgo de confusión directa. Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una marca registrada por un tercero. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva.

Tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201816 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00299-00 Actora: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. -ALPINA-.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 2009-00314-00. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00299-00 Actora: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. -ALPINA-.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”. Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.

En el caso sub lite, los signos cuestionados “LA CABAÑA ALPINA” fueron solicitados para amparar, respectivamente, los siguientes productos de las clases 5ª, 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas […]”, “[…] Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00299-00 Actora: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. -ALPINA-.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para hornear, sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo […]” y “[…] cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas […]”.

Las marcas previamente registradas “LA CABAÑA” distinguen, respectivamente, los siguientes productos de las clases 31 y 32 de la citada Clasificación: “[…] Agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras frescas; semillas, plantas vivas y flores naturales; sustancias para alimentación de animales, malta […]” y “[…] Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas […]”.

Por su parte, las marcas “INGENIO LA CABAÑA”, amparan, respectivamente, los siguientes productos de las clases 31, 32 y 33 de la referida Clasificación: “[…] Agricolas, horticolas, forestales y granos no incluidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras frescas; semillas, plantas vivas y flores naturales; sustancias para alimentacion de animales, malta […]”, “[…] Cerveza, ale y porter; 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00299-00 Actora: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. -ALPINA-.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcoholicas; jarabes y otros preparados para hacer bebidas […]” y “[…] Vinos espirituosos y licores […]”. De acuerdo con lo anterior, cabe mencionar que entre los citados productos existe una conexión competitiva, pues al comparar los productos que reivindican los signos cuestionados en las clases 30 y 32 de la Clasificación Interncional de Niza y aquellos que distinguen las marcas previamente registradas en las clases 31, 32 y 33, además de que algunos productos pertenecen a una misma Clase del Nomenclátor, tienen igual finalidad, en cuanto su objeto es alimentar a los seres humanos; pertecen al mismo género, esto es, productos alimenticios; pueden compartir los mismos canales de comercialización y de publicidad, debido a que se promocionan por los mismos medios: folletos, prensa y revistas especializadas; suelen expenderse en los mismos establecimientos, esto es, supermercados y tiendas; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los productos y en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza de los signos y marcas enfrentados17. 17 Sobre el particular, es del caso traer a colación lo señalado por esta Sección en la sentencia de 19 de septiembre de 2013, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, número único de radicación 2009-00155- 00, en la que se precisó lo siguiente: “[…] Esa similitud entre las marcas ciertamente produciría una confusión directa como indirecta.

En efecto, como en este caso se trata de signos que amparan un mismo tipo de productos, los de la Clase 32 del nomenclátor internacional y, que por ende, comparte la misma naturaleza, finalidad y canales de comercialización, es probable que el comprador al adquirir el producto crea que está comprando otro, o que atribuya, en contra de la realidad, que los productos que se le ofrecen tienen un mismo origen empresarial. 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00299-00 Actora: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. -ALPINA-.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Igualmente, ocurre con los productos que distinguen los signos cuestionados en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza y aquellos productos que amparan las marcas previamente registradas, pues los primeros también están dirigidos al consumo humano, esto es, “[…] alimentos para bebes y sustancias dietéticas […]”, de manera que resultan complementarios con aquellos identificados por las clases 31, 32 y 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

Así las cosas, al existir una evidente semejanza entre los signos y marcas confrontados y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que dichos signos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que los productos que identifican tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial de la demandante, en caso de registrar sus signos. Así mismo, es probable que surja en este caso un riesgo de asociación, pues aunque el consumidor llegara a diferenciar las marcas y su origen empresarial, podría pensar al adquirir el producto que el productor del mismo y la otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Precisamente a través de los registros marcarios se quieren evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero […]”.

(Resaltado fuera de texto). 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00299-00 Actora: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. -ALPINA-. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor puede pensar erróneamente que los productos identificados con esas expresiones son de productores relacionados económicamente.

Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 2015, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

(…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00299-00 Actora: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. -ALPINA-.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” 18 (Destacado fuera de texto). En ese sentido, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, deben protegerse las marcas previamente registradas, esto es, “LA CABAÑA” e “INGENIO LA CABAÑA”.

Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales19: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]”. Ahora, cabe señalar que la actora adujo que los signos solicitados están destinados a pertenecer a una familia de marcas que comparten la partícula “ALPINA”.

Sobre el particular, el Tribunal precisó que la familia de marcas debe ser entendida como el conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00065-00. 19 Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001. 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00299-00 Actora: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. -ALPINA-.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial, de la siguiente manera: “[…] 3.2. Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. 3.3.

En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dada que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. 3.4.

El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona. ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común […]”.

(Resaltado fuera de texto). Al revisar la expresión “ALPINA” en el sistema SIPI de la SIC, la Sala encontró que dicha partícula está presente en una gran cantidad de marcas registradas a nombre del mismo titular, esto es, la sociedad 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00299-00 Actora: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. -ALPINA-.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., que funge en el presente proceso como actora. Lo anterior, se observa de manera clara en la siguiente tabla: CERTIFICADO NÚM. MARCA ESTADO Titular CLASE 267795 ALPINA ALIMENTA TU VIDA Registrada ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. 30 267812 ALPINA ALIMENTA TU VIDA Registrada ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. 32 269118 ALPINA Registrada ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. 32 269120 ALPINA Registrada ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. 5 354641 ALPINA FRUTO Registrada ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. 32 354655 ALPINA FRUTO Registrada ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. 32 354398 ALPINA FRUTO Registrada ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. 32 354592 APLINA FRUVITAL Registrada ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. 32 322728 ALPINA VITALIS Registrada ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. 32 328590 YOX ALPINA Registrada ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. 30 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00299-00 Actora: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. -ALPINA-.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Como se puede advertir, la actora cuenta con varios registros de marcas que comparten la expresión “ALPINA”, conformando lo que la doctrina ha convenido en denominar una “familia marcaria”, conceptualizada o entendida como el conjunto de diversas marcas que presentan un elemento distintivo común a partir del cual el público puede establecer asociaciones entre las marcas individuales.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala estima que si bien la expresión “ALPINA” hace parte de una familia de marcas, también lo es que, como quedó visto dentro del proceso de la referencia, entre los signos y marcas en conflicto existen similitudes que generan riesgo de confusión, de manera que la expresión “ALPINA” no le otorga distintividad suficiente a los signos solicitados para diferenciarse de las marcas registradas con anterioridad, al reproducir la expresión preponderante y más representativa “LA CABAÑA”.

Al respecto, también debe precisarse que la protección de dicha figura recae es sobre la expresión “ALPINA”, mas no sobre la partícula “LA CABAÑA”. Así las cosas, al existir semejanza entre los signos y marcas cotejados y, además, conexidad competitiva entre los productos amparados por 39 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00299-00 Actora: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. -ALPINA-.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ellos, la Sala considera que se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486. Por lo precedente, la Sala concluye que no se violaron las normas alegadas como vulneradas por la actora; y que le asistió razón a la SIC al denegar los registros como marcas de los signos mixtos “LA CABAÑA ALPINA”, para amparar productos de las clases 5ª, 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que en cada una de ellas se adoptó, por lo que tampoco se evidencia la trasgresión de los artículos 3º, numerales 2, 3 y 10, del CPACA y 61 de la Constitución Política.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley 40 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00299-00 Actora: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. -ALPINA-.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co F A L L A PRIMERO: DECLARAR fundado el impedimento manifestado por el Consejero OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, para intervenir en el proceso de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 8 de junio de 2023. 41 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00299-00 Actora: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. -ALPINA-. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.