Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) Referencia: Acción de nulidad relativa Número único de radicación: 11001032400020200033800 Demandante: The Coca-Cola Company Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Bavaria & Cía. S.C.A. Temas: Riesgo de confusión entre marcas mixtas, nominativas y tridimensionales.

Términos genéricos, descriptivos y de uso común. Reiteración jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por The Coca-Cola Company contra la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 15442 de 2 de marzo de 2018 y 200696 de 22 de abril de 2020, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. The Coca-Cola Company1, en adelante la parte demandante, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte 1 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 15 a 16 2 Cfr. Folios 3 a 14 2 Número único de radicación: 11001032400020200033800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co demandada, en ejercicio de la acción de nulidad relativa3, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 15442 de 2 de marzo de 2018, “Por la cual se decide la solicitud de un registro”, expedida por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y la Resolución núm. 200696 de 22 de abril de 2020, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta KONGA COLA, que identifica productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de la marca, en adelante, Clasificación Internacional de Niza, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones4: “[…] 2. PRETENSIONES 2.1. Solicito al honorable Consejo de Estado que, mediante sentencia, declare la nulidad de la Resolución No: 15442 del 2 de marzo de 2018 proferida por el Director de Signos Distintivos de la SIC, que concedió el registro de la marca mixta KONGA COLA, en la clase 32, certificado número 649349, solicitada por BAVARIA & CIA S.C.A. 2.2 Solicito al honorable Consejo de Estado que, mediante sentencia, declare la nulidad de la Resolución No. 200696 del 22 de abril de 2020, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, que resolvió el recurso de apelación presentado por la sociedad THE COCA-COLA COMPANY en contra de la Resolución No. 15442 del 2 de marzo de 2018, y confirmó la concesión del registro de la marca mixta KONGA COLA, en la clase 32, certificado número 649349 de la sociedad BAVARIA & CIA S.C.A. 2.3.

Que, como consecuencia de estas declaratorias de nulidad, se ordene a la SIC, a título de restablecimiento del derecho, negar el registro de la marca mixta KONGA COLA, en la clase 32, certificado número 649349, por ser similarmente confundible con las marcas COCA-COLA de propiedad de la sociedad THE COCA- COLA COMPANY. 2.4. Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en este proceso en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 3 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, “Régimen Común de Propiedad Industrial”.

Cfr. Índice 58 del aplicativo web “SAMAI” 4 Cfr. Folios 3 a 4 3 Número único de radicación: 11001032400020200033800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.5. Que se ordene a la SIC dictar, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, las resoluciones correspondientes, en las cuales se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento de la sentencia, tal como se establece en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones5: 4.1. El tercero con interés directo en el resultado del proceso solicitó, el 30 de agosto de 2017, el registro como marca del signo mixto KONGA COLA, para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.

La referida solicitud se publicó, el 20 de septiembre de 2017, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 805, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante, con fundamento de sus marcas mixtas COCA-COLA, que identifican productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3. El Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 15442 de 2 de marzo de 2018, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca mixta KONGA COLA para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4.

Interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 15442 de 2 de marzo de 2018. 4.5. La Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 200696 de 22 de abril de 2020, decidió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 15442 de 2 de marzo de 2018.

Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración del literal a) del artículo 136 y el artículo 146 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000. 5 Cfr. Folio 4 a 6 4 Número único de radicación: 11001032400020200033800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Concepto de violación 6.

La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así6: 6.1. Señaló que, en el caso sub examine, concurren los dos supuestos fácticos previstos en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en el entendido que: i) existe similitud entre la marca KONGA COLA y la marca COCA-COLA; y ii) ambas marcas amparan productos idénticos o respecto de los cuales existe riesgo de confusión o asociación. 6.2.

Manifestó que la parte demandada incurre en un error al manifestar que la marca KONGA COLA tiene elementos que hacen que tenga un impacto visual diferente, ya que la marca KONGA COLA guarda gran similitud ortográfica y fonética a la marca COCA-COLA previamente registrada. 6.3. Adujo que las marcas tienen la misma secuencia vocálica O-A-O-A, así como similar extensión en número de letras y de sílabas.

Asimismo, ambas marcas tienen raíces comunes como son “CO” y “KO”, ya que para efectos prácticos son iguales puesto que no tienen ninguna repercusión fonética y se presenta alto riesgo de confusión en el “voz a voz”. 6.4. Señaló que la parte demandada, en la expedición de los actos administrativos acusados, realiza un análisis errado al considerar que la expresión COLA hace relación a una bebida no alcohólica, lo cual, en su opinión, no es cierto, puesto que dicho término no tiene esa connotación o significado en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y, por esta razón, no puede ser excluida del cotejo. 6.5.

Manifestó que no quedó acreditado, en los actos administrativos acusados, que la palabra COLA fuese de uso común, ya que no refiere a otros registros ni a usos en el mercado que demuestren que COLA es de uso común. 6.6. Señaló que no es necesario que se presente similitud en los cuatro aspectos - ortográfico, fonético, visual y conceptual-, sino que basta con que se presente en uno de estos para que se pueda configurar el riesgo de confusión o asociación. 6 Cfr. Folios 38 a 50 5 Número único de radicación: 11001032400020200033800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6.7.

Argumentó, en cuanto a la conexidad competitiva entre los productos identificados por las marcas cotejadas, que la parte demandada erró al señalar que no era relevante el estudio de conexidad competitiva, por cuanto ya se había descartado la similitud de las marcas. Al respecto, señaló que la identidad de los productos amparados sí resulta relevante, por cuanto incrementa el estándar de comparación entre las marcas. 6.8.

Adujo que “[…] la marca COCA-COLA es una marca renombrada, que goza de reconocimiento en el mercado y, en consecuencia, cuenta con una protección especial a la luz de la legislación marcaria […]”. Agregó que “[…] COCA-COLA es una marca que ha excedido la protección de marca notoriamente conocida ya que ha obtenido el nivel de marca renombrada.

COCA-COLA tiene un alto nivel de recordación en los consumidores […]”.7 6.9. Adujo que, en atención a la teoría de la interdependencia, a mayor grado de relación de competencia entre los productos o servicios amparados, más estricta debe ser la comparación entre los signos distintivos confrontados. Agregó que así lo ha establecido en múltiples ocasiones la doctrina y la jurisprudencia especializada.

Contestación de la demanda Parte demandada 7. La parte demandada8 contestó la demanda9 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 7.1. Señaló que la palabra COLA hace referencia a una bebida no alcohólica, por lo tanto, resulta débil e indicativa para bebidas no alcohólicas. Agregó que, por su parte, la palabra KONGA hace referencia a un baile popular de origen afrocubano en el que los participantes se agrupan en una o varias filas, tomados por la cintura, por lo que su significado no tiene relación con la clase de productos que pretende amparar.

Por último, adujo que la palabra COCA tiene connotaciones conceptuales, pero ninguna de ellas relacionadas con bebidas. 7 Cfr. Folios 10 y 11 8 Por intermedio de apoderado. Cfr. Índice 13 del aplicativo web “SAMAI” 9 Ibidem 6 Número único de radicación: 11001032400020200033800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7.2.

Indicó que teniendo en cuenta que no se presentan similitudes entre los signos comparados, se puede concluir que la marca no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 8. Bavaria & Cía. S.C.A., tercero con interés directo en el resultado del proceso, contestó la demanda; sin embargo, en la audiencia inicial de 2 de agosto de 2021, el tercero con interés directo en el resultado del proceso manifestó desistir de su participación en el proceso. 9.

El Despacho Sustanciador, en la continuación de la audiencia inicial de 23 de agosto de 202110, por un lado, interpretó la solicitud de desistimiento como desistimiento de las excepciones propuestas y de las solicitudes probatorias y, por otro lado, aceptó el desistimiento en dichos términos. Audiencia Inicial 10. El Despacho Sustanciador: i) mediante auto de 22 de julio de 202111, convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; ii) en la audiencia inicial realizada el 2 de agosto de 202112, el tercero con interés directo en el resultado del proceso manifestó desistir de su participación en el proceso; y iii) el Despacho Sustanciador suspendió la audiencia inicial y convocó a las partes e intervinientes para la realización de la continuación de la audiencia inicial. 11.

El Despacho Sustanciador, en la continuación de la audiencia inicial de 23 de agosto de 202113: i) interpretó la solicitud de desistimiento citada supra como desistimiento de las excepciones propuestas y de las solicitudes probatorias y lo aceptó en dichos términos; y ii) declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; realizó el respectivo control de legalidad; y suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la 10 Cfr. Índice 39 del aplicativo web “SAMAI” 11 Cfr. Índice 25 del aplicativo web “SAMAI” 12 Cfr. Índice 31 del aplicativo web “SAMAI” 13 Cfr. Índice 39 del aplicativo web “SAMAI” 7 Número único de radicación: 11001032400020200033800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000 aplicables al caso concreto.

Audiencia de pruebas 12. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido en la continuación de la audiencia inicial del 23 de agosto de 202114, resolvió sobre la prescindencia de la audiencia de pruebas y realizó el respectivo control de legalidad. Interpretación Prejudicial 13. El Despacho Sustanciador, mediante autos de 18 de febrero de 202215, solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de los literales a y h del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000; y ordenó a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación remitirle, vía electrónica, la documentación para la interpretación prejudicial de las normas citadas supra. 14.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante auto de 27 de julio de 2023, profirió la interpretación prejudicial núm. 88-IP-202216, en la cual indicó que: “[…] La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 391-IP-2022 y 153-IP-2022, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5147 del 13 de marzo de 2023 y 5187 del 22 de mayo de 2023. […]”17. 15.

Conforme a lo anterior, estableció los criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. Reanudación del proceso y alegatos de conclusión 16. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 1.o de septiembre de 202318: i) resolvió sobre la reanudación del proceso; y ii) resolvió sobre la prescindencia de la 14 Ibidem 15 Cfr. Índice núm. 41 aplicativo web SAMAI. 16 Cfr. Índice 49 del aplicativo web “SAMAI” 17 Ibidem 18 Índice 52 del aplicativo web “SAMAI” 8 Número único de radicación: 11001032400020200033800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co audiencia de alegaciones y juzgamiento y, en tal sentido, corrió traslado común a las partes e intervinientes, por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad, podría presentar el concepto, si a bien lo tenía. 17.

Durante el término legal la parte demandante presentó sus alegaciones y reiteró los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la demanda, respectivamente. 18. La parte demandada guardó silencio en esta oportunidad procesal. 19. El tercero con interés directo en el resultado del proceso, mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación el 13 de septiembre de 202319, presentó alegatos de conclusión, así: 19.1.

Adujo que no es suficiente que dos marcas compartan algunos elementos comunes para que éstas puedan catalogarse como confundibles, si adicionalmente éstas contienen otros elementos, bien sea gráficos o nominativos, o letras diferentes que les aporten distintividad. Esto sucede en el presente caso, ya que la marca mixta KONGA COLA tiene tanto elementos figurativos como nominativos que no se encuentran en las marcas COCA COLA. 19.2.

Manifestó que el término COLA es de uso común y, por consiguiente, un término débil. 19.3. Señaló que la etiqueta de la marca mixta KONGA COLA es muy llamativa debido a los colores, el tipo de letra y los demás gráficos y de diseño contenidos en las marcas. Agregó que en las marcas COCA COLA se aprecian los colores rojo, blanco y negro. 19.4.

Argumentó que resulta claro que su aspecto fonético tampoco coincide, pues tienen letras diferentes, las cuales generan sonido completamente diferente. 19.5. En cuanto al aspecto ideológico o conceptual, adujo que KONGA o CONGA es un baile cubano popular de origen africano que tiene un ritmo sincopado y se acompaña con tambores. 19 Cfr. Índice 59 del aplicativo web “SAMAI” 9 Número único de radicación: 11001032400020200033800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 19.6.

Listó una serie de marcas de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, que incluyen el término COLA en su composición y que tienen distinto titular. 19.7. Señaló que no existe conexidad entre las marcas comparadas, puesto que COCA COLA es notoria en relación con los productos de bebidas gaseosas, especialmente bebidas oscuras, por lo que esa circunstancia aleja aún más cualquier supuesta posibilidad de confusión o de asociación, puesto que KONGA COLA fue concedida exclusivamente para aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol.

Concepto del ministerio público 20. El Ministerio Público, mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación el 3 de octubre de 202320, rindió concepto, así: 20.1. Adujo que a nivel ortográfico no hay similitud entre las marcas cotejadas, puesto que no comparten en su denominación principal una palabra idéntica, a pesar de que comparten la palabra COLA, lo que no es pretexto para asegurar que existiría algún grado de confusión entre las marcas debido a los elementos adicionales que acompañan cada una de estas otorgándole distintividad. 20.2.

Manifestó que no hay similitud fonética, por cuanto el consumidor promedio puede establecer que se trata de dos empresas distintas toda vez que, al ser pronunciadas no se asemejan, pues no comparten ninguna similitud fonética, a saber, K-O-N-G-A / C-O-C-A-C-O-L-A. 20.3. Argumentó que la marca KONGA COLA cuenta con diferencias respecto de la marca opositora “[…] ya que el consumidor puede identificar la diferencia entre los productos que cada una de estas empresas ofrecen, toda vez que, el signo solicitado a registro cuenta con características particulares de diseño, información, imagen, medios de publicidad diferentes, dirigiéndose a un tipo de consumidor el cual sabrá que no se trata de la misma empresa, aun cuando las marcas en conflicto estén incursas en la misma Clase Internacional de Niza […]”.21 20 Cfr. Índice 62 del aplicativo web “SAMAI” 21 Ibidem 10 Número único de radicación: 11001032400020200033800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 20.4.

Señaló que las marcas cotejadas tienen diferencias gráficas, ya que la marca KONGA COLA tiene colores vivos como el amarillo, azul, rojo, morado, naranja, verde, mientras que la marca previamente registrada tiene letras blancas y el fondo rojo. 20.5. Por último, adujo que no existe conexidad competitiva, puesto que no se cumplen con los criterios de complementariedad, sustituibilidad y razonabilidad.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 21. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; vii) el marco normativo sobre la protección de los signos notoriamente conocidos; viii) la Interpretación Prejudicial 88-IP-2022 de 27 de julio de 2023; y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 22. Vistos el numeral 8.º del artículo 149 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201122, sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201923, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 23.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. Actos administrativos acusados 24. Los actos administrativos acusados son los siguientes: 22 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 23 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 11 Número único de radicación: 11001032400020200033800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 24.1 La Resolución núm. 15442 de 2 de marzo de 2018, mediante la cual el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca mixta KONGA COLA, para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 24.2 La Resolución núm. 200696 de 22 de abril de 2020, mediante la cual la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm.15442 de 2 de marzo de 2018.

Problema jurídico 25. De acuerdo con la demanda, la contestación de la misma, y la Interpretación Prejudicial, el problema jurídico consiste en determinar: 25.1. Si las resoluciones núms. 15442 de 2 de marzo de 2018 y 200696 de 22 de abril de 2020, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta KONGA COLA al tercero con interés directo en el resultado del proceso, para identificar “Aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol”, productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados. 25.2.

En este sentido, se analizará, en primer lugar, si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida y las marcas nominativas y mixtas COCA- COLA, enlistadas en el numeral 3.1. del escrito de demanda, que identifican productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante. 25.3.

En segundo lugar, atendiendo a que la parte demandante argumentó que la marca COCA-COLA es una marca renombrada y, en consecuencia, se afecta con el registro de la marca KONGA COLA, se analizará, si la marca COCA-COLA es renombrada y, en ese sentido, si la parte demandada desconoció tal circunstancia al realizar el examen de registrabilidad; y si la marca concedida, en relación con las marcas cuyo titular es la parte demandante, es susceptible de causar: i) un riesgo de 12 Número único de radicación: 11001032400020200033800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co confusión o de asociación con las marcas o con sus productos; ii) un aprovechamiento injusto del prestigio de las marcas; o iii) la dilución de la fuerza distintiva de las marcas o de su valor comercial o publicitario. 26.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consideró, en la interpretación prejudicial 88-IP-2022 de 27 de julio de 2023, que, para la aplicación de los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la Sala debe aplicar los criterios establecidos en las interpretaciones prejudiciales 391-IP-2022 de 13 de marzo de 2023 y 153-IP-2022 de 17 de mayo de 2023. 27.

Adicionalmente, la Sala advierte que la parte demandante, en el escrito de demanda, adujo como vulnerado el artículo 146 de la Decisión 486 de 2000. Sin embargo, no desarrolló el concepto de violación y, en consecuencia, no se tendrá en cuenta dentro del problema jurídico. 28. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 29. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena24, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en 24 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 13 Número único de radicación: 11001032400020200033800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la Decisión 486 de 2000 de 14 de septiembre de 200025 de la Comisión de la Comunidad Andina26.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina27 30. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.28 31.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros29. 25 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;

En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;

Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 2000 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 26 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 27 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 28 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 29 En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35. 14 Número único de radicación: 11001032400020200033800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 32.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 33.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”.

Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 34. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Marco normativo de la protección del signo distintivo notoriamente conocido 35.

Vistos el literal h) del artículo 136 y los artículos 224 a 230 de la Decisión 486 de 2000 que conforman el conjunto normativo andino que regula la protección de los signos distintivos notoriamente conocidos. 36. Visto el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, se configura una causal de irregistrabilidad cuando la marca solicitada reproduce, imita, traduce, translitera o transcribe, total o parcialmente, un signo notoriamente conocido y puede 15 Número único de radicación: 11001032400020200033800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co causar confusión, asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. 37.

Visto el artículo 224 de la Decisión 486 de 2000, se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Estado Miembro por el sector pertinente. 38. Visto el artículo 228 de la Decisión 486 de 2000, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, la Sala debe tomar en consideración factores tales como: i) su grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente; ii) la duración, amplitud y extensión geográfica de su uso; iii) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción; iv) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo; v) las cifras de ventas y de ingresos de su titular; vi) su grado de distintividad; vii) su valor contable como activo empresarial; viii) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo; ix) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento; x) los aspectos del comercio internacional; o, xi) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo. Interpretación Prejudicial 88-IP- 202230 de 27 de junio de 2023 39.

La Sala procede a resaltar los principales apartes de las interpretaciones prejudiciales mencionadas en la IP- 88 de 2022 de 27 de junio de 2023, proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso31: Interpretación Prejudicial 391-IP-2022 de 13 de marzo de 202332 40. Respecto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 200033: “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 30 Cfr. Índice núm. 49 aplicativo web SAMAI. 31 Cfr. Índice 44 del aplicativo web “SAMAI” 32 https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205147.pdf 33 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 391-IP-2022 de 13 de marzo de 2023. 16 Número único de radicación: 11001032400020200033800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.1. Cuando en el proceso interno se discuta si un signo solicitado a registro y una marca previamente registrada son confundibles o no, es pertinente analizar la causal relativa de irregistrabilidad. 1.2.

De conformidad con esta disposición, no es registrable como marca un signo que resulte idéntico o similar a una marca registrada o a un signo cuyo registro como marca fue solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carecería de carácter distintivo. Los signos no tienen capacidad distintiva extrínseca cuando generan riesgo de confusión (directo o indirecto) o riesgo de asociación en el público consumidor a) El riesgo de confusión puede ser directo o indirecto: El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto.

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a un producto o servicio, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado. 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe Identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza en la escritura de los signos en conflicto desde el punto de vista de su composición; esto es, tomando en cuenta, entre otros, el orden o la secuencia de las letras, con especial atención en las vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, las cuales pueden inducir en mayor o menor grado a que el riesgo de confusión sea más evidente u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de las letras, números, silabas o palabras que conforman los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones de las palabras; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados, entre otros, sobre la base de los aspectos fonéticos. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo, el objeto que representan o el concepto que evocan. 4.

Igualmente, al realizar el cotejo o comparación de los signos en conflicto, se deberán observar las siguientes reglas: 17 Número único de radicación: 11001032400020200033800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión integral y de conjunto, teniendo en cuenta la unidad de sus componentes ortográficos, fonéticos, conceptuales o ideológicos y gráficos o figurativos. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que generalmente lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir si existe riesgo de confusión directo o indirecto, o nesgo de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y tomar en cuenta su grado de percepción, de conformidad con el tipo de producto o servicio de que se trate, con base en los siguientes criterios (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de registrabilidad.

Es admisible presumir que el consumidor medio está atento y se encuentra razonablemente informado sobre los bienes y servicios que requiere habitualmente. No obstante, su nivel de percepción es variable en relación con las distintas categorías de productos y servicios que adquiere, aspecto que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente, en cada caso concreto.

El grado de atención del consumidor medio y su nivel de información constituyen un parámetro importante para el análisis de registrabilidad de signos que pretenden distinguir productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que estos pueden variar según el tipo de producto o servicio del que se trate. A manera de ejemplo, no se tiene el mismo nivel de información ni se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos (v.g. cremas y lociones para el rostro, jabones para el cuerpo, etc.) que al comprar utensilios de limpieza doméstica (v.g. escobas, recogedores de basura, etc.).

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, o de posicionamiento o estatus en el mercado. Es un consumidor que se ha instruido claramente acerca de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir, conoce sus detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no los conocería. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.

(iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor realiza una evaluación más prolija del producto o servicio que desea adquirir, aspecto que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

A manera de ejemplo, constituye un consumidor o adquirente especializado la persona natural o jurídica del área de salud que vaya a adquirir instrumental médico para la realización de distintos tipos de cirugías o procedimientos quirúrgicos. 18 Número único de radicación: 11001032400020200033800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.5.

Por otra parte, es importante que al analizar el caso concreto se verifique si se determinaron las similitudes de los signos en conflicto, considerando los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión directo o indirecto, o en riesgo de asociación 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible no confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el examen de registrabilidad debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos aquellos relacionados con los productos y/o servicios que distinguen o pretenden distinguir los signos en conflicto. 2.

Criterios para realizar la comparación de los signos en conflicto de acuerdo con su naturaleza Comparación entre signos denominativos 2.1. Cuando la controversia en el proceso interno radique en la presunta confusión entre dos signos denominativos, es necesario que se realice la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto. 2.2.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, están conformados por una o varias letras, silabas, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable compuesto por expresiones acústicas o fonéticas, el cual puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: (i) sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca la naturaleza, así como ciertas cualidades o funciones del producto o servicio identificado por el signo o que pretende distinguir, y, (ii) arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto o servicio que distingue o pretende identificar.

Estos elementos, al sor apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos deberá realizarse el cotejo conforme a las siguientes reglas: a) Debe analizarse cada signo de manera integral y en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad ortográfica ni fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, números, silabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, con el propósito de alcanzar el entendimiento suficiente sobre cómo el signo es percibido en el mercado. b) Debe establecerse si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los morfemas son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unidos a un lexema modifica su definición. 19 Número único de radicación: 11001032400020200033800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general, el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al realizar un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Usualmente, en el lexema está ubicada la silaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión conceptual o ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio conceptual o ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar la existencia de riesgo de confusión o asociación entre los signos en conflicto. c) Debe tenerse en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma ubicación, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Debe observarse el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Debe determinarse cuál es el elemento que genera mayor influencia en la mente del consumidor, pues así podría apreciarse cómo es percibida o captada la marca en el mercado.

Comparación entre signos denominativos compuestos 2.4. Cuando se advierta que los signos en conflicto son compuestos, con el propósito de realizar un adecuado cotejo se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca. Para tal efecto, se deben aplicar los siguientes parámetros: a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.

Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte es su proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia 20 Número único de radicación: 11001032400020200033800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.

Comparación entre signos mixtos 2.5. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias letras, sílabas, palabras o números) y un elemento gráfico (trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, íconos, etc.). La combinación de estos elementos al ser apreciada en su conjunto produce en el consumidor una idea integral sobre el signo, que le permite diferenciarlo de los demás signos existentes en el mercado. 2.6.

En el análisis de signos mixtos se deberá determinar cuál de sus elementos - denominativo o gráfico- genera mayor influencia en la mente del consumidor. Así, la oficina nacional competente deberá determinar, en el caso concreto, si el elemento denominativo del signo mixto es el más relevante, característico o determinante; o, si lo es el elemento gráfico si lo son ambos teniendo en cuenta para el efecto la capacidad expresiva propia del lenguaje escrito, el tamaño, color y ubicación de los elementos gráficos y si además el elemento gráfico es susceptible de evocar conceptos o si se trata únicamente de un elemento abstracto. 2.7.

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas indicadas en el párrafo 2.3. precedente. b) Si al realizar la comparación se determina que en uno de los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, y en los otros signos mixtos en conflicto prevalece el elemento denominativo sobre el gráfico, en principio no habría lugar a que se genere riesgo de confusión o asociación entre los signos, por lo que podrían coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que los elementos gráficos y denominativos predominantes puedan evocar una misma idea o concepto, en cuyo caso podría generarse riesgo de confusión o asociación, lo que deberá determinarse en el caso concreto. 2.8.

Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad, para la cual se ha solicitado el registro, lo que incluye todos los elementos denominativos y gráficos que la componen. Cuando se otorga el registro de una marca mixta se la protege de manera integral y no a sus elementos por separado. 2.9. Si bien, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más relevante, característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia del lenguaje escrito, el cual por definición es pronunciable, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y ubicación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico, por lo general, suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en trazos o en un dibujo en abstracto. […] ”. Interpretación Prejudicial 153-IP-2022 de 17 de mayo de 202334 41. Respecto del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 200035: 34 https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205187.pdf 35 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 153-IP-2022 de 17 de mayo de 2023. 21 Número único de radicación: 11001032400020200033800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] [2.] La protección jurídica de la marca notoriamente conocida en la Comunidad Andina Definición [2.1] La Decisión 486 le dedica un acápite especial a la regulación del tema de los signos notoriamente conocidos en el Título XIII, que contiene los artículos 224 a 236. [2.2] El artículo 224 de la Decisión 486 establece lo siguiente: «Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pals Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido,» [2.3] De la anterior definición se pueden identificar las siguientes características: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente que habitualmente adquiere o comercializa los productos o servicios identificados por el signo b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. c) La notoriedad puede haber sido obtenida por cualquier medio.

La diferencia entre la marca notoria (comunitaria y extracomunitaria) y la marca renombrada, así como su relación con los principios de territorialidad, registral, uso real y efectivo, y especialidad [2.4] De conformidad con lo establecido en el artículo 224 de la Decisión 486, para que un signo distintivo adquiera la calidad de notorio debe ser conocido por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de producto o servicio que distingue; por las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de producto o servicio a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, producto o servicio que identifica.

Dado que los signos notorios deben ser conocidos en el sector pertinente, es posible que no sean identificados o distinguidos por otros sectores. [2.5] Cabe diferenciar entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente.

La marca notoria regulada en la Decisión 486, a la que se puede denominar marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier Pals Miembro de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional o extranjero. Basta que sea notoria en un País Miembro para que reciba una protección especial en los otros tres Países Miembros.

La marca renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decisión 486, pero por su naturaleza recibe protección especial en los cuatro Países Miembros. [2.6] La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, registral, y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un País Miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese País Miembro.

Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. 22 Número único de radicación: 11001032400020200033800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co [2.7] La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. [2.8] La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de: a) productos o servicios idénticos, similares y aquellos con los que existe conexión; b) aquellos productos o servicios diferentes que son conocidos dentro del sector pertinente; y. c) cualquier tipo de producto o servicio cuyo uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o asociación con el titular de la marca notoria o sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. [2.9] Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba.

La notoriedad debe probarse por quien la alegue de conformidad con lo establecido en el artículo 228 de la Decisión 486. La calidad de una marca renombrada, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina como un «hecho notorio», el cual no requiere actividad probatoria (notoria non egent probatione); por tanto, los <<hechos notorios»> no son objeto de prueba¹³ y pueden ser reconocidos de oficio por las autoridades administrativas y judiciales de los Países Miembros de la Comunidad Andina. [2.10] En el caso de la marca notoria extracomunitaria, corresponde señalar que no se trata de una marca renombrada, sino que es una marca que ha sido reconocida como notoria en un país distinto de los Países Miembros de la Comunidad Andina y, por tanto, no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo. [2.11] El hecho de que una marca sea considerada como notoria en su país de origen (extracomunitario) no puede impedir el registro de una marca similar o idéntica en un País Miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar el caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo sobre la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino. [2.12] Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningún caso se otorgará el registro como marca de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.

En relación con los diferentes riesgos en el mercado [2.13] Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la existencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad con lo siguiente: [2.13.1] En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión directo o indirecto por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 23 Número único de radicación: 11001032400020200033800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co [2.13.2] En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente económico. [2.13.3] En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la alta capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos productos o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. [2.13.4] En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos.

El uso parasitario se presenta cuando un competidor utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.

Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto causa un deterioro sistemático de la posición empresarial. [2.14.] Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486.

Prueba de la notoriedad [2.15] La notoriedad de un signo es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el juez o la oficina nacional competente, según sea el caso. (2.16) El artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pals Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverio, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique, e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pals Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo: 24 Número único de radicación: 11001032400020200033800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección. j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. [2.17] En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como lo dispone la citada norma, lo cual puede demostrarse mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable. [2.18] La calidad de notoriedad de un signo puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se considere notoriamente conocido puede perder dicha calidad si su titular no realiza acciones conducentes a conservarla: mantener la calidad del producto o servicio, promover su difusión y publicidad, mantener o incrementar el volumen de ventas, entre otros.

En este orden de ideas, para probar la notoriedad de un signo no basta con demostrar la existencia de un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para acreditar la calidad de notoriedad en cada caso concreto. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida únicamente para dicho caso particular," La notoriedad del signo solicitado a registro [2.19] De conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 229 de la Decisión 486, no se negará la calidad de notoriedad del signo y su protección por el solo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el Pals Miembro o en el extranjero.

Por tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo Pals Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. [2.20] La Decisión 486 protege al signo notorio no registrado y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario.

Lo anterior no quiere decir que un signo por ser notorio tenga indefectiblemente derecho a su registro como marca, ya que el registro de toda marca, aun en el caso de signos notorios, deberá atender al respectivo examen de registrabilidad que practica la oficina nacional competente. [2.21] Lo que se está afirmando es que dicho examen resulta diferente y complejo.

Es decir, en su realización debe tomarse en cuenta que el signo notorio solicitado a registro ya es distintivo y, por tanto, el examen de registrabilidad debe ser, por una parte, más flexible en consideración al gran prestigio que ha sido ganado por el signo notoriamente conocido y, por otra parte, muy riguroso a fin de evitar que se genere el riesgo de confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características del signo opositor.

Al respecto, deberá tenerse en cuenta factores como la notoriedad del signo opositor, la clase de productos o servicios que se pretende registrar, etc. 25 Número único de radicación: 11001032400020200033800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co [2.22] En consecuencia, si bien la norma comunitaria otorga cierto grado de protección a la marca notoria no registrada en un determinado País Miembro, el examen de registrabilidad que debe realizar la oficina nacional competente cuando se solicita su registro como marca en ese País Miembro, debe ser independiente y autónomo, es decir, la entidad competente tiene discrecionalidad para, luego del correspondiente análisis, conceder o no el registro como marca del signo notoriamente conocido solicitado, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio. [2.23] Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad del signo es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el juez o la oficina nacional competente, según sea el caso. […]” Análisis del caso concreto 42.

De conformidad con los marcos normativos y los desarrollos jurisprudenciales indicados supra y, atendiendo a los argumentos de las partes e intervinientes; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 43. En este sentido, las marcas sujetas a estudio son como se muestran a continuación: Marca concedida36 Marcas opositoras37 Registro núm.: 563229 Titular: Gaseosas Pety S.A.S Clase 32: “Cervezas, aguas, gaseosas y jugos”.

COCA-COLA Registro núm.: 590 Nominativa Titular: The Coca-Cola Company Clase 32: “.” COCA-COLA Registro núm.: 280490 Nominativa Titular: The Coca-Cola Company Clase 32: “Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas”. 36 Cfr. Índice 4 del aplicativo web “SAMAI” 37 Ibidem 26 Número único de radicación: 11001032400020200033800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Registro núm.: 403863 Titular: The Coca-Cola Company Clase 32: “Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas”.

Registro núm.: 405384 Titular: The Coca-Cola Company mixta Clase 32: “Cervezas; aguas minerales y con gas, y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y jugos de frutas; almíbares y otras preparaciones para hacer bebidas”. Registro núm.: 462496 Titular: The Coca-Cola Company mixta Clase 32: “Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas”. 27 Número único de radicación: 11001032400020200033800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Registro núm.: 473117 Titular: The Coca-Cola Company Mixta Clase 32: “Aguas [bebidas];aguas de mesa; aguas gaseosas; aguas gaseosas (productos para elaborar —); aguas minerales [bebidas]; aguas minerales (productos para elaborar —); alcohol (bebidas sin —); alcohol (extractos de frutas sin —); aperitivos sin alcohol; batidos de frutas u hortalizas; bebidas de frutas sin alcohol; bebidas de jugos de frutas sin alcohol; bebidas de zumos de frutas sin alcohol; bebidas (esencias para elaborar — );bebidas gaseosas (polvos para elaborar —); bebidas isotónicas; bebidas (preparaciones para elaborar —); bebidas sin alcohol; bebidas sin alcohol a base de miel; bebidas (siropes para —); extractos de frutas sin alcohol; frutas (extractos de — ) sin alcohol; frutas (jugos de —); frutas (zumos de —); gaseosas (aguas — );gaseosas (polvos para elaborar bebidas —); gaseosas (productos para elaborar aguas —);jugos de frutas; jugos de frutas (bebidas de —) sin alcohol; jugos vegetales [bebidas]; licuados; limonadas; limonadas (siropes para —);mesa (aguas de — );minerales (aguas —) [bebidas]; minerales;

(productos para elaborar aguas —); mostos; néctares de frutas sin alcohol; siropes para bebidas; sodas [aguas]; sorbetes [bebidas]; tomate (jugo de —) [bebida]; tomate (zumo de —) [bebida]; zumos de frutas; zumos de frutas (bebidas de —) sin alcohol; zumos vegetales [bebidas].”. Registro núm.: 488336 Titular: The Coca-Cola Company Mixta 28 Número único de radicación: 11001032400020200033800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Clase 32: “Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas”.

Registro núm.: 488337 Titular: The Coca-Cola Company Mixta Clase 32: “Bebidas no alcohólicas, a saber, aguas potables, aguas saborizadas, refrescos, bebidas energéticas, bebidas deportivas, bebidas de fruta y jugos de fruta”. Registro núm.: 654402 Mixta Titular: The Coca-Cola Company Clase 32: “Aguas (bebidas); aguas de mesa; aguas gaseosas; productos para elaborar aguas gaseosas; aguas minerales (bebidas); productos para elaborar aguas minerales; cervezas; bebidas sin alcohol; extractos de frutas sin alcohol; aperitivos sin alcohol; batidos de frutas u hortalizas; bebidas de frutas sin alcohol; bebidas de jugos de frutas sin alcohol; esencias para elaborar bebidas de zumos de frutas sin alcohol; bebidas; polvos para elaborar bebidas gaseosas; preparaciones para elaborar bebidas isotónicas; bebidas; bebidas sin alcohol; bebidas sin alcohol a base de miel; siropes para bebidas; extractos de frutas sin alcohol; extractos de frutas sin alcohol; jugos de frutas; zumos de frutas; aguas gaseosas; polvos para elaborar bebidas gaseosas; productos para elaborar aguas gaseosas; jugos de frutas; bebidas de jugos de frutas sin alcohol; jugos vegetales (bebidas); licuados; limonadas; siropes para limonadas; aguas de mesa; aguas 29 Número único de radicación: 11001032400020200033800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co minerales (bebidas); productos para elaborar aguas minerales; mostos; néctares de frutas sin alcohol; siropes para bebidas; sodas (aguas); sorbetes (bebidas); jugo de tomate (bebida); zumo de tomate (bebida); zumos de frutas; bebidas de zumos de frutas sin alcohol; zumos vegetales (bebidas)”.

Registro núm.: 275137 Mixta Titular: The Coca-Cola Company Clase 32: Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras prepa- raciones para hacer bebidas, en especial; bebidas no alcohólicas, aguas para beber, aguas saborizadas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, principalmente, gaseosas bebidas energéticas y bebidas para deportes; bebidas y zumos de frutas, siropes, concentrados y polvos para hacer bebidas, en especial, aguas saborizadas, aguas minera- les y gaseosas, bebidas energéticas y bebidas para deportes; bebidas y zumos de frutas.”.

Registro núm.: 488339 Mixta Titular: The Coca-Cola Company Clase 32: “Bebidas no alcohólicas, a saber, aguas potables, aguas saborizadas, refrescos, bebidas energéticas, bebidas deportivas, bebidas de fruta y jugos de fruta.” 30 Número único de radicación: 11001032400020200033800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Registro núm.: 488330 Mixta Titular: The Coca-Cola Company Clase 32: “Aguas (bebidas); aguas de mesa; aguas gaseosas; productos para elaborar aguas gaseosas; aguas minerales (bebidas); productos para elaborar aguas minerales; cervezas; bebidas sin alcohol; extractos de frutas sin alcohol; aperitivos sin alcohol; batidos de frutas u hortalizas; bebidas de frutas sin alcohol; bebidas de jugos de frutas sin alcohol; esencias para elaborar bebidas de zumos de frutas sin alcohol; bebidas; polvos para elaborar bebidas gaseosas; preparaciones para elaborar bebidas isotónicas; bebidas; bebidas sin alcohol; bebidas sin alcohol a base de miel; siropes para bebidas; extractos de frutas sin alcohol; extractos de frutas sin alcohol; jugos de frutas; zumos de frutas; aguas gaseosas; polvos para elaborar bebidas gaseosas; productos para elaborar aguas gaseosas; jugos de frutas; bebidas de jugos de frutas sin alcohol; jugos vegetales (bebidas); licuados; limonadas; siropes para limonadas; aguas de mesa; aguas minerales (bebidas); productos para elaborar aguas minerales; mostos; néctares de frutas sin alcohol; siropes para bebidas; sodas (aguas); sorbetes (bebidas); jugo de tomate (bebida); zumo de tomate (bebida); zumos de frutas; bebidas de zumos de frutas sin alcohol; zumos vegetales (bebidas)”.

Registro núm.: 488330 Tridimensional Titular: The Coca-Cola Company “Aguas (bebidas); aguas de mesa; aguas gaseosas; productos para elaborar aguas gaseosas; aguas minerales (bebidas); 31 Número único de radicación: 11001032400020200033800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co productos para elaborar aguas minerales; cervezas; bebidas sin alcohol; extractos de frutas sin alcohol; aperitivos sin alcohol; batidos de frutas u hortalizas; bebidas de frutas sin alcohol; bebidas de jugos de frutas sin alcohol; esencias para elaborar bebidas de zumos de frutas sin alcohol; bebidas; polvos para elaborar bebidas gaseosas; preparaciones para elaborar bebidas isotónicas; bebidas; bebidas sin alcohol; bebidas sin alcohol a base de miel; siropes para bebidas; extractos de frutas sin alcohol; extractos de frutas sin alcohol; jugos de frutas; zumos de frutas; aguas gaseosas; polvos para elaborar bebidas gaseosas; productos para elaborar aguas gaseosas; jugos de frutas; bebidas de jugos de frutas sin alcohol; jugos vegetales (bebidas); licuados; limonadas; siropes para limonadas; aguas de mesa; aguas minerales (bebidas); productos para elaborar aguas minerales; mostos; néctares de frutas sin alcohol; siropes para bebidas; sodas (aguas); sorbetes (bebidas); jugo de tomate (bebida); zumo de tomate (bebida); zumos de frutas; bebidas de zumos de frutas sin alcohol; zumos vegetales (bebidas)”.

Registro núm.: 126833 Mixta Titular: The Coca-Cola Company Clase 32: “Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.” 44. La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis del riesgo de confusión o asociación como causal de irregistrabilidad.

Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 32 Número único de radicación: 11001032400020200033800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 45. Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 prevé los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) del artículo 136 ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 46.

Esta Sección38, siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”39. 47. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”40. 48.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie la marca en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”41. 38 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 39 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013. 40 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016. 41 Ibidem. 33 Número único de radicación: 11001032400020200033800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 49. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la marca mixta KONGA COLA, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, se encuentra dentro de los supuestos fácticos indicados supra y, en consecuencia, si era procedente o no su registro. 50.

Con el fin de realizar el cotejo entre la marca en conflicto, la Sala advertirá los criterios para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “[…] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente advertirá los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate […]”42. 51.

La Sala, adicionalmente, tendrá en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el presente proceso, la similitud entre los signos distintivos cotejados puede presentarse desde distintos ámbitos: “[…]1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad 42 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 391-IP-2022 de 13 de marzo de 2023. 34 Número único de radicación: 11001032400020200033800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos o de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”43. 52.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la controversia radica en un presunto riesgo de confusión entre la marca mixta concedida y unas marcas nominativas, mixtas y tridimensionales previamente registradas, la Sala considera pertinente reiterar el concepto de cada una de estas marcas. 53. Los signos nominativos son aquellos que se componen de un elemento nominativo representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto.

Los signos mixtos son aquellos que se componen tanto de un elemento nominativo, como de uno figurativo o gráfico. La combinación de estos elementos apreciados en conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado44. Los signos tridimensionales son aquellos que ocupan las tres dimensiones del espacio; esto es, se trata de un cuerpo provisto de volumen. 54.

En este sentido, considerando que el caso sub examine requiere llevar a cabo un examen de confundibilidad entre la marca mixta KONGA COLA, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, y las marcas: i) mixtas COCA- COLA ii) nominativas COCA-COLA y iii) tridimensional, de titularidad de la parte demandante, la Sala advierte los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el cotejo entre estos tipos de signos, los cuales fueron señalados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los siguientes términos: “[…] Comparación entre signos mixtos 2.5.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias letras, sílabas, palabras o números) y un elemento gráfico (trazos definidos o dibujos 43 Ibidem 44 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 126-IP-2017 de 17 de noviembre de 2017. 35 Número único de radicación: 11001032400020200033800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, íconos, etc.).

La combinación de estos elementos al ser apreciada en su conjunto produce en el consumidor una idea integral sobre el signo, que le permite diferenciarlo de los demás signos existentes en el mercado. 2.6. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar cuál de sus elementos - denominativo o gráfico- genera mayor influencia en la mente del consumidor.

Así, la oficina nacional competente deberá determinar, en el caso concreto, si el elemento denominativo del signo mixto es el más relevante, característico o determinante; o, si lo es el elemento gráfico si lo son ambos teniendo en cuenta para el efecto la capacidad expresiva propia del lenguaje escrito, el tamaño, color y ubicación de los elementos gráficos y si además el elemento gráfico es susceptible de evocar conceptos o si se trata únicamente de un elemento abstracto. 2.7.

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: c) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas indicadas en el párrafo 2.3. precedente. d) Si al realizar la comparación se determina que en uno de los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, y en los otros signos mixtos en conflicto prevalece el elemento denominativo sobre el gráfico, en principio no habría lugar a que se genere riesgo de confusión o asociación entre los signos, por lo que podrían coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que los elementos gráficos y denominativos predominantes puedan evocar una misma idea o concepto, en cuyo caso podría generarse riesgo de confusión o asociación, lo que deberá determinarse en el caso concreto. 2.8.

Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad, para la cual se ha solicitado el registro, lo que incluye todos los elementos denominativos y gráficos que la componen. Cuando se otorga el registro de una marca mixta se la protege de manera integral y no a sus elementos por separado. 2.9. Si bien, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más relevante, característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia del lenguaje escrito, el cual por definición es pronunciable, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y ubicación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico, por lo general, suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en trazos o en un dibujo en abstracto. […]”45. 55. Adicionalmente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido los criterios para la comparación de signos mixtos con signos tridimensionales46: “[…] Comparación entre signos mixtos y marcas tridimensionales […] 4.2.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 45 Ibidem 46 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 65-IP-2020 de 4 de marzo de 2021. 36 Número único de radicación: 11001032400020200033800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.3. Por su parte un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio; esto es, se trata de un cuerpo provisto de volumen.

Dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves. Constituye una clase de signo con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de los signos denominativos, figurativos y mixtos. 4.4. Los signos tridimensionales pueden diferenciar claramente los productos que se desean adquirir y pueden generar gran recordación en el público consumidor dentro del mercado, siempre que la forma arbitraria no guarde relación respecto del producto o servicio que se pretende distinguir.

Además, el objeto de estas marcas es influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto ofertado. […]” 56. Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Para esto, se realizará el cotejo entre la marca mixta KONGA COLA, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, y las marcas mixtas y nominativas COCA-COLA y tridimensionales, de las cuales es titular la parte demandante, aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto y que fueron señalados en los apartados supra.

Análisis de los supuestos normativos Primer supuesto: Identidad o semejanza entre la marca concedida y las marcas previamente registradas 57. Al encontrarnos frente a un cotejo entre marcas nominativas, mixtas y tridimensionales, es necesario determinar cuál es el elemento dominante, si la parte nominativa, la parte gráfica o las formas, para así pasar al segundo grado del análisis que es el cotejo de las marcas, atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación con ese elemento predominante y, finalmente, definir si hay semejanza o identidad entre las marcas comparadas. 58.

La Sala advierte que la marca mixta concedida al tercero con interés directo en el resultado del proceso está compuesta por un elemento nominativo compuesto, el cual corresponde a las palabras KONGA COLA, así como de unos elementos figurativos que consisten en varias figuras que rodean la palabra KONGA. Entre estas, que en su mayoría son figuras geométricas sin concepto alguno, se distinguen algunas figuras como una mano, un teclado, un sombreo vueltiao. 37 Número único de radicación: 11001032400020200033800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 59.

Por su parte, las marcas de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso consisten: i) en unos elementos nominativos compuestos, que consisten en las palabras COCA-COLA; ii) en los elementos figurativos, que consisten en el tipo de letra de los elementos nominativos, el color blanco y rojo reivindicado en algunas de las marcas, en algunas figuras geométricas y líneas, en algunas figuras de botellas, y en la figura de un Papá Noel en una de las marcas; y iii) en un elemento tridimensional de una botella. 60.

Ahora bien, la Sala advierte que los elementos nominativos tienen generalmente más relevancia que los elementos gráficos y tridimensionales, puesto que, de acuerdo con los criterios jurisprudenciales citados supra, por regla general es el elemento nominativo el que causa mayor impacto y recordación en la mente del consumidor y por esto es generalmente el más preponderante. 61.

La Sala considera que, en el caso sub examine, tanto en la marca mixta de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, como en las marcas previamente registradas con certificados de registro núms. 126833, 275137, 403863, 405384, 473117, 488336, 488337, 488339, 488330, y 654402, el elemento preponderante es el elemento nominativo, comoquiera que es el que causa mayor recordación en la mente de los consumidores sin que los elementos gráficos o las formas que los componen aporten mayor impacto y, en consecuencia, corresponde a la Sala realizar un análisis de confundibilidad de acuerdo con los criterios para el cotejo de signos nominativos. 62.

La Sala considera, por el contrario, que en la marca mixta COCA-COLA con registro núm. 462496 el elemento preponderante es el elemento figurativo, que consiste en la figura de un Papá Noel sosteniendo unas botellas en sus manos, por cuanto la relevancia en el conjunto marcario, aunado al concepto que genera la figura, son preponderantes sobre el elemento COCA-COLA que ocupa un espacio muy pequeño, casi imperceptible, en el conjunto marcario.

Por lo anterior, frente a dicha marca se aplicarán los criterios de comparación entre marcas nominativas y figurativas. 63. Ahora, en cuanto a la marca tridimensional con certificado de registro núm.: 586868, y atendiendo a que la marca fue solicitada y concedida como marca 38 Número único de radicación: 11001032400020200033800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tridimensional, de conformidad con el certificado visible a folio 45 del expediente, se aplicarán los criterios de comparación entre marcas mixtas y tridimensionales.

Cotejo entre las marcas cuyo elemento preponderante es el denominativo Términos genéricos y descriptivos 64. Precisado lo anterior, la Sala advierte que, la parte demandada, en los actos administrativos acusados, señaló que “[…] la palabra COLA hace relación a una bebida no alcohólica, por lo tanto, resulta débil e indicativa para bebidas no alcohólicas […]”47.

Al respecto, la parte demandante en el escrito de demanda manifestó que “[…] la palabra COLA no tiene esta connotación o significado cuando se tiene en cuenta el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española […]”48. 65. La Sala considera que se debe analizar si los signos distintivos cotejados cuentan con términos que puedan ser considerados como genéricos o descriptivos.

Para el efecto, la Sala ha considerado que las expresiones genéricas son aquellas que se refieren exclusivamente al género del producto o servicio que identifica. Esto significa que el aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate. Al igual que ocurre con las expresiones de uso común, por su naturaleza, las expresiones genéricas deben ser excluidas del cotejo marcario.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que la expresión genérica puede identificarse cuando, al formular la pregunta “¿qué es?”, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. 66. Sobre las expresiones descriptivas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado que son aquellas que informan de una característica del producto, tales como su: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. y en ese sentido deberían ser excluidas del cotejo marcario. 67.

Ahora bien, en cuanto a la marca mixta KONGA COLA y las marcas COCA-COLA la Sala advierte que contienen el término COLA, el cual no es apropiable de manera 47 Cfr. Folio 25 48 Cfr. Folio 8 39 Número único de radicación: 11001032400020200033800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co exclusiva por un titular marcario, por cuanto es un término tanto genérico como descriptivo, dependiendo si se toma como ingrediente o como sustantivo de la bebida, de los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, tal como se observa de dos de las definiciones que de dicho término se encuentran en el Diccionario de la Real Academia Española: “[…] f. Sustancia pastosa que sirve como adhesivo, especialmente en carpintería. […] f. Bebida refrescante que contiene cola. […]”49 68.

La Sala advierte que el término COLA, por un lado, consiste en una sustancia pastosa y, por otro lado, en una bebida refrescante. En consecuencia, la Sala concluye que es un término genérico o descriptivo para los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, en particular aquellos de la cobertura de la marca mixta KONGA COLA y las marcas COCA COLA, que incluyen, entre otros, gaseosas y otras bebidas sin alcohol. 69.

Adicionalmente, en jurisprudencia de esta sección se señaló que el término COLA es de uso común para productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] en lo atinente a la palabra COLA, tal y como esta Sala lo concluyó en las providencias antes citadas, la misma es una expresión de uso común en las marcas de los productos de la clase 32 ibidem y en consecuencia, no es apropiable y al estar acompañada de otras palabras que le otorguen distintividad resulta registrable […]”50 70.

De conformidad con lo anterior, la Sala considera que el término COLA no puede ser apropiado de manera exclusiva, por lo que será excluido del cotejo. 71. Ahora, en cuanto a los términos KONGA y COCA, la Sala advierte que el diccionario de la Real Academia Española establece que, por un lado, la palabra coca significa: “[…]1. f. Arbusto de la familia de las eritroxiláceas, con hojas alternas, aovadas, enter as, de estípulas axilares y flores blanquecinas.

Indígena de América del Sur, se cultiva en la India y en Java y de ella se extrae la cocaína. 49 https://dle.rae.es/cola. Consultado del 2 de noviembre de 2023 50 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 29 de octubre de 2018; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 11001032400020090005900. 40 Número único de radicación: 11001032400020200033800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2. f. Hoja de la coca. […] 1. f. Baya pequeña y redonda, fruto de una planta dioica de la familia de las menisper máce s, trepadora y de hojas alternas, propia de la India oriental.

Es venenosa y la emplea n para matar los peces. coca de Levante 1. f. Arbusto tropical de la familia de las menispermáceas. 2. f. Fruto de la coca de Levante. […]”51 72. En ese sentido, el término COCA tiene varios significados, pero ninguno de ellos relacionado directamente con los productos que se encuentran en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que es un término arbitrario para los productos de la cobertura. 73.

Y, por el otro, el término KONGA, no tiene significado y, en consecuencia, es un término de fantasía. 74. En suma, la Sala procederá con el estudio de confundibilidad de los signos enfrentados, excluyendo del cotejo el término COLA, por cuanto es un término que no es apropiable de forma exclusiva. Así, la Sala considera que los elementos nominativos de las marcas a cotejar son KONGA y COCA.

Comparación ortográfica 75. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de las marcas cotejadas desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, y las raíces o las terminaciones comunes de las marcas en cuestión. 76.

Desde el punto de vista ortográfico, y siguiendo los criterios jurisprudenciales señalados en acápite supra, la Sala encuentra que no existe similitud ortográfica, como se observa a continuación: 1 2 3 4 5 51 https://dle.rae.es/coca#9Y3W1Jj. Consultado el 2 de noviembre de 2023. 41 Número único de radicación: 11001032400020200033800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co K O N G A C O C A 77.

La Sala advierte que la marca concedida cuenta con cinco 5 letras, 2 sílabas, 3 consonantes y 2 vocales. Por su parte, el término COCA consiste en dos sílabas, 4 letras, dos consonantes y dos vocales. La Sala considera que, si bien los términos comparados contienen la misma secuencia vocálica y comparten la ubicación de algunas letras, como la O en posición dos y la A en la última posición, lo cierto es que los términos tienen extensiones diferentes y composición consonántica distinta K-N- G y C-C. En consecuencia, los signos no tienen similitud ortográfica.

Comparación fonética 78. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo distintivo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva: KONGA / COCA KONGA / COCA KONGA / COCA KONGA / COCA KONGA / COCA KONGA / COCA KONGA / COCA KONGA / COCA KONGA / COCA KONGA / COCA KONGA / COCA KONGA / COCA KONGA / COCA KONGA / COCA KONGA / COCA KONGA / COCA KONGA / COCA KONGA / COCA 79.

La Sala advierte que no existe similitud fonética, puesto que, si bien la combinación KO es fonéticamente idéntica a CO, lo cierto es que ambos términos tienen pronunciación diferente en su totalidad, la cual deriva de varios factores como son, por un lado, la diferencia en longitud de las palabras y, por el otro, la diferencia fonética que genera la inclusión de consonantes como la N y G. La Sala considera entonces que no hay similitud fonética.

Comparación conceptual 80. El aspecto conceptual o ideológico hace referencia a la idea o concepto que evocan los signos, de manera que la similitud se configura si los signos distintivos evocan una idea semejante o idéntica. Así, esta similitud “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido 42 Número único de radicación: 11001032400020200033800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”52, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales el signo distintivo tiene algún significado. 81.

La Sala advierte que en el caso sub examine no se puede realizar un cotejo a nivel ideológico de los signos distintivos, por cuanto el término KONGA es de fantasía. 82. Por lo anteriormente expuesto, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que la marca mixta concedida KONGA COLA y las marcas nominativas y mixtas, cuyo elemento nominativo es COCA-COLA, no presentan similitud ortográfica, fonética o conceptual.

Cotejo entre la marca concedida cuyo elemento preponderante es el denominativo y la marca previamente registrada cuyo elemento preponderando es el figurativo 83. Ahora bien, en cuanto a la marca mixta COCA-COLA con certificado de registro núm. 405384, su elemento figurativo, que es la imagen de un Papá Noel, tiene más preponderancia que su elemento nominativo, tal como se señaló en acápites supra.

Así, la Sala considera que no existe similitud entre las marcas, ya que el elemento figurativo genera en la mente del consumidor un concepto que no se genera con la palabra KONGA. Cotejo entre la marca concedida cuyo elemento preponderante es el denominativo y la marca tridimensional previamente registrada 84. Por último, en cuanto a la marca tridimensional con certificado de registro núm. 586868, la Sala considera que tampoco existe similitud, puesto que al ser una marca solicitada y concedida como tridimensional, únicamente se encuentra conformada por la forma reclamada, la cual es de una botella, y la cual no es similar, desde el punto de vista conceptual, al término KONGA, puesto que este término es de fantasía. 52 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009. 43 Número único de radicación: 11001032400020200033800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 85.

En este orden de ideas, la Sala considera que en el presente caso no se cumple el primer supuesto de la causal sub examine, cual es, que haya identidad o semejanza entre las marcas comparadas. Segundo supuesto: Conexidad de los productos que pretende identificar con el signo solicitado y los cobijados por la marca previamente registradas 86.

La Sala considera que, debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, es decir, que no existan similitudes o semejanzas entre las marcas confrontadas; es innecesario analizar el segundo supuesto, relativo a la conexidad de los productos o servicios que identifica cada una de las marcas. 87.

La Sala considera importante pronunciarse sobre el argumento de la parte demandante, según el cual “[…] en atención a la teoría de la interdependencia, a mayor grado de relación de competencia entre los productos o servicios amparados, más estricta debe ser la comparación de los signos confrontados […]”53. 88. Al respecto, la Sala considera que, de conformidad con la jurisprudencia de la Sala, cuando en el cotejo no se encuentra que los signos cotejados sean similares, no es necesario estudiar el supuesto de conexidad competitiva: “[…] Teniendo en cuenta, que en el presente caso no existe similitud entre las marcas no resulta necesario entrar a estudiar el segundo supuesto relativo a la conexidad competitiva de los productos que identifican las marcas en conflicto y el riesgo de asociación en el mercado, de acuerdo a lo que esta Sala ha considerado en diversas oportunidades […]”54. 89.

En suma, la Sala considera, respecto del cotejo entre las marcas KONGA COLA y COCA-COLA, que no se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, por lo tanto, la marca mixta KONGA COLA no se encuentra en alguna causal que impida su registro. 53 Cfr. Folio 10 54 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 5 de octubre de 2023. Número único de radicación: 11001032400020150024600. Consejero Ponente: Hernando Sánchez Sánchez; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 22 de octubre de 2021. Número único de radicación: 11001032400020090008500 Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. 44 Número único de radicación: 11001032400020200033800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 90.

Por último, respecto de la notoriedad y renombre de las marcas de la parte demandante, la Sala, atendiendo a la jurisprudencia de esta Sección55, considera procedente eximirse del estudio de los argumentos relacionados con la notoriedad de las marcas COCA-COLA, que identifican productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, de que es titular la parte demandante; comoquiera que se encuentra establecida la distintividad de la marca KONGA COLA, para identificar productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

Conclusión 70. La Sala considera que, en el caso sub examine, la marca mixta KONGA COLA, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, que identifica productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que no se cumplen los supuestos fácticos previstos en la normativa indicada, al no existir semejanza con la marcas registradas de titularidad de la parte demandante. 71.

Por lo anteriormente expuesto, Sala considera que, en el caso sub examine, la parte demandada no vulneró, por indebida aplicación, los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que la marca mixta KONGA COLA no se encuentra incursa en las causales de los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 72.

En ese orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que 55 “[…] La Sala considera procedente eximirse del estudio de los argumentos y pruebas relacionados con la notoriedad de la marca nominativa OREO que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante; comoquiera que se encuentra establecida la distintividad de la marca mixta ORES TIKAS, con registro núm. 388891 y la no existencia de un riesgo de confusión o de asociación entre las marcas cotejadas, motivo por el cual, independientemente de la notoriedad o no de la marca OREO, la marca concedida no constituiría una reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial, de la marca notoria, que genere la ocurrencia de los riesgos de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio, o dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario y, en ese sentido, no se encuentra configurada la causal de irregistrabilidad contenidas en el literal h) de la Decisión 486.

Así las cosas, la denominación ORES TIKAS, al estar constituida por dos (2) palabras, cuenta con aptitud marcaria para distinguir los productos para la cual fue registrada, cumpliendo con el requisito establecido en el literal a) del artículo 134 de la Decisión 486 habida cuenta que posee la suficiente distintividad, que permite pueda diferenciarse de otras marcas en el mercado.

Y al ser distintiva la referida marca cumple con la función de indicar el origen empresarial del producto sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor. […]” Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; Sentencia de 8 de octubre de 2020; número único de Radicación: 110001-03-24-000-2010-00107-00 45 Número único de radicación: 11001032400020200033800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ampara las resoluciones núm. 15442 de 2 de marzo de 2018 y 200696 de 22 de abril de 2020, y la Sala habrá de negar las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, dejando las correspondientes anotaciones de ley. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la Ley.