CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00 Referencia. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. TESIS: NO ES PROCEDENTE LA CANCELACIÓN, POR NOTORIEDAD, DEL CERTIFICADO DE REGISTRO NÚM. 400343 DE LA MARCA MIXTA “GRUPO EMPRESARIAL PROTECCIÓN GEP”, PARA DISTINGUIR SERVICIOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE 44 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, DADO QUE LA ACTORA NO PROBÓ QUE LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA, “PROTECCIÓN”, FUESE NOTORIA AL MOMENTO EN QUE SE SOLICITÓ EL REGISTRO DE LA MARCA OBJETO DE CANCELACIÓN. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00 Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. PROTECCIÓN S.A.1, mediante apoderada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª.

Son nulas las resoluciones núms. 62194 de 29 de septiembre de 2017, “Por la cual se decide la cancelación de un registro”, expedida por el director de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio2; y 20768 de 11 de junio de 2019, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del superintendente delgado para la propiedad industrial de dicha entidad. 2ª.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se cancele totalmente por notoriedad del certificado de registro núm. 400343 de la marca mixta “GRUPO EMPRESARIAL PROTECCIÓN GEP”, para distinguir servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza. 1 En adelante PROTECCIÓN S.A. 2 En adelante SIC. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00 Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. 3ª.

Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la SIC la publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1°- Que para el año 2009, la marca “PROTECCIÓN” era notoriamente conocida en el mercado colombiano para identificar servicios de la clase 36 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 2º- Que el 21 de marzo de 2017, presentó acción de cancelación por notoriedad contra el registro de la marca mixta “GRUPO EMPRESARIAL 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00 Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. PROTECCIÓN GEP”, que identifica servicios en la Clase 444 de la Clasificación Internacional de Niza, de propiedad de la sociedad GRUPO EMPRESARIAL PROTECCION LIMITADA. 3º- Que mediante la Resolución núm. 62194 de 2017, el director de signos distintivos de la SIC negó la cancelación por notoriedad de la marca mixta “GRUPO EMPRESARIAL PROTECCIÓN GEP”, al estimar que no se demostró que la marca “PROTECCIÓN” fuese notoria para el año 2009. 4º- Que contra dicha decisión presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto de manera confirmatoria mediante Resolución núm. 20768 de 2019, expedida por el superintendente delegado para la propiedad industrial de la SIC.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación así: 4 La marca fue concedida para distinguir los siguientes servicios: “[…] Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección física de bienes materiales y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales. […]”. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00 Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. Que la SIC al expedir los actos acusados violó los artículos 224, 225 y 235 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina5, por indebida aplicación y falsa motivación, por cuanto, a su juicio, la marca “PROTECCIÓN” sí era notoria para el año 2009; no obstante, dicha entidad obvió las pruebas que obraban en el expediente administrativo que daban cuenta del carácter notorio de dicha expresión antes, durante y después de esa anualidad.

Para el efecto, enumeró las evidencias que demostraban el carácter notorio de la marca “PROTECCIÓN” para el año 2009, las cuales no se tuvieron en cuenta al dar respuesta a la acción de cancelación por notoriedad del signo “GRUPO EMPRESARIAL PROTECCIÓN GEP”. Adjuntó imágenes que prueban que la marca “PROTECCIÓN” se ha usado de manera extendida por el territorio colombiano, pues la prestación de servicios que ella ofrece, así como el contacto con el cliente se ha desarrollado en diversas ciudades del País. 5 En adelante Decisión 486. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00 Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. Aseguró que para el año 2009, tanto la empresa como los servicios que ofrece la marca “PROTECCIÓN”, habían sido reconocidas de manera amplia por el consumidor colombiano, pues contaba con más de 1.890.000 clientes, administraba activos superiores a los $20.000.000 billones de pesos en esa época y contaba con una participación del 25% en el mercado de los fondos de pensión. Sostuvo que el consumidor colombiano está ampliamente familiarizado con la marca “PROTECCIÓN”; y que, además, posee casi 2.000.000 de clientes y administra un monto cuantioso de recursos.

Añadió que debe tenerse en cuenta el listado de publicaciones de prensa de los años 2007, 2008 y 2009, en los que la marca “PROTECCIÓN” fue masivamente mencionada; y que, de igual modo, los certificados de revisoría fiscal aportados, en los cuales se aprecian las inversiones hechas en esas anualidades dirigidas a publicitar la misma, prueban una sólida inversión en publicidad y promoción, lo que se traduce en el reconocimiento de la marca por parte del consumidor. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00 Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. Concluyó que la marca “PROTECCIÓN”, sin duda alguna, a su juicio, tenía carácter notorio para el año 2009, dado su uso extendido en el tiempo, amplio a nivel geográfico, masiva prestación de servicios (teniendo en cuenta el número de clientes afiliados y la especialización de los servicios amparados), importantes cifras de inversión en publicidad, menciones masivas en prensa (lo que genera recordación) y una amplia administración de activos; y que la marca notoria “PROTECCIÓN” es reproducida de manera absoluta en la marca “GRUPO EMPRESARIAL PROTECCIÓN GEP”.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, en síntesis, señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Manifestó que, más allá de si la marca previamente registrada resulta notoria o no, debe tenerse en cuenta que la expresión “PROTECCIÓN” 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00 Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. es de uso común y descriptiva respecto de los servicios que identifica en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que resulta inapropiable de manera exclusiva.

Adujo que existen varias empresas que usan la palabra “PROTECCIÓN”, para hacer alusión a la información que suministran al consumidor sobre la naturaleza de sus productos y servicios. Alegó que la marca cuestionada está conformada por una palabra que es necesaria por parte de los empresarios que se dedican a los servicios de protección de bienes y personas en la Clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que la actora no puede impedir su uso por parte de otras personas en el mercado.

II.2. La sociedad GRUPO EMPRESARIAL PROTECCIÓN LIMITADA, tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a ser notificado en debida forma6, guardó silencio. 6 Folio 112 del cuaderno físico principal. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00 Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 15 de diciembre de 2021, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la audiencia inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el numeral 1 del artículo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 20207, adicionado hoy en día por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20218, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. 7 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.” 8 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00 Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes.

Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1- La sociedad actora insistió en acceder a las pretensiones de la demanda, para lo cual adujo que la marca “PROTECCIÓN” era notoria en 2009; y que entre las marcas enfrentadas existe riesgo de confusión y/o asociación, pues la marca notoria “PROTECCIÓN” es reproducida de manera absoluta en la marca “GRUPO EMPRESARIAL PROTECCIÓN GEP”.

IV.2 La SIC se ratificó en lo expuesto en el escrito de contestación. Al respecto, adujo que la marca “PROTECCIÓN” está conformada por 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00 Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. elementos exclusivamente descriptivos y de uso común para los servicios que ampara, de manera es un término que puede ser utilizado por cualquier persona la conformación de sus marcas.

IV.3 La sociedad GRUPO EMPRESARIAL PROTECCIÓN LIMITADA, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Al respecto, mencionó que no existen suficientes pruebas que demuestren la notoriedad de la marca “PROTECCIÓN” para la fecha en que se solicitó la marca cuestionada, máxime si se tiene en cuenta que los informes de gestión y financieros de los años 2007 a 2010 no tienen ninguna variación, pues no expresan detalladamente los resultados por los servicios específicos que presta la empresa con la marca en que sustenta su pretensión. Alegó que los documentos allegados por la actora no prueban el reconocimiento de la marca “PROTECCIÓN”, aspecto fundamental para la procedencia de las acciones de cancelación por notoriedad; que no hay duda de que la información aportada evidencia un comerciante exitoso; 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00 Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. sin embargo, nunca deriva de manera directa en concluir que dicha marca sea notoria.

Mencionó que en el proceso administrativo nunca se demostró la difusión y el conocimiento en el sector específico al momento de la solicitud de la marca a cancelar. IV.4 En esta etapa procesal, el Agente del Ministerio Público guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dio respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, en los siguientes términos9: “[…]

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso 9 Proceso 20-IP-2023. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00 Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020190051000 constituyen un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en la sentencia emitida en las sentencias 153-IP-2022 y 184-IP-2022, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5187 del 22 de mayo de 2023 y 5389 del 14 de diciembre de 2023, de conformidad con lo establecido en la parte considerativa de la presente providencia.

TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: Disponer el archivo del expediente […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 62194 de 29 de septiembre de 2017 y 20768 de 11 de junio de 2019, negó la cancelación por notoriedad la marca “GRUPO EMPRESARIAL PROTECCIÓN GEP” (mixta), registrada con el certificado núm. 400343, a la sociedad PROTECCIÓN S.A., para distinguir servicios comprendidos en la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, por no haber demostrado la notoriedad de la marca 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00 Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. previamente registrada “PROTECCIÓN”, para la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

A juicio de la actora, la marca “PROTECCIÓN”, sin duda alguna, a su juicio, tenía carácter notorio para el año 2009, dado su uso extendido en el tiempo, amplio a nivel geográfico, masiva prestación de servicios (teniendo en cuenta el número de clientes afiliados y la especialización de los servicios amparados), importantes cifras de inversión en publicidad, menciones masivas en prensa (lo que genera recordación) y una amplia administración de activos; y que la marca notoria “PROTECCIÓN” es reproducida de manera absoluta en la marca “GRUPO EMPRESARIAL PROTECCIÓN GEP”.

Por su parte, la SIC sostuvo que más allá de si la marca previamente registrada resulta notoria o no, debe tenerse en cuenta que la expresión “PROTECCIÓN” es de uso común y descriptiva respecto de los servicios que identifica en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que resulta inapropiable de manera exclusiva. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00 Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. Adujo que existen varias empresas que usan la palabra “PROTECCIÓN”, para hacer alusión a la información que suministran al consumidor sobre la naturaleza de sus productos y servicios.

El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 20- IP-2023, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios contenidos en las interpretaciones prejudiciales núms. 153- IP-2022 y 184-IP-2022, en las que se interpretaron los artículos 224, 225 y 235 de la Decisión 486.

Por consiguiente, a la Sala le corresponde determinar si, de conformidad con dichas normas, procedía o no la cancelación por notoriedad de la marca “GRUPO EMPRESARIAL PROTECCIÓN GEP”, para la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, al haberse demostrado o no la notoriedad de la marca “PROTECCIÓN” y resultar similarmente confundible con ésta. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00 Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. Así las cosas, el texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486 “[…] Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. […] Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro. […] Artículo 235.- Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los artículos 165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro. […].” Comoquiera que el debate esencial gira en torno a establecer si procede o no la cancelación por notoriedad de la marca “GRUPO EMPRESARIAL PROTECCIÓN GEP” (mixta), para distinguir los servicios de la Clase 44 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00 Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. de la Clasificación Internacional de Niza, al ser la marca previamente registrada “PROTECCIÓN” notoria, es necesario abordar, previamente, el alcance del concepto de la marca notoria.

Al respecto, en la interpretación prejudicial traída a colación en este proceso, el Tribunal sostuvo: “[…] 2. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba Definición 2.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos. 2.3.

En efecto, el artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”. […] 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00 Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada […] La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro.

Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto. De todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad de forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentre en el sector pertinente. […] 2.10.

En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable. […]” En consecuencia, la marca notoria, regulada en la Decisión 486, al encontrarse revestida de una protección especial, rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de marcas idénticas o similares y también frente a aquellos signos que 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00 Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. identifiquen productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente.

Ahora bien, la acción de cancelación por notoriedad se encuentra regulada en el artículo 235 de la Decisión 486, el cual es del siguiente tenor: “[…] Artículo 235.- Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los artículos 165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro. […]”.

En cuanto a la acción de cancelación por notoriedad, el Tribunal, en la interpretación prejudicial traía a colación en el presente proceso, precisó lo siguiente: “[…] 1. Cancelación por notoriedad de una marca. […] 1.3. Por su parte, el trámite a seguirse será el contemplado en el artículo 170 de la Decisión 486. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00 Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. “Artículo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada par que, dentro del plazo de setenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes.

Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución”. 1.4. Para que opere la acción de cancelación por notoriedad, se deben cumplir con los siguientes requisitos: a) Que se solicite un signo similar o idéntico a un signo notoriamente conocido. b) Que la acción de cancelación la solicite el legítimo titular de la marca notoria. c) Que a la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, la marca que solicita la cancelación haya sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente al momento de solicitarse el registro. a) Que se solicite un signo similar o idéntico a un signo notoriamente conocido. […] 1.6 Dentro de una acción de cancelación por notoriedad, el signo que se pretende cancelar debe ser idéntico o similar a la marca notoriamente conocida, por lo que se deberá analizar los signos en conflicto utilizando los parámetros de comparación adoptados por este Tribunal. 1.7 En primer lugar, se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00 Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. 1.7.1 Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de tos signos en conflicto.

Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de fas palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.7.2 Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.7.3 Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.9.

En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden pretensarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. b) Que la acción de cancelación la solicite el legítimo titular de la marca notoria 1.1.

De acuerdo con el artículo 235 de la Decisión 486, se encuentra legitimado para interponer acción de cancelación por notoriedad de una marca, quien ostente la calidad de legítimo titular del signo. […] 2.12. En el caso de análisis, se debe verificar que las marcas sobre la base de las cuales se solicita la acción de cancelación sean notoriamente conocidas.

(mixta). c) Que a la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, la marca que solicita la cancelación haya sido notoriamente conocida, de acuerdo a la legislación vigente al momento de solicitarse el registro. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00 Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. 1.13.

El primordial requisito para que la acción de cancelación por notoriedad tenga eficacia jurídica, es el hecho de que la marca respecto de la cual se soporta la acción haya sido notoriamente conocida a la fecha en que se solicitó el registro de la marca que se pretende cancelar. […]”. Al respecto, la Sala observa que para la configuración de una cancelación por notoriedad deben concurrir los siguientes presupuestos: i) Que a la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, la marca que solicita la cancelación haya sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente al momento de solicitarse el registro. ii) Que se solicite un signo similar o idéntico a un signo notoriamente conocido; y iii) Que la acción de cancelación la solicite el legítimo titular de la marca notoria. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00 Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. En ese orden de ideas, la Sala procederá a examinar los presupuestos anteriormente descritos con la finalidad de determinar si, para el caso bajo examen, era procedente o no la cancelación por notoriedad de la marca “GRUPO EMPRESARIAL PROTECCIÓN GEP”, para distinguir servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza..- Primer Requisito.

Si a la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, la marca que solicita la cancelación haya sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente al momento de solicitarse el registro. En relación con las marcas notorias y su protección, es del caso traer a colación la sentencia de 22 de mayo de 201410, en la que se precisó, con fundamento en la interpretación prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020080005300. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00 Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. “[…] Con relación a la notoriedad de las marcas y su prueba, el mismo Tribunal de Justicia precisó: “El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.

El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con base en que según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00 Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

(Las negrillas y subrayas fuera de texto) En consecuencia, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba […].” (Resaltado fuera de texto). En consecuencia, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba.

Adicionalmente, debe ponerse de presente que la notoriedad debe demostrarse al momento de la presentación de la solicitud de la marca cuestionada, por lo que el período relevante para el caso sub examine corresponde al 19 de octubre de 2009. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00 Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. En ese sentido, la Sala destaca que obran siguientes los documentos en los antecedentes administrativos11, para demostrar la notoriedad de la marca “PROTECCIÓN”: - Certificado de existencia y representación legal de la sociedad PROTECCIÓN S.A., en la que se advierte que ésta fue constituida el 7 de enero de 1992, cuyo objeto social es la administración de fondos de pensiones y cesantías. - Impresión de la página web “whols.com” en la que se advierte información relativa al nombre de dominio www.protección.com la cual figura registrada y vigente desde el 4 de octubre de 1998. - Documento titulado “Informe Financiero y Social 2007 Protección”, en el que se señala: i) que el fondo de pensiones obligatorias obtuvo un crecimiento de 17.6% en 2007, con un valor alcanzado de $12.685.572 11 Consultado el expediente administrativo núm. SD2017/0020221, mediante el cual se tramitó la cancelación por notoriedad del registro de la marca “GRUPO EMPRESARIAL PROTECCIÓN GEP”, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00 Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. millones; y mantiene su participación de mercado en 24.8%, con una leve disminución de 0.1% menor con respecto a 2006, manteniendo el segundo lugar en el mercado; y ii) que el fondo de cesantías presentó un crecimiento durante 2007 de 4.6%, alcanzando al final del año un valor de $895.907 millones y una participación de mercado de 23.5%, que refleja un crecimiento en la participación de 0.6%. - Recortes de diferentes artículos de prensa, en los periódicos y revistas El Colombiano, La República, El Mundo, Portafolio, en los cuales se hizo alusión a la marca “PROTECCIÓN”, en el que la actora alega que son del año 2007: 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00 Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. Sin embargo, de dichos recortes no se advierte una fecha cierta. - Documento titulado “Informe de Sostenibilidad 2008”, el cual contiene la siguiente información: 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00 Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. - Certificación expedida por B&OPTIMOS, en la cual dan fe de los resultados de un estudio RAC (recordación, actitud y compra) en el estudio realizado en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, en la categoría de Administradoras de Pensiones y Cesantías, con especial énfasis en las marcas “PROTECCIÓN”, “PORVENIR” y “FONDO NACIONAL DEL AHORRO”, entre los años 2007 a 2009, en la que la marca “PROTECCIÓN” ocupó el segundo lugar como marca top, en los consumidores, específicamente en el 2009, con una recordación del 19.50% y con un conocimiento total de la marca (awareness marca) del 77.73%, como se advierte en los siguientes cuadros: - Presentación realizada por la sociedad PHD MEDIA COLOMBIA, contentiva del estudio RAC (recordación, actitud y compra), para el período comprendido entre los años 2007 a 2009; y en la que 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00 Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. también se advierte que para el 2009, la marca “PROTECCIÓN” alcanzó un top of mind de hasta el 20%, ocupando un segundo lugar frente al 25% alcanzado por la marca “PORVENIR”, así como que en cuanto al awareness o conocimiento de la marca, logró un 80%. - Certificación expedida por la sociedad KANTAR IBOPE MEDIA COLOMBIA S.A.S., respecto de la inversión en publicidad para la marca “PROTECCIÓN”, entre los años 2007 a 2009, en la que se observa lo siguiente: - Certificación expedida por la sociedad ERNEST & YOUNG AUDIT S.A.S., revisor fiscal de PROTECCIÓN S.A., en la que certifican que dicha empresa incurrió en los siguientes gastos de publicidad 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00 Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. para el posicionamiento de la marca “PROTECCIÓN”, entre los años 2001 a 2009: - Documento titulado “Informe Anual 2011 Protección”. - Presentación denominada “Percepción de marca” realizada por la empresa IPSOS-NAPOLEON FRANCO, en el año 2011, en la que se obtuvieron los siguientes resultados: 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00 Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. - Copia del Folleto denominado “CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 2012”, en la que se advierten diferentes avisos y vallas publicitarias utilizadas en diferentes partes del país, con la marca “PROTECCIÓN”: - Documento titulado “Informe Anual 2012” de la empresa PROTECCIÓN S.A. - Copia del periódico La República, de fechas 13 de noviembre de 2012, que contienen pautas publicitarias de la marca “PROTECCIÓN”: 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00 Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. - Documento titulado “Informe Anual 2013” de la sociedad PROTECCIÓN S.A. - Copia del documento denominado “PUBLICIDAD 2013”, en la que se advierten diferentes avisos y vallas publicitarias utilizadas en diferentes partes del país, con la marca “PROTECCIÓN”: 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00 Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. - Nota de prensa, sin fecha, titulada “Los sueños de Protección” en la que se dijo, lo siguiente: - Documento titulado “Manejo Gráfico PROTECCIÓN INVERSIONES”, sin fecha. - Pauta publicitaria “PROTECCIÓN”, sin fecha: 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00 Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. - Copia del periódico El Espectador, de fechas 26 de agosto y 13 de noviembre de 2012; 10 y 24 de marzo, 16 y 30 de junio y 26 de julio de 2013, que contienen pautas publicitarias de la marca “PROTECCIÓN”: - Copia de la revista PYMEGUIA, de fechas enero, febrero y marzo de 2012, que contiene una pauta publicitaria de la marca “PROTECCIÓN”: 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00 Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. - Copia del documento denominado “PUBLICIDAD 2014”, en la que se advierten diferentes avisos y vallas publicitarias utilizadas en diferentes partes del país, para la marca “PROTECCIÓN”: - Documento titulado “Informe de servicio de pensiones y cesantías protección referencia: ahorro”, de fecha 19 de noviembre de 2014, expedido por la sociedad Organización Publicidad Exterior S.A., en el que adjuntan la siguiente imagen que contiene una pauta publicitaria de la marca “PROTECCIÓN”: 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00 Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. - Folleto de publicidad, de fecha 15 de enero de 2015, de la marca “PROTECCIÓN”: - Copia del Periódico El espectador, de fecha 30 de enero de 2015, en el que se advierte publicidad de la marca “PROTECCIÓN". - Copia del Folleto denominado “Nueva línea comunicacional y campaña segmento rentas altas 2015”, en la que se advierte el uso de la marca “PROTECCIÓN”. - Documento titulado “Informe Anual 2015” de la sociedad PROTECCIÓN S.A. - Documento titulado “Reporte de Instalación y extensión de pauta” expedido por PUBLICIDAD EN MOVIMIENTO, a la sociedad 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00 Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. PROTECCIÓN S.A., de fecha 20 de enero de 2015, en el que se advierte la siguiente publicidad de la marca “PROTECCIÓN”: - Documento titulado “Protección Inversión Portal del Inversionista” expedido por a la sociedad PROTECCIÓN S.A., de fecha 12 de junio de 2015, en la que se informa que: “[…] NUESTRA AUDIENCIA • Afiliados de Alto Patrimonio y Prime. • Con ingresos suficientes para elegir entre diferentes alternativas de inversión. • Con razones para asignar mayor parte de sus recursos a Protección. • Que quieren aprovechar beneficios tributarios. • Que necesitan tranquilidad en temas previsionales. • Que quieren obtener resultados positivos. […]”. - Documento titulado “Producción de Radio, TV y FOT.

Presupuesto 32246” expedido por TBWA COLOMBIA, a la sociedad 39 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00 Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. PROTECCIÓN S.A., de fecha 26 de junio de 2015, para el manejo de producción fotográfica de publicidad en revistas especializadas, POP y web. - Documento titulado “Plan de Televisión” expedido por SERVICIOS NUTRESA S.A., por concepto de pautas publicitarias en CM&, de fecha 1o de agosto de 2015, para la marca “PROTECCIÓN” de la sociedad PROTECCIÓN S.A. - Documento titulado “Plan de Revistas” expedido por SERVICIOS NUTRESA S.A., por concepto de pautas publicitarias en las revistas Dinero y Gerente, de fecha 1o de septiembre de 2015, para la marca “PROTECCIÓN” de la sociedad PROTECCIÓN S.A. - Documento titulado “Plan de Radio” expedido por SERVICIOS NUTRESA S.A., por concepto de pautas publicitarias en el Noticiero la W de fecha 1o de septiembre de 2015, para la marca “PROTECCIÓN” de la sociedad PROTECCIÓN S.A. 40 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00 Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. - Documento titulado “Plan de PUB Exterior” expedido por SERVICIOS NUTRESA S.A., por concepto de pautas publicitarias en aeropuertos de Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín, de fecha 1o de septiembre de 2015, para la marca “PROTECCIÓN” de la sociedad PROTECCIÓN S.A. - Copia de la impresión del artículo titulado “Esta es la AFP más rentable” en la revista Dinero, de fecha 5 de diciembre de 2016, en la que se evidencia que desde mayo de 1994 hasta el 31 de enero de 2016 la administradora de fondos de pensiones y cesantías - AFP-, ha obtenido mayores rendimientos para sus afiliados el Colfondos, que forma parte del grupo SCOTIABANK. - Impresiones de páginas web en las que se evidencia el uso de la marca “PROTECCIÓN”, de fecha 9 de diciembre de 2016: 41 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00 Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. - Impresiones de páginas de redes sociales en las que se evidencia el uso de la marca “PROTECCIÓN”, unas de fecha 9 de diciembre de 2016, otras sin fecha: - Folletos de publicidad, sin fecha, de la marca “PROTECCIÓN”. - Documento titulado “Si está apuntándole a nuevas inversiones, solicite un crédito de libre destinación o de soluciones hipotecarias en Protección Inversiones”, sin fecha. 42 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00 Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. - Copia del documento denominado “Reporte en Calle”, en la que se advierten diferentes avisos y vallas publicitarias utilizadas en diferentes partes del país, para la marca “PROTECCIÓN”, de fecha febrero 2016: Para la Sala, los documentos allegados por la actora no demuestran la notoriedad de la marca “PROTECCIÓN”, para distinguir servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

En primer lugar, se considera que la mayoría de documentos allegados, tienen fechas posteriores al 2009, estos son, la presentación denominada “Percepción de marca”; los folletos denominados “CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 2012” “Nueva línea comunicacional y campaña segmento rentas altas 2015”; los documentos titulados “Informe Anual 2012”, 43 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00 Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. “Informe Anual 2013”, “PUBLICIDAD 2013”, “PUBLICIDAD 2014”, “Informe de servicio de pensiones y cesantías protección referencia: ahorro”, “Informe Anual 2015”, “Reporte de Instalación y extensión de pauta”, “Protección Inversión Portal del Inversionista”, “Producción de Radio, TV y FOT.

Presupuesto 32246”, “Plan de Televisión”, “Plan de Revistas”, “Plan de Radio”, “Plan de PUB Exterior”, “Si está apuntándole a nuevas inversiones, solicite un crédito de libre destinación o de soluciones hipotecarias en Protección Inversiones” y “Reporte en Calle”; las pautas publicitarias y notas de prensa publicadas en los periódicos y revistas La República, Dinero, El Tiempo, El Espectador, PYMEGUIA; los folletos de publicidad de la marca “PROTECCIÓN”; las impresiones de páginas web; y las impresiones de páginas de redes sociales; ya que éstos fueron expedidos o se encuentran fechados en los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, por lo que están por fuera del marco temporal dentro del cual se debía demostrar que fuese notoria, es decir, 19 de octubre de 2009, que correspondía al período dentro del cual se debía demostrar el uso de las marcas que se alegan como notorias. 44 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00 Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. En segundo lugar, se advierte que el documento titulado “Si está apuntándole a nuevas inversiones, solicite un crédito de libre destinación o de soluciones hipotecarias en Protección Inversiones”, algunas imágenes de publicidad, folletos y pautas, así como otras publicaciones en revistas y periódicos se encuentran sin fecha cierta, es decir que no prueban que al momento de la solicitud de registro de la marca cuestionada, “GRUPO EMPRESARIAL PROTECCIÓN”, esto es, el 19 de octubre de 2009, la marca “PROTECCIÓN” fuera notoriamente conocida, teniendo en cuenta que como lo señaló el Tribunal en la interpretación prejudicial traída a colación en este proceso “[…] la notoriedad debe ser probada al momento de la solicitud de registro […]”.

En tercer lugar, para la Sala, si bien es cierto que la actora allegó dos certificaciones de inversión en publicidad por parte de la sociedad KANTAR IBOPE MEDIA COLOMBIA S.A.S. y de su revisor fiscal ERNEST & YOUNG AUDIT S.A.S., para la marca “PROTECCIÓN”, las cuales reflejan una inversión sustancial en este aspecto para el año 2009, también lo es que de conformidad con el estudio RAC efectuado por PHD MEDIA COLOMBIA, 45 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00 Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. que la misma actora allegó, la marca “PROTECCIÓN” únicamente ha logrado un recordación como marca top en el público consumidor de un 19.5% y en el top of mind del 20%, por lo que la Sala no advierte que se demostró que tuviese un alto grado de reconocimiento y recordación en un alto porcentaje de la población en general, factor este, entre otros, que resulta determinante para probar la notoriedad de la marca, conforme a los criterios antes expuestos.

En cuarto lugar y, teniendo en cuenta lo anterior, tanto la certificación de B&OPTIMOS, como la presentación del estudio RAC realizada por PHD MEDIA COLOMBIA, no son suficientes para demostrar el grado de conocimiento que sobre la marca “PROTECCIÓN” tenía el consumidor en esa época; y tampoco acredita desde qué fecha pretende hacer valer la actora sus marcas como notorias, ya que, dichas pruebas únicamente demuestran el conocimiento de la marca para los años 2007 a 2009, pero éstas, per se, no prueban la notoriedad de los citados registros. 46 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00 Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. La Sala llama la atención respecto del hecho de que la actora no allegó pruebas idóneas con fechas anteriores al 2009, ya que los únicos documentos previos a dicha fecha, esto es, la impresión de la página web whols.com y los informes financieros y de sostenibilidad de los años 2007 y 2008, no brindan información que permita determinar con precisión el momento en que las marcas adquirieron la notoriedad alegada12, a fin de que se demostrara que, para la fecha de la solicitud de registro de la marca cuestionada “GRUPO EMPRESARIAL PROTECCIÓN GEP”, dicho registro era notoriamente conocido.

Y dicho requisito es fundamental para la prosperidad de la acción de cancelación por notoriedad, puesto que, como lo precisó el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 610-IP-2019: “[…] c) Que a la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, la marca que solicita la cancelación haya sido notoriamente conocida, de acuerdo a la legislación vigente al momento de solicitarse el registro. 1.13.

El primordial requisito para que la acción de cancelación por notoriedad tenga eficacia jurídica, es el hecho de que la 12 Interpretación Prejudicial 8-IP-98. 47 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00 Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. marca respecto de la cual se soporta la acción haya sido notoriamente conocida a la fecha en que se solicitó el registro de la marca que se pretende cancelar. […] 1.16.

A diferencia de lo que ocurre con la acción de cancelación por falta de uso, en donde el titular de la marca es sobre quien recae la carga de la prueba, en la acción de cancelación por notoriedad, es el titular de la marca notoria quien debe probar ante la autoridad que su marca era notoriamente conocida a la fecha en que se solicitó el registro de marca que se presente cancelar, en el presente caso al 3 de agosto de 2006, y de acuerdo con la legislación vigente […]”.

En este sentido, la Sala considera que de las pruebas que obran en el expediente no es posible derivar el carácter notorio de la marca “PROTECCIÓN”, ya que no contienen elementos que permitan determinar el grado de conocimiento de la marca, su grado de difusión, reconocimiento y recordación entre un determinado grupo de consumidores del tipo de productos identificados con la marca, dentro de alguno de los Estados Miembros de la Comunidad Andina.

Al respecto, la Sala reitera que algunos de los elementos probatorios aportados estaban con fechas que se encontraban por fuera del período 48 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00 Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. dentro del cual se debía demostrar la notoriedad de las marcas alegadas, por lo que los mismos resultan insuficientes para probarla.

Y, adicionalmente, se reitera, si bien es cierto que logró probar grandes montos de inversión en publicidad de la marca “PROTECCIÓN”, también lo es que no demostró que tuviese un alto grado de reconocimiento y recordación en un determinado grupo de consumidores, ya que un 20% de reconocimiento no resulta suficiente para llegar a dicha conclusión. Tampoco se aportaron facturas o certificaciones de revisores fiscales o contadores que indicaran un significativo volumen de comercialización de los servicios que ampara con la marca “PROTECCIÓN”, aspecto que también resulta fundamental para entender demostrada la notoriedad de ésta última.

En ese orden de ideas, en la medida en que la actora no demostró con pruebas que la marca “PROTECCIÓN” fuera notoria y que con ello se cumplía el primer requisito para la prosperidad de la acción de cancelación 49 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00 Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. por notoriedad, la Sala encuentra acertada la decisión de la entidad demandada.

Ante el incumplimiento el primer y primordial requisito para que opere la cancelación por notoriedad, la Sala se relevará de estudiar los demás requisitos alusivos a la titularidad de los registros y la presunta confundibilidad entre éstos. De lo precedente, la Sala concluye que no se violaron las normas alegadas como desconocidas por la actora, por cuanto se demostró en el proceso que la entidad demandada estudió y aplicó correctamente la normativa andina, así como los criterios establecidos por el Tribunal, al negar la cancelación por notoriedad de la marca “GRUPO EMPRESARIAL PROTECCIÓN GEP” (mixta), identificada con el certificado de registro núm. 400343, bajo la titularidad de la sociedad GRUPO EMPRESARIAL PROTECCION LIMITADA, para amparar servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga 50 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00 Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. incólume la presunción de legalidad que amparan los actos administrativos acusados.

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. 51 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00 Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 27 de febrero de 2025. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Aclara voto GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.