11001032400020090031700 — Consejo de Estado

1 Radicado: 11001 03 24 000 2009 00317 00 Demandante: MERCK & CO., INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: NULIDAD RELATIVA Radicación: 11001 03 24 000 2009 00317 00 Demandante: MERCK & CO., INC. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tercero con interés: PROCAPS S.A. Tesis: Son nulos los actos administrativos que concedieron el registro como marca del signo “EMANT” (nominativo) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, en tanto que resulta similarmente confundible con la marca “EMEND” (nominativa) que identifica productos en la misma clase internacional previamente registrada por Merck & Co.

Inc. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA_________________________ La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad MERCK & CO., INC., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo - CCA, interpretada por el despacho como de nulidad relativa en los términos del inciso segundo del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en contra de los siguientes actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio: (i) Resolución número 43779 de 31 de octubre de 2008 “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario” en virtud del cual: i) se 2 Radicado: 11001 03 24 000 2009 00317 00 Demandante: MERCK & CO., INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co declaró infundada la oposición presentada por la sociedad aquí actora, y se concedió el registro como marca del signo nominativo “EMANT”1 para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad Procaps S.A. (ii) Resoluciones números 52488 de 15 de diciembre de 2008 “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, y 54457 de 22 de diciembre de 2008 “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, que resolvieron los recursos presentados por la sociedad opositora en el sentido de confirmar la decisión de conceder el registro de marca.

ANTECEDENTES I.1. LA DEMANDA La sociedad MERCK & CO., INC. (en adelante Merck), a través de apoderada, presentó demanda2 en la que formuló las siguientes: I.1.1. Pretensiones “1. Que se declare nula la Resolución No 43779, dictada por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 31 de octubre de 2008, por medio de la cual: a) Se declaró infundado el Escrito de Oposición presentado por la sociedad MERCK & CO, INC, en contra de la solicitud de registro de la marca EMANT (Nominativa) en la Clase 5 a nombre de PROCAPS S.A.; y b) Se concedió el registro de la marca solicitada EMANT (Nominativa), para identificar "productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y moldes dentales, desinfectantes y productos para la destrucción de animales dañinos, fungicida y herbicidas."' en la Clase 5 Internacional, solicitada por el Tercero Interesado. 2.

Que se declare nula la Resolución No. 52488, dictada por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 15 de 1 Certificado de registro número 369715. La marca distingue los siguientes productos en la clase 5 internacional: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, VETERINARIOS E HIGIÉNICOS, SUSTANCIAS DIETÉTICAS PARA USO MÉDICO, ALIMENTOS PARA BEBÉS, EMPLASTOS, MATERIAL PARA APÓSITOS, MATERIAL PARA EMPASTAR LOS DIENTES Y MOLDES DENTALES, DESINFECTANTES Y PRODUCTOS PARA LA DESTRUCCIÓN DE ANIMALES DAÑINOS, FUNGICIDA Y HERBICIDAS. 2 Folios 79 a 127 del expediente físico de la referencia. El proceso se encuentra digitalizado en el índice número 65 de SAMAI. 3 Radicado: 11001 03 24 000 2009 00317 00 Demandante: MERCK & CO., INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co diciembre de 2008, por medio de la cual: a) Se confirmó en todas sus partes la Resolución No. 43779 de 31 de octubre de 2008; y b) Se concedió subsidiariamente el Recurso de Apelación interpuesto por la sociedad MERCK & CO, INC. 3.

Que se declare nula la Resolución No. 54457 dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 22 de diciembre de 2008, por medio de la cual: a) Se confirmó la decisión de conceder el registro de la marca solicitada EMANT (Nominativa) en Clase 5, contenida en la Resolución 43779 de 31 de octubre de 2008; b) Se notificó el agotamiento de la vía gubernativa. 4.

Que como consecuencia de todo lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho en beneficio de la sociedad MERCK & CO, INC, se ordene lo siguiente: a) Que se declare fundado el Escrito de Oposición presentado el día 13 de julio de 2007 por la sociedad MERCK & CO, INC; b) Que se niegue la solicitud de registro de la marca EMANT (Nominativa) en la Clase 5 Internacional a nombre de PROCAPS S.A., por ser similarmente confundible con la marca EMEND No. 241925, registrada con anterioridad por MERCK & CO, INC; c) Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar del Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de marca EMANT (Nominativa) No. 369.715 en la Clase 5 Internacional a nombre de PROCAPS S.A.” I.1.2.

Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionaron los siguientes: I.1.2.1. La sociedad Procaps S.A., solicitó el registro como marca del signo “EMANT” (nominativo) para identificar productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud que fue radicada con el número 07029152, y publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 576 de 31 de mayo de 2007.

I.1.2.2. La sociedad Merck presentó oposición en contra de la solicitud de registro marcario en mención, con fundamento en su marca previamente 4 Radicado: 11001 03 24 000 2009 00317 00 Demandante: MERCK & CO., INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registrada “EMEND”3 (nominativa) que distingue productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.1.2.3. Mediante la resolución número 43779 de 31 de octubre de 2008, la SIC declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Merck, y concedió el registro como marca del signo “EMANT” (nominativo) para identificar productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Procaps S.A, por encontrar que entre los signos confrontados no existe similitud generadora de confusión en el público consumidor.

I.1.2.4. Contra dicha decisión la sociedad opositora presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales se resolvieron mediante las resoluciones números 52488 de 15 de diciembre de 2008 y 54457 de 22 de diciembre de 2008 que, en ambos casos, confirmaron la decisión de conceder el registro marcario respecto del signo cuestionado.

I.1.3. Normas violadas y concepto de la violación La parte actora estimó que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en el literal b) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Como razones de la vulneración alegada señaló, en síntesis, lo siguiente: I.1.3.1. Sostuvo que el la SIC desconoció sus derechos sobre la marca previamente registrada “EMEND” (nominativa) para distinguir productos en la clase 5 internacional, al conceder el registro como marca de un signo para la misma clase internacional similarmente confundible con aquella.

I.1.3.2. Explicó que al momento de realizar el examen de registrabilidad de la marca cuestionada “EMANT” (nominativa) no atendió en debida 3 Certificado de registro número 241925. La marca distingue los siguientes productos en la clase 5 internacional: PREPARACIONES FARMACÉUTICAS. 5 Radicado: 11001 03 24 000 2009 00317 00 Demandante: MERCK & CO., INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co forma los supuestos que impiden el registro de los signos como marca, y particularmente, el previsto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

I.1.3.3. Afirmó que entre la marca cuestionada “EMANT” y su marca previamente registrada “EMEND” existen semejanzas de tipo ortográfico, fonético y visual que indicen al consumidor a incurrir en error al momento de elegir el producto deseado, pues la cuestionada reproduce en gran parte a la opositora, remplazando únicamente las letras “E” y la “D” que se encuentran en el conjunto marcario opositor por las "A" y la "T".

En tal sentido, el orden de disposición de las letras deviene idéntico y genera una gran semejanza entre las expresiones confrontadas. I.1.3.4. En igual sentido, las marcas confrontadas se pronuncian casi de forma idéntica, pese a que la cuestionada remplazó algunas letras, lo cierto es que en el idioma castellano la sonoridad de la letra “T” en la cuestionada, es similar a la que corresponde a la consonante “D” en la opositora, entonces la armonía resulta semejante en su prefijo y sufijo.

I.1.3.5. En cuanto al aspecto conceptual, señaló que las marcas confrontadas resultan similares en tanto que en ambos casos se trata de expresiones de fantasía. De esta forma, el consumidor al encontrar a la marca cuestionada “EMANT” en el mercado, la relacionará directamente con la marca opositora “EMEND”, generándose un riesgo de confusión directo para el consumidor.

I.1.3.6. Advirtió que, si la SIC hubiese aplicado los criterios generalmente aceptados para el estudio de registrabilidad de la marca cuestionada “EMANT”, analizando las marcas en su conjunto y teniendo en cuenta sus semejanzas en lugar de las diferencias, descendería a la conclusión que entre las confrontadas existen evidentes similitudes que provocan riesgo de confusión directa y asociación en el consumidor. 6 Radicado: 11001 03 24 000 2009 00317 00 Demandante: MERCK & CO., INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.1.3.7.

Afirmó que entre las marcas confrontadas existe conexidad competitiva, pues identifican productos comprendidos en la misma clase internacional, y encuentran relación particularmente en cuanto a “productos farmacéuticos”, “sustancias dietéticas para uso médico” y “preparaciones farmacéuticas”, por lo que dichos productos se comercializan en el mismo mercado y se encuentran dirigidos al mismo público consumidor.

I.1.3.8. Adujo que existe un riesgo de perjuicio en el consumidor, en tanto que se trata de marcas farmacéuticas, y en el caso de la opositora “EMEND” aquella comercializa medicamentos utilizados en el tratamiento de quimioterapia para el cáncer, por lo que en el evento en que un consumidor caiga en error al momento de elegir uno u otro producto, se estaría causando una afectación en la salud de quien, por error, lo adquiere.

I.1.3.9. Señaló que la marca cuestionada “EMANT” (nominativa), al carecer de distintividad extrínseca, es decir que resulta similarmente confundible con una marca previamente registrable, también se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. I.2. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA I.2.1.

La SIC, a través de apoderada judicial, contestó la demanda de la siguiente manera4: I.2.1.1. Afirmó que en los actos administrativos se aplicaron las reglas y criterios elaborados por la doctrina y acogidos por la jurisprudencia comunitaria, a través de los cuales se logró concluir que respecto de la 4 Folios 163 a 170 del expediente físico de la referencia. 7 Radicado: 11001 03 24 000 2009 00317 00 Demandante: MERCK & CO., INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marca cuestionada “EMANT” y la marca opositora “EMEND”, aunque encuentran coincidencias no poseen la capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en el consumidor, de tal manera que se consideró no solo el resultado de la confrontación entre las expresiones, en cuanto a similitud de tipo visual, fonético y conceptual, sino también la evaluación del riesgo de confusión para finalmente concluir que no se encontró configurada la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Explicó que, en lo concerniente al aspecto visual y ortográfico de las expresiones confrontadas, se observó que, si bien comparten algunas vocales y consonantes, las que evidentemente resultaban diferentes, a saber, la partícula “ANT” de la cuestionada y “END” que se encuentra en la opositora, dejan ver una estructura independiente en cada conjunto, lo que a su vez resulta insuficiente para negar el registro como marca del signo cuestionado.

En cuanto al aspecto fonético y conceptual, señaló que la diferencia en las partículas “ANT” y “END” permiten que los conjuntos marcarios resultantes posean una sonoridad diferente, a lo cual agregó que las marcas no poseen un significado propio, de tal manera que deben entenderse como de fantasía. A partir de lo anterior, concluyó que la marca cuestionada resulta lo suficientemente distintiva para obtener su registro y coexistir pacíficamente en el mercado con la opositora.

Finalmente, formuló la excepción de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en tanto que la resolución número 54457 de 22 de diciembre de 2008, por la cual se resolvió el recurso de apelación en contra de la decisión que concedió el registro de marca cuestionado en el sentido de confirmarla, se notificó el 16 de enero de 2009, y la demanda se presentó el 1 de junio de 2009, esto es, con posterioridad a los 4 meses dispuestos por la ley para el ejercicio de la acción mencionada. 8 Radicado: 11001 03 24 000 2009 00317 00 Demandante: MERCK & CO., INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.2.2.

La sociedad Procaps S.A., a través de apoderada judicial, contestó la demanda en los siguientes términos5: Sostuvo que los actos administrativos demandados fueron emitidos con apego de la legalidad, así como motivados de manera clara y suficiente, con los pronunciamientos que le correspondieron en sede administrativa. Agregó que, con su demanda la actora pone de presente únicamente su inconformidad con la decisión adoptada por la administración, sin presentar motivos suficientes para revocar el procedimiento agotado en vía administrativa, de manera que no hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda.

Adujo que, en aplicación de las reglas de cotejo marcario desarrolladas por la jurisprudencia comunitaria, resulta posible considerar que la marca cuestionada no se encuentra incursa en ninguna de las causales de irregistrabilidad alegadas por la actora, pues no basta alguna similitud entre las marcas confrontadas para declarar que su coexistencia pueda generar riesgo de confusión o asociación, sino que debe evaluarse el criterio del consumidor medio para examinar si en realidad existe el mencionado riesgo.

Explicó que, tratándose de productos farmacéuticos, es posible considerar que el consumidor se encuentra informado respecto del medicamento que va a adquirir y de los efectos en su salud, de manera que aquel no se encontrará en riesgo de asociación, pues advierte que de equivocarse puede provocar daño en su salud. Señaló que las marcas confrontadas encuentran diferencia en su terminación, en el caso de la cuestionada finaliza en “ANT”, mientras que la opositora posee la partícula “END”, con lo cual deviene posible que la primera de ellas obtenga su registro, máxime si se considera que el 5 Folios 175 a 188 del expediente físico de la referencia. 9 Radicado: 11001 03 24 000 2009 00317 00 Demandante: MERCK & CO., INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co estudio debe realizarse respecto de la totalidad de las sílabas que integran las expresiones.

En consecuencia, afirmó que la marca cuestionada dispone de identidad propia, no es confundible con la marca opositora ni con ninguno otro signo distintivo. I.2.3. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal. I.3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Mediante auto de 8 de octubre de 20186, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión. I.3.1.

La SIC reiteró los argumentos planteados con la contestación de la demanda7. I.3.2. La sociedad Procaps S.A. reiteró los argumentos planteados con la contestación de la demanda8. I.3.3. La actora reiteró los argumentos planteados con la demanda9. Particularmente, afirmó que contrario a lo que sostuvo la SIC en la excepción de caducidad que formuló, la demanda de la referencia se presentó dentro de la oportunidad prevista para ello.

I.3.4. El Ministerio Público se pronunció10 en relación con el debate propuesto por las partes, advirtiendo lo siguiente: En primer lugar, señaló que la excepción de caducidad propuesta por la SIC no resulta procedente en la medida que la actora pretende la nulidad de las resoluciones que concedieron el registro como marca de un signo distintivo, y en ese sentido, se trató de la acción de nulidad relativa, la 6 Folio 273 del expediente físico de la referencia. 7 Folios 274 a 279 del expediente físico de la referencia. 8 Folios 284 a 292 del expediente físico de la referencia. 9 Folios 294 a 306 del expediente físico de la referencia. 10 Folios 307 al 319 del expediente físico de la referencia. 10 Radicado: 11001 03 24 000 2009 00317 00 Demandante: MERCK & CO., INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cual puede promoverse dentro de los 5 años contados desde la fecha de concesión del registro demandado.

Por otra parte, recordó que, de conformidad con los criterios jurisprudenciales aplicables a la materia, el estudio de registrabilidad debe adelantarse en forma rigurosa al tratarse de marcas que identifican productos farmacéuticos, en aras de proteger la salud del consumidor, pues aquel utilizará el producto adquirido en el ámbito de su hogar y sin asistencia especializada.

Afirmó que entre las marcas confrontadas existe similitud ortográfica y fonética, las cuales se encuentran dadas por la composición de las expresiones, así como por su pronunciación, pues en ambos casos se trata de una única silaba con coincidencia en vocales y consonantes, las cuales se encuentran distribuidas de forma idéntica en la palabra.

Así mismo, las marcas coinciden en que son de fantasía, en la medida que no generan ninguna idea en la mente del consumidor, por lo que su recordación dependerá de la forma gramatical y fonética que las representa. En ese sentido, concluyó que el registro como marca del signo cuestionado “EMANT” (nominativo) genera un riesgo de confusión en el público consumidor por las semejanzas que presenta en relación con la marca opositora previamente registrada “EMEND”, lo cual impide que aquellas coexistan pacíficamente en el mercado.

En consecuencia, se impone declarar la nulidad del registro de la marca cuestionada. I.4. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 432-IP-201711, en los siguientes términos: 11 Folios 261 a 270 del expediente físico de la referencia. 11 Radicado: 11001 03 24 000 2009 00317 00 Demandante: MERCK & CO., INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “La Sala solicitó la interpretación prejudicial del Literal b) del artículo 135 y el Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser pertinentes.” En dicha interpretación, el Tribunal emitió su criterio y concepto en torno a los siguientes temas: 1) Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. 2) Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica conceptual o ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 3) Comparación entre signos denominativos. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA II.1. LOS ACTOS ACUSADOS Se solicita en este proceso la nulidad de las resoluciones números i) 43779 de 31 de octubre de 200812, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Merck y concedió el registro como marca del signo "EMANT” (nominativo) para identificar productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza en favor de la sociedad Procaps S.A., ii) 52488 de 15 de diciembre de 200813, y iii) 54457 de 22 de diciembre de 200814 que resolvieron los recursos de reposición y apelación, respectivamente, confirmando en ambos casos la concesión del registro marcario, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

II.2. LA NORMATIVA APLICABLE De conformidad con la demanda, las contestaciones y la Interpretación Prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la norma aplicable es el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, cuyo texto es del siguiente tenor: 12 Folios 4 a 12 del expediente físico de la referencia. 13 Folios 13 a 16 del expediente físico de la referencia. 14 Folios 17 a 20 del expediente físico de la referencia. 12 Radicado: 11001 03 24 000 2009 00317 00 Demandante: MERCK & CO., INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.” No se estudiará en la presente sentencia el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, en tanto que los argumentos presentados por las partes no discuten la distintividad intrínseca del signo para que aquel sea registrado como marca.

II.3. PROBLEMA JURÍDICO De conformidad con la demanda y sus contestaciones, la Sala deberá resolver los siguientes cuestionamientos: En primer lugar y, de conformidad con la contestación de la demanda presentada por la SIC en virtud de la cual formuló la excepción de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, le corresponde a la Sala establecer si en el presente asunto operó el fenómeno de la caducidad de la acción. En segundo lugar, corresponde a la Sala determinar si entre la marca “EMANT” (nominativa) para identificar productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza de titularidad de la sociedad Procaps S.A., y la marca previamente registrada “EMEND” (nominativa) para distinguir productos en esa misma clase internacional, de titularidad de la sociedad Merck, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, disposición que exige la comprobación de dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se amparan con los registros de marcas confrontados, al punto de lograr causar confusión en aquél. 13 Radicado: 11001 03 24 000 2009 00317 00 Demandante: MERCK & CO., INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Resuelto el anterior cuestionamiento, la Sala deberá establecer si son nulos, por violación de normas superiores, los actos administrativos que concedieron el registro como marca del signo “EMANT” (nominativo) para identificar productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad Procaps S.A. De ser afirmativa la respuesta al cuestionamiento previo, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a ordenar a la SIC que se declare fundada la oposición presentada por la sociedad Merck y, en consecuencia, se anule el registro como marca del signo “EMANT” (nominativo) para identificar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza de titularidad de la sociedad Procaps S.A. II.4.

EL ANÁLISIS DEL ASUNTO II.4.1. Cuestión previa II.4.1.1. De la oportunidad para presentar la demanda La SIC formuló la excepción de caducidad con fundamento en que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho caduca al cabo de 4 meses contados a partir del día siguiente al de la notificación del acto que resolvió el recurso de apelación demandado, y que como la demanda se presentó vencido el término determinado por la norma para ello, entonces operó el fenómeno de la caducidad.

Ahora bien, para estudiar la ocurrencia o no del fenómeno de caducidad en el presente caso se hace necesario traer a colación las acciones procedentes en materia de propiedad industrial, particularmente en cuanto a registros marcarios, de conformidad con la normativa andina y la jurisprudencia aplicable. 14 Radicado: 11001 03 24 000 2009 00317 00 Demandante: MERCK & CO., INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto, la Sección Primera del Consejo de Estado, se ha referido a los diferentes tipos de acciones que se pueden ejercer sobre los actos administrativos que resuelven las solicitudes de registros marcarios indicando que: “[…] En virtud de lo anterior, esta Sección ha reconocido que en el derecho colombiano existen tres tipos de pretensiones sobre la validez del registro marcario, las cuales corresponden a las de nulidad absoluta y de nulidad relativa consagradas en el referido artículo 172, y la de nulidad y restablecimiento del derecho cuando se deniega el registro marcario, y se pretenda además que se indemnicen los daños y perjuicios causados con el registro, así lo señaló en sentencia de 15 de septiembre de 2011: (…) Igualmente, en esta normativa, se mantiene la posibilidad de la formulación de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, establecida en el artículo 85 del C.C.A., en tratándose de actos administrativos que nieguen el registro marcario solicitado, la cual deberá interponerse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la notificación de la decisión respectiva […]”15.

Con base en lo anterior, la Sala reitera que se encuentran disponibles tres acciones para controvertir la legalidad de los actos administrativos que deciden el registro de marcas, a saber: i) La acción de nulidad absoluta, cuando se pretenda la nulidad del acto administrativo que concede el registro de una marca en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135 de la Decisión 486; ii) La de nulidad relativa, cuando se pretenda la nulidad del acto administrativo que concede el registro de una marca con infracción de lo dispuesto en el artículo 136 ibidem o cuando se hubiere efectuado de mala fe; y 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 15 de septiembre de 2011, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, núm. único de radicación: 11001-03-24-000- 2004-00155-01. 15 Radicado: 11001 03 24 000 2009 00317 00 Demandante: MERCK & CO., INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co iii) La de nulidad y restablecimiento del derecho que procede para conseguir la nulidad del acto administrativo que: i) niega el registro como marca de un signo, o ii) cancela el registro de una marca.

Pues bien, sea lo primero decir que la demanda fue presentada por la actora en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el artículo 85 del CCA, sin embargo, aquella fue interpretada en el auto admisorio como de nulidad relativa dispuesta en el inciso segundo del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en tanto que con ella se pretende la nulidad de los actos administrativos que concedieron el registro como marca del signo “EMANT” (nominativo) para distinguir productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza en favor de la sociedad Procaps S.A., y en consideración a que la demanda se presentó con fundamento en la transgresión del literal a) del artículo 136 de la decisión ibidem.

Así las cosas, el inciso segundo del artículo 172 de la Decisión comunitaria referida prevé que la acción de nulidad relativa puede formularse dentro de los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. En ese orden, se advierte que la SIC profirió las resoluciones números 43779 el 31 de octubre, 52488 el 15 de diciembre, y 54457 el 22 de diciembre, todas en el año 2008.

En particular, el acto que resolvió el recurso de apelación en contra de la decisión de concesión del registro de marca impugnado, quedó ejecutoriado el 23 de enero de 2009, fecha a partir de la cual corresponde contabilizar el término de presentación oportuna de la acción, pues solo hasta ese momento cobró firmeza el acto de concesión de registro. 16 Radicado: 11001 03 24 000 2009 00317 00 Demandante: MERCK & CO., INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por su parte, la demanda que aquí se analiza fue presentada el 15 de mayo de 2009, esto es, dentro del plazo de cinco años señalado en la norma comunitaria para su formulación oportuna, por lo que se declarará no probada la excepción propuesta por la SIC.

II.4.2. De la vulneración del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 En el presente caso la parte actora consideró que la SIC vulneró lo establecido en el literal a) de la Decisión 486 de 2000, al momento de expedir los actos acusados, pues en su consideración, la marca cuestionada “EMANT” (nominativa) para distinguir productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, resulta similarmente confundible con su marca previamente registrada “EMEND” (nominativa) en esa misma clase internacional, de tal manera que se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad de que trata la norma en comento.

Ahora bien, la anterior normativa comunitaria es clara al señalar que, cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido.

La comentada norma busca evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando además los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero. El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor, al adquirir un producto, piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene 17 Radicado: 11001 03 24 000 2009 00317 00 Demandante: MERCK & CO., INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que entre el productor de éste y otra empresa existe una relación o vinculación económica. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y tener en cuenta la situación de los usuarios, que variará en función de los productos o servicios de que se trate.

En ese orden la Sala al momento de realizar la comparación de los signos en conflicto debe tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino: (i) la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada uno debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica;

(ii) en la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos; (iii) se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues son las semejanzas las que pueden generar el riesgo de confusión o asociación; y (iv) al realizar la comparación es relevante tratar de ubicarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

Ahora bien, la similitud entre los signos distintivos puede darse desde diferentes ámbitos, así: ortográfico, que se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, aumentando el riesgo de 18 Radicado: 11001 03 24 000 2009 00317 00 Demandante: MERCK & CO., INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co confusión el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones; fonético, que ocurre cuando, al ser pronunciados, los signos tienen un sonido similar (la similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones); e ideológica, que se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por otra parte, y en cuanto a la conexión competitiva, debe analizarse el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparen los signos, para de esta forma establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios sustanciales necesarios para que concurra tal conexión, a saber, i) grado de sustitución, ii) complementariedad, y iii) posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario.

II.4.1.1. El caso concreto Para efectos de determinar si la marca cuestionada “EMANT” (nominativa) incurre en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, la Sala deberá, en primer lugar, establecer si hay identidad o semejanza entre aquella y la marca opositora que puedan generar error en el público consumidor.

De cumplirse con este requisito, deberá evaluarse si existe conexión competitiva entre los productos que los signos distinguen o pretenden distinguir. Para ello, resulta pertinente corroborar la naturaleza de las marcas confrontadas, como se observa a continuación: 19 Radicado: 11001 03 24 000 2009 00317 00 Demandante: MERCK & CO., INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Marca cuestionada de Procaps S.A.16 EMANT (nominativa) Certificado de registro número 369715 Para identificar productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza17 Marca previamente registrada por Merck18 EMEND (nominativa) Certificado de registro número 241925 Para identificar productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza19 Una vez verificadas las marcas confrontadas, se encuentra que en ambos casos responden a la naturaleza de signos nominativos, razón por la cual es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria para las marcas de dicha naturaleza.

Ahora bien, de manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si las expresiones que constituyen las marcas confrontadas se encuentran compuestos por partículas de uso común en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza para la fecha de expedición de los actos 16 Folio 9 del expediente físico de la referencia. 17 La marca cuestionada identifica los siguientes productos en la clase 5 internacional: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, VETERINARIOS E HIGIÉNICOS, SUSTANCIAS DIETÉTICAS PARA USO MÉDICO, ALIMENTOS PARA BEBÉS, EMPLASTOS, MATERIAL PARA APÓSITOS, MATERIAL PARA EMPASTAR LOS DIENTES Y MOLDES DENTALES, DESINFECTANTES Y PRODUCTOS PARA LA DESTRUCCIÓN DE ANIMALES DAÑINOS, FUNGICIDA Y HERBICIDAS. 18 Folio 9 del expediente físico de la referencia. 19 La marca opositora identifica los siguientes productos en la clase 5 internacional: PREPARACIONES FARMACÉUTICAS. 20 Radicado: 11001 03 24 000 2009 00317 00 Demandante: MERCK & CO., INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co demandados, pues de ser así, aquellas deben ser excluidas del estudio de confrontación20.

En efecto, se advierte que el radical “MANT” que integra la marca cuestionada es de uso común para la clase internacional mencionada, como se observa de los resultados de la consulta que se relaciona a continuación21: Expediente Signo distintivo Certificado 922241995 MANTEK 117007 08054311 MANTIXA 370433 08056837 MANTEIN 370166 Por lo anterior, la partícula “MANT” que integra la marca cuestionada, en principio, debería excluirse al momento de realizar el examen comparativo correspondiente.

Con todo, lo cierto es que al excluir dicha partícula se reduce tanto la marca cuestionada de tal manera que resultaría imposible hacer una comparación22, razón por la cual, en este caso, la Sala deberá hacer el cotejo analizando las marcas enfrentadas en su conjunto. Adicionalmente, como las marcas confrontadas identifican productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad 20 Proceso 128-IP-2016, en la que el Tribunal puntualizó: “[…] se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en los signos en conflicto en la clases correspondientes de la Clasificación internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, se deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente, considerando, de ser pertinente y dependiendo del resultado de su análisis, la excepción que al respecto se consignó en el párrafo precedente”.

(destacado de la Sala). 21 Consulta realizada el 11 de octubre de 2024 a través del siguiente vínculo: https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=638642355932795955 En aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022. 22 Proceso 172-IP-2021. 21 Radicado: 11001 03 24 000 2009 00317 00 Demandante: MERCK & CO., INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Andina se debe tener en cuenta que, tratándose de marcas farmacéuticas, el análisis de registrabilidad debe ser especialmente riguroso.

Dicho razonamiento se soporta “en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que, además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente […]”23.

Ahora bien, en aras de descender a la materia en estudio, es menester precisar que la interpretación prejudicial emitida para el presente asunto enfatiza en que el cotejo respecto de los signos nominativos se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas: “[…] a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta, la silaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar, el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]”.

II.4.2.2. Dicho lo anterior, corresponde abordar el análisis de las marcas confrontadas respecto de la unidad de las expresiones que las conforman. En ese sentido, en cuanto a su estructura, la Sala observa lo siguiente: Marca cuestionada 23 90-IP-2010. 22 Radicado: 11001 03 24 000 2009 00317 00 Demandante: MERCK & CO., INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co E M A N T 1 2 3 4 5 Marca opositora E M E N D 1 2 3 4 5 II.4.2.3.

En aplicación de las reglas y criterios de cotejo marcario que previamente se señalaron, la Sala encuentra que las marcas enfrentadas presentan similitudes significativas desde el punto de vista ortográfico como se verá a continuación: En primer lugar, se observa que la expresión “EMANT” que corresponde a la marca cuestionada, goza de una extensión de cinco (5) letras, dos (2) sílabas (E-MANT), tres (3) consonantes (M-N-T), y dos (2) vocales (E-A).

En el mismo sentido, la expresión “EMEND” que corresponde a la marca opositora, se encuentra constituida por una extensión de cinco (5) letras, dos sílabas (E-MEND), tres (3) consonantes (M-N-D), y dos (2) vocales (E-E). Visto lo anterior, para la Sala es claro que las expresiones cotejadas se encuentran formadas por una similar estructura gramatical en cuanto a la posición y secuencia en que se observan las consonantes y vocales, particularmente en cuanto a la serie de letras (E-M-N) que se hallan en idéntica posición en ambos conjuntos marcarios, encontrando diferencia únicamente en la adición de la vocal “A” en reemplazo de la vocal “E” de la opositora, así como en la consonante final “T”, la cual sustituye a la “D” en la previamente registrada. 23 Radicado: 11001 03 24 000 2009 00317 00 Demandante: MERCK & CO., INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, para la Sala resulta evidente que entre las expresiones “EMANT” y “EMEND” existen considerables semejanzas con la virtualidad de generar en el consumidor un riesgo de confusión al hallarlas en el mercado, particularmente en cuanto a las vocales y consonantes que impactan en mayor medida en la mente del consumidor, a saber, la secuencia “E-M-N”, pues es allí donde se encuentra la fuerza visual de las palabras al momento de ser captadas por el consumidor en el mercado, sin que el cambio de la segunda vocal “E” presente en la marca opositora, por la “A” que conforma la cuestionada, resulte suficiente para conseguir que aquella pueda ser claramente distinguible de la marca opositora previamente registrada por la actora, así como tampoco logra desvirtuar el riesgo de confusión señalado.

II.4.2.4. Ahora bien, en lo tendiente al aspecto fonético, esta Sala advierte que al pronunciar las expresiones confrontadas se observan similitudes susceptibles de generar confusión en el público, por cuanto, en tanto que la marca cuestionada reproduce la raíz “EM” presente también en la opositora, a lo cual debe agregarse que, también encuentra coincidencia en la secuencia con mayor fuerza de recordación visual en la mente del consumidor, a saber, “E-M-N”.

Ahora bien, en lo que respecta a la adición de la vocal “A” en la cuestionada, en remplazo de la segunda vocal “E” en la opositora, esta Sala considera que dicha variación no representa un cambio sustancial en cuanto a la dicción de las palabras, que pueda llevar a desvirtuar el riesgo de confusión en el público consumidor, pues dichas vocales no constituyen la potencia sonora en las expresiones en su conjunto.

Así mismo, en lo que respecta a la consonante final “T” en la marca cuestionada, y “D” de la opositora, aquellas representan un fonema semejante, en tanto que aquellas corresponden al grupo de consonantes oclusivas24; en tal sentido, la “T” representa el fonema consonántico dental oclusivo 24 https://www.cambridge.org/core/books/abs/los-sonidos-del-espanol/consonantes- oclusivas/94DE7E5305E75039CB03C2B0DC15127A 24 Radicado: 11001 03 24 000 2009 00317 00 Demandante: MERCK & CO., INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sordo /t/25, y en igual forma, la consonante “D” representa el fonema consonántico dental sonoro /d/26.

Es por ello que la diferencia en las consonantes finales no consigue ser suficiente para otorgarle distintividad al conjunto marcario cuestionado, pues la sonoridad de dichas letras resulta considerablemente similar al ser pronunciadas por el consumidor al momento de adquirir el producto que identifica la marca, siendo probable que aquel combine o intercambie la correcta pronunciación en cada caso, y opte por solicitar los productos a su distribuidor con la misma pronunciación que lo haría en el caso de la marca cuestionada, pensando que se trata de los productos comercializados por la actora27.

Adicionalmente, en este punto la Sala encuentra necesario advertir que, como se puso de presente con anterioridad, el criterio apreciativo del consumidor medio se dirige a considerar a las marcas en el mercado en cuanto a su conjunto, en este caso, “EMANT” cuestionada y “EMEND” previamente registrada, de manera que al momento de apreciar las expresiones confrontadas, los cambios mínimos en cuanto a vocales o consonantes, no constituye un criterio diferenciador que permita al consumidor identificar con suficiente fidelidad los productos que pretenden distinguir la marca cuestionada, así como su origen empresarial, de manera que tampoco le otorga la suficiente distintividad respecto de las demás marcas, y particularmente, frente a la opositora.

Sobre el particular, resulta del caso realizar el siguiente ejercicio de apreciación consecutiva, tal como lo propone la jurisprudencia comunitaria, de la siguiente manera: 25 https://www.rae.es/dpd/t 26 https://www.rae.es/dpd/d 27 Así lo consideró esta Sala en un caso anterior en el que se cotejaron las marcas “NOKO” vs “NOPCO”; al respecto consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de septiembre de 2024;

M.P. Oswaldo Giraldo López; radicado 11001 03 24 000 2010 00394 00. 25 Radicado: 11001 03 24 000 2009 00317 00 Demandante: MERCK & CO., INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co EMANT – EMEND – EMANT – EMEND EMANT – EMEND – EMANT – EMEND EMANT – EMEND – EMANT – EMEND EMANT – EMEND – EMANT – EMEND Por lo tanto, es evidente que puede predicarse similitud desde el punto de vista fonético, también por el hecho de que las raíces en cada conjunto marcario son idénticas, lo que impide que exista una variación importante en la sonoridad del signo cuestionado y la marca opositora, propiciando de tal forma el riesgo de confusión. II.4.2.4.

Ahora bien, en relación con el aspecto ideológico o conceptual, la Sala advierte que las expresiones “EMANT” y “EMEND” no poseen un significado en el idioma castellano, ni sugieren alguna idea al consumidor, pues se trata de una representación de la propia inspiración del empresario, por lo cual deben considerarse como de fantasía. Siendo ello así, la Sala advierte que, en punto del examen conceptual o ideológico de las marcas en estudio, no resulta procedente realizar confrontación alguna.

Así las cosas, para la Sala existen similitudes en los aspectos ortográfico y fonético de las marcas confrontadas que impiden su coexistencia pacífica en el mercado e implican un claro riesgo de confusión para el consumidor. Adicionalmente, se reitera que la adición de la consonante “T” en la marca cuestionada, en reemplazo de la “D” en la opositora, no le otorga “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”28, de manera que aquella se encuentra desprovista de distintividad respecto de la marca previamente registrada.

Adicionalmente, valga recordar que, de conformidad con lo señalado por 28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 11001 03 24 000 20000 6535 01. 26 Radicado: 11001 03 24 000 2009 00317 00 Demandante: MERCK & CO., INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la jurisprudencia comunitaria, “[…] Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad, y por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con las marcas idénticas o semejantes […]”29.

Por lo tanto, al encontrarse previamente registrada la marca de la actora “EMEND” (nominativa), aquella cuenta con una fuerza de oposición considerable respecto de marcas concedidas con posterioridad a la suya y que resulten, como en el presente asunto, similarmente confundibles. II.4.2.5. En definitiva, para la Sala se encuentra acreditado el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad marcaria contemplada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en virtud del cual se exige la semejanza determinante de error en el público consumidor.

II.4.2.6. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto de la norma comunitaria, esto es, la conexión competitiva entre los productos que pretenden distinguir las marcas objeto de confrontación. Tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 2018, trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. a) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios. 29 Proceso 605-IP-2016. 27 Radicado: 11001 03 24 000 2009 00317 00 Demandante: MERCK & CO., INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.

Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. b) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.

En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. c) La complementariedad entre sí de los productos Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza [ ]”30.

Sobre este asunto, la Sala precisa que, a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para establecer dicha conexidad. En el caso de estudio, la marca cuestionada “EMANT” (nominativa) fue concedida para distinguir los siguientes productos comprendidos en la 30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009- 00314-00. 28 Radicado: 11001 03 24 000 2009 00317 00 Demandante: MERCK & CO., INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y moldes dentales, desinfectantes y productos para la destrucción de animales dañinos, fungicida y herbicidas”.

Por su parte, la marca previamente registrada “EMEND” (nominativa) identifica los siguientes productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: “preparaciones farmacéuticas”. Pues bien, la Sala encuentra que existe identidad en cuanto a los productos que distinguen los signos confrontados porque aquellos se encuentran comprendidos en la misma clase 5 del nomenclátor internacional, y guardan correspondencia directa entre ellos, pues en el caso de “EMANT” se trata, entre otros de “[…] productos farmacéuticos […]”, al tiempo que “EMEND” identifica “[…] preparaciones farmacéuticas […]”, los cuales, por tratarse de una clasificación de bienes tan amplía, pueden entenderse incluidos en una misma categoría, cual es, los productos farmacéuticos en sí mismos.

Lo anterior, guarda relación con la nota explicativa para la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, en virtud de la cual debe entenderse que aquella “[…] comprende principalmente los productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o veterinario.”31, sin que aquella incluya “[…] en particular los ingredientes para la fabricación de productos farmacéuticos, por ejemplo, las vitaminas, los conservantes y los antioxidantes […]”32 entre otros no incluidos de manera particular. 31https://nclpub.wipo.int/esen/?basic_numbers=show&class_number=5&explanatory_notes=show&gors=&la ng=es&menulang=es&mode=flat&notion=&pagination=no&version=20190101#:~:text=Nota%20explicativa,para%20uso%20m%C3%A9dico%20o%20veterinario.&text=los%20sustitutos%20de%20comidas%20y,par a%20uso%20m%C3%A9dico%20o%20veterinario 32 Ibidem. 29 Radicado: 11001 03 24 000 2009 00317 00 Demandante: MERCK & CO., INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por esta misma razón, es viable considerar que los productos comparten canales de aprovisionamiento, distribución y comercialización, como lo son farmacias, centros especializados de aprovisionamiento de artículos farmacéuticos, e incluso pueden ofertarse en las mismas góndolas de supermercado o tiendas de barrio, en tanto que, al tratarse de productos y preparaciones farmacéuticas, aquellos coinciden en cuanto a su naturaleza y finalidad, que no será otra más que el tratamiento y diagnóstico de enfermedades humanas y animales.

En igual sentido, los productos farmacéuticos, así como las preparaciones farmacéuticas, se publicitan, principalmente, a través de medios de comunicación como televisión, radio e incluso volantes y vallas publicitarias. Por lo antes dicho, resulta procedente aplicar el criterio de la jurisprudencia andina en virtud del cual el consumidor de productos farmacéuticos no es especializado, y puede caer con más probabilidad en riesgo de confusión como resultado de la “cultura curativa personal”33, en consecuencia, se exige un examen más riguroso sobre la confundibilidad de signos, que privilegie el interés del consumidor, ante las eventuales afectaciones a su salud a las que puede hallarse expuesto al encontrar los productos de marcas similarmente confundibles, como “EMANT” y “EMEND”, ubicados de forma simultánea en las mismas góndolas de comercialización de medicamentos.

Entonces, tal como se advirtió con anterioridad, como en el presente asunto debe realizarse el estudio respecto del criterio que aplicaría un consumidor medio, es factible afirmar que aquellos, al encontrarse con los productos amparados por las marcas confrontadas en un mismo establecimiento de comercio, puedan hallar confusión en cuanto al origen 33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de enero de 2019;

C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E); núm. único de radicación 2009-00535-00. 30 Radicado: 11001 03 24 000 2009 00317 00 Demandante: MERCK & CO., INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co empresarial de los productos que pretenden distinguir los respectivos registros marcarios.

De acuerdo con lo anterior, resulta posible colegir que existe conexidad competitiva entre los productos que pretenden distinguir las marcas confrontadas, y en ese orden, debe concluirse que aquellos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión, que llevaría al consumidor medio a asumir que dichos productos son los mismos o que tienen un mismo origen empresarial.

Frente al riesgo de confusión, esta Sección, en la sentencia34 de 5 de febrero de 2015, señaló lo siguiente: “[ ] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “ El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

( ) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[ ]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

II.4.2.7. Por tal razón, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, deben protegerse la marca previamente 34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González; radicado número 11001 03 24 000 2008 00065 00. 31 Radicado: 11001 03 24 000 2009 00317 00 Demandante: MERCK & CO., INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registrada, esto es, “EMEND” de titularidad de la sociedad Merck.

Así lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales: “[ ] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”). [ ]35”. En este orden de ideas, la Sala concluye que con la expedición de las resoluciones demandadas se violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, y que le asistió razón a la actora al considerar que la marca cuestionada “EMANT” (nominativa) para identificar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad de que trata la norma comunitaria en comento, razón suficiente para que se declare la nulidad de los actos administrativos que concedieron el registro de dicha marca.

Ahora bien, ante la prosperidad del cargo de nulidad examinado anteriormente, la Sala se releva de estudiar los demás cargos alegados en la demanda, criterio consolidado por esta Sección y adoptado en otras ocasiones, entre ellas, en sentencia de 11 de febrero de 201636. II.4.2.7. Finalmente, en cuanto a la pretensión formulada por la actora mediante la cual busca obtener que se le ordene a la SIC a que declare fundada la oposición que aquella presentó en desarrollo del trámite marcario que dio lugar a los actos administrativos aquí demandados, la Sala recuerda el criterio reiterado de esta Sección, establecido entre otros en el auto proferido el 10 de marzo de 201137, mediante el cual señaló 35 Interpretación prejudicial 59-IP-2001. 36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00457-00.

En dicha providencia se dijo: “[…] Al haber prosperado los cargos formulados en la demanda en contra del artículo 20 del Decreto 1070 de 31 de marzo de 2009, la Sala se releva de estudiar los relacionados con la infracción de las normas que consagran la obligación de consultar los derechos de las comunidades indígenas cuando con la decisión resulten desconocidos sus derechos [.]” 37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 10 de marzo de 2011, M.P. María Elizabeth García González, radicado: 11001032400020100029600. 32 Radicado: 11001 03 24 000 2009 00317 00 Demandante: MERCK & CO., INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que en relación con los asuntos de naturaleza marcaria el acto administrativo susceptible de control jurisdiccional es el que concede o niega un registro marcario y que la motivación que haya podido tener la Administración para declarar infundada la oposición a la solicitud de un registro marcario no constituye un acto definitivo, motivo por el cual, no es susceptible de control judicial.

En esa oportunidad lo precisó en el siguiente sentido: "[ ] Así lo ha sostenido esta Sección en reiterada jurisprudencia, entre ellas, en sentencia de 30 de noviembre de 1995 (Expediente núm. 2532. Actora: Sociedad Rivera G. y Cía. S. C. A. Manufacturas Stop, Consejero ponente doctor Rafael Ernesto Ariza Muñoz), en la que precisó: "[ ] Advierte la Sala, en primer término, que la Resolución que declara infundada una oposición por sí sola no pone fin a la actuación administrativa y por esta razón no es demandable.

Lo será en la medida en que como consecuencia de dicha declaratoria, y en el mismo acto, se conceda el registro marcario, pues con este último acto es que culmina el trámite administrativo y respecto del mismo es que cabe predicar su expedición irregular o causales de irregistrabilidad, todo ello tendiente a obtener su cancelación [ ]. […] En consecuencia, por tratarse de un acto de trámite, no es enjuiciable ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues de conformidad con el artículo 135 del C.C.A. sólo es posible demandar la nulidad de los actos que pongan término a un proceso administrativo […]”.

Consecuente con lo anterior, la Sala considera que ha de confirmarse el proveído suplicado, en cuanto esta Corporación no tiene competencia para juzgar el auto de trámite que declaró infundadas las objeciones presentadas por la actora en la vía gubernativa y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia […]”. (Negrilla del Despacho).

Posteriormente, esta Sección también dilucido en torno al asunto, en auto proferido el 2 de marzo de 201638, reiterando su posición al considerar que: “[…] los motivos que haya podido tener la Administración para declarar infundada la oposición de la actora no son los actos administrativos definitivos y, por lo mismo, no son susceptibles de enjuiciamiento. 38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 2 de marzo de 2016, radicado: 11001032400020140035600, M.P. Guillermo Vargas Ayala. 33 Radicado: 11001 03 24 000 2009 00317 00 Demandante: MERCK & CO., INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De lo anterior se desprende que la demanda ataca la parte considerativa de los actos enjuiciados, que no son actos administrativos. […].” (Negrilla fuera del texto original).

En una providencia más reciente, de 3 de diciembre de 202039, la Sección Primera del Consejo de Estado, insistió en esta determinación, señalando así: “[…] la decisión de declarar infundada la oposición, presentada en el trámite de la solicitud de registro marcario, no es un acto administrativo susceptible de control judicial, comoquiera que en sí mismo, no crea, modifica o extingue una situación jurídica […].” (Destacado fuera del texto).

Visto todo lo anterior, es dable afirmar que un acto administrativo que resuelve sobre la solicitud de un registro marcario consagra la decisión definitiva susceptible de control judicial, que correspondería a conceder o negar el registro marcario, caso distinto cuando se intenta controvertir aquella relativa a declarar infundada la oposición presentada en el trámite de la solicitud, toda vez que esta última, por sí misma, no crea, modifica o extingue una situación jurídica particular, y en ese sentido, deviene improcedente el estudio de su prosperidad y en consecuencia se negara esa pretensión. II.4.3.

SOBRE LOS PODERES La Sala reconocerá personería a la abogada Diana Marcela Rivera Gómez como apoderada judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio en los términos y para los fines del poder a ella conferido, el cual obra en el folio 280 del expediente físico de la referencia de conformidad con el artículo 74 del Código General del Proceso.

En igual sentido, la Sala reconocerá personería a la abogada María del Pilar Osorio Sánchez como apoderada judicial sustituta de la sociedad Procaps S.A. en los términos y para los fines de la sustitución del poder a ella conferido, el cual obra en el folio 293 del expediente físico de la 39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 3 de diciembre de 2020, radicado 11001032400020170024400, M.P. Hernando Sánchez Sánchez. 34 Radicado: 11001 03 24 000 2009 00317 00 Demandante: MERCK & CO., INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co referencia de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso.

II.4.3. CONCLUSIÓN Así las cosas, el examen efectuado le permite concluir a la Sala que entre las marcas confrontadas existe similitud susceptible de generar riesgo de confusión y/o asociación en el consumidor, así como identidad en sus productos, y en consecuencia se encontró configurada la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

En consecuencia, se impone la declaratoria de nulidad de los actos administrativos que concedieron el registro como marca del signo “EMANT” (nominativo) para identificar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza en favor de la sociedad Procaps S.A. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA:

PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de caducidad de la acción formulada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la resoluciones números 43779 de 31 de octubre de 2008 “Por la cual se decide una solicitud de registro”, 52488 de 15 de diciembre de 2008 “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, y 54457 de 22 de diciembre de 2008 “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación” en virtud de las cuales se concedió el registro como marca del signo “EMANT” (nominativo) para distinguir 35 Radicado: 11001 03 24 000 2009 00317 00 Demandante: MERCK & CO., INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de Procaps S.A., expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

TERCERO: Como consecuencia de la declaración anterior, ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio anular el registro número 369715 correspondiente al signo “EMANT” (nominativo) para distinguir productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza de titularidad de la sociedad Procaps S.A.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda QUINTO: RECONOCER personería a la abogada Diana Marcela Rivera Gómez como apoderada judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio en los términos y para los fines del poder a ella conferido, el cual obra en el folio 280 del expediente físico de la referencia de conformidad con el artículo 74 del Código General del Proceso.

SEXTO: RECONOCER personería a la abogada María del Pilar Osorio Sánchez como apoderada judicial sustituta de la sociedad Procaps S.A. en los términos y para los fines de la sustitución del poder a ella conferido, el cual obra en el folio 293 del expediente físico de la referencia de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso.

SÉPTIMO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

OCTAVO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente, previas las anotaciones de rigor. 36 Radicado: 11001 03 24 000 2009 00317 00 Demandante: MERCK & CO., INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente Consejero de Estado Consejero de Estado NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Salvamento de voto Aclaración de voto CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.