CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad relativa Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00262-00 Demandante: Viiv Healthcare UK Limited Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Cipla Limited Tema: Registro como marca del signo “EFAVIR” (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad relativa promovida en contra de las Resoluciones 63811 de 10 de septiembre de 20151 y 97185 de 11 de diciembre de la misma anualidad2, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Viiv Healthcare UK Limited, se aceptó el desistimiento de la oposición presentada por la sociedad Novartis International Pharmaceutical Ltd. y se concedió el registro como marca del signo nominativo “EFAVIR” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Cipla Limited. I.
ANTECEDENTES I.1. La demanda3 1. La sociedad Viiv Healthcare UK Limited, a través de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] 1. Que es nula la Resolución núm. 63811 del 10 de septiembre de 2015, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca EFAVIR para identificar “preparaciones farmacéuticas, veterinarias; preparaciones sanitarias; preparaciones biológicas; analgésicos; antibióticos; sustancias dietéticas; suplementos de dieta para animales; desinfectantes; anestésicos; antisépticos; preparaciones para destruir plagas; fungicidas; todos los productos para uso veterinario de la clase 5, productos comprendidos en la 1 Folios 7 a 14 C pp.
“[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro de marcario […]”. 2 Folios 15 a 18 C pp. “[…] Por la cual se (sic) un recuro de apelación […]”. 3 Folios 22 a 36 C pp. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00262-00 Demandante: Viiv Healthcare UK Limited Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de la sociedad Cipla Limited. 2.
Que es nula la Resolución núm. 97185 del 11 de diciembre de 2015, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad Viiv Healthcare Uk Limited y confirmó la Resolución núm. 63811 del 10 de septiembre de 2015. 3.
Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro correspondiente a la marca EFAVIR en la Clase 5 Internacional de Niza. 4. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en este proceso. 5.
Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dictar la Resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 […]”4 (mayúscula del original).
I.1.1. Los hechos de la demanda5 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. El apoderado de la parte demandante señaló que la sociedad Viiv Healthcare UK Limited registró la marca nominativa “EPIVIR”6, para identificar productos de la clase 5ª7 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] preparaciones y sustancias farmacéuticas y medicinales […]”. 4.
Sostuvo que el 10 de noviembre de 2014 la sociedad Cipla Limited solicitó el registró del signo nominativo “EFAVIR” para distinguir productos de la clase 5ª, esto son:8 “[…] preparaciones farmacéuticas, veterinarias; preparaciones sanitarias; preparaciones biológicas; analgésicos; antibióticos; sustancias dietéticas; suplementos de dieta para animales; desinfectantes; anestésicos; antisépticos; preparaciones para destruir plagas; fungicidas; todos los productos para uso veterinario de la clase 5 […]”. 5.
Indicó que, frente a la anterior solicitud, las sociedades Viiv Healthcare UK Limited y Novartis International Pharmaceutical Ltd. 9 presentaron oposición al considerar que el registro otorgado era similarmente confundible con sus marcas “EPIVIR” y “FAMVIR”, respectivamente. 4 Folio 22 C pp. 5 Folios 23 a 25 C pp. 6 Certificado 505.454. 7 Versión 9. 8 Certificado 564.543. 9 La Sala precisa que la sociedad Novartis International Pharmaceutical Ltd. no demandó y tampoco argumentó en sede judicial la vulneración de su derecho marcario, razón por la cual el mismo no es objeto de análisis en el presente proceso. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00262-00 Demandante: Viiv Healthcare UK Limited Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 6.
Sostuvo que, a través de la Resolución 63811 de 10 de septiembre de 2015, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por Viiv Healthcare UK Limited, aceptó el desistimiento de la oposición presentada por la sociedad Novartis International Pharmaceutical Ltd. y concedió el registro como marca del signo nominativo “EFAVIR” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª, frente a lo cual la sociedad demandante presentó recurso de apelación. 7.
Señaló que, mediante la Resolución 97185 de 11 de diciembre de 2015, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la citada Resolución 63811. I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación10 I.1.2.1. Fundamentos de derecho 8. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134 y 136 literal a).
I.1.2.2. El concepto de violación Violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 9. Señaló que conforme a la interpretación doctrinal y jurisprudencial del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, para que un signo pueda ser registrado como marca, debe reunir tres requisitos esenciales: (i) perceptibilidad, (ii) distintividad y (iii) susceptibilidad de representación gráfica. 10.
Comentó que en el presente caso no se cuestionan los requisitos de perceptibilidad ni de representación gráfica del signo “EFAVIR”. Sin embargo, sí se alega la falta de distintividad intrínseca, entendida como la aptitud del signo para individualizar en el mercado los productos que pretende amparar. 11. Anotó que el término “EFAVIR” no cumple con esta función distintiva, pues no permite identificar de manera inequívoca y suficientemente diferenciada los productos para los cuales fue solicitado su registro, los cuales pertenecen a un sector especializado como el farmacéutico, por lo que esta carencia de distintividad impide que el signo cumpla con su función esencial como identificador de origen empresarial. 10 Folios 26 C pp. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00262-00 Demandante: Viiv Healthcare UK Limited Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 12.
Señaló que la sociedad Viiv Healthcare UK Limited es titular del registro de marca número 505.454 para la denominación “EPIVIR” en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud presentada el 31 de marzo de 2014 y concedida el 19 de diciembre del mismo año, por lo que la misma es anterior a la presentada por la sociedad Cipla Limited la cual fue radicada el 9 de septiembre de 2014 para registrar la marca “EFAVIR”, también en la clase 5ª. 13.
En cuanto a las semejanzas entre los signos, consideró que en los aspectos visuales y ortográficos los signos “EFAVIR” y “EPIVIR” comparten estructura trisílaba, predominio vocálico y una conformación consonántica muy similar. Anotó que cuatro de las seis letras se reproducen en el mismo orden, lo que aumenta la posibilidad de confusión en el público consumidor. 14.
En el aspecto fonético, puso de presente que ambos signos se pronuncian de manera similar, con un ritmo y entonación casi indistinguibles, lo cual incrementa el riesgo de confusión, especialmente si se tiene en cuenta que los medicamentos son frecuentemente solicitados de forma oral, lo que permite concluir que esta semejanza fonética refuerza la probabilidad de que un consumidor adquiera un medicamento diferente al prescrito. 15.
El aspecto conceptual, destacó que las marcas no ofrecen elementos diferenciadores significativos, dado que no evocan ideas o imágenes distintas en el consumidor medio. Por ello, anotó, que no puede operar como criterio diferenciador útil en este caso. 16. En cuanto a la conexidad competitiva, comentó que la marca “EPIVIR” fue concedida para amparar “[…] preparaciones y sustancias farmacéuticas y medicinales […]” y, por su parte, la marca “EFAVIR” fue registrada para identificar productos de la clase 5ª, esto es, “[…] preparaciones farmacéuticas, veterinarias; preparaciones sanitarias; preparaciones biológicas; analgésicos; antibióticos; sustancias dietéticas; suplementos de dieta para animales; desinfectantes; anestésicos; antisépticos […]”, por lo que ambos se encuentran en el ámbito farmacéutico generando riesgo de asociación en el público consumidor. 17.
En suma, consideró que estos elementos demuestran la configuración de la causal de nulidad prevista en el artículo 136 literal a), al existir: (i) prioridad en el tiempo en favor de la demandante; (ii) semejanza confundible entre las marcas y; (iii) coincidencia o conexidad entre los productos amparados. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00262-00 Demandante: Viiv Healthcare UK Limited Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio II.
CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio11 18. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que las resoluciones acusadas fueron debidamente fundamentadas y no se incurrió en desconocimiento de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, para lo cual se refirió a cada uno de los cargos de nulidad propuestos, como se observa a continuación: Violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 19.
Según la SIC, la marca “EFAVIR” cuenta con distintividad intrínseca, en tanto presenta elementos gráficos, fonéticos y conceptuales que lo identifican y lo hacen apto para cumplir su función marcaria. Además, goza de distintividad extrínseca, ya que no existe en el mercado un signo que resulte confundiblemente similar. 20. Por consiguiente, la autoridad administrativa concluyó que no se presentó violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, pues el signo cumple con los requisitos de perceptibilidad, representación gráfica y distintividad exigidos por la normativa andina para ser registrado como marca.
Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 21. Frente a la supuesta infracción del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, la SIC manifestó que no se configura la causal de irregistrabilidad prevista en dicha norma, ya que no se cumple con el presupuesto del riesgo de confusión y asociación entre las marcas enfrentadas. 22.
Sostuvo que la marca “EFAVIR” tiene suficiente distintividad y, por tanto, puede coexistir en el mercado con la marca previamente registrada “EPIVIR”, sin que ello implique riesgo de confusión o asociación para los consumidores. 23. Indicó que las similitudes superficiales entre los signos no son suficientes para inducir a error al público, en tanto existen diferencias ortográficas, fonéticas y conceptuales que permiten distinguirlos claramente. 24.
En cuanto al aspecto ortográfico, indicó que las marcas cotejadas difieren claramente en la primera consonante y en la vocal intermedia. Mientras la marca concedida se compone de las letras E-F-A-V-I-R, la marca opositora contiene E-P-I- V-I-R. Estas diferencias son perceptibles para el consumidor medio, quien evalúa el signo en su integridad y no de manera fragmentada. 11 Folios 56 a 67 C pp. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00262-00 Demandante: Viiv Healthcare UK Limited Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 25.
Respecto del aspecto fonético, señaló que las marcas se pronuncian de manera distinta: “EFAVIR” se pronuncia /e-fa-vir/ y “EPIVIR”, /e-pi-vir/, existiendo diferencias tanto en las vocales como en las consonantes de la segunda sílaba. 26. En relación con el aspecto conceptual, explicó que los signos evocan ideas diferentes, esto es, el término “EFAVIR” contiene la partícula “EFA”, la cual, según el Diccionario Bíblico viene del hebreo, y la misma tiene connotaciones de oscuridad, mientras que “EPIVIR” alude a las siglas de la Enfermedad Inflamatoria Pélvica, afección médica que afecta el útero y las trompas de Falopio. 27.
La SIC también desvirtuó la alegación de conexidad competitiva entre los productos amparados por las marcas, para lo cual señaló que si bien ambas marcas se registran en la clase 5ª, los productos identificados no comparten necesariamente el mismo mercado o finalidad, por lo cual no se configura el segundo requisito del artículo 136 literal a). 28.
Finalmente, la entidad concluyó que no existe riesgo de confusión para el consumidor. A juicio de la SIC, las diferencias expuestas en los aspectos ortográfico, fonético y conceptual impiden que el consumidor medio se vea inducido a error, permitiéndole distinguir adecuadamente entre los productos identificados con las marcas “EFAVIR” y “EPIVIR”. 29.
En consecuencia, al no cumplirse los elementos exigidos por el artículo 136 literal a), la SIC consideró que no se configura causal alguna de nulidad y que las resoluciones acusadas deben mantenerse incólumes. II.2. Contestación de la sociedad Cipla Limited 30. La sociedad Cipla Limited,a pesar de haber sido notificada en debida forma12 no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda.
III. TRÁMITE DEL PROCESO 31. La sociedad Viiv Healthcare UK Limited presentó demanda de nulidad relativa el 13 de abril de 201613, en contra de las Resoluciones 63811 de 10 de septiembre de 2015 y 97185 de 11 de diciembre de la misma anualidad, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 32. Mediante auto de 29 de agosto de 201614 se admitió la demanda y se ordenó notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad Cipla Limited. El 25 de octubre de 201615 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 12 Folios 44 y 47 C pp. 13 Folio 22 C pp. 14 Folios 39 a 41 C pp. 15 Folio 41 vto.
C pp. 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00262-00 Demandante: Viiv Healthcare UK Limited Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 33. A través de providencias de 14 de diciembre de 2017 y 19 de septiembre de 201816 se fijó fecha para llevar a cabo audiencia inicial prevista en el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA.
Por auto de 15 de mayo de 201817 se aceptó la renuncia del poder presentada por la apoderada de la SIC. La audiencia inicial se realizó el 12 de octubre de 201818. 34. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio y se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes. 35.
Mediante auto de 30 de noviembre de 201819 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en relación con el contenido y alcance de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por lo que se suspendió el proceso. 36. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 58-IP-2019 de 19 de noviembre de 201920 dentro de la cual interpretó los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión Andina y de oficio el artículo 135 literal b) ibidem con el fin de tratar el tema de distintividad intrínseca, en el cual dicho tribunal consideró que: “[…].
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina los cuales proceden por ser pertinentes. De oficio se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial del Artículo 135 Literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de tratar el tema de distintividad intrínseca del signo solicitado. […] Concepto de marca.
Requisitos para el registro de las marcas 1.1. Teniendo en consideración que se solicitó el registro del signo EFAVIR (denominativo) como marca y que entre los alegatos de la demanda se alude que el registro de dicha marca vulnera lo contemplado en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.
Concepto de marca 1.2. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. 1.3. El Artículo 134 de la Decisión 486 ofrece una definición general de marca: "(…) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado". 16 Folios 73 y 105 C pp. 17 Folios 97 y vto.
C pp. 18 Folios 119 a 126 C pp. 19 Folios 129 y vto. C pp. 20 Folios 148 a 160 C pp. 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00262-00 Demandante: Viiv Healthcare UK Limited Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 1.4. De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. […] 1.6.
Las marcas como medio de protección al consumidor cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras.
Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin esta no existiría el signo marcario. 1.7. Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos. 1.8.
El Articulo 134 de la Decisión 486, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.
Requisitos para el registro de marcas. 1.9. Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación grafica. […] 1.12. En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene: La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros.
El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. 1.13. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el Articulo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca. 1.14.
Es importante advertir que el Literal a) del Articulo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del Articulo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00262-00 Demandante: Viiv Healthcare UK Limited Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 1.15.
Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el Literal b) del Articulo 135. La distintividad tiene un doble aspecto: i) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado y ii) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. 1.16.
El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que este sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad. […] 3.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 3.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo EFAVIR (denominativo) y la marca EPIVIR (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: […] Comparación entre signos denominativos 4.1.
Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado EFAVIR (denominativo) y la marca EPIVIR (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. 4.3.
En consecuencia, al analizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas. a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra diccionario. Como lexema deport in doporte, deportivo, deportistas, deport-ólogo.
Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00262-00 Demandante: Viiv Healthcare UK Limited Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.
Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 4.4.
Los anteriores parámetros deben complementarse con un examen mucho más minucioso, teniendo en cuenta que ambos signos amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza […]” (mayúscula del original y negrilla fuera de texto). 37. Mediante auto de 30 de junio de 202021, se reconoció personería al abogado de la parte demandante, se prescindió de la realización de las audiencias de pruebas, alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 de 2011 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 38.
En el término para alegar de conclusión, la sociedad Viiv Healthcare UK Limited22 y la SIC23 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. Por su parte, la sociedad Cipla Limited y el Ministerio Público guardaron silencio. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 39. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14924 del CPACA, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. 21 Folio 162 C pp. 22 Folios 170 a 174 C pp. 23 Folios 176 a 180 C pp. 24 “[…] Artículo 149.
El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00262-00 Demandante: Viiv Healthcare UK Limited Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio IV.2.
La formulación del problema jurídico 40. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 63811 de 10 de septiembre de 2015 y 97185 de 11 de diciembre de la misma anualidad, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Viiv Healthcare UK Limited, se aceptó el desistimiento de la oposición presentada por la sociedad Novartis International Pharmaceutical Ltd. y se concedió el registro como marca del signo nominativo “EFAVIR” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Cipla Limited. 41.
En ese contexto, la Sala deberá evaluar si las resoluciones demandadas desconocieron los artículos 134, 135 literal b)25 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, al considerar la SIC que el signo “EFAVIR” cumple con el requisito de distintividad intrínseca exigido para su registro como marca, y si, en consecuencia, al permitir su coexistencia con la marca previamente registrada “EPIVIR”, se incurrió en una indebida valoración del riesgo de confusión fonético, ortográfico y conceptual entre los signos enfrentados, así como de la conexidad competitiva y el riesgo de asociación entre los productos farmacéuticos amparados por cada uno. 42.
Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto. IV.3. La identificación de los actos demandados 43. La sociedad Viiv Healthcare UK Limited solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 63811 de 10 de septiembre de 2015 26 y 97185 de 11 de diciembre de la misma anualidad27, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Viiv Healthcare UK Limited, se aceptó el desistimiento de la oposición presentada por la sociedad Novartis International Pharmaceutical Ltd. y se concedió el registro como marca del signo nominativo “EFAVIR” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Cipla Limited. IV.4.
Análisis del caso concreto Violación de los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 de 2000 44. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de la marca en controversia es preciso mencionar que el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 dispone que podrá registrarse como marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o 25 Interpretado de oficio por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 26 Folios 7 a 14 C pp.
“[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro de marcario […]”. 27 Folios 15 a 18 C pp. “[…] Por la cual se (sic) un recuro de apelación […]”. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00262-00 Demandante: Viiv Healthcare UK Limited Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio servicios en el mercado, y que sea susceptible de representación gráfica.
En este sentido, el artículo citado señala una lista no taxativa de signos que pueden constituirse como marcas, entre los cuales se encuentran “[…] las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos […]”; y “[…] un color delimitado por una forma, o una combinación de colores […]”. 45.
Por su parte, el artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 prevé las causales de irregistrabilidad absoluta de un signo, con el fin de proteger el interés general, velar por el orden público, la moral y las buenas costumbres y por un sistema de competencia transparente en el mercado, como lo es la falta de distintividad. 46. Sobre esta causal, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, consideró en la interpretación prejudicial proferida dentro de este proceso que: “[…] 2.2.
La distintividad es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el Origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor. 2.3.
La distintividad tiene un doble aspecto: a) Distintividad intrínseca o en abstracto […] b) Distintividad extrínseca o en concreto […]” (negrilla del original). 47. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en reiterada jurisprudencia, ha definido el concepto de distintividad como la capacidad de una marca para individualizar, identificar y diferenciar los productos o servicios en el mercado, permitiendo al consumidor o usuario, seleccionarlos28.
En este contexto, la distintividad es la característica fundamental que debe poseer cualquier signo para ser registrado, constituyendo el requisito esencial para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial, e incluso, en su caso, la calidad del producto o servicio29. 48. Al respecto, también precisó que “[…] la falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca […]” y que la distintividad extrínseca “[…] se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.
En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado […]”30. 28 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones prejudiciales 316-IP-2015 de 23 de junio de 2016, 185-IP-2016 de 15 de septiembre de 2016; 316-IP-2015 de 23 de junio de 2016; 585-IP-2015 de 5 de abril de 2017; y 639-IP-2018 de 26 de febrero de 2019. 29 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación prejudicial 235-IP-2016 de 5 de septiembre de 2016. 30 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial proferida dentro del proceso 405-IP- 2015. 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00262-00 Demandante: Viiv Healthcare UK Limited Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 49.
En ese sentido, la Sala deberá establecer si la marca cuestionada se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, si era procedente su registro. 50. Precisado lo anterior, la Sala procede a realizar el análisis, para lo cual presenta la marca en conflicto: “EFAVIR” MARCA NOMINATIVA CUESTIONADA 51.
Así, resulta necesario analizar si la citada marca nominativa “EFAVIR” carece de distintividad intrínseca, al consistir en una expresión que no permite al consumidor identificar e individualizar los productos que pretende distinguir en el mercado como lo señaló la parte demandante, o si, por el contrario, se trata de un signo de fantasía dotado de aptitud para cumplir la función marcaria esencial de indicar el origen empresarial de los productos de la clase 5ª. 52.
Al respecto y de acuerdo con lo expuesto en la interpretación prejudicial número 398-IP-2019, el artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras de uso común, como se observa a continuación: “[…] 4. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […] 4.2.
Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 4.4.
La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 4.6.
Se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país para identificar los productos o servicios de que se trate. 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00262-00 Demandante: Viiv Healthcare UK Limited Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio No es posible aceptar como marca registrable aquellos signos que se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; esos signos usuales en el lenguaje común o en los usos comerciales en relación con los productos o servicios que pretenden representar, es decir, aquellos signos que se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres del comercio para designar los productos o servicios. 4.7.
Los signos conformados exclusivamente por denominaciones descriptivas, genéricas y comunes o usuales al estar combinadas con otras, puedan generar signos completamente distintivos. El titular de una marca no puede impedir que las expresiones descriptivas, genéricas y comunes o usuales puedan ser utilizadas por los otros empresarios.
Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas descriptivas […]”. 53. En el caso sub examine, la marca nominativa “EFAVIR” se registró para distinguir productos de la clase 5ª, esto son:31 “[…] preparaciones farmacéuticas, veterinarias; preparaciones sanitarias; preparaciones biológicas; analgésicos; antibióticos; sustancias dietéticas; suplementos de dieta para animales; desinfectantes; anestésicos; antisépticos; preparaciones para destruir plagas; fungicidas; todos los productos para uso veterinario de la clase 5 […]”. 54.
Para resolver, la Sala pone de presente que la parte demandante no acreditó que el signo “EFAVIR” esté compuesto por un término genérico, descriptivo o de uso común que se relacione directa y exclusivamente con las características, propiedades o función de los productos que busca distinguir. 55. Cabe advertir que la palabra “EFAVIR” carece de un significado concreto en el idioma español que permita establecer que se trata de un término descriptivo.
Tampoco es una expresión que, por sí sola, informe al consumidor sobre la composición, la finalidad, el efecto terapéutico o la aplicación de los productos. 56. Ciertamente, no describe ni sugiere de forma directa o indirecta alguna característica objetiva de los productos que ampara (preparaciones farmacéuticas y veterinarias, sanitarias, etc.).
Se trata, por el contrario, de un signo de fantasía, sin un significado reconocible que pueda asociarse con el producto, tal y como lo puso de presente la propia parte demandante. 57. Ahora, si bien es cierto que el término “EFAVIR” contiene la partícula “EFA”, la cual, según el apoderado de la SIC es un término en hebrero y que de acuerdo con el Diccionario Bíblico tiene connotaciones de oscuridad, también lo es que ello no constituye un elemento relevante desde el punto de vista marcario.
En efecto, el significado religioso o simbólico de dicha partícula no guarda relación directa con los productos que se pretende distinguir, ni tiene una significación ampliamente difundida en el ámbito farmacéutico que pueda restarle distintividad al signo en cuestión. Por tanto, dicha connotación resulta irrelevante para efectos del análisis de registrabilidad desde la perspectiva de la distintividad intrínseca. 31 Certificado 564.543. 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00262-00 Demandante: Viiv Healthcare UK Limited Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 58.
Adicionalmente, el análisis de distintividad debe hacerse conforme al criterio del consumidor medio del sector farmacéutico, quien, si bien puede tener cierto grado de conocimiento, no es necesariamente un profesional de la salud. 59. En ese sentido, y conforme con la interpretación prejudicial rendida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la que se aclara que los signos de fantasía, esto es, aquellos que no tienen contenido semántico en relación con los productos, son registrables al cumplir con la distintividad intrínseca, la Sala concluye que la marca “EFAVIR” no se subsume en el supuesto de irregistrabilidad previsto en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de 2000. 60.
Además, no se trata de una expresión genérica ni de uso común32 en el lenguaje corriente ni en el ámbito farmacéutico, por lo que no se encuentra dentro de las causales previstas para proteger el interés general. Por ende, “EFAVIR”, en tanto signo de fantasía, es apta para cumplir la función esencial de toda marca, cual es la de identificar el origen empresarial de los productos que ampara y diferenciarlos de los de sus competidores, conforme con lo dispuesto en el artículo 134 ibidem, razón por la cual el cargo de nulidad no está llamado a prosperar.
De la vulneración del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 61. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, los cuales son del siguiente tenor33: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 62.
Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: 32 Consulta realizada el 3 de abril de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en el estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 33 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretaciones prejudiciales 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP- 2022 y 391-IP-2022. 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00262-00 Demandante: Viiv Healthcare UK Limited Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Marca cuestionada de la sociedad Cipla Limited “EFAVIR” (nominativa) Registro 564.543 Clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Marca previamente registrada por el demandante “EPIVIR” (nominativa) Registro 505.454 Clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Titular: Viiv Healthcare UK Limited 63.
De manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si las marcas confrontadas contienen elementos descriptivos, genéricos o de uso común para establecer su carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas. 64.
Sobre el particular, la Sala advierte que la partícula “VIR” que hacen parte de las marcas en conflicto, resultan ser de uso común en la clase 5ª del nomenclátor internacional tal como se observa de los resultados de la consulta que se relacionan a continuación34, al momento en que se expidieron los actos administrativos demandados. “VIR” MARCA TITULAR CLASE REG.
NÚM. “VIRILAM” ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION. 5ª 233.882 “VIRDOL” GRUPO DE INVESTIGACION FARMACEUTICA COLOMBIANO S.A. GRUINFACOL S.A. 5ª 253.666 34 Consulta realizada el 3 de abril de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en el estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00262-00 Demandante: Viiv Healthcare UK Limited Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “ADN-VIR” LABORATORIOS INCOBRA S.A. 5ª 253.261 “FIN-VIR” LABORATORIOS INCOBRA S.A. 5ª 253.437 “VIRXIT” GRUPO INTERNACIONAL FARMACEUTICO GRUFARMA S.A.S. GRUFARMA 5ª 272.038 “VIRCLUDE” BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 5ª 255.945 “VIRZEN” GRUPO INTERNACIONAL FARMACEUTICO GRUFARMA S.A.S. GRUFARMA 5ª 309.635 “VIRBACTIV” VIRBAC S.A. 5ª 276.483 65.
Lo anterior pone de manifiesto que la expresión “VIR” es de uso común y débil, respecto de los productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 66. Ahora, si bien es cierto que, en principio, las expresiones de uso común que forman parte de las marcas no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo dado que no puede ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, lo anterior en consideración que tendrían un grado de distintividad débil, también lo es que al ser excluirlas se reduciría el signo de tal manera que resulta imposible hacer una comparación y, además, no pueden fraccionarse al encontrarse unidas, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizándolas en su conjunto. 67.
No ocurre lo mismo con las expresiones “EFA” y “EPI” en tanto que de la revisión del sistema de información de propiedad industrial de la SIC no se encontró que fueran de uso común para dicha clase, al momento de la expedición de los actos acusados, razón por la cual tampoco deben ser excluidas del análisis de confundibilidad. 68. Así las cosas y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto “EPAVIR” y “EPIVIR” ambas de la clase 5ª, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en las precitadas interpretaciones prejudiciales: 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00262-00 Demandante: Viiv Healthcare UK Limited Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]” (negrilla del original). 69.
Así pues, corresponde abordar el análisis de las marcas confrontadas respecto de la unidad de las expresiones que los conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada una de las marcas, la Sala observa lo siguiente: Marca cuestionada E F A V I R 1 2 3 4 5 6 Marca previamente registrada E P I V I R 1 2 3 4 5 6 70.
De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del análisis de las marcas confrontadas, la Sala advierte que existen similitudes que pueden inducir a confusión, toda vez que la marca cuestionada “EFAVIR” está compuesta por una sola palabra, de tres sílabas, seis letras, tres consonantes (F–V–R) y tres vocales (E–A–I); mientras que la marca previamente registrada “EPIVIR” también se compone de una sola palabra, tres sílabas, seis letras, tres consonantes (P–V–R) y tres vocales (E–I–I).
Así, ambas comparten la misma estructura silábica, el mismo número de letras y la misma terminación “VIR”, que resulta particularmente relevante. Esta coincidencia en la parte final del signo puede tener un impacto determinante en la mente del consumidor, quien percibe y recuerda con mayor fuerza las terminaciones de los signos. 71.
En efecto, aplicando las reglas expuestas en el numeral 4.3 de la interpretación prejudicial rendida en este proceso, se observa que ambas expresiones comparten el lexema “VIR”, que constituye el componente final de los signos y, por tanto, el de mayor recordación para el consumidor medio, en tanto coincide con la sílaba tónica final. 19 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00262-00 Demandante: Viiv Healthcare UK Limited Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 72.
Nótese, entonces, que desde el punto de vista ortográfico, las marcas presentan una configuración estructural que refuerza el riesgo de confusión, al coincidir en su número de sílabas, en su longitud, y en el patrón vocálico y consonántico general. La sustitución de una sola consonante (F por P) y una vocal intermedia (A por I) no constituye un elemento diferenciador suficiente, en la medida en que las letras compartidas se encuentran dispuestas en un orden casi idéntico, lo que impide que los signos puedan ser considerados suficientemente distintos para un consumidor medio. 73.
En relación con la similitud fonética, cabe destacar que la pronunciación de las expresiones comparadas no presenta diferencias significativas. Al respecto, la Sala considera que la palabra “EFAVIR” posee una sonoridad marcadamente similar a la de “EPIVIR”, en la medida en que ambas comparten la misma terminación “VIR”, tienen el mismo número de sílabas, siguen un patrón acentual idéntico y coinciden en los sonidos inicial y final.
La sustitución del fonema /f/ por /p/ en la segunda consonante y del fonema vocálico /a/ por /i/ en la vocal media no constituye una alteración suficiente para generar un efecto distintivo claro al ser articuladas oralmente, lo que incrementa el riesgo de confusión, particularmente en un sector como el farmacéutico, donde los medicamentos suelen ser solicitados verbalmente o prescritos en fórmulas manuscritas. 74.
En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar la similitud sonora entre los signos: EFAVIR – EPIVIR – EFAVIR – EPIVIR – EFAVIR – EPIVIR EFAVIR – EPIVIR – EFAVIR – EPIVIR – EFAVIR – EPIVIR EFAVIR – EPIVIR – EFAVIR – EPIVIR – EFAVIR – EPIVIR EFAVIR – EPIVIR – EFAVIR – EPIVIR – EFAVIR – EPIVIR 75.
Del cotejo fonético sucesivo realizado, la Sala evidencia que la sonoridad de los signos “EFAVIR” y “EPIVIR” es similar, al punto que no se perciben diferencias sustanciales al ser articulados en voz alta, lo cual confirma el riesgo de confusión desde este aspecto para el consumidor medio. 76. De esta manera, se concluye que el signo cotejado “EFAVIR” no genera un impacto visual ni fonético suficientemente distintivo respecto de la marca previamente registrada “EPIVIR”.
Al aplicar el método de cotejo sucesivo, se observa que los elementos diferenciadores presentes en el signo solicitado no tienen la entidad suficiente para conferirle una fuerza distintiva autónoma que evite la confusión en el público consumidor. 77. Cabe advertir que, como se precisó, la terminación “VIR” es comúnmente utilizada en el sector farmacéutico, lo que debilita su capacidad distintiva.
En consecuencia, la distintividad de los signos recae en los demás elementos que los conforman. Sin embargo, como se precisó en la interpretación prejudicial la comparación debe hacerse en su conjunto, por lo que al compartir las vocales y consonantes predominantes y diferenciarse únicamente por cambios mínimos en la segunda 20 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00262-00 Demandante: Viiv Healthcare UK Limited Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio consonante y vocal media, la marca “EFAVIR” carece de elementos que distingan de “EPIVIR”, reforzando así el riesgo de confusión. 78.
Ahora bien, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, se advierte que tanto la marca solicitada “EFAVIR” como la previamente registrada “EPIVIR” corresponden a expresiones de fantasía, que no poseen un significado concreto o reconocible en el idioma español, como se precisó en el análisis de distintividad intrínseca. 79. Ciertamente, tanto “EFAVIR” como “EPIVIR” carecen de connotación semántica identificable, no remiten a ideas, conceptos o imágenes comunes en la mente del consumidor, y no evocan de manera clara alguna propiedad, efecto, aplicación o uso de los productos que pretenden distinguir.
Si bien la partícula EFA, como lo anotó el apoderado de la SIC hace referencia a un término hebreo, y la partícula VIR puede referirse a productos antivirales o medicamentos relacionados con virus, en su conjunto no tienen un significado propio. 80. Ahora, en cuanto la afirmación de que “EPIVIR” hace referencia a las enfermedades inflamatorias pélvicas, la Sala no encuentra sustento en dicha afirmación, en tanto que la abreviatura sería EIP en español y no EPI, además en inglés sería PID, esto es, Pelvic Inflammatory Disease. 81.
En consecuencia, al tratarse de signos de fantasía sin contenido conceptual evidente, no es posible realizar una diferenciación desde este enfoque, lo que refuerza la necesidad de concentrar el análisis en los elementos ortográficos y fonéticos, en donde, como se ha señalado, sí existen coincidencias relevantes que configuran riesgo de confusión. 82.
Cabe advertir que, tratándose de signos distintivos destinados a identificar productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, el análisis de confundibilidad debe ser especialmente riguroso. Esto se justifica en razón del impacto que una posible confusión podría tener sobre la salud de los consumidores, quienes, en muchos casos, no cuentan con conocimiento técnico suficiente para diferenciar entre marcas similares y dependen de la correcta identificación del producto para su uso adecuado.
En este contexto, incluso una semejanza ortográfica o fonética mínima puede generar riesgos significativos, tanto en el proceso de prescripción como al momento en el cual se entrega el medicamento en las farmacias. 83. De esta manera, teniendo en cuenta la similitud en la composición de las marcas “EFAVIR” de la sociedad Cipla Limited y “EPIVIR” de la parte demandante Viiv Healthcare UK Limited, la Sala concluye que son confundibles desde el punto de vista ortográfico y fonético. 84.
Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en razón a la existencia de similitud entre la marca cuestionada y la previamente registrada a favor de la demandante. 21 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00262-00 Demandante: Viiv Healthcare UK Limited Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 85.
Ahora bien, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, la conexión competitiva y el riesgo de confusión o de asociación entre los consumidores. 86. Esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201835 se refirió a la circunstancia en que los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.
Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.
Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.
De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de 35 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 26 de noviembre de 2018. Rad.: 2009-00314-00. M.P. Hernando Sánchez Sánchez. 22 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00262-00 Demandante: Viiv Healthcare UK Limited Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]” (negrilla del original). 87.
Sobre este tema, la Sala destaca que, para verificar la conexión entre los productos amparados, en ocasiones basta con uno o dos criterios para establecer la relación competitiva, sin que se requiera la concurrencia de todos para lograr el objetivo de determinar dicha conexidad. 88. Así las cosas, la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios se debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. 89.
En el caso sub examine, la marca cuestionada “EFAVIR” fue registrada para distinguir productos de la clase 5ª, estos son:36 “[…] preparaciones farmacéuticas, veterinarias; preparaciones sanitarias; preparaciones biológicas; analgésicos; antibióticos; sustancias dietéticas; suplementos de dieta para animales; desinfectantes; anestésicos; antisépticos; preparaciones para destruir plagas; fungicidas; todos los productos para uso veterinario de la clase 5 […]”. 90.
La marca previamente registrada, “EPIVIR”37 también ampara productos de la clase 5ª38 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] preparaciones y sustancias farmacéuticas y medicinales […]”. 91. Al comparar los productos amparados por la marca “EFAVIR” con aquellos protegidos por la marca “EPIVIR”, la Sala observa que, si bien la primera incluye dentro de su cobertura preparaciones farmacéuticas de uso veterinario, ambas comparten la misma clase 5ª del nomenclátor internacional de Niza y, particularmente, coinciden en las preparaciones y sustancias farmacéuticas.
Esta coincidencia permite concluir que los productos son análogos y sustancialmente semejantes, cumpliendo con los criterios sustanciales de conexidad competitiva exigidos por la Decisión 486 de 2000, especialmente en cuanto a sustituibilidad, complementariedad y razonabilidad empresarial. 92. En cuanto a la sustituibilidad, la Sala encuentra que los productos identificados por ambas marcas están dirigidos, en lo sustancial, al tratamiento de condiciones médicas mediante principios activos o combinaciones terapéuticas.
Ambos signos amparan productos farmacéuticos de uso humano, lo que indica que están dirigidos al mismo segmento de mercado y cumplen funciones análogas desde el punto de vista terapéutico. La posibilidad de que un consumidor elija indistintamente entre productos marcados como “EFAVIR” o “EPIVIR” para suplir una necesidad de tratamiento resulta plausible, especialmente si se consideran las similitudes fonéticas y visuales entre los signos. 36 Certificado 564.543. 37 Certificado 505.454. 38 Versión 9. 23 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00262-00 Demandante: Viiv Healthcare UK Limited Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 93.
A pesar de que la marca “EFAVIR” también cubre productos veterinarios, dicha circunstancia no excluye la existencia de conexidad competitiva ni elimina el riesgo de confusión. Por el contrario, en el mercado farmacéutico es común que un mismo titular comercialice versiones humanas y veterinarias de un principio activo bajo una misma familia marcaria, lo cual acentúa la posibilidad de asociación empresarial errónea.
Así, el consumidor podría suponer que “EFAVIR” y “EPIVIR” provienen del mismo origen empresarial o están destinados a usos similares en distintos contextos, reforzando la confusión en el público relevante. 94. En efecto, los productos farmacéuticos de uso humano, tales como analgésicos, antibióticos, antisépticos o anestésicos, son intercambiables desde el punto de vista funcional con aquellos también destinados al tratamiento de enfermedades.
A su vez, la presencia conjunta en el mercado de productos con nombres próximos que abarquen líneas humanas y veterinarias representa un riesgo latente y agravado, no solo por su proximidad visual y fonética, sino por los potenciales errores en la administración o dispensación de medicamentos, lo cual puede comprometer la seguridad del consumidor y afectar la salud pública. 95.
Como se precisó líneas atrás, tratándose de productos pertenecientes a la clase 5ª, el análisis debe realizarse con mayor rigor, en tanto el riesgo de confusión no solo compromete los intereses comerciales de los titulares marcarios, sino también la protección del consumidor y el interés público. En particular, la confusión entre medicamentos para humanos y productos veterinarios representa un riesgo relevante para la salud. 96.
En relación con la complementariedad, se observa que los productos farmacéuticos como los identificados por “EFAVIR” y “EPIVIR” pueden formar parte de esquemas terapéuticos combinados o utilizarse simultáneamente en el tratamiento de ciertas patologías. 97. La complementariedad implica que el consumo de un producto o servicio fomente el uso del otro de manera directa, generando una interdependencia en la percepción del consumidor.
En efecto, en el ámbito farmacéutico, es frecuente que ciertas preparaciones médicas se prescriban o consuman conjuntamente para lograr un efecto terapéutico integral. 98. Finalmente, en términos de razonabilidad, la Sala encuentra que entre los conjuntos de productos existe una asociación natural en la mente del consumidor, los cuales se comercializan en farmacias, aumentando el riesgo de asociación. 99.
La similitud en los productos y su finalidad terapéutica aumenta la posibilidad de que el consumidor medio considere que “EFAVIR” y “EPIVIR” son líneas de una misma empresa o marcas vinculadas. Lo anterior, en la medida en que el consumidor puede interpretar que los productos de ambas marcas provienen del mismo empresario, dado que, además de compartir la clase 5ª del nomenclátor internacional y referirse a preparaciones farmacéuticas, los signos presentan una estructura similar, como se concluyó con antelación. Esta circunstancia dificulta que incluso un consumidor 24 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00262-00 Demandante: Viiv Healthcare UK Limited Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio informado pueda distinguir que los productos de la marca demandada no se relacionan directamente con los de la marca previamente registrada, existiendo así una base razonable para atribuirles un origen empresarial común, lo que configura un riesgo de confusión en el mercado. 100.
En relación con la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en sentencia de 5 de febrero de 201539, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). […] Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado […]” (negrilla fuera de texto). 101.
Por tal razón, en aplicación de los principios “prior tempore”, “potior iure e in dubio pro signo priori”, debe protegerse la marca previamente registrada. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales40: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.
Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]” (negrilla del original). 102. Por lo expuesto y teniendo en cuenta que hay una similitud entre las marcas analizadas, conexión competitiva entre los productos que representan y riesgo de asociación en el mercado, esta Sala considera que se configura la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. 39 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 5 de febrero de 2015. Rad.: 2008-00065-00. M.P. Dra. María Elizabeth García González. 40 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ver, entre otras, la interpretación prejudicial 59-IP-2001. 25 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00262-00 Demandante: Viiv Healthcare UK Limited Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 103.
Por lo anterior, se considera que la SIC no debió conceder el registro de la marca “EFAVIR” para amparar productos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. En consecuencia, la Sala accederá a las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la nulidad de las Resoluciones 63811 de 10 de septiembre de 2015 y 97185 de 11 de diciembre de la misma anualidad, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Viiv Healthcare UK Limited, se aceptó el desistimiento de la oposición presentada por la sociedad Novartis International Pharmaceutical Ltd. y se concedió el registro como marca del signo nominativo “EFAVIR” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Cipla Limited, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 104.
Finalmente, no se condenará en costas como quiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 del CPACA. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones 63811 de 10 de septiembre de 2015 y 97185 de 11 de diciembre de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar la inscripción del certificado de registro 564.543 asignado a la marca “EFAVIR”, para distinguir productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.
TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.
CUARTO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
QUINTO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 26 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00262-00 Demandante: Viiv Healthcare UK Limited Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta Ausente con permiso Salva voto GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.