11001032400020190037700 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00377-00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. TESIS: LOS SIGNOS CUESTIONADOS “ES 20 FACTORY Nº 25 DIST.

OF VA. 20 SINCE 1896 20 CIGARETTES 20 GARETTES FILTER CIGARETTES A 20 20 FACTORY Nº 25 DIST. OF VA”, SÍ RESULTAN REGISTRABLES COMO MARCAS PARA DISTINGUIR PRODUCTOS DE LA CLASE 34 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, HABIDA CUENTA QUE POSEEN LA SUFICIENTE DISTINTIVIDAD, NO SÓLO DESDE EL PUNTO DE VISTA INTRÍNSECO, SINO TAMBIÉN DESDE LA PERSPECTIVA EXTRÍNSECA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las resoluciones núms. 49042 de 13 de julio de 2018, “por la cual se niega un registro", 18435 de 30 de mayo de 2019, “por la cual se resuelve un recurso de apelación", 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00377-00 Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 42597 de 18 de junio de 2018, "por la cual se niega un registro", 22567 de 24 de junio de 2019, “por la cual se resuelve un recurso de apelación", 49043 de 13 de julio de 2018, "por la cual se niega un registro'', 18433 de 30 de mayo de 2019, “por la cual se resuelve un recurso de apelación", 49965 de 17 de julio de 2018, "por la cual se niega un registro", 18432 de 30 de mayo de 2019, "por la cual se resuelve un recurso de apelación", 700147 de 19 de septiembre de 2018, "por la cual se niega un registro", 25328 de 28 de junio de 2019, “por la cual se resuelve un recurso de apelación", 49044 de 13 de julio de 2018, "por la cual se niega un registro", y 18434 de 30 de mayo de 2019, "por la cual se resuelve un recurso de apelación", expedidas, respectivamente, por el director de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio1. 2ª.

Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder los registros como marcas de los signos mixtos “ES 20 FACTORY Nº 25 DIST. OF VA. 20 SINCE 1896 20 CIGARETTES 20 GARETTES FILTER CIGARETTES A 20 20 FACTORY Nº 25 DIST. OF VA”. 1 En adelante SIC. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00377-00 Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3ª.

Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 28 de septiembre de 2017 solicitó los registros como marcas de los signos mixtos “ES 20 FACTORY Nº 25 DIST.

OF VA. 20 SINCE 1896 20 CIGARETTES 20 GARETTES FILTER CIGARETTES A 20 20 FACTORY Nº 25 DIST. OF VA”, para distinguir productos en la Clase 342 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 2°: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentó oposición alguna. 3º: Que mediante las resoluciones núms. 49042 de 13 de julio de 2018, “por la cual se niega un registro", 42597 de 18 de junio de 2018, "por la cual se niega un registro", 49043 de 13 de julio de 2 Los referidos signos se solicitaron para distinguir los siguientes productos: “[…] Tabaco en bruto o manufacturado; productos de tabaco; puros, cigarrillos, puntos, tabaco para liar, tabaco para pipa, tabaco de mascar, tabaco rapé, kretek; snus; sucedáneos del tabaco (que no sean para uso médico); cigarrillos electrónicos; productos de tabaco para ser calentados; aparatos electrónicos, así como sus partes, para calentar cigarrillos o tabaco a fin de liberar aerosoles que contienen nicotina, para ser inhalada; soluciones líquidas de nicotina para cigarrillos electrónicos; artículos para fumadores, papel para cigarrillos, tubos para cigarrillos, filtros para cigarrillos, cajas para tabaco, estuches de cigarrillos, ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para liar cigarrillos, encendedores, cerillas […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00377-00 Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2018, "por la cual se niega un registro'', 49965 de 17 de julio de 2018, "por la cual se niega un registro", 700147 de 19 de septiembre de 2018, "por la cual se niega un registro", 49044 de 13 de julio de 2018, "por la cual se niega un registro", el director de Signos Distintivos de la SIC denegó los registros como marcas de los signos mixtos “ES 20 FACTORY Nº 25 DIST.

OF VA. 20 SINCE 1896 20 CIGARETTES 20 GARETTES FILTER CIGARETTES A 20 20 FACTORY Nº 25 DIST. OF VA”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto estimó que carecían de fuerza distintiva intrínseca. 4º: Que contra dichas decisiones interpuso recursos de apelación, siendo resueltos, respectivamente, de manera confirmatoria a través de las resoluciones núms. 18435 de 30 de mayo de 2019, “por la cual se resuelve un recurso de apelación", 22567 de 24 de junio de 2019, “por la cual se resuelve un recurso de apelación'', 18433 de 30 de mayo de 2019, “por la cual se resuelve un recurso de apelación", 18432 de 30 de mayo de 2019, "por la cual se resuelve un recurso de apelación", 25328 de 28 de junio de 2019, “por la cual se resuelve un recurso de apelación”, y 18434 de 30 de mayo de 2019, "por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanadas del Superintendente Delegado para la Propiedad Industria de la SIC. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00377-00 Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 135 literal b), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina4, por indebida aplicación, por cuanto denegó los registros solicitados dejando de lado que los mismos se configuran a partir de la combinación arbitraria y original que poseen, tales como elementos que los dotan de carácter distintivo, permitiéndole al consumidor identificar su origen empresarial en el mercado del tabaco.

Agregó que los signos objeto de controversia están compuestos por una combinación premeditada y calculada de elementos gráficos, nominativos y numéricos, ubicados de forma tal que generan una impresión visual altamente distintiva. Indicó que los signos en mención están compuestos por un rectángulo en sentido vertical, con una división diagonal la cual fragmenta el conjunto de una porción blanca y una de color; y que en el interior de esta última, las expresiones que conforman el elemento nominativo del signo y otros elementos figurativos como coronas, escudos y 4 En adelante Decisión 486. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00377-00 Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co figuras geométricas arbitrarias, se armonizan y conjugan en un diseño particular susceptible de identificar un origen empresarial específico.

Aseguró que los signos aquí denegados por la SIC, fueron protegidos por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial -IMPI-. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal. Adujo que los signos solicitados carecen de distintividad, pues aunque cuentan con elementos arbitrarios estos no son suficientes para causar una impresión tal en el consumidor que le permita identificar de manera inequívoca el origen empresarial de los productos que pretenden amparar en el mercado.

Señaló que los signos cuestionados cuentan con una extensión y una variabilidad sin sentido de elementos, que no permiten que el consumidor pueda referirse a estos utilizando alguno de ellos, además de poseer vocablos genéricos y descriptivos de los productos que pretenden identificar y encontrarse de manera difusa el elemento gráfico. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00377-00 Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 16 de diciembre de 2022, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182ª de la Ley 1437 de 18 de enero de 20115, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20216, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda, su reforma y la contestación de la misma, consiste en determinar si las resoluciones núms. 49042 de 13 de julio de 2018, 18435 de 30 de mayo de 2019, 42597 de 18 de junio de 2018, 22567 de 24 de junio 5 CPACA. 6 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00377-00 Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de 2019, 49043 de 13 de julio de 2018, 18433 de 30 de mayo de 2019, 49965 de 17 de julio de 2018, 18432 de 30 de mayo de 2019, 700147 de 19 de septiembre de 2018, 25328 de 28 de junio de 2019, 49044 de 13 de julio de 2018 y 18434 de 30 de mayo de 2019, mediante las cuales la SIC denegó los registros como marcas de los signos mixtos “ES 20 FACTORY Nº 25 DIST.

OF VA. 20 SINCE 1896 20 CIGARETTES 20 GARETTES FILTER CIGARETTES A 20 20 FACTORY Nº 25 DIST. OF VA”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran o no lo previsto en el artículo 135, literal b), de la Decisión 486. Las partes no manifestaron tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados con la demanda y las contestaciones de ésta. Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00377-00 Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1.

La actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda y, además, señaló que los signos solicitados cuentan con varios elementos que permiten confirmar su distintividad, pues cuentan con: i) combinación de palabras, símbolos, números y formas; ii) expresiones de carácter especiales; iii) conjugación de palabras que no tienen relación cercana de descriptividad o genericidad con los productos amparados y; iv) combinación de formas como paralelogramos sobrepuestos que contribuyen a diferenciar los signos en el mercado.

IV.-2. La parte demandada solicitó denegar las pretensiones de la demanda y, además, reiteró que los signos cuestionados carecen de la distintividad intrínseca necesaria para ser registrados como marcas, dado que incluyen una gran cantidad de elementos tanto gráficos como nominativos, por lo que resultaría difícil para el consumidor identificar un producto con tales signos y, al mismo tiempo, relacionarlo adecuadamente con su fuente empresarial.

IV.-3. En esta etapa procesal, el Agente del Ministerio Público guardó silencio. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00377-00 Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dio respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, en los siguientes términos7: “[…]

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que la norma andina que fue objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020190037700 constituye un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en la sentencia emitida en el proceso 344-IP-2022, la cual se encuentra publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5154 de 12 de abril de 2023.

TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: Disponer el archivo del expediente […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 49042 de 13 de julio de 2018, 18435 de 30 de mayo de 2019, 42597 de 18 de junio de 2018, 22567 de 24 de junio de 2019, 49043 de 13 de julio de 2018, 18433 de 30 de mayo de 7 Proceso 59-IP-2023. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00377-00 Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2019, 49965 de 17 de julio de 2018, 18432 de 30 de mayo de 2019, 700147 de 19 de septiembre de 2018, 25328 de 28 de junio de 2019, 49044 de 13 de julio de 2018 y 18434 de 30 de mayo de 2019, denegó los registros como marcas de los signos mixtos “ES 20 FACTORY Nº 25 DIST.

OF VA. 20 SINCE 1896 20 CIGARETTES 20 GARETTES FILTER CIGARETTES A 20 20 FACTORY Nº 25 DIST. OF VA” a la actora, para amparar productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto consideró que carecían de fuerza distintiva intrínseca. A juicio de la demandante, los signos objeto de controversia están compuestos por una combinación premeditada y calculada de elementos gráficos, nominativos y numéricos, ubicados de forma tal que generan una impresión visual definitiva.

Indicó que los signos en mención están compuestos por un rectángulo en sentido vertical, con una división diagonal la cual fragmenta el conjunto de una porción blanca y una de color; en el interior de esta última las expresiones que conforman el elemento nominativo del signo y otros elementos figurativos como coronas, escudos y figuras geométricas arbitrarias, se armonizan y conjugan en un diseño particular susceptible de identificar un origen empresarial específico. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00377-00 Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por su parte, la SIC señaló que los signos solicitados carecen de distintividad pues aunque cuentan con elementos arbitrarios estos no son suficientes para causar una impresión tal en el consumidor que le permita identificar de manera inequívoca el origen empresarial de los productos que pretenden amparar en el mercado.

El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 59-IP-2023, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios contenidos en la interpretación prejudicial núm. 344-IP-20228, en la que se interpretó el artículo 135, literal b), de la Decisión 486.

Así las cosas, el texto de la norma aludida es el siguiente: 8 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00377-00 Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Decisión 486.

“[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) carezcan de distintividad […]”. Precisado lo anterior, la Sala procede a realizar el análisis, para lo cual presenta los signos mixtos en conflicto, así: SIGNOS MIXTOS CUESTIONADOS9 De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal, un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si no está incurso 9 Índice 26 del expediente digital agregado al sistema SAMAI. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00377-00 Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

El requisito de distintividad es definido como la capacidad o aptitud que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. De acuerdo con la citada interpretación prejudicial, la distintividad es considerada como la característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial e, incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo alegado por la demandante, resulta necesario analizar si los citados signos mixtos “ES 20 FACTORY Nº 25 DIST. OF VA. 20 SINCE 1896 20 CIGARETTES 20 GARETTES FILTER CIGARETTES A 20 20 FACTORY Nº 25 DIST. OF VA” son distintivos o si, por el contrario, resultan ser descriptivos o genéricos, y, por lo tanto carentes de distintividad, de conformidad con lo alegado por la parte demandada. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00377-00 Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre el particular, es del caso traer a colación la sentencia de 22 de julio de 201010, en la cual esta Sección tuvo en cuenta los conceptos de signo genérico y descriptivo, de la siguiente manera: “[…] signo genérico11, entendido como aquel que se refiere exclusivamente al género de los productos o servicios que pretende distinguir […] la marca descriptiva12, entendida esta como aquella que directamente informa al consumidor acerca de la calidad, valor, destino, cantidad, lugar de origen, época de producción, o alguna otra característica o dato primario o esencial del producto o servicio respectivo […]”.

En el caso sub examine, los signos mixtos "ES 20 FACTORY Nº 25 DIST. OF VA. 20 SINCE 1896 20 CIGARETTES 20 GARETTES FILTER CIGARETTES A 20 20 FACTORY Nº 25 DIST. OF VA”, fueron solicitados para distinguir los siguientes productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza: "[…] Tabaco en bruto o manufacturado; productos de tabaco; puros, cigarrillos, puritos, tabaco para liar, tabaco para pipa, tabaco de mascar, tabaco rapé, kretek; snus; sucedáneos del tabaco (que no sean para uso médico); cigarrillos electrónicos; productos de tabaco para ser calentados; aparatos electrónicos, así como sus partes, para calentar cigarrillos o tabaco a fin de liberar aerosoles que contienen nicotina, para ser inhalada; soluciones líquidas de nicotina para cigarrillos electrónicos; artículos para fumadores, papel para cigarrillos, tubos para cigarrillos, filtros para cigarrillos, cajas para tabaco, 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de julio de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, expediente identificado con el número único de radicación 2005-00378-00. 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 20 de mayo de 2010, expediente identificado con el número único de radicación 2003-00456-00.

C.P Marco Antonio Velilla Moreno. 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 8 de mayo de 2008, expediente identificado con el número único de radicación 2001-00175-00. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00377-00 Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co estuches de cigarrillos, ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para liar cigarrillos, encendedores, cerillas […]”.

Ahora, se observa que las palabras “DIST”, “OF”, “SINCE”, “CIGARETTES”, “GARETTES” y “FILTER”, que hacen parte del signo cuestionado "ES 20 FACTORY Nº 25 DIST. OF VA. 20 SINCE 1896 20 CIGARETTES 20 GARETTES FILTER CIGARETTES A 20 20 FACTORY Nº 25 DIST. OF VA”, se encuentran en idioma extranjero y en relación con este tipo de palabras, la Sala en sentencia de 15 de febrero de 202413, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto en la interpretación prejudicial 042-IP-2013, se indicó que: […] Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que, a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.

(Proceso 16-IP-98, ya citado). 13 Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado, Sección Primera, expediente identificado con el número único de radicación 2016-00126-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00377-00 Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar”.

(Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012) […]”. (Destacado de la Sala). Por su parte el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 91-IP-2021, en relación con las marcas compuestas por expresiones en idioma extranjero, precisó lo siguiente: “[…] 4.2. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 4.3.

Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. 4.4.

Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local. Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano. […]”.

(Destacado de la Sala). Así las cosas, la Sala observa que además de que el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se haya hecho del 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00377-00 Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, también puede ocurrir que: i) la palabra en idioma extranjero sirva de raíz equivalente en la lengua española; o ii) dichas palabras sean de uso común en relación con el producto que se pretende proteger.

La Sala advierte que, en el caso sub examine, los vocablos “DIST”, “OF”, “SINCE”, “CIGARETTES”, “FILTER” y “FACTORY”, que hacen parte de los signos solicitados, pertenecen al inglés y traducen respectivamente a “DISTRIBUCIÓN”, “DE”, “DESDE”, “CIGARRILLOS”, “FILTRAR” y “FÁBRICA” que, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia, significan: “[…] 1. f. Acción y efecto de distribuir […], […] 1. f. Letra d y sonido que representa […], […] 1. prep.

Denota el punto, en tiempo o lugar, de que procede, se origina o ha de empezar a contarse una cosa, un hecho o una distancia […], […] m. Cilindro pequeño y estrecho de tabaco picado, envuelto en papel fino, que se enciende por un extremo y se fuma por el otro […], […] 1. tr. Hacer pasar algo por un filtro […] y […] 1. f. Establecimiento dotado de la maquinaria, herramienta e instalaciones necesarias para la fabricación de ciertos objetos, obtención de determinados productos o transformación industrial de una fuente de energía. Fábrica de automóviles, de harinas, de electricidad […]” 14. 14 https://dle.rae.es/ Consultado el 20 de agosto de 2024. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00377-00 Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co No obstante, los anteriores significados no son del conocimiento común o de uso generalizado, por lo que se consideran términos de fantasía; al igual que las partículas “ES”, “VA” y “GARETTES”, presentes en los signos cuestionados, ya que no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano que sean identificables por el consumidor promedio colombiano. Por su parte, los elementos 20 y 25, presentes en los signos cuestionados, corresponden a números; y respecto del número “1896”, concierne a un año del calendario.

Respecto de la partícula “Nº”, esta corresponde a una abreviatura de la palabra número. Ahora, cabe precisar que la palabra “CIGARRETE” si bien es cierto que se encuentra escrita en inglés, sirve de raíz equivalente15 a su traducción en castellano “CIGARRILLO”, máxime si se tiene en cuenta que fonéticamente se escuchan casi de manera idéntica, razón por la cual, en este caso, debe tratarse como si fuese una expresión local. 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de octubre de 2023, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2014-00418-00. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00377-00 Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, para fijar la genericidad de los signos, el Tribunal y esta Corporación han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿qué es? frente al producto o servicio de que se trata.

En el caso sub examine, los productos que pretender distinguir los signos cuestionados “ES 20 FACTORY Nº 25 DIST. OF VA. 20 SINCE 1896 20 CIGARETTES 20 GARETTES FILTER CIGARETTES A 20 20 FACTORY Nº 25 DIST. OF VA” son de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, particularmente, tabaco y cigarrillos. Al respecto, la Sala observa que los signos solicitados poseen solamente una partícula genérica, esto es, “GIGARETTES”, respecto de los productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, debido a que la misma señala directamente el producto que se pretende ofrecer, es decir, cigarrillos; y, en cuanto a los demás términos que conforman a los signos cuestionados, la Sala insiste, en que éstos deben tenerse como de fantasía. Tampoco se advierte que dichos signos sean descriptivos, pues para juzgar si un signo es descriptivo o no, el Tribunal y esta Corporación han señalado que es necesario formular la pregunta: ¿cómo es? el producto o servicio amparado por el signo; si la respuesta designa la 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00377-00 Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cualidad o descripción del producto o servicio, o alguna otra característica del mismo que sea primaria o esencial, entonces dicho signo es irregistrable por estar incurso en la causal contenida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486.

En el caso bajo examen, al realizar la pregunta ¿cómo es?, la respuesta lógica es que las partículas que conforman los signos cuestionados “ES 20 FACTORY Nº 25 DIST. OF VA. 20 SINCE 1896 20 CIGARETTES 20 GARETTES FILTER CIGARETTES A 20 20 FACTORY Nº 25 DIST. OF VA”, no designan ninguna cualidad o descripción o característica de alguno de los productos que pretende identificar, es decir, no tienen incidencia alguna sobre las características de los productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

Cabe señalar que los signos serán considerados descriptivos cuando entregan al público consumidor, de manera directa, información sobre una o varias características, cualidades u otros antecedentes esenciales que pueden servir para designar las particularidades del producto, servicio o establecimiento de que se trate, circunstancia que no se presenta en el caso sub lite.16 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1º de septiembre de 2022, núm. único de radicación 2011-00074-00 (acumulado), C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00377-00 Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, los referidos signos no señalan las características específicas de los productos que pretende amparar, tales como su género o naturaleza, destinación, valor o cualidad.

Así las cosas, es preciso admitir que la unión de las palabras que conforman a los signos “ES 20 FACTORY Nº 25 DIST. OF VA. 20 SINCE 1896 20 CIGARETTES 20 GARETTES FILTER CIGARETTES A 20 20 FACTORY Nº 25 DIST. OF VA” resultan ser de fantasía respecto de los productos a identificar, toda vez que además de constituir una elaboración propia del ingenio e imaginación de sus autores, la unión o combinación de éstas no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano. En efecto, la Sala advierte que la frase “ES 20 FACTORY Nº 25 DIST.

OF VA. 20 SINCE 1896 20 CIGARETTES 20 GARETTES FILTER CIGARETTES A 20 20 FACTORY Nº 25 DIST. OF VA” es lo suficientemente distintiva, porque aunque algunas de las palabras que la conforman tengan traducción al español, -“DIST”, “OF”, “SINCE”, “FACTORY” y “FILTER”-, no se logró demostrar que el usuario común distinga las expresiones cuestionadas para los productos que ampara, teniendo en cuenta que los consumidores promedio son personas no versadas en el idioma inglés y, por lo tanto, contrario a lo afirmado por la SIC, en los actos 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00377-00 Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co administrativos acusados, los signos no se constituyen como carentes de distintividad.

Y a pesar de que los referidos signos contienen una palabra que sí lo es, esto es, “CIGARETTES”, la cual, además, resulta genérica, como ya se dijo, la unión de todas las partículas que conforman los signos objeto de controversia deviene en que éstos deban tenerse como de fantasía y, por lo tanto, carentes de significado en el idioma castellano. Al respecto de las marcas compuestas por expresiones en otro idioma, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que se presume que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común y, en consecuencia, se consideran como de fantasía. En efecto, la Sala en sentencia de 26 de noviembre de 202017, señaló lo siguiente: “[…] En ese orden, la Sala encuentra que el signo solicitado «Sponge Towels» (nominativo) consiste en una frase del idioma inglés, que no corresponde a unos vocablos de conocimiento generalizado, pues, a partir de un juicio objetivo, se requiere de un conocimiento del idioma inglés y de un grado medio de complejidad del aprendizaje de este idioma para saber de qué se trata. 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de noviembre de 2020, núm. único de radicación 2011-00304-00, C.P. Oswaldo Giraldo López. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00377-00 Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Se refuerza esta idea, cuando el significado del signo en inglés no es comprensible por parte del consumidor promedio de los productos respecto de los cuales se solicitó el registro, a saber, “Toallas de papel, toallas faciales de papel, toallas de papel para desmaquillar, toallitas de papel y celulosa para bebé, desechables, toallas de cocina; papel higiénico, servilletas, pañuelos faciales, pañales desechables, papel, cartón, y articulo de estos materiales no comprendidos en otras clases”, comprendidos en la Clase 16 Internacional de la Clasificación de Niza.

Sobre el particular se trae a colación el estudio publicado por el periódico El Tiempo el 22 de noviembre de 2020, denominado EF English Proficiency Index (EPI) y realizado por la firma Education First a 100 naciones cuya lengua nativa no es el inglés, en el cual Colombia ocupó el puesto 77 con una puntuación de 448 sobre 1000, clasificándose así en el nivel muy bajo.

En dicho estudió además, se analizaron 19 departamentos de los cuales los mejor punteados fueron, Atlántico, Antioquia, Santander, Quindío y Caldas, en ese orden y los peor calificados fueron Nariño, Tolima, Córdoba, Huila y Cauca, respecto de las ciudades las mejores fueron Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Bogotá; no obstante, en todos los niveles el dominio de la lengua inglesa se clasificó en los niveles bajo y muy bajo.

Así las cosas, es claro para la Sala que el idioma ingles no es una lengua de común conocimiento y referencia por parte de la mayoría población colombiana y bajo esta perspectiva, al ser una expresión cuyo entendimiento no es generalizado, se advierte que el signo bajo examen no consiste de manera exclusiva en una expresión que informa directamente acerca de uno de los productos que identifica, ni de las características de los productos que pretende identificar, máxime cuando el signo negado no se expresa en un idioma que sirve de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada.

Por lo tanto, la genericidad de la misma no se configura y al no ser de común entendimiento en la mayoría de la población colombiana, se constituye como un signo de fantasía en idioma extranjero. Por lo anterior, la expresión «Sponge Towels» se constituye como una expresión con fuerza distintiva, pues el consumidor al observarla no la reputará como un elemento que indica las calidades de los productos o el producto en sí. En consecuencia, la Sala advierte que la expresión «Sponge Towels» no es genérica de los productos 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00377-00 Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co amparados en la clase 16, porque si bien su traducción al español significa «Toalla/ Esponja» no se logró demostrar que el usuario común distinga la expresión para los productos que ampara, teniendo en cuenta que los consumidores promedio son personas no versadas en el idioma inglés y por lo tanto el signo no se constituye como descriptivo para los productos que la marca ampara. […]”.

(Destacado fuera de texto). Y en igual sentido se pronunció el Tribunal en la Interpretación Prejudicial 042-IP-2013, al indicar que: “[…] Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro.

Al respecto, conforme lo ha manifestado el Tribunal, “Las denominaciones de fantasía (…) implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta”.

(Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 398, de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta). […] Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que “han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”.

(Proceso 3- IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 189, de 10 de septiembre de 1995, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI). Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00377-00 Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]” (Destacado fuera de texto).

Adicionalmente, dicha Corporación en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, determinó que “[…] las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marca […]”, tal y como ocurre en el caso sub examine con las expresiones “ES 20 FACTORY Nº 25 DIST.

OF VA. 20 SINCE 1896 20 20 FILTER A 20 20 FACTORY Nº 25 DIST. OF VA”. También se advierte que, contrario a lo señalado por la SIC, la multiplicidad de los elementos presentes en el signo cuestionado no debe interpretarse necesariamente como un obstáculo para la identificación del origen empresarial por parte del consumidor. En efecto, la combinación única y creativa de estos elementos puede conferir a los signos una distintividad adicional, lejos de ser una “variabilidad sin sentido” los elementos gráficos, numéricos y nominativos pueden contribuir a que los signos se destaquen en el mercado, captando la atención del consumidor y facilitando la asociación con un origen empresarial específico, como ocurre en el caso bajo examen. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00377-00 Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, la Sala considera que los signos “ES 20 FACTORY Nº 25 DIST.

OF VA. 20 SINCE 1896 20 CIGARETTES 20 GARETTES FILTER CIGARETTES A 20 20 FACTORY Nº 25 DIST. OF VA” sí resultan registrables como marcas, habida cuenta que poseen la suficiente distintividad, no sólo desde el punto de vista intrínseco, en cuanto tienen la capacidad de distinguir los productos que ampara de los de la competencia, sino también desde la perspectiva extrínseca, esto es, que pueden diferenciarse de otras marcas en el mercado.

Y al ser distintivos los referidos signos, cumplen con la función de indicar el origen empresarial, sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor. Por lo precedente, para la Sala no se configuró la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 135, literal b), de la Decisión 486, señalada por la SIC en los actos acusados, por lo que no le asistió razón en el análisis que efectuó y que determinó la negativa de la concesión de los registros marcarios, razón por la cual habrá de accederse a las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Cabe señalar que ante la prosperidad del cargo de nulidad examinado anteriormente la Sala se releva de estudiar los demás 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00377-00 Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cargos alegados en la demanda, criterio adoptado en otras ocasiones, entre ellas, en sentencia de 11 de febrero de 201618, en la que se precisó lo siguiente: "[ ] Al haber prosperado los cargos formulados en la demanda en contra del artículo 20 del Decreto 1070 de 31 de marzo de 2009, la Sala se releva de estudiar los relacionados con la infracción de las normas que consagran la obligación de consultar los derechos de las comunidades indígenas cuando con la decisión resulten desconocidos sus derechos [.]" (Destacado fuera de texto).

Finalmente, se le reconocerá personería a la doctora LEYDY NOHELIA CUBIDES VARGAS como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice 63 del expediente digital agregado al sistema SAMAI. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 49042 de 13 de julio de 2018, 18435 de 30 de mayo de 2019, 42597 de 18 de 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. Único de radicación 2009-00457-00. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00377-00 Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co junio de 2018, 22567 de 24 de junio de 2019, 49043 de 13 de julio de 2018, 18433 de 30 de mayo de 2019, 49965 de 17 de julio de 2018, 18432 de 30 de mayo de 2019, 700147 de 19 de septiembre de 2018, 25328 de 28 de junio de 2019, 49044 de 13 de julio de 2018 y 18434 de 30 de mayo de 2019, expedidas por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la SIC conceder los registros como marcas de los signos mixtos “ES 20 FACTORY Nº 25 DIST. OF VA. 20 SINCE 1896 20 CIGARETTES 20 GARETTES FILTER CIGARETTES A 20 20 FACTORY Nº 25 DIST. OF VA”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la actora; y publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: TENER a la doctora LEYDY NOHELIA CUBIDES VARGAS como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00377-00 Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice 63 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.

QUINTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 29 de agosto de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.