CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00249-00 Referencia. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Actor: LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ TESIS: ES PROCEDENTE LA CANCELACIÓN, POR NO USO, DEL CERTIFICADO DE REGISTRO NÚM. 158182 DE LA MARCA NOMINATIVA “JURISCOL”, PARA DISTINGUIR PRODUCTOS DE LA CLASE 9ª DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, ORDENADA POR LA SIC, DADO QUE LA PARTE ACTORA NO PROBÓ EL USO REAL Y EFECTIVO DEL CITADO SIGNO, EN LA CANTIDAD Y MODO REQUERIDOS, DURANTE EL PERÍODO RELEVANTE.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por el señor LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ, actuando en nombre propio y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las resoluciones núms. 4004 de 26 de febrero de 2004, “Por medio de la cual se decide una solicitud de cancelación por no uso”; 22880 de 15 de septiembre de 2004, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición”, 2 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00249-00 Actor: LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co expedidas por la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio1; y 000756 de 21 de enero de 2011, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del superintendente delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se niegue la cancelación total del certificado de registro núm. 158182 de la marca nominativa “JURISCOL”, para distinguir productos de la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza. 3ª. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la SIC la publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. El actor en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 4 de junio de 2003 el BANCO DE LA REPÚBLICA solicitó la cancelación total por no uso del registro de su marca nominativa 1 En adelante SIC. 3 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00249-00 Actor: LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “JURISCOL”, que amparaba productos de la clase 9ª2 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 2°: Agregó que una vez la SIC le corrió el traslado de ley, dio respuesta a la acción de cancelación por no uso argumentando que sí había dado uso real y efectivo del signo nominativo “JURISCOL”, para identificar productos comprendidos en la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza. 3°: Que mediante la Resolución núm. 4004 de 2004 la jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC canceló por no uso el registro de su marca nominativa “JURISCOL”, para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Que contra la citada disposición interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria.

El primero de ellos, a través de la Resolución núm. 22880 de 2004, expedida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante la Resolución núm. 2 La marca fue concedida para distinguir los siguientes servicios: “[…] Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores. […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 4 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00249-00 Actor: LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 000756 de 2011, emanada del superintendente delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Adujo que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 165, 166, 167 y 170 de la Decisión 486 del 14 de septiembre de 20004, de la Comisión de la Comunidad Andina; y 61 de la Constitución Política, dado que dicha entidad omitió dentro del trámite administrativo decretar la totalidad de las pruebas que daban cuenta del uso real de la marca “JURISCOL”, entre ellas, la inspección por parte de los abogados de la SIC frente al software que utilizaba en su oficina.

Indicó que, ante la omisión de la práctica de dicha inspección, presentó en su momento ante la SIC el listado de los resultados que arrojaba su software, que demostraba el uso constante de la marca “JURISCOL”, en la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, la que se utiliza para identificar la base de datos “JURISCOL” y sus resultados, los cuales les entrega a sus poderdantes y, con ello, estos identifican el origen empresarial de tales documentos. 4 En adelante Decisión 486. 5 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00249-00 Actor: LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Manifestó que dadas las características especiales del software “JURISCOL” y la información confidencial que contenía, protegida por el secreto profesional, no lo presentó como prueba, pero sí allegó oportunamente la solicitud para que se le realizara una inspección administrativa.

Sostuvo que la SIC no valoró ni practicó en su totalidad las pruebas allegadas y solicitadas en el trámite administrativo, pues, se repite, no decretó la inspección administrativa a sus instalaciones, la cual daría cuenta de las facturas empleadas y el software “JURISCOL”, almacenado en su computador, el cual no puede ser exhibido en un proceso de carácter eminentemente público como lo es la acción de cancelación de una marca.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.- La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico y de sustento legal para su prosperidad. Señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas vigentes en materia marcaria y en la doctrina existente sobre ese asunto. 6 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00249-00 Actor: LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Expresó que, de los documentos obrantes en el expediente administrativo, era posible concluir que la marca “JURISCOL”, de propiedad del actor, no había sido utilizada para los productos de la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, durante el período relevante.

Advirtió que sí hubo una adecuada valoración de las pruebas allegadas para demostrar el uso de la marca objeto de cancelación; y que a lo único que llevaban a concluir era que el señor ZORRO SÁNCHEZ no había hecho uso efectivo de la marca “JURISCOL”. II.-2. El BANCO DE LA REPÚBLICA, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto, a su juicio, carecen de fundamento legal.

Alegó que era al actor a quien le correspondía demostrar el uso de la marca “JURISCOL”, para los productos que identificaba en la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza; y que ello no fue efectuado, por cuanto ningún documento de los allegados hacía alusión a productos tales como aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza, entre otros. 7 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00249-00 Actor: LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Explicó que no se aportó ni una sola factura, orden de compra o pedido, en el que el objeto de la operación comercial sea de los productos identificados bajo la marca “JURISCOL”; y que todas las pruebas aportadas lo único que identifican es un correo electrónico en el que se ofrecen servicios jurídicos bajo la marca “ZORRO HUERTAS” y “ZORRO SÁNCHEZ”, lo cual evidencia, a su juicio, que nunca se han comercializado productos de la citada clase.

Expresó que bien lo estimó la SIC en los actos demandados cuando determinó que los documentos allegados por el actor para demostrar el uso de la marca cuestionada no demostraban que su titular hubiese percibido ingreso alguno por concepto de la comercialización de los productos que amparaba el registro objeto de cancelación; y que ni siquiera había indicios que permitieran inferir dicho uso.

Sostuvo que el actor únicamente ha hecho uso de la expresión “JURISCOL” en un contexto privado, gratuito y limitado a los miembros de su comunidad y alejado del ambiente de mercado y comercio en los que se deben usar las marcas para productos y servicios, en condiciones de publicidad externa y sujeto a la oferta y la demanda. 8 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00249-00 Actor: LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Alegó que dicho uso privado e interiorizado se puede equiparar a la forma en la que múltiples organizaciones de carácter privado y no comercial emplean diversas expresiones o signos para identificar los sistemas de comunicación que establecen entre ellos, como por ejemplo, boletines, gacetas, folletos, impresos o suplementos informativos, sin que ello constituya uso a título de marca.

Que, por lo anterior, el actor claramente utilizaba la expresión “JURISCOL”, para identificar su base de datos o para incluirla en su correo o dirección electrónica, sin que ello implique la demostración del uso de dicho registro, puesto que no fue nunca exteriorizado ni puesto a disposición del público consumidor en el mercado. Indicó que varios de los medios de prueba allegados fueron expedidos entre los años 1979 a 1999, por lo que se encuentran por fuera del período relevante y, por lo tanto, no pueden ser tenidos en cuenta a efectos de determinar el uso de la marca objeto de cancelación. Explicó que otros documentos aportados por el actor demuestran únicamente el uso de una dirección electrónica juriscol@latino.net.co o como una referencia por cable, mas no 9 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00249-00 Actor: LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co como una expresión que identifique productos que amparaba la marca “JURISCOL” objeto de controversia; y que, además, debe tenerse en cuenta que las direcciones de correo cumplen una función muy distinta a la de las marcas, en cuanto su finalidad radica en servir de medio de comunicación que agilice o facilite la transmisión y manejo de datos.

Que, teniendo en cuenta lo anterior, la documentación allegada solamente acredita que la firma Zorro Huertas & Zorro Sánchez posee una cuenta de correo electrónico en la cual se incluye la denominación “JURISCOL”. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1- En esta etapa procesal tanto el actor, como la entidad demandada, el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público guardaron silencio. 10 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00249-00 Actor: LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de la norma comunitaria, invocada como violada en la demanda, concluyó5: “[…]

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que la norma andina que fue objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020110024900, constituye un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitida en los procesos 426-IP-2022, la cual se encuentra publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5155 del 12 de abril de 2023 y 184-IP-2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5389 del 14 de diciembre de 2023.

TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: Disponer el archivo del expediente. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante las resoluciones núms. 4004 de 26 de febrero de 2004, 22880 de 15 de septiembre de 2004, y 000756 de 21 de enero de 2011, canceló totalmente, por no uso, la marca 5 Proceso 499-IP-2022. 11 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00249-00 Actor: LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “JURISCOL” (nominativa), registrada con el certificado de registro núm. 158182, cuyo titular era el señor LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ, para distinguir los siguientes productos de la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores […]”, al estimar que no se demostró el uso real y efectivo de esa expresión, en la cantidad y modo requeridos, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos que distingue y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Al respecto, el actor alegó que la SIC omitió, dentro del trámite administrativo, decretar la totalidad de las pruebas que daban cuenta del uso real de la marca “JURISCOL”, entre ellas, la inspección por parte de los abogados de la SIC frente al software que utilizaba en su oficina. 12 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00249-00 Actor: LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Indicó que, ante la omisión de la práctica de dicha inspección, presentó en su momento en la SIC el listado de los resultados que arrojaba su software que demostraba el uso constante de la marca “JURISCOL”, en la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, la que se utiliza para identificar la base de datos “JURISCOL” y sus resultados, los cuales les entrega a sus poderdantes y, con ello, estos identifican el origen empresarial de tales documentos.

Por su parte, la SIC sostuvo que de los documentos obrantes en el expediente administrativo era posible concluir que la marca “JURISCOL”, de propiedad del actor, no había sido utilizada para los productos de la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, durante el período relevante. Advirtió que sí hubo una adecuada valoración de las pruebas allegadas para demostrar el uso de la marca objeto de cancelación y que a lo único que llevaban a concluir era que el señor ZORRO SÁNCHEZ no había hecho uso efectivo de la marca “JURISCOL”.

En igual sentido, se pronunció el tercero con interés directo en las resultas del proceso, pues manifestó que era al actor a quien le correspondía demostrar el uso de la marca “JURISCOL” para los productos que identificaba en la clase 9ª de la Clasificación 13 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00249-00 Actor: LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Internacional de Niza y que ello no fue efectuado, por cuanto ningún documento de los allegados hacía alusión a productos, tales como aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza, entre otros.

Explicó que no se aportó ni una sola factura, orden de compra o pedido, en el que el objeto de la operación comercial sea de los productos identificados bajo la marca “JURISCOL”; y que todas las pruebas aportadas lo único que identifican es un correo electrónico en el que se ofrecen servicios jurídicos bajo la marca “ZORRO HUERTAS” y “ZORRO SÁNCHEZ”, lo cual evidencia, a su juicio, que nunca se han comercializado productos de la citada clase.

El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 499-IP-2022, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse al criterio interpretativo contenido en las interpretaciones prejudiciales núms. 426-IP-20226 y 184-IP- 20227, en la que se interpretaron los artículos 165, 166, 167 y 170 de la Decisión 486. 6 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5155 del 12 de abril de 2023. 7 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5389 de 14 de diciembre de 2023. 14 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00249-00 Actor: LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, el texto de las normas aludidas, es el siguiente: Decisión 486.

“[…] Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde 15 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00249-00 Actor: LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca. Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros. […] Artículo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes.

Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución. […]”. Como ya se indicó, el debate esencial gira en torno a establecer si la actora ha usado o no la marca “JURISCOL” (nominativa), para distinguir productos de la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, en los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación8, para lo cual se procederá a establecer el alcance del uso de la marca y la prueba capaz de enervar la acción de cancelación en la Decisión 486. 8 La solicitud de cancelación de la marca “JURISCOL” fue presentada el 4 de junio de 2003 por el BANCO DE LA REPÚBLICA. 16 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00249-00 Actor: LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre este asunto, en la interpretación prejudicial traída a colación en este proceso, el Tribunal precisó: “[…] 1.3.

Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. […] 1.5.

El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso. […] 2.15.

Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho período usó la marca en los términos explicados anteriormente. […]” (Destacado fuera de texto).

En consecuencia, para determinar el uso de una marca debe demostrarse que esta haya sido utilizada de manera real y efectiva en cualquier momento de los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción de cancelación. 17 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00249-00 Actor: LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Y para probar el uso real y efectivo de una marca debe verificarse que los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa denominación, en la cantidad y modo pertinentes, de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. En relación con la cantidad de los productos o servicios comercializados, es del caso traer a colación la sentencia de 15 de diciembre de 20179, en la que esta Sección señaló lo siguiente: “[…] Y con relación a la cantidad de los servicios y productos comercializados, el Tribunal señaló: “2.6.1 La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios: Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca.

En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberán determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. 2.6.2. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización: Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre de 2017, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001-03-24- 000-2009-00624-00. 18 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00249-00 Actor: LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] 2.8.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. 2.9.

En cambio, no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso.” […] Al respecto, vale la pena precisar que, en el presente caso, al tratarse de una marca que protege servicios de la Clase 43 Internacional, como son los de “bar, restaurante, cafetería y taberna”, la demostración de que en un mes o un período muy corto se prestaron los mismos, no resulta ser suficiente para acreditar su uso, pues la naturaleza de estos servicios conlleva que se comercialicen con frecuencia y no esporádicamente […]”.

(Destacado fuera de texto). Por consiguiente, para verificar el uso real de una marca es fundamental determinar la cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza del producto o servicio, ya que pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. 19 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00249-00 Actor: LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Precisamente, en la interpretación prejudicial traída a colación en este proceso, el Tribunal frente a la prueba capaz de enervar la acción de cancelación en la Decisión 486, señaló: “[…] 2.2.

La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar cuándo se ha acreditado dicho uso. 2.3. Al respecto, el artículo 166 de la Decisión 486 plantea los supuestos bajo los cuales, se entiende que la marca se encuentra en uso, conforme a continuación se detalla: a) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. b) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los países miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. c) El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. 2.4.

En el presente caso, nos detendremos a analizar el primer supuesto que señala la norma, referido a la puesta o disponibilidad en el comercio de los productos marcados en la cantidad y modo que corresponde. Al respecto, cabe hacernos la pregunta a qué se refiere – o quiso referirse – la norma cuando prescribe que debe acreditarse la puesta en el comercio de una cantidad de productos marcados, en tal medida, que corresponda a la naturaleza de dichos productos. 2.5.

En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo análisis señala 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el mercado. Por el primero de ellos podemos entender a que los productos han sido materia de venta o comercialización y por el segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su comercialización efectiva. 2.6.

Cuando la autoridad competente analiza el uso efectivo de una marca, es usual que se encuentre en 20 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00249-00 Actor: LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co alguno de estos dos escenarios, debiendo determinar si la comercialización de una cantidad de productos acredita el uso efectivo de la marca o si la efectiva disponibilidad de una cantidad de estos también sirve para acreditar dicho uso, en función a las pruebas aportadas. 2.7.

Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado -que ofreció a los consumidores- los bienes o servicios (en adelante productos) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado. 2.8.

Debe tenerse en cuenta que el sentido de los establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados. 2.9.

Y ello es así puesto que no es intención del Artículo 165 de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca. Lo señalado encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer parágrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca. […] 2.12.

En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que normalmente corresponde y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. […] 3.2.

La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto 21 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00249-00 Actor: LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en el Artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca. 3.3.

El Artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca. En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad competente, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. […]” (Destacado fuera de texto).

Precisado lo anterior, la Sala se referirá a las pruebas allegadas al expediente, con el objeto de analizar si el actor ha usado la marca nominativa “JURISCOL”, para distinguir los productos para los cuales fue concedida, esto es “[…] Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores […]”, de la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, durante los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación, es decir, en el período comprendido entre el 4 de junio de 2000 y el 4 de junio de 2003, a efectos de establecer si los actos 22 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00249-00 Actor: LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co administrativos acusados se ajustan a la legalidad requerida en la Decisión 486.

De las pruebas allegadas, para demostrar el uso de la marca nominativa “JURISCOL”, que distinguía productos de la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, en los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación, por la SIC, se destacan las siguientes: - Copia autenticada del comprobante del registro de dirección cablegráfica expedida por la vicepresidencia de operaciones de TELECOM, de fecha 13 de julio de 1979, en la que consta el registro de un seudónimo “JURISCOL” a favor del señor LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ. 10 - Oficio núm. DM 471 de 25 de mayo de 1982, en la cual el entonces Ministro de Relaciones Exteriores avisa recibo del Oficio núm. 1592 de 24 de mayo de ese año, en la cual figura la expresión “JURISCOL” después de su dirección y teléfono.11 10 Folio 78 del Anexo núm. 1. 11 Folios 79 y 80 del anexo núm. 1. 23 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00249-00 Actor: LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - Certificados de registro de las marcas “JURISCOL” núms. 108290, 107442, 105139, 158182, para amparar productos y servicios de las clases 9ª, 16, 35 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza.12 - Copia de diferentes formularios de registros de marcas, así como de distintos memoriales en trámites de registro de marcas, en los expedientes núms. 0136077, 0136078 y 0172555, en los que el señor LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ obró como apoderado de las solicitantes y en los que dichos documentos obra el membrete “JURISCOL”.13 - Copias de diferentes poderes otorgados por varias sociedades a favor del señor LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ, en los que aparece el membrete con la expresión “JURISCOL”, para trámites de registro de propiedad industrial ante la SIC, así como ante el Instituto Nacional para la Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA-.14 - Memoriales radicados por el actor en diferentes trámites de registro y renovación de marcas ante la SIC y el INVIMA, radicados en los 12 Folios 81 a 86 del anexo núm. 1. 13 Folios 87 a 209 del anexo núm. 1. 14 Folios 210 a 272 del anexo núm. 1. 24 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00249-00 Actor: LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co años 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, en los que aparece el membrete con la expresión “JURISCOL”.15 - Copias del Directorio Telefónico de Bogotá, particularmente de sus páginas amarillas, en las que figura una pauta publicitaria de la firma de abogados ZORRO HUERTAS & ZORRO SÁNCHEZ, en las que se advierte la expresión “JURISCOL”, en los años 1982 a 200216: - Certificación expedida por PUBLICAR, de fecha 14 de octubre de 2003, en las que certifica que la firma ZORRO HUERTAS & ZORRO SÁNCHEZ ha figurado en el Directorio Telefónico de Bogotá D.C., desde la edición de 1995 hasta la fecha de su expedición, así17: 15 Folios 210 a 272 del anexo núm. 1. 16 Folios 294 a 339 del anexo núm. 1. 17 Folios 289 a 293 del anexo núm. 1. 25 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00249-00 Actor: LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - Copia del documento titulado “INTA – International Trademark Association – Membership Directory 2002-2003” en el que aparece lo siguiente18: -Certificación expedida por el director del Instituto de Bioética de la Pontificia Universidad Javeriana, de fecha 9 de octubre de 2003, en la que informa que la correspondencia electrónica que el Instituto 18 Folios 356 a 358 del anexo núm. 1. 26 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00249-00 Actor: LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co envía desde el mes de febrero de 2000 hasta la fecha de su expedición se ha realizado a través de las direcciones electrónicas juriscol@aolpremium.com y juriscol@latino.net.co19. -Certificación expedida por el señor EDGARD VILLAMIZAR MARULANDA, de fecha 6 de octubre de 2003, en la que da fe de lo siguiente:20 “[…] […]”. - Certificación expedida por el señor RAFAEL BERNAL GUTIÉRREZ, actuando en calidad de director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, de fecha 10 de octubre de 2003, en la que certifica que dicho Centro le envía correos electrónicos a la dirección juriscol@latino.net.co, desde el mes de julio de 2002 hasta la fecha de su expedición.21 19 Folio 363 del anexo núm. 1. 20 Folio 364 del anexo núm. 1. 21 Folio 365 del anexo núm. 1. 27 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00249-00 Actor: LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co -Certificación expedida por el señor LUIS EDUARDO ORTIZ MALUENDAS, de fecha 9 de octubre de 2003, en la que da fe de lo siguiente:22 “[…] […]”. - Copias de correos electrónicos recibidos por la dirección electrónica juriscol@latino.net.co, de fechas 3 de octubre y 11 de diciembre de 2000; 30 de enero, 27 de marzo, 23 de mayo, 1o y 27 de junio, 9 de julio, 17 de agosto y 25 de septiembre de 2001; 7 y 16 de marzo, 2, 5 y 22 de abril, 7 de mayo, 20 y 21 de junio, 17 y 24 de julio, 3 y 26 de agosto, 12, 16, 21 y 26 de septiembre, 18 de noviembre y 9 de diciembre de 2002; 12 de febrero y 16 y 30 de abril de 2003.23 22 Folio 366 del anexo núm. 1. 23 Folios 367 a 403 del anexo núm. 1. 28 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00249-00 Actor: LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - Formato de suscripción por parte del señor LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ al servicio de internet VIA LATIN NET S.A., de fecha 11 de septiembre de 1997, en la que figura lo siguiente: 24 “[…] Para uso exclusivo login: JURISCOL […]”. - Copia del contrato suscrito con la compañía LATINO NET S.A. de fecha 11 de septiembre de 1997, en el que se acordó la asignación del correo electrónico juriscol@latino.net.co25.

De las pruebas antes relacionadas, la Sala estima que el actor no demostró el uso de la marca “JURISCOL” (nominativa), para distinguir productos de la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, durante el período relevante, por las siguientes razones: En primer lugar, se advierte que las fechas de expedición de varios de los documentos allegados, tales como: i) el comprobante del registro de dirección cablegráfica expedida por el la Vicepresidencia de operaciones de TELECOM; ii) el Oficio núm. DM 471 de 25 de mayo de 1982; iii) los memoriales radicados por el actor en diferentes trámites de registro y renovación de marcas ante la SIC y el INVIMA, presentados en los años 1995, 1996, 1997, 1998 y 1999; iv) las copias del Directorio Telefónico de Bogotá, particularmente de 24 Folios 409 a 411 del anexo núm. 1. 25 Folio 412 del anexo núm. 1. 29 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00249-00 Actor: LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sus páginas amarillas, en las que figura una pauta publicitaria de la firma de abogados ZORRO HUERTAS & ZORRO SÁNCHEZ, en las que se advierte la expresión “JURISCOL”, en los años 1982 a 1999; v) el contrato suscrito con la compañía LATINO NET S.A. de fecha 11 de septiembre de 1997, en el que se acordó la asignación del correo electrónico juriscol@latino.net.co; y vi) el formato de suscripción por parte del señor LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ al servicio de internet VIA LATIN NET S.A., de fecha 11 de septiembre de 1997, se encuentran por fuera del marco temporal dentro del cual se debía demostrar el uso de la marca objeto de controversia, esto es, entre el 4 de junio de 2000 y el 4 de junio de 2003.

En segundo lugar, se observa que las declaraciones suscritas por los señores EDGARD VILLAMIZAR MARULANDA, RAFAEL BERNAL GUTIÉRREZ y LUIS EDUARDO ORTIZ MALUENDAS, se tratan de unas exposiciones que por sí solas no constituye prueba de su dicho, habida cuenta que sus afirmaciones requerían de pruebas adicionales que las soportaran. En efecto, aunque en dicho documento los citados señores afirman que el señor ZORRO SÁNCHEZ ha hecho uso de la marca “JURISCOL”, no allegaron pruebas que sustentaran sus 30 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00249-00 Actor: LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co afirmaciones, máxime si se tiene en cuenta que dichas certificaciones no se encuentran respaldadas por facturas u otros documentos idóneos que aporten certeza sobre la información allí consignada26.

Sobre este asunto, conviene traer a colación la sentencia de esta Sección de 29 de octubre de 202027 en la que se expresó lo siguiente: “[…] 60. La Sala considera que la declaración extrajudicial presentada por James McCormick, consiste en un documento que, por sí solo, no constituye una prueba idónea para demostrar lo afirmado en ella, es decir, no es suficiente para demostrar la existencia del contrato de licencia entre la parte demandante y Harbor Wholesale Ltd., ni la comercialización que esta última hizo de la marca BASS en el periodo relevante, de manera que requiere de pruebas adicionales que soporten las afirmaciones contenidas en la declaración. Sin embargo, si bien el señor James McCormick aportó una serie de documentos con el fin de soportar lo afirmado en su declaración, la Sala considera que los mismos no son suficientes para demostrar el uso de la marca BASS en el mercado andino. […] 67.

En relación a esta declaración extrajudicial, la Sala observa que se trata de una declaración hecha por un empleado de la parte demandante, específicamente, el presidente de BASS Retail Group, una división de la parte demandante. En este sentido, ocurre lo mismo que con la declaración de James McCormick, comoquiera que la 26 Al respecto, ver sentencia de 29 de octubre de 2020.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001- 03-24-000-2013-00200-00. 27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de octubre de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001-03-24-000- 2013-00200-00. 31 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00249-00 Actor: LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co declaración de Scott H. Orenstein consiste en afirmaciones que por sí solas no constituyen prueba de su dicho, de manera que requieren estar sustentadas por material probatorio adicional. […]” (Destacado fuera de texto).

En tercer lugar, la Sala estima que los diferentes documentos, tales como: i) los certificados de registro de las marcas “JURISCOL”; ii) los memoriales radicados por el actor en distintos trámites ante la SIC y el INVIMA; y iii) los poderes otorgados por varias compañías a su favor no son prueba de la comercialización de la marca “JURISCOL” en los Estados Miembros de la Comunidad Andina, en tanto no informan sobre las ventas de los productos de la clase 9ª amparados bajo esa marca.

Tampoco constituyen prueba de una actividad publicitaria de la marca efectuada por la parte demandante en la Comunidad Andina ni una puesta a disposición de los servicios bajo la marca en esta región. En efecto, los citados documentos no dan cuenta de la cantidad del producto, identificado con la marca “JURISCOL”, que fue puesto en el comercio o que estuvo disponible en el mercado, elemento que resulta fundamental para determinar el uso real, conforme lo exige la norma comunitaria.

Cabe precisar que no basta con la mera intención de usar la marca para que su uso sea considerado real y efectivo, sino que este debe 32 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00249-00 Actor: LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio.

Así lo precisó el Tribunal, en la interpretación prejudicial rendida dentro del Proceso 276-IP-2016: “[…] Sobre el principio del uso de la marca, éste deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que, dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio […]” (Destacado fuera de texto).

En cuarto lugar, la Sala advierte que: i) los correos electrónicos recibidos por la dirección electrónica juriscol@latino.net.co, de fechas 3 de octubre y 11 de diciembre de 2000; 30 de enero, 27 de marzo, 23 de mayo, 1o y 27 de junio, 9 de julio, 17 de agosto y 25 de septiembre de 2001; 7 y 16 de marzo, 2, 5 y 22 de abril, 7 de mayo, 20 y 21 de junio, 17 y 24 de julio, 3 y 26 de agosto, 12, 16, 21 y 26 de septiembre, 18 de noviembre y 9 de diciembre de 2002; 12 de febrero y 16 y 30 de abril de 2003; ii) el documento titulado “INTA – International Trademark Association – Membership Directory 2002- 2003”; iii) la certificación expedida por PUBLICAR, de fecha 14 de octubre de 2003; y iv) la certificación expedida por el director del 33 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00249-00 Actor: LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Instituto de Bioética de la Pontificia Universidad Javeriana, únicamente demuestran el uso de un correo electrónico que contiene la expresión “JURISCOL”, sin embargo, no prueban que durante el período relevante la marca objeto de controversia haya sido usada, teniendo en cuenta que como lo indicó el Tribunal en el interpretación prejudicial traída a colación en este proceso: “[…] para que proceda la acción de cancelación por falta de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción […]”.

Adicionalmente, los referidos medios probatorios no indican, por ejemplo, el significativo volumen de ventas respecto de productos identificados con la marca “JURISCOL” o la inversión en publicidad que la parte demandante hubiere realizado para promocionar productos distinguidos con la señalada marca, aspectos necesarios para demostrar el uso real y efectivo de esta última.

En quinto lugar, la Sala estima que de las diferentes pautas publicitarias en el Directorio de Bogotá, en sus páginas amarillas, en los años 2000 a 2001, lo único que se advierte es que corresponden a publicidad de la firma “ZORRO HUERTAS & 34 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00249-00 Actor: LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ZORRO SÁNCHEZ”, sin que ello conlleve a concluir que se estaba publicitando la marca “JURISCOL” para productos tales como aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza, entre otros.

Por lo tanto, las pruebas aportadas resultan insuficientes para demostrar el uso real y efectivo de la marca “JURISCOL” (nominativa), que distinguía productos de la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, en tanto no demuestran que dichos productos se encontraban puestos en el comercio o disponibles en el mercado bajo esa denominación, de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. En otras palabras, la carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca, por no uso, le correspondía al actor, en su condición de titular del registro y, como tal estaba obligado a demostrar “[…] de manera transparente e inequívoca, que se ha hecho uso de la marca de manera pública, acreditando por medio de hechos la utilización en el ámbito mercantil de los productos o servicios amparados por ella […]”, por lo menos en los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación, a través de 35 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00249-00 Actor: LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co los medios de prueba enunciados en el artículo 167 de la Decisión 486, o con cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación28.

Y lo anterior lleva también a precisar que los medios de prueba listados en el artículo 167 de la Decisión 486 sí son enunciativos y no taxativos; sin embargo, ello no quiere decir que la entidad demandada, a través de los actos acusados, no le haya dado valor probatorio a los documentos allegados para demostrar el uso de la marca cuestionada durante el trámite administrativo o que por el hecho de haberle rechazado por improcedente la inspección solicitada, -al haber sido solicitada de manera extemporánea, ya que lo fue con posterioridad a la presentación del escrito de contestación de la acción de cancelación por no uso-, no se haya valorado la totalidad de las pruebas aportadas.

En efecto, el artículo 170 de la Decisión 486 prevé un plazo exacto de 60 días para que el titular de la marca presente los alegatos y las pruebas que estime convenientes para demostrar el uso; sin embargo, esta norma no habilita de ninguna manera para que posterior a ese plazo se puedan allegar o solicitar la práctica de pruebas adicionales a las ya presentadas. 28 Así lo ha sostenido la Sala, entre otras, en sentencia de 15 de diciembre de 2017 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2009-00624-00). 36 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00249-00 Actor: LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, dicho artículo dispone lo siguiente: “[…] Artículo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes.

Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución. […]” (Destacado fuera de texto). Al respecto, cabe señalar que la entidad demandada, mediante la Resolución acusada núm. 4004 de 2004, frente a la improcedencia de decretar la prueba de inspección solicitada, sostuvo lo siguiente: “[…] Pruebas solicitadas que se rechazan por improcedentes: Al respecto es importante anotar que en el trámite de cancelaciones no existe una fase probatoria como tal, y por lo mismo, no es factible para las partes solicitar la práctica de pruebas distintas a las allegadas al expediente dentro de la contestación de la demanda siendo sobre éstas que se realizará el análisis probatorio y serán la base de la decisión correspondiente (art. 170 Dec. 486).

Por lo tanto, resulta improcedente la solicitud de realizar una inspección a las oficinas del señor Luis Alberto Zorro Sánchez, titular de la marca. […]”. (Destacado fuera de texto). Y, además, si el actor consideraba que el alegado software que tenía en su empresa denominado “JURISCOL” se encontraba sometido a reserva y a secreto profesional, por el carácter de la información que 37 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00249-00 Actor: LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co éste manejaba, bien pudo allegar las pruebas que demostraran el uso de éste y solicitarle, asimismo, a la SIC, que dichos documentos fueran sometidos a reserva o que se les diera un carácter confidencial; sin embargo, no lo hizo.

Por el contrario, lo que en este caso ocurrió fue que el actor no aportó suficientes pruebas que evidenciaran que sí había dado un uso real y efectivo a la marca “JURISCOL”, para identificar productos de la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza. De allí que tampoco se advierte vulneración alguna al artículo 61 de la Constitución Política.

Así las cosas, la Sala concluye que no se violaron las normas alegadas como vulneradas por la parte actora, por cuanto se demostró en el proceso que la entidad demandada estudió y aplicó correctamente la normativa andina, así como los criterios establecidos por el Tribunal, al cancelar la marca “JURISCOL” (nominativa), identificada con el certificado de registro núm. 158182, bajo la titularidad del señor LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ, para amparar productos de la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se 38 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00249-00 Actor: LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor. 39 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00249-00 Actor: LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 5 de diciembre de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.