CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024) Número único de radicación: 11001032400020200028700 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Philip Morris Products S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Temas: Causales absolutas de irregistrabilidad.
Falta de distintividad. Reiteración de jurisprudencia. SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Philip Morris Products S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 23160 de 26 de junio de 2019 y 74617 de 16 de diciembre de 2019.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.
ANTECEDENTES La demanda 1. Philip Morris Products S.A., en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del 1Por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 15 a 18. 2 Cfr. Folio 3 2 Núm. único de radicación: 11001032400020200028700 derecho3, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 23160 de 26 de junio de 2019, “Por la cual se niega un registro”, expedida por el Director de Signos Distintivos; y la Resolución 74617 de 16 de diciembre de 2019, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto IQOS 3 MULTI FLEXIBLE & CONVENIENT IQOS MULTI TOBACCO HEATING SYSTEM 10 CONSECUTIVE MOMENTS para identificar productos de las clases 9, 11 y 34 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza.
Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones: “[…] 2.1. Solicito al honorable Consejo de Estado que, mediante sentencia, declare la nulidad de la Resolución No. 23160 de 26 de junio de 2019, proferida por el Director de Signos Distintivos, que negó el registro de la marca mixta IQOS 3 MULTI FLEXIBLE & CONVENIENT IQOS MULTI TOBACCO HEATING SYSTEM 10 CONSECUTIVE MOMENTS, solicitada por la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 2.2.
Solicito al honorable Consejo de Estado que, mediante sentencia, declare la nulidad de la Resolución No. 74617 de 16 de diciembre de 2019, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que resolvió el recurso de apelación presentado por la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. en contra de la Resolución No. 23160 de 26 de junio de 2019, confirmándola y, por tanto, negando el registro de la marca solicitada por la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. […]”4. 4.
A título de restablecimiento del derecho solicitó: “[…] 2.3. Que, como consecuencia de estas declaratorias de nulidad, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, a título de restablecimiento del derecho, conceder el registro de la marca solicitada por la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 3Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011.
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. “ 4 Cfr. Folios 4 a 5 3 Núm. único de radicación: 11001032400020200028700 2.4. Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en este proceso en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 2.5. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio dictar, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, la resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento de la sentencia, tal como se establece en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”5.
Presupuestos fácticos 5. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 5.1. Solicitó el registro como marca del signo mixto IQOS 3 MULTI FLEXIBLE & CONVENIENT IQOS MULTI TOBACCO HEATING SYSTEM 10 CONSECUTIVE MOMENTS para identificar productos de las clases 9, 11 y 34 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.2.
La solicitud se publicó en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 840, la cual no fue objeto de oposición por parte de terceros. 5.3. El Director de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 23160 de 26 de junio de 2019, negó el registro como marca del signo mixto IQOS 3 MULTI FLEXIBLE & CONVENIENT IQOS MULTI TOBACCO HEATING SYSTEM 10 CONSECUTIVE MOMENTS para identificar productos de las clases 9, 11 y 34 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.4.
Interpuso recurso apelación contra la Resolución núm. 23160 de 26 de junio de 2019. 5.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 74617 de 16 de diciembre de 2019, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 23160 de 26 de junio de 2019. Norma violada 5 Ibidem 4 Núm. único de radicación: 11001032400020200028700 6.
La parte demandante invocó como vulnerada la siguiente norma: 6.1. Literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. Concepto de la violación 7. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así 6: Violación del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 7.1. El signo solicitado es susceptible de ser registrado como marca en tanto es un diseño original y característico, el cual consiste en una combinación de diversos elementos que permiten al consumidor identificar un origen empresarial particular ya que está compuesto por elementos nominativos, gráficos y numéricos, ubicados de forma tal que generan una impresión visual definitiva, al configurar un conjunto de gran impacto y alta recordación. 7.2.
El conjunto marcario solicitado a registro se configura a partir de la disposición particular de una serie de elementos, que es premeditada y calculada por el solicitante, ubicada de una forma especial en el conjunto, en donde sobresale el elemento nominativo IQOS, escrito en caracteres especiales, junto con elementos nominativos secundarios que hacen al conjunto gozar de distintividad.
En este sentido, no es cierto que la presencia de un número plural de expresiones nominativas per se eliminen o excluyan la distintividad del conjunto. 7.3. La parte demandada, al expedir los actos acusados, incurrió en error, al determinar sin sustento legal o jurisprudencial alguno, que la longitud del signo hace que este carezca de distintividad. 7.4.
No es cierto que el signo solicitado carezca de distintividad solamente por el hecho de contener un número plural de expresiones, organizados de una manera 6 Cfr. Folios 4 a 14. 5 Núm. único de radicación: 11001032400020200028700 específica, junto con elementos gráficos. Por el contrario, este signo cuenta con varios elementos que permiten confirmar su distintividad inherente, precisamente por la disposición especial de los mencionados elementos y la presencia predominante y central de IQOS, en caracteres especiales. 7.5.
La parte demandada viene aplicando criterios contradictorios de interpretación, pues, si bien los actos acusados concluyen que es la extensión del signo analizada lo que lo hace incapaz de causar recordación y ser distintivo, en otros casos ha llegado a conclusiones totalmente distintas, lo que atenta con la seguridad jurídica, y afecta la confianza legítima de los ciudadanos en el criterio de esa entidad. 7.6.
En los actos acusados no se tiene en cuenta la presencia de la palabra IQOS, escrita en caracteres especiales, y ubicada en un lugar predominante y central del signo analizado. Asimismo, en ninguno de ellos se menciona la presencia y relevancia de la palabra IQOS en el conjunto, o el hecho de que esta se encuentra registrada como marca por sí sola, o que constituya una expresión que es inherentemente distintiva per se. 7.7.
Haber ignorado la presencia de la marca IQOS en el signo solicitado IQOS 3 MULTI FLEXIBLE & CONVENIENT IQOS MULTI TOBACCO HEATING SYSTEM 10 CONSECUTIVE MOMENTS es erróneo por cuanto esta palabra es el elemento común de una familia de marcas registradas a nombre de la parte demandante. Además, porque, como consecuencia de lo anterior, se desvirtúa el argumento de que el signo negado no genera recordación. 7.8.
Del análisis planteado por la parte demandada en los actos acusados, no se tuvo en cuenta que se buscaba protección sobre un trade dress y que, ante la falta de un sistema de protección más adecuado y preciso para tal efecto en nuestro país, optó por una solicitud de registro de marca. 7.9. El signo cuyo registro se pretendía encaja precisamente dentro de los parámetros para ser un trade dress.
La etiqueta corresponde a la apariencia de un producto consistente en la combinación de los elementos decorativos y de arquitectura de marca. En efecto, incluye y respeta la forma precisa como quiere 6 Núm. único de radicación: 11001032400020200028700 que el consumidor perciba su marca en el mercado y es precisamente una reivindicación de la disposición particular de elementos, tanto gráficos como nominativos, con la adecuada proporción de los tamaños de las palabras y figuras, los colores y contrastes apropiados, los tipos de letras que se utilizan, etc., según cómo la verá el consumidor. 7.10.
Si existiere una adecuada protección para los trade dress o apariencia específica de los productos en el mercado, seguramente, haría uso de ella. Sin embargo, ante la ausencia de tal, ha utilizado los registros de marca, para lograr su objetivo. Contestación de la demanda 8. La parte demandada7 contestó la demanda8 y se opuso a las pretensiones formuladas así: 8.1.
El signo solicitado está compuesto por 14 palabras que no guardan una relación coherente entre ellas, pues la expresión IQOS 3 MULTI FLEXIBLE & CONVENIENT IQOS MULTI TOBACCO HEATING SYSTEM 10 CONSECUTIVE MOMENTS contiene una cantidad de información que busca describir el producto, sin que exista un hilo conductor entre una expresión y la otra.
Por ello, el signo no permite que un consumidor lo pueda memorizar para poderlo identificar y diferenciar en el mercado. 8.2. La no registrabilidad de los signos que sean demasiado extensos encuentra soporte en la doctrina y en los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 8.3. Los signos muy extensos pierden su capacidad distintiva y, en tal sentido, se encuentran incursos en la causal absoluta de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. 7 Cfr. Índice 21 del aplicativo web “SAMAI”. 8 Ibidem 7 Núm. único de radicación: 11001032400020200028700 8.4.
Dada la extensión del signo mixto IQOS 3 MULTI FLEXIBLE & CONVENIENT IQOS MULTI TOBACCO HEATING SYSTEM 10 CONSECUTIVE MOMENTS, la combinación inconexa de las palabras y la evidente intención del solicitante de registrar toda la información referente al producto, la cual se encuentra contenida en su etiqueta, es necesario concluir que el signo carece de distintividad. 8.5.
El signo mixto IQOS 3 MULTI FLEXIBLE & CONVENIENT IQOS MULTI TOBACCO HEATING SYSTEM 10 CONSECUTIVE MOMENTS está compuesto por 14 palabras, de las cuales 12 son descriptivas. La palabra “IQOS” es la única expresión de fantasía y está presente 2 veces en la etiqueta. Por lo que se advierte que esta es la expresión preponderante del signo, por medio de la cual el consumidor va a llamar el producto y lo va a identificar.
Ello deja todos los demás elementos del signo como simples expresiones de contenido, calidad, cantidad y características del producto, cuyo registro es completamente innecesario. 8.6. La negación del signo se dio de conformidad con el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486m de 2000, y no se hizo mención del literal e) ibidem.
Por lo que, sin perjuicio de que el signo esté compuesto por 12 elementos descriptivos y 2 de fantasía y un gráfico consistente en una franja diagonal en la parte superior de un rectángulo, y que estos dos últimos elementos puedan ser considerados suficientes para desestimar que el signo está incurso en la causal del literal e) ibidem, lo cierto es que la negación del registro se soporta en que, precisamente, existen 12 elementos acompañando de manera innecesaria al elemento central, cuyo único propósito es informar las características del producto. 8.7.
Si bien se reconoce que existe un elemento predominante del signo, a saber, la expresión “IQOS”, y que este hace parte de una familia de marcas, no se puede pretender que se registren todas las expresiones que quieran integrar en su etiqueta. Ello, bajo el pretexto de que se encuentran acompañando la expresión IQOS y que esta les da suficiente distintividad.
Si en efecto el elemento que quieren resaltar es la citada expresión, la cual es distintiva, no se entiende cuál es la necesidad de acompañar el signo con un sin fin de expresiones inconexas. 8 Núm. único de radicación: 11001032400020200028700 8.8. Respecto del denominado trade dress, no es la protección de todos los elementos de la etiqueta bajo un registro de marca, el modo en que se puede garantizar la protección al esfuerzo del empresario.
La parte demandada, ha reconocido que existen otros ámbitos, como los que se dan en el marco de los procesos de competencia desleal, para que los empresarios protejan la forma en la que presentan sus productos. Esto, claro está, siempre que tal presentación sea igualmente distintiva, pero bajo los criterios más flexibles que permite aplicar la competencia desleal. 8.9.
En relación con la falta de uniformidad sobre la posición de la parte demandada respecto de las marcas de amplia longitud, vale advertir, como se señaló en la resolución que resolvió el recurso de apelación, que este no es un criterio nuevo y caprichoso. Procedencia de la sentencia anticipada 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 19 de abril de 20249: i) consideró que el caso sub examine se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en el numeral 1.° del artículo 182A de la Ley 1437 de 18 de enero de 201110 y, en consecuencia, ii) prescindió de las audiencias, inicial y de pruebas; iii) fijó el objeto del litigio; y iv) resolvió sobre las solicitudes probatorias Interpretación Prejudicial 10.
El Despacho Sustanciador, mediante auto de 6 de septiembre de 202411: atendiendo a las sentencias de interpretación prejudicial12: 391-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; 350-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; 261-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; y 45-IP-2022 de 13 de marzo de 2022, actos jurídicos unilaterales de la Comunidad Andina a través del Tribunal de Justicia, aplicables al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial en el Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino; consideró: i) procedente dar aplicación a la interpretación sobre el criterio 9 Cfr. Índice 46 del aplicativo web “SAMAI”. 10 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 11 Cfr. Índice 46 del aplicativo web “SAMAI”. 12 Proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y publicadas el 13 de marzo de 2023 en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena números 5146 y 5147. 9 Núm. único de radicación: 11001032400020200028700 jurídico interpretativo del acto aclarado y, en consecuencia, no solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y adoptar los criterios jurídicos de las interpretaciones prejudiciales núms. 81-IP-2020, 23-IP-2022 y 722-IP-2018, proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; para proferir la sentencia en el proceso de la referencia; ii) corrió traslado para alegar; e iii) informó al Ministerio Público para presentar concepto si a bien lo tenía. Alegatos de conclusión 11.
La parte demandante13 reiteró los argumentos señalados en la demanda. 12. La parte demandada14 reiteró los argumentos señalados en la contestación de la demanda. Concepto del Ministerio Público 13. El Agente del Ministerio Público15 guardó silencio en este momento procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 14. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) las Interpretaciones Prejudiciales a tener en cuenta conforme a la decisión del Tribunal Andino de Justicia en el sentido de aplicar el acto aclarado; vi) marco normativo sobre la causal de irregistrabilidad absoluta por falta de distintividad; y vii) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala 13 Cfr. Índice 52 del aplicativo web “SAMAI”. 14 Cfr. Índice 53 del aplicativo web “SAMAI”. 15 Cfr. Índice núm. 54 aplicativo web SAMAI 10 Núm. único de radicación: 11001032400020200028700 15. Vistos: i) el artículo 14916 numeral 8º de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia; y ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201917, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 16.
Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que se observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el caso sub examine. Los actos acusados 17. Los actos acusados son los siguientes: 17.1. La Resolución núm. 23160 de 26 de junio de 2019, mediante la cual el Director de Signos Distintivos negó el registro como marca del signo mixto IQOS 3 MULTI FLEXIBLE & CONVENIENT IQOS MULTI TOBACCO HEATING SYSTEM 10 CONSECUTIVE MOMENTS para identificar productos de las clases 9, 11 y 34 de la Clasificación Internacional de Niza. 17.2.
La Resolución núm. 74617 de 16 de diciembre de 2019, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 23160 de 26 de junio de 2019. El problema jurídico 18. De acuerdo con la demanda, la contestación presentada por la parte demandante, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar: 16 En concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción […]” 17 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 11 Núm. único de radicación: 11001032400020200028700 18.1.
Si las resoluciones núms. 23160 de 26 de junio de 2019 y 74617 de 16 de diciembre de 2019, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro como marca del signo mixto IQOS 3 MULTI FLEXIBLE & CONVENIENT IQOS MULTI TOBACCO HEATING SYSTEM 10 CONSECUTIVE MOMENTS para identificar productos de las clases 9, 11 y 34 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas: vulneran el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, en consecuencia, si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos acusados. 18.2.
En este sentido, se analizará, en primer lugar, si el signo solicitado cumple con el requisito de distintividad para identificar productos de las clases 9, 11 y 34 de la Clasificación internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas. 18.3. Y, en segundo lugar, si la parte demandante es titular de una familia de marcas contentiva del rasgo distintivo común ‘IQOS’ y, por tanto, era procedente el registro del signo solicitado como marca derivada por parte de la demandada. 19.
En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos acusados expedidos por la parte demandante. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 20. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena18, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional 18 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.
Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 12 Núm. único de radicación: 11001032400020200028700 Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200019 de la Comisión de la Comunidad Andina20.
Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina21 21. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina22. 22.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir 19 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.
En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y, v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 20 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 21 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.
El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 22 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020200028700 interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 23.
En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 24.
Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 25.
La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 26. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 27.
El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. 14 Núm. único de radicación: 11001032400020200028700 Interpretaciones prejudiciales 81-IP-2020 de 6 de mayo de 202223, 23-IP-2022 de 15 de diciembre de 202224 y 722-IP-2018 de 8 de mayo de 202025. 28.
La Sala procede a destacar los principales criterios relacionados con la interpretación del artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de 2000, norma invocada como violada por la parte demandante26: “[…] 1.2. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.
Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor. 1.3.
La distintividad tiene un doble aspecto: a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. 1.4.
La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. 1.5. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo.
Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto.
Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas." 1.6. El análisis de este tipo de distintividad -intrínseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto 1.7.
Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor 23 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4467 de 13 de mayo de 2022 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 24 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5114 de 27 de enero de 2023 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 25 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 3999 de 12 de junio de 2020. 26 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 3999 de 12 de junio de 2020. 15 Núm. único de radicación: 11001032400020200028700 realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.
En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado. 1.8. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486 […].” Marco normativo sobre la causal de irregistrabilidad absoluta por falta de distintividad 29.
Visto el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad. Análisis del caso concreto 30. De conformidad con los marcos normativos indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para, posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, resolver el caso sub examine. 31.
En ese sentido, el signo mixto solicitado objeto de estudio es como se muestra a continuación: SIGNO SOLICITADO 27 IQOS 3 MULTI FLEXIBLE & CONVENIENT IQOS MULTI TOBACCO HEATING SYSTEM 10 CONSECUTIVE MOMENTS Solicitante: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 27 Cfr. Folio 21 16 Núm. único de radicación: 11001032400020200028700 Clase 9: “Baterías para cigarrillos electrónicos; baterías para dispositivos electrónicos que son utilizados para calentar tabaco, cargadores para dispositivos electrónicos que son utilizados para calentar tabaco; cargadores USB para dispositivos electrónicos que son utilizados para calentar tabaco; cargadores de carro para cigarrillos electrónicos; cargadores de carro para dispositivos que son utilizados para calentar tabaco; cargadores de batería para cigarrillos electrónicos.” Clase 11: “Vaporizadores electrónicos excepto cigarrillos electrónicos; aparatos para calentar líquidos; aparatos para generar vapor.” Clase 34: “Vaporizadores con cable para cigarrillos electrónicos y dispositivos electrónicos para fumar; tabaco, crudo o elaborado; productos de tabaco, incluyendo cigarros, cigarrillos, puros, tabaco para enrollar sus propios cigarrillos, tabaco para pipa, tabaco para mascar, tabaco para oler, kretek; snus; sustitutos del tabaco (no para fines médicos); artículos para fumadores, incluyendo papel y tubos para cigarrillos, filtros para cigarrillo, latas para tabaco, estuches para cigarrillos y ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores; cerillos; palos de tabaco, productos de tabaco para ser calentados, dispositivos electrónicos y sus partes para fines de calentar cigarrillos o tabaco para accionar aerosol que contiene nicotina para inhalación; soluciones de nicotina liquida para uso en cigarrillos electrónicos; dispositivos electrónicos para fumar; cigarrillos electrónicos; cigarrillos electrónicos como sustitutos de cigarrillos tradicionales; dispositivos electrónicos para la inhalación de aerosol que contiene nicotina; dispositivos de vaporización oral para fumadores, productos de tabaco y sustitutos del tabaco; artículos para fumadores para cigarrillos electrónicos; partes y accesorios para los productos mencionados anteriormente incluidos en clase 34 dispositivos para apagar cigarrillos calentados y cigarros así como palos de tabaco calentados; estuches para cigarrillos electrónicos recargables.” Del cargo de violación del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 32.
La Sala advierte que, según la Decisión 486 de 2000, la distintividad de una marca tiene un doble aspecto: i) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado, y ii) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. 17 Núm. único de radicación: 11001032400020200028700 33.
El artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 prevé las causales de irregistrabilidad absolutas de un signo, con el fin de proteger el interés general en lo que se refiere a que todo signo cumpla con las funciones atribuidas a las marcas, velar por el orden público, la moral y las buenas costumbres y por un sistema de competencia transparente en el mercado28. 34.
Dentro de las causales de irregistrabilidad absolutas previstas en el citado artículo se encuentra la prevista en el literal b) del artículo 135 ibidem, la cual indica que no podrán registrarse como marca los signos que carezcan de distintividad, comoquiera que el registro se encuentra condicionado a que este sea distintivo y susceptible de representación gráfica. 35.
Esta Sala, frente a la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, ha considerado que “[…] en materia de marcas como la que ocupa la atención del presente fallo, no se limita a la existencia de trazos que emulen una tableta y un color azul, sino que debe entenderse con la aptitud intrínseca de individualizar, identificar y diferenciar en el mercado un producto o servicio, haciendo posible que el consumidor los seleccione […]”29. 36.
En el caso sub examine, la parte demandada argumentó que el signo mixto IQOS 3 MULTI FLEXIBLE & CONVENIENT IQOS MULTI TOBACCO HEATING SYSTEM 10 CONSECUTIVE MOMENTS no es registrable por carecer de la fuerza distintiva intrínseca, toda vez que, a su juicio, el consumidor al encontrarse con una gran cantidad de elementos verbales no identificaría un producto específico ni lo asociaría con un determinado origen empresarial. 37.
En tanto, la parte demandante argumentó que no es cierto que el signo solicitado carezca de distintividad solamente por el hecho de contener un número plural de expresiones, organizados de una manera específica, junto con elementos gráficos. Por el contrario, este signo cuenta con varios elementos que permiten confirmar su distintividad inherente, precisamente, por la disposición especial de los 28 Consejo de Estado;
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 28 de junio de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020130040800 29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de agosto de 2017, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (e); número único de radicación 11001032400020040001301 18 Núm. único de radicación: 11001032400020200028700 mencionados elementos y la presencia predominante y central de la marca IQOS, en caracteres especiales. 38.
Así las cosas, la Sala considera que, de acuerdo con las Interpretaciones Prejudiciales proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto, para que prospere el cargo de violación del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, es necesario que se acredite que el signo mixto IQOS 3 MULTI FLEXIBLE & CONVENIENT IQOS MULTI TOBACCO HEATING SYSTEM 10 CONSECUTIVE MOMENTS carece de distintividad intrínseca y, por ende, incurría en la causal de irregistrabilidad mencionada supra.
En ese sentido, la Sala estudiará si el signo solicitado carece de fuerza distintiva por contener un número plural de expresiones. 39. En cuanto a la composición del signo, la Sala advierte que: 39.1 Las expresiones MULTI30 y FLEXIBLE31 tienen un significado en el idioma español. 39.2 Las expresiones CONVENIENT32, TOBACCO33, HEATING34, SYSTEM35, CONSECUTIVE36 y MOMENTS37, se encuentran en inglés. Asimismo, la Sala considera que las palabras TOBACCO, SYSTEM, y MOMENTOS, con comprendidas por el consumidor promedio comoquiera que su raíz fonética es equivalente en español, por lo que, pueden considerarse como expresiones locales. 30 Significa muchos, consultado en https://dle.rae.es/multi- 31 Significa Que tiene disposición para doblarse fácilmente, consultado en https://dle.rae.es/flexible?m=form 32 Significa en español conveniente o práctico, consultado en https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/convenient 33 Significa en español tabaco, consultado en https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles- espanol/tobacco?q=TOBACCO 34 Significa en español calefacción, consultado en https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles- espanol/heating 35 Significa en español sistema, consultado en https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles- espanol/system 36 Significa en español consecutivo o seguido, consultado en https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/consecutive 37 Significa en español momentos, consultado en https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles- espanol/moment?q=moments 19 Núm. único de radicación: 11001032400020200028700 39.3 Adicionalmente, la Sala advierte que el signo contiene la expresión IQOS, la cual no tiene significado alguno y, en ese sentido, la Sala considera que IQOS, CONVENIENT, HEATING y CONSECUTIVE, corresponden a palabras de fantasía. 39.4 Los elementos 3 y 10, corresponden a números. 39.5 El signo &, ampersand, es el símbolo con el que se conoce por ser equivale a las conjunciones españolas «y» o «e» 40.
Adicionalmente, la Sala advierte que, en el presente caso, el signo mixto IQOS 3 MULTI FLEXIBLE & CONVENIENT IQOS MULTI TOBACCO HEATING SYSTEM 10 CONSECUTIVE MOMENTS, pretende amparar productos de las clases 9, 11 y 34 de la Clasificación Internacional de Niza. 41. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que el signo solicitado contiene la palabra TOBACCO, a saber, TABACO, que puede ser genérica respecto de los productos contenidos en las clases 9 y 34 de la Clasificación Internacional de Niza. 42.
En lo relacionado con la genericidad de los signos, tanto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como esta Sala, han considerado que debe plantearse el interrogante ¿qué es?, frente a los productos o servicios que se pretenden amparar. 43. En consecuencia, la Sala considera que la palabra TOBACCO, a saber, TABACO, está relacionada con las “baterías para dispositivos electrónicos que son utilizados para calentar tabaco” y “Vaporizadores con cable para cigarrillos electrónicos y dispositivos electrónicos para fumar; tabaco, crudo o elaborado”, por lo que es genérica de dichos productos. 44.
Conforme a lo anterior, la Sala considera que el signo mixto IQOS 3 MULTI FLEXIBLE & CONVENIENT IQOS MULTI TOBACCO HEATING SYSTEM 10 CONSECUTIVE MOMENTS, en su conjunto, al contener expresiones que se encuentran en inglés y su significado no es comprensible para el consumidor promedio, así como la expresión IQOS la cual no tiene significado, debe 20 Núm. único de radicación: 11001032400020200028700 considerarse como un signo de fantasía, pues constituye una elaboración propia de la imaginación de su autor. 45.
Ahora, frente al argumento de la parte demandada, respecto del cual considera que la extensión y la cantidad de expresiones que conforman el signo mixto solicitado hacen que carezca de distintividad, la Sala considera que esta combinación le puede dar una distintividad adicional y por ende ser registrable. 46. Sobre el particular, la Sala en sentencia de 29 de agosto de 202438, en un proceso con identidad de partes, consideró: “[ ] También se advierte que, contrario a lo señalado por la SIC, la multiplicidad de los elementos presentes en el signo cuestionado no debe interpretarse necesariamente como un obstáculo para la identificación del origen empresarial por parte del consumidor.
En efecto, la combinación única y creativa de estos elementos puede conferir a los signos una distintividad adicional, lejos de ser una “variabilidad sin sentido” los elementos gráficos, numéricos y nominativos pueden contribuir a que los signos se destaquen en el mercado, captando la atención del consumidor y facilitando la asociación con un origen empresarial específico, como ocurre en el caso bajo examen.
Así las cosas, la Sala considera que los signos “ES 20 FACTORY Nº 25 DIST. OF VA. 20 SINCE 1896 20 CIGARETTES 20 GARETTES FILTER CIGARETTES A 20 20 FACTORY Nº 25 DIST. OF VA” sí resultan registrables como marcas, habida cuenta que poseen la suficiente distintividad, no sólo desde el punto de vista intrínseco, en cuanto tienen la capacidad de distinguir los productos que ampara de los de la competencia, sino también desde la perspectiva extrínseca, esto es, que pueden diferenciarse de otras marcas en el mercado. […]”. 47.
Conforme a lo anterior, la Sala, en el caso sub examine, prohíja las consideraciones expuestas supra y, en ese sentido, considera que la extensión del signo, junto con la combinación de expresiones de fantasía, lo hacen distintivo intrínsecamente. En consecuencia, la Sala considera que no se configuró la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 respecto del signo solicitado, por lo cual habrá lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. 38 Consejo de Estado;
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 29 de agosto de 2024; C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00377-00. 21 Núm. único de radicación: 11001032400020200028700 48. Por último, ante la prosperidad del cargo de nulidad de los actos administrativos por violación del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, la Sala no se pronunciará respecto de los demás cargos alegados en la demanda.
Conclusión 49. La Sala considera que, en el caso sub examine, el signo mixto IQOS 3 MULTI FLEXIBLE & CONVENIENT IQOS MULTI TOBACCO HEATING SYSTEM 10 CONSECUTIVE MOMENTS para distinguir productos de las clases 9, 11 y 34 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. 50.
En este orden de ideas, ante la vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, la Sala declarará la nulidad de los actos administrativos acusados. Condena en costas 51. Visto el numeral 8 del artículo 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201239, sobre condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que en el expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no condenará en costas a la parte demandada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones núms. 23160 de 26 de junio de 2019 y 74617 de 16 de diciembre de 2019, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se negó el registro como marca del 39 ”Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.” 22 Núm. único de radicación: 11001032400020200028700 signo mixto IQOS 3 MULTI FLEXIBLE & CONVENIENT IQOS MULTI TOBACCO HEATING SYSTEM 10 CONSECUTIVE MOMENTS para distinguir productos de las clases 9, 11 y 34 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo mixto IQOS 3 MULTI FLEXIBLE & CONVENIENT IQOS MULTI TOBACCO HEATING SYSTEM 10 CONSECUTIVE MOMENTS para distinguir productos de las clases 9, 11 y 34 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NO CONDENAR en costas a la parte demandada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
QUINTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente 23 Núm. único de radicación: 11001032400020200028700 NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.