CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023) Núm. único de radicación: 11001032400020090031600 Referencia: Acción de nulidad relativa Demandante: Meals de Colombia S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Fabco Capital Group Ltd.1 y Colombina S.A. Temas: Aplicabilidad del inciso 4.° artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Reiteración jurisprudencial SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Meals de Colombia S.A., contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 53316 de 18 de diciembre de 2008, 4448 de 30 de enero de 2009 y 12020 de 13 de marzo de 2009 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1 El Despacho Sustanciador, mediante auto de 19 de septiembre de 2012, tuvo como tercero con interés directo en las resultas del proceso a Fabco Capital Group Limited, teniendo en cuenta que acreditó ser el cesionario de los derechos de la marca nominativa 100% DULCE PASIÓN. Cfr. Folio 237. 2 Núm. único de radicación: 11001032400020090031600 1.

Meals de Colombia S.A.2, en adelante la parte demandante, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó3 como de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina4, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 50518 de 28 de noviembre de 2008, “[…] por medio de la cual se decide una solicitud de registro […]”, y 8550 de 25 de febrero de 2009, “[…] Por el cual se resuelve un recurso de reposición […]”: expedidas por la Jefa de la División de Signos Distintivos; y la Resolución núm. 17065 de 31 de marzo de 2009, “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca nominativa 100% DULCE PASIÓN, que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular, para la fecha de presentación de la demanda, era Confites Ecuatorianos C.A. Confiteca.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones5: “[…] PRIMERA.- Que se declare la nulidad de la Resolución No. 50518 de 28 de noviembre de 2008, notificada a mi representada el 11 de diciembre de 2008, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A., y concedió el registro de la marca mixta “100% DULCE PASIÓN”, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 Internacional, a favor de la Sociedad INGENIO DEL CAUCA S.A. CONFITES ECUATORIANOS C.A. CONFITECA, con domicilio en Quito, Ecuador.

SEGUNDA.- Que se declare la nulidad de la Resolución No. 8550 de 25 de febrero de 2009, notificada por fijación en lista de 3 de marzo de 2009, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de 2 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 44 a 74 3 El Despacho Sustanciador, mediante auto de 24 de junio de 2015, al resolver la solicitud de desistimiento de las pretensiones de la demanda presentada por la parte demandante, atendiendo a las pretensiones de la demanda consideró que corresponde a la acción de nulidad relativa y, en ese sentido, interpretó la demanda.

Cfr. 269 a 274 4 “Régimen común de propiedad industrial” 5 Cfr. Folios 47 y 48 3 Núm. único de radicación: 11001032400020090031600 Industria y Comercio, al resolver el recurso de reposición subsidiario del de apelación, previamente interpuesto, confirmó la Resolución No. 50518 de 28 de noviembre de 2008, por medio de la cual declaró infundada la oposición presentada por MEALS DE COLOMBIA S.A., titular de la marca base de oposición, y se concedió el registro de la marca nominativa “100% DULCE PASIÓN”, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 Internacional, a favor de la sociedad INGENIO DEL CAUCA S.A. CONFITES ECUATORIANOS C.A. CONFITECA, domiciliada en Quito, Ecuador.

TERCERA.- Que se declare la nulidad de la Resolución No. 17065 de 31 de marzo de 2009, notificada por fijación en lista de 31 de marzo de 2009, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación interpuesto, confirma la Resolución No. 50518 de 28 de noviembre de 2008, por medio de la cual declaró infundada la oposición presentada por MEALS DE COLOMBIA S.A., titular de la marca “PASIÓN” base de oposición, y concedió el registro de la marca nominativa “100% DULCE PASIÓN”, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 Internacional, a favor de la sociedad INGENIO DEL CAUCA S.A. CONFITES ECUATORIANOS C.A. CONFITECA, domiciliada en Quito, Ecuador, agotando así la vía gubernativa.

CUARTA.- Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho se ordene a la entidad demandada, DECLARAR FUNDADA la oposición presentada por la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A., y en consecuencia NEGAR el registro de la marca nominativa “100% DULCE PASIÓN”, para la clase 30 Internacional, concedida a favor de la sociedad INGENIO DEL CAUCA S.A. CONFITES ECUATORIANOS C.A. CONFITECA, domiciliada en Quito, Ecuador.

QUINTA.- Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la entidad demandada, cancelar el registro de la marca nominativa “100% DULCE PASIÓN”, concedida a favor de la sociedad INGENIO DEL CAUCA S.A. CONFITES ECUATORIANOS C.A. CONFITECA, cuyo número de registro todavía no ha sido asignado por la División de Signo Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio SEXTA.- Que se ordene a la División de Signos Distintivos la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la Sentencia que ponga fin al proceso de la referencia […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Confites Ecuatorianos C.A. Confiteca, solicitó, el 16 de marzo de 2007, el registro como marca del signo nominativo 100% DULCE PASIÓN para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.

La referida solicitud se publicó el 30 de abril de 2007, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 575, la cual fue objeto de oposición por Colombina S.A. y 4 Núm. único de radicación: 11001032400020090031600 por la parte demandante con fundamento en su marca mixta PASSION, que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3.

La Jefa de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 50518 de 28 de noviembre de 2008, declaró infundada la oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca nominativa 100% DULCE PASIÓN para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. La parte demandante, el 17 de diciembre de 2008, interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 50518 de 28 de noviembre de 2008. 4.5.

La Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 8550 de 25 de febrero de 2009, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 50518 de 28 de noviembre de 2008. 4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución núm. 17065 de 31 de marzo de 2009, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 50518 de 28 de noviembre de 2008.

Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración de los literales a) y b) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: Violación de los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 6.1.

Indicó que la marca acusada no cumple con el requisito de distintividad comoquiera que, a su juicio, es similarmente confundible con su marca mixta 5 Núm. único de radicación: 11001032400020090031600 PASSION que distingue productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza6. Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 6.2.

Manifestó que la marca acusada era similarmente confundible con su marca mixta PASSION que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en tanto, a su juicio, es “[…] idéntica […]”7, y distinguen productos la misma clase8. 6.3. Explicó, teniendo en cuenta lo anterior, que “[…] en la marca concedida “100% DULCE PASION”, las expresiones “100% DULCE” resultan descriptivas, lo que nos permite concluir que la expresión sobre la cual realmente recae el peso distintivo de la marca concedida es “pasión” que a su vez imita en forma idéntica el previo registro de mi representada: “PASSION” […]” 9. 6.4.

Reiteró que la marca acusada crea un riesgo de confusión y asociación en el mercado comoquiera que, a su juicio, los consumidores considerarán que existe un vínculo entre los productos distinguidos por su marca mixta PASSION y la marca acusada10. 6.5. Precisó que, a su juicio, existe conexidad competitiva entre los productos identificados por las marcas cotejadas comoquiera que pertenecen a la misma clase y tienen los mismos canales de publicidad y comercialización. Asimismo, reiteró que la marca acusada y su marca mixta PASSION “[…] comparten de forma idéntica […]” elementos ortográficos por lo que se crea en el público consumidor un riesgo de confusión indirecto “[…] al relacionar ambas marcas a un mismo y único origen empresarial […]”11.

Contestaciones de la demanda La parte demandada 6 Cfr. Folio 59 7 Cfr. Folio 60 8 Cfr. Folio 61 9 Cfr. Folios 61 y 62 10 Cfr. Folio 66 11 Cfr. Folio 69 6 Núm. único de radicación: 11001032400020090031600 7. La parte demandada12 contestó la demanda13 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 7.1.

Indicó que, a su juicio, los actos administrativos acusados no violaron los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 comoquiera que la marca concedida es distintiva y no está compuesta por expresiones descriptivas o genéricas respecto de los productos que identifica14. 7.2. Indicó que la marca acusada tiene elementos nominativos, gráficos y fonéticos que la hacen suficientemente distintiva respecto de la marca opositora, así como de las demás marcas existentes en el mercado, por lo que no existe un riesgo de confusión directo o indirecto15. 7.3.

Afirmó que, a su juicio, la marca acusada y la marca mixta PASSION de titularidad de la parte demandante, no son similarmente confundibles toda vez que “[…] las semejanzas que reportan los signos consisten en una expresión que se ha convertido en un término de uso común en marcas de la clase 30 para indicar el agrado o furor que despiertan los productos […]”16.

Fabco Capital Group Limited, tercero con interés directo en las resultas del proceso 8. Fabco Capital Group Limited17, tercero con interés directo en las resultas del proceso, contestó la demanda18 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto de la violación de los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 12 Por intermedio de apoderada. 13 Cfr. Folios 220 a 225 14 Cfr. 223 15 Ibidem. 16 Ibidem. 17 Por intermedio de apoderada. 18 Cfr. Folios 188 a 219 7 Núm. único de radicación: 11001032400020090031600 8.1.

Indicó que la marca acusada es distintiva comoquiera que, a su juicio, es una marca de fantasía y, en ese sentido, su registro le permite coexistir en el mercado con otras marcas19. 8.2. Adujo que “[…] la expresión PASION es considerada una marca DEBIL para los productos de la clase 30, debido al significado que tiene como tal, que según el Diccionario de la Real Academia Española es el siguiente: “PASIÓN: Apetito o afición vehemente a algo” […]”20. 8.3.

Manifestó que “[…] existen marcas registradas para la clase 30 que llevan en su composición las expresiones PASION Y PASSION, son signos que han coexistido por mucho tiempo en el mercado sin que se presente confusión o error por parte de los consumidores, motivo por el cual la Superintendencia de Industria y Comercio tomó la decisión de concederle la marca a mi representada ya que de no hacerlo hubiese violado el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia que habla de la igualdad que debe tener la Administración para con los administrados […]”21.

Respecto de la violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 8.4. Afirmó que la marca acusada y la marca mixta PASSION no son similarmente confundibles y, en ese sentido, no existe un riesgo de confusión directo o indirecto en el mercado22. 8.5. Indicó que la marca acusada es suficientemente distintiva si se analiza en su conjunto.

Precisó que las “[…] expresiones descriptivas o expresiones genéricas pueden ser registradas como tal siempre y cuando se acompañen de otras expresiones o elementos que generen distintividad como realmente sucede en este caso […]”23. Colombina S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso 19 Cfr. Folio 193 20 Cfr. Folio 193 y 194 21 Cfr. Folios 196 y 197 22 Cfr. Folios 200 y 201 23 Cfr. Folio 201 8 Núm. único de radicación: 11001032400020090031600 9.

Colombina S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, no contestó la demanda. Auto de pruebas 10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 23 de octubre de 201424, resolvió sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas. Solicitud de Interpretación Prejudicial 11. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 23 de octubre de 201425, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000. 12.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 110-IP-2015 el 25 de septiembre de 201526, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…] La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 135 y 136 literal a) de la Decisión 486. Se hará la interpretación solicitada.

Se restringirá la interpretación del artículo 135 a sus literales b), e) y f) […]”. 13. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. Alegatos de conclusión, reanudación del proceso y otras actuaciones 14. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 29 de agosto de 201727, corrió traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el artículo 210 del Decreto 01 de 2 de enero de 198428. 24Cfr. Folio 244 25 Cfr. Folio 246 26 Cfr. Folios 276 a 292 27 Cfr. Folio 294 28 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo.” 9 Núm. único de radicación: 11001032400020090031600 15.

Durante el término legal, las partes demandante y demandada reiteraron los argumentos expuestos respectivamente en la demanda y su contestación. Fabco Capital Group Ltd., El tercero con interés directo en las resultas del proceso, presentó escrito de alegatos por fuera del término legal29 y el Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal. 16.

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 25 de noviembre de 202030, atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial solicitada, decretó la reanudación del proceso. 17. El Despacho sustanciador, mediante auto de 6 de marzo de 202331, ordenó a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación descargar del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI- de la parte demandada, el reporte del estado actual del registro marcario núm. 377.154 de la marca nominativa 100% DULCE PASIÓN, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso. 18.

La Secretaría de la Sección Primera de la Corporación, el día 21 de marzo de 202332, dio cumplimiento a lo ordenado supra, lo incorporó al expediente y corrió traslado a las partes e intervinientes por el término de tres (3) días, los cuales guardaron silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 19. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 110-IP-2015 el 25 de septiembre de 2015; vii) el marco normativo sobre la declaración de nulidad del registro de una marca; viii) el marco normativo sobre la caducidad del registro de una marca; ix) desarrollos jurisprudenciales; y x) el análisis del caso concreto. 29 Cfr. 319 a 326 30 Cfr. Folio 346 31 Cfr. Índice núm. 76 aplicativo web “SAMAI”. 32 Cfr. Índice núm. 80 aplicativo web ”SAMAI” 10 Núm. único de radicación: 11001032400020090031600 Competencia de la Sala 20.

Visto el artículo 128 numeral 7 del Código Contencioso Administrativo, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201133, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201934, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 21.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 22. Los actos administrativos acusados35 son los siguientes: 22.1. Resolución núm. 50518 de 28 de noviembre de 200836, mediante la cual la Jefa de la División de Signos Distintivos resolvió una solicitud de registro marcario, en el sentido de declarar infundada la oposición presentada por la parte demandante y conceder el registro de la marca mixta 100% DULCE PASIÓN, para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 22.2.

La Resolución núm. 8550 de 25 de febrero de 200937, mediante la cual la Jefa de la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 50518 de 28 de noviembre de 2008. 22.3. La Resolución núm. 17065 de 31 de marzo de 200938, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 50518 de 28 de noviembre de 2008. 33 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 34 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 35 Se procede a transcribir los apartes, más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar el cargo formulado. 36 Cfr. Folios 17 a 25 37 Cfr. Folios 33 a 40 38 Cfr. Folios 41 a 48 11 Núm. único de radicación: 11001032400020090031600 El problema jurídico 23.

Le corresponde a la Sala determinar: i) Si es procedente o no la aplicación del inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en relación con la configuración de la causal de caducidad del registro marcario núm. 377.154 de la marca nominativa 100% DULCE PASIÓN que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el Fabco Capital Group Limited, tercero con interés directo en las resultas del proceso; y ii) En caso de no serlo, si las resoluciones núms. 50518 de 28 de noviembre de 2008, 8550 de 25 de febrero de 2009 y 17065 de 31 de marzo de 2009, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca nominativa 100% DULCE PASIÓN, para identificar “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, confitería en general, chocolates, caramelos, chicles, galletas”, productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, vulneran los literales b) e) y f) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. iii) En este sentido, se analizará si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida mediante los actos administrativos acusados y la marca mixta PASSION; que identifica productos de la Clase 30 de la clasificación internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante. 23.1.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los literales b), e) y f) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 24. La Sala considera importante resaltar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización 12 Núm. único de radicación: 11001032400020090031600 Internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena39, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200040 de la Comisión de la Comunidad Andina41.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina42 25. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial Internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina43. 39 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 40 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;

En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;

Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 41 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 42 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 43 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020090031600 26.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros44.

Interpretación Prejudicial 110-IP-2015 de 25 de septiembre de 2015 27. La Sala procede a resaltar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los literales b), e) y f) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, exponiendo las reglas y criterios jurisprudenciales aplicables en el caso sub examine.

Marco normativo sobre la declaración de nulidad del registro de una marca 28. Visto el inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, sobre nulidad de los registros, que prevé que no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Marco normativo sobre la caducidad del registro de una marca 29.

Visto el artículo 174 de la Decisión 486, sobre la caducidad del registro, el registro de la marca caducará de pleno derecho, por un lado, si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la decisión; y, por el otro, por falta de pago de las tasas, en los términos que determine la legislación nacional del Estado miembro.

Desarrollos jurisprudenciales Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 44 En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35. 14 Núm. único de radicación: 11001032400020090031600 30. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado sobre la caducidad de los registros marcarios producida por su falta de renovación, cuando su titular no ha presentado la solicitud dentro de los seis meses siguientes a la fecha de expiración del plazo de diez años contados a partir de la concesión de dicho registro marcario, o no ha pagado las tasas correspondientes, de conformidad con el artículo 153 de la Decisión 486 de 2000, que este es un modo de extinción del derecho de uso exclusivo y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática45.

Consejo de Estado 31. La Sección Primera de esta Corporación ha considerado que, en aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, está prohibido declarar la nulidad de un registro marcario por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, es decir, “[…] si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”46. 32.

En este mismo sentido, la Sección Primera de la Corporación, en reiterada jurisprudencia47, dando aplicación al inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, ha considerado que en la norma comunitaria andina prevé que, en aquellos supuestos en los cuales la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, al momento de resolver la demanda, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo que concede el derecho de registro48.

Análisis del caso concreto 45 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 79-IP- 2015 de 3 de junio de 2015. 46 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 24 de enero de 2008; C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; número único de radicación 11001032400020020044201. 47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 3 de marzo de 2023, C.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 11001032400020150015400 y sentencia de 26 de enero de 2023, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020110045500. 48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 11 de febrero de 2021, MP.

Roberto Augusto Serrato Valdés, núms. único de radicación 11001032400020090050300, 11001032400020090022700, 11001032400020100050500 y 11001032400020090050300. 15 Núm. único de radicación: 11001032400020090031600 33. De conformidad con los marcos normativos y los desarrollos jurisprudenciales indicados supra, la Sala procederá a determinar si, en el caso sub examine, es procedente o no la aplicación del inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en relación con la configuración de la causal de caducidad del registro marcario núm. 377.154 de la marca nominativa 100% DULCE PASIÓN que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Fabco Capital Group Ltd, tercero con interés directo en las resultas del proceso. 34.

La Sala advierte que, atendiendo al acervo probatorio obrante en el expediente del proceso, como consta en el reporte del estado actual descargado del Sistema de Información para la Propiedad Industrial – SIPI- de la parte demandada, el registro marcario núm. núm. 377.154 de la marca nominativa 100% DULCE PASIÓN, cuyo titular es Fabco Capital Group Ltd, tercero con interés directo en las resultas del proceso, se encuentra caducado por falta de renovación49. 35.

La Sala considera que, de conformidad con el inciso 1. ° del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000, la caducidad del registro de una marca se configura de pleno derecho por su no renovación dentro del término legal y, en ese sentido, los derechos que tenía el tercero con interés directo en las resultas del proceso se extinguieron como consecuencia de la caducidad. 36.

Con fundamento en lo expuesto anteriormente y atendiendo a que la marca nominativa 100% DULCE PASIÓN, con registro marcario núm. 377.154, que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza se encuentra caducada, esta Sala considera que, en el caso sub examine, las causales de nulidad invocadas en la demanda dejaron de ser aplicables y, en ese entendido, se cumplen los supuestos fácticos previstos en el inciso 4.° el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, por lo que la Sala declarará la consecuencia jurídica allí prevista. 37.

En ese mismo sentido, la Sala considera igualmente que, al reunirse los supuestos fácticos previstos en la norma indicada supra, no es necesario realizar el examen sobre la presunta vulneración de los literales b), e) y f) del artículo 135 y el 49 Cfr. Índice núm. 80 aplicativo web ”SAMAI” 16 Núm. único de radicación: 11001032400020090031600 literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, formulada en el acápite del problema jurídico de esta providencia. 38.

La Sala ha considerado mayoritariamente que la sentencia pone fin al proceso y, en consecuencia, así lo ha resuelto conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Sobre un reconocimiento de personería 39. Vistos los artículos 74 y 75 de la Ley 1564, sobre los poderes, la designación y la sustitución de apoderados, y demás normas concordantes y complementarias. 40.

Atendiendo a que la abogada Hannia Valentina Muñoz Arce, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 1.014.192.869 y con la tarjeta profesional de abogada núm. 236.645, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, allegó poder50 para actuar en calidad de apoderada de la parte demandada, y considerando que el poder cumple con los requisitos de ley, este Despacho le reconocerá la respectiva personería. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR que se configura la consecuencia jurídica prevista en el inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. 50 Cfr. Índice núm. 84 Aplicativo web “SAMAI” 17 Núm. único de radicación: 11001032400020090031600 TERCERO: RECONOCER personería a la abogada Hannia Valentina Muñoz Arce, para actuar en calidad de apoderada de la parte demandada, en los términos y para los efectos del poder conferido, obrante en el expediente.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente del proceso de la referencia, previas las anotaciones de ley. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SANCHEZ SANCHEZ Presidente Consejero de Estado Consejero de Estado Aclara voto NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.