11001032400020210021700 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00217-00 Demandante: Dos Vinhos Borges S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Viña San Pedro Tarapacá S.A. Tema: Registro del signo mixto “GATÃO” para distinguir productos comprendidos en la clase 33 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 45390 de 5 de agosto de 20201 y 78102 de 3 de diciembre de 20202, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo mixto “GATÃO” para distinguir productos comprendidos en la clase 33 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Dos Vinhos Borges S.A. I.

ANTECEDENTES I.1. La demanda3 1. La sociedad Dos Vinhos Borges S.A., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] Primero: Que se declare la nulidad de la Resolución n.° 45390 del 5 de agosto de 2020 por medio de la cual se negó a la sociedad DOS VINHOS BORGES, el registro de la marca GATÃO (Mixta) para identificar los productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

Segunda: Que se declare la nulidad de la Resolución n.° 78102 del 3 de diciembre de 2020 mediante la cual se resolvió el recurso de apelación presentado por DOS VINHOS BORGES y se decidió confirmar la decisión contenida en la Resolución n.° 45390 del 5 de agosto de 2020 por medio de la cual se negó a la sociedad DOS VINHOS BORGES, el registro de la marca GATÃO (Mixta) para identificar los productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. 1 Índice 2 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.

“[…] Por la cual se niega un registro […]”. 2 Ibidem. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Índice 2 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00217-00 Demandante: Dos Vinhos Borges S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercera: Que como consecuencia de la declaración de la nulidad de las Resoluciones n.° 45390 del 5 de agosto de 2020, y n.° 78102 del 3 de diciembre de 2020, se ordene a la SIC conceder a DOS VINHOS BORGES el registro de la marca GATÃO (Mixta) para identificar los productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

Quinta: (sic) Que se ordene a la SIC publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se profiera en el proceso. Sexta: Que se ordene a la SIC adoptar, dentro de los 30 días siguientes a la comunicación de la sentencia, las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con el artículo 192 del CPACA […]” (mayúscula del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda4 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. El apoderado de la parte demandante señaló que la sociedad Dos Vinhos Borges S.A. solicitó el registro como marca del signo mixto “GATÃO” para identificar productos de la clase 33 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] vinos producidos exclusivamente en Portugal […]”. 4.

Anotó que, mediante la Resolución 45390 de 5 de agosto de 2020, el director de la División de Signos Distintivos de la SIC negó el registro como marca del mencionado signo, por ser confundible con las marcas nominativas “GATO NEGRO” y “GATONEGRO 9 LIVES”5, registradas en la clase 33, de la sociedad Viña San Pedro Tarapacá S.A. 5. Indicó que, a través de la Resolución 78102 de 3 de diciembre de 2020, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC confirmó la Resolución 45390.

I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación6 I.1.2.1. Fundamentos de derecho 6. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantadas las siguientes disposiciones: i) Constitución Política, artículo 29; ii) Ley 1437, artículo 80 y (iii) Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 136 literal a) y 159. 4 Ibidem. 5 Certificados 604.538 y 636.158. 6 Índice 2 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00217-00 Demandante: Dos Vinhos Borges S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio I.1.2.2.

El concepto de violación 7. El apoderado de la parte demandante aseguró que las resoluciones demandadas se encuentran viciadas de nulidad, en razón a que la SIC negó el registro como marca del signo mixto “GATÃO” para distinguir productos comprendidos en la clase 33 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Dos Vinhos Borges S.A., al considerar que era confundible con las marcas nominativas “GATO NEGRO” y “GATONEGRO 9 LIVES” de la sociedad Viña San Pedro Tarapacá S.A., registradas en la misma clase, lo que implicó el desconocimiento de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 136 literal a) y 159, así como el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 80 de la Ley 1437. 8.

Explicó que los signos confrontados cuentan con elementos nominativos y gráficos que los hacen diferentes a los consumidores y que analizados en su conjunto no se confunden ortográfica ni fonéticamente con las marcas previamente registradas por el tercero con interés en el resultado del proceso. 9. Precisó que el signo solicitado está compuesto por 5 letras y 2 sílabas, mientras que las marcas previamente registradas están compuestas por 9 letras, 4 sílabas y 14 letras, 1 número y 8 sílabas.

Aunado a lo anterior, mencionó que el signo mixto “GATÃO” se limita exclusivamente a vinos producidos en Portugal. 10. Por otra parte, aseguró que se desconoció el debido proceso administrativo en sede administrativa, toda vez que la SIC no tuvo en cuenta el argumento relacionado con el contrato suscrito por las partes para la coexistencia pacífica de los signos “GATÃO”, “GATO NEGRO” y “GATONEGRO 9 LIVES”. 11.

La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante y manifestó que la Dirección de Signos Distintivos encontró que el signo solicitado no cuenta con la suficiente distintividad por encontrarse similarmente confundible con las marcas del tercero con interés en el resultado del proceso. 7 Índice 13 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00217-00 Demandante: Dos Vinhos Borges S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 13.

Indicó que, considerando que el elemento nominativo es el que predomina en el signo solicitado, la palabra “GATÃO” invoca su significado sin necesidad de traducirlo al idioma español, el consumidor promedio fácilmente sabe que su significado hace referencia al animal mamífero “GATO”. 14. Conforme con lo anterior, manifestó que los signos confrontados, al ser pronunciados generan un impacto sonoro similar ante el consumidor, de manera que podrían generar una percepción equivocada en el consumidor quien, al encontrar el signo solicitado y las marcas registradas en el mismo mercado, podrían creer que “GATÃO” es una modificación de la marca previamente registrada. 15.

Por otro lado, manifestó que entre el signo solicitado “GATÃO” y las marcas previamente registradas “GATO NEGRO” y “GATONEGRO 9 LIVES”, existe una equivalencia entre los productos, toda vez que los signos comparados se encuentran en la misma clase 33 para identificar “vinos”. 16. Sostuvo que existe entre estos una conexión estrecha y directa, por lo cual los consumidores, al encontrar los signos en el mercado, no podrían identificar los productos de su preferencia o el distinto origen empresarial de los mismos. 17.

Finalmente, puso de presente que, no basta con la celebración de un acuerdo coexistencia, por cuanto la SIC debe proteger al consumidor y garantizar el interés general sobre los particulares como lo menciona la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. II.2. Contestación de la sociedad Viña San Pedro Tarapacá S.A. 18.

La sociedad Viña San Pedro Tarapacá S.A., tercero interesado en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificada en debida forma del auto admisorio8, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda. III. TRÁMITE DEL PROCESO 19. La sociedad Dos Vinhos Borges S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 4 de mayo de 20219 en contra de las Resoluciones 45390 de 5 de agosto de 2020 y 78102 de 3 de diciembre de 2020, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 20.

Mediante auto de 14 de mayo de 202110 se admitió la demanda y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la 8 Índices 6 a 8 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 9 Índice 1 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 10 Índice 4 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00217-00 Demandante: Dos Vinhos Borges S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio sociedad Viña San Pedro Tarapacá S.A. El 20 de mayo de 202111 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 21.

A través de auto de 11 de noviembre de 202112 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 1° de julio de 202213. 22. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y se prescindió de la realización de la audiencia de pruebas, prevista en el artículo 181 de la Ley 1437. 23.

Mediante auto de 16 de agosto de 202214 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los artículos 136 literal a) y 159 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso. 24. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 351-IP-2022 de 29 de agosto de 202315 dentro de la cual indicó que para la interpretación de los artículos 136 literal a) y 159 se debía remitir a las interpretaciones prejudiciales 391-IP-2022 y 482-IP-2022.

De las cuales se puede observar las siguientes consideraciones: Interpretación prejudicial 391-IP-2022 “[…] C. NORMAS OBJETO DE LA CONSULTA PREJUDICIAL La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. […] Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. […] De conformidad con esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.

Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión 11 Índice 9 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 12 Índice 20 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 13 Índice 26 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 14 Índice 29 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 15 Índice 37 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00217-00 Demandante: Dos Vinhos Borges S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación. […] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa. […] Comparación entre signos mixtos y denominativos. […] Al realizar la comparación entre signos mixtos y denominativos, se deberá identificar cuál es el elemento – denominativo o gráfico – más relevante, característico o determinante del signo mixto respectivo. […] Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y si resultan aplicables alguno de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre productos o servicios […] b) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]” (mayúscula y negrilla del original).

Interpretación prejudicial 482-IP-2022 “[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS […] Vistos los temas de una alegada conexión entre los servicios que distinguen los signos en conflicto y los acuerdos de coexistencia de marcas, correspondería, además, que este Tribunal interprete de oficio los artículos […] 159 de la Decisión 486. […] Acuerdos de coexistencia de marcas o cartas de consentimiento. […] 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00217-00 Demandante: Dos Vinhos Borges S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Los acuerdos de coexistencia de marcas son aquellos convenios que acostumbran a celebrar los empresarios, como instrumentos de carácter netamente privado, y cuyo objeto es el de permitir la comercialización de productos o mercancías de empresas que tienen el registro de una marca igual o similar, y en los cuales las partes contratantes adoptan las estipulaciones necesarias para evitar la confusión entre los productos de cada empresa. […] La suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia marcaria, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error. […] En relación con lo anterior, el Tribunal ha señalado que “No obstante estos acuerdos entre partes, la autoridad nacional competente deberá salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error (…).

En este sentido la suscripción de acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaría, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular […] (negrilla del original). 25. A través de auto de 29 de septiembre de 202316 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 26.

En el término para alegar de conclusión, la sociedad Dos Vinhos Borges S.A.17 y la SIC18 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. Por su parte, la sociedad Viña San Pedro Tarapacá S.A. guardó silencio. 27. Mediante concepto 23-393 de 19 de octubre de 2023, el Ministerio Público consideró que se debía acceder a las pretensiones de la demandada, toda vez que la expresión “GATÃO” no es similar ortográfica ni fonéticamente a “GATO NEGRO” y “GATONEGRO 9 LIVES”. 28.

Respecto de la conexidad, afirmó que los signos cotejados se encuentran en la misma clase, sin embargo, esto no genera confusión en el consumidor, toda vez que puede diferenciar las marcas gracias a los elementos adicionales que contienen, como lo son el tipo de diseño, color, imagen, idioma, tipo de letra, entre otros. 16 Índice 41 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 17 Índice 50 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 18 Índice 51 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00217-00 Demandante: Dos Vinhos Borges S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio IV.

CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 29. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14919 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.

La formulación del problema jurídico 30. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 45390 de 5 de agosto de 2020 y 78102 de 3 de diciembre de 2020, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo mixto “GATÃO” para distinguir productos comprendidos en la clase 33 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Dos Vinhos Borges S.A. 31.

La Sala deberá analizar si entre el signo mixto “GATÃO” solicitado para identificar los productos de la clase citada y las marcas previamente registradas “GATO NEGRO” y “GATONEGRO 9 LIVES” de la sociedad Viña San Pedro Tarapacá S.A., en la misma clase, se presenta riesgo de confusión, conexión competitiva y riesgo de asociación al tenor de lo dispuesto en los artículos 136 literal a) y 159 de la Decisión 486 de 2000, y si se desconoció lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 80 de la Ley 1437. 32.

Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto. IV.3. La identificación de los actos demandados 33. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 45390 de 5 de agosto de 202020 y 78102 de 3 de diciembre de 202021, por medio de las cuales la SIC negó el registro como marca del signo mixto “GATÃO” para distinguir productos comprendidos en la clase 33 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Dos Vinhos Borges S.A. 19 “[…] Artículo 149.

El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 20 Índice 2 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.

“[…] Por la cual se niega un registro […]”. 21 Ibidem. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00217-00 Demandante: Dos Vinhos Borges S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio IV.4. Análisis del caso concreto 34. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, negó el registro como marca del signo mixto “GATÃO” para distinguir productos comprendidos en la clase 33 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] vinos producidos exclusivamente en Portugal […]”. 35.

A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto la SIC negó el registro antes mencionado sin considerar que no era confundible con las marcas previamente registradas “GATO NEGRO” y “GATONEGRO 9 LIVES” de la sociedad Viña San Pedro Tarapacá S.A., en la misma clase 33, estos son: “[…] vinos […].” 36.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud realizada por esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 351-IP-2022 de 29 de agosto de 2023 dentro de la cual indicó que para la interpretación de los artículos 136 literal a) y 159 se debía remitir a las interpretaciones prejudiciales 391-IP-2022 y 482-IP- 2022. 37.

Así, las normas de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis son las siguientes: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. […] Artículo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor.

Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00217-00 Demandante: Dos Vinhos Borges S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas […]”.

De la vulneración del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 38. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad del signo y la marca previamente registrada en controversia, es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del siguiente tenor22: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 39.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y las marcas en conflicto, así: Signo solicitado por el demandante 23 (mixta) Clase 33 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza 22 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones prejudiciales 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP- 2022 y 391-IP-2022. 23 Consulta realizada el 23 de octubre de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en el estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00217-00 Demandante: Dos Vinhos Borges S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Marcas previamente registradas por la sociedad Viña San Pedro Tarapacá S.A.24 Marca Tipo Clase del nomenclátor de la a Clasificación Internacional de Niza Registro 1ª “GATO NEGRO” (nominativa) 33 604.538 2ª “GATONEGRO 9 LIVES” (nominativa) 33 636.128 40.

En este contexto y como se precisó en el problema jurídico, la Sala debe analizar si entre el signo mixto “GATÃO”, solicitado a registro para identificar productos en la clase 33 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad Dos Vinhos Borges S.A. y las marcas nominativas “GATO NEGRO” y “GATONEGRO 9 LIVES”, en la misma clase, existen similitudes que pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 41.

Como en el presente caso se va a cotejar el signo mixto “GATÃO” es necesario establecer el elemento que predomina en el conjunto mixto, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. 42.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en el signo mixto objeto de análisis, no así la gráfica que lo acompaña, toda vez que es la palabra la que cumple un papel diferenciador porque de su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. 43. En efecto, de la revisión del signo mixto se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 24 Consulta realizada el 23 de octubre de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en el estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00217-00 Demandante: Dos Vinhos Borges S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 44.

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 45.

Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[…] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”25. 46.

De manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si las marcas confrontadas contienen elementos de uso común, para establecer su carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas. 47. Sobre el particular, se advierte que la expresión “NEGRO”, en la clase 33, es de uso común, como se observa de los resultados de la consulta que se relaciona a continuación26, al momento en que se expidieron los actos administrativos demandados: “NEGRO” MARCA TITULAR CLASE REG.

NÚM. “ORO NEGRO” WILLIAM CONTRERAS NORIEGA 33 296.446 “BARCO NEGRO” CAP WINE PORTUGAL S.A. 33 516.333 “NEGRONI COCKTAIL” GRAND HOTEL SANTA LUCIA S.R.L. 33 527.999 25 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471.

MP. Dr. Guillermo Vargas Ayala. 26 Consulta realizada el 27 de octubre de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00217-00 Demandante: Dos Vinhos Borges S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 48.

Cabe advertir que las expresiones de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, el titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. 49.

No ocurre lo mismo con las expresiones “GATÃO”, “GATO”, “9” y “LIVES” que hacen parte de los signos confrontados, en tanto que de la revisión del sistema de información de propiedad industrial de la SIC no se encontró que fuera de uso común para la clase 33, respectivamente27. 50. Ahora, si bien es cierto que, en principio, la expresión de uso común “NEGRO” de las marcas previamente registradas no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo dado que no puede ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, lo anterior en consideración que tendrían un grado de distintividad débil, también es que al excluirla en una de ellas se reduce uno de los signos de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, toda vez que se encuentra unida a la palabra “GATO”. 51.

Nótese que, aunque en una de las marcas la expresión “NEGRO” aparece separada el cotejo no puede realizarse de forma diferenciada entre las marcas, esto es, no puede excluirse en aquella en la que se encuentra aparece asilada, “GATO NEGRO”, y conservarse en la que está unida, “GATONEGRO 9 LIVES”, pues ello equivaldría a efectuar un examen parcial y asimétrico de los signos confrontados.

Por el contrario, debe valorarse dentro de la unidad de cada conjunto denominativo. 52. Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo del signo en conflicto “GATÃO”, de la clase 33, así como las marcas previamente “GATO NEGRO” y “GATONEGRO 9 LIVES” en la misma clase, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en la precitada interpretación prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada 27 Ibidem. 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00217-00 Demandante: Dos Vinhos Borges S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]” (negrilla del original). 53.

A la Sala le corresponde abordar el análisis del signo y las marcas confrontadas respecto de la unidad de las expresiones que las conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada uno de los signos distintivos, la Sala observa lo siguiente: Signo cuestionado G A T Ã O 1 2 3 4 5 Marcas previamente registradas G A T O N E G R O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 G A T O N E G R O 9 L I V E S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 54.

De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el análisis comparativo del signo y las marcas enfrentadas, la Sala advierte que entre el signo “GATÃO” y las marcas “GATO NEGRO” y “GATONEGRO 9 LIVES” existe semejanzas, pues ambos comparten la misma raíz “GAT” y la vocal “O”. Si bien las marcas previamente registradas presentan una mayor extensión, esto es, al incluir las expresiones “NEGRO”, “9” y “LIVES”, dichas diferencias no resultan suficiente para diluir la similitud, dado que la fuerza distintiva recae principalmente en las partículas “GAT” y “O”, que predominan en la percepción del consumidor. 55.

En efecto, el signo solicitado por la parte demandante comparte la raíz “GAT” y la vocal “O” y las marcas del tercero con interés en el resultado del proceso, contiene las mismas partículas, que complementa con las expresiones “NEGRO”, “9” y “LIVES”. No obstante, sobre tales elementos adicionales no recae una diferenciación sustancial frente a la impresión general que el signo solicitado que produce en el consumidor medio. 56.

En consecuencia, la Sala considera que, en el caso sub examine, el signo solicitado “GATÃO” y las marcas previamente registradas “GATO NEGRO” y “GATONEGRO 9 LIVES” comparten elementos estructurales que conforman su núcleo denominativo, particularmente la secuencia “GAT” y la vocal “O”, ubicadas en posición inicial y final, lo que confiere a los signos una similitud. 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00217-00 Demandante: Dos Vinhos Borges S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 57.

Además, la expresión “NEGRO” que integra las marcas previamente registradas corresponde a una partícula de uso común en la clase 33, carente de suficiente poder distintivo para modificar la impresión general. En tal sentido, su presencia no introduce un rasgo diferenciador relevante, sino que se presenta como elemento accesorio o débil dentro del conjunto marcario.

De esta manera, la fuerza distintiva de los signos comparados recae en la raíz “GAT–O”, que predomina visualmente y en la memoria del consumidor, haciendo evidente la similitud ortográfica y, con ella, el riesgo de confusión. 58. En relación con la similitud fonética, la Sala observa que la pronunciación de las expresiones comparadas resulta semejante en su ritmo, entonación y secuencia sonora, especialmente por la coincidencia de los fonemas iniciales “GAT” y la vocal final “O”, que dominan la percepción auditiva del consumidor medio. 59.

Como se precisó líneas atrás, las marcas previamente registradas incorporan las expresiones “NEGRO”, “9” y “LIVES”; sin embargo, dichas partículas son accesorias, en tanto “NEGRO” constituye una palabra de uso común en la clase 33, y las otras no alteran el ritmo ni la sonoridad predominante de la secuencia “GAT–O”. Por tanto, ambos signos conservan una estructura fonética semejante, con idéntico patrón de acentuación y sonoridad, por lo que ambos signos conservan una estructura fonética semejante. 60.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal semejanza: GATÃO – GATO NEGRO – GATÃO – GATO NEGRO – GATÃO GATÃO – GATO NEGRO – GATÃO – GATO NEGRO – GATÃO GATÃO – GATO NEGRO – GATÃO – GATO NEGRO – GATÃO GATÃO – GATO NEGRO – GATÃO – GATO NEGRO – GATÃO GATÃO – GATONEGRO 9 LIVES– GATÃO – GATONEGRO 9 LIVES – GATÃO GATÃO – GATONEGRO 9 LIVES– GATÃO – GATONEGRO 9 LIVES – GATÃO GATÃO – GATONEGRO 9 LIVES– GATÃO – GATONEGRO 9 LIVES – GATÃO GATÃO – GATONEGRO 9 LIVES– GATÃO – GATONEGRO 9 LIVES – GATÃO 61.

Del anterior cotejo fonético sucesivo, la Sala evidencia que el signo y las marcas confrontadas son similares al ser articulados en voz alta, por lo que se confirma el riesgo de confusión desde este aspecto para el consumidor medio, particularmente al momento de solicitar los productos de la demandante y del tercero con interés en el resultado del proceso28. 62.

En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, el análisis debe partir del entendimiento del significado global que transmite cada uno de los signos enfrentados, 28 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 31 de agosto de 2017. Rad.: 2012-00275-00. MP. Dra. María Elizabeth García González.

Providencia reiterada en sentencias de 31 de enero de 2019. MP. Dr. Hernando Sánchez Sánchez (E). Rad.: 2014-00121-00 y de 11 de junio de 2020. Rad.: 2011-00061-00. MP. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00217-00 Demandante: Dos Vinhos Borges S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio y no del examen aislado de sus componentes.

Por tanto, el cotejo debe atender a la idea o mensaje que comunican los signos en su integridad, a fin de establecer si existe un riesgo de asociación o confusión indirecta derivado de su evocación conceptual. 63. En este sentido, se advierte que el signo se compone del término “GATÃO” y una de las marcas previamente registradas contiene la expresión “LIVES”, las cuales se encuentran en idioma extranjero y en relación con este tipo de palabras, la Sala en sentencia de 15 de diciembre de 202329, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto en la interpretación prejudicial 042-IP-2013, se indicó que: […] Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que, a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.

(Proceso 16-IP-98, ya citado). Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar”.

(Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012) […]” (negrilla fuera de texto). 64. Por su parte el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 91-IP-2021, en relación con las marcas compuestas por expresiones en idioma extranjero, precisó lo siguiente: “[…] 4.2. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 4.3.

Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. 4.4. Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en 29 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 15 de diciembre de 2023. Rad.: 2013-00060-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00217-00 Demandante: Dos Vinhos Borges S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local.

Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano […]”.

(negrilla fuera del texto). 65. En ese contexto, la Sala considera que, además de que el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se haya hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, también puede ocurrir que: i) la palabra en idioma extranjero sirva de raíz equivalente en la lengua española; o ii) dichas palabras sean de uso común en relación con el producto o servicio que se pretende proteger. 66.

Se observa que, el término en idioma portugués “GATÃO”, en español significa “gato”30, por lo que se advierte que sirve como su raíz equivalente31 a su traducción, razón por la cual, debe tratarse como si fuese una expresión local. 67. En efecto, la raíz de la palabra tiene origen en el latín “cattus” o “cattus–onis”32, del cual se derivan los vocablos gato en español y gatão en portugués. En el caso del portugués, el sufijo “ÃO” cumple una función aumentativa o expresiva33, equivalente a “gran gato” o “gato grande”. 68.

Por tal razón, el signo “GATÃO” no introduce un elemento de fantasía ni una denominación cuyo significado es desconocido para el consumidor medio, sino que reproduce una raíz plenamente comprensible y asociable a un mismo concepto, esto es, el del animal “gato”. 69. Por su parte, la expresión en idioma inglés “LIVES”, en español significa “vidas”, la cual no sirve de raíz equivalente, ni es fonéticamente semejante a la expresión vida, asimismo, no está acreditado que sea de conocimiento generalizado su traducción en Colombia en la clase 33, por lo que se concluye como una palabra de fantasía para el consumidor medio. 70.

En cuanto a la palabra “GATO”34, esta corresponde al “[…] mamífero de la familia de los félidos, digitígrado, doméstico, de unos 50 cm de largo desde la cabeza hasta el arranque de la cola, que por sí sola mide unos 20 cm, de cabeza redonda, lengua muy áspera, patas cortas y generalmente pelaje suave y espeso, de color blanco, gris, pardo, rojizo o negro, empleado en algunos lugares para cazar ratones […]”.

La 30 https://diccionario.reverso.net/portugues-espanol/GAT%C3%83O. Consultado el 27 de octubre de 2025. 31 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de octubre de 2023. Rad.: 2014-00418-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 32 https://dle.rae.es/gato. Consultado el 27 de octubre de 2025. 33 https://dicionario.priberam.org/-%C3%A3o#google_vignette.

Consultado el 27 de octubre de 2025. 34 https://dle.rae.es/gato?m=form. Consultado el 27 de octubre de 2025. 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00217-00 Demandante: Dos Vinhos Borges S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio expresión “NEGRO”35 significa “[…] dicho de un color: Semejante al del carbón o al de la oscuridad tota […] y finalmente, “9”36 “[…] ocho más uno […]”. 71.

Nótese, entonces que, en su conjunto, las expresiones “GATO NEGRO” y “GATONEGRO 9 LIVES” transmiten al consumidor la misma idea del signo, esto es, “gato”. Además, por cuanto indican una característica del mismo, al referirse a un felino doméstico que puede ser de color negro. 72. Sobre esto último, la Sala destaca que las expresiones “NEGRO” y “9 LIVES” carecen de fuerza distintiva suficiente para modificar dicha percepción global, en tanto que la primera, es una palabra de uso común y relativa a un color y, la segunda, es una expresión en otro idioma que no es de conocimiento del consumidor medio, y, aunque puede hacer referencia a las “nueve vidas de los gatos”, debe darse el tratamiento de una expresión de fantasía, razón por la cual no introduce un concepto adicional ni altera la percepción del consumidor relativa al animal “gato”. 73.

En consecuencia, la idea predominante en todos los signos es la misma, lo que refuerza la similitud conceptual o ideológica y contribuye al riesgo de confusión entre los signos. 74. Por lo anterior, se cumple el primer supuesto del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, en el sentido de que la coexistencia de las marcas podría generar riesgo de confusión para el público consumidor. 75.

Ahora bien, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, la conexión competitiva y el riesgo de asociación entre los consumidores. 76. Esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201837 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma 35 https://dle.rae.es/negro?m=form.

Consultado el 27 de octubre de 2025. 36 https://dle.rae.es/nueve. Consultado el 27 de octubre de 2025. 37 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 26 de noviembre de 2018. Rad.: 2009-00314-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 19 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00217-00 Demandante: Dos Vinhos Borges S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]” (negrilla del original). 77. Sobre este tema, la Sala aclara que, para verificar la conexión entre los productos y servicios amparados, en ocasiones basta con uno o dos criterios para establecer la relación competitiva, sin que se requiera la concurrencia de todos para lograr el objetivo de determinar dicha conexidad. 78.

En el caso sub examine, la expresión cuestionada “GATÃO” fue solicitada para proteger los productos de la clase 33 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] vinos producidos exclusivamente en Portugal […]”. 79. Las marcas previamente registradas identifican los siguientes productos de la misma clase, estos son: “[…] vinos […]”. 80.

Al analizar la relación entre los productos protegidos por el signo y los productos de las marcas previamente registradas, se advierte que existe una conexión basada en los criterios de sustituibilidad y razonabilidad en los canales de comercialización. 20 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00217-00 Demandante: Dos Vinhos Borges S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio La coincidencia de estos puede generar confusión entre los consumidores respecto al origen empresarial de los servicios38. 81.

En cuanto al criterio de sustituibilidad, la Sala resalta que los productos amparados por el signo “GATÃO” en la clase 33, pueden ser sustituidos por los productos protegidos por las marcas previamente registradas “GATO NEGRO” y “GATONEGRO 9 LIVES” en la misma clase. 82. En efecto, pertenecen a la misma categoría dentro de la Clasificación de Niza, por lo que los productos objeto de análisis satisfacen la misma necesidad básica del consumidor, esto es, al referirse a una bebida destinada al consumo humano. Por ello, existe una relación funcional entre ellos, en la medida en que un consumidor medio podría optar indistintamente por unos u otros en los mismos establecimientos comerciales, licorerías, tiendas gourmet, vinotecas, restaurantes y hoteles, dirigidos al mismo público objetivo. 83.

Finalmente, en términos de razonabilidad, resulta claro suponer que el consumidor pudiera interpretar que los productos de “GATÃO” de la demandante y los productos de “GATO NEGRO” y “GATONEGRO 9 LIVES”, del tercero con interés en el resultado del proceso provienen del mismo empresario. 84. El hecho de que el signo solicitado precise que ampara vinos cuyo origen es Portugal, no excluye la posibilidad de sustitución o el riesgo de asociación, pues desde la perspectiva del consumidor medio todos pertenecen al mismo género de bebidas alcohólicas.

La Sala considera que la mención del origen geográfico puede incluso reforzar en el consumidor la percepción de que se trata de una línea específica de las marca previamente registradas. 85. En virtud de lo expuesto, al aplicar los criterios de sustituibilidad y razonabilidad, la Sala concluye que existe una conexión entre productos del signo cuestionado y los productos de las marcas previamente registradas por el tercero con interés en el resultado del proceso, por lo que no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, por cuanto se podría predicar la posibilidad de confusión y asociación en el consumidor, quien no tendría elementos para interpretar que los productos del signo “GATÃO” no están directamente ligados a los productos de las marcas “GATO NEGRO” y “GATONEGRO 9 LIVES”, asumiendo así un origen empresarial compartido. 86.

En relación con la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en sentencia de 5 de febrero de 201539, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: 38 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencias de 27 de junio, 21 de julio de 2024 y 21 de noviembre de 2024. Rad.: 2015-00535-00, 2015-00508-00 y 2015-00507.

MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón y Dr. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. 39 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 5 de febrero de 2015. Rad.: 2008-00065-00. MP: Dra. María Elizabeth García González. 21 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00217-00 Demandante: Dos Vinhos Borges S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). […] Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado […] (negrilla fuera de texto). 87.

Por tal razón, en aplicación de los principios “prior tempore”, “potior iure e in dubio pro signo priori”, deben protegerse las marcas previamente registradas. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales40: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]” (negrilla del original). 88. Así pues y teniendo en cuenta que hay una similitud entre el signo y las marcas analizadas, conexión competitiva entre los productos que representan y riesgo de asociación en el mercado, esta Sala considera que se configura la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, porque el signo en controversia no puede coexistir pacíficamente en el mercado.

De la vulneración del artículo 159 de la Decisión 486 de 2000, el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 80 de la Ley 1437 89. La parte demandante aseguró que se desconoció el debido proceso administrativo en sede administrativa, toda vez que la SIC no tuvo en cuenta el argumento 40 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Ver, entre otras, la interpretación prejudicial 59-IP-2001. 22 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00217-00 Demandante: Dos Vinhos Borges S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio relacionado con el contrato suscrito por las partes para la coexistencia pacífica de los signos “GATÃO”, “GATO NEGRO” y “GATONEGRO 9 LIVES”. 90.

En ese contexto, afirmó que se debía proceder al registro del signo solicitado, toda vez que entre las sociedades Dos Vinhos Borges S.A. y Viña San Pedro Tarapacá S.A. media un acuerdo en relación con la coexistencia pacífica de los signos confrontados, para lo cual aportó copia del texto. 91. Para resolver, la Sala considera que no es de recibo el argumento de la parte demandante, relacionado con que se debía proceder al registro del signo solicitado, toda vez que entre las sociedades Dos Vinhos Borges S.A. y Viña San Pedro Tarapacá S.A. media un acuerdo en relación con la coexistencia pacífica de los signos confrontados. 92.

Lo anterior, en consideración a que esta Sala41, en concordancia con lo previsto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación rendida en el presente asunto, ha considerado que “[…] la suscripción de acuerdos no es un presupuesto automático y suficiente para que opere la coexistencia marcaria, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular […]”, por el contrario, es muestra evidente del inminente riesgo de confusión dadas las similitudes ortográficas y fonéticas, como se demostró en el presente asunto42. 93.

En ese contexto, un acuerdo de coexistencia no inhibe a la administración ni al juez contencioso de ejercer su competencia para evaluar la registrabilidad y determinar si la coexistencia afectaría el bien común o la función informativa de la marca. Por ello, no se configura vulneración del artículo 29 de la Constitución Política, relativo al debido proceso, ni del artículo 159 de la Decisión 486 de 2000 y tampoco el artículo 80 de la Ley 1437, pues la SIC actuó dentro de sus competencias, valorando integralmente el riesgo de confusión y privilegiando el interés público sobre el acuerdo privado suscrito entre las partes.

IV.5. Conclusión 94. Por lo anterior, la Sala considera que la decisión de la SIC de negar el registro del signo mixto “GATÃO” para amparar productos comprendidos en la clase 33 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza fue acorde con el ordenamiento jurídico vigente. En efecto, del análisis integral del expediente se acreditó la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, toda vez que el signo solicitado genera riesgo de confusión con las marcas previamente registradas. 41 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 17 de noviembre de 2023. Rad.: 2019-00446-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 42 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 17 de febrero de 2005. Rad.: 2001-00275-01. MP. Dra. María Claudia Riojas Lasso. 23 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00217-00 Demandante: Dos Vinhos Borges S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 95.

Asimismo, se evidenció que la existencia de un acuerdo de coexistencia marcaria entre las partes no inhibe a la administración ni al juez contencioso administrativo para realizar el correspondiente examen de registrabilidad y determinar si la coexistencia afecta el bien común o la función informativa de la marca, conforme a lo dispuesto en los artículos 29 de la Constitución Política, 159 de la Decisión 486 de 2000 y 80 de la Ley 1437.

Por consiguiente, se negarán las pretensiones de la demanda, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído. 96. Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta 24 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00217-00 Demandante: Dos Vinhos Borges S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.