11001032400020180032700 — Consejo de Estado

1 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00327 00 Demandante: LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2025) Referencia: NULIDAD RELATIVA Radicación: 11001 03 24 000 2018 00327 00 Demandante: LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Litisconsorte necesario: NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S. SIGLA NOVALENE ZF S.A.S Tesis: No son nulos los actos administrativos que concedieron el registro como marca del signo “NOVALENE” (nominativa) para identificar productos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza pues, aunque entre aquella y la marca opositora “NOVOLEN” (nominativa) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 1, 17 y 42 internacional existen similitudes en los aspectos ortográfico y fonético, no concurre conexidad competitiva entre los productos y servicios que distinguen, razón esta última por la que no se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA_________________________ La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH, en ejercicio de la acción de nulidad relativa en los términos del inciso segundo del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en contra de las resoluciones números 34597 de 14 de junio de 2017 “Por la cual se decide una solicitud de registro” y 15247 de 1 de marzo de 2018 “Por la cual se resuelve un recurso de 2 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00327 00 Demandante: LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co apelación” a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio, (i) declaró infundada la oposición presentada por la sociedad LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH;

ANTECEDENTES I.1. LA DEMANDA La sociedad LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH, a través de apoderado, presentó demanda2 en la que formuló las siguientes: I.1.1. Pretensiones “2.1 Que se declare la nulidad de la Resolución N° 34597 de 14 de junio de 2017, mediante la cual el Director de Signos Distintivos, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH y concedió el registro de la marca nominativa NOVALENE para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S. SIGLA NOVALENE ZF S.A.S. 2.2 Que se declare la nulidad de la Resolución N° 15247 de 1 de marzo de 2018, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, decidió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH contra la Resolución N° 34597 de 14 de junio de 2017, confirmándola en su integridad y declarando agotada la vía gubernativa. 2.3 Que como consecuencia de estas declaratorias de nulidad, se ordene a la Superintendencia de Industria anular el registro de la marca nominativa NOVALENE, para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la sociedad NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S. SIGLA NOVALENE ZF S.A.S., cuya solicitud se tramitó a través del expediente SD2016/0059344. 1 En adelante NOVALENE ZF S.A.S. 2 Folios 30 a 50 del expediente físico de la referencia. El proceso se encuentra digitalizado en el índice número 44 de SAMAI. 3 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00327 00 Demandante: LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.3.

Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en este proceso en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 2.4. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio dictar, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, la resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, tal como se establece en el Artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo”.

I.1.2. Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionaron los siguientes: I.1.2.1. La sociedad NOVALENE ZF S.A.S. solicitó el registro como marca del signo “NOVALENE” (nominativo) para identificar productos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud que fue radicada con el número SD2016/0059344, y publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 784 de 17 de febrero de 2017.

I.1.2.2. Contra dicha solicitud la sociedad LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH formuló oposición con sustento en su marca “NOVOLEN” (nominativa) para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 1, 17 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. I.1.2.3. Mediante la resolución número 34597 de 14 de junio de 2017, la SIC declaró infundada la oposición formulada y concedió el registro como marca del signo “NOVALENE” (nominativo) para identificar productos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza en favor de la solicitante.

I.1.2.3. Contra el acto de concesión marcaria, la sociedad opositora presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante la resolución número 15247 de 1 de marzo de 2018 que confirmó la decisión de conceder el registro solicitado. 4 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00327 00 Demandante: LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.1.3.

Normas violadas y concepto de la violación La parte actora estimó que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Como razones de la vulneración alegada señaló, en síntesis, lo siguiente3: I.1.3.1. Afirmó que entre la marca cuestionada “NOVALENE” y la previamente registrada “NOVOLEN” concurren suficientes similitudes visuales, ortográficas y fonéticas que llevarían al consumidor a encontrarse en riesgo de confusión y/o asociación, lo cual impide la coexistencia de dichas marcas en el mercado.

I.1.3.2. Explicó que las expresiones coinciden porque se trata de palabras bisílabas, en las que además se utilizan las consonantes “N”, “V”, “L”, y “N” en la misma posición gramática, lo que a su vez genera una obvia semejanza fonética. I.1.3.3. Agregó que en ambos casos la raíz es “NOV” mientras la única diferencia se observa en las terminaciones “LENE” y “LEN”; sin embargo, sostuvo que esta última variación no desvirtúa el riesgo de confusión que se generaría en el consumidor al hallarlas en el mercado.

I.1.3.4. Advirtió que, en cuanto a lo conceptual, las marcas confrontadas no poseen un significado propio que permita al consumidor diferenciar los términos, en tal sentido, se trata de expresiones de fantasía producto de la imaginativa de su titular. Además, adujo que el titular de la marca 3 Folios 30 a 50 del expediente físico de la referencia. 5 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00327 00 Demandante: LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co previa se encuentra facultado para impedir el registro de signos similares como lo es “NOVALENE”.

I.1.3.5. Indicó que existe conexidad competitiva entre los productos y servicios que identifican las confrontadas porque se refieren en general a bienes plásticos o sintéticos, de tal manera que se encuentran intrínsecamente relacionados. Adicionalmente, señaló que en la clase 16 se incluyen los plásticos, los cuales se encuentran igualmente en la lista de productos de la cobertura de la marca opositora en las clases 1 y 17.

En consecuencia, sostuvo que las marcas confrontadas comparten canales de distribución y su uso lograría ser complementario, pues los productos y servicios de la marca opositora son empleados para la realización de plásticos y otros bienes derivados de dicho material, los que a su vez se encuentran identificados con la marca cuestionada.

Finalmente, resaltó que fabrica y vende productos sintéticos como cauchos y polímeros que se utilizan en la fabricación de los productos que distingue la marca cuestionada, los cuales consisten principalmente en materiales plásticos para envolver. I.2. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA I.2.1. La sociedad Novalene Z.F. S.A.S. contestó la demanda en los siguientes términos4: Afirmó que las expresiones confrontadas, a saber, “NOVALENE” de la marca cuestionada y “NOVOLEN” de la opositora, difieren en su aspecto ortográfico, pues pese a la coincidencia en la raíz “NOV”, la cuestionada 4 Folios 115 a 129 del expediente físico de la referencia. 6 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00327 00 Demandante: LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co incluye la vocal “A”, a partir de la cual le otorga al conjunto resultante una fuerza diferente, de tal manera que logra suficiente distinción respecto de la marca opositora.

En el mismo sentido, afirmó que la vocal “E” al final de la marca cuestionada aporta acentuación e intensidad clara y concreta que se materializa en la pronunciación de la palabra “LENE” en el idioma español, mientras que la última consonante “N” en la opositora provoca una vibración propia del idioma inglés, lo que a su vez, facilita la diferenciación entre los conjuntos confrontados.

Sostuvo que no existe similitud fonética, debido a la diferencia en la silaba tónica en la expresión “NOVALENE” la cual recae en las vocales “A” y “E”, mientras que en “NOVOLEN” aquella se observa en las vocales “O” y “N”, a lo cual se agrega la ausencia de coincidencia en las terminaciones “LENE” y “LEN”. En cuanto a la conexidad competitiva, señaló que la cobertura de la marca cuestionada y la previa en cotejo no guardan relación de intercambiabilidad o complementariedad alguna, pues la naturaleza y finalidad de los productos y servicios es distinta y atañen a un uso concreto, en la medida que aquellos que identifica la marca cuestionada son objetos de plástico que se encuentran en el mercado totalmente terminados y se destinan al consumidor común; mientras que los productos que distingue la marca opositora son bienes en estado bruto, es decir, representa la materia prima para la creación de muchos otros productos, por lo que pertenecen a un sector del mercado especializado.

En consecuencia, no coinciden en los canales de comercialización ni se encuentran dirigidos al mismo grupo de consumidores. 7 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00327 00 Demandante: LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.2.2. LA SIC, a través de apoderado judicial, contestó la demanda de la siguiente manera5: Advirtió que entre la cuestionada “NOVALENE” y la marca previa “NOVOLEN” no se encuentran elementos que puedan generar un riesgo de confusión directa en el consumidor, particularmente porque los productos que pretenden identificar la cuestionada versan sobre artículos de plástico terminados y destinados al consumidor común; por su parte, los identificados con la marca opositora consisten exclusivamente en la materia prima para la elaboración de plástico caucho y polímeros, así como productos sintéticos en forma moldeada los cuales se dirigen a consumidores especializados con finalidades de producción. Afirmó que, al tratarse de productos con una naturaleza y finalidad distinta en cada caso, también difieren en cuanto a sus canales de comercialización, pues no son comercializados ni puestos a disposición del público en los mismos establecimientos comerciales.

En consecuencia, no concurren los presupuestos para la conexidad competitiva. I.2.3. El Ministerio Público no intervino en esta etapa procesal. I.2.4. Finalmente, de las excepciones formuladas se corrió traslado a la parte actora6, término durante el cual dicho extremo procesal cual guardó silencio. I.3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN I.3.1. Mediante auto de 11 de junio de 20217 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el 5 Folios 195 a 202 del expediente físico de la referencia. 6 Folios 210 y 211 del expediente físico de la referencia. 7 Índice número 32 del expediente en SAMAI. 8 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00327 00 Demandante: LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co artículo 182 de la Ley 1437 de 2011.

En la mencionada providencia, la cual no fue objeto de recurso alguno, entre otras decisiones, se fijó el litigio en los siguientes términos: “[…] Si las Resoluciones núms. i) la Resolución núm. 34597 de 14 de junio de 2017, por la cual se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Lummus Novolen Technology GMBH y concedió el registro de la marca nominativa Novalene, para identificar productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, a la sociedad Novalene Zona Franca S.A.S., y ii) la Resolución 15247 de 1 de marzo de 2018, mediante la cual se confirmó la decisión anterior, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, infringen la siguiente disposición: literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Si la respuesta al anterior interrogante es afirmativa, la Sala deberá decidir si son nulas las Resoluciones números 34597 de 14 de junio de 2017 y 15247 de 1 de marzo de 2018. De ser cierto lo anterior, deberá resolverse si, conforme a la pretensión de la parte actora, hay lugar a ordenarle a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio: i) anular la marca nominativa «NOVALENE» a favor de la sociedad NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S., para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de NIZA y, ii) publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el presente proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 192 del CPACA […]”.

I.4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO I.4.1 La Novalene ZF S.A.S.8 reiteró los argumentos planteados en la contestación de la demanda. I.4.2. La actora9 reiteró los argumentos de nulidad. I.4.3. La SIC y el Ministerio Público guardaron silencio. I.5. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 8 Índice número 57 del expediente en SAMAI. 9 Índice número 59 del expediente en SAMAI. 9 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00327 00 Demandante: LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 391-IP-202210, dentro de la cual reiteró los criterios interpretativos adoptados en los procesos 691-IP-2018, 81-IP-2020, 121- IP-2020, 11-IP-2021, 42-IP-2021, 90-IP-2021, 150-IP-2021, entre otros.

En la mencionada interpretación se determinó lo siguiente: “C. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. 2. Con el propósito de desarrollar el tema de la conexión entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto, correspondería, además, que el Tribunal interprete de oficio el artículo 151 de la Decisión 486. […]”.

En tal sentido, el Tribunal señaló su criterio y concepto en torno a los siguientes temas: 1) irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 2) Criterios para realizar la comparación de los signos en conflicto de acuerdo con su naturaleza. 3) Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA II.1. LOS ACTOS ACUSADOS Se solicita en este proceso la nulidad de las resoluciones números 34597 de 14 de junio de 201711 y 15247 de 1 de marzo de 201812 a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio, (i) declaró infundada la oposición presentada por la sociedad LUMMUS NOVOLEN 10 Índice número 48 del expediente en SAMAI. 11 Folios 9 a 14 del expediente físico de la referencia. 12 Folios 15 a 26 del expediente físico de la referencia. 10 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00327 00 Demandante: LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TECHNOLOGY GMBH;

(ii) concedió el registro como marca del signo “NOVALENE” (nominativo) para identificar productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S. SIGLA NOVALENE ZF S.A.S.13, y (iii) confirmó la decisión de concesión marcaria, respectivamente. II.2. LA NORMATIVA APLICABLE De conformidad con la demanda, las contestaciones y la Interpretación Prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las normas aplicables son las siguientes: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.

Ahora bien, de oficio el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretó también la siguiente disposición: “[…] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”. II.3. PROBLEMA JURÍDICO De conformidad con la demanda y sus contestaciones, la Sala deberá resolver los siguientes cuestionamientos: 13 En adelante NOVALENE ZF S.A.S. 11 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00327 00 Demandante: LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Corresponde a la Sala determinar si entre la marca “NOVALENE” (nominativa) para identificar productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, de titularidad de la sociedad Novalene ZF S.A.S., y la marca opositora “NOVOLEN” (nominativa) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 1, 17 y 42 internacional de titularidad de la actora, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, disposición que exige la comprobación de dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos y servicios que amparan las marcas confrontadas, al punto de lograr causar confusión en aquél. Resuelto el anterior cuestionamiento, la Sala deberá establecer si son nulos, por violación de normas superiores, los actos administrativos que concedieron el registro como marca del signo “NOVALENE” (nominativo) para identificar productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, de titularidad de la sociedad Novalene ZF S.A.S. De ser afirmativa la respuesta al cuestionamiento previo, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a ordenar a la SIC que anule el registro como marca del signo “NOVALENE” (nominativo) para identificar productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, de titularidad de la sociedad Novalene ZF S.A.S. II.4.

EL ANÁLISIS DEL ASUNTO II.4.1. De la violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 12 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00327 00 Demandante: LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La normativa comunitaria en comento es clara al señalar que, cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido.

Esta norma busca evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando además los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero. El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor, al adquirir un producto y/o servicio, piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto y/o servicio tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto y/o servicio, al adquirirlo piense que entre el productor y/o servicio de éste y otra empresa existe una relación o vinculación económica. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos y/o servicios distinguidos por ellos, y tener en cuenta la situación de los usuarios, que variará en función de los productos y/o servicios de que se trate. 13 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00327 00 Demandante: LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En ese orden la Sala al momento de realizar la comparación de los signos en conflicto debe tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino: (i) la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada uno debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica;

(ii) en la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos; (iii) se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues son las semejanzas las que pueden generar el riesgo de confusión o asociación; y (iv) al realizar la comparación es relevante tratar de ubicarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

Ahora bien, la similitud entre los signos distintivos puede darse desde diferentes ámbitos, así: ortográfico, que se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, aumentando el riesgo de confusión el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones; fonético, que ocurre cuando, al ser pronunciados, los signos tienen un sonido similar (la similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones); e ideológica, que se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por otra parte, y en cuanto a la conexión competitiva, debe analizarse el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparen las marcas, para de esta forma establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios sustanciales necesarios para que concurra tal conexión, veamos: i) grado 14 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00327 00 Demandante: LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de sustitución, ii) complementariedad, y iii) posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario.

II.4.1.1. El caso concreto Pues bien, para efectos de determinar si la marca cuestionada “NOVALENE” (nominativo) para identificar productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, incurre en la causal de irregistrabilidad invocada, la Sala deberá, en primer lugar, establecer si hay identidad o semejanza entre aquella y la marca opositora “NOVOLEN” (nominativa) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 1, 17 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, que puedan generar error en el público consumidor.

De cumplirse con este requisito, deberá evaluarse si existe conexión competitiva entre los productos y servicios que distinguen las marcas en disputa. Para ello, resulta pertinente corroborar la naturaleza de las marcas enfrentadas, como se observa a continuación: Marca cuestionada NOVALENE (nominativa) Para identificar productos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza14 Marca opositora 14 La marca cuestionada identifica los siguientes productos: Materias de embalaje plásticos, envolturas de plástico, etiquetas de plástico, bolsas de basura de plástico, sacos de plástico para embalaje, película de plástico para envolver, láminas de plástico para embalaje, rollos de película de plástico para embalaje. 15 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00327 00 Demandante: LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co NOVOLEN (nominativa) Para identificar productos y servicios en las clases 1, 17 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza15 Una vez verificadas las marcas confrontadas, se advierte que en ambos casos responden a la categoría de nominativas, razón por la cual es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria para las marcas constituidas únicamente por palabras.

Ahora bien, corresponde a la Sala determinar, de manera previa a efectuar el cotejo correspondiente, si las marcas confrontadas contienen partículas de uso común, en orden a validar su carácter distintivo, pues de contener partículas de estas características deberán ser excluidas, de conformidad con el criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, quien ha reiterado lo siguiente: “[…] se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en los signos en conflicto en la clases correspondientes de la Clasificación internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, se deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente, considerando, de ser pertinente y dependiendo del resultado de su análisis, la excepción que al respecto se consignó en el párrafo precedente […]”16.

Así pues, la Sala observa que las expresiones “NOVA”, “NOVO”, y “LENE”, para la fecha de expedición de los actos demandados, eran de uso común para las clases 1, 16, 17 y 42 internacional, tal como se observa de los 15 La marca previamente identifica los siguientes productos y servicios, en la clase 1: Catalizador para uso en la elaboración de plásticos, cauchos y polímeros; químicos utilizados en industria.

En la clase 17: Sintéticos, cauchos y polímeros a base de alqueno, a saber, polímeros a base de polipropileno, y composiciones sintéticas siempre y cuando no estén comprendidas en otras clases para la elaboración de productos sintéticos en forma moldeada o extruidos, hojas plásticas y película y fibra. En la clase 42: Soporte técnico, servicios de ingeniería y asesoría relacionados con la elaboración de sintéticos, cauchos, polímeros y catalizadores. 16 Proceso 128-IP-2016. 16 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00327 00 Demandante: LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co siguientes resultados de la consulta realizada en el Sistema para la Propiedad Industrial – SIPI de la SIC17, veamos: Marca Certificado Clase Titular AGRONOVA 254685 1 LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. LST S.A. INNOVASE 257376 1 INNOVASE LLC NUTRINOVA 259402 1 NUTRINOVA NETHERLANDS B.V. NOVAMED 272676 16 NOVAMED S.A.S. NOVAFLEX 383898 16 COLORQUIMICA S.A.S. LUMINOVA 386938 16 STORA ENSO OYJ NOVARIEGO 255646 17 MEXICHEM COLOMBIA S.A.S. TECNOVA 374150 17 TECNOVA INTERCOMERCIAL S.A.S. NOVAPET 375977 17 NOVAPET S.A. PHARMANOVA 14098 42 GRUPO UNIPHARM S.A. Y/O LABORATORIOS UNI S.A. TERRANOVA SEMILLAS 269730 42 AGROSEMILLAS S.A. NOVASOFT 316832 42 NOVASOFT S.A.S 17 Consulta realizada el 20 de junio de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación de lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 17 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00327 00 Demandante: LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Marca Certificado Clase Titular NOVOZYMES 241716 1 NOVOZYMES A/S NOVOFILLER 516577 1 COATINGS FOREIGN IP CO.

LLC NOVOBAC 564774 1 ALTEO S.A.S. NOVO NORDISK 236664 16 NOVO NORDISK A/S NOVOPEN 264386 16 IMPORDISA LTDA NOVOAGRAFIC 289628 16 NOVOAGRAFIC LIMITADA FERRENOVO 306153 17 MORE PRODUCTS S.A.S. PLASTINOVO 311540 17 PLASTINOVO S.A.S. NOVO 334031 17 INVERSIONES SKY PLUS S.A.S ANOVO 479495 42 ANOV EXPANSION LENOVO 304436 42 LENOVO (BEIJING) LIMITED CENTRO OFTALMOLOGICO NOVOVISION 338009 42 OPTICAS GMO COLOMBIA S.A.S. Marca Certificado Clase Titular BAPOLENE 352220 1 RAVAGO AMERICAS LLC COPYLENE 404983 1 PHILLIPS 66 COMPANY FERRILENE 418074 1 VALAGRO S.P.A. BITILENE 360368 16 ADAMA MAKHTESHIM LTD.

PLASTILENE 124401 16 PLASTILENE S.A.S. 18 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00327 00 Demandante: LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co DUROLENE PAPERBOARD 169194 16 SPC RESOURCES INC. EXPOLENE RESINAS PLASTICAS 357720 17 POLIOLEFINAS INDUSTRIALES S.C.I LTDA TRICOLENE 518732 17 TRICON INTERNATIONAL LTD.

ALTALENE 147389 17 ALTALENE S.A.S. COLENER 453328 42 COLENER S.A.S. SELENE 515361 42 COLSEIN SAS CICLOLENE 738514 42 RECICLENE S.A.S. Conforme a lo anterior, la Sala destaca que si bien es cierto que las partículas “NOVA”, “NOVO”, “LEN” y “LENE” deberían excluirse al realizar el análisis de confrontación, pues al tratarse de elementos de uso común no pueden ser apropiadas de forma exclusiva por el titular marcario, no es menos cierto que al excluirlas se reducirían las marcas de tal manera que resulta imposible su comparación, razón por la cual corresponde realizar el cotejo respecto de las denominaciones en su conjunto, a saber, “NOVALENE” y “NOVOLEN”.

Por otra parte, conviene señalar que las marcas objeto de discusión, al contener partículas de uso común, logran ser registrables en la medida que se acompañan de elementos adicionales, creando así un conjunto marcario distintivo, pero débil, pues su raíz coincidente “NOV” es usualmente utilizada por los empresarios para denominar marcas que incluyen las palabras “NOVA” y “NOVO”, lo mismo que sucede respecto de la partícula “LEN” también utilizada como “LENE” en múltiples registros de marca. 19 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00327 00 Demandante: LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.4.1.1.1.

Pues bien, en aras de descender a la materia en estudio, es menester precisar que la interpretación prejudicial emitida para el presente asunto enfatiza en que el cotejo respecto de los signos nominativos se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas: “[…] a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]”18.

II.4.1.1.2. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala procederá a efectuar la comparación de las marcas confrontadas en este asunto teniendo en consideración las reglas de cotejo consolidadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En ese sentido, en cuanto a la estructura de las marcas, la Sala observa lo siguiente: Marca cuestionada N O V A L E N E 1 2 3 4 5 6 7 8 Marca opositora N O V O L E N 1 2 3 4 5 6 7 18 Proceso 440-IP-2016. 20 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00327 00 Demandante: LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.4.1.1.3.

De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal y el análisis de las marcas confrontadas, la Sala encuentra que entre aquellas concurren suficientes similitudes desde el punto de vista ortográfico con la virtualidad de generar error en el consumidor, por las siguientes razones: En primer lugar, se advierte que la expresión “NOVALENE”, que corresponde a la marca concedida a través de los actos administrativos acusados, tiene una extensión de una (1) palabra, ocho (8) letras, cuatro (4) consonantes (N-V-L-N), cuatro (4) vocales (O-A-E-E), y cuatro (4) sílabas (NO-VA-LE-NE).

Por su parte, “NOVOLEN” de la marca opositora contiene una extensión de una (1) palabra, seis (7) letras, cuatro (4) consonantes (N-V-L-N), tres (3) vocales (O-O-E) y tres (3) sílabas (NO-VO-LEN)19. Así las cosas, la Sala encuentra que existen entre las marcas confrontadas suficientes similitudes en lo ateniente a su composición gramatical, para generar riesgo de confusión en el público consumidor, particularmente porque se trata de palabras que aunque compuestas por una extensión diferente, ostentan una marcada coincidencia en cuanto a la partícula “NOV”, existiendo únicamente diferencia en el cambio de la vocal “O” por 19 Al respecto, la Real Academia de la Lengua Española indica: “[…] En español, donde todas las sílabas deben contener al menos una vocal, la división silábica de las palabras plantea pocas dificultades, debido a que la estructura silábica más común es la formada por una consonante seguida de una vocal: pi.co, sí.la.ba, re.co.gi.do.

No obstante, puesto que existen estructuras silábicas más complejas, y a fin de garantizar la correcta división de las palabras a final de línea por parte tanto de hablantes nativos como de quienes usan el español como lengua extranjera, se resumen a continuación las pautas que rigen la división silábica en español: • En español toda sílaba debe contener al menos una vocal, que constituye su núcleo.

Por lo tanto, toda consonante o secuencia de consonantes situada a principio de palabra forma sílaba con la vocal siguiente: lo.te, gra.so, plie.go; y toda consonante o secuencia de consonantes situada a final de palabra se agrupa con la vocal anterior: a.zul, com.post, ré.cords. • Una consonante entre dos vocales forma sílaba con la vocal posterior: e.ra, pi.so. […]”.

Disponible en https://www.rae.es/ortograf%C3%ADa/como-signo-de-divisi%C3%B3n-de- palabras-a-final-de-l%C3%ADnea#4.1.1.1.1.1. Consultado el 20 de junio de 2025. 21 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00327 00 Demandante: LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la “A” en la cuestionada, sin embargo, dicha variación no desvirtúa la evidente similitud en las raíces.

Por otra parte, se advierte que las nominaciones confrontadas coinciden en la partícula intermedia “LEN”, la que a su vez constituye la parte final de la marca opositora; sin embargo, la marca cuestionada adiciona igualmente la vocal “E”, con lo cual, aunque puede resultar en una terminación distinta, la realidad es que dicha adición deviene mínima en el conjunto restante, de manera que las similitudes resultan evidentes al comparar el aspecto ortográfico de las marcas confrontadas.

Pese a lo dicho, esta Sala pone en consideración que, tal como se advirtió de la consulta en el sistema de la SIC, las marcas confrontadas se encuentran compuestas por partículas usualmente utilizadas por los empresarios para identificar productos y servicios en las clases 1, 16, 17 y 42 internacional, de tal manera que aquellas no pueden ser apropiadas de forma exclusiva, y en consecuencia el titular marcario que las adicione a sus signos no puede impedir su utilización por parte de otros titulares.

Sin embargo, el mencionado criterio encuentra una excepción en aquellos casos en los que concurre una semejanza notable en lo ortográfico, como sucede en el presente asunto respecto de “NOVALENE” y “NOVOLEN”, pues de considerarse su coexistencia en el mercado sería razonable estimar un eventual riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, quien podría obviar la pronunciación de las vocales adicionadas en la marca cuestionada y solicitar los productos o servicios utilizando de manera indistinta las denominaciones.

De forma que la eventual prohibición de su registro, más que favorecer a la marca opositora débil constituida por partículas de uso común y por lo tanto con fuerza de oposición limitada, corresponde a una necesidad de 22 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00327 00 Demandante: LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co proteger al consumidor de un eventual riesgo de confusión y/o asociación marcaria.

II.4.1.1.2. En lo tendiente al aspecto fonético, esta Sala advierte que al pronunciar las expresiones que constituyen las marcas opositoras, se encuentran suficientes similitudes susceptibles de generar confusión en el público, por cuanto, cada una de ellas coincide en la raíz “NOV”, así como en la partícula intermedia “LEN”, sin que la variación en las vocales “A” y “E” presentes en la marca cuestionada, sea suficientes para desvirtuar el eventual error que generaría en el consumidor al encontrarlas en el mercado.

Al respecto, conviene realizar el siguiente ejercicio de apreciación consecutiva, tal como lo propone la jurisprudencia comunitaria, de la siguiente manera: NOVALENE – NOVOLEN – NOVALENE – NOVOLEN NOVALENE – NOVOLEN – NOVALENE – NOVOLEN NOVALENE – NOVOLEN – NOVALENE – NOVOLEN NOVALENE – NOVOLEN – NOVALENE – NOVOLEN Por lo tanto, para la Sala es claro que puede predicarse la existencia de similitud desde el punto de vista fonético, pues la adición que se encuentra en la marca cuestionada es mínima, de manera que, al momento de pronunciar las expresiones, el consumidor podría pasar por alto la dicción correcta y optar por solicitar los productos o servicios de una u otra forma sin que exista una efectiva identificación del origen empresarial de los bienes adquiridos.

II.4.1.1.5. En cuanto a la similitud conceptual o ideológica, se tiene que esta hace referencia a la idea o concepto que evocan los signos, de 23 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00327 00 Demandante: LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co manera que se configura si los signos evocan una idea semejante o idéntica.

En ese orden, la Sala observa que la expresión “NOVALENE” así como “NOVOLEN”, aunque lograrían ser evocativas de los conceptos “estrella” por “NOVA” y “nuevo” por “NOVO”, las cuales poseen un significado en castellano, lo cierto es que en su conjunto no poseen un significado en el idioma castellano, pues se trata del ingenio creativo de los titulares marcarios, y en consecuencia, aquellas se tendrán como de fantasía, de manera que no hay lugar a realizar el cotejo del aspecto conceptual de las marcas confrontadas.

En cuanto los signos de fantasía, el Tribunal comunitario ha sostenido lo siguiente20: “[…] Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado, pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas […]”. II.4.1.1.6. Por lo tanto, al encontrarse entre las marcas confrontadas “NOVALENE” y “NOVOLEN” suficientes similitudes en sus aspectos ortográficos y fonéticos como para generar un riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, la Sala encuentra cumplido el primer presupuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Pese a lo anterior, es claro que para que se configura la causal alegada no solo debe concurrir semejanza o identidad en las marcas confrontadas, 20 Proceso 72-IP-2003, reiterado en proceso 23-IP-2013. 24 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00327 00 Demandante: LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sino que además es necesario que los productos y/o servicios que pretenden identificar resulten relacionados, en consideración a los criterios que suponen la conexidad competitiva.

II.4.1.5. Tratándose de la conexidad competitiva, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201821, trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. a) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. b) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00314-00. 25 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00327 00 Demandante: LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”. Sobre este asunto, la Sala precisa que, a fin de verificar la conexidad entre los productos y servicios amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva, sin que se requiera de la concurrencia de todos para considerar que se cumple dicha conexidad.

En el caso de estudio, la marca cuestionada “NOVALENE” (nominativa) distingue los siguientes productos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, MATERIAS DE EMBALAJE PLÁSTICOS, ENVOLTURAS DE PLÁSTICO, ETIQUETAS DE PLÁSTICO, BOLSAS DE BASURA DE PLÁSTICO, SACOS DE PLÁSTICO PARA EMBALAJE, PELÍCULA DE PLÁSTICO PARA ENVOLVER, LÁMINAS DE PLÁSTICO PARA EMBALAJE, ROLLOS DE PELÍCULA DE PLÁSTICO PARA EMBALAJE.

Por su parte, la marca opositora “NOVOLEN” (nominativa) distingue los siguientes productos y servicios: (i) En la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza: CATALIZADOR PARA USO EN LA ELABORACIÓN DE PLÁSTICOS, CAUCHOS Y POLÍMEROS; QUÍMICOS UTILIZADOS EN INDUSTRIA. (ii) En la clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza: SINTÉTICOS, CAUCHOS Y POLÍMEROS A BASE DE ALQUENO, A SABER, POLÍMEROS A BASE DE POLIPROPILENO, Y COMPOSICIONES SINTÉTICAS SIEMPRE Y CUANDO NO ESTÉN COMPRENDIDAS EN OTRAS CLASES PARA LA 26 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00327 00 Demandante: LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ELABORACIÓN DE PRODUCTOS SINTÉTICOS EN FORMA MOLDEADA O EXTRUIDOS, HOJAS PLÁSTICAS Y PELÍCULA Y FIBRA.

(iii) En la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza: SOPORTE TÉCNICO, SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ASESORÍA RELACIONADOS CON LA ELABORACIÓN DE SINTÉTICOS, CAUCHOS, POLÍMEROS Y CATALIZADORES. En vista de lo anterior, para esta Sala no concurre conexidad competitiva entre los productos y servicios que distinguen las marcas confrontadas en la medida que pertenecen a clases internacionales diferentes, así como también difieren en cuanto a su naturaleza y finalidad.

En tal sentido, se advierte que los productos que distingue la marca cuestionada responden a herramientas de plástico tales como bolsas o envolturas que se utilizan con la finalidad de cubrir, embalar, almacenar y/o transportar otros objetos, de manera que es razonable afirmar que se trata de bienes que han completado todas sus etapas de producción y se encuentran listos para poner a disposición de los consumidores, en otras palabras, aquellos son productos transformados.

Por su parte, los productos identificados con la marca opositora, por una parte, refieren a materiales de producción tales como cauchos, polímeros, químicos, composiciones sintéticas y películas de fibra que se utilizan en la elaboración de una gran variedad de productos a base de plástico, entre los que pueden estar o no incluidos los bienes que distingue la marca cuestionada, pues la cobertura del registro opositor no identifica de forma concreta cuales son los productos que se fabrican a partir de dichos materiales sino que incluye únicamente materias de transformación. Así mismo, los servicios que distingue la marca opositora se dirigen a 27 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00327 00 Demandante: LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co resolver problemas técnicos y de ingeniería que se presentan en la elaboración de los materiales de transformación tales como sintéticos, cauchos, polímeros y catalizadores.

En consecuencia, los productos y servicios confrontados ostentan una naturaleza y persiguen una finalidad diferente, en síntesis porque, en cuanto a la cuestionada se trata de productos transformados de plástico que funcionan para cubrir, embalar, almacenar y/o transportar otros objetos, es decir, con una finalidad de utilización promedio; mientras que los de la opositora son materiales de transformación con una finalidad netamente industrial para la elaboración de una gran variedad de bienes plásticos, que por demás, no están identificados de forma específica en la cobertura del registro marcario que los distingue.

En ese orden, se advierte que los productos y servicios no comparten canales de comercialización, pues las envolturas de plástico, bolsas de basura de plástico, sacos de plástico para embalaje, película de plástico para envolver, así como los rollos de película de plástico para embalaje, pueden encontrarse fácilmente en tiendas de barrio y otros pequeños comercios dedicados al expendio de artículos para el hogar, mientras tanto, las materias de transformación y los servicios de soporte técnico de la opositora se ofrecen generalmente en establecimientos especializados en la distribución de productos industriales.

Adicionalmente, la Sala observa que tampoco concurre una coincidencia en los canales de publicidad, en tanto que los productos de la cuestionada suelen publicitarse a través de televisión, volantes y vallas, mientras que no es usual la difusión de los productos y servicios de la opositora mediante dichos medios de telecomunicación, siendo más común encontrarlos únicamente en la red. 28 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00327 00 Demandante: LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por otra parte, se destaca una ausencia de relación en cuanto a los criterios de complementariedad e intercambiabilidad, pues el consumidor, al adquirir uno de los productos de la marca cuestionada, no advierte la necesidad de consumir los materiales de transformación así como tampoco de buscar los servicios de soporte técnico ofertados por la marca cuestionada, pues aquellos no resultan complementarios para la utilización de los primeros, como si sucedería, por ejemplo, si se tratara de herramientas corto punzantes que serían requeridas por el consumidor al momento de efectuar tareas de embalaje y envoltura con los bienes de la marca cuestionada.

Además, el consumidor no lograría elegir un producto o servicio en lugar de otro ante un aumento en los precios, pues resulta evidente que cada uno posee características, finalidades y una naturaleza diferente, de manera que no resultan intercambiables entre sí. En términos de razonabilidad, la Sala encuentra que entre los productos y servicios confrontados no es posible establecer una asociación en la mente del consumidor, en la medida que se trata de bienes que buscan satisfacer necesidades completamente diferentes, lo cual desvirtúa la posibilidad de que el consumidor medio presuma que existe una vinculación empresarial o comercial entre los titulares marcarios.

En consecuencia, para la Sala los consumidores no considerarían que los productos y servicios provienen del mismo empresario, en tanto que aquellos se encuentran dirigidos a un público diferente, que en el caso de “NOVALENE” marca cuestionada, se trata de un consumidor promedio en busca de satisfacer su necesidad de embalar, envolver o transportar artículos en bolsas y otras herramientas de plástico; mientras que para la opositora “NOVOLEN” serán especializados, esto es, clientes con un conocimiento más avanzado en cuanto a las características del producto 29 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00327 00 Demandante: LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y/o servicios, así como una necesidad industrial por la cual los adquieren.

En relación con los tipos de consumidores, la jurisprudencia andina ha reiterado que al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios22: “(i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.” De acuerdo con lo anterior, para esta Sala no concurren los criterios de conexidad competitiva, en la medida que los productos identificados con la marca cuestionada se dirigen a un sector de consumidores promedio, 22 43-IP-2021. 30 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00327 00 Demandante: LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co con un grado de atención mínimo, quien al adquirir bolsas de plástico como las de basura, películas de plásticos para envolver objetos y alimentos, y otras envolturas de plástico, no exigirá más que la información mínima de los productos así como tampoco propenderá por comparar u analizar de más la calidad de los mismos.

No así se advierte de los consumidores especializados de la marca opositora, respecto de quienes se presume con alto grado de certeza que adquirirá los materiales de transformación para elaborar otros productos a base de plástico, sintéticos y demás polímeros, así como también buscará apoyo técnico en la elaboración de dichos elementos, por lo que llegará a la elección con mayor información en cuanto a las características de los materiales, así como una percepción más exigente e instruida respecto de la marca que necesita.

En consecuencia, resulta improbable que, al coexistir las marcas en el mercado, se genere un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor, en la medida que cada una de ellas distinguen productos y servicios completamente diferentes, a lo cual se agrega que se dirigen a públicos distintos, por lo que aquellos no considerarán que se trata de la misma marca o que entre los empresarios existe una relación comercial.

Así las cosas, la Sala colige que la marca cuestionada “NOVALENE” (nominativa) para identificar productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, invocada por la actora, pues aun cuando las expresiones confrontadas encuentran similitudes ortográficas y fonéticas, no es menos cierto que las marcas identifican productos y servicios distintos, los cuales se dirigen a consumidores diferentes en cada caso, de manera que se desvirtúa la posibilidad de un riesgo de confusión y/o asociación en aquellos. 31 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00327 00 Demandante: LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo anterior, se impone negar las pretensiones de la demanda y se mantendrá incólume la presunción de legalidad de los actos administrativos acusados a través de los cuales se concedió la marca cuestionada, en la medida que se encontró que aquellos observaron las normas comunitarias aplicables al asunto y acertaron al considerar la viabilidad del registro como marca del signo “NOVALENE” (nominativa) para identificar productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

II.4.2. CONCLUSIÓN Así las cosas, el examen efectuado le permite concluir a la Sala que entre las marcas confrontadas no existen similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión y/o asociación en el consumidor, por lo tanto, se impone negar las pretensiones de nulidad de la demanda de la referencia. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda de la referencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente. 32 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00327 00 Demandante: LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.