11001032400020090056200 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintidós (2022) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00562-00 Referencia. Acción de nulidad relativa Actor: FRANKLIN LOUFRANI TESIS: LAS MARCAS “SMILEY” (NOMINATIVAS), OTORGADAS EN FAVOR DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO, MEDIANTE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ACUSADOS Y CUYA NULIDAD PRETENDE EL ACTOR A TRAVÉS DE LA DEMANDA DE LA REFERENCIA, POR CONSIDERAR QUE ERAN SIMILARMENTE CONFUNDIBLES CON SUS MARCAS MIXTAS “SMILEY”, “SMILEY”, “2” y “SMILEY & SMILEY”, SE ENCUENTRAN CADUCADAS.

POR TAL RAZÓN, RESULTA APLICABLE EL INCISO CUARTO, DEL ARTÍCULO 172, DE LA DECISIÓN 486. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por el señor FRANKLIN LOUFRANI, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 9848 y 9879 de 30 de abril de 2004, "Por la cual se decide una 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 486. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00562-00 Actor: FRANKLIN LOUFRANI Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co solicitud de registro de marca", 20947 y 20949 de 27 de agosto de 2004, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio3; y 23985 y 23988 de 27 de septiembre de 2004, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanadas del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. El actor en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes: 1º: Que el 26 de septiembre de 2003, la señora CLAUDIA PATRICIA JIMÉNEZ SALDARRIAGA presentó solicitudes de registro como marcas de los signos nominativos “SMILEY”, para distinguir productos comprendidos en las clases 244 y 255 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.6 Posteriormente, fueron cedidos al señor HARRY STEVENS QUINTERO TORO. 3 En adelante SIC. 4 El signo fue solicitado para identificar los siguientes productos: “[…] tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa. […]”. 5 El signo fue solicitado para identificar los siguientes productos: “[…] vestidos, calzado y sombrerería. […]”. 6 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00562-00 Actor: FRANKLIN LOUFRANI Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad JEANS FASHIONS S.A. presentó oposición contra los registros solicitados con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con la marca nominativa “SISLEY”, previamente registrada a su favor en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 3º: Que mediante resoluciones núms. 9848 y 9879 de 2004, la Jefe de la División de Signos Distintivos7 de la SIC, declaró infundada la oposición interpuesta y, en consecuencia, concedió los registros de las marcas nominativas “SMILEY”, en las Clases 24 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del señor HARRY STEVENS QUINTERO TORO, los cuales se encuentran hoy en cabeza de la sociedad INVER QUINTERO TORO LTDA. 4º: Que contra las citadas resoluciones la sociedad JEANS FASHIONS S.A. interpuso recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria.

Los primeros de ellos, a través de las resoluciones núms. 20947 y 20949 de 2004, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y los segundos, mediante las resoluciones núms. 23985 y 23988 de ese año, emanadas del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 7 Hoy Dirección de Signos Distintivos. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00562-00 Actor: FRANKLIN LOUFRANI Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literales a) y h), de la Decisión 486, por indebida aplicación, por cuanto pasó por alto que es titular de las marcas “SMILEY”, “SMILEY”, “2” y “SMILEY & SMILEY”, previamente registradas en las clases 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 8ª, 9ª, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

Adujo que no se pueden registrar como marcas los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente registrada, para identificar iguales productos o servicios o para los cuales su uso pueda causar un riesgo de asociación y/o confusión indirecta en el público consumidor. Agregó que los productos y servicios que distinguen las marcas enfrentadas, “SMILEY”, “SMILEY”, “2” y “SMILEY & SMILEY”, tienen conexión competitiva y no pueden coexistir en el mercado, máxime si se tiene en cuenta que las solicitadas pretenden identificar productos comprendidos en las clases 24 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00562-00 Actor: FRANKLIN LOUFRANI Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sostuvo que tiene derecho al uso exclusivo de la expresión “SMILEY”, en virtud del prestigio adquirido a nivel nacional e internacional, por lo que, a su juicio, el señor HARRY STEVENS QUINTERO TORO lo que pretende es aprovecharse del prestigio y la notoriedad de que gozan sus marcas en el mercado, causando confusión por asociación entre el público consumidor.

Indicó que la coexistencia de los signos en mención generaría una confusión indirecta en el público consumidor, puesto que podrían pensar que provienen del mismo productor comercial, obteniendo como resultado una desviación desleal de la clientela. Aseguró que las marcas “SMILEY”, “SMILEY”, “2” y “SMILEY & SMILEY”, deben ser protegidas para evitar el aprovechamiento injusto del prestigio adquirido o la dilución de su fuerza distintiva.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00562-00 Actor: FRANKLIN LOUFRANI Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adujo que el actor, en sede administrativa, no aportó prueba alguna de la notoriedad que ahora alega, es decir que no fue probada en el momento procesal pertinente.

Señaló que respecto a la mala fe en que incurrió el señor HARRY STEVENS QUINTERO TORO para obtener el registro de las marcas objeto de controversia, ello no se demostró dentro de la actuación surtida en sede administrativa. II.2. La sociedad INVER QUINTERO TORO LTDA., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó desestimar las pretensiones de la demanda.

Aseguró que no existe prueba alguna de la existencia de los registros marcarios de propiedad del actor, ni de su uso, por lo que no es dable concluir que existe realmente o no la similitud que se alega en el caso sub examine. Sostuvo que el actor olvidó señalar y demostrar en qué escenario son notoriamente conocidos las marcas de su propiedad e identificar qué productos y dentro de qué período de tiempo los signos podrían considerarse notoriamente conocidos. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00562-00 Actor: FRANKLIN LOUFRANI Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Indicó que la figura de una carita feliz “SMILEY” en la actualidad es utilizada por infinidad de personas de manera desprevenida y para todo tipo de actividades, sin que se requiere autorización alguna.

Por último, propuso las excepciones de prescripción y/o caducidad de la acción, por cuanto las marcas objeto de controversia fueron concedidas el 27 de septiembre de 2004 y la presente acción fue promovida el 29 de octubre de 2009, esto es, luego de los 5 años que establece el artículo 172 de la Decisión 486, para hacer uso de la acción de nulidad relativa.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. El MINISTERIO PÚBLICO solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Señaló que en el caso sub examine no se transgredió norma comunitaria alguna, pues los signos objeto de controversia no son confundibles, ni 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00562-00 Actor: FRANKLIN LOUFRANI Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tampoco generan el público consumidor un riesgo de confusión y/o asociación. IV.-2.

La sociedad INVER QUINTERO TORO LTDA., tercero con interés directo en las resultas del proceso, insistió que la figura de una carita feliz “SMILEY” es utilizada por infinidad de personas de manera desprevenida y para todo tipo de actividades, sin autorización de ninguna naturaleza, por lo que lo realizado por el señor HARRY STEVENS QUINTERO TORO fue aplicarlo a productos donde el mismo no era utilizado, por lo menos no en Colombia ni en ningún país del grupo andino. Señaló que frente a la alegada notoriedad de la marca “SMILEY”, tal situación debió ser probada en el momento procesal en que era oportuno, lo cual no ocurrió. IV.-3.

La SIC reiteró que el actor no probó, dentro del trámite administrativo, lo referente a la notoriedad de la marca “SMILEY”, de la cual indica ser titular; y que, además, no presentó oposición alguna ni los recursos pertinentes contra las solicitudes de registro objeto de controversia y las respectivas concesiones. IV.-4. El actor, en esta etapa procesal guardó silencio. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00562-00 Actor: FRANKLIN LOUFRANI Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó8: “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo cuya nulidad se solicita SMILEY (denominativo) es confundible con las marcas SMILEY (denominativa), SMILEY (mixta), 2 (mixta) y SMILEY & SMILEY  (mixta), es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a). sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 1.2.

Como se desprende de esta disposición, no es un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en 8 Proceso 66-IP-2020. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00562-00 Actor: FRANKLIN LOUFRANI Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.

Comparación entre signos denominativos. 2.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo cuya nulidad se ha requerido SMILEY (denominativo) con las marcas SMILEY (denominativa), SMILEY (mixta), 2 (mixta) y SMILEY & SMILEY  (mixta), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que ambos están 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00562-00 Actor: FRANKLIN LOUFRANI Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 2.3.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas: a). Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b).

Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.

Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c).

Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00562-00 Actor: FRANKLIN LOUFRANI Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d).

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e). Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4.

En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo SMILEY (denominativo) con las marcas SMILEY (denominativa), SMILEY (mixta), 2 (mixta) y SMILEY & SMILEY. 3.

Comparación entre signos mixtos y denominativos 3.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo SMILEY (denominativo) con las marcas SMILEY (denominativa), SMILEY (mixta), 2 (mixta) y SMILEY & SMILEY  (mixta), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denomiantivos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 3.5.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico a). Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b).

Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos desarrollados en el párrafo 2.3 del presente acápite. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00562-00 Actor: FRANKLIN LOUFRANI Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] 4.

La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro. 4.1. Como en el proceso interno se argumentó que la marca SMILEY (denominativo) de FRANKLIN LOUFRANI sería notoria, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.

Definición […] de la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países miembros. c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y su uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada. […] En relación con los diferentes riesgos en el mercado […] Prueba de la notoriedad […] La notoriedad del signo solicitado a registro […] La cancelación por falta de uso y la prueba del uso tratándose de marcas renombradas y notorias […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La Sala debe, en primer término, pronunciarse sobre la excepción de caducidad propuesta por el tercero con interés directo en las resultas del proceso. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00562-00 Actor: FRANKLIN LOUFRANI Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La sociedad INVER QUINTERO TORO LTDA., propuso la excepción de caducidad de la acción, por cuanto, a su juicio, las marcas objeto de controversia fueron concedidas el 27 de septiembre de 2004 y, la presente acción fue promovida el 29 de octubre de 2009, esto es, luego de los 5 años previstos en el artículo 172 de la Decisión 486, para hacer uso de la acción de nulidad relativa.

Al respecto, cabe precisar que comoquiera que los actos acusados CONCEDEN unos registros marcarios, son enjuiciables mediante la acción de nulidad relativa9, de conformidad con el artículo 17210 de la Decisión 486. En el presente caso, la causal alegada por el demandante es de nulidad relativa y conforme al citado artículo 172 tiene un término de prescripción de cinco (5) años, contado a partir de la concesión de los registros marcarios, término este que no se cumple si se tiene en cuenta que los actos administrativos mediante los cuales se agotó la vía gubernativa, esto es, las resoluciones núms. 23985 y 23988 de 27 9 Relativa o absoluta. 10 “[…] Artículo 172- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]” (Destacado fuera de texto). 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00562-00 Actor: FRANKLIN LOUFRANI Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de septiembre de 2004, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, a través de las cuales se concedieron los registros de las marcas nominativas “SMILEY”, fueron notificadas mediante edictos fijados el 15 de octubre de 2004 y desfijados el 29 de ese mes y año11 y la demanda se presentó el 28 de septiembre de 200912.

Por lo tanto, no prospera la excepción de caducidad propuesta por el tercero con interés directo en las resultas del proceso. Precisado lo anterior, se tiene que la SIC, mediante las resoluciones núms. 9848 y 9879 de 30 de abril de 2004, concedió los registros de las marcas nominativas “SMILEY”, al señor HARRY STEVENS QUINTERO TORO, hoy sociedad INVER QUINTERO TORO LTDA., para amparar los siguientes productos de las clases 24 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente: “[…] tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa […] y […] vestidos, calzado y sombrerería […]”.

Al respecto, el demandante alegó que la SIC al conceder el registro de los signos “SMILEY”, para distinguir productos en las clases 24 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, no tuvo en cuenta la existencia 11 Folios 122 y 200 del expediente. 12 Folio 29 del expediente. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00562-00 Actor: FRANKLIN LOUFRANI Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co previa de las marcas “SMILEY”, “SMILEY”, “2” y “SMILEY & SMILEY”, registradas a su favor, en las clases 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 8ª, 9ª, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41 y 42, ibidem.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 136, literales a) y h), 224, 228 y 23013, de la Decisión 486 “[…] por ser pertinente […]”. El texto de las normas aludidas es la siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”. […] Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. […] 13 Los artículos 224, 228 y 230, fueron interpretados de oficio por el Tribunal. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00562-00 Actor: FRANKLIN LOUFRANI Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. […] Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores. […]”. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00562-00 Actor: FRANKLIN LOUFRANI Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sería del caso entrar a efectuar el análisis de registrabilidad.

Sin embargo, consultado el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada14, se advierte que las marcas nominativas “SMILEY”, identificadas con los certificados de registro núms. 319136 y 291479, -otorgadas en favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, esto es, el señor HARRY STEVENS QUINTERO TORO15-, mediante los actos administrativos acusados, cuya nulidad pretende el actor a través de la demanda de la referencia, por considerar que eran similarmente confundibles con sus marcas mixtas “SMILEY”, “SMILEY”, “2” y “SMILEY & SMILEY”, previamente registradas-, se encuentran caducadas.

En efecto, los mencionados registros estuvieron vigentes hasta el 30 de abril de 2014, sin que hayan sido renovados, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada, por lo que estarían caducados a la luz del artículo 174 de la Decisión 486, el cual señala: “[…] Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de 14 www.sipi.sic.gov.co, consultado el 23 de agosto de 2022 en la página de la SIC de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley 1564 de 2012 y en el Memorando de Entendimiento, suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020. 15 Dichos registros hoy en día están en cabeza de la sociedad INVER QUINTERO TORO LTDA. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00562-00 Actor: FRANKLIN LOUFRANI Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decisión […]”.

Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y, por lo tanto, pierde vigencia. Sobre el particular, el Tribunal en Interpretación Prejudicial 79-IP- 2015, sostuvo lo siguiente: “[…]El artículo 174 de la Decisión 486 se refiere a la caducidad de un registro; según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro del término legal establecido para el efecto, según así lo determina el artículo 153 de la misma Decisión o, cuando no se pagaren las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mismo artículo.

El registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión. Seis meses antes de la expiración de dicho plazo, el titular de la marca, si desea mantener el registro en vigencia, deberá necesariamente solicitar su renovación. Sin embargo, según el artículo 153 de la Decisión 486, si el titular no la solicita dentro de dicho plazo, el registro permanece en vigencia, incluso seis meses después de su vencimiento.

Dentro de este tiempo el interesado podrá solicitar la renovación, siempre y cuando acompañe el comprobante de haber pagado las tasas correspondientes, si así lo dispone la legislación del País Miembro respectivo. De conformidad con lo expresado, la caducidad por falta de renovación del registro de la marca sólo se produce, en realidad, seis meses después de su vencimiento. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00562-00 Actor: FRANKLIN LOUFRANI Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Este Tribunal ha señalado que la concesión de la renovación dependerá sólo de la formulación en tiempo hábil de la solicitud ante la autoridad competente y de la legitimación del peticionante.

La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda únicamente una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquella habrá de limitarse a tales productos o servicios (artículo 153).11 La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática.

Independientemente de cuál haya sido la causa que originó la extinción de ese derecho, el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro. Sin embargo, la situación jurídica en que éste se encuentra a partir de la caducidad, presenta una connotación distinta según que el registro haya caducado por una u otra de las causales señaladas en el artículo 174 citado.

Si aquella se produjo por falta de renovación y, el antiguo titular solicita el nuevo registro dentro de los seis meses posteriores al periodo de gracia dispuesto en el artículo 153, adquiere la prerrogativa consistente en que contra dicha solicitud “no procederán oposiciones con base en el registro de terceros que hubieren coexistido con la marca solicitada”.

En cambio, si la caducidad se produjo pasado el periodo de gracia y/o en virtud de la falta de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna, pudiendo presentar nueva solicitud de registro, pero sujeta a recibir el mismo tratamiento que se daría a la solicitud de cualquier otra persona.

A este respecto y, precisando los efectos que en último término produce la caducidad del registro ha dicho el Tribunal: “El registro caducado, deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar la marca ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro […]”. Así las cosas, se encuentra acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de las marcas nominativas 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00562-00 Actor: FRANKLIN LOUFRANI Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “SMILEY”, por cuanto las mismas caducaron al no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. En virtud de lo anterior, y en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, mediante auto de 23 de agosto de 2022, se les puso de presente lo siguiente: “[…] Llegada la oportunidad procesal de decidir en única instancia el presente proceso, se advierte que las marcas nominativas “SMILEY”, identificadas con los certificados de registro núms. 319136 y 291479, -otorgadas en favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, esto es, la señora CLAUDIA PATRICIA JIMÉNEZ SALDARRIAGA, con base en la cual el actor promovió la demanda de la referencia, por considerar que eran similarmente confundibles con las marcas mixtas “SMILEY”, “SMILEY”, “2” y “SMILEY & SMILEY”, previamente registradas a su favor-, se encuentran caducadas, a la luz del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que los mencionados registros estuvieron vigentes hasta el 30 de abril de 2014, sin que hayan sido renovados, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI- de la entidad demandada.

Comoquiera que dicha información no obra en el expediente y que sin lugar a dudas incidirá en la resolución del asunto, la Sala dispone que, por Secretaría, se descargue del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la Superintendencia de Industria y Comercio16, los reportes correspondientes sobre el estado actual de los registros marcarios núms. 319136 y 291479, a cuya página se puede acceder directamente, en virtud del Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020.

Efectuado lo anterior, se incorporará al expediente y, en consecuencia, se dará traslado a las partes, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto, si a bien lo tienen. […]”. 16 En adelante SIC 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00562-00 Actor: FRANKLIN LOUFRANI Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La Sala destaca que aun cuando el traslado ordenado efectivamente se llevó a cabo, las partes y demás sujetos procesales guardaron silencio.

De lo expuesto, la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación habilita al juez para dar aplicación a lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172, de la Decisión 486 de 2000, que prevé: “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

(Resaltado fuera de texto) Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales al momento de resolver la demanda la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, impide al juez que conozca de la acción pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00562-00 Actor: FRANKLIN LOUFRANI Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre la prohibición de declarar la nulidad de un registro por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, la Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia de 24 de enero de 200817, citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 05- IP-2006 de 14 de junio de 2006, dispuso: “[…] El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente […]”.

Y explicó que “[…] la disposición prohíbe la declaratoria de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”.

Además, el Tribunal, respecto del deber que tiene el juez de verificar la configuración del supuesto de hecho previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, ha señalado: “[…] -. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2013. Decisión de 25 de abril de 2013. 17 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de enero de 2008;

C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; número único de radicación 2002-00442-01. Reiterado en sentencia de 26 de junio de 2020, número único de radicación 2012-00295-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00562-00 Actor: FRANKLIN LOUFRANI Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar. -.Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 95-IP-2013. Decisión de 11 de septiembre de 2013. “Causales de irregistrabildad que hayan dejado de existir al momento de realizarse el examen de registrabilidad (…) «Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar.

Es decir, el juez consultante, al momento de realizar el correspondiente cotejo entre los signos en conflicto, necesariamente deberá tomar en cuenta y deberá analizar si las causales argumentadas para negar el registro se encuentran vigentes o si por el contrario dichas causales hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse el proceso”. -.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 183-IP-2013. Decisión de 8 de octubre de 2013. ANÁLISIS DE CAUSALES QUE HUBIESEN DEJADO DE EXISTIR AL MOMENTO DE REALIZAR UN EXAMEN DE REGISTRABILIDAD. Tomando en cuenta que la sociedad GAS JEANS S.A.S. (antes GAS EVOLUTION JEANS LTDA.) representada por el señor JAMAL MUSTAFA BASHIR, en su contestación a la demanda expresó que 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00562-00 Actor: FRANKLIN LOUFRANI Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “(…) ya enterados de los registros de la marca comercial BLUE JEANS GAS (M) de la sociedad GROTTO S.P.A. en Bolivia y Perú, iniciamos los correspondientes procesos de cancelación por el no uso de dicha marca en estos países los que concluyeron con la cancelación de los mismos y el otorgamiento de los registros a favor de nuestro cliente la sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA. (…)”; el Tribunal estima adecuado hacer referencia dicho tema.

Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar.

(Resaltado fuera de texto.) Como se observa, el Tribunal ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo. Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio del actor, hace nulo los actos administrativos demandados, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane, lo cual evitaría un desgaste jurisdiccional. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00562-00 Actor: FRANKLIN LOUFRANI Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, es importante destacar que dicha disposición resulta aplicable a las acciones de nulidad relativa promovidas contra los actos administrativos que conceden un registro de marca, como ocurre en el presente caso, pues el actor pretende la nulidad de las resoluciones núms. 9848 y 9879, 20947 y 20949, 23985 y 23988 de 2004, mediante las cuales se concedieron los registros de las marcas nominativas “SMILEY”, a favor del señor HARRY STEVENS QUINTERO TORO18, tercero con interés directo en las resultas del proceso.

En ese orden de ideas, las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando la marca del tercero, de la cual busca su protección, ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada. Así lo ha señalado la Sala, entre otras, en sentencia de 21 de febrero de 201919, en la que se indicó, con fundamento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: “[…] 8.

La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo; sin embargo, al expedir el fallo correspondiente se debe atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico, la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, 18 Dichos registros luego fueron transferidos a la sociedad INVER QUINTERO TORO LTDA. 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de febrero de 2019, número único de radicación 2009-00622-00, C.P. Oswaldo Giraldo López. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00562-00 Actor: FRANKLIN LOUFRANI Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o por cualquier hecho similar […]”.

(Destacado fuera de texto). También se advierte en la citada sentencia, que como la acción de nulidad relativa comporta un claro interés particular, en atención a que es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce derechos subjetivos de terceros, resulta evidente que cuando estos derechos dejan de existir, de igual manera desaparece el interés del actor en que se profiera una decisión que los proteja.

En otras palabras, la existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la caducidad de un registro marcario, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido a la jurisdicción, que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, en consecuencia, no haya lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad, comoquiera que ya no existe en cabeza del demandante un derecho subjetivo que pueda ser afectado con los registros marcarios cuestionados y deba ser protegido, sin que ello implique el decaimiento de los actos administrativos que otorgaron las marcas en cuestión. Además, cabe resaltar que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, basta con que se verifique la inexistencia de la 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00562-00 Actor: FRANKLIN LOUFRANI Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia. Así pues, en el caso bajo examen, como ya se dijo, las marcas nominativas “SMILEY”, otorgadas a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, se encuentran caducadas, lo que impide a la Sala hacer pronunciamiento alguno frente a la nulidad de dichos signos en relación con las marcas mixtas previamente registradas ““SMILEY”, “SMILEY”, “2” y “SMILEY & SMILEY”, del actor, habida cuenta que al momento de resolverse esta acción ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada en la demanda.

Frente a este asunto y en relación con la aplicación del inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que al momento de resolver la demanda haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00562-00 Actor: FRANKLIN LOUFRANI Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co como sustento de ésta, la Sección en sentencia de 21 de febrero de 201920, consideró lo siguiente: “[…] Así las cosas, cuando se promueve una demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa, es claro que existe un interés subjetivo del demandante que pretende sea protegido, el cual se encuentra representado en el derecho que ostenta sobre un registro marcario cuya integridad encuentra vulnerada ante la existencia de otro registro que considera es confundible con el suyo.

En esta acción en consecuencia el demandante se cree lesionado en un derecho amparado en una norma jurídica y solicita la nulidad del acto administrativo que estima vulnera sus derechos, en orden a que éstos le sean restablecidos. La Sala se referirá entonces a la norma contenida en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, a partir de esta comprensión sobre la naturaleza y finalidad de la acción de nulidad relativa. […] Esta norma impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que resuelva la demanda, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta.

Sobre esta regla, es pertinente hacer las siguientes anotaciones: (i) Es una regla especial, contenida en una norma supranacional, que constituye una excepción al principio general según el cual la legalidad de un acto administrativo se determina a la luz de las circunstancias de hecho y de derecho que le sirvieron de fundamento o existentes al momento de su expedición. Como excepción, es de interpretación restrictiva, y se aplica únicamente atendiendo a la naturaleza y finalidad sui generis de la acción de nulidad relativa.

(ii) Es aplicable en las acciones de nulidad relativa incoadas contra el acto administrativo que concede el registro de una marca, el cual no podrá ser anulado si se dan las circunstancias previstas en la norma. […] 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de febrero de 2019, número único de radicación 2009-00622-00 C.P. Oswaldo Giraldo López. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00562-00 Actor: FRANKLIN LOUFRANI Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (iii) La causal de nulidad invocada deja de ser aplicable, en relación con las acciones de nulidad relativa, por ejemplo si la marca del tercero que invoca la protección de su derecho ha sido cancelada por no uso, o se ha procedido a su caducidad, o ha sido anulada, tal y como lo expuso el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación judicial proferida para este asunto.

(iv) Las causales de nulidad invocadas en la demanda deben dejar de ser aplicables al momento de resolverse la acción, es decir, cuando se profiere la sentencia, y no cuando se decide la actuación administrativa. (v) Como la acción de nulidad relativa comporta un claro interés particular, en consideración a que es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce derechos subjetivos de terceros, es claro que cuando éstos derechos dejan de existir, igualmente desaparece el interés del demandante en que se profiera una decisión que los proteja.

En este orden, la existencia de cualquiera de las situaciones que implican que deje de ser aplicable una causal de nulidad relativa, como sería la cancelación por no uso de una marca, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido ante la jurisdicción, que la demanda incoada con fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, en consecuencia, no haya lugar emitir un pronunciamiento de nulidad, como quiera que ya no existe en cabeza del demandante un derecho subjetivo que pueda ser afectado con el registro marcario cuestionado y que deba ser protegido.

(vi) La configuración de alguna de las situaciones que hacen inaplicable la causal de nulidad (cancelación por no uso o nulidad de la marca, etc.) no implica que haya decaído el acto administrativo que confirió el registro de una marca por no estimarla confundible con una marca previa (luego cancelada o anulada), pues precisamente la decisión de concederse la marca objeto de demanda se adoptó al considerarse que los registros marcarios existentes no impedían su registro[…] Esta circunstancia pone de relieve que no es posible declarar la nulidad del registro acusado, que se estimaba confundible con la marca atrás mencionada, como quiera que al momento de resolverse esta acción ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada en la demanda.

En efecto, al ser cancelada por no uso la marca concedida a la sociedad J. MARBES CARRILLO LTDA., es claro que no es titular del derecho subjetivo 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00562-00 Actor: FRANKLIN LOUFRANI Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co por cuya protección se acudió ante esta jurisdicción y, por ende, la demanda que fundamentaba en la existencia del mismo, carece actualmente de sustento.[…]” (Destacado fuera de texto).

Y, posteriormente, en sentencia de 26 de junio de 202021, la Sala reiteró dicha posición, así: “[…] 58. Considerando lo expuesto y atendiendo a que; i) en el presente caso nos encontramos ante una acción de nulidad relativa; y ii) la marca mixta opositora KINDER HUEVO CON SORPRESA, con registro núm. 212548, que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, caducó el 24 de julio de 2018, como consta en el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada; la Sala considera que, reiterando la jurisprudencia de la Sección en relación a la aplicación de la regla establecida en el inciso 2.° del artículo 172 de la Decisión 486, no hay lugar a efectuar el cotejo marcario frente a esta marca, comoquiera que, a la fecha, al momento de resolver sobre la presente acción de nulidad relativa, la marca objeto de oposición en la que se fundamentaría la aplicación de la causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal a), no se encuentra vigente. 59.

Así, debido a la caducidad de la marca opositora, la causal de nulidad invocada deja de ser aplicable al presente caso. Por ende, la Sala reitera que, de conformidad con la norma citada supra, no puede ser usada como fundamento para la pretendida cancelación del registro de la marca mixta KINDY […]” (Destacado fuera de texto). Así pues, en el caso concreto se configuró el supuesto de hecho establecido en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, en tanto que la causal de nulidad invocada dejó de aplicarse al haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad del registro de las marcas nominativas “SMILEY”, por lo cual la Sala declarará la consecuencia 21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de junio de 2020, número único de radicación 2012-00295-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00562-00 Actor: FRANKLIN LOUFRANI Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co jurídica allí prevista y, por ende, pondrá fin el proceso, conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Cabe resaltar que en el caso bajo examen resulta indiferente cuál de las marcas objeto del cotejo marcario perdió vigencia porque, se reitera, cualquiera de los dos eventos hace que la supuesta transgresión de los derechos de la demandante desaparezca y, con ella, el motivo de la controversia judicial.

Por último, se reconocerá personería al doctor RAMÓN FRANCISCO CÁRDENAS RAMÍREZ como apoderado de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y documentos anexos obrantes en el índice 111 del expediente digital agregado al sistema SAMAI. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de caducidad propuesta por el tercero con interés directo en las resultas del proceso. 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00562-00 Actor: FRANKLIN LOUFRANI Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEGUNDO: DECLARAR que se configura lo previsto en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: TENER al doctor RAMÓN FRANCISCO CÁRDENAS RAMÍREZ como apoderado de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y documentos anexos obrantes en el índice 111 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.

QUINTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 16 de septiembre de 2022. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00562-00 Actor: FRANKLIN LOUFRANI Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.