Radicado: 11001 03 24 000 2010 00114 00 Demandante: Laboratorios Bussie S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) Referencia: NULIDAD RELATIVA Radicación: 11001 03 24 000 2010 00114 00 Demandante: LABORATORIOS BUSSIE S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tercero interesado: APOLO FARMA LTDA Tercero interesado: LABORATORIOS LA SANTE Tema: Aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión sobre la anulación de un registro, cuando al momento de resolver el litigio ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda, que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que trata el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (en adelante CCA), fue promovida por la sociedad Laboratorios Bussie S.A., en contra de las siguientes resoluciones: i) número 27359 de 29 de mayo de 2009, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por Laboratorios Bussie Radicado: 11001 03 24 000 2010 00114 00 Demandante: Laboratorios Bussie S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 S.A., y se negó el registro de la marca «OTC-VET», solicitada por la sociedad Apolo Farma LTDA, ii) número 33407 de junio 30 de 2009, por medio de la cual se confirmó la resolución número 27359 de mayo 29 de 2009 y, iii) número 44416 de 31 de agosto de 2009, mediante la cual se revocó el artículo segundo de la resolución número 27359 de 29 de mayo de 2009, y en su lugar, se concedió el registro de la marca «OTC-VET» (nominativa) para distinguir los productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Apolo Farma LTDA, dictadas por la SIC.

I.

ANTECEDENTES 1.1. La demanda La sociedad Laboratorios Bussie S.A. formuló las siguientes pretensiones: “[…] solicito se declare la nulidad de las resoluciones No. 27359 de fecha 29 de mayo de 2009, la resolución No. 33407 de 30 de junio de 2009 y resolución No. 44416 de fecha 31 de agosto de 2009 y sea revocada resolución que concede el derecho a usar de manera exclusiva la marca «OTC-VET» para distinguir productos de la clase 5.

Adicionalmente solicito que la sentencia sea publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial […]” 1.2. Fundamentos de hecho Los principales hechos de la demanda, en síntesis, son los siguientes: 1.2.1 El 10 de octubre de 2008 la sociedad APOLO FARMA LTDA solicitó el registro de la marca «OTC-VET» para distinguir productos de la clase 5, solicitud que fue tramitada bajo el expediente número 08-108682 ante la Superintendencia de Industria y Comercio. 1.2.2.

La sociedad LABORATORIOS BUSSIE S.A. es titular del registro de marca «OTIVET», para distinguir productos de la clase 5 y en la Radicado: 11001 03 24 000 2010 00114 00 Demandante: Laboratorios Bussie S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 oportunidad procesal correspondiente, presentó oposición a la marca solicitada por APOLO FARMA LTDA «OTC-VET», con fundamento en su distintivo «OTIVET», pues ambas marcas se registraron para distinguir productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.2.3 La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante resolución número 27359 de 29 de mayo de 2009, declaró infundada la oposición presentada por la aquí demandante, pese a lo cual negó la concesión de la marca «OTC-VET» solicitada por la sociedad APOLO FARMA LTDA, tras considerar que entre la marca «LINEA OTC LA SANTE», de titularidad de la sociedad LABORATORIOS LA SANTE, y aquella, existían elementos gráficos, fonéticos e ideológicos comunes suficientes para inducir a error al público consumidor. 1.2.4 La sociedad APOLO FARMA LTDA quien obra como tercero con interés en el presente proceso interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación contra la decisión contenida en anterior resolución. 1.2.5 Mediante la resolución núm. 33407 de 30 de junio de 2009, la SIC resolvió el recurso de reposición confirmando la decisión contenida en la resolución 27359 de 29 de mayo de 2009.

Y posteriormente, mediante resolución 44416 de 31 de agosto de 2009, la SIC resolvió el recurso de apelación presentado, revocando las anteriores decisiones por cuanto consideró que no existía confusión entre las marcas «LÍNEA OTC LA SANTE» de LABORATORIOS LA SANTE y la solicitada por APOLO FARMA LTDA, y procedió a otorgar la concesión del registro de la marca «OTC- VET» en favor de esta última, para distinguir productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Radicado: 11001 03 24 000 2010 00114 00 Demandante: Laboratorios Bussie S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La parte actora manifestó que los actos acusados desconocen el contenido del literal e) del artículo 135, del literal a) del artículo 136, y del literal d) del artículo 155, todos de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En relación con la normatividad relacionada la parte actora explicó que i) la SIC no tuvo en cuenta la jurisprudencia sobre los análisis y cotejos entre las marcas objeto de estudio que, para el actor, son confundibles, y que al tratarse de medicamentos se involucra la vida y la integridad física de las personas, aspecto que exige una mayor responsabilidad en el campo del estudio de la confundibilidad, ii) la SIC concedió un registro de marca conformado por dos expresiones de uso común para distinguir productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: OTC (over the counter), y VET prefijo de indicación de veterinario y, iii) las marcas son confundibles en su aspecto fonético y gráfico, puesto que las marcas «OTC-VET» de APOLO FARMA LTDA y la previamente registrada «OTIVET» de LABORATORIOS BUSSIE S.A. II.

TRÁMITE DEL PROCESO 2.1. Mediante auto de 27 de julio de 20101, el entonces Magistrado sustanciador admitió la demanda y ordenó la notificación y el traslado correspondientes a la entidad accionada para que contestara, propusiera excepciones y aportara y/o solicitara la práctica de las pruebas. Igualmente ordenó la notificación a las sociedades Apolo Farma LTDA y Laboratorios La Sante S.A., y al Ministerio Público. 1 Obrante a folios 42 y 43 del expediente físico.

Radicado: 11001 03 24 000 2010 00114 00 Demandante: Laboratorios Bussie S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 2.2. De las contestaciones de la demanda 2.2.1. En su escrito de contestación, el apoderado judicial de la SIC2 sostuvo por una parte que, desde el punto de vista ortográfico, el conjunto del signo concedido «OTC-VET» (nominativa) está compuesto en su estructura gramatical por dos expresiones, «OTC y VET», las cuales se encuentran separadas por un guion, mientras que el signo opositor «OTIVET» (nominativa) contiene una sola expresión y, por otra que en el aspecto ideológico, los signos enfrentados comparten dentro de su conjunto la partícula VET, expresión de uso común, que puede ser utilizada por cualquier empresario, y que evoca la idea de un producto para uso veterinario, y por ende la naturaleza de su composición, el signo concedido resultó lo suficiente distintivo frente a la marca opositora, lo que permite que el consumidor identifique la procedencia y origen empresarial de los productos en el mercado sin causar riesgo de confusión. Concluyó la SIC proponiendo la excepción de caducidad de la acción en el entendido que la demanda fue interpuesta con posterioridad a los 4 meses siguientes a la fecha de notificación del acto acusado. 2.2.2.

La sociedad Apolo Farma LTDA contestó la demanda3 solicitando que se nieguen las pretensiones, y afirmando que entre los signos comparados existen innumerables diferencias entre los elementos ortográficos que los conforman. A su juicio, la constitución misma de los signos y las letras que las conforman crean entre uno y otro signo características muy especiales que los hacen a primera vista inconfundibles. 2 Obrante a folios 80 al 93 del expediente físico. 3 Obrante a folios 64 a 76 del expediente físico.

Radicado: 11001 03 24 000 2010 00114 00 Demandante: Laboratorios Bussie S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 Concluyó señalando que la marca opositora tiene un significado claro, en el entendido que la primera sílaba OTI hace referencia al sito de aplicación ótica, que indica que se empleará para una afección del oído, y la VET en la segunda silaba que alude al campo de los veterinarios y por ende sería absurdo pensar que los veterinarios o zootecnistas, los farmaceutas y los consumidores, no están en capacidad de diferenciar entre los signos. III.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 3.1. Mediante auto de 24 de mayo de 2016 se corrió traslado a las partes para que, en el término de diez días, presentaran sus alegatos de conclusión, y al Ministerio Público para que, si a bien lo tenía, presentara concepto. 3.2. La SIC4 reiteró los argumentos expuestos en la contestación, explicando lo relativo a la legalidad de los actos demandados y el estudio de cotejo marcario aplicado al caso. 3.3.

En igual sentido, la sociedad Apolo Farma LTDA5 insistió en los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, para lo cual se apoyó en las consideraciones emitidas por el Tribunal Andino de Justicia. 3.4. La parte actora y el Ministerio Público no intervinieron en esta etapa del proceso. 4 Obrante a folios 148 al 159 del expediente físico. 5 Obrante a folios 164 a 169 del expediente físico.

Radicado: 11001 03 24 000 2010 00114 00 Demandante: Laboratorios Bussie S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 IV. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 271-IP-015.

V. ACTUACIÓN POSTERIOR Por auto de 2 de marzo de 2021, el Magistrado sustanciador ordenó que, por Secretaria, se descargara el reporte correspondiente al estado actual del certificado de registro correspondiente a la marca OTC-VET, de propiedad de la sociedad Apolo Farma Ltda, a partir de lo cual se encontró que ésta caducó por falta de renovación desde el 31 de agosto de 2019.

De este reporte se corrió traslado a las partes entre el 9 y el 13 de abril de 2021, sin que ninguna de ellas hubiere hecho alguna manifestación6. VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA 6.1. Competencia De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 20197, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. 6 Anotaciones números 59 y 65 del expediente digital disponible en el aplicativo SAMAI. 7 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

Radicado: 11001 03 24 000 2010 00114 00 Demandante: Laboratorios Bussie S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 6.2. Cuestiones previas 6.2.1. Adecuación de la acción presentada Considerando que lo que se pretende con la interposición de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contenida en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo es la nulidad de actos administrativos de contenido particular y el restablecimiento de un derecho subjetivo, es conveniente, conforme a lo establecido en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, adecuar el caso sub examine a la acción de nulidad relativa prevista para la nulidad de un registro marcario que se aduce fue concedido con infracción a lo dispuesto en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, toda vez que se configuran en el caso concreto los supuestos normativos requeridos para efectuar tal adecuación. 6.2.2.

Excepción de caducidad En el presente caso se advierte que la acción ejercida se apoyaría entonces simultáneamente en las posibilidades previstas en los incisos 1º y 2º del referido artículo 172, por lo tanto para esta Sección no son de recibo los argumentos presentados por la autoridad accionada, que en su contestación propuso el medio exceptivo de caducidad.

Ello por cuanto, tal como lo prevé el segundo inciso del citado artículo esta acción solo prescribe una vez transcurridos cinco (5) años contados desde la fecha de concesión del registro que se impugna, tiempo que claramente no había transcurrido para la fecha en que se presentó la demanda que ahora se decide. Así las cosas, es claro que la acción ejercida no había caducado. 6.3.

Aplicabilidad de las causales de nulidad invocadas y el supuesto del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. Radicado: 11001 03 24 000 2010 00114 00 Demandante: Laboratorios Bussie S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 Ahora bien, aunque en este punto sería procedente efectuar el análisis de legalidad de los actos administrativos de concesión marcaria conforme a las causales de irregistrabilidad en las que supuestamente incurre la marca, para lo cual se realizaría el análisis de confundibilidad entre los signos en cuestión, lo cierto es que la marca «OTC-VET» (nominativa) identificada con el registro marcario 387658, otorgada a favor de la sociedad Apolo Farma LTDA, quien obra como tercero con interés en el presente proceso y cuya eventual nulidad se solicitó en este proceso, caducó por falta de renovación. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente desde el 31 de agosto de 2009 y hasta el 31 de agosto de 2019, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial SIPI8 de la entidad demandada, así: 8 Índice 63 del Sistema de Gestión Documental SAMAI Radicado: 11001 03 24 000 2010 00114 00 Demandante: Laboratorios Bussie S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 Acorde con lo anterior en el caso bajo estudio se encuentra acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca «OTC-VET» (nominativa), cuya nulidad se solicitó en la presente demanda, la cual, como ya se explicó supra, caducó por no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. En ese orden la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación de una de las marcas en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, norma que dispone lo siguiente: «Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]» (destaca la Sala).

Ahora, bajo estos supuestos, y recordando que la acción ejercida en este caso es la de nulidad relativa, resulta aplicable al presente caso lo dicho por esta Sección en fallo de 18 de febrero de 2021, en el que se precisó que cuando la acción de nulidad marcaria que se estudia comporta un claro interés particular, por haber sido promovida frente al acto que ha concedido un registro marcario que desconoce derechos subjetivos de terceros, cuando tales derechos pierden vigencia desaparece también el interés de la actora en que se profiera una decisión que los proteja.

Radicado: 11001 03 24 000 2010 00114 00 Demandante: Laboratorios Bussie S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11 En años recientes, la Sección Primera ha emitido varias providencias de este tipo, al encontrar, al momento de proferir su decisión, que la(s) causal(es) invocadas han devenido inaplicables, al producirse un cambio sobreviniente que afecta al registro cuya nulidad se pretendía o a aquel(los) con los que se compara, en vista de su eventual confusión. En particular, la Sección uniformemente ha señalado que las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando una de las marcas confrontadas ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada.

De conformidad con la norma comunitaria transcrita, es claro que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del registro marcario.

Ahora, es así mismo evidente que el juez a cargo de un proceso de esta naturaleza tiene el deber de verificar la posible configuración del supuesto de hecho previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo, según lo ha precisado repetidamente el Tribunal Andino de Justicia. En esa línea, y como ya se dijo, en el caso bajo examen, se verificó que el registro de la marca «OTC-VET» (nominativa), cuyo titular es la sociedad Apolo Farma LTDA, y cuya nulidad se solicitó en este proceso se encuentra caducado por falta de renovación, circunstancia que fue puesta en conocimiento de las partes, sin que ninguna de ellas hubiere hecho manifestación alguna.

En ese orden de ideas, conforme a lo expuesto, se impone dar por terminado el presente proceso, al configurarse el supuesto previsto en el Radicado: 11001 03 24 000 2010 00114 00 Demandante: Laboratorios Bussie S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12 inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, como quiera que al momento de resolverse esta acción han dejado de ser aplicables las causales de nulidad invocadas en el libelo de la demanda, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 6.4.

Reconocimiento de personería Mediante memorial radicado el 16 de junio de 2016, la Superintendencia de Industria y comercio presentó alegatos de conclusión. Con ese mismo escrito se allegó poder en virtud del cual facultó al abogado Ramón Francisco Cárdenas Ramírez para representar los intereses de dicha autoridad dentro del proceso de la referencia. En consecuencia, la Sala reconocerá personería al abogado Francisco Cárdenas Ramírez como apoderado judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en los términos y para los fines del poder a él conferido, obrante a folio 160 del expediente físico de la referencia. Con lo anterior, entiéndanse terminadas las facultades reconocidas a la abogada Blanca Liliana López Sanabria, reconocida como apoderada judicial de la parte demandada mediante auto de 26 de marzo de 2012.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA:

PRIMERO: ADECUAR la presenta demanda a la acción de nulidad relativa establecida en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. Radicado: 11001 03 24 000 2010 00114 00 Demandante: Laboratorios Bussie S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13 SEGUNDO: DECLARAR la configuración del supuesto previsto en el inciso 4º del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, PONER FIN al presente proceso con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

CUARTO: RECONOCER como apoderado de la parte demandada al abogado Ramón Francisco Cárdenas Ramírez, de conformidad con el poder a él otorgado. Con lo anterior, entiéndanse por terminadas las facultades reconocidas a la abogada Blanca Liliana López Sanabria, quien fue reconocida como apoderada judicial de la parte demandada mediante auto de 26 de marzo de 2012.

QUINTO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente Consejera de Estado Consejero de Estado Radicado: 11001 03 24 000 2010 00114 00 Demandante: Laboratorios Bussie S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14 HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado Con aclaración de voto CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.