11001032400020100010000 — Consejo de Estado

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2022) Referencia: Acción de nulidad relativa Núm. único de radicación: 11001032400020100010000 Demandante: Aventis Pharma S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Terceros con interés: Procaps S.A. y The Clorox Company Temas: Comparación entre marcas nominativas; expresiones de uso común y explicativas; y reglas cuando prevalece el elemento nominativo.

Reiteración jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Aventis Pharma S.A., contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 31591 de 28 de noviembre de 2005; 17486 de 30 de junio de 2006; y 26988 de 29 de agosto de 2007, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Aventis Pharma S.A., en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante parte demandada, en 1 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 2 a 5 2 Núm. único de radicación: 11001032400020100010000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ejercicio de la acción de nulidad relativa3, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 31591 de 28 de noviembre de 2005, “Por la cual se decide la solicitud de registro de marca”; 17486 de 30 de junio de 2006, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 26988 de 29 de agosto de 2007, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada, cancelar el registro de la marca nominativa CLENOX, concedida a favor de la sociedad PROCAPS S.A, en adelante, el tercero con interés directo en las resultas del proceso, para identificar productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones4: “[…] 2.1 QUE SE DECLARE la nulidad de las Resoluciones 31591 del 28 de noviembre de 2005, 17486 del 30 de junio de 2006 y 26988 del 29 de agosto de 2007, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición formulada por mi representada contra la solicitud de registro de la marca CLENOX (Nominativa), y se concedió su registro como marca para distinguir productos comprendidos en la clase 05 internacional. 2.2 Que como consecuencia de la declaración anterior SE ORDENE a la Superintendencia de Industria y Comercio, la cancelación del registro de la marca CLENOX (Nominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 05 internacional. 2.3 QUE SE ORDENE la publicación de la sentencia que en este proceso se profiera en la Gaceta de Propiedad Industrial. 2.4 QUE SE CONDENE a la entidad demandada a pagar las costas y gastos del presente proceso. […]”.

Presupuestos fácticos 2 Cfr. Folios 23 a 50 3 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comunidad Andina; por la cual se adopta el “Régimen común sobre propiedad industrial” 4 Cfr. Folio 26 3 Núm. único de radicación: 11001032400020100010000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.

La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Procaps S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó, el día 11 de marzo de 2005, el registro como marca del signo nominativo CLENOX, para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.

La referida solicitud se publicó el 29 de abril de 2005, en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 551, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante, bajo el argumento de que el signo solicitado como marca era confundible con su marca nominativa CLEXANE para identificar productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3.

La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 31591 de 28 de noviembre de 2005, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca nominativa CLENOX, para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. La parte demandante interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, contra la Resolución núm. 31591 de 28 de noviembre de 2005. 4.5.

La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 17486 de 30 de junio de 2006, decidió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 31591 de 28 de noviembre de 2005, y concedió el recurso de apelación. 4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 26988 de 29 de agosto de 2007, decidió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 31591 de 28 de noviembre de 2005.

Normas violadas 4 Núm. único de radicación: 11001032400020100010000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5. La parte demandante indicó la vulneración del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina5, en adelante la Decisión 486 de 2000.

Concepto de violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: Cargo: Vulneración del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 6.1. Indicó que la marca CLENOX y la marca CLEXANE tenían semejanzas de orden ortográfico y fonético que eran susceptibles de causar riesgo de confusión o asociación6, máxime si se tenía en cuenta que identificaban productos farmacéuticos, razón por la cual, la comparación de los signos debía ser más rigurosa.

Ello comoquiera que podrían causarse riesgos para la salud humana derivados de la materialización del riesgo de confusión7, en tanto, el producto no iba dirigido a un consumidor especializado8. 6.2. Señaló que las marcas eran similares comoquiera que compartían la primera silaba, a saber, CLE, lo que, sumado a la identidad en los productos identificados con las marcas y la naturaleza de los mismos, traía consigo la posibilidad de que un consumidor medio asumiera que tenían un mismo origen empresarial9 y, en ese sentido, concluyó que las marcas CLENOX y CLEXANE eran susceptibles de causar riesgo de confusión en los consumidores10.

Contestación de la demanda 7. La parte demandada guardó silencio en esta etapa procesal. 5 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” 6 Cfr. Folio 32. 7 Cfr. Folio 33. 8 Cfr. Folio 36. 9 Cfr. Folio 38. 10 Cfr. Folio 47. 5 Núm. único de radicación: 11001032400020100010000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8.

PROCAPS S.A11, tercero con interés directo en las resultas del proceso,contestó la demanda12 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Excepción de Ineptitud de la demanda por indebida acumulación de pretensiones 8.1. Manifestó que la parte demandante realizó una indebida acumulación de pretensiones, en tanto, “[…] el apoderado actor acumulo en la primera pretensión, la solicitud de declaratoria de nulidad de todas y cada una de las Resoluciones cuya nulidad se pretende, cuando debió, incluir tal solicitud en pretensiones independientes, tal y como lo previene el Artículo 138 del código Contencioso Administrativo. […]”.

Excepción de Ineptitud de la demanda por indebida escogencia de la acción 8.2. Manifestó que la parte demandante erró al escoger la acción presentada, en la medida, que había presentado la acción en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 84 del Decreto 01 de 1984, cuando la acción procedente, era la de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000.

Frente al cargo de vulneración del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 8.3. Indicó que la parte demandada no violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en tanto, la fuerza distintiva de la marca no recae en la partícula común de las marcas sino en su visión en conjunto13, comoquiera que las diferencias en su terminación son suficientes para dotar de distintividad al conjunto marcario14 y no cuentan con semejanzas ortográficas ni fonéticas, hecho que se hace evidente en que las marcas tienen una longitud diferente, siendo que la primera, se compone de seis letras y tres sílabas, mientras que la segunda, se compone de nueve letras y cuatro sílabas, lo que a su vez, implica diferencias fonéticas entre las marcas cotejadas15. 11 Mediante apoderado, Cfr. Folio 250-251 12 Cfr. Folios 232 a 249 13 Cfr. Folio 245 14 Cfr. Folio 246 15 Ibidem 6 Núm. único de radicación: 11001032400020100010000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9.

The Clorox Company, tercero con interés directo en las resultas del proceso, mediante escrito de 13 de mayo de 201416, recibido en la Secretaría de la Sección Primera, manifestó que “[…] no está interesado en contestar la demanda […]” Interpretación Prejudicial 10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 12 de abril de 201817 suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000. 11.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 354-IP-2018 el 24 de enero de 201918, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…] La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación solicitada […]”19. 12. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. Reanudación del proceso y auto de pruebas 13. El Despacho Sustanciador, una vez recibida la interpretación prejudicial, mediante auto de 11 de marzo de 202120, por un lado, reanudó el trámite procesal, y por el otro, resolvió sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas.

Alegatos de conclusión 14. El Despacho Sustanciador, de conformidad con el artículo 210 del Decreto 01 de 1984, mediante auto de 23 de julio de 202121, corrió traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para que alegaran de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para 16 Cfr. Folio 210 17 Cfr. Folio 290 18 Cfr. Folios 301 a 310 19 Cfr. Folio 303 20Cfr. Folios 351 a 356 21 Visible índice 67 del Aplicativo SAMAI 7 Núm. único de radicación: 11001032400020100010000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo. 15.

Durante el término legal, PROCAPS S.A.22, tercero con interés directo en las resultas del proceso reiteró los argumentos de la contestación y la parte demandada23 señaló que, con la expedición de los actos administrativos demandados, no violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 comoquiera que: “[…] De esta manera, pudo concluir esta Superintendencia realizado el análisis de registrabilidad, que la comparación entre la marca solicitada CLENOX y la marca registrada CLOXANE cuyo titular es la aquí demandante, no se presentan semejanzas sustanciales que deriven en un riesgo de confusión. Es decir, en pocas palabras, que las diferencias entre las mismas, pueden ser apreciadas por parte del consumidor sin que necesariamente, deba realizar esfuerzo para ello.

En efecto, tal y como se presentó en el análisis de la Dirección en la Resolución proferida, al tratarse de estructuras gramaticales diferentes, que dan al traste con una visualización y fonética únicas y distintivas, se permite su diferenciación sin que se genere en ningún momento riesgo de confusión o asociación. En ese orden de ideas, concluye esta Superintendencia que en el presente asunto, no se presentan semejanzas entre los signos confrontados que puedan causar riesgo de confusión o de asociación. […]”24. 16.

La parte demandante The Clorox Company, tercero con interés directo en las resultas del proceso, y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 17. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) el pronunciamiento frente a las excepciones; iii) los actos administrativos acusados; iv) el problema jurídico; v) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; vi) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vii) la Interpretación Prejudicial 354-IP-2018 proferida el 24 de enero de 2019; viii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 22 Visible índice 73 del Aplicativo SAMAI 23 Visible índice 72 del Aplicativo SAMAI 24 Visible índice 72 del Aplicativo SAMAI 8 Núm. único de radicación: 11001032400020100010000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 18. Visto el artículo 128 numeral 7 del Código Contencioso Administrativo25, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 30826 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201127, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 1328 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201929, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 19.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala advierta vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. Excepción previa de inepta demanda 20. Procaps S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, señaló que se había configurado la excepción previa de inepta demanda, comoquiera que: i) se habían acumulado la totalidad de las pretensiones de nulidad de los actos administrativos acusados dentro de una misma pretensión; y ii) la demanda se había presentado en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 38 del Decreto 01 de 1984, pero debió presentarse en ejercicio de la acción de nulidad relativa prevista en al artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. 21.

Vistos: i) el numeral 7 del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al caso sub examine de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 del Decreto 01 de 1984, sobre la excepción previa de ineptitud de la demanda por indebida acumulación de pretensiones; y ii) el artículo 138 del Decreto 01 de 1984, sobre individualización de las pretensiones. 25 Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 26 “[…] Artículo 308.

Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]” 27 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 28 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. 29 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 9 Núm. único de radicación: 11001032400020100010000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 22.

La Sala, de conformidad con los artículos referidos supra y de conformidad con los pronunciamientos de esta corporación resolverá las excepciones previas propuestas por el tercero con interés directo en las resultas del proceso. Inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones 23. Atendiendo a que: i) la parte demandante, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, solicitó la nulidad de las resoluciones núms. 31591 de 28 de noviembre de 2005; 17486 de 30 de junio de 2006; y 26988 de 29 de agosto de 2007, que concedieron el registro de la marca nominativa CLENOX, para identificar productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza a Procaps S.A., tercero con interés directo las resultas del proceso; ii) las declaraciones o condenas distintas de la nulidad de los actos administrativos y consistentes en ordenar a la parte demandada cancelar el registro de la marca normativa CLENOX, ordenar la publicación de la sentencia y condenar en costas, fueron solicitadas como pretensiones individuales y plenamente identificadas. 24.

Este Sala considera que la individualización de las pretensiones se hizo de la forma indicada en el artículo 138 del Decreto 01 de 1984 y, en ese sentido, no se configura la excepción de inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones. Inepta demanda por indebida escogencia de la acción 25. Atendiendo a que: i) la parte demandante instauró la demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina; ii) que con la demanda se pretende la nulidad de las resoluciones núms. 31591 de 28 de noviembre de 2005; 17486 de 30 de junio de 2006; y 26988 de 29 de agosto de 2007 expedidas por la parte demandada, por las cuales se concedió el registro como marca del signo nominativo CLENOX para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; y iii) como consecuencia de la declaración, solicitó se ordenara a la SIC cancelar el registro de la marca CLENOX. 26.

Esta Sala considera que las pretensiones de la demanda se dirigen a la declaración de nulidad de un registro marcario y que demanda se presentó con 10 Núm. único de radicación: 11001032400020100010000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sustento en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, razón por la cual no se configuró la excepción de inepta demanda por indebida escogencia de la acción. Los actos administrativos acusados 27.

Los Actos Administrativos Acusados son los siguientes: 27.1. La Resolución núm. 31591 de 28 de noviembre de 200530 mediante la cual la Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió conceder el registro de la marca nominativa CLENOX para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 27.2.

La Resolución núm. 17486 de 30 de junio de 200631, mediante la cual la Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 31591 de 28 de noviembre de 2005 y conceder el recurso de apelación. 27.3. La Resolución núm. 26988 de 29 de agosto de 200732 mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 31591 de 28 de noviembre de 2005.

El problema jurídico 28. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, en la contestación de la misma presentada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso y en la Interpretación Prejudicial, determinar: 28.1 Si las resoluciones núms. 31591 de 28 de noviembre de 2005 y 17486 de 30 de junio de 2006, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos; y 26988 de 29 de agosto de 2007, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca nominativa CLENOX para identificar “Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos: sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos material para empastar los 30 Cfr. Folios 6 a 12 31 Cfr. Folios 13 a 15 32 Cfr. Folios 16 a 20 11 Núm. único de radicación: 11001032400020100010000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co dientes y moldes dentales; desinfectantes y productos para destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”, productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran o no el literal a) del artículo 136 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 28.2 En este sentido, se analizará si la marca nominativa CLENOX es similarmente confundible con la marca nominativa CLEXANE, para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, de las que es titular la parte demandante. 29.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial núm. 354-IP-2018 el 24 de enero de 2019, en la cual interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 30. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 31. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena33, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 14 de septiembre de 200034 de la Comisión de la Comunidad Andina35. 33 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 34 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; 12 Núm. único de radicación: 11001032400020100010000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina36 32.

La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina37. 33. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 34.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 35.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 35 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 36 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 37 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020100010000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 36.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 37.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 38. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]” Interpretación Prejudicial 354-IP-2018 de 24 de enero de 2019 39.

La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso38: “[…] 1.1. En vista do que en el proceso interno se discute si el signo CLENOX (denominativo) y la marca CLEXANE (denominativa), son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Articulo 136 de la Decisión 456 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: […] 1.2.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: […] 38 Cfr. Folios 301 a 310 14 Núm. único de radicación: 11001032400020100010000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: […] a) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento […]. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. […] 2. Comparación entre signos denominativos 2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo, y, arbitrarios. que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos. al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 2.3.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o 15 Núm. único de radicación: 11001032400020100010000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario10 Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema a raíz lexica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. a. Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. b. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. c. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […].” Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 40.

Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Análisis del caso concreto 16 Núm. único de radicación: 11001032400020100010000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 41.

De conformidad con los marcos normativos desarrollados supra y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés directo en las resultas del proceso, la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 42. Las marcas cotejadas son como se muestran a continuación: MARCA NOMINATIVA DEMANDADA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA CLENOX39 CLEXANE 40 Titular: Procaps S.A. Titular: Aventis Pharma S.A. Registro núm: 355732 Registro núm: 137575 Clase 5: “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y moldes dentales, desinfectantes y productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas.” Clase 5: “gutapercha, goma, plástica etc” 43.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en los desarrollos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis del riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad. Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 44.

Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 prevé los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 39 Cfr. Folio 14. 40 Cfr. Folio 9. 17 Núm. único de radicación: 11001032400020100010000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 45.

Esta Sección41, siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”42. 46. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”43. 47.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”44. 48. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la marca CLENOX, para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, de la que es titular PROCAPS S.A. tercero con interés directo en las resultas del proceso se subsume dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad o procedía su registro como marca. 49.

Con el fin de realizar el cotejo entre las marcas, la Sala observará las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. 41 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 42 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013. 43 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016 44 Ibidem. 18 Núm. único de radicación: 11001032400020100010000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: […]”45. 50.

La Sala, adicionalmente, tendrá en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] a) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración: esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia de las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”46. 51.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la controversia radica en una presunta confusión entre unas marcas nominativas, la Sala llevará a cabo la comparación teniendo en cuenta los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y precisadas en la interpretación prejudicial proferida para el presente proceso, en los siguientes términos: “[…] 2.3.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas: c) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 45 Cfr. Folio 305. 46 ibidem 19 Núm. único de radicación: 11001032400020100010000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co d) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. a. Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. b. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]”47. 52.

Adicionalmente, en el caso concreto, los actos acusados señalan que la expresión CLE es de uso común para los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo anterior, la Sala tendrá en cuenta si los signos en cuestión contienen elementos de uso común al momento de realizar el cotejo. 53. Para el efecto, la Sala ha considerado que las expresiones de uso común son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados.

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen48. 47 Cfr. Folio 307-308 48 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. 20 Núm. único de radicación: 11001032400020100010000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 54. Por lo anteriormente expuesto, es preciso señalar que: 54.1. De conformidad con la consulta hecha en el aplicativo SIPI de la Superintendencia de Industria y Comercio49, las expresiones CLE, XANE y NOX eran de uso común, en marcas para la identificación de productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, hecho que se hace evidente en que para el momento en que se solicitó el registro de la marca demandada, su uso reiterado por distintas empresas, como se enuncia a continuación: Marca Certificado núm. Tipo Titular Clase SAF-CLENS 255846 Nominativa Convatec Inc. 5 CLEARIN 318888 Nominativa A.N.Z.G. Ltda. 5 CLEMIMED 102713 Nominativa Abbott GMBH & Co.

Kg 5 CLEMIPED 102746 Nominativa Abbott GMBH & Co. Kg 5 CLENIL 202954 Nominativa Chiesi Farmaceutici S.P.A 5 CLEXANE 137575 Nominativa Sanofi Mature Ip 5 CLENTIX 177747 Nominativa The Latin America Trademark Corporation 5 CLEFIX 225710 Nominativa TQ Brands S.A. 5 CLENTEL 227421 Nominativa Mega Labs S.A. 5 Marca Certificado núm. Tipo Titular Clase ZOLNOX 265368 Nominativa LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S. 5 SOLINOX 270702 Mixta SOLINOX DE COLOMBIA S.A.S. 5 NOXZEMA 267565 Nominativa ALBERTO-CULVER USA, INC. 5 CRYSTALSUPERNOX 269899 Nominativa CEDAR-CRYSTAL CHEMICAL S.A. 5 TYFENOX 285264 Nominativa LABORATORIOS BUSSIE S.A. 5 NOXPIRIN "JUNIOR" 283793 Mixta LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S. 5 TRISENOX 294953 Nominativa CEPHALON, INC. 5 SARNOX 354399 Nominativa BIOCHEM FARMACEUTICA DE COLOMBIA S.A 5 49 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas, el 23 de agosto de 2023, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 21 Núm. único de radicación: 11001032400020100010000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Marca Certificado núm. Tipo Titular Clase ALBUXANE 358516 Nominativa ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION 5 CARDIOXANE 374563 Nominativa CLINIGEN LIMITED 5 CHEMOXANE 369774 Nominativa CHEMOTÉCNICA S.A. 5 DOLOXANE 438079 Nominativa LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S. 5 ABRAXANE 463383 Nominativa ABRAXIS BIOSCIENCE, LLC 5 UROXANE 518072 Nominativa CARE & CURE S.A.S. 5 54.2.

No obstante lo anterior, si bien las referidas expresiones son de uso común para los productos de la Clase 5 de la Clasificación internacional de Niza y correspondería excluirlas del cotejo, también es cierto que de hacerlo se imposibilitaría la realización del mismo. Así las cosas y de conformidad con la jurisprudencia reiterada de esta Sala50, así como lo considerado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina51, esta Sala considera que podrá, de modo excepcional, hacerse el cotejo considerando dichos componentes, en cuyo caso, se deberá analizar los signos en su conjunto.

Primer supuesto: Identidad o semejanza entre los signos Comparación Ortográfica 55. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de la marca concedida y la marca registrada.

MARCA DEMANDADA C L E N O X MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA C L E X A N E 50 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón; Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00226-00; 11 de noviembre de 2021 51 “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (descriptivas o de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” IP 36-IP2022 de 15 de diciembre de 2022. 22 Núm. único de radicación: 11001032400020100010000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 56.

La Sala considera que, al comparar los elementos nominativos en su conjunto, por un lado, la marca nominativa CLENOX se compone de 6 letras, conformada por dos (2) vocales y (4) consonantes y dividida dos (2) sílabas CLE y NOX. Por el otro, la marca CLEXANE está formada por seis (6) letras de las cuales tres (3) son vocales, y tres (3) consonante y se divide en tres sílabas (CLE-XA-NE).

Adicionalmente encontramos que la secuencia vocalica en la marca demandada es E-O mientras que en la marca previamente registrada es E-A-E. 57. La Sala considera que las marcas en conflicto no resultan similares, por cuanto los vocablos no tienen la misma extensión, no están conformados por igual número de sílabas, de igual forma, no comparten el mismo número de vocales ni de consonantes y tiene secuencias vocálicas diferentes, compartiendo de forma exclusiva la primera vocal, lo cual permite diferenciar los signos a nivel ortográfico.

Comparación Fonética 58. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: CLENOX – CLEXANE – CLENOX – CLEXANE – CLENOX – CLEXANE – CLENOX – CLEXANE –CLENOX – CLEXANE – CLENOX – CLEXANE – CLENOX – CLEXANE – CLENOX – CLEXANE – CLENOX – CLEXANE 59.

Así las cosas, la Sala considera que la marca concedida y la marca previamente registrada no guardan similitud fonética puesto que: i) al pronunciar las marcas de manera sucesiva y alternativa, se advierte que se escuchan de forma diferente; ii) no hay coincidencia vocalica exceptuando la primera vocal; iii) no coincide la silaba tónica, comoquiera que la primera palabra es aguda y la segunda es grave; y iv) que las palabras tienen terminaciones diferentes, resaltando especialmente que la terminación en X es fuertemente distintiva frente a la terminación en E. Comparación Ideológica 23 Núm. único de radicación: 11001032400020100010000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 60.

Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”52, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 61.

Así las cosas, atendiendo las marcas confrontadas son de fantasía por cuanto no tienen un significado propio en el idioma castellano, que sea identificable por el consumidor promedio colombiano, la Sala considera que se trata de partículas producto del ingenio de los empresarios y, en consecuencia, no es posible compararlas ideológicamente. 62.

Una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, sin descomponer las marcas confrontadas, y teniendo en cuenta que el análisis debe enfocarse principalmente en las semejanzas y no las diferencias que presenten las mismas, comoquiera que el usuario recordará y relacionará las marcas por sus similitudes; la Sala considera que no se advierte similitud ortográfica ni fonética que lleve al consumidor medio a confundir las marcas, porque la marca concedida es lo suficientemente distintiva y diferente de la marca previamente registrada. 67.

Por lo expuesto anteriormente y una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva; teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la existencia de elementos comunes, así como de los elementos adicionales que las conforman: la Sala considera que no existe similitud entre las marcas, por lo que no se configura el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Segundo supuesto: Conexidad de los productos que pretende identificar cada una de las marcas en conflicto 63. La Sala considera que, comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, en tanto no existen, en una visión en conjunto, 52 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009. 24 Núm. único de radicación: 11001032400020100010000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co semejanzas de las que pueda derivarse un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, no es necesario entrar a analizar el segundo supuesto de la causal en cuestión relativo a la conexidad de los productos y servicios que identifican las marcas cotejadas, habida cuenta que la causal exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación 64.

Por todo lo anterior, la Sala considera que la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, no vulneró el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, por lo que el cargo de nulidad no prospera y, en consecuencia, se confirmaran los actos acusados. Conclusión 65. La Sala, considera que no existe similitud ortográfica, fonética ni ideológica, motivo por el cual la marca nominativa CLENOX no está incursa en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que no se cumplen los dos supuestos previstos en la norma. 66.

En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 31591 de 28 de noviembre de 2005; 17486 de 30 de junio de 2006; y 26988 de 29 de agosto de 2007, y la Sala habrá de negar las pretensiones de la demanda. Condena en costas 67.

Visto el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, sobre condena en costas, y atendiendo la conducta asumida por las partes; la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que se abstendrá de condenar en costas a la parte demandada. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

25 Núm. único de radicación: 11001032400020100010000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA LA EXCEPCIÓN denominada “inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones” formulada por Procaps S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR NO PROBADA LA EXCEPCIÓN denominada “inepta demanda por indebida escogencia de la acción” formulada por Procaps S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

QUINTO: NO CONDENAR en costas a la parte demandada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEXTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente dejando las correspondientes anotaciones de ley. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LOPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente Consejera de Estado Consejero de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.