CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad relativa Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00566-00 Demandante: Provalor Proyectos con Valor S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Construcciones Marval S.A. Tema: Registro como marca del signo “TORRES DEL ATLÁNTICO” (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad promovida en contra de la Resolución 19226 de 26 de marzo de 20141, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se concedió el registro de la marca mixta “TORRES DEL ATLÁNTICO” para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Construcciones Marval S.A. I.

ANTECEDENTES I.1. La demanda2 1. La Sociedad Provalor Proyectos con Valor S.A.S., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, el cual se interpreta y adecua a la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 20003 de la Comisión de la Comunidad Andina, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. (sic) del 26 de Marzo de 2014, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, Dirección de Signos Distintivos, dentro del expediente No. 13-162809, por medio de la cual se concedió la solicitud de registro de la marca TORRES DEL 1 Folios 5 y 6 C pp.

“[…] Por la cual se concede un registro […]”. 2 Folios 7 a 28 C pp. 3 “[…] Artículo 172.- […] La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]”. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00566-00 Demandante: Provalor Proyectos con Valor S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio ATLANTICO (Mixta) en Clase 36 Internacional a nombre de CONSTRUCCIONES MARVAL S.A. SEGUNDA: Que como consecuencia de lo anterior, se NIEGUE el registro de la marca TORRES DEL ATLANTICO (Mixta), para cubrir servicios de la Clase 36 Internacional a nombre de la sociedad CONSTRUCCIONES MARVAL S.A. y se anule el certificado de registro marcario No. 490001 […]”4 (mayúscula y negrilla del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda5 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. El apoderado de la parte demandante señaló que, la sociedad Provalor Proyectos con Valor S.A.S., registró la marca mixta “ATLANTICO”6 para distinguir servicios de la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son “[…] negocios financieros, inversión de capitales, actividades comerciales, relacionadas con administración de agencias inmobiliarias, con bienes muebles e inmuebles, alquileres, ventas, compraventas, construcción y remodelación de bienes inmuebles, interventoría, contratos de intermediación, estudios, consultorías, avalúos […]”7. 4.

Manifestó que, a través de la Resolución 19226 de 26 de marzo de 2014, la directora de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registró de la marca mixta “TORRES DEL ATLÁNTICO” a favor de la sociedad Construcciones Marval S.A., para identificar los servicios comprendidos en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son “[…] negocios inmobiliarios, venta y/o arrendamiento de oficinas, locales, apartamentos, garajes y administración de inmuebles […]”8.

I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación9 I.1.2.1. Fundamentos de derecho 5. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debía fundarse el acto acusado, para lo cual señaló como quebrantados los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 4 Folios 7 a 8 C pp. 5 Folios 8 a 9 C pp. 6 Consultada la solicitud de registro en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022).

El signo “ATLANTICO” fue solicitado sin tilde. 7 Certificado de Registro 479.960. 8 Certificado de Registro 490.001. 9 Folios 9 a 25 C pp. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00566-00 Demandante: Provalor Proyectos con Valor S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio I.1.2.2. El concepto de violación 6.

El apoderado de la parte demandante aseguró que la resolución acusada se encuentra viciada de nulidad, toda vez que otorgó el registro de la marca mixta “TORRES DEL ATLÁNTICO” para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Construcciones Marval S.A., la cual carece de distintividad frente a la marca mixta “ATLANTICO” previamente registrada en la misma clase a favor de la sociedad Provalor Proyectos con Valor S.A.S., generando con ello riesgo de confusión entre el público consumidor. 7.

Indicó que, la resolución acusada vulneró los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por cuanto al enfrentar las marcas registradas desde la perspectiva ortográfica, fonética, ideológica o conceptual, las mismas resultan ser similarmente confundibles. 8. Adujo que, la coexistencia en el mercado de las marcas mixtas “ATLANTICO” y “TORRES DEL ATLÁNTICO” induciría al público consumidor a creer erróneamente que los servicios ofrecidos por cada uno de ellos están vinculados entre sí, dado que ofrecen servicios de la clase 36 del mencionado nomenclátor, los cuales están estrechamente vinculados.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Intervención de la sociedad Construcciones Marval S.A.10 9. La sociedad Construcciones Marval S.A. contestó la demanda, en la que se opuso a la prosperidad de las pretensiones, al considerar que la Resolución 19226 de 26 de marzo de 2014 no está incursa en ninguna causal de nulidad y en ese sentido, se debe mantener incólume la decisión que concedió el registro de la marca mixta “TORRES DEL ATLÁNTICO”. 10.

Manifestó que “[…] no existe peligro de vicio del consentimiento entre potenciales consumidores de los servicios ofrecidos tanto por la demandante, como por Construcciones Marval S.A. […]”, por cuanto la marca de la sociedad Provalor Proyectos con Valor S.A.S. únicamente está compuesta por la frase “[…] ATLANTICO […]” mientras que la marca cuestionada se compone de la siguiente frase “[…] TORRES DEL ATLÁNTICO […]”. 11.

Argumentó que la expresión “ATLÁNTICO” es débil, en razón a que, es de uso común en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, debido a que dicha palabra corresponde al nombre de una de las regiones de Colombia denominada “[…] Región del Atlántico […]” y a su vez, existe un departamento 10 Folios 67 a 72 C pp. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00566-00 Demandante: Provalor Proyectos con Valor S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio denominado “[…] Atlántico […]”, cuyas costas están bañadas por el océano “[…] Atlántico […]”.

II.2. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio 12. La Superintendencia de Industria y Comercio a pesar de haber sido notificada en debida forma11, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de demanda. III. TRÁMITE DEL PROCESO 13. La sociedad Provalor Proyectos con Valor S.A.S. presentó demanda de nulidad el 3 de septiembre de 201412, en contra de la Resolución 19226 de 26 de marzo de 2014, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 14.

Mediante auto de 17 de noviembre de 201513, se admitió la demanda y; se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al apoderado y/o representante legal de la sociedad Construcciones Marval S.A.. El 26 de noviembre de 201514, se corrió traslado de la demanda por el término de 30 días. 15. Por auto de 25 de mayo de 201615, se fijó fecha para llevar a cabo audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 201116, la cual se realizó el 28 de octubre de 201617. 16.

En la citada audiencia, se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como prueba los documentos aportados por las partes y se ordenó oficiar a la SIC para que expidiera los certificados de vigencia y titularidad de la marca mixta “ATLANTICO” y certificado de registro 479.960. 17. Mediante auto de 15 de diciembre de 201718, se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y se suspendió el proceso. 18.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, profirió la interpretación prejudicial 282-IP-2018 de 3 de junio de 201919, dentro de la cual se refirió a los artículos 136 literal a), y 135 literal g) de la Decisión 486 de 2000, este último interpretado de oficio, excluyendo del análisis el literal b) del artículo 135 ibidem, para lo cual señaló: “[…] B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS 11 Folios 33, 35 y 38 C pp. 12 Folio 28 C pp. 13 Folios 31 a 33 C pp. 14 Folios 33, 34 a 37 C pp. 15 Folio 84 C pp. 16 “Por la cual se expide el código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 17 Folio 97 a 106 C pp. 18 Folios 123 a 125 C pp. 19 Folios 158 a 169 C pp. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00566-00 Demandante: Provalor Proyectos con Valor S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son: 1.

Si el signo TORRES DEL ATLANTICO (mixto) solicitado por la SOCIEDAD PROVALOR PROYECTOS CON VALOR S.A.S. es confundible con la marca ATLANTICO (mixta). 2. Si la palabra ATLANTICO es de uso común. C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 Literal b) y 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Únicamente se interpretará el Articulo 136 Literal a) de la Decisión anteriormente mencionada por ser pertinente. No procede la interpretación Prejudicial del Articulo 135 Literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, debido a que no es objeto de controversia la distintividad intrínseca del signo objeto de análisis.

De oficio se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial del Literal g) del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de tratar el tema de palabras de uso común en la conformación de marcas. D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo; indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 2. Comparación entre signos mixtos. 3. Palabras de uso común en la conformación de marcas. E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de contusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa, Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1.

En vista de que en el proceso interno se discute si el signo TORRES DEL ATLANTICO (mixto) y la marca ATLANTICO (mixta), son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente [ ] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica [ ] b) Fonética [ ] c) Conceptual o ideológica [ ] d) Gráfica o figurativa [ ] [ ] 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00566-00 Demandante: Provalor Proyectos con Valor S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 2.

Comparación entre signos mixtos 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente. proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. [ ] 3. Palabras de uso común en la conformación de marcas 3.1.

En el presente caso la SIC alegó que la palabra ATLANTICO es de uso común. Por lo tanto, es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas y la marca débil. [ ] No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegar a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. [ ] En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Intemacional de Niza. para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]” (mayúscula y negrilla original del texto). 19.

Por auto de 2 de agosto de 201920 se requirió a la apoderada de la parte demandante y al apoderado judicial del tercero con interés en el resultado del proceso, para que acreditaran el pago de las respectivas tasas ante la SIC con el fin de que se remita la documental solicitada, así mismo se advirtió que “[…] de no realizar manifestación alguna […] el Despacho entenderá que ha desistido de las pruebas […]”. 20.

A través de auto de 25 de noviembre de 201921 se declaró el desistimiento de la prueba documental decretada a favor de la sociedad Provalor Proyectos con Valor S.A.S. y se corrió traslado de la documental aportada por la sociedad Construcciones Marval S.A. 21. Finalmente, mediante auto de 5 de marzo de 202022, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y, al Ministerio Público para que rindiera concepto.

En el término para alegar de conclusión, la Sociedad Constructora Marval S.A.23 reiteró sus argumentos de defensa. Por su parte, la sociedad Provalor Proyectos con Valor S.A.S. y el Ministerio Público guardaron silencio. 20 Folios 170 y Vto. C pp. 21 Folio 180 y Vto. C pp. 22 Folio 186 C pp. 23 Folios 192 a 193 C pp. 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00566-00 Demandante: Provalor Proyectos con Valor S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 22.

La SIC presentó24 alegatos de conclusión en los que manifestó que “[…] si bien ambas marcas contienen la palabra ATLÁNTICO, el hecho de que contenga otras palabras hace que ese compuesto eluda a otros elementos que lo distinguen de la marca TORRES DEL ATLÁNTICO […]”. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 23. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14925 del CPACA, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a la propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo 2019, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.

La formulación del problema jurídico 24. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de la Resolución 19226 de 26 de marzo de 201426, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se concedió el registro de la marca mixta “TORRES DEL ATLÁNTICO” para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Construcciones Marval S.A. 25.

La Sala deberá analizar si entre la marca mixta “TORRES DEL ATLÁNTICO” concedida para identificar servicios en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Construcciones Marval S.A. y la marca mixta “ATLANTICO” para distinguir servicios de la clase 36 del mismo nomenclátor, previamente registrada a favor de la sociedad Provalor Proyectos con Valor S.A.S., se presenta confusión, conexión competitiva y riesgo de asociación, al tenor de lo dispuesto en los artículos 135 literales b) y g) y 136 literal a), de la Decisión 486 de 2000. 26.

Para lo anterior, la Sala abordará: la identificación del acto administrativo demandado y el análisis del caso concreto. IV.3. La identificación del acto demandado 27. La sociedad Provalor Proyectos con Valor S.A.S. solicita se declare la nulidad de la Resolución 19226 de 26 de marzo de 201427, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se concedió el registro de la marca 24 Folios 195 y Vto.

C pp. 25 “[…]

ARTÍCULO 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 26 Folios 5 y 6 C pp.

“[…] Por la cual se concede un registro […]”. 27 Folios 5 y 6 C pp. “[…] Por la cual se concede un registro […]”. 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00566-00 Demandante: Provalor Proyectos con Valor S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio mixta “TORRES DEL ATLÁNTICO” para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Construcciones Marval S.A. IV.4.

Análisis del caso concreto 28. La SIC, mediante el acto administrativo acusado concedió el registro como marca del signo “TORRES DEL ATLÁNTICO” mixta para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son “[…] negocios inmobiliarios, venta y/o arrendamiento de oficinas, locales, apartamentos, garajes y administración de inmuebles […]”28. 29.

A juicio de la parte demandante la resolución acusada está viciada de nulidad en la medida que la marca mixta “TORRES DEL ATLÁNTICO” y la marca mixta “ATLANTICO” previamente registrada, existe confundibilidad, conexidad competitiva y riesgo de asociación, por cuanto (i) son similares fonética, ortográfica y conceptual o ideológicamente y, (ii) tienen por objeto identificar servicios de la clase “[…] 36 […]” los cuales están directamente relacionados. 30.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial solicitada por esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 282-IP-2018 de 3 de junio de 201929, pronunciándose sobre la aplicación del artículo 136 literal a) y el artículo 135 literal g) de la Decisión 486 de 2000, este último interpretado de oficio, excluyendo del análisis el literal b) del artículo 135, ibidem. 31.

Al respecto, la Sala precisa que, aunque la demandante invocó como vulnerado el literal b) del artículo 135 ejusdem, al exponer el concepto de violación del mismo adujo que la marca del tercero con interés en el resultado del proceso resultaba similarmente confundible con su marca “ATLANTICO”, esto es, alegó el incumplimiento del requisito de distintividad extrinseca el cual está previsto en el artículo 136, ibidem30. 32.

Por lo anterior, será excluido de la controversia el estudio de los supuestos previstos en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. 33. Así las cosas, el texto de las normas objeto de análisis son las siguientes: “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país. 28 Certificado de Registro 490.001. 29 Folios 158 a 169 C pp. 30 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de noviembre de 2020. Rad.: 2009-00167-00. MP. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00566-00 Demandante: Provalor Proyectos con Valor S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.

IV.4.1. De la vulneración de los artículos 135 literal g) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 34. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, los cuales son del siguiente tenor: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 35.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: Marca cuestionada de la sociedad Construcciones Marval S.A.31 (Mixta) Registro 490.001. Clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza 31 Folios 14 C pp. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00566-00 Demandante: Provalor Proyectos con Valor S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Marca previamente registrada por la sociedad Provalor Proyectos con Valor S.A.S.32 (Mixta) Registro 479.960.

Clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza 36. La Sala pone de presente que de acuerdo con la solicitud de registro de la marca de titularidad de la sociedad Provalor Proyectos con Valor S.A.S. la expresión “TORRE EMPRESARIAL” es explicativa, razón por la cual no hace parte de la marca y, por ende, no debe ser tenida en cuenta para el análisis de confundibilidad. 37.

Aunado a lo anterior, la Sala advierte que la marca “ATLANTICO”33, previamente registrada, no incluyó la tilde en la segunda vocal “A”. Elemento que indica la correcta acentuación prosódica de la palabra “ATLÁNTICO”, pero que no debe tenerse en cuenta para el análisis de confundibildiad al no hacer parte de la marca según la solicitud de registro. 38.

Ahora bien, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta “TORRES DEL ATLÁNTICO” cuestionada a nombre del tercero con interés en el resultado del proceso, con la marca mixta “ATLANTICO”, previamente registrada por la parte demandante, es necesario establecer el elemento que predomina en ellas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. 39.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas objeto de análisis, no así la gráfica que las acompañan, toda vez que son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque de su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. 40. En efecto, de la revisión de las marcas distintivas se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 32 Folios 66 C pp. 33 Consultado en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022).

La marca “ATLANTICO” fue solicitada sin tilde. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00566-00 Demandante: Provalor Proyectos con Valor S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 41. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 26-IP-1998, señaló que “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 42.

Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[…] la prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”34. 43.

Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto “TORRES DEL ATLÁNTICO” de la clase 36 y “ATLANTICO” de la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas que determinen la existencia de un riesgo de confusión, conexión competitiva o riesgo de asociación entre el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en las precitadas interpretaciones prejudiciales: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]” (negrilla del original). 44.

Cabe advertir que el tercero con interés en el resultado del proceso señaló que, la palabra “ATLÁNTICO” es de uso común para identificar servicios en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. 45. En efecto, de manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si las marcas en cuestión contienen elementos descriptivos, genéricos o de uso común, para establecer su carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas. 34 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. MP. Dr. Guillermo Vargas Ayala. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00566-00 Demandante: Provalor Proyectos con Valor S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 46. Sobre el particular, se advierte que la partícula “ATLÁNTICO” que integran las marcas del demandante y tercero con interés en el resultado del proceso, son de uso común para las clases mencionadas, como se observa de los resultados de la consulta que se relaciona a continuación:35 “ATLÁNTICO” MARCA TITULAR CLASE REG.

NÚM. “INDUPARK PARQUE INDUSTRIAL DEL ATLÁNTICO" INDUPARK PARQUE INDUSTRIAL DEL ATLÁNTICO 36 514.710 “LPR LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE BARRANQUILLA Y DEL ATLANTICO” CORPORACION LONJA DE PROPIEDAD RAIZ BARRANQUILLA Y DEL ATLANTICO 36 278.593 “ZONA FRANCA INTERNACIONAL DEL ATLANTICO ZOFIA” (Mixta) ZONA FRANCA DE BARRANQUILLA S.A. U.O.Z.F. 36 370.010 “BANCO ATLANTICO” (Nominativa) BANCO ATLANTICO 36 91.739 47.

A su vez, se advierte que las partículas “TORRES” y “DEL” que integran el signo de la marca cuestionada, también son de uso común para identificar servicios en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, cómo se observa de los resultados de la consulta que se relaciona a continuación:36 “TORRES” MARCA TITULAR CLASE REG.

NÚM. “TORRES DE LAS AMERICAS, DIGITAL PLAZA” (Mixta) TORRES DE LAS AMERICAS S.A. 36 362.517 36 379.774 35 Las resoluciones que concedieron las marcas que se citan a continuación fueron expedidas por la SIC y consultadas en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022).

Registros vigentes al momento de la expedición del acto acusado. 36 Ibidem. 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00566-00 Demandante: Provalor Proyectos con Valor S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “TORRES GUARIN Y CIA LTDA. ASESORES DE SEGUROS” (Nominativa) TORRES GUARIN Y CIA LTDA. ASESORES DE SEGUROS “TORRES GUARIN Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS” (Mixta) TORRES GUARIN Y CIA LTDA. SESORES DE SEGUROS 36 434.924 “TORRES MIRANDA” (Mixta) TORRES MIRANDA LTDA 36 508.166 “DEL” MARCA TITULAR CLASE REG.

NÚM. “REGISTRO DEL CORREDOR INMOBILIARIO C.I.” (Mixta) CORPORACIÓN LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE MEDELLIN Y ANTIOQUIA 36 287.834 “PERFIL ERGONOMICO INTEGRAL DEL PUESTO DE TRABAJO SURATEP” (Nominativo) SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A. 36 282.421 “LA TIENDA DEL INMUEBLE” (Mixta) BANCOLOMBIA S.A. 36 294.451 “CASA DEL MAR” (Nominativo) PROMOTORA CASA DEL MAR S.A 36 481.306 48.

Lo anterior evidencia que las expresiones “ATLÁNTICO”, “TORRES” y “DEL” son de uso común y, por ende, poseen un carácter distintivo débil en relación con los servicios de la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. En ese sentido, tanto la marca “TORRES DEL ATLÁNTICO” como la marca “ATLANTICO” presentan un contenido marcario limitado en fuerza distintiva. 49.

De acuerdo con el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, las expresiones de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, el titular de un signo con dichas expresiones no puede 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00566-00 Demandante: Provalor Proyectos con Valor S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. 50.

En ese orden de ideas, se precisa que, en principio las palabras de uso común “ATLÁNTICO”, “TORRES” y “DESDE” que forma parte de las marcas confrontadas, no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo, dado que no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, también lo es que, al excluirlas se reduce el análisis de confundibilidad de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, aunado a que, como lo precisó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el signo que contenga dichas expresiones tendría un grado de distintividad débil, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizando las expresiones en su conjunto. 51.

Por lo anterior, es menester analizar las características propias de las marcas en controversia “TORRES DEL ATLÁNTICO” del tercero con interés en el resultado del proceso y “ATLANTICO” de la demandante, para establecer, en primer término, si existe confundibilidad ortográfica, fonética, conceptual o ideológico entre ellas y, posteriormente, determinar la existencia de un riesgo de confusión de tipo indirecto y/o asociación para el público consumidor. 52.

Así pues, corresponde abordar el análisis de las marcas confrontadas respecto de la unidad de las expresiones que los conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada uno de ellas, la Sala observa lo siguiente: Marca cuestionada T O R R E S D E L A T L Á N T I C O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Marca previamente registrada 53.

De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del análisis de las marcas confrontadas, la Sala advierte que aunque existe similitud en su terminación, por cuanto comparten la expresión “ATLÁNTICO”, es evidente que se diferencian en que la marca cuestionada incluye en su inicio las palabras “TORRES” y “DEL” las cuales agregan elementos distintivos entre las marcas. 54.

A su vez, es preciso indicar que la marca solicitada “TORRES DEL ATLÁNTICO” y la marca previamente registrada “ATLANTICO” cuentan con diferente número de palabras, así como distinta secuencia vocálica y consonántica, pues la marca distintiva cuestionada, “TORRES DEL ATLÁNTICO”, está conformada por tres (3) palabras, siete (7) sílabas (TO-RRES-DEL-A-TLÁN-TI-CO), dieciocho (18) letras, once (11) A T L A N T I C O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00566-00 Demandante: Provalor Proyectos con Valor S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio consonantes (T-R-R-S-D-L-T-L-N-T-C) y siete (7) vocales (O-E-E-A-A-I-O); mientras que la marca previamente registrada “ATLANTICO” está compuesta por una (1) palabra, cuatro (4) sílabas (A-TLAN-TI-CO), nueve (9) letras, cinco (5) consonantes (T-L-N-T-C) y cuatro (4) vocales (A-A-I-O). 55.

En relación con la similitud fonética, los términos “ATLÁNTICO” (con tilde) y “ATLANTICO” (sin tilde) son fonéticamente idénticos, ya que la ausencia de tilde no altera la ubicación de la sílaba tónica en “tlán”, de acuerdo con la pronunciación del español para palabras esdrújulas. Sin embargo, la inclusión de los vocablos adicionales "TORRES DEL" en una de las marcas introduce una variación sustancial en la sonoridad inicial y en la estructura fonética global, lo que permite una diferenciación clara entre las expresiones al considerarse en su conjunto. 56.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal diferencia: TORRES DEL ATÁNTICO – ATLANTICO – TORRES DEL ATLÁNTICO– ATLANTICO TORRES DEL ATÁNTICO – ATLANTICO – TORRES DEL ATLÁNTICO– ATLANTICO TORRES DEL ATÁNTICO – ATLANTICO – TORRES DEL ATLÁNTICO– ATLANTICO TORRES DEL ATÁNTICO – ATLANTICO – TORRES DEL ATLÁNTICO– ATLANTICO 57.

De lo anterior, se observa que el hecho de que la marca cotejada tenga un inició diferente, hace que el impacto visual y fonético no sea similar, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de elementos distintos le aporta una fuerza distintiva especial a la marca solicitada, lo que la hace registrable37. 58.

Ahora bien, en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, la Sala observa que la palabra "ATLÁNTICO" se define como “[…] perteneciente o relativo al océano Atlántico, o a los territorios que baña […]”38. Esta denominación evoca en la mente del consumidor una de las principales regiones geográficas de Colombia, conocida como la “Región del Atlántico”, así como el nombre de uno de los 32 departamentos del país denominado “Departamento del Atlántico”, ubicado en el norte de Colombia, cuyas costas son bañadas por el océano Atlántico. 59.

A su vez, el término “DEL”39 es una contracción “DE EL”, que en el contexto de la marca en estudio indica origen o pertenencia. Esta expresión se utiliza para señalar que algo pertenece o está relacionado con otro elemento, en el caso de “TORRES DEL ATLÁNTICO”, el “DEL” establece un vínculo entre las “TORRES” y el “ATLÁNTICO”, lo que sugiere que las torres están ubicadas en la región del Atlántico. 60.

Por su parte, el término “TORRES” al ser el plural de “TORRE” la cual está definida como “[…] construcción fortificada, más alta que ancha, utilizada para defender una 37 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 31 de agosto de 2017. Rad.: 2012-00275-00. MP. Dra.María Elizabeth García González.

Reiterada en sentencias de 31 de enero de 2019. MP. Dr. Hernando Sánchez Sánchez (E). Rad.: 2014-00121-00 y de 11 de junio de 2020. MP. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. Rad.: 2011-00061-00. 38 https://dle.rae.es/torre. Consultado el 20 de noviembre de 2024. 39 https://dle.rae.es/torre. Consultado el 20 de noviembre de 2024. 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00566-00 Demandante: Provalor Proyectos con Valor S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio ciudad o plaza […]”40, dicha connotación sugiere en la mente del consumidor una estructura imponente, asociada a protección, seguridad y resistencia, conceptos que refuerzan la idea de solidez.

Nótese, entonces, que en la medida en que dicha expresión no se encuentra incluida en la marca previamente registrada, es claro que las marcas presentan variación conceptual e ideológica. 61. Adicionalmente, la Sala considera que, aunque la marca cuestionada, “TORRES DEL ATLÁNTICO”, está compuesta por expresiones de carácter débil, su combinación particular le otorga distintividad, lo que la hace registrable y la diferencia de la marca previamente registrada “ATLANTICO”. 62.

En línea con lo analizado, es preciso señalar que, la debilidad de marcas conformadas por expresiones que consisten en zonas geográficas y que cuentan con elementos adicionales, permiten su diferenciación en el mercado. Al respecto, la Sala en sentencia de 23 de noviembre de 202341, precisó lo siguiente: “[…] 89. La Sala considera que en el caso sub examine la marca PANAMERICANA, de titularidad del tercero con interés directo en las resultas del proceso, guarda similitudes ortográficas con las marcas de la parte demandante que contienen el término AMERICANA; sin embargo, los elementos adicionales que componen las marcas son suficientes para evitar que un consumidor medio tenga riesgo de confusión. Adicionalmente, y dado el carácter descriptivo del término AMERICANA, no sería posible concluir similitud ortográfica únicamente con base en dicho término. Comparación conceptual 92.

El aspecto conceptual o ideológico hace referencia a la idea o concepto que evocan los signos distintivos, de manera que la similitud se configura si los evocan una idea semejante o idéntica. Así, esta similitud “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]. 93.

En el presente caso, la Sala advierte que, como se indicó en acápites supra, el término PANAMERICANA es un adjetivo que significa “[…] perteneciente o relativo al conjunto de los países americanos […]”, mientras que, por su parte, el término AMERICANA tiene varios significados significa, entre otros, “[…] 1. adj. Natural de América. U. t. c. s. 2. adj.

Perteneciente o relativo a América o a los americanos. […]”. 94. En ese sentido, la Sala considera que, el caso sub examine, existe similitud conceptual entre los términos PANAMERICANA y todas las marcas que contienen el término AMERICANA, toda vez que ambos términos crean en la mente del consumidor un concepto similar. Sin embargo, los elementos adicionales que componen varias de las marcas son suficientes para evitar que un consumidor medio tenga riesgo de confusión. 40 https://dle.rae.es/torre.

Consultado el 20 de noviembre de 2024. 41 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 23 de noviembre de 2017. Rad.: 2012-00194-00. MP. Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00566-00 Demandante: Provalor Proyectos con Valor S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio [ ] 96.

Por lo anteriormente expuesto, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala considera que la marca concedida PANAMERICANA y las marcas de la parte demandante citadas supra, no son similarmente confundibles […]” (negrilla fuera del texto). 63. Por lo expuesto, tras el análisis de los conceptos mencionados y de las marcas comparadas, la Sala no encuentra similitudes ortográficas, fonéticas ni conceptuales o ideológicas que permitan concluir la existencia de un riesgo de confusión, dado que la marca cuestionada, “TORRES DEL ATLÁNTICO”, posee un nivel de distintividad suficiente y se diferencia de la marca previamente registrada. 64.

Con fundamento en lo anterior, la Sala considera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, esto es, la existencia de similitudes entre las marcas que generen riesgo de confusión. En consecuencia, resulta innecesario analizar el segundo supuesto, relativo a la conexidad de los servicios y riesgo de asociación. 65.

Bajo esa premisa, al cumplir la marca cuestionada con la característica de "distintividad" necesaria y al no encontrarse semejanzas que generen confusión en el consumidor, se concluye que no se infringieron las disposiciones alegadas. Por ello, la SIC actuó acorde con el ordenamiento jurídico vigente al conceder el registro de la marca “TORRES DEL ATLÁNTICO” para proteger los servicios de la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, razón por la que se negarán las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 66.

Finalmente, no se condenará en costas como quiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables por la remisión del artículo 306 del CPACA. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00566-00 Demandante: Provalor Proyectos con Valor S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.