CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025) Número único de radicación: 11001032400020170036100 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Synlab Labco S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Terceros con interés: Laboratorio Synthesis S.A.S. Temas: Registro Marcario - Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo.

Reiteración Jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Synlab Labco S.A., contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 79248 de 16 de noviembre de 2016 y 19074 de 20 de abril de 2017. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 2 Núm. único de radicación: 11001032400020170036100 1. Synlab Labco S.A en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante, la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho3, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 79248 de 16 de noviembre de 2016, “Por la cual se niega un registro”4, expedida por la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y núm. 19074 de 20 de abril de 2017, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”5, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto NEOBONA para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones 3.

La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones6: “[…] PRIMERA: Que se declare nulidad de la Resolución No. 79248 del 16 de Noviembre de 2016, proferida por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que negó el registro de la marca "neoBona" (Mixta) clase 5, a la sociedad LABCO, domiciliada en Paris, Francia. SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 19074 del 20 de Abril de 2017, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, que confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 79248 del 16 de Noviembre de 2016, proferida por la Dirección de Signos Distintivos de la citada entidad. […]”. 4.

A título de restablecimiento del derecho solicitó: 1 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 50 2 Cfr. Folios 2 a 41 3 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 4 Esta resolución negó el registro como marca del signo mixto NEOBONA, para identificar productos y servicios de las clases 5, 42 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza. 5 Esta resolución confirmó la Resolución núm. 79248 de 16 de noviembre de 2016 que negó el registro como marca del signo mixto NEOBONA, para identificar productos y servicios de las clases 5, 42 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza. 6 Cfr. Folios 3 y 4 3 Núm. único de radicación: 11001032400020170036100 “[…] TERCERA: Consecuentemente y a título de restablecimiento del derecho, en beneficio de la sociedad LABCO, domiciliada en Paris, Francia, solicito se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio Dirección de Signos Distintivos, conceder el registro de la marca "neoBona" (Mixta) clase 5, a la sociedad LABCO, domiciliada en Paris, Francia, otorgándole el Correspondiente Certificado de Registro y vigencia por (10) diez años. […]”.

(resaltado fuera de texto) Presupuestos fácticos 5. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 5.1. Solicitó, el 22 de diciembre de 2015, el registro como marca del signo mixto NEOBONA para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.2.

La referida solicitud se publicó, el 20 de mayo de 2016, en Gaceta de Propiedad Industrial núm. 761, sin ser objeto de oposición por parte de terceros. 5.3. La Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 79248 de 16 de noviembre de 2016, negó el registro como marca del signo mixto NEOBONA para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por ser similarmente confundible con las marcas nominativas NEOBON 70 PLUS y NEOBON registradas en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Laboratorios SYNTHESIS S.A.S., en adelante el tercero con interés directo en el resultado del proceso. 5.4.

Interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 79248 de 16 de noviembre de 2016. 5.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 19074 de 20 de abril de 2017, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 79248 de 16 de noviembre de 2016. 4 Núm. único de radicación: 11001032400020170036100 Normas violadas 6.

La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas: 6.1. Los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. 6.2. Artículo 61 de la Constitución Política Concepto de la violación 7. La parte demandante formuló el siguiente cargo y explicó su concepto de violación así7: Violación del artículo 134 en concordancia con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de 2000 7.1.

El signo mixto NEOBONA solicitado para amparar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza tiene la suficiente distintividad frente a las marcas NEOBON 70 PLUS y NEOBON, debido a que el público consumidor asimila las marcas como un todo y no en forma fraccionada, lo que hace que se presenten más diferencias que semejanzas entre los signos distintivos cotejados.

Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 7.2. Los signos cotejados son ortográfica y fonéticamente disímiles, lo que hace que sean percibidos de forma diferente en el mercado por los consumidores. 7.3. Los signos comparados tienen una diferente extensión, debido a que tienen un número de sílabas diferentes y, además, el signo mixto NEOBONA tiene una vocal adicional (A) de la cual carecen las marcas previamente registradas, donde se destaca la expresión NEOBON, permitiendo concluir que desde el punto de vista ortográfico no existe confundibilidad entre estos. 7 Cfr. Folios 7 a 27 5 Núm. único de radicación: 11001032400020170036100 7.4.

Desde el punto de vista fonético, los signos distintivos comparados, por su número diferente de sílabas se pronuncian de forma disímil, variando su pronunciación porque su terminación es completamente diferente (NA-BON). 7.5. El término NEO que hace parte de los dos signos cotejados es de uso común en la composición de marcas de diferentes titulares de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 7.6.

En lo relacionado a la conexión competitiva, se puede apreciar que mientras los productos que pretende amparar el signo mixto NEOBONA en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza son: "reactivos para su uso en pruebas de diagnóstico de embarazo" los cuales tienen un consumidor especializado; los productos que amparan las marcas nominativas previamente registradas en la misma clase NEOBON 70 PLUS y NEOBON, amparan entre otros "preparaciones farmacéuticas y veterinarias", los cuales tienen un consumidor medio. 7.7.

Los signos cotejados no son confundibles, debido a que dada la disimilitud de productos que estas amparan, lo cual hace que estos obedezcan a finalidades diferentes, sin que exista el menor asomo de que los consumidores relacionen los productos a que amparan el signo mixto NEOBONA con los de las marcas mixtas NEOBON 70 PLUS y NEOBON, como provenientes de un mismo titular. 7.8.

El hecho de que los signos distintivos amparen productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, no las hace de por si confundibles, máxime cuando se refieren a productos totalmente distintos, que no tienen la misma finalidad y que además sus canales de comercialización son totalmente diferentes. Violación del artículo 61 de la Constitución Política 7.9.

La parte demandada incurrió en la violación del artículo 61 de la Constitución Política, al no aplicar en debida forma los criterios enunciados en la Jurisprudencia sobre el cotejo marcario, lo que hubiera dado como resultado que el signo mixto NEOBONA fuera concedido como marca. 6 Núm. único de radicación: 11001032400020170036100 Contestaciones de la demanda Parte demandada 8.

La parte demandada8 contestó la demanda9 y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte demandante argumentando lo siguiente: Respecto de la violación del artículo 134 en concordancia con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de 2000 8.1. El signo solicitado NEOBONA carece de distintividad, pues no cuenta con la fuerza distintiva necesaria, que permita su diferenciación y recordación en el mercado por parte de los consumidores.

Respecto de la violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 8.2. Los signos distintivos en estudio, apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir en error al público consumidor. 8.3. El signo solicitado reproduce gran parte de la estructura gramatical de las marcas previamente registradas, específicamente en lo que tiene que ver con la expresión NEOBON, que resulta ser la palabra predominante en los conjuntos marcarios. 8.4.

Los signos distintivos coinciden en el uso de la expresión NEO, la que ocupa un lugar preponderante e impactante dentro del conjunto registrado, por ser aquella con la que se encabeza la denominación y careciendo el signo solicitado de elementos que coadyuven su individualización. 8 Actuando por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 161 9 Cfr. Folios 139 a 160 7 Núm. único de radicación: 11001032400020170036100 8.5.

Los signos distintivos en estudio apreciados en su conjunto, de manera sucesiva y no simultánea, se relacionan competitivamente por su naturaleza, finalidad y canales de comercialización. 8.6. Conceder el registro como marca del signo NEOBONA causaría en la mente del consumidor una asociación en los productos, creyendo erróneamente que está adquiriendo productos que comparten el mismo origen empresarial con sus mismas características y servicios, cuando en realidad es distinto. 8.7.

La parte demandada no ha violado las disposiciones contenidas en la Decisión 486 de 2000, en especial los artículos 134, literal b del artículo 135 y literal a) del artículo 136, como erradamente lo expone la parte demandada, pues los actos acusados gozan de legalidad y se encuentran debidamente motivados. Terceros con interés directo en el resultado del proceso 9.

El tercero con interés directo en el resultado del proceso, no se pronunció en esta oportunidad procesal10. Audiencia Inicial 10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 23 de septiembre de 201911: i) convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) la audiencia inicial de 30 de septiembre de 201912, se declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas y realizó el respectivo control de legalidad.

Interpretación Prejudicial y alegatos de conclusión 10 Cfr. Folio 164 11 Cfr. Folios 165 a 166 12 Cfr. Folios 176 a 189 8 Núm. único de radicación: 11001032400020170036100 11. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 20 de enero de 202513: atendiendo a las sentencias de interpretación prejudicial14: 391-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; 350-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; 261-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; y 45-IP-2022 de 13 de marzo de 2022, actos jurídicos unilaterales de la Comunidad Andina a través del Tribunal de Justicia, aplicables al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial en el Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino; consideró: i) procedente dar aplicación a la interpretación sobre el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado y, en consecuencia, no solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y adoptar los criterios jurídicos de las interpretaciones prejudiciales núms.344-IP- 2022, 23-IP-2022, 208-IP-2020, 722-IP-2018, 496-IP-2019, 203-IP-2020 y 391-IP- 2022 proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; ii) prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento; iii) corrió traslado para alegar; e iv) informó al Ministerio Público para presentar concepto si a bien lo tenía. Alegatos de conclusión 11.1.

La parte demandante15 guardó silencio en esta oportunidad procesal. 11.2. La parte demandada16 presentó los alegatos fuera de término. 11.3. El tercero con interés directo en el resultado del proceso17, guardó silencio en esta etapa procesal. Concepto del Ministerio Público 12. El Ministerio Público18 no se pronunció en esta etapa procesal II.

CONSIDERACIONES DE LA SALA 13 Cfr. Índice 64 del aplicativo web “SAMAI”. 14 Proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y publicadas el 13 de marzo de 2023 en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena números 5146 y 5147. 15 Cfr. Índice 71 del aplicativo web “SAMAI”. 16 ibidem 17 ibidem 18 ibidem 9 Núm. único de radicación: 11001032400020170036100 13.

La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) las Interpretaciones Prejudiciales a tener en cuenta conforme a la decisión del Tribunal Andino de Justicia en el sentido de aplicar el acto aclarado; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; viii) los desarrollos jurisprudenciales respecto del estudio de las marcas que identifican productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza;y, ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 14. Vistos el artículo 14919 numeral 8.º de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 1320 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201921, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 15. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos acusados 16.

Los actos acusados son los siguientes: 16.1. La Resolución núm. 79248 de 16 de noviembre de 2016, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos negó el registro como marca del signo mixto 19 En concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción […]” 20 Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo núm. 434 de 2024, “por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90” 21 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 10 Núm. único de radicación: 11001032400020170036100 NEOBONA para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 16.2.

La Resolución núm. 19074 de 20 de abril de 2017, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 79248 de 16 de noviembre de 2016. El problema jurídico 17. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones de la misma, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar: 17.1.

Si las Resoluciones núms. 79248 de 16 de noviembre de 2016 y 19074 de 20 de abril de 2017, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro como marca del signo mixto NEOBONA para identificar los productos de la Clase 5 Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas: vulneran el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y el artículo 61 de la Constitución Política y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos acusados y al restablecimiento del derecho solicitado. 17.2.

En este sentido, se analizará, en primer lugar, si existe riesgo de confusión a de asociación entre el signo solicitado y las marcas nominativas NEOBON 70 PLUS y NEOBON, con registros marcarios núms. 324789 y 222268, que identifican productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Laboratorio Synthesis S.A.S., tercero con interés directo en el resultado del proceso, y, en segundo lugar, si el signo solicitado tiene la suficiente distintividad para ser registrado como marca. 17.3.

La Sala advierte que la parte demandante invocó como vulnerados el artículo 134 y el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, argumentando la existencia de un riesgo de confusión o de asociación entre el signo solicitado y las marcas previamente registradas. En este sentido, la Sala considera que, en el 11 Núm. único de radicación: 11001032400020170036100 caso sub examine, no se debaten los requisitos para ser marca, en especial, la distintividad intrínseca de esta, motivo por el cuales no se incluirán en el problema jurídico a resolver. 18.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos acusados expedidos por la parte demandada. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 19. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena22, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200023 de la Comisión de la Comunidad Andina24. 22 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 23 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 24 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. Estas normas del derecho primario y secundario hacen parte del bloque de internacionalidad.

Estas normas del derecho primario y secundario hacen parte del bloque de internacionalidad. 12 Núm. único de radicación: 11001032400020170036100 Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina25 20. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina26. 21.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 22.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 23.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 25 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 26 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020170036100 24.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 25. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 26.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretaciones Prejudiciales 344-IP-202227, 23-IP-202228, 391-IP-202229, 208- IP-202030, 722-IP-201831, 496-IP-201932 y 203-IP-202033 27. La Sala procede a destacar los principales criterios relacionados con la interpretación del artículo 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, normas invocadas como violadas por la parte demandante. 28.

Respecto del artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de 200034: 27 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 28 Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5114 de 27 de enero de 2023 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 29 Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5147 de 13 de marzo de 2023 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 30 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4211 de 14 de abril de 2021 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 31 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 3999 de 12 de junio de 2020. 32 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4100 de 21 de octubre de 2020 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 33 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4211 de 4 de marzo de 2021 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 34 Interpretación Prejudicial 344-IP-2022 14 Núm. único de radicación: 11001032400020170036100 “[…] Al respecto resulta pertinente señalar que los artículos 134, 135 (literales a y b), y 150 de la Decisión 486, así como los temas identificados anteriormente, ya han sido objeto de interpretación por parte del Tribunal, existiendo a la fecha un criterio jurídico interpretativo uniforme, estable y coherente sobre su objeto, contenido y alcance, en los siguientes términos: [1.] Concepto de marca.

Requisitos para el registro de las marcas Requisitos para el registro de marcas [1.8] Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de las marcas: son distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. […] [1.15] El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho que sea distintivo y se susceptible de representación gráfica.

De conformidad con el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486. La distintividad es uno de los elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad, [1.16] Se deberá analizar, en primer lugar, si el signo a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad absolutas y relativas señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. [2.] Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad.

El origen empresarial de una marca. […] [2.2] La distintividad es la capacidad que tiene un signo para identificar, individualizar y diferenciar en el mercado productos o servicios, haciendo posible que el consumidor los distinga, seleccione y adquiera. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial e inclusive la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.35 [2.3] La distintividad tiene un doble aspecto:36 [a)] Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir por si mismo productos o servicios en el mercado. [b)] Distintividad extrínseca o en concreto, a través de la cual se determina la capacidad para diferenciarse de otros signos en el mercado. 35 ibidem 36 Ver Interpretación Prejudicial 388-IP-2015 de fecha 25 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2726 del 22 de abril de 2016. 15 Núm. único de radicación: 11001032400020170036100 […] [2.8] En ese sentido, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca; ello de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486.

El origen empresarial de una marca [2.9] La distintividad se encuentra vinculada con el origen empresarial. El consumidor elige un producto o un servicio respecto de otros, tomando en cuenta sus cualidades particulares como calidad, precio, presentación, etc.; y, a, su vez, esa decisión está relacionada con el origen empresarial, en la medida en que el producto o servicio se vincula con el respectivo productor o proveedor, así como con el prestigio o reputación que ha adquirido en el mercado. [2.10] El origen empresarial juega un juega un papel importante para que el consumidor pueda elegir un producto o servicio respecto de otro, debe tener claridad acerca de su procedencia y así evitar riesgo de asociación. […] [5.] Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos […] [5.2] La oficina nacional competente es el órgano administrativo encargado de realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo de oficio en todos los casos, inclusive cuando no se hubiesen presentado oposiciones.

La entidad competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro solicitado. Asimismo, el examen de registrabilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 de la Decisión 486 comprende el análisis de todas las exigencias para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos previstos en el artículo 134 y tomando en consideración las prohibiciones absolutas y relativas establecidas en los artículos 135 y 136 de la referida decisión.37 […] [5.6] En consecuencia, el examen de registrabilidad debe estar plasmado en la resolución que conceda o deniega el registro de marcas.

Es decir, la oficina nacional no puede mantener en reserva el referido examen y, en consecuencia, la resolución que conceda o deniega el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es la debida motivación de los actos. [6.] Autonomía de la oficina nacional competente para tomar decisiones. 37 Ver Interpretación Prejudicial 242-IP-2013 de fecha 20 de febrero de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2323 de 8 de abril de 2014. 16 Núm. único de radicación: 11001032400020170036100 [6.1] Respecto de la autonomía (o independencia) que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones, el Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada País Miembro.

Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como en el Capítulo II del Título VI de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. […] [6.8] El examen de registrabilidad, que es de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido que esta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto; es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independientemente de análisis anteriores respecto de signos idénticos o similares.38 [6.9] No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga limites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Adicionalmente, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran establecidos por la propia normativa comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos.39 […] [6.11] Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual goza de autonomía y tendrá que evaluar íntegramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que realicen. […].”. 29.

Respecto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 200040: “[…] En segundo lugar, es menester señalar que ambas normas, ya han sido objeto de interpretación por parte del Tribunal, existiendo a la fecha un criterio jurídico interpretativo uniforme, estable y coherente sobre su objeto, contenido y alcance, en los siguientes términos: 1 Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética 38 ibidem 39 Ibidem 40 Interpretación Prejudicial 391-IP-2022 17 Núm. único de radicación: 11001032400020170036100 conceptual o ideológica y grafica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1 Cuando en el proceso interno se discuta si un signo solicitado a registro y una marca previamente registrada son confundibles o no, es pertinente analizar la causal relativa de irregistrabilidad de un signo como marca prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. […] 1.6 Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. en ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. […] 3.

Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza 3.1. Cuando en el proceso interno se alegue que existe conexión entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, corresponde analizar este tema. 3.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no es determinante para establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486. […] 3.7.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, la autoridad consultante, en el caso en concreto, deberá analizar el grado de similitud de los signos objeto de análisis y si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo agente del mercado. […].”.

Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 18 Núm. único de radicación: 11001032400020170036100 30. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Desarrollos jurisprudenciales respecto del estudio de las marcas que identifican productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza 31.

Atendiendo a que las marcas que serán objeto de análisis fueron concedidas para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación de Niza, la cual comprende “[…] productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas […]”; la Sala considera importante referirse al examen riguroso que debe realizarse para determinar el riesgo de confusión o de asociación entre las marcas objeto de comparación, por el riesgo que eventualmente podrían generar a la salud y vida de los consumidores. 32.

Esta Sala, en reiteradas oportunidades41, ha precisado que cuando se trate de disputa entre signos que identifican productos farmacéuticos o medicamentos, cuya repercusión, por el riesgo de confusión de marcas, afectaría gravemente la salud y la vida de los consumidores, debe hacer un examen más riguroso sobre la confundibilidad de las marcas, toda vez que “[…] en nuestro medio generalmente 41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;

Sentencias de: 25 de enero de 2019. C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020090053500; 6 de septiembre de 2018, C.P. Dra. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001032400020150011600; 12 de julio de 2018, C.P. Dr. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 11001032400020180044000; 8 de junio de 2018, C.P. Dra. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001032400020070030800; 10 de mayo de 2018, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020090046500; 7 de diciembre de 2017, C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020100001600 19 Núm. único de radicación: 11001032400020170036100 los productos farmacéuticos que requieren fórmula son expedidos sin ella en cualquier farmacia, debido a que Colombia es un país de “cultura curativa personal” […]”42. 33.

En este sentido, ha considerado que este examen riguroso tiene su razón de ser por las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales. 34.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina43 ha considerado: “[…] El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos merece una mayor atención a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores, siendo necesario por ello que el examinador aplique un criterio más riguroso. Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio que, en estos casos, es de vital importancia ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos.

El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio que, en el caso en cuestión, es la población en general, que va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia profesional permanente […]”. Análisis del caso concreto 35. Vistas las normas indicadas en los acápites desarrollados supra del marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, y del tercero con interés directo en el resultado del proceso; la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 36.

En este sentido, los signos distintivos objeto de estudio son como se muestran a continuación: 42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Sentencia de 25 de enero de 2019. C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020090053500 43 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 016-IP- 2012 de 10 de mayo de 2012. Ver también: Interpretaciones Prejudiciales proferidas dentro de los procesos 235-IP-2016 el 5 de septiembre de 2016, 48-IP-2000 de 21 de agosto de 2000 y 30-IP-2000 de 27 de junio de 2000. 20 Núm. único de radicación: 11001032400020170036100 SIGNO SOLICITADO44 (mixto) Titular: LABCO Clase 5: “reactivos para su uso en pruebas de diagnóstico de embarazo; preparaciones químicas para diagnosticar el embarazo; indicadores para diagnósticos médicos; preparaciones para diagnóstico; antisueros para fines de diagnóstico; agentes de diagnóstico para uso farmacéutico; productos para el diagnóstico para uso médico; preparados para el diagnóstico de la ovulación; materiales para test de diagnósticos de uso médico; marcadores de radioisótopos para uso terapéutico o de diagnóstico; desinfectantes para instrumentos médicos; soportes cromatográficos para uso médico; productos higiénicos y sanitarios para uso médico” MARCAS OPOSITORAS (NOMINATIVAS) 45 NEOBON 70 PLUS (nominativa) Titular: Laboratorios Synthesis S.A.S. Certificado núm. 324789 Clase 5: “preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones sanitarias para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimento para bebés, material para curaciones (apósitos y vendas); material para tapar dientes; cera dental, desinfectantes; preparaciones para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.”46 NEOBON (nominativa) Titular: Laboratorios Synthesis S.A.S. Certificado núm. 222268 Clase 5.

“Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos 44. Cfr. Folio 21 45 Ibidem. La Sala precisa que, en cuanto a las marcas mixtas previamente registradas, estas solamente se solicitaron, en su parte denominativa, respecto de la expresión CARIBE.

Cfr. folio 13 46 Cfr. Folio 64 21 Núm. único de radicación: 11001032400020170036100 para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”.47 37. La Sala procederá a determinar si el signo mixto NEOBONA solicitado por la parte demandante para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 38.

Asimismo, la Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el estudio de signos distintivos que carecen de distintividad extrínseca y el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, particularmente entre signos distintivos mixtos.

Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 39. Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 prevé los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 40.

Esta Sección48, siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la 47 Cfr. Folio 64 48 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 22 Núm. único de radicación: 11001032400020170036100 falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”49. 41.

En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”50. 42.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”51. 43. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si el signo mixto NEOBONA solicitado por la parte demandante para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, se subsume dentro de los supuestos fácticos indicados en la norma comunitaria indicada supra y, en consecuencia, si procedería o no el registro marcario. 44.

Con el fin de realizar el cotejo entre los signos distintivos en conflicto, la Sala observará los criterios para el cotejo de marcas, indicados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina52 proferida para este proceso: “[…] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un 49 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP- 2013 de 25 de abril de 2013. 50 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP- 2015 de 10 de junio de 2016 51 Ibidem. 52 Ibidem 23 Núm. único de radicación: 11001032400020170036100 análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general[…]”. (Destacado de la Sala) 45. La Sala tendrá adicionalmente en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina53, la similitud entre el signo y la marca comparada puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia de las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración: esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”54.

(Destacado de la Sala) 46. Ahora bien, como la controversia radica en una supuesta confusión entre un signo mixto y unas marcas nominativas, resulta necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto del signo, para después proceder al cotejo aplicando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto. 53 Ibidem 54 Cfr. Folio 196 24 Núm. único de radicación: 11001032400020170036100 47.

En este sentido, la Sala considera que, observando el signo en su conjunto, prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este es el que tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor, al determinar la impresión general que las marcas van a suscitar en los consumidores, y al ser este elemento el que los consumidores utilizarán en el mercado para solicitar los servicios de que se trate.

Además, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 48. Por lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación de los signos distintivos objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que resultan aplicables al cotejo de marcas mixtas en las que predomina el elemento nominativo, a saber: “[…] “[…] ( i) Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signo en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como por ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, depor-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo generar en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. 25 Núm. único de radicación: 11001032400020170036100 iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”55.

(Destacado de la Sala) i) […]”. (Destacado de la Sala) 49. Por último, la Sala recuerda que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado que se debe analizar si el signo y las marcas en cuestión contienen elementos descriptivos, genéricos o de uso común, para establecer su carácter distintivo y, posteriormente, realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, se deben aplicar los criterios jurisprudenciales establecidos para tal fin. 50.

En primera medida, las expresiones de uso común son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar los productos o servicios que pretenden distinguirse. 51. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina mencionó: “[…] 4.6.

El que un término sea de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. […]” (resaltado fuera de texto). 52.

Así mismo, el Tribunal manifestó, que en cada caso concreto debe verificarse si la conformación de los signos confrontados incluye alguna partícula de uso común 55 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 277-IP-2019 de 16 de septiembre de 2019. 26 Núm. único de radicación: 11001032400020170036100 para distinguir productos para posteriormente realizar el cotejo excluyendo dicha partícula de uso común: “[…] 4.3.

Los signos conformados exclusivamente por denominaciones de comunes o usuales al estar combinadas con otras, puedan generar signos completamente distintivos. El titular de una marca no puede impedir que las expresiones comunes o usuales puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. […]”. 53.

No obstante, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que, si la exclusión de a partícula de uso común reduce el signo de forma tal que hace imposible su comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional esos componentes: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de manera tal que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]”. 54.

Esta posición también ha sido adoptada por esta Sección56, al precisar que no se puede realizar el estudio de las marcas en conflicto de manera fragmentada, sino que se debe hacer en conjunto, puesto que para el consumidor medio los signos no son recibidos de manera separada, teniendo en cuenta, además, que es el conjunto marcario lo que se protege. 55.

Y, en segunda medida, las expresiones descriptivas informan de manera exclusiva acerca de las características y propiedades de los productos o servicios, tales como: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. El Tribunal de Justicia ha precisado que se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio de que se trata, y si se contesta haciendo uso justamente de la denominación, ésta será considerada descriptiva.

De igual forma, el Tribunal de Justicia ha indicado que: 56 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 24 de octubre de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020100026500. 27 Núm. único de radicación: 11001032400020170036100 “[…] Los signos conformados exclusivamente por denominaciones descriptivas, al estar combinadas con otras, pueden generar signos completamente distintivos.

El titular de una marca no puede impedir que las expresiones descriptivas puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca. […] No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (descriptivas) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” 57. 56.

Precisado lo anterior, la Sala considera que, en los casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, para que esta sea registrable, debe tener una partícula que sea lo suficientemente distintiva y diferente de las marcas opositoras, a tal grado que le otorgue un matiz diferenciador y contundente, que la dote, por sí misma, de la suficiente carga semántica, la cual le da una eficacia particularizadora y conduce a identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor acerca de su origen empresarial, regla que se aplicará en el presente caso. 57.

Para esto, se realizará el cotejo entre el signo mixto NEOBONA, cuyo solicitante fue la parte demandante, y las marcas mixtas NEOBON y NEOBON 70 PLUS, las cuales fueron sustento de la negación del registro, previamente registradas por el tercero con interés en el resultado del proceso, aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia para el efecto y que fueron señalados en los apartados supra. 58.

La Sala advierte que la partícula NEO es de uso común para en las marcas de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, tal como se evidenció al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada. En efecto, se encuentran marcas que contienen y contenían dichas partículas ya que 57 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 73-IP-2021, de 21 de junio de 2021, págs. 10 y 11. 28 Núm. único de radicación: 11001032400020170036100 algunas se encontraban vigentes para la fecha de expedición de los actos acusados58: MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE NEO-MELUFEN OPELLA HEALTHCARE GROUP SAS 373468 5 NEO SESAREN MEGA LABS S.A. 395968 5 VERMI-NEO LABORATORIOS NEO LIMITADA 427969 5 SYNALAR NEO PRODUCTOS FARMACEUTICOS S.A. DE C.V 444604 5 NEO SEPT UNIPHARM (INTERNATIONAL) A.G. 463366 5 NEO VEINS HEALTHY AMERICA COLOMBIA S.A.S. 493040 5 FREESTYLE OPTIUM NEO ABBOTT DIABETES CARE INC. 470629 5 59.

Adicionalmente, al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada se encuentra que la partícula BON y la expresión PLUS son de uso común en los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza59: MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE BON MEMORIX LABORATORIOS NATURAL FRESHLY INFABO S A.S INSTITUTO FARMACOLOGICO BOTANICO S.A.S 246140 5 BONILUX NOVARTIS AG 254655 5 BONFIEST TQ BRANDS S. DE R. L 261054 5 58 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 59 www.sipi.gov.co. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 29 Núm. único de radicación: 11001032400020170036100 BONFIBER PROCAPS S.A. 278173 5 BONAMES HEALTHCO LICENSING AG 314629 5 BONSKIN BIOTECNICK S.A.S. 332562 5 BLOPRESS PLUS TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED 240180 5 PETZI PLUS VETBRANDS COLOMBIA LTDA. 236119 5 NATURAL PLUS NATURAL PLUS S.A. 256323 5 SEVEDOL PLUS LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. 239793 5 SLIFE PLUS LABORATORIOS NATURFAR S.A.S. 254577 5 CARTILOX PLUS LABORATORIOS LA SANTE S.A 265579 5 60.

Como se expuso supra, las expresiones o partículas que sean de uso común deben ser excluidas del cotejo marcario. Sin embargo, la Sala advierte que, si la exclusión de los componentes reduce el signo distintivo de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, de tal manera que se deberá analizar el signo en su conjunto, teniendo en cuenta la percepción del público consumidor60. 61.

En este sentido, la Sala considera que las partículas NEO y BON para ambas marcas son de uso común en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, razón por la cual no pueden ser excluidas comoquiera que esto haría imposible llevar a cabo el cotejo marcario entre estas. Asimismo, la Sala precisa que dichas partículas no se excluyen pues ello fraccionaría la denominación de los signos distintivos. 62.

Asimismo, la Sala advierte que en una de las marcas previamente registradas se encuentra la expresión PLUS la cual es de uso común, por lo que se excluirá del cotejo marcario. 60 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 608-IP-2015 de 5 de septiembre de 2016. 30 Núm. único de radicación: 11001032400020170036100 Análisis de los supuestos normativos Primer supuesto: Identidad o semejanza entre el signo y las marcas Comparación Ortográfica 63.

El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras del signo solicitado y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes. 64. La comparación ortográfica de los signos confrontados es como sigue: SIGNO SOLICITADO N E O B O N A 1 2 3 4 5 6 7 MARCAS REGISTRADAS N E O B O N 1 2 3 4 5 6 N E O B O N 7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 65.

La Sala considera que, al comparar los elementos nominativos en su conjunto, el signo NEOBONA se compone de una palabra, cuatro (4) vocales y tres (3) consonantes; y las marcas previamente registradas: i) NEOBON se compone de una palabra, tres (3) vocales y tres consonantes; ii) NEOBON 70 se compone de una palabra, dos (2) números, tres (3) vocales y tres consonantes. 31 Núm. único de radicación: 11001032400020170036100 66.

Sobre este asunto, la Sala advierte sobre las similitudes, que pueden inducir a un grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo solicitado reproduce en su totalidad la expresión NEOBON contenida en la marca previamente registrada, sin que la adicional letra A, le aporte distintividad ortográfica. 67. Asimismo, la Sala advierte que, si bien es cierto que una de las marcas previamente registradas cuentan con los números 7 y 0, ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión que se reproduce por completo el signo solicitado, esto es, NEOBON, lo que determina que el mencionado signo no sea suficientemente distintivo y diferente a la marca previamente registrada. 68.

De otro lado, la Sala considera que el signo cuyo registro como marca se negó, no cuenta con otras expresiones adicionales que permitan diferenciarlo de la marca previamente registrada, pues como lo hemos mencionado está contiene la expresión NEOBON que reproduce la expresión que tiene la fuerza distintiva de la marca previamente registrada.

Comparación Fonética 69. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en la marca y el signo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: NEOBONA – NEOBON NEOBONA – NEOBON NEOBONA – NEOBON NEOBONA – NEOBON 70 NEOBONA – NEOBON 70 NEOBONA – NEOBON 70 32 Núm. único de radicación: 11001032400020170036100 70.

Sobre este asunto, la Sala considera que la pronunciación de los signos distintivos cotejados resulta ser similar, pues coinciden en la expresión NEOBON la cual es el elemento principal de las marcas previamente registradas, sin que la letra A del signo solicitado y el número 70 de una de las marcas opositoras le otorguen una carga semántica particulizadora.

Comparación Ideológica 71. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”61, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales los signos distintivos tienen algún significado. 72.

La Sala advierte que: i) las expresiones NEOBONA y NEOBON, que hace parte tanto de las marcas registradas como del signo solicitado, no tienen significado en el idioma castellano; y ii) una de las marcas contiene el número 70. 73. Al respecto, la Sala considera que, por un lado, el signo y la marca NEOBONA son de fantasía y, por el otro, la marca NEOBONA 70, en su conjunto, al estar compuesta por una palabra sin significado en el español, es de fantasía, por lo que no es posible realizar un cotejo en este aspecto. 74.

Por lo anterior, al realizar la comparación de manera conjunta y sucesiva, sin descomponer los signos distintivos cotejados, y teniendo en cuenta que el análisis debe enfocarse principalmente en las semejanzas y no las diferencias que presenten los mismos, comoquiera que el consumidor recordará y relacionará las marcas por sus similitudes. 75.

La Sala considera que el signo solicitado es semejante a las marcas previamente registradas, pues deja una impresión de similitud en la mente del 61 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009 33 Núm. único de radicación: 11001032400020170036100 consumidor y con ello causa un riesgo de confusión, debido a que el signo solicitado no posee fuerza distintiva que permita al consumidor diferenciarla de la marca registrada, motivo por el cual se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Segundo supuesto: Conexidad de los productos que pretende identificar cada uno de los signos distintivos en conflicto 76. Del contenido de literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la Sala recuerda que para la configuración de dicha causal de irregistrabilidad, aunado al hecho de la identidad o la similitud entre el signo y la marca cotejada, es necesario que los productos que distingan, respectivamente, sean los mismos o presenten una conexión competitiva entre ellos. 77.

Según lo previsto en el inciso 2.º del artículo 151 de la Decisión 486 de 2000, la ubicación de los servicios en las diferentes clases del nomenclátor “[…] no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”, toda vez que debe aplicarse la regla de la especialidad, en virtud de la cual, el registro del signo como marca solamente confiere derechos respecto de los productos o servicios para los cuales se solicitó. 78.

Al respecto, la Sala, en sentencia proferida el 8 de marzo de 201862, se refirió a la regla de la especialidad en los siguientes términos: “[…] un signo no puede registrarse para proteger o amparar todos los productos del universo. La protección recae sobre una clase del nomenclátor Internacional de Niza o sobre algunos de los productos identificados dentro de ella.

La concreción al amparo registral se delimita en la solicitud del registro, limitación conocida en la doctrina como la regla de la especialidad. Los productos o servicios fijados en la solicitud, son los protegidos con la marca, protección que se extiende exclusivamente dentro del territorio en el cual la marca ha sido registrada. De ahí que dentro del estudio se deben analizar los productos que las marcas en disputa protegen y establecer si existe o no conexión competitiva […]”. 62 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;

Sentencia de 8 de marzo de 2018; C.P. María Elizabeth García González; número único de radicación 11001032400020090041700. 34 Núm. único de radicación: 11001032400020170036100 79. En ese sentido, para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los servicios que las marcas enfrentadas identifican, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado, en su jurisprudencia, unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva entre los servicios identificados por los signos distintivos en conflicto y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre los mismos.

Así lo expuso en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] 3.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre los productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios: […] a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. […] 3.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre los productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización, los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad 35 Núm. único de radicación: 11001032400020170036100 o función: el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existiría conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación y, generalmente, de ausencia de similitud. […]”63 80. El Tribunal de Justicia Andina en la Interpretación Judicial 441-IP-2015 de fecha 4 de febrero de 2016, señaló que el estudio del riesgo de confusión entre productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza se torna más riguroso, en vista de la repercusión que eventualmente podría tener en la vida y salud de los consumidores: “[…] 50.

En virtud de que los signos en conflicto distinguen productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, el Tribunal considera oportuno referirse al tema de las marcas farmacéuticas. 51 El examen de estos signos merece una mayor atención y debe ser más riguroso a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores.

Ello porque está involucrada la salud de éstos. Así, por ejemplo, ya sea por confusión al solicitar un producto farmacéutico y/o por negligencia del despachador, un consumidor podría recibir un producto distinguido por una marca con una fonética semejante a la marca del producto procurado pero que difiere en su composición y finalidad terapéutica. 52.

Se debe tener en consideración el hecho que, lamentablemente, aún es frecuente en nuestros Países que las personas se "auto-mediquen", determinando lo anterior que gran número de pacientes procuren productos farmacéuticos ya sea por influencia de un anuncio publicitario o por sugerencia de terceros, es decir, sin consejo de profesionales de la medicina. 53.

Para establecer el riesgo de confusión, la comparación y el análisis que debe realizar la Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores. Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser por "las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”. 54.

Asimismo el Tribunal ha manifestado que en los casos de "marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden 63 Cfr. Folio 7 36 Núm. único de radicación: 11001032400020170036100 causar un daño irreparable a la salud humana, más aun considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno".[…](Destacado fuera del texto). 81.

Por lo anterior, la Sala precisa el análisis de registrabilidad de los productos pertenecientes a la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza debe ser más riguroso, con el fin de evitar riesgos a los consumidores, ya que, al encontrarse productos con similitudes con productos farmacéuticos, pueden causar riesgos a personas, animales o a vegetales. 82.

En el caso sub examine, el signo mixto NEOBONA fue solicitado por la parte demandante, para distinguir los siguientes productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] “reactivos para su uso en pruebas de diagnóstico de embarazo; preparaciones químicas para diagnosticar el embarazo; indicadores para diagnósticos médicos; preparaciones para diagnóstico; antisueros para fines de diagnóstico; agentes de diagnóstico para uso farmacéutico; productos para el diagnóstico para uso médico; preparados para el diagnóstico de la ovulación; materiales para test de diagnósticos de uso médico; marcadores de radioisótopos para uso terapéutico o de diagnóstico; desinfectantes para instrumentos médicos; soportes cromatográficos para uso médico; productos higiénicos y sanitarios para uso médico […]”. 83.

Por su parte, la marca nominativa NEOBON identifica los siguientes productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, “[…]“Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas [ ]” 64. 84.

Adicionalmente, la marca nominativa NEOBON 70 PLUS identifica los siguientes productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…]“preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones sanitarias para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimento para bebés, material para 64 Cfr. Folio 64 37 Núm. único de radicación: 11001032400020170036100 curaciones (apósitos y vendas); material para tapar dientes; cera dental, desinfectantes; preparaciones para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas [ ]” 65. 85.

De acuerdo con lo anterior, por un lado, para la Sala considera que existe una conexión competitiva entre los productos amparados por los signos cotejados. Lo anterior comoquiera que: i) amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; ii) se deriva una relación entre los productos farmacéuticos que ambas amparan; y iii) existe una relación entre los productos por cuanto se trata de productos del mismo género y de uso médico. 86.

Y, por el otro, la Sala pone de presente que los productos que amparan los signos distintivos cotejados, tienen especial aptitud o capacidad de causar efectos importantes o comprometedores en la salud, comoquiera que algunos de los productos de las marcas previamente registradas efectos nocivos hasta el grado de poder causar la muerte, dado su carácter esencialmente tóxico; mientras que los productos distinguidos por el signo solicitado están llamados a tener efectos benéficos y diagnósticos en la salud (farmacéuticos).

De modo que, en estas circunstancias, además de tratarse de productos que están en una misma clase, su uso amerita una especial precaución, de allí que exigen la mayor diferenciación posible. 87. Asimismo, los signos distintivos NEOBONA, NEOBON y NEOBON 70 PLUS de acuerdo con el criterio de intercambiabilidad, identifican productos como sustancias dietéticas para uso médico los cuales pueden ser sustituibles.

Adicionalmente, los productos pueden usarse conjuntamente, por ejemplo, los medicamentos junto con suplementos dietéticos o material para apósitos con desinfectantes por lo que son complementarios. 88. La Sala considera que el registro de la marca NEOBONA podría inducir a los consumidores a pensar que los productos identificados con dicha marca tienen un mismo origen empresarial que los de NEOBON, o que se trata de una innovación 65 Cfr. Folio 64 38 Núm. único de radicación: 11001032400020170036100 de los productos identificados con esta última, todo lo cual pone de presente el riesgo de asociación que representa la marca concedida.

Lo anterior, teniendo en cuenta que los signos cotejados, al amparar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, su análisis debe ser más estricto o riguroso66. 89. En cuanto a los canales de comercialización y medios de publicidad, en el mercado coexisten ordinariamente productos farmacéuticos, los cuales se comercializan a través de los mismos canales tales como droguerías.

Asimismo, lo cierto es que ambos tipos de productos aparecen publicitados en medios similares como lo son las publicaciones que promocionan los productos de farmacias y droguerías. 90. Así las cosas, se presenta una conexidad competitiva entre el signo solicitado y las marcas previamente registradas, que conlleva a un riesgo de confusión entre el público consumidor. 91.

De otro lado, respecto a la afirmación que el consumidor de los productos que pretende amparar el signo solicitado es especializado, la Sala considera que, los consumidores estos productos no pueden considerarse con esta distinción, pues no están absolutamente informados y atentos a las características de los productos que adquiere y, en ese sentido, no tienen claro sobre el origen empresarial de los productos ofrecidos. 92.

En ese orden de ideas, al no contar con la condición de distintividad necesaria el signo solicitado, y al existir semejanzas significativas con las marcas previamente registradas, así como conexidad competitiva de los productos que distingue cada una de ellas, la Sala considera que se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, por existir riesgo de confusión. Respecto del cargo de violación del artículo 61 de la Constitución Política 66 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de enero de 2019, C.P. (E) Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 1101032400020090053500. 39 Núm. único de radicación: 11001032400020170036100 93.

La Sala advierte que la parte demandante, en el escrito de demanda, adujo que los actos administrativos acusados violaron el artículo 61 de la Constitución Política al considerar que los signos cotejados son diferentes y que no existe conexión competitiva entre ellos. 94. Al respecto, la Sala considera que el cargo no prospera, en tanto que la fundamentación de la decisión administrativa fue real y adecuada, al encontrarse que entre las marcas en conflicto existe riesgo de confusión. 95.

Lo anterior, comoquiera que la decisión de no conceder el registro como marca del signo mixto solicitado, se ajustó a los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario, lo anterior comoquiera que estaba incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Conclusión 96. La Sala considera que, en el caso sub examine, el signo mixto NEOBONA, que pretende identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que no se cumplen con los supuestos fácticos previstos en la normativa indicada, al existir semejanza con las marcas nominativas NEOBON y NEOBON 70 PLUS, 5, que identifican productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso. 97.

En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 79248 de 16 de noviembre de 2016 y 19074 de 20 de abril de 2017 y, en consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda. Condena en costas 40 Núm. único de radicación: 11001032400020170036100 98.

Visto el numeral 8 del artículo 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012, sobre condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que en el expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no condenará en costas a la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta Aclara voto 41 Núm. único de radicación: 11001032400020170036100 GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.