CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad relativa Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00806-00 Demandante: Esenttia S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Terceros: Oman Oil Company S.A. O.C., CHR Hansen A/S y Acerías Paz del Río S.A. Tema: Registro como marca del signo mixto “OQ” para distinguir productos comprendidos en la clase 1ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad relativa promovida en contra de las Resoluciones 66450 de 21 de octubre de 20201 y 38749 de 23 de junio de 20212 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Esenttia S.A. y se concedió el registro como marca del signo mixto “OQ” para distinguir productos comprendidos en la clase 1ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Oman Oil Company S.A. O.C. I.
ANTECEDENTES I.1. La demanda3 1. La sociedad Esenttia S.A., a través de apoderada judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] 2.1. Que se declare la nulidad de la Resolución Nº 66450 del 21 de octubre de 2020, expedida por el Director de Signos Distintivos, de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual declaró infundada la oposición presentada por ESENTTIA S.A. y concedió el registro de la marca mixta OQ en la clase 1 internacional, dentro del expediente SD2019/0106070. 2.2.
Que se declare la nulidad de la Resolución Nº 38749 del 23 de junio de 2021, expedida por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se confirmó la 1 Índice 13 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro […]”. 2 Índice 13 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.
“[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Índice 2 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00806-00 Demandante: Esenttia S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio decisión contenida en la Resolución N° 66450 del 21 de octubre de 2020, proferida por la Dirección de Signos Distintivos en donde se concedió el registro de la marca mixta OQ en la clase 1 internacional, dentro del expediente SD2019/0106070. 2.3.
Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se le ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio anular el certificado de registro del signo distintivo Nº 687168 emitido el 27 de julio de 2021. 2.4. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las órdenes impartidas por el Honorable Consejo de Estado dentro de los 30 días hábiles siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 2.5.
Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, publicar en la gaceta de Propiedad Industrial la sentencia proferida en desarrollo de este proceso […]”4. I.1.1. Los hechos de la demanda5 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. La apoderada de la parte demandante señaló que la sociedad Esenttia S.A. registró las marcas mixtas “ESENTTIA” y “ESENTTIA BY PROPILCO”6 así como una figurativa7 para identificar productos de la clase 1ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] químicos para la industria plástica; poliolefinas; productos petroquímicos como el polipropileno, polietileno y poliestireno; resinas plásticas reforzadas con carbonato de calcio (compuestos y concentrados de termoplásticos), con talcos (silicato de magnesio), con fibra de vidrio y con mica; talcos (silicato de magnesio); carbonatos; nylon con fibra de vidrio; epdm (etileno propileno dieno); concentrados de color y de aditivos; biopolímeros y masterbatch.
Se excluyen los productos químicos para la industria de la microencapsulación y para la fabricación de micropartículas y nanopartículas destinadas a la industria de la construcción y de alimentos, médica, cosmética, farmacéutica, agroindustrial y nutracéutica […]”. “[…] como el polipropileno, polietileno y poliestireno, resinas plásticas (compuestos y concentrados de termoplásticos), talcos (silicato de magnesio), carbonato, excluyendo productos químicos para la industria de la microencapsulación y para la fabricación de nanopartículas destinadas a la industria de la construcción y de alimentos […]”.
“[…] químicos para la industria, tales como resinas plásticas, resinas artificiales en bruto, materias plásticas, polipropileno, polietileno, poliestireno, talcos (silicato de magnesio), carbonato […]”. 4 Folio 22 C pp. 5 Folio 23 C pp. 6 Certificados 566.128, 568.105 y 510.403. Versión 10. 7 Certificado 568.101. Versión 10. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00806-00 Demandante: Esenttia S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “[…] químicos para la industria, tales como resinas plásticas, resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto, polipropileno, polietileno, poliestireno, talcos (silicato de magnesio), carbonato […]”. 4.
Manifestó que, el 16 de diciembre de 2019, la sociedad Oman Oil Company S.A. O.C. solicitó el registro como marca del signo mixto “OQ” para identificar productos comprendidos en la clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] químicos usados en industria, ciencia y fotografía, así como en la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales sin procesar, plásticos sin procesar; abonos; composiciones de extinción de incendios; preparaciones para templar y soldar; sustancias químicas para conservar productos alimenticios; adhesivos usados en industria; productos químicos para uso en industria; derivados del petróleo; dispersantes de petróleo; aditivos químicos para productos derivados del petróleo; productos químicos derivados del petróleo; catalizadores de craqueo de petróleo; aditivos químicos para aceite; aditivos químicos para aceites industriales; productos químicos usados para refinar aceites; polímeros para uso en las industrias de perforación y petróleo; estabilizadores para aceites; gas para uso industrial; gases para uso industrial; productos químicos para uso en la industria del gas; aditivos químicos para aceite; aditivos químicos para combustible; descontaminantes para combustible; aditivos detergentes para combustible; aditivos químicos para lubricantes; aditivos químicos para combustibles diésel; aditivos de gasolina; polímeros para uso industrial; aditivos químicos para polímeros; resinas poliméricas, resinas sin procesar; resinas sintéticas sin procesar; resinas artificiales sin procesar; plásticos sin procesar; resinas artificiales y sintéticas sin procesar; fluido hidráulico; aromáticos [productos químicos]; hidrocarburos aromáticos; benceno; derivados de benceno; polipropileno; resinas de polipropileno; resinas de polipropileno sin procesar […]”. 5.
Indicó que, frente a la anterior solicitud, la sociedad Esenttia S.A. presentó oposición, por cuanto, a su juicio era similarmente confundible con sus marcas previamente registradas. 6. Anotó que, mediante la Resolución 66450 de 21 de octubre de 2020, el director de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Esenttia S.A. y concedió el registro de la marca mixta “OQ” a la sociedad Oman Oil Company S.A. O.C para identificar productos de la clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza, frente a lo cual la demandante presentó recurso de apelación. 7.
Mencionó que, mediante la Resolución 38749 de 23 de junio de 20218, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC confirmó la Resolución 66450, en consideración a que la marca cuestionada tenía suficiente distintividad, toda vez que el elemento que predomina era el nominativo y la gráfica 8 La Sala precisa que las sociedades CHR Hansen A/S y Acerías Paz del Río S.A. no presentaron oposición en sede administrativa contra la marca demandada, sino que sus marcas fueron citadas por la SIC con el propósito de demostrar que la figura en forma de círculo con puntos era de uso común para la época en que se profirieron los actos acusados. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00806-00 Demandante: Esenttia S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio que acompaña los signos confrontados son de uso común como se comprobaba en la consulta en SIPI con las marcas de las sociedades CHR Hansen A/S y Acerías Paz del Río S.A. I.1.2.
Fundamentos de derecho y el concepto de violación9 I.1.2.1. Fundamentos de derecho 8. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de la norma en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 136 literal a).
I.1.2.2. El concepto de violación 9. La apoderada de la parte demandante aseguró que los actos acusados se encuentran viciados de nulidad, toda vez que la SIC registró la marca mixta “OQ” para distinguir productos comprendidos en la clase 1ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad Oman Oil Company S.A. O.C., sin considerar que la misma era similarmente confundible con las marcas mixtas “ESENTTIA” y “ESENTTIA BY PROPILCO” así como con una figurativa de titularidad de la sociedad Esenttia S.A., lo que generaba riesgo de confusión y de asociación en los consumidores, según lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 10.
Explicó que el elemento predominante de la marca acusada era la gráfica, por cuanto el consumidor centra su atención en la espiral que la contiene y no en las letras “OQ”. 11. En ese sentido, aseguró que era confundible con su marca figurativa que también se compone de una espiral compuesta por puntos que evocan movimiento hacia la izquierda, con el fin de referirse a productos que comercializa la demandante como comprimidos de diferentes materiales. 12.
Puso de presente que la sociedad Esenttia S.A. es titular de 1110 marcas que tienen como rasgo distintivo común el mencionado espiral por lo que la SIC no podía desconocer su familia de marcas. 13. Mencionó que la coexistencia de sus marcas con la marca de la demandante implica un evidente riesgo de confusión indirecta entre los consumidores y usuarios, quienes concluirán que los productos que distinguen tienen un mismo origen empresarial. 9 Índice 2 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 10 Certificados 568.101, 675.116, 566.128, 568.859, 666.396, 568.917, 499.046, 510.403, 568.105, 523.155 y 532.156. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00806-00 Demandante: Esenttia S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio II.
CONTESTACIONES DE LA DEMANDA E INTERVECIONES II.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio11 14. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que las resoluciones acusadas fueron debidamente motivadas y, en consecuencia, no incurrió en desconocimiento de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 15.
Sostuvo que el signo mixto solicitado frente a las marcas mixtas y figurativa de la demandante no son idénticas en su parte nominativa y gráfica, además podían coexistir en el mercado. 16. Advirtió que la marca cuestionada tenía suficiente distintividad, toda vez que el elemento que predomina era el nominativo y la gráfica que acompaña los signos confrontados son de uso común. 17.
Resaltó que, para la época en que se expidieron los actos administrativos demandados, la SIC constató que existían varias marcas con las características de la figura circular con puntos, por lo que se admitía su registro. 18. En ese contexto, afirmó que la marca mixta “OQ” no es idéntica a las marcas registradas por la sociedad Esenttia S.A., por lo que los argumentos de la demandante no eran de recibo para la autoridad administrativa.
II.2. Intervenciones de las sociedades Oman Oil Company S.A. O.C., CHR Hansen A/S y Acerías Paz del Río S.A. 19. Las sociedades Oman Oil Company S.A. O.C., CHR Hansen A/S y Acerías Paz del Río S.A., a pesar de haber sido notificadas en debida forma12 no se pronunciaron sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda.
III. TRÁMITE DEL PROCESO 20. La sociedad Esenttia S.A. presentó demanda de nulidad relativa el 22 de noviembre de 202113 en contra de las Resoluciones 66450 de 21 de octubre de 2020 y 38749 de 23 de junio de 2021, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 21. Mediante auto de 13 de diciembre de 202114 se adecuó la demanda al medio de control de nulidad relativa, se admitió y se dispuso notificar al Superintendente de 11 Índice 15 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 12 Índices 6, 7, 16, 17 y 21 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 13 Índice 2 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 14 Índice 4 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00806-00 Demandante: Esenttia S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Industria y Comercio y a los representantes legales de las sociedades Oman Oil Company S.A. O.C., CHR Hansen A/S y Acerías Paz del Río S.A. El 25 de febrero de 202215 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 22.
A través de auto de 6 de junio de 2022 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, sin embargo a través de auto de 16 de diciembre de 202216se prescindió de la misma, así como la audiencia de pruebas prevista en el artículo 181 ibidem, además se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio y se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes. 23.
Por auto de 24 de abril de 202317 se dio aplicación a la doctrina del acto aclarado en lo relacionado con la solicitud de interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y se dispuso utilizar la interpretación prejudicial 391-IP-2022 de 13 de marzo de 2023, respecto del alcance del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, en la cual señaló: “[…] E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. Cuando en el proceso interno se discuta si un signo solicitado a registro y una marca previamente registrada son confundibles o no, es pertinente analizar la causal relativa de irregistrabilidad de un signo como marca prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. […] 1.2.
De conformidad con esta disposición, no es registrable como marca un signo que resulte idéntico o similar a una marca registrada o a un signo cuyo registro como marca fue solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carecería de carácter distintivo. Los signos no tienen capacidad distintiva extrínseca cuando generan riesgo de confusión (directo o indirecto) o riesgo de asociación en el público consumidor. […] 1.3.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfico […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa. […] 15 Índice 19 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 16 Índices 26 y 33 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 17 Índice 39 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00806-00 Demandante: Esenttia S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Comparación entre signos mixtos y figurativos 2.14.
Al comparar un signo mixto con uno figurativo, este Tribunal ha señalado que es importante determinar cuál es el elemento dominante en el signo mixto, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con un signo figurativo, ya que el distintivo del primero estará en el conjunto pronunciable y el del otro en la imagen y el concepto que expresa el signo figurativo, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión […] (mayúscula y negrilla del original). 24.
Por auto de 28 de mayo de 202318 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 de 2011 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 25. En el término para alegar de conclusión, la sociedad Esenttia S.A.19 y la SIC20 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente.
Por su parte, las sociedades Oman Oil Company S.A. O.C., CHR Hansen A/S y Acerías Paz del Río S.A. y el Ministerio Público guardaron silencio. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 26. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14921 del CPACA, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.
La formulación del problema jurídico 27. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 66450 de 21 de octubre de 2020 y 38749 de 23 de junio de 2021, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Esenttia S.A. y se concedió el registro como marca al signo mixto “OQ” para distinguir productos comprendidos en la clase 1ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Oman Oil Company S.A. O.C. 18 Índice 44 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 19 Índice 49 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 20 Índice 50 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 21 “[…] Artículo 149.
El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00806-00 Demandante: Esenttia S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 28.
La Sala deberá analizar si entre la marca mixta “OQ” concedida para identificar productos en la clase 1ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Oman Oil Company S.A. O.C. y las marcas mixtas “ESENTTIA” y “ESENTTIA BY PROPILCO” así como una figurativa, que identifican productos en la misma clase, cuyo titular es la parte demandante, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. 29.
Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto. IV.3. La identificación de los actos demandados 30. La sociedad Esenttia S.A. solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 66450 de 21 de octubre de 202022 y 38749 de 23 de junio de 202123, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada ella y se concedió el registro como marca del signo mixto “OQ” para distinguir productos comprendidos en la clase 1ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a la sociedad Oman Oil Company S.A. O.C., expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.
IV.4. Análisis del caso concreto 31. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, concedió el registro como marca del signo mixto “OQ” para distinguir productos comprendidos en la clase 1ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] químicos usados en industria, ciencia y fotografía, así como en la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales sin procesar, plásticos sin procesar; abonos; composiciones de extinción de incendios; preparaciones para templar y soldar; sustancias químicas para conservar productos alimenticios; adhesivos usados en industria; productos químicos para uso en industria; derivados del petróleo; dispersantes de petróleo; aditivos químicos para productos derivados del petróleo; productos químicos derivados del petróleo; catalizadores de craqueo de petróleo; aditivos químicos para aceite; aditivos químicos para aceites industriales; productos químicos usados para refinar aceites; polímeros para uso en las industrias de perforación y petróleo; estabilizadores para aceites; gas para uso industrial; gases para uso industrial; productos químicos para uso en la industria del gas; aditivos químicos para aceite; aditivos químicos para combustible; descontaminantes para combustible; aditivos detergentes para combustible; aditivos químicos para lubricantes; aditivos químicos para combustibles diésel; aditivos de gasolina; polímeros para uso industrial; aditivos químicos para polímeros; resinas poliméricas, resinas sin procesar; resinas sintéticas sin procesar; resinas artificiales sin procesar; plásticos sin procesar; resinas artificiales y sintéticas sin procesar; fluido hidráulico; aromáticos [productos químicos]; hidrocarburos aromáticos; benceno; derivados de 22 Índice 13 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.
“[…] Por la cual se decide una solicitud de registro […]”. 23 Índice 13 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00806-00 Demandante: Esenttia S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio benceno; polipropileno; resinas de polipropileno; resinas de polipropileno sin procesar […]”. 32.
A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto la marca mixta “OQ” del tercero con interés en el resultado del proceso y las marcas mixtas “ESENTTIA” y “ESENTTIA BY PROPILCO” así como una figurativa de la demandante, son similarmente confundibles lo que genera riesgo de confusión y de asociación en los consumidores. 33.
Esta Corporación, en aplicación de la doctrina del acto aclarado en lo relacionado con la solicitud de interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, utilizó la interpretación prejudicial 391-IP-2022 de 13 de marzo de 2023, respecto del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. 34. Así las cosas, el texto de la norma objeto de análisis es el siguiente: […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.
De la vulneración del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 35. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del siguiente tenor24: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 24 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretaciones prejudiciales 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP- 2022 y 391-IP-2022. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00806-00 Demandante: Esenttia S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 36. Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: Marca cuestionada del tercero con interés en el resultado del proceso25 (mixta) Registro 687.168 Clase 1ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Marcas previamente registradas por el demandante26 Marca Gráfica Clase del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Registro y depósito “ESENTTIA” 1ª 566.128 “ESENTTIA” 1ª 568.105 “ESENTTIA BY PROPILCO” 1ª 510.403 25 Índice 13 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 26 Índice 2 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00806-00 Demandante: Esenttia S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (figurativa) 1ª 568.101 37.
Ahora bien, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta “OQ” cuestionada a nombre del tercero con interés en el resultado del proceso, con las marcas mixtas “ESENTTIA” y “ESENTTIA BY PROPILCO” así como con una figurativa, previamente registradas por la parte demandante, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. 38.
En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 39.
Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 40.
Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[…] la prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”27. 41.
En ese orden de ideas, la Sala concluye que en las marcas objeto de cotejo el componente que predomina es el denominativo, dado que es este el que cumple con mayor eficacia la función identificadora del origen empresarial. Por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe centrarse en los aspectos fonéticos, ortográficos y conceptuales de las marcas en conflicto. 42.
En este contexto y como se precisó en el problema jurídico, la Sala debe analizar si entre la marca mixta “OQ”, concedida para identificar productos en la clase 1ª del 27 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. MP: Dr. Guillermo Vargas Ayala. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00806-00 Demandante: Esenttia S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad Oman Oil Company S.A. O.C., y las marcas mixtas “ESENTTIA” y “ESENTTIA BY PROPILCO”, así como una marca figurativa, registradas por la parte demandante para distinguir productos en la misma clase, existe similitud que pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 43.
En primer lugar, la Sala examina la posible confundibilidad entre la marca mixta cuestionada y la marca figurativa previamente registrada por la demandante, con certificado 568.101, la cual representa un círculo compuesto por puntos dispuestos en espiral. Al respecto y como se indicó previamente, en el análisis marcario debe atenderse al elemento predominante de cada signo, y en el caso de la marca “OQ” dicho predominio recae en el componente denominativo, mientras que la marca figurativa carece de denominación al estar compuesta únicamente por elementos gráficos.
Por tal razón, al no compartir elementos ortográficos ni fonéticos, no puede derivarse riesgo de confundibilidad entre ambas. 44. En cuanto al contenido conceptual de la marca figurativa registrada por la parte demandante, consistente en una figura circular formada por puntos, la Sala considera que este no suscita una idea claramente identificable ni genera una evocación conceptual específica en la mente del consumidor. 45.
Esta conclusión es concordante con lo señalado por esta Sección en sentencias de 6 de junio de 2024 y 30 de enero de 202528, en las cuales se descartó la confundibilidad entre signos mixtos y figurativos bajo el entendido de que, desde el punto de vista ideológico o conceptual, no puede predicarse identidad o similitud cuando el signo gráfico no evoca con claridad una imagen determinada. 46.
En aquella oportunidad se indicó expresamente: “[…] se descarta la confusión frente a los signos figurativos […] pues las expresiones desde el punto de vista conceptual o ideológico no evocan en la mente del consumidor las referidas gráficas […]”. Nótese, entonces, que tampoco desde la perspectiva conceptual puede derivarse confundibilidad entre la marca “OQ” y el diseño figurativo previamente registrado. 47.
Asimismo, esta Sala en reciente jurisprudencia29, al cotejar unas marcas figurativas y una mixta, indicó: “[…] Teniendo en cuanto lo anterior, la Sala considera que, en el caso sub examine, no existe riesgo de confusión entre las marcas figurativas previamente registradas y la marca mixta D`M, en la cual, como se indicó supra, predomina el elemento denominativo, letras que evocan el origen empresarial de los productos de la parte demandante y que no transmiten en la mente del consumidor los elementos figurativos de las marcas registradas, a saber, un 28 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 30 de enero de 2025. Rad.: 2012-00312-00. MP: Dr. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Sentencia de 6 de junio de 2024. Rad.: 2011- 00305-00 acumulado 2011-00306-00 M.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 29 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.
Sentencia de 10 de abril de 2025. Rad.: 2014-00039-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00806-00 Demandante: Esenttia S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio patrón repetitivo de flores de cuatro pétalos enmarcadas en círculos, y estrellas de cuatro puntas […]”. 48.
Por lo anterior, la Sala concluye que no se configura un riesgo de confusión entre la marca mixta “OQ” y la marca figurativa que representa un círculo con puntos, registrada previamente por la parte demandante. 49. En segundo lugar, en lo que respecta a las marcas mixtas “ESENTTIA” y “ESENTTIA BY PROPILCO”, la Sala estima que previo a su cotejo con la marca “OQ”, resulta necesario establecer si estas contienen elementos descriptivos, genéricos o de uso común, para establecer su carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas. 50.
Sobre el particular, se advierte que la expresión “BY”, que integra una de las marcas de la demandante, es de uso común para la clase 1ª Internacional de Niza, como se observa de los resultados de la consulta que se relaciona a continuación30, al momento en que se expidieron los actos administrativos demandados: “BY” MARCA TITULAR CLASE REG.
NÚM. “PURAC PURE BY NATURE” PURAC BIOCHEM B.V. 1ª 415.772 “APPROVED BY NATURE” INTERNATIONAL N&H DENMARK APS 1ª 432.640 “ABOTAIN GRANULADO 46- 0-0 POWERED BY ECO AGRO RESOURCES” YARA COLOMBIA S.A. YARA COLOMBIA 1ª 511.497 “ROTAM INSPIRED BY CUSTOMERS EVOLVING WITH TECNOLOGY” ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 1ª 586.952 30 Consulta realizada el 30 de abril de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00806-00 Demandante: Esenttia S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “BIOSEOL BY BIOSEOL GRUPO DE INVESTIGACIÓN S.L.” BIOSEOL GRUPO DE INVESTIGACIÓN S.L. 1ª 569.003 51.
Cabe advertir que las expresiones de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, el titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. 52.
Lo anterior pone de manifiesto que la expresión “BY” es de uso común y débil, respecto de los productos de la clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza, motivo por el cual, debe ser excluida del examen comparativo, aunado a que su exclusión no reduce la marca de tal manera que resulte imposible hacer una comparación. 53. No ocurre lo mismo con las expresiones “OQ”, “ESENTTIA” y “PROPILCO” que hacen parte de las marcas de la demandante y del tercero con interés en el resultado del proceso, en tanto que de la revisión del sistema de información de propiedad industrial de la SIC no se encontró que fueran de uso común para dicha clase, razón por la cual no deben ser excluidas del análisis de confundibilidad. 54.
Así las cosas y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto “OQ” del tercero con interés en el resultado del proceso, de la clase 1ª, frente a “ESENTTIA” y “ESENTTIA PROPILCO” de la parte demandante de la misma clase, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en la interpretación prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00806-00 Demandante: Esenttia S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”. 55.
Corresponde entonces abordar el análisis de las marcas confrontadas respecto de la unidad de las expresiones que los conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada una de las marcas, la Sala observa lo siguiente: Marca cuestionada O Q 1 2 Marcas previamente registradas E S E N T T I A 1 2 3 4 5 6 7 8 E S E N T T I A P R O P I L C O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 56.
De la revisión de las marcas, la Sala no advierte similitudes, ya que presentan diferencias en su extensión, estructura y terminación, así como distinta secuencia consonántica y vocálica, por cuanto la marca demandada está conformada por 2 letras, 1 sílaba “OQ”, 1 consonante “Q” y 1 vocal “O”, mientras que las marcas previamente registradas, estas son, “ESENTTIA” está compuesta por 1 palabra, 8 letras, 4 sílabas “E-SEN-TTI-A”, 4 consonantes “S-N-T-T” y 4 vocales “E-E-I-A” y la marca “ESENTTIA PROPILCO” está compuestas por 2 palabras, 16 letras, 7 sílabas “E-SEN-TTI-A” y “PRO-PIL-CO”, 9 consonantes “S-N-T-T” y-“P-R-P-L-C” y 7 vocales “E-E-I-A” y “O-I-O”. 57.
Por tanto, la Sala estima que, en el caso sub examine, la marca confrontada “OQ” no presenta similitud con las marcas previamente registradas “ESENTTIA” y “ESENTTIA PROPILCO”, toda vez que la primera cuenta con elementos suficientes que la dotan de una carga semántica particularizadora que permite otorgarle suficiente distintividad para diferenciarla de las previamente registradas. 58.
En relación con la similitud fonética, la Sala observa que las marcas en comparación son totalmente disímiles en cuanto a su sonoridad, ritmo y entonación, lo cual genera una percepción claramente diferenciable en el consumidor, descartando la posibilidad de confusión desde este aspecto. 59. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal diferencia: 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00806-00 Demandante: Esenttia S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio OQ – ESENTTIA – OQ – ESENTTIA – OQ – ESENTTIA OQ – ESENTTIA – OQ – ESENTTIA – OQ – ESENTTIA OQ – ESENTTIA – OQ – ESENTTIA – OQ – ESENTTIA OQ – ESENTTIA – OQ – ESENTTIA – OQ – ESENTTIA OQ – ESENTTIA PROPILCO– OQ – ESENTTIA PROPILCO – OQ OQ – ESENTTIA PROPILCO– OQ – ESENTTIA PROPILCO – OQ OQ – ESENTTIA PROPILCO– OQ – ESENTTIA PROPILCO – OQ OQ – ESENTTIA PROPILCO– OQ – ESENTTIA PROPILCO – OQ 60.
Ahora bien, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que al analizar las palabras "ESENTTIA" y “PROPILCO” se tiene que las mismas no tienen una definición en el idioma castellano31 por lo que no son conocidas por el consumidor medio colombiano. Se precisa que, si bien la primera partícula puede evocar la expresión “esencia”, la misma no tiene un significado literal en un idioma particular.
Así las cosas, dichas expresiones se tratan de una elaboración propia del ingenio e imaginación de sus autores y, por lo tanto, se consideran como signo de fantasía. 61. De la partícula “OQ” la Sala destaca que la misma tampoco tiene un significado conceptual propio en el idioma español32. Por esta razón no es posible realizar una comparación desde este enfoque33. 62.
Por lo expuesto, tras el análisis de las marcas comparadas, la Sala encuentra que entre los mismos no se encuentran similitudes ortográficas ni fonéticas que permitan concluir la existencia de un riesgo de confusión, dado que la marca cuestionada, “OQ”, posee un nivel de distintividad suficiente y se diferencia de las marcas previamente registradas por la demandante “ESENTTIA” y “ESENTTIA BY PROPILCO”, así como de la figurativa. 63.
Con fundamento en lo anterior, la Sala considera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, esto es, la existencia de similitudes entre las marcas que generen riesgo de confusión. 64. En consecuencia, resulta innecesario analizar el segundo supuesto, relativo a la conexidad de los servicios y riesgo de asociación. En igual sentido, también resultan innecesario el estudio de los argumentos respecto de la familia de marcas de la parte demandante, comoquiera que se encuentra establecida la distintividad de la marca “OQ”. 65.
Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 del 31 https://dle.rae.es/ESENTTIA?m=form y https://dle.rae.es/propilco?m=form. Consultado el 7 de mayo de 2025. 32 https://dle.rae.es/OQ?m=form. Consultado el 7 de mayo de 2025. 33 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencias de 27 de junio y 21 de julio de 2024. Rad.: 2015-00535-00 y 2015-00508-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00806-00 Demandante: Esenttia S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio CPACA, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 del CPACA.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.