CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00720-00 Referencia: Medio de control de nulidad relativa Actora: GRUNENTAL GMBH TESIS: ENTRE LA MARCA NOMINATIVA CUESTIONADA “TAPAL”, DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO Y LA MARCA NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADA DE LA ACTORA, “TRAMAL”, NO EXISTEN SEMEJANZAS ORTOGRÁFICAS NI FONÉTICAS SIGNIFICATIVAS.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad GRUNENTAL GMBH, mediante apoderada y en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,1 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 18126 de 20 de marzo de 2014, "Por medio de la cual se decide una solicitud de registro 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00720-00 Actora: GRUNENTAL GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marcario", expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 60892 de 8 de octubre de 2014, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 29 de octubre de 2013 la sociedad MSN LABORATORIES PRIVATE LTD. presentó la solicitud de registro como marca del signo nominativo "TAPAL", para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª2 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial formuló oposición contra tal registro con fundamento en que era similarmente confundible con la marca nominativa "TRAMAL", previamente registrada a su favor en la misma Clase. 2 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos: “[…] Tapentadol tabletas […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00720-00 Actora: GRUNENTAL GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3º: Que mediante la Resolución núm. 18126 de 20 de marzo de 2014 la Directora de Signos Distintivos declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca nominativa "TAPAL", para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad MSN LABORATORIES PRIVATE LTD. 4°: Que contra la citada decisión interpuso recurso de apelación siendo resuelto de manera confirmatoria por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, a través de la Resolución núm. 60892 de 8 de octubre de 2014.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas vulneró los artículos 134, 135, literal b), y 136, literal a), de la Decisión 486, por cuanto al momento de realizar el análisis de registro de la marca "TAPAL" no tuvo en cuenta los presupuestos de irregistrabilidad establecidos en la normativa en mención. Aseguró que desde el punto de vista ortográfico, la referida expresión reproduce la mayoría de letras que conforman su marca “TRAMAL”, imitando el orden y su disposición, coincidiendo tanto en las 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00720-00 Actora: GRUNENTAL GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consonantes como las vocales, lo que conlleva a crear confusión en el público consumidor.

Afirmó que desde el punto de vista fonético las marcas enfrentadas se pronuncian de manera casi idéntica, debido a que aun cuando en su composición ortográfica la marca solicitada adicionó la letra “P” no se genera una diferencia sonora contundente que permita diferenciarlas al ser pronunciadas simultáneamente. Indicó que, respecto a la similitud visual, el consumidor final al atenerse a las palabras y al sonido que le generan las marcas enfrentadas, al pronunciarlas no encontrará diferencia alguna entre ellas.

Agregó que ambas marcas están registradas en la misma Clase, que son comercializadas en igual mercado, que comparten similares canales de divulgación y están dirigidas al mismo consumidor, lo cual crea un riesgo de confusión entre los productos amparados por éstas, pues al observar las semejanzas que se presentan, el público pensará que aquellos elementos que se distinguen con la marca solicitada "TAPAL" forman parte de una nueva línea de productos de su propiedad y los adquirirá confiado en que estos son fabricados por ella. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00720-00 Actora: GRUNENTAL GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.

La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal. Para tal efecto, mencionó que dentro de las estructuras gramaticales de las marcas enfrentadas se comparten algunas vocales y consonantes, no obstante, son disímiles, pues cuentan con elementos propios que permiten su diferenciación, tales como las sílabas “TRA”, en la marca previamente registrada “TRAMAL”, y “TA”, en la cuestionada “TAPAL”.

Sostuvo que pese a que se evidencian algunas coincidencias entre las marcas en conflicto, pues coinciden en el uso de los fonemas, éstas se encuentran provistas de rasgos diferenciadores que facilitan su identificación e individualización, de manera que al ser pronunciados y visualizadas producen una impresión totalmente diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no generarían riesgo de confusión. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00720-00 Actora: GRUNENTAL GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.2.

La sociedad MSN LABORATORIES PRIVATE LTD, tercero con interés directo en las resultas del proceso, a pesar de ser notificado en debida forma4, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20115, el 24 de octubre de 2016, se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron la sociedad GRUNENTHAL GMBH, en su calidad de actora del proceso, así como la SIC, en su condición de entidad demandada.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 172 de la Decisión 486; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso. 4 Mediante auto admisorio de 2 de marzo de 2015, visible a folios 55 a 58 del cuaderno físico principal y en concordancia con la constancia de entrega elaborada por la Secretaría de la Sección Primera, obrante a folios 60 a 61, ibidem. 5 En adelante CPACA. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00720-00 Actora: GRUNENTAL GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto, pues el escrito que las contenía se presentó de manera extemporánea.

Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las resoluciones núms. 18126 de 20 de marzo y 60892 de 8 de octubre de 2014, mediante las cuales la SIC declaró infundada la oposición presentada por la actora y concedió el registro de la marca “TAPAL” (NOMINATIVA) para identificar productos comprendidos en la Clase 5ª Internacional, solicitada por la sociedad MSN LABORATORIES PRIVATE LTD., tercero con interés directo en las resultas del proceso, vulneran lo dispuesto en los artículos 135, literal b), en concordancia con el artículo 134 y, 136, literal a), de la Decisión 486.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00720-00 Actora: GRUNENTAL GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes.

Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La SIC reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y, además, precisó que de la impresión en conjunto de la marca previamente registrada “TAPAL”, en el consumidor, se refleja que es disímil la expresión “TRAMAL”.

Señaló que ha de tenerse en cuenta para el caso sub examine las reglas de cotejo marcario entre expresiones que sean disímiles en sus lexemas o raíz léxica. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00720-00 Actora: GRUNENTAL GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.-2.

En esta etapa procesal, tanto la parte demandante como el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó6: “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. (…) es pertinente analizar los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 6 Proceso 151-IP-2018 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00720-00 Actora: GRUNENTAL GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. Comparación entre signos denominativos […] 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas, se debe realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas: 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00720-00 Actora: GRUNENTAL GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] (a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]”. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00720-00 Actora: GRUNENTAL GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 18126 de 20 de marzo de 2014 y 60892 de 8 de octubre de 2014, concedió el registro de la marca nominativa “TAPAL” a la sociedad MSN LABORATORIES PRIVATE LTD., para amparar los siguientes productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Tapentadol tabletas […]”.

A juicio de la demandante, la marca cuestionada reproduce la mayoría de las letras que conforman su marca “TRAMAL”, imitando el orden y su disposición, coincidiendo tanto en las consonantes como las vocales, lo que lleva a crear confusión en el público consumidor. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine era viable la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, y no los artículos 134 y 135, literal b, ibidem7, “[…] ya que no está en discusión el concepto de marca, ni tampoco la distintividad intrínseca de un signo […]”.

El texto de la norma aludida, es el siguiente: 7 Comoquiera que dichos artículos no fueron interpretados por el Tribunal, la Sala se relevará de realizar su estudio. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00720-00 Actora: GRUNENTAL GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Decisión 486.

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00720-00 Actora: GRUNENTAL GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TAPAL MARCA NOMINATIVA CUESTIONADA8 TRAMAL MARCA NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADA9 Es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que como en el presente caso las marcas enfrentadas están compuestos únicamente por elementos denominativos, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas nominativas: “[…] (a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. 8 Folio 40 del cuaderno físico núm. 1. 9 Folio 16 del cuaderno físico núm. 1. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00720-00 Actora: GRUNENTAL GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que se consideren probados dos requisitos. De una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor; y, de la otra, la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél. A efecto de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00720-00 Actora: GRUNENTAL GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”.

Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas. Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que las marcas en conflicto cuentan con diferente raíz, así como distinta extensión y secuencia consonántica, pues “TRAMAL” está compuesta por dos (2) sílabas (TRA-MAL), seis (6) letras, la raíz “TRA”, cuatro (4) consonantes (T-R-M-L) y dos (2) vocales (A-A), mientras que “TAPAL” se conforma por dos (2) sílabas (TA-PAL), 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00720-00 Actora: GRUNENTAL GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cinco (5) letras, la raíz “TA”, tres (3) consonantes (T-P-L) y dos (2) vocales (A-A).

Cabe mencionar que la marca cuestionada a diferencia de la opositora está compuesta en su raíz por la partícula “TA”, y su terminación con la palabra “PAL”, mientras que la segunda comprende un prefijo diferente, esto es, la expresión “TRA”, y el sufijo “MAL”, lo que genera una marca completamente distintiva, que la hace registrable y permite concluir que no hay similitud ortográfica.

Así las cosas, la marca cuestionada al estar acompañada en su inicio de un prefijo diferente “TA”, así como también de la letra “P” intermedia, genera una expresión completamente distintiva, que puede ser registrable; además, aquella le imprime la fuerza distintiva necesaria y contribuye a diferenciarla de la marca previamente registrada, “TRAMAL”.

En otras palabras, la palabra “TA” y la consonante “P”, de la marca cuestionada y las letras “R” y “M”, de la marca previamente registrada refuerzan las diferencias entre las marcas en disputa y permiten al consumidor vincularla con un origen empresarial determinado, dotándola de mayor distintividad y otorgándole “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00720-00 Actora: GRUNENTAL GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co identificar el origen empresarial […]”10, lo que incide en que no se genere riesgo confusión o asociación. En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente, debido a que tanto las raíces “TA” y “TRA”, como las letras “P”;

“R” y “M”, estas dos últimas de la marca previamente registrada “TRAMAL”, le imprimen una sonoridad distinta al conjunto resultante, más aún cuando la entonación de sus consonantes en cada marca es clara. Además, la inclusión de la letra “P” al inicio de la marca cuestionada genera que dicho registro cuente con un fonema consonántico oclusivo bilabial sordo, mientras que la “R” en la marca previamente registrada representa un fonema consonántico vibrante simple.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: TAPAL – TRAMAL – TAPAL – TRAMAL – TAPAL – TRAMAL TAPAL – TRAMAL – TAPAL – TRAMAL – TAPAL – TRAMAL TAPAL – TRAMAL – TAPAL – TRAMAL – TAPAL – TRAMAL TAPAL – TRAMAL – TAPAL – TRAMAL – TAPAL – TRAMAL 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020000653501. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00720-00 Actora: GRUNENTAL GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De lo anterior, se advierte que el hecho de que las marcas cotejadas tengan raíces y terminaciones diferentes, hacen que el impacto visual y fonético no sea similar, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de raíces y terminaciones distintas le aportan una fuerza distintiva especial a las marcas, lo que las hace registrables, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación.11 En cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que las marcas enfrentadas son de fantasía porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, razón por la cual no se pueden cotejar desde este aspecto.

Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca cuestionada, “TAPAL”, es lo suficientemente distintiva y diferente de la previamente registrada. 11 Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2012-00275-00.

Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E), número único de radicación 2014-00121-00. Reiterado en sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 2011-00061-00. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00720-00 Actora: GRUNENTAL GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, esto es, la prevista en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas habida cuenta que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. En este orden de ideas, al poseer la marca cuestionada la condición de “distintividad” necesaria y al no existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala concluye que no se violaron las normas invocadas como violadas; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “TAPAL”, para amparar los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan los actos administrativos acusados, los cuales están acordes con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentaron de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que se adoptó en los mismos. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00720-00 Actora: GRUNENTAL GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 11 de mayo de 2023. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00720-00 Actora: GRUNENTAL GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.