11001032400020100045100 — Consejo de Estado

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veintitrés (2023) Referencia: Acción de nulidad relativa Núm. único de radicación: 11001032400020100045100 Demandante: Corporación Club Puerto Peñalisa Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Constructora Fernando Mazuera S.A. Temas: Marca nominativa, afectación del prestigio ajeno. Reiteración jurisprudencial.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Corporación Club Puerto Peñalisa contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 18621 de 13 de abril de 2010 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Corporación Club Puerto Peñalisa, en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante parte 1 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 2. 2 Cfr. Folios 284 a 303. 2 Núm. único de radicación: 11001032400020100045100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co demandada, en ejercicio de la acción de nulidad relativa3, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 18621 de 13 de abril de 2010 “Por la cual se concede un registro” expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro 399154 de la marca nominativa PUERTO PEÑALISA que identifica servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, de propiedad de Constructora Fernando Mazuera S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones4: “[…] 1. Respetuosamente solicito a los Honorables Consejeros se declare la NULIDAD de la Resolución No. 18621 del 13 de abril de 2010 expedida por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por medio de la cual se concedió el registro de la marca PUERTO PEÑALISA (NOMINATIVA) Certificado No. 399154 en la Clase 37 internacional, solicitada por la sociedad CONSTRUCTORA FERNANDO MAZUERA S.A. 2.

Como consecuencia de la anterior declaración, solicito se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio CANCELAR la inscripción del certificado de registro N° 399154 asignado a la marca PUERTO PEÑALISA (NOMINATIVA), para identificar productos de la Clase treinta y siete (37) Internacional, en el Registro de la Propiedad Industrial a su cargo. […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones5: 4.1. El tercero con intéres directo en las resultas del procesos solicitó el registro como marca del signo nominativo PUERTO PEÑALISA, para identificar servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, el 9 de octubre de 2009. 3 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, “Régimen Común de Propiedad Industrial”. 4 Cfr. Folio 285. 5 Cfr. Folios 285 a 286. 3 Núm. único de radicación: 11001032400020100045100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.2.

La referida solicitud se publicó en la gaceta de propiedad industrial número 601, de 30 de noviembre de 2009, sin que se presentaran oposiciones. 4.3. La Directora de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm. 18621 de 13 de abril de 2010, en adelante el acto acusado, concedió el registro como marca del signo nominativo PUERTO PEÑALISA, en favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración de los literales b), d) y e) del artículo 136 y el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina6, el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo. Concepto de violación 6.

La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: “[…] Violación del artículo 136 literal d) de la decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones […]” 6.1. Señaló que la marca reproducía íntegramente su razón social7, la cual, había sido adoptada con anterioridad a la solicitud de registro de la marca; y que por tal razón, se afectaba su prestigio comoquiera que un consumidor promedio, podría relacionar sus servicios, con aquellos prestados por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, lo cual, sumado al hecho de que el tercero con interés directo en las resultas del proceso no contaba con autorización para hacer uso de la reproducción de la referida razón social8, implicaba que la marca se encontraba incursa en la causal del literal d) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 6 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 7 Cfr. Folio 288. 8 Cfr. Folio 290. 4 Núm. único de radicación: 11001032400020100045100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] Violación del artículo 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones […]” 6.2.

Indicó que ha utilizado la expresión PUERTO PEÑALISA para, además de identificarse como persona jurídica, identificar su actividad económica, constituyéndose como nombre comercial9, la cual incluye entre otros servicios los de construcción, reparación y servicios de instalación, que eran conexos con los cobijados por la marca del tercero y podrían inducir a error a los consumidores10, de tal suerte que, como la marca registrada reproducía su nombre comercial, se causaba riesgo de confusión y asociación entre el público en general encontrando probada la causal del literal b del artículo 136 de la Decisión 486 de 200011.

Mala fe por parte del solicitante del signo PUERTO PEÑALISA (nominativo) 6.3. Indicó que existió mala fe en la solicitud del registro del signo nominativo, comoquiera que se encontraba demostrado que el solicitante del registro marcario, conocía la existencia y uso del nombre comercial de la parte demandante12, lo cual se hacía evidente en que: i) la sociedad Peñalisa de Entre Ríos S.A. parte el grupo Mazuera, fue la encargada de promover las ventas del proyecto Club Puerto Peñalisa; ii) Peñalisa De Entre Ríos S.A aportó al proyecto, entre otros bienes, aquellos relacionados con la propiedad intelectual, entre estos el nombre comercial Puerto Peñalisa; y iii) los trabajos de construcción dentro del Club los realizaba la sociedad FERNANDO MAZUERA & CIA S.A, quien reemplazó a la sociedad Peñalisa de Entre Ríos S.A. y también es del Grupo Mazuera13.

Contestación de la demanda Parte demandada 7. La parte demandada contestó la demanda14 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 9 Cfr. Folio 293. 10 Cfr. Folio 294. 11i Cfr. Folio 297. 12 Cfr. Folio 298. 13 Ibidem. 14 Cfr. Folios 334 a 345. 5 Núm. único de radicación: 11001032400020100045100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7.1.

Refirió que no se presentaron oposiciones dentro del trámite del signo nominativo solicitado como marca PUERTO PEÑALISA15. 7.2. Señaló que el nombre comercial CORPORACION CLUB PUERTO PEÑALISA ejercía actividades de un club social a nivel cultural, recreativo y deportivo, y sus servicios se orientan al esparcimiento de sus socios, o por personas que son invitadas por los mismos, mientras que la marca PUERTO PEÑALISA identificaba servicios de construcción, reparación y servicios de instalación, para armar, reparar, instalar cosas, rascacielos, puentes, entre otros, comprendidos en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, con lo cual no existía conexidad competitiva entre los servicios16 y en tal sentido no se presentaba la causal de irregistrabilidad prevista en el literal d) del artículo 13617 de la Decisión 486 de 2000. 7.3.

Indicó respecto del literal e) del artículo 136 ibidem, que no existía violación alguna, en tanto no se encuentra acreditado el conocimiento que tiene el público en general frente al nombre comercial CORPORACION CLUB PUERTO PEÑALISA y si existe confundibilidad entre los signos enfrentados18. Tercero con interés directo en las resultas del proceso 8.

Constructora Fernando Mazuera S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, a pesar de haber sido notificado en debida forma19, no contestó la demanda. Auto de pruebas 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 1.° de diciembre de 201420, resolvió sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas. 15 Cfr. Folio 343. 16 Ibidem. 17 Ibidem. 18 Ibidem. 19 Cfr. Folio 327. 20Cfr. Folios 353. 6 Núm. único de radicación: 11001032400020100045100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Interpretación Prejudicial 10.

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 1.° de diciembre de 201421, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000. 11. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 490-IP-2015 de 5 de abril de 201722, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…] La Corte consultante solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 literales b), d) y e), y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. Reanudación del proceso 13. El Despacho Sustanciador, una vez recibida la interpretación prejudicial, mediante auto de 4 de diciembre de 202024, reanudó el proceso. Alegatos de conclusión 14. El Despacho Sustanciador, de conformidad con el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo, mediante auto de 9 de abril de 202125, corrió traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para que alegaran de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento 21 Cfr. Folio 355. 22 Cfr. Folios 382-407. 23 Cfr. Folio 386. 24Cfr. Índice 29 del aplicativo SAMAI. 25 Cfr. Índice 37 del aplicativo SAMAI. 7 Núm. único de radicación: 11001032400020100045100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo. 15.

Durante el término legal, la parte demandante26 reiteró los argumentos expuestos en la demanda. 16. La parte demandada, el tercero con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 17. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) el acto administrativo acusado; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 490-IP-2015 proferida el 5 de abril de 2017; vii) el marco normativo de la protección del nombre y la enseña comercial; viii) el marco normativo sobre la irregistrabilidad marcaria por afectar la identidad o el prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro; ix) el marco normativo sobre la irregistrabilidad marcaria por mala fe; y x) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 18. Visto el artículo 128 numeral 7 del Código Contencioso Administrativo27, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201128, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201929, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 19.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. 26 Cfr. Índice 43 del aplicativo SAMAI. 27 Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 28 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 29 “Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado”. 8 Núm. único de radicación: 11001032400020100045100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El acto administrativo acusado 20.

El acto administrativo acusado es el siguiente: 20.1. La Resolución núm. 18621 de 13 de abril de 201030 mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro como marca del signo nominativo PUERTO PEÑALISA que identifica servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.

El problema jurídico 21. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, en la contestación de la misma y en la Interpretación Prejudicial, determinar: 21.1. Si la Resolución núm. 18621 de 13 de abril de 2010 “Por la cual se concede un registro” expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro como marca del signo nominativo PUERTO PEÑALISA que identifica servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneró o no los literales b), d) y e) del artículo 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina31. 21.2.

En este sentido, se analizará: i) si el signo registrado como marca reproduce total o parcialmente la razón social de la parte demandante, de ser así; ii) si la marca concedida afecta la identidad o el prestigio de la parte demandante; iii) si el signo mixto PUERTO PEÑALISA constituía un nombre comercial en cabeza de la parte demandante, para el momento en que se expidió el acto acusado, de ser así; iv) establecer si la marca concedida era susceptible de causar riesgo de confusión o asociación con dicho nombre comercial; y v) establecer si la solicitud de registro como marca del signo nominativo PUERTO PEÑALISA por parte del tercero con interés directo fue realizada de mala fe. 30 Cfr. Folios 11. 31 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 9 Núm. único de radicación: 11001032400020100045100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 21.3.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 490-IP-2015 el 5 de abril de 2017, en la que se interpretaron los literales b) y e) del artículo 136 y los artículos 172, 190, 191, 192 y 193 de la Decisión 486 de 2000 y se abstuvieron de pronunciarse respecto del literal d) del artículo 136 ibidem, por considerar que la demanda no daba cuenta de la violación de dicho artículo, ni aparecía la vinculación entre los implicados. 21.4.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto administrativo acusado. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 22. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena32, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 14 de septiembre de 200033 de la Comisión de la Comunidad Andina34. 32 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 33 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 34 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 10 Núm. único de radicación: 11001032400020100045100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina35 23.

La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.36 24. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 25.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 26.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 35 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 36 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 11 Núm. único de radicación: 11001032400020100045100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 27.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 28.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 29. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.

Interpretación Prejudicial 490-IP-2015 de 5 de abril de 2017 30. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso37: “[…] La Corte consultante solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 literales b), d) y e), y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la Interpretación solicitada, salvo la del literal d) del Artículo 136 de la Decisión 486, ya que la argumentación de la demanda no da cuenta de la violación de dicho artículo, y de los hechos no aparece la vinculación entre los implicados como para poder aplicar esa norma al caso particular. De oficio, por corresponder a los temas controvertidos en el presente caso, se interpretarán los artículos 190, 191,192 y 193 de la misma normativa al referirse al nombre comercial y su protección. […] De acuerdo con el concepto que sobre el nombre comercial estatuye la norma precedente, se desprende las siguientes características: - El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. - Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. 37 Cfr. Folios 383 a 407. 12 Núm. único de radicación: 11001032400020100045100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, muy bien no coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y nombre comercial idéntico a esta, o tener una razón social y uno o varios nombres comerciales diferentes de ella. - El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir un comerciante puede tener varios nombres comerciales, pero sólo una razón social. […] De conformidad con lo anterior, quien alegue derecho sobre un nombre comercial deberá aprobar su uso real, sustancial y constante. real quiere decir que se use materialmente en el mercado, es decir, que efectivamente identifique un comerciante determinado en el mercado. sustancial que su uso en el mercado mantenga los elementos esenciales, y constante que su uso sea permanente.

La prueba del uso en las condiciones mencionadas tiene dos efectos: - quién le pruebe el uso real, sustancial y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a este registro si dicho signo puede causar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, tal como lo previene el literal b del artículo 136 de la decisión 486, el cual se te inscribió en el numeral 2.2 punto de esta providencia. - quien alegue y pruebe el uso real, sustancial y constante de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar podrá impedir dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación, tal como, a su vez, no previene el artículo 192 ibidem. […] En conclusión, como el uso es el elemento esencial para la protección del nombre comercial, se deberá, al momento en que la marca puerto peña lisa fue solicitada para registro, determinar si el nombre comercial mixto puerto peña lisa era usado en el mercado de modo real, sustancial y constante, para determinar si su objeto de protección de acuerdo con lo establecido por el ordenamiento jurídico comunitario andino. […] 3.6.

Por lo tanto, con el fin de resolver la controversia en cuyo proceso se origina esta interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: - Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020100045100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. […] 4.3. En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, se deberán tener en cuenta las siguientes reglas⁹ para el cotejo: Si el elemento gráfico es el preponderante.

En principio no habría riesgo de confusión. Si el elemento denominativo es el preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos determinadas en el acápite anterior. 4.4. De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo entre la marca denominativa compuesta "PUERTO PEÑALISA" y el nombre comercial mixto "PUERTO PEÑALISA", para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos. […] 3.8.

En efecto, al proceder a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. […] El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o servicios. 14 Núm. único de radicación: 11001032400020100045100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] 5.3.

Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma Clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes." 5.4.

Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser Intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre si. b) La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone al uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. c) La pertenencia a una misma Clase de complementariedad de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza.

La inclusión de productos o servicios en una misma Clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorias disimiles, aunque pertenecientes a una misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza.

Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios. 15 Núm. único de radicación: 11001032400020100045100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, si habrá conexión competitiva.

Dos productos completamente disimiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 5.5. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos o servicios sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro. […] 6.2.

El Artículo 136 literal e) de la Decisión 486 señala que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente el derecho de un tercero, en particular cuando "consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos". 6.3.

La norma contemplada permite advertir que no es registrable como marca un signo que afecte la identidad o prestigio de una persona natural o jurídica, y cuando no se cuente con la autorización correspondiente. Por lo tanto, no se podrá registrar un nombre propio, de cumplirse con los siguientes requisitos: i) cuando afecte indebidamente el derecho de un tercero, ii) cuando afecte la identidad o el prestigio de personas jurídicas o naturales, iii) que sea una persona diferente del solicitante y no cuente con el consentimiento debido. 6.4.

De la aplicación del argumento a contrario, así como de una interpretación sistemática de la norma, se puede advertir que podrá registrarse como marca el nombre de una persona natural o jurídica, siempre y cuando sea lo suficientemente distintiva y no genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Además de esta prohibición de carácter general, en el caso de los nombres de personas jurídicas o naturales, la norma comunitaria contempla como único supuesto de prohibición el hecho de que se afecte la identidad o prestigio de un tercero. Esto supone que quien solicite el registro sea una persona, jurídica o natural, totalmente distinta a la que el nombre identifica.

Sin embargo, esta prohibición no es absoluta, pues de contar con la autorización del titular del nombre o, en su defecto, de sus herederos, podrá solicitar y obtener el registro de ese nombre como marca. 16 Núm. único de radicación: 11001032400020100045100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6.5.

El nombre de una persona natural o jurídica puede ser registrado como marca en el marco de la normativa comunitaria, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos: i) sea lo suficientemente distintivo; ii) su uso en el mercado no genere confusión o riesgo de confusión en el público consumidor, ill) no afecte la identidad o prestigio de personas ajenas al titular, salvo se cuente con el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos. […] 6.17.

En el presente caso, se deberá, en primer lugar, determinar la existencia de un signo de titularidad de la sociedad que alega la afectación a su identidad o prestigio, como el nombre comercial, que puedan ser usados por parte de terceros. En segundo lugar, en caso de similitud y no de identidad, es preciso evaluar el grado de prestigio, reputación o imagen del signo distintivo en el mercado relevante, lo cual determinará a su vez la posibilidad de que la existencia de un riesgo de confusión o asociación con dicho signo pueda afectar también la propia identidad de la sociedad. […] 7.5.

Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada. Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro de marca debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos de marcas. 7.6.

La mencionada causal se encuentra abierta para que se proscriba cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado24. 7.7. El aprovechamiento injusto del esfuerzo y la creatividad empresarial ajena puede ser el soporte del acto de mala fe. En este escenario entra en juego todo el arrojo empresarial que conlleva posicionar un signo en el mercado, sobre todo si dicho signo tiene un alto poder de penetración y recordación. En este sentido, el ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe, mediante una solicitud de registro de marca presentada de mala fe, el posicionamiento obtenido de un signo ajeno, o su valor creativo. 7.8.

Ahora bien, el análisis que se haga debe partir de "indicios razonables" que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro es de mala fe. 7.9. Por "indicio razonable" se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva el signo solicitado para registro. 7.10.

En consecuencia, se deberá analizar, entre otros factores, el conocimiento previo que tenía el solicitante del signo idéntico o similar. Tal conocimiento previo incluso se podría inferir del porcentaje de participación en el mercado relevante – de centros de veraneo en el presente caso- por parte de la empresa titular del signo notoriamente conocido.

Esto tiene su razón de ser en lo reducido de ciertos mercados relevantes y la posibilidad de que el público consumidor pertinente asocie signos similares al signo notorio a un mismo origen empresarial. 17 Núm. único de radicación: 11001032400020100045100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7.11.

Finalmente, cabe recordar que la parte final del segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486 dispone, por otro lado, que "Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado", lo cual equivale a decir que se trata de opciones judiciales con un plazo de prescripción limitado en el tiempo y por lo tanto el derecho para su interposición caduca. 7.12.

El Tribunal advierte que la Oficina Nacional Competente no se puede escudar en que la oposición no fue oportunamente presentada, en virtud de su obligación de realizar de oficio el correspondiente examen de confundibilidad, así como de la necesidad de evitar un aprovechamiento indebido de signos notoriamente conocidos y un eventual riesgo de asociación, en aras de proteger al público consumidor.

De lo contrario, podría configurarse un típico acto de mala fe de conformidad con lo expresado en la presente providencia. 7.13. Se debe aplicar todo el régimen de la acción de nulidad previsto en la Decisión. 486, de conformidad con lo indicado en la presente providencia y, en consecuencia, analizar la situación concreta a los efectos de determinar si en el contenido del segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486, cabe la conducta realizada por el agente o si esta es susceptible de Incluirse en otras acciones que constituyan el ejercicio también de una conducta realizada con mala fe. […] 8.1.

El Tribunal se referirá al tema en virtud a que en el proceso interno la SIC afirma que la Resolución demandada es conforme a derecho por cuanto no se presentaron oposiciones dentro del plazo legal previsto para ello. En este sentido, la referida entidad manifestó que no se presentaron oposiciones dentro del trámite de registro y por lo tanto, no hay interés para ser parte del proceso. 8.2.

El Articulo 150 de la Decisión 486 dispone que vencidos los 30 días otorgados por el Artículo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones.

Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. […] Adicionalmente, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marca. Esto quiere decir que la Oficina Nacional Competente no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la Resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado.

Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares. […]” 18 Núm. único de radicación: 11001032400020100045100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Marco normativo de la protección del nombre y la enseña comercial 31.

Visto el artículo 190 de la Decisión 486 de 2000, define el nombre comercial como cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. Titularidad prioritaria, surgimiento, existencia, prueba y vigencia del derecho sobre el nombre comercial 32. Visto el artículo 191 de la Decisión 486 de 2000, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa; en consecuencia, quien afirme ser titular del derecho de exclusiva sobre un nombre comercial estará sometido a la carga de probar dos circunstancias, por una parte, el hecho del primer uso, que fija la prioridad que permitirá identificar el surgimiento de su derecho, por otra parte, el hecho de un uso continuo, regular, efectivo del nombre comercial para la fecha en que reclama su protección, es decir, prueba de que su derecho continúa vigente por haber cesado el uso. 33.

Quien afirme ser titular del derecho sobre un nombre comercial deberá en consecuencia, acudir al catálogo de medios de prueba establecido en la ley procesal aplicable, de tal manera que ofrezca elementos convincentes que permitan a la Sala verificar la prioridad, existencia y vigencia del derecho sobre el nombre comercial cuya protección reclama.

Facultades del titular del derecho sobre el nombre comercial 34. Visto el artículo 192 de la Decisión 486 de 2000, el titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o 19 Núm. único de radicación: 11001032400020100045100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con las actividades que identifica.

Depósito del nombre comercial 35. Visto el artículo 193 de la Decisión 486 de 2000, conforme a la legislación interna de cada Estado Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo, es decir que el derecho a su uso exclusivo solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo sobre los mismos. 36.

En suma, los artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 de 2000 regulan: i) el primer uso del nombre comercial como hecho constitutivo del derecho; ii) el carácter declarativo del depósito o registro ante la oficina nacional competente; y iii) la extinción del derecho por el cese del uso del nombre comercial. 37. Por último, visto el artículo 200 de la Decisión 486 de 2000 que indica que “[…] La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro […]”.

Marco normativo sobre la irregistrabilidad marcaria por afectar la identidad o el prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro 38. Visto el literal e) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, sobre la irregistrabilidad como marcas de signos que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, no podrá concederse el registro como marca de un signo cuando consistan en: i) el nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante; ii) salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos.

Marco normativo sobre la irregistrabilidad marcaria por mala fe 39. Visto el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, en especial, el inciso segundo, sobre la nulidad del registro marcario, esta procederá bajo 20 Núm. único de radicación: 11001032400020100045100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la acción de nulidad relativa, en aquellos casos en que se hubiera concedido con desconocimiento de lo previsto en el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 o de mala fe, determinando esta última como una causal autónoma para la anulación de los registros marcarios.

Análisis del caso concreto 40. De conformidad con los marcos normativos desarrollados supra y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 41. En este sentido, el signo nominativo registrado como marca objeto de estudio es como se muestra a continuación: MARCA NOMINATIVA PUERTO PEÑALISA (Nominativa) Clase 37: “Construcción, reparación y servicios de instalación”38 42.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en los desarrollos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis del marco normativo expuesto supra. 43. Precisado lo anterior, la Sala procederá a realizar a continuación el estudio de los cargos de nulidad formulados en la demanda.

Respecto del literal d) del artículo 136 de la Decisión 486 44. Atendiendo a que: i) en el escrito de demanda se expusieron como violados los literales b), d) y e) del artículo 136 y el artículo 172 de la Decisión 486; ii) el literal d) del artículo 136, ibidem no fue desarrollado por la parte demandante al exponer el 38 Cfr. Folio 11. 21 Núm. único de radicación: 11001032400020100045100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co concepto de violación; y iii) el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina solo consideró pertinente interpretar, los literales b) y e) del artículo 136 ibidem. 45.

La Sala considera que, para el caso sub examine, no procede el análisis del presunto desconocimiento del literal d) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera, que el cargo de violación se circunscribe a considerar si: i) la marca afectaba el prestigio del nombre, razón social, de la parte demandante, ii) era similarmente confundible con el nombre comercial cuya titularidad alegaba tener la parte demandante y iii) el registro había sido solicitado de mala fe.

Del cargo relacionado con la violación del literal e) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina 46. La Sala analizará si la marca nominativa PUERTO PEÑALISA de que es titular la sociedad Constructora Fernando Mazuera S.A. afecta la identidad de la parte demandante, CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA, al ser confundible con su razón social. 47.

El signo nominativo registrado como marca y la razón social de la parte demandante, respecto de las cuales se analizará la afectación a la identidad son como se muestra a continuación: MARCA NOMINATIVA DEMANDADA39 RAZÓN SOCIAL PUERTO PEÑALISA40 CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA41 Titular: Constructora Fernando Mazuera S.A Titular: CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA Certificado núm. 399154 No Aplica 48.

De conformidad con el marco normativo expuesto supra, para que proceda esta causal de irregistrabilidad del registro marcario deberán cumplirse dos condiciones: i) 39 La presente marca solicitada obtuvo el respectivo registro. Cfr. Folio 423 40 Cfr. Folio 11. 41 Cfr. Folio 3. 22 Núm. único de radicación: 11001032400020100045100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co afectarse la identidad de personas naturales o jurídicas, con o sin ánimo de lucro; y ii) no contar con autorización del afectado o de sus herederos.

Primer supuesto: De la afectación del prestigio de personas naturales o jurídicas, con o sin ánimo de lucro 49. Del contenido de la normativa en cita se evidencia que habrá una afectación del prestigio de personas naturales o jurídicas, con o sin ánimo de lucro, en aquellos casos en que el signo registrado como marca corresponda al nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante. 50.

Sobre este punto es preciso señalar que la normativa comunitaria Andina no prohíbe inicialmente el registro de los nombres de las personas naturales o jurídicas, en tanto sean suficientemente distintivas y no generen riesgo de confusión o de asociación. No obstante lo anterior, consciente de los efectos que esto puede tener sobre la identidad de terceros ha previsto una limitante a esta facultad, consistente, en la imposibilidad de registrar signos como marcas que afecten la identidad o el prestigio de un tercero. 51.

Sobre dicha afectación se ha entendido que se configurara cuando el solicitante del registro marcario sea una persona natural o jurídica completamente distinta a la que el nombre identifica. Sobre este punto en la Interpretación Judicial aportada para este proceso el Tribunal Andino consideró: “[…] De la aplicación del argumento a contrario, así como de una interpretación sistemática de la norma, se puede advertir que podrá registrarse como marca el nombre de una persona natural o jurídica, siempre y cuando sea lo suficientemente distintiva y no genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

Además de esta prohibición de carácter general, en el caso de nombres de personas jurídicas o naturales, la norma comunitaria contempla como único supuesto de prohibición el hecho de que se afecte la identidad o prestigio de un tercero. Esto supone que quien solicite el registro sea una persona, jurídica o natural, totalmente distinta a la que el nombre identifica.

Sin embargo, esta prohibición no es absoluta, pues de contar con la autorización del titular del nombre o, en su defecto, de sus herederos, podrá solicitar y obtener el registro de ese nombre como marca. […]”42 42 Cfr. Folio 399. 23 Núm. único de radicación: 11001032400020100045100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 52.

De lo señalado supra es claro que quien pretende registrar un signo como marca el nombre de una persona natural o jurídica, deberá, no solo garantizar que esta se encuentre dotada de distintividad y que no presente riesgo de confusión, sino que deberá relacionarse de alguna forma con dicho nombre, en tanto, de ser una persona completamente diferente, deberá contar con la autorización de quien se identifica con ese nombre o de sus herederos en caso de que este hubiera fallecido. 53.

En el caso sub examine, encuentra probado que CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA, es la razón social de la parte demandante, como se evidencia en el certificado de existencia y representación legal obrante folios 17 a 19 del expediente. 54. Asimismo, esta Sala considera que: i) el signo registrado como marca PUERTO PEÑALISA, de que es titular Fernando Mazuera y Cía S.A reproduce la las expresiones PUERTO y PEÑALISA de la referida razón social; y ii) que la sociedad Fernando Mazuera y Cia. es una persona diferente de la parte demandante y no tienen ninguna conexión con el nombre de esta, con lo cual se encuentra probado el primer supuesto para la configuración de la causal de irregistrabilidad invocada. 55.

En relación con este punto, esta Sala de Sección43, mediante sentencia de 22 de septiembre de 2016, sobre el signo nominativo registrado como marca consideró que: “[…] De otra parte, es del caso señalar que la CORPORACIÓN CLUB PUERTO PENALISA adujo que el registro de la marca cuestionada "PUERTO PENALISA" (denominativa) constituye una afectación a su identidad y prestigio como persona jurídica, toda vez que el sector pertinente del público asociará el signo solicitado con dicha persona jurídica, diferente del solicitante, además de que no ha autorizado, ni consentido, ante autoridad competente, a la CONSTRUCTORA FERNANDO MAZUERA S.A., para que solicite la marca "PUERTO PEÑALISA".

Que, por ello, el presente caso está enmarcado dentro de los supuestos de irregistrabilidad de la causal prevista en el literal e), del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. Sobre este asunto, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precisó: […] De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala observa que la marca “PUERTO PEÑALISA”, cuyo registro se concedió, no podía ser objeto de registro, dado que afectó la identidad de la CORPORACIÓN 43 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 22 de septiembre de 2016; Rad.: 2010 – 00453. Consejera Ponente: María Elizabeth García González. 24 Núm. único de radicación: 11001032400020100045100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CLUB PUERTO PEÑALISA, al reproducir o coincidir en los vocablos “PUERTO” y “PEÑALISA” del nombre comercial de dicha Corporación, sin contar con su autorización o consentimiento, además de no ser lo suficientemente distintiva y, por ende, generar riesgo de confusión. Por consiguiente, le asistió razón a la actora, cuando señaló que se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal e), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

Aunado a lo anterior, debe la Sala poner de presente que la sociedad CONSTRUCTORA FERNANDO MAZUERA S.A. tenía conocimiento previo de que la CORPORACIÓN CLUB PUERTO PENALISA era la titular del nombre que registró como marca, lo cual se infiere del hecho de que antes de constituirse la mencionada Corporación, la sociedad PEÑALISA DE ENTRE RÍOS S.A., era la encargada de promover el proyecto (ventas) de la actora, y tenía como miembro de su Junta Directiva al señor LORENZO KLING MAZUERA®, quien es representante legal de la Junta Directiva de la citada sociedad CONSTRUCTORA FERNANDO MAZUERA S.A. A este respecto, vale la pena precisar que, al momento de la constitución de la Corporación demandante, la sociedad PEÑALISA DE ENTRE RIOS S.A. realizó varios aportes a aquella, entre ellos, la propiedad intelectual, consistente en nombre, emblema, membretes, etc., de conformidad con la Certificación, expedida el 23 de abril de 1997, por la Subsecretaria Jurídica de la Secretaría General del Departamento de Cundinamarca. […]” Segundo supuesto: De la autorización para el uso de la razón social como signo distintivo 56.

Habiendo establecido que la marca de que es titular el tercero con interés directo en las resultas del proceso afecta el prestigio de la parte demandante, al reproducir las expresiones PUERTO y PEÑALISA de su razón social, de conformidad con lo expuesto supra corresponde a esta Sala establecer, si existía o no autorización de la parte demandante al tercero para utilizar su razón social como signo distintivo. 57.

Esta Sala considera que, en el caso sub examine, la afirmación de la parte demandante, según la cual no había dado autorización para el uso de su razón social por parte del tercero con interés directo en las resultas del proceso, es una negación indefinida y, en ese sentido se invertiría la carga de la prueba44 y, por tanto, sería a la parte demandada o al tercero con interés directo en las resultas del proceso a quien le correspondería demostrar que contaba con autorización para utilizar como marca la referida razón social. 44 “[…] Las afirmaciones o negaciones indefinidas son aquellas que ni indirecta o implícitamente conllevan ninguna afirmación o negación opuesta: que no sólo son indeterminables en el tiempo y en el espacio, sino que, en la práctica, no son susceptibles de probar por medio alguno. En estos casos, de acuerdo a las regias generales sobre la carga de la prueba, el fardo probatorio se invierte, correspondiéndole a la parte demandada probar el supuesto de hecho contrario. […]” Consejo De Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Segunda sentencia de 7 de octubre de 1992;

Consejero Ponente Alvaro Lecompte Luna; Numero único de radicación: 4442 25 Núm. único de radicación: 11001032400020100045100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 58. Por lo expuesto, y comoquiera que, no obstante, en el expediente no obra prueba alguna de que el titular del registro marcario contara con la autorización de la parte demandante para utilizar su razón social como marca, esta Sala de Sección considera que se cumplió con el segundo supuesto para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal e) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 59.

En suma, atendiendo a que: i) la marca PUERTO PEÑALISA concedida a favor de la Constructora Fernando Mazuera S.A. reproduce las expresiones PUERTO Y PEÑALISA de la razón social - nombre- de la persona jurídica sin ánimo de lucro CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA, que funge como parte demandante en el presente proceso; ii) la Constructora Fernando Mazuera S.A. no tiene ninguna relación con la razón social de la parte demandante; y iii) la sociedad solicitante no contaba con autorización para hacer uso como marca de la razón social de la parte demandante, esta Sala de Sección considera que el registro de la marca PUERTO PEÑALISA que identifica servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de NIZA, concedido mediante el acto administrativo acusado, desconoció lo previsto en el literal e) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, comoquiera que reprodujo las expresiones PUERTO y PEÑALISA de la razón social de la parte demandante sin contar con autorización por parte de esta última. 60.

Por último, ante la prosperidad del cargo de nulidad por la violación del literal e) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, cuya consecuencia es que se ordene la cancelación del registro de marca correspondiente, la Sala no se pronunciará respecto de los demás cargos de violación, esto es el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la nulidad del registro solicitado de mala fe prevista en el artículo 172 ibidem y la violación de los artículo 84 del Código Contenciosos administrativo y 29 de la Constitución Política.

Conclusión 61. La Sala considera que el acto administrativo acusado viola el literal e) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que la marca nominativa PUERTO PEÑALISA que identifica servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, “Construcción, reparación y servicios de instalación”, reproduce las expresiones 26 Núm. único de radicación: 11001032400020100045100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co PUERTO y PEÑALISA de la razón social de la persona jurídica sin ánimo de lucro CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA, sin contar con autorización para ello, causando una afectación a su identidad, motivo por el cual el cargo estudiado tiene vocación de prosperidad. 62.

En este orden de ideas, ante la prosperidad del cargo de nulidad por la violación del literal e) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la Sala declarará la nulidad de la Resolución núm. 18621 de 13 de abril de 2010, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio y ordenará cancelar el registro núm. 399154 de la marca nominativa PUERTO PEÑALISA que identifica servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. 63.

Ante la prosperidad del cargo de nulidad por la violación del literal e) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, cuya consecuencia es que se ordene la cancelación del registro de marca correspondiente, la Sala no se pronunciará respecto de los demás cargos de violación En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución núm. 18621 de 13 de abril de 2010, “Por la cual se concede un registro”, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que cancele el registro de la marca nominativa PUERTO PEÑALISA que identifica servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Constructora Fernando Mazuera S.A. y que publique la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 27 Núm. único de radicación: 11001032400020100045100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, dejando las correspondientes anotaciones de ley. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente Consejera de Estado Consejero de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.