CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001 03 24 000 2009 00640 00 Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López Demandante: Mederer GMBH Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Litisconsorte necesario: Procaps S.A. Aclaración de voto Con el acostumbrado respeto frente a las decisiones mayoritarias de la Sala, me permito aclarar el voto en relación con la sentencia de 8 de mayo de 2025, proferida dentro del proceso de la referencia. En la providencia citada supra se negaron las pretensiones de nulidad de las resoluciones mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro como marca de los signos “TROLLI” (mixto), “TROLLI GLOWWORNS” (nominativo), “TROLLI GLOTTZERS” (nominativo), “TROLLI SALAMANDRAS” (nominativo), “TROLLI CULEBRAS” (nominativo), “TROLLI APPLERINGS” (nominativo) “TROLLI KISS” (nominativo) “TROLLI CATERPILLARS” (nominativo) “TROLLI DRACULA” (nominativo), “TROLLI SQUIGGLES” (nominativo) y “TROLLI” (nominativo), para distinguir productos de la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitados por la sociedad Mederer GMBH.

Como fundamento de esta decisión, se consideró que existe similitud ortográfica y fonética que conlleva a un riesgo de confusión o asociación, además de conexión competitiva entre los signos antes referidos y las marcas previamente registradas “TROLLI” (nominativa), “TROLLI TROPICO’S” (nominativa), “SALAMANDRAS” (nominativa), “CULEBRAS” (nominativa), “TROLLI BURGER” (nominativa), “APPLE.O’S” (mixta), “CATERPILLARS” (nominativa), y “SQUIGGLES” (nominativa), que amparan productos comprendidos en la clase 30 del mencionado nomenclátor cuyo titular es la sociedad Procaps S.A., configurándose la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Al respecto, se aclara que se debió tener en cuenta que la parte demandante invocó el carácter notorio del signo “TROLLI” como elemento relevante para sustentar su derecho al registro marcario, en la medida que pretendía demostrar su amplio reconocimiento por parte del público y su uso previo en el comercio, con el fin de desvirtuar el riesgo de confusión respecto de las marcas previamente registradas. 2 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2009 00640 00 Demandante: Mederer GMBH En la sentencia de 8 de mayo de 2025 se afirma que la figura de la notoriedad no es un criterio aplicable en el análisis de una solicitud de registro de marca, sino que se invoca en escenarios específicos, como en la formulación de oposiciones o en acciones de cancelación, frente a lo cual se considera que la notoriedad de un signo puede ser alegada por el solicitante del registro como un criterio de protección frente a marcas preexistentes y no exclusivamente como fundamento para obtener el reconocimiento de notoriedad.

Fecha ut supra GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente aclaración de voto fue firmada electrónicamente en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.