CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., nueve (9) de agosto de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00239-00 Referencia. Medio de control de nulidad relativa Actora: PROCAPS S.A. TESIS: ENTRE LA MARCA CUESTIONADA “NITAXBAY” Y LA MARCA NOMINATIVA “NYTAX”, PREVIAMENTE REGISTRADA A FAVOR DE LA ACTORA, EXISTE SEMEJANZA ORTOGRÁFICA Y FONÉTICA, ASÍ COMO CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS PRODUCTOS QUE IDENTIFICAN EN LA CLASE 5ª DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, POR LO QUE NO PUEDEN COEXISTIR PACÍFICAMENTE EN EL MERCADO.
LA EXPRESIÓN “NITA” ES DE USO COMÚN PARA IDENTIFICAR PRODUCTOS EN LA REFERIDA CLASE. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad PROCAPS S.A., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 36579 de 30 de mayo de 2014, "Por la cual se 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 486. 2 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00239 00 Actora: PROCAPS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co concede un registro", expedida por la directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio3.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 11 de octubre de 2013, la sociedad MEMPHIS PRODUCTS S.A., presentó solicitud de registro como marca del signo nominativo “NITAXBAY”, para identificar productos comprendidos en la Clase 5ª4 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas5. 2°- Que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentó oposición alguna contra el registro solicitado. 3º- Señaló que mediante la Resolución núm. 36579 de 30 de mayo de 2014, la directora de Signos Distintivos de la SIC concedió el registro de la marca nominativa "NITAXBAY”, para distinguir productos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 3 En adelante SIC. 4 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos “[…] farmacéuticos para uso humano o veterinario, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebes, complementos nutricionales para seres humanos o animales […]”. 5 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00239 00 Actora: PROCAPS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir la Resolución acusada violó los artículos 134, 135, literales a) y b), 136, literal a), y 150 de la Decisión 486; 42 del CPACA y 13 y 61 de la Constitución Política, por falta de aplicación, por cuanto concedió el registro de la marca “NITAXBAY”, sin realizar de oficio un análisis de confundibilidad frente a la marca “NYTAX”, previamente registrada a su favor en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.
Indicó que la expresión cuestionada no cumple con el requisito de distintividad para ser registrada como marca, máxime si se tiene en cuenta que reproduce cinco letras de su marca, esto es: “N-I-T-A-X- BAY” y “N-Y-T-A-X”, las cuales están ubicadas en igual posición y compuestas de una única palabra de longitud altamente similar. Manifestó que la marca “NITAXBAY” no cuenta con sonidos que puedan ser percibidos por los sentidos de la vista y el oído, así como tampoco es susceptible de representación gráfica, llevando consigo a que el público consumidor tenga la capacidad de aprehenderlos. 4 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00239 00 Actora: PROCAPS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sostuvo que las marcas cotejadas son similares desde el punto de vista gráfico, lo que conduce a una inminente confusión en el público consumidor.
Señaló que la única diferencia de las expresiones enfrentadas es el intercambio de la vocal “I”, frente a la letra “Y”, lo cual no tiene mayor fuerza al momento de ser pronunciadas por el público consumidor. Adujo que ninguno de las marcas enfrentadas hace referencia a un concepto particular, por lo que tampoco se pueden diferenciar de esta manera; y que, además, los productos que distinguen presentan conexidad competitiva, puesto que comparten similares canales de comercialización, habida cuenta que identifican elementos farmacéuticos.
II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora por carecer de apoyo jurídico. Para el efecto, adujo que el fundamento legal del acto administrativo acusado se ajustaba plenamente a derecho y según lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. 5 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00239 00 Actora: PROCAPS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Manifestó que no existe identidad o similitud visual de las letras que componen cada una de las marcas enfrentadas, así también la longitud de las palabras, el número de sílabas y las raíces.
Aseguró que no existe similitud ortográfica ni ideológica entre las marcas enfrentadas, teniendo en cuenta que no es posible descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, por lo que el análisis que se realiza debe tener en cuenta la unidad ortográfica, auditiva e ideológica. Sostuvo que en sede administrativa sí se realizó de oficio el examen de confundibilidad frente a la marca “NYTAX”, no obstante, la expresión cuestionada se ajustó plenamente a la normativa marcaria para conceder su registro.
Señaló que el vocablo “NITA” es de uso común y débil para identificar productos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. II.-2. La sociedad MEMPHIS PRODUCTS S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las súplicas incoadas en la demanda. 6 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00239 00 Actora: PROCAPS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Manifestó que la marca “NITAXBAY”, además de su raíz “NITAX”, está conformada por un elemento diferenciador visual, ortográfico, fonético y conceptual frente a la marca previamente registrada, esto es, la partícula “BAY”, que las hace diferentes.
Aseguró que si bien la marca cuestionada reproduce fonéticamente el vocablo “NYTA” que hace parte de la marca previamente registrada, ello no lleva a una causal de irregistrabilidad, máxime si se tiene en cuenta que la partícula “NITA” es de uso común para amparar productos farmacéuticos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.
Formuló la excepción denominada “caducidad de la acción de nulidad relativa”, por cuanto estimó que la demanda fue promovida de manera extemporánea, toda vez que se instauró cuando ya habían fenecido los cinco (5) años que establece el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 16 de diciembre de 2022, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 7 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00239 00 Actora: PROCAPS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 182ª de la Ley 1437 de 18 de enero de 20116, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20217, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas8 y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.
Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y las contestaciones de la misma, consiste en determinar si la Resolución núm. 36579 de 2014, mediante la cual la SIC concedió el registro como marca del signo nominativo “NITAXBAY”, a nombre de la sociedad MEMPHIS PRODUCTS S.A., para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, vulnera o no lo previsto en los artículos 134, 135, literales a) y b), 136, literal a), y 150 de la Decisión 486; 42 del CPACA; y 13 y 61 de la Constitución Política. 6 CPACA. 7 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 8 Cabe señalar que mediante auto de 11 de marzo de 2022, el Despacho se abstuvo de decidir en esta etapa procesal sobre la excepción denominada “Caducidad de la acción de nulidad relativa”, formulada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, debido a que no se encontraba enlistada en el artículo 100 del CGP, por lo que la misma será resuelta en la sentencia que ponga fin al proceso. 8 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00239 00 Actora: PROCAPS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Las partes no manifestaron tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos.
El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados con la demanda y las contestaciones de la misma. Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1.- La actora insistió en que se acceda a las súplicas incoadas. Para el efecto, reiteró los argumentos expuestos en la demanda y, además, señaló que las marcas enfrentadas son similarmente confundibles por no decir idénticos y comparten la misma raíz “NYTAX”, la cual es de fantasía por cuanto carece de significado en español. 9 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00239 00 Actora: PROCAPS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sostuvo que el intercambio de las letras “Y” por “I”, en las marcas cotejadas, no genera una diferencia significativa que les permitan ser diferenciables, máxime si se tiene en cuenta que comparten iguales productos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.
IV.2 La parte demandada, el Agente del Ministerio Público y la sociedad MEMPHIS PRODUCTS S.A, tercero con interés directo en las resultas del proceso, guardaron silencio en esta etapa procesal. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dio respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, en los siguientes términos 9: “[…]
PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020190023900 constituyen un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.
SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350- IP- 2022 y 391-IP-2022, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5146 y 5147 del 13 de marzo de 2023; y 344-IP-2022, la cual se encuentra 9 Proceso 58-IP-2023. 10 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00239 00 Actora: PROCAPS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5154 de 12 de abril de 2023.
TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.
CUARTO: Disponer el archivo del expediente. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La Sala debe, en primer término, pronunciarse sobre la excepción propuesta por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, de conformidad con lo ordenado por el Despacho Sustanciador mediante auto de 4 de marzo de 202210, en el que se dispuso lo siguiente: “[…] En el asunto objeto de estudio, el apoderado de la tercera con interés directo en las resultas del proceso, en su escrito de intervención, formuló como excepción previa la “caducidad de la acción de nulidad relativa”, excepción esta que, como quedó visto, no está enlistada en el artículo 100 del CGP, por lo que no es procedente su decisión en esta etapa procesal, razón por la cual se resolverá en la sentencia que ponga fin al proceso […]”.
Ahora, como ya se indicó, el tercero con interés directo en las resultas del proceso formuló la excepción denominada “caducidad de la acción de nulidad relativa”, por cuanto estimó que la demanda fue promovida 10 Índice 42 del expediente digital. 11 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00239 00 Actora: PROCAPS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de manera extemporánea, toda vez que se instauró cuando ya habían fenecido los cinco (5) años que establece el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
En efecto, señaló que la marca cuestionada fue concedida a partir de la fecha de expedición de la Resolución núm. 36579 de 30 de mayo de 2014 acusada, por lo que el plazo máximo para incoar la demanda era el 30 de mayo de 2019, y ésta fue promovida hasta el 31 de ese mes y año. Al respecto, cabe precisar que comoquiera que el acto acusado CONCEDE un registro marcario, éste es enjuiciable mediante la acción de nulidad11, de conformidad con el artículo 17212 de la Decisión 486, y no la de nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el artículo 138 del CPACA, el cual, entre otras circunstancias, es aplicable contra los actos administrativos que niegan un registro marcario13. 11 Relativa o absoluta. 12 “[…] Artículo 172- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]” (Destacado fuera de texto). 13 Criterio reiterado, entre otras, en sentencia de 25 de enero de 2019, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00535-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E). 12 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00239 00 Actora: PROCAPS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En el presente caso, la causal alegada por la demandante es de nulidad relativa y conforme al citado artículo 172 tiene un término de prescripción de cinco (5) años, contado a partir de la concesión del registro marcario, término éste que no se cumple porque la Resolución acusada núm. 36579 de 30 de mayo de 2014, “Por la cual se concede un registro”, por medio de la cual se concedió el registro de la marca nominativa “NITAXBAY”, se notificó personalmente el 10 de junio de 201414 y la demanda se presentó el 31 de mayo de 201915.
Por lo tanto, no prospera la excepción propuesta por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Ahora, la SIC, mediante el acto administrativo acusado, esto es, la Resolución núm. 36579 de 30 de mayo de 2014, concedió el registro de la marca nominativa solicitada, “NITAXBAY”, a la sociedad MEMPHIS PRODUCTS S.A., para distinguir “[…] Farmacéuticos para uso humano o veterinario, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebes, complementos nutricionales para seres humanos o animales […]”, 14 Índice 27 del expediente digital. 15 Índice núm. 1 del expediente digital. 13 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00239 00 Actora: PROCAPS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.
A juicio de la demandante, la SIC concedió el registro de la marca “NITAXBAY”, sin realizar de oficio un análisis de confundibilidad frente a la marca “NYTAX”, previamente registrada a su favor en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Indicó que la expresión cuestionada no cumple con el requisito de distintividad para ser registrada como marca, máxime si se tiene en cuenta que reproduce cinco letras de su marca, esto es: “N-I-T-A-X- BAY”, frente a “N-Y-T-A-X”, las cuales están ubicadas en igual posición y compuestas de una única palabra de longitud altamente similar.
Señaló que la única diferencia de las expresiones enfrentadas es el intercambio de la vocal “I”, frente a la letra “Y”, lo cual no tiene mayor fuerza al momento de ser pronunciadas por el público consumidor. Por su parte, la SIC manifestó que no existe identidad o similitud visual de las letras que componen cada una de las marcas enfrentadas, así también en la longitud de las palabras, el número de sílabas y las raíces. 14 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00239 00 Actora: PROCAPS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Aseguró que no existe similitud ortográfica ni ideológica entre las marcas enfrentadas, teniendo en cuenta que no es posible descomponer los elementos que conforman los conjuntos marcarios, por lo que el análisis que se realiza debe tener en cuenta la unidad ortográfica, auditiva e ideológica.
El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 58-IP-2023, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios contenidos en las interpretaciones prejudiciales núms. 145-IP-202216, 261-IP-202217, 350-IP-202218, 391-IP-202219 y 344-IP-202220, en las que se interpretaron los artículos 134, 135, literales a) y b), 136, literal a), de la Decisión 486.
Al respecto, la Sala precisa que aunque la actora invocó como vulnerados los artículos 134 y 135, literales a) y b) ibidem, al exponer el concepto de violación de los mismos adujo que la marca cuestionada es similarmente confundible con su marca previamente registrada, es decir, alegó el cumplimiento del requisito de 16 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023. 17 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5146 de 13 de marzo de 2023. 18 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5303 de 7 de septiembre de 2023. 19 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5147 de 13 de marzo de 2023. 20 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023. 15 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00239 00 Actora: PROCAPS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co distintividad extrínseca, la cual está prevista en el artículo 136, ibidem21.
En efecto, la demandante argumentó que en el caso sub examine se presenta confundibilidad entre las expresiones enfrentadas, máxime si se tiene en cuenta que la marca cuestionada reproduce cinco letras de su marca, esto es: “N-I-T-A-X-BAY”, frente a “N-Y-T-A-X”, las cuales están ubicadas en igual posición y compuestas de una única palabra de longitud altamente similar.
Por lo anterior, el estudio del supuesto previsto en los artículos 134 y 135, literales a) y b) ibidem, se excluyen del problema jurídico a resolver22, comoquiera que en el presente asunto no se está debatiendo el concepto de marca ni tampoco la falta de distintividad intrínseca de la marca cuestionada. Así las cosas, el texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486.
“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 16 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00239 00 Actora: PROCAPS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.
En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario que señaló el Tribunal en los referidos pronunciamientos comunitarios23, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de 23 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022. 17 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00239 00 Actora: PROCAPS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.
Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: NITAXBAY MARCA NOMINATIVA CUESTIONADA24 NYTAX MARCA NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADA25 Asimismo, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que como en el presente caso las marcas enfrentadas están compuestas únicamente por elementos denominativos, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos nominativos: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el 24 Folio 8 del cuaderno núm. 1 25 Folio 8 del cuaderno núm. 1 18 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00239 00 Actora: PROCAPS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.
Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..
Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.
(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.
Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad, prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los 19 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00239 00 Actora: PROCAPS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas.
A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. […]”.
Además, cabe resaltar que el Tribunal ha reiterado que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las expresiones de uso común 20 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00239 00 Actora: PROCAPS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que forman parte de las marcas farmacéuticas al realizar el examen comparativo de las mismas.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sección ha sostenido, entre otras, en sentencia de 9 de junio de 201126, lo siguiente: “[…] En consonancia con los anteriores comentarios, la Sala considera que en tratándose de marcas farmacéuticas en cuya estructura se emplean prefijos, sufijos, raíces o desinencias que actúan como partículas evocativas de los productos que ellas amparan, (verbigracia, OPTI, DERMA, NEURO, etc.), resulta procedente su registro, siempre y cuando contengan elementos adicionales que contribuyan a su distintividad.
A contrario sensu, no son registrables las marcas farmacéuticas que contengan expresiones de uso común, cuya naturaleza no sea propia de esos productos, en razón de que, como ya se dijo, la jurisprudencia comunitaria exige un mayor rigor en el registro de esas marcas, por estar de por medio la salud pública. […] En ese orden de ideas, las partículas de uso común que forman parte de una marca farmacéutica no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de los signos, ya que en estos casos es importante recalcar que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que lo integra.
Así lo ha precisado la Sala, en sentencias de 27 de abril de 2006 (Exp. 7145, C. P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 11 de mayo de 2006 (Expediente 8429, C. P. MARTHA SOFIA SANZ TOBÓN); 16 de noviembre de 2006 (Exp. 266, C. P. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO); 10 de mayo de 2007 (Exp. 255. C. P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 14 de junio de 2007 (Exp. 231, C. P. MARTHA SOFIA SANZ TOBÓN); 30 de agosto de 2007 (Exp. 185 C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); 13 de septiembre de 2007 (Exp. 349, C. P. RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA); 13 de septiembre de 2007 (Exp. 236 C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); 15 de noviembre de 2007 (Exp. 269 C. P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 24 de 26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2011, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, núm. único de radicación 2005-00105-01. 21 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00239 00 Actora: PROCAPS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co enero de 2008 (Exp. 105 C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); y 7 de febrero de 2008 (Exp. 182, C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO), entre otras [ ]” (Destacado fuera de texto).
Asimismo, en sentencia de 23 de enero de 201427, la Sala precisó: “[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, al realizar el examen comparativo de las marcas. Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando […]”.
(Resaltado fuera de texto). Y en relación con las marcas farmacéuticas compuestas por partículas de uso común, en sentencia de 22 de enero de 201528, la Sala señaló: 27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de enero de 2014, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2007-00230-00. 28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de enero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2008-00133-00. 22 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00239 00 Actora: PROCAPS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] Al efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: […] Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.
Por lo tanto ningún competidor en el mercado puede apropiarse de tal partícula común. El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general. En este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados marcariamente débiles.
Por lo tanto, las partículas de uso común que conforman las marcas farmacéuticas no deben ser consideradas a efectos de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes […]”.
Sin embargo, debe advertirse que si la exclusión de los componentes de esas características llega a reducir la marca de tal manera que resultara imposible hacer una comparación puede hacerse el cotejo analizando las marcas en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de las marcas en conflicto. 23 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00239 00 Actora: PROCAPS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, en sentencia de 23 de abril de 202029, esta Sala precisó, con fundamento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: “[…] 5.8.
No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los 'signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]”.
Sobre este asunto, la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. Según la parte demandada y el tercero con interés directo en las resultas del proceso, la partícula “NITA”, que conforma a la marca cuestionada, es de uso común para los productos comprendidos en 29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de abril de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2008-00262-00. 24 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00239 00 Actora: PROCAPS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co las Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que resulta inapropiable de manera exclusiva.
En el caso sub examine, se evidenció que en la página web de la entidad demandada30, a la fecha de expedición de los actos administrativos acusados, se encontraban registradas las siguientes marcas en la Clase 5ª que contenían el vocablo “NITA”: CERTIFICADO DE REGISTRO MARCA TITULAR 326686 OMNITARG (NOMINATIVA) GENENTECH, INC. 295234 NITAZOFIN (NOMINATIVA) LABORATORIOS BUSSIE S.A. 376018 NITAHELMIN (NOMINATIVA) GILDARDO CUELLAR MONTES 583591 NITAXIN (NOMINATIVA) PROCAPS S.A. 471487 NITAXASO (NOMINATIVA) COMERCIALZIADORA INTERNACIONAL SOLOGENERICOS S.A.S. Lo anterior pone de manifiesto que se trata de una expresión de uso común y débil, respecto de los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 30 www.sipi.gov.co.
Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 13 de junio de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 25 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00239 00 Actora: PROCAPS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En ese sentido, al ser “NITA” una partícula de uso común no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, que los vocablos usuales pueden ser utilizados por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando la misma contenga palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva.
Sobre el particular, el Tribunal ha precisado lo siguiente31: “[…] 3.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.
En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca […]”. (Resaltado fuera de texto) Por lo tanto, los titulares de las marcas con elementos de uso común, como en este caso, “NITA”, no pueden impedir la inclusión de dicha partícula o palabra en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general32.
Ahora, se precisa que, si bien es cierto que, en principio, la palabra de uso común “NITA”, que forma parte de la marca cuestionada, no 31 Interpretación Prejudicial 318-IP-2019. 32 Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00023-00, C.P. María Elizabeth García González, que ahora se prohíja. 26 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00239 00 Actora: PROCAPS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo, dado que no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, también lo es que al estar constituida por una sola palabra, ésta no puede fraccionarse, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizando las expresiones en su conjunto.
Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias de la marca en controversia y la previamente registrada, “NITAXBAY” y “NYTAX”, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas. Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que entre la marca cuestionada “NITAXBAY” y la marca previamente registrada “NYTAX”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que la marca cuestionada reproduce totalmente las letras “N-TAX”, contenidas en la marca previamente registrada, en las cuales se encuentran toda la fuerza distintiva de la expresión y que la única diferencia radica en la sustitución en su intermedio de la letra “Y” por una “I”, y la adición del vocablo “BAY”, en la terminación de la marca solicitada, las cuales no gozan de la suficiente distintividad y no 27 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00239 00 Actora: PROCAPS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co contribuyen a diferenciarla de la marca previamente registrada “NYTAX”.
Al respecto, se precisa que si bien es cierto que la marca cuestionada sustituye la letra “Y” intermedia por una “I”, y adiciona en su terminación la palabra “BAY”, ello no desvirtúa el riesgo de confusión en el presente caso, teniendo en cuenta que la expresión cuestionada, “NITAXBAY”, reproduce casi por completo la denominación que lleva la carga distintiva en la marca previamente registrada “NYTAX”, esto es, “N-TAX”, lo que conlleva que la marca cuestionada no sea suficientemente distintiva y diferente a la previamente registrada.
Cabe señalar que la Sala, en sentencia de 9 de julio de 202033, fijó como regla que en los casos en los cuales un signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas, toda vez que de no cumplirse dicho requisito no procede su registro, habida cuenta que no se eliminaría 33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2011-00278-00.
Criterio reiterado en sentencia de 18 de ese mes y año, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2009- 00118-00. 28 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00239 00 Actora: PROCAPS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial.
En efecto, así lo indicó: “[…] 57. Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.
De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial. […]”. Por tanto, la Sala estima que, en el caso bajo examen, la marca cuestionada “NITAXBAY” no cuenta con elementos adicionales que la doten de una carga semántica particularizadora que permita otorgarle suficiente distintividad para diferenciarla de la previamente registrada, “NYTAX”.
Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación “NY/ITAX”, sin que el cambio de la “Y” por una “I”, genere un sonido distinto, dado que dichas letras se pronuncian de manera idéntica; y aunque la marca cuestionada tiene 29 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00239 00 Actora: PROCAPS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en su conjunto otro vocablo (“BAY”), el vocablo de mayor fuerza en los conjuntos marcario es “NY/ITAX”.
En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal semejanza: NYTAX – NITAXBAY - NYTAX – NITAXBAY – NYTAX – NITAXBAY – NYTAX - NITAXBAY NYTAX – NITAXBAY - NYTAX – NITAXBAY – NYTAX – NITAXBAY – NYTAX - NITAXBAY NYTAX – NITAXBAY - NYTAX – NITAXBAY – NYTAX – NITAXBAY – NYTAX - NITAXBAY NYTAX – NITAXBAY - NYTAX – NITAXBAY – NYTAX – NITAXBAY – NYTAX - NITAXBAY Ahora, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que las expresiones contenidas en las marcas enfrentadas son de fantasía, pues no tienen un significado propio en el idioma castellano que sea identificable por el consumidor promedio colombiano34.
Al respecto, cabe mencionar que el vocablo “NITAX”, resulta evocativo del término “NITAZOXADINA”, que corresponde a un fármaco derivado sintético de la salicilamida usado como agente 34 No obra en el plenario medio probatorio que determine que la traducción de la palabra “INNS” sea de conocimiento generalizado. Criterio señalado por la Sala en sentencia de 18 de marzo de 2021, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2011-00321-00. 30 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00239 00 Actora: PROCAPS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co antiparasitario de amplio espectro con efectividad comprobada en infecciones por protozoos y vermes.
Por su parte, la palabra “BAY”, que hace parte de la marca cuestionada, se encuentra escrita en idioma inglés y traduce a bahía; sin embargo, su traducción no es conocida por el consumidor promedio colombiano, razón por la cual ésta debe tenerse como de fantasía. Por lo tanto, desde el punto de vista ideológico o conceptual, por ser de fantasía las marcas en controversia, como ya se dijo, no pueden cotejarse desde este aspecto.
Por lo anterior, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas ortográficas y fonéticas entre la marca cuestionada y la previamente registrada existe riesgo de confusión directa. Al respecto, cabe señalar que la Sala, mediante sentencia de 14 de abril de 202335, que ahora se prohíja, determinó que existía confundibilidad entre el signo y marcas enfrentados que a pesar de que contenían una partícula que era evocativa del principio activo del 35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2014-00023-00. 31 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00239 00 Actora: PROCAPS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co medicamento que identificaba en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, ésta era la preponderante y la que reproducía por completo el signo cuestionado, sin que la adición de tres letras adicionales fuese suficiente para diferenciarlo de la registrada con anterioridad.
En efecto, en esa oportunidad, se dijo lo siguiente: “[…] En efecto, en la página web de la entidad demandada36 figuran las siguientes marcas, que a la fecha de expedición de los actos administrativos acusados, se encontraban registradas para la citada Clase 5ª y que contienen la expresión “OFLOX”, tal como lo demuestra el siguiente listado: […] Lo anterior pone de manifiesto que es una expresión de uso común y débil respecto de los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. […] Al respecto, la Sala puntualiza que si bien es cierto que, en principio, la expresión de uso común “OFLOX”, que forma parte de los signos cotejados, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, también lo es que al excluir dicha partícula de uso común se reducen los signos de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, razón por la cual, en este caso, el Juez debe hacer el cotejo analizando los signos en su conjunto. […] 36 www.sipi.gov.co.
Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas el 11 de abril de 2023, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 32 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00239 00 Actora: PROCAPS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado, “TROFLOX”, y la marca previamente registrada “OFLOX”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión “OFLOX”, contenida en la marca previamente registrada, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión, sin que la adición de las letras “T” y “R” sean suficientes para dotar al signo solicitado de la suficiente distintividad y contribuya a diferenciarlo de la marca previamente registrada, “OFLOX”.
Al respecto, se precisa que si bien es cierto que el signo cuestionado cuenta con las letras “T” y “R” en su inicio, ello no desvirtúa el riesgo de confusión en el presente caso, teniendo en cuenta que el signo solicitado, “TROFLOX”, reproduce por completo la denominación que lleva la carga distintiva en la marca previamente registrada “OFLOX”, lo que conlleva que el signo cuestionado no sea suficientemente distintivo y diferente al previamente registrado.
Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación “OFLOX”, siendo este el elemento principal de la marca registrada “OFLOX”. Por ello, cabe mencionar que si bien es cierto que el signo solicitado tiene dos letras (“T” y “R”) en su inicio, también lo es que la palabra de mayor fuerza en el conjunto marcario es “OFLOX” y las dos letras adicionales, que contiene ese signo, no le quitan tal característica.
En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal diferencia: TROFLOX – OFLOX – TROFLOX – OFLOX – TROFLOX - OFLOX TROFLOX – OFLOX – TROFLOX – OFLOX – TROFLOX - OFLOX TROFLOX – OFLOX – TROFLOX – OFLOX – TROFLOX - OFLOX TROFLOX – OFLOX – TROFLOX – OFLOX – TROFLOX - OFLOX En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que las marcas enfrentadas tienen una relación o similitud conceptual, en tanto que el signo cuestionado “TROFLOX”, así como la marca opositora “OFLOX”, evocan la misma idea, al contener la palabra “OFLOX”, que es una abreviación del antibiótico denominado ofloxacina, tal y como lo mencionó la entidad demandada en la Resolución núm. 00052732 cuando al efecto, sostuvo lo siguiente: 33 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00239 00 Actora: PROCAPS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] Adicionalmente, los signos son idénticos en el campo conceptual en tanto ambos evocan el mismo concepto de “ofloxacina” que es un antibiótico. […]”.
(Destacado fuera de texto). 37 Vale la pena advertir que un consumidor medio al llegar al estante de un almacén donde se encuentran ubicados productos de las expresiones en disputa, al observarlos rápidamente puede confundirlos y equivocarse en su adquisición, en razón a las semejanzas que ellos presentan en la expresión “OFLOX”, lo que hace que el signo solicitado no posea la suficiente capacidad distintiva […]”.
Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a que la coexistencia de las marcas podría generar riesgo de confusión y asociación para el público consumidor. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva.
Tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201838 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: 37 Folio 26 del cuaderno físico principal. 38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00314-00. 34 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00239 00 Actora: PROCAPS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.
Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.
Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.
De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el 35 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00239 00 Actora: PROCAPS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”. Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.
En el caso sub lite, la expresión cuestionada “NITAXBAY” fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] farmacéuticos para uso humano o veterinario, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebes, complementos nutricionales para seres humanos o animales […]”.
La marca previamente registrada, “NYTAX”, distingue los siguientes productos en la misma Clase: “[…] Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes, emplastos, material para apositos, material para empastar los dientes y moldes dentales, desinfectantes y 36 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00239 00 Actora: PROCAPS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas […]”.
De acuerdo con lo anterior, cabe mencionar que entre los citados productos existe una relación debido a que dichos signos pertenecen a una misma Clase del nomenclátor; corresponden al mismo género (productos farmacéuticos); tienen igual finalidad, al ser productos destinados para la salud; comparten los mismos canales de comercialización, pues suelen expenderse en los mismos establecimientos, esto es, droguerías y farmacias; y existe un riesgo para la salud de los consumidores quienes al guardar los productos luego de su uso podrían confundir los productos farmacéuticos en un futuro, en atención a la semejanza de las marcas.
Así las cosas, al existir una evidente semejanza entre las expresiones confrontadas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que dichas marcas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que los productos que identifican tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del demandante, en caso de registrar su signo. 37 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00239 00 Actora: PROCAPS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor puede pensar erróneamente que los productos identificados con esas expresiones son de productores relacionados económicamente.
Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 2015, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).
(…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” 39 (Destacado fuera de texto). 39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00065-00. 38 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00239 00 Actora: PROCAPS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En ese sentido, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, debe protegerse la marca previamente registrada, esto es, “NYTAX”.
Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales40: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.
Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]”. Así las cosas, al existir semejanza entre las marcas cotejadas y, además, conexidad competitiva entre los productos amparados por ellos, la Sala considera que se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.
Cabe señalar que ante la prosperidad del cargo de nulidad examinado anteriormente la Sala se releva de estudiar los demás cargos alegados en la demanda, criterio adoptado en otras ocasiones, entre ellas, en sentencia de 11 de febrero de 201641, en la que se precisó lo siguiente: 40 Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001. 41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. Único de radicación 2009-00457-00. 39 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00239 00 Actora: PROCAPS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co "[ ] Al haber prosperado los cargos formulados en la demanda en contra del artículo 20 del Decreto 1070 de 31 de marzo de 2009, la Sala se releva de estudiar los relacionados con la infracción de las normas que consagran la obligación de consultar los derechos de las comunidades indígenas cuando con la decisión resulten desconocidos sus derechos [.]" (Destacado fuera de texto).
En conclusión, para la Sala, en el presente caso se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, lo que impone declarar la nulidad del acto administrativo acusado. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de “caducidad de la acción”, propuesta por la sociedad MEMPHIS PRODUCTS S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso.
SEGUNDO: Declarar la nulidad de la Resolución núm. 36579 de 30 de mayo de 2014, mediante la cual la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, concedió el registro como marca del 40 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00239 00 Actora: PROCAPS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co signo nominativo “NITAXBAY”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la clasificación internacional de Niza.
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la SIC cancelar la inscripción del certificado de registro núm. 496383, asignado a la marca “NITAXBAY”, para distinguir productos de la Clase 5ª de la clasificación internacional de Niza.
CUARTO: Ordenar a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.
QUINTO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
SEXTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 9 de agosto de 2024. 41 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00239 00 Actora: PROCAPS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.