Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023) Referencia: Acción de nulidad relativa Número único de radicación: 11001032400020080032800 Demandante: Gas Natural Comprimido S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Terceros con interés: Indeterminados1 Temas: Aplicabilidad del inciso 4.° artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Reiteración jurisprudencial. Reconocimiento de una personería jurídica. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Gas Natural Comprimido S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 11037 de 15 de abril de 2008, 11038 de 15 de abril de 2008 y 17642 de 30 de mayo de 2008, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES 1. Gas Natural Comprimido S.A.2, en adelante la parte demandante, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad, que se interpreta como de 1 El titular de la marca se encuentra liquidado, los indeterminados fueron representados por curador ad- litem.

Cfr. Folio 96 2 Por medio de apoderado. Cfr. Folio 2. 2 Número único de radicación: 11001032400020080032800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina3, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 11037 de 15 de abril de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”; 11038 de 15 de abril de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”; y 17642 de 30 de mayo de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”: expedidas por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de las marcas mixtas GNC POWERCOM, que identifican productos de la Clase 7 y servicios de las clases 35 y 37 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Calificación Internacional de Niza, cuyo titular era Industrias GNC Powercom Ltda4.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones5: “[…] 3.1. Sírvase declarar la nulidad de la Resolución 17642 del 30 de Mayo de 2008, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 07 – 19642, por medio de la cual se ordena revocar la decisión contenida en la resolución 1706 del 29 de Enero de 2008 y en su lugar se ordena conceder el registro de la marca GNC POWERCOM para identificar servicios comprendidos en la clase 37. 3.2.

Sírvase declarar la nulidad de la Resolución 11038 del 15 de abril de 2008, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 07 – 19619, por medio de la cual se ordena revocar la decisión contenida en la resolución 1705 del 29 de Enero de 2008 y en su lugar se ordena conceder el 3 “Régimen Común sobre propiedad industrial”. 4 Sociedad liquidada.

Cfr. Folios 71 y 72. 5 Cfr. Folios 15 y 16. 3 Número único de radicación: 11001032400020080032800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registro de la marca GNC POWERCOM para identificar servicios comprendidos en la clase 35. 3.3. Sírvase declarar la nulidad de la Resolución 11037 del 15 de abril de 2008, proferida por el Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 07 – 19645, por medio de la cual se ordena revocar la decisión contenida en la resolución 1693 del 23 de Enero de 2008 y en su lugar se ordena conceder el registro de la marca GNC POWERCOM para identificar productos comprendidos en la clase 07. 3.4.

Como consecuencia de las anteriores declaraciones, solicito se sirva ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio declarar fundadas las oposiciones presentadas por la sociedad GAS NATURAL COMPRIMIDO S.A. GNC S.A. y negar el registro de la marca GNC POWERCOM para identificar productos comprendidos en las clases 07, 35 Y 37. 3.5.

En consonancia con lo anterior, sírvase ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que proceda a cancelar los Certificado (sic) de Registro 354904 correspondiente a la marca GNC POWERCOM para la clase 37, 351822 correspondiente a la marca GNC POWERCOM para la clase 35 y 351821 correspondiente a la marca GNC POWERCOM para la clase 07 al momento de proferirse sentencia. 3.6.

Así mismo, solicito se sirva comunicar la sentencia a la Superintendencia de Industria y Comercio y se expida copia de la misma ordenando a dicha entidad proceder con su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 3.7. Igualmente, solicito se sirva ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, dicta dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de este fallo, la resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo. 3.8.

Finalmente, pido que se condene en costas a la entidad demandada. […]” 4 Número único de radicación: 11001032400020080032800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1.

Industrias GNC Powercom Ltda. solicitó, el 27 de febrero de 2007, el registro como marca de los signos mixtos GNC POWERCOM para distinguir productos de la Clase 7 y servicios de las clases 35 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. Las referidas solicitudes se publicaron el 30 de abril de 2007, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 575, las cuales fueron objeto de oposición por la parte demandante, con fundamento en sus marcas mixtas GNC que identifican productos y servicios de las clases 4, 35, 37 y 42, de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3.

La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las resoluciones núms. 1693, 1705 y 1706 de 29 de enero de 2008, declaró fundadas las oposiciones presentadas por la parte demandante y negó el registro como marca de los signos mixtos GNC POWERCOM para distinguir productos de la Clase 7 y servicios de las clases 35 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente. 4.4.

Industrias GNC Powercom Ltda., el 27 de febrero de 2008, interpuso recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra las resoluciones núm. 1693, 1705 y 1706 de 29 de enero de 2008. 4.5. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las resoluciones núms. 10163, 10161 y 10158 de 31 de marzo de 2008, resolvió los recursos de reposición en el sentido de confirmar las resoluciones núms. 1693, 1705 y 1706 de 29 de enero de 2008, respectivamente. 4.6.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las resoluciones núm. 5 Número único de radicación: 11001032400020080032800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11038 y 11038 de 15 de abril de 2008 y 17642 de 31 de mayo de 2008, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de revocar resoluciones núms. 1693, 1705 y 1706 de 29 de enero de 2008, respectivamente, y, en ese sentido, conceder el registro de la marca mixta GNC POWERCOM para distinguir productos de la Clase 7 y servicios de las clases 35 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza.

Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración del artículo 134 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comunidad Andina. Concepto de violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: 6.1. Indicó que las marcas acusadas eran similarmente confundibles con sus marcas mixtas previamente registradas GNC que identifican productos de la Clase 4 y servicios de las clases 35, 37 y 42, de la Clasificación Internacional de Niza, comoquiera que, a su juicio, tenían similitudes ortográficas y fonéticas e ideológicas6. 6.2.

Afirmó que las marcas acusadas crean un riesgo de confusión en el mercado comoquiera que identifican servicios de las clases 35 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza, al igual que algunas de sus marcas previamente registradas7. 6.3. Precisó que la marca acusada concedida mediante lo actos administrativos demandados para identificar productos de la Clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza, crea un riesgo de confusión para los consumidores respecto del origen empresarial de los productos que distingue a 6 Cfr. Folios 23 y 24. 7 Cfr. Folios 25 a 27. 6 Número único de radicación: 11001032400020080032800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co aun cuando la parte demandante no tiene ningún registro marcario que distinga productos de la misma clase.

Contestaciones de la demanda La parte demandada 7. La parte demandada guardó silencio en esta oportunidad procesal. Tercero con interés directo en las resultas del proceso 8. El curador ad litem designado para representar los terceros indeterminados con interés directo en las resultas del proceso contestó la demanda8 y, en ese sentido, contestó los hechos, indicó que se atenía a lo que se probara en el proceso y no formuló argumentos de defensa ni excepciones.

Solicitud de Interpretación Prejudicial 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 13 de diciembre de 20179, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la Interpretación Prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 103-IP-2018 de 7 de septiembre de 201610, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…] 1.

La Sala consultante solicitó interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2. Procede la interpretación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser materia controvertida. 8 Cfr. Folios 100 a 102. 9 Cfr. Folio 107. 10 Cfr. Folios 114 a 121. 7 Número único de radicación: 11001032400020080032800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.

No procede la interpretación del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al no analizarse los requisitos generales para el registro de una marca. 4. De oficio se interpretará el artículo 135 literal e), f) y g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para analizar las denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […]”11 11.

Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. Reanudación del proceso y auto de pruebas 12. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 17 de febrero de 202012, resolvió: i) reanudar el proceso; ii) el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas; y iii) requirió a la parte demandada para que aportara las certificaciones sobre la información actual de los registros marcarios núms. 351.821, 351.822 y 354.904, correspondientes a los registros marcarios de las marcas mixtas GNC POWERCOM para identificar productos de la Clase 7 y servicios de las clases 35 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente. 13.

La parte demandada, mediante escrito de 25 de agosto de 202013, recibido en la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación, allegó los certificados de los registros marcarios núms. 351.821, 351.822 y 354.904, correspondientes a las marcas mixtas GNC POWERCOM para identificar productos de la Clase 7 y servicios de las clases 35 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente. 14.

La Secretaría de la Sección Primera de esta Corporación, el 12 de noviembre de 202014, corrió traslado de las pruebas citadas supra, y las partes e intervinientes guardaron silencio en esta oportunidad procesal. 11 Cfr. Folios 115 y 116. 12 Cfr. Folios 144 a 149. 13 Cfr. Índice 75 del aplicativo web “SAMAI”. Folios 153 a 156. 14 Cfr. Folio 157 8 Número único de radicación: 11001032400020080032800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Alegatos de conclusión 15.

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 4 de diciembre de 202015, corrió traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el artículo 210 del Decreto 01 de 2 de enero de 198416. 16.

Durante el término legal, la parte demandada17 presentó alegatos de conclusión18, oponiéndose a las pretensiones formuladas, así: 16.1. Argumentó que el registro de las marcas acusadas no crea un riesgo de confusión en el mercado, toda vez que, a su juicio, GNC es una expresión de uso común comoquiera que es la abreviatura usada generalmente para referirse a productos y servicios relacionados con gas natural comprimido.

En ese sentido, cualquier marca que esté compuesta por dicha partícula no hace referencia a un empresario particular sino al referido gas natural19. 16.2. Teniendo en cuenta lo anterior, concluyó que no existen riesgos de asociación o confusión en el mercado creado por el registro de las marcas concedidas mediante los actos administrativos acusados y la marca previamente registrada por la parte demandante, comoquiera que cada una tiene elementos nominativos y gráficos que permiten su diferenciación y distintividad20. 17.

La parte demandante, los terceros indeterminados con interés directo en las resultas del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES 15 Cfr. Índice 78 del aplicativo web “SAMAI”. Folio 159. 16 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo.” 17 Por intermedio de apoderada. 18 Cfr. Índice 81 del aplicativo web “SAMAI”.

Folios 164 a 166. 19 Cfr. Folio 166. 20 Ibidem. 9 Número único de radicación: 11001032400020080032800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 18. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 103-IP-2018 de 7 de septiembre de 2016; vii) el marco normativo sobre la declaración de nulidad del registro de una marca; viii) el marco normativo sobre la caducidad del registro de una marca; ix) desarrollos jurisprudenciales; x) el análisis del caso concreto; y xi) el reconocimiento de una personería jurídica.

Competencia de la Sala 19. Visto el artículo 128 numeral 7 del Código Contencioso Administrativo, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201121, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201922, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 20.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 21. Los actos administrativos acusados son los siguientes: 21.1 Resolución núm. 11037 de 15 de abril de 200823, mediante la cual Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto por Industrias GNC Powercom Ltda., en el sentido de revocar la Resolución núm. 1693 de 29 de enero de 2008, y conceder el registro 21 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 22 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 23 Cfr. Folios 42 a 47. 10 Número único de radicación: 11001032400020080032800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la marca mixta GNC POWERCOM, para identificar productos de la Clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza. 21.2 Resolución núm. 11038 de 15 de abril de 200824, mediante la cual Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto por Industrias GNC Powercom Ltda., en el sentido de revocar la Resolución núm. 1705 de 29 de enero de 2008, y conceder el registro de la marca mixta GNC POWERCOM, para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 21.3 La Resolución núm. 17642 de 30 de mayo de 200825, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto por Industrias GNC Powercom Ltda., en el sentido de revocar la Resolución núm. 1706 de 29 de enero de 2008, y conceder el registro de la marca mixta GNC POWERCOM, para identificar servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.

El problema jurídico 22. Le corresponde a la Sala determinar: i) Si es procedente o no la aplicación del inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en relación con la configuración de la causal de caducidad de los registros marcarios núm. 351.821, 351.822 y 354.904 de las marcas mixtas GNC POWERCOM que identifican productos de la Clase 7 y servicios de las clases 35 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente, cuyo titular era Industrias GNC Powercom Ltda.; y ii) En caso de no serlo, si las resoluciones núms. 11037 de 15 de abril de 2008, 11038 de 15 de abril de 2008 y 17642 de 30 de mayo de 2008, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedieron los registros de las marcas mixtas GNC POWERCOM, para identificar: i) “compresores para equipos de distribución de combustible liquido 24 Cfr. Folios 48 a 53. 25 Cfr. Folios 36 a 41. 11 Número único de radicación: 11001032400020080032800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (sic) y gas natural comprimido, dispositivos de odorización, mecanismos de control industrial especialmente para maquinas (sic) de distribución de combustible liquido (sic) y gas natural comprimido, bombas de alta presión, motores eléctricos para ser utilizados en dispensadores de combustible líquido y gas natural comprimido, cilindros de máquinas, cilindros de motores de combustión que no sean para vehículos terrestres, generadores de electricidad”, productos de la Clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza; ii) “publicidad, gestión de negocios comerciales, asistencia en administración comercial o industrial en agencias dedicadas al manejo de gas natural, información empresarial relacionada con el manejo y divulgación del sistema de distribución de gas, conserjería y asistencia en la selección de bienes y servicios, en especial la compra, venta, comercialización, distribución, importación y exportación de todo tipo de aparatos, implementos y maquinaria para la industria del gas natural carburante y afines tales como: surtidores de gas natural, dispositivos de odorización de gas natural, compresores para equipos de distribución de combustible liquido (sic) y gas natural comprimido, mecanismos de control industrial especialmente para maquinas (sic) de distribución de presión, motores eléctricos para ser utilizados en dispensadores de combustible liquido (sic) y gas natural comprimido, maquinas (sic) electromecánicas para dispensadores de combustible líquido y gas natural comprimido”, servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza; y iii) “servicios de construcción, instalación; montaje, reparación y mantenimiento de: compresores, surtidores de gas natural, dispositivos para odorización de gas natural, equipos y plantas dedicadas a laa industria, estaciones servicio de regulación, medición o compresión, estaciones de servicio para automóviles (bombas), servicios de instalación, mantenimiento y reparación de toda clase de equipos para la conducción y distribución de gas natural vehicular, servicios de mantenimiento y calibración de medidores de gas natural vehicular, servicios de construcción de plantas de abastecimiento, refinerías, polioductos, gasoductos, oleoductos, servicios de talleres, servitecas y centros de lubricación y alistamiento”, servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza; vulneran el artículo 134 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. iii) En este sentido, se analizará si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida mediante los actos administrativos acusados y las 12 Número único de radicación: 11001032400020080032800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marcas mixtas GNC; que identifican productos y servicios de las clases 4, 35 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza. 22.1 La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

No interpretó el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio, interpretó los literales e), f) y g) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 23. La Sala considera importante resaltar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización Internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena26, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional 26 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 13 Número único de radicación: 11001032400020080032800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200027 de la Comisión de la Comunidad Andina28.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina29 24. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial Internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina30. 27 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;

En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;

Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 28 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 29 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 30 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 14 Número único de radicación: 11001032400020080032800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 25.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros31.

Interpretación Prejudicial 103-IP-2018 de 7 de septiembre de 2016 26. La Sala procede a resaltar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los literales e), f) y g) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, exponiendo las reglas y criterios jurisprudenciales aplicables en el caso sub examine32.

Marco normativo sobre la declaración de nulidad del registro de una marca 27. Visto el inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, sobre nulidad de los registros, que prevé que no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Marco normativo sobre la caducidad del registro de una marca 28.

Visto el artículo 174 de la Decisión 486, sobre la caducidad del registro, el registro de la marca caducará de pleno derecho, por un lado, si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la decisión; y, por el otro, por falta de pago de las tasas, en los términos que determine la legislación nacional del Estado miembro.

Desarrollos jurisprudenciales Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 31 En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35. 32 Cfr. Folios 105 a 113. 15 Número único de radicación: 11001032400020080032800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 29.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado sobre la caducidad de los registros marcarios producida por su falta de renovación, cuando su titular no ha presentado la solicitud dentro de los seis meses siguientes a la fecha de expiración del plazo de diez años contados a partir de la concesión de dicho registro marcario, o no ha pagado las tasas correspondientes, de conformidad con el artículo 153 de la Decisión 486 de 2000, que este es un modo de extinción del derecho de uso exclusivo y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática33.

Consejo de Estado 30. La Sección Primera de esta Corporación ha considerado que, en aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, está prohibido declarar la nulidad de un registro marcario por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, es decir, “[…] si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”34. 31.

En este mismo sentido, la Sección Primera de la Corporación, en reiterada jurisprudencia35, dando aplicación al inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, ha considerado que en la norma comunitaria andina prevé que, en aquellos supuestos en los cuales la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, al momento de resolver la demanda, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo que concede el derecho de registro36. 33 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 79- IP-2015 de 3 de junio de 2015. 34 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 24 de enero de 2008; C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; número único de radicación 11001032400020020044201. 35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 3 de marzo de 2023, C.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 11001032400020150015400 y sentencia de 26 de enero de 2023, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020110045500. 36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 11 de febrero de 2021, MP.

Roberto Augusto Serrato Valdés, núms. único de radicación 11001032400020090050300, 11001032400020090022700, 11001032400020100050500 y 11001032400020090050300. 16 Número único de radicación: 11001032400020080032800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Análisis del caso concreto 32.

De conformidad con los marcos normativos y los desarrollos jurisprudenciales indicados supra, la Sala procederá a determinar si, en el caso sub examine, es procedente o no la aplicación del inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en relación con la configuración de la causal de caducidad de los registros marcarios núm. 351.821, 351.822 y 354.904 de las marcas mixtas GNC POWERCOM que identifican productos de la Clase 7 y servicios de las clases 35 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente, cuyo titular era Industrias GNC Powercom Ltda. 33.

La Sala advierte que, atendiendo al acervo probatorio obrante en el expediente del proceso, como consta en los reportes de los estados actuales allegados por la parte demandada, los registros marcarios núm. 351.821, 351.822 y 354.904 de la marca mixta GNC POWERCOM, cuyo titular era Industrias GNC Powercom Ltda., se encuentran caducados37. 34.

La Sala considera que, de conformidad con el inciso 1. ° del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000, la caducidad del registro de una marca se configura de pleno derecho por su no renovación dentro del término legal y, en ese sentido, los derechos que tenía Industrias GNC Powercom Ltda. o cualquier otro tercero indeterminado, se extinguieron como consecuencia de la caducidad. 35.

Con fundamento en lo expuesto anteriormente y atendiendo a que las marcas mixtas GNC POWERCOM, con registros marcarios núm. 351.821, 351.822 y 354.904, que identifica productos y servicios de las clases 7, 35 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente, se encuentran caducadas, esta Sala considera que, en el caso sub examine, las causales de nulidad invocadas en la demanda dejaron de ser aplicables y, en ese entendido, se cumplen los supuestos fácticos previstos en el inciso 4.° el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, por lo que la Sala declarará la consecuencia jurídica allí prevista. 37 Cfr. Folios 153 a 157 17 Número único de radicación: 11001032400020080032800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 36.

En ese mismo sentido, la Sala considera igualmente que, al reunirse los supuestos fácticos previstos en la norma indicada supra, no es necesario realizar el examen sobre la presunta vulneración del artículo 134 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 formulada en el acápite del problema jurídico de esta providencia. 37.

La Sala ha considerado mayoritariamente que la sentencia pone fin al proceso y, en consecuencia, así lo ha resuelto conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Sobre el reconocimiento de personería 38. Vistos los artículos 74 y 75 de la Ley 156438, sobre los poderes y la designación y la sustitución de apoderados, y demás normas concordantes y complementarias. 39.

Atendiendo a que la abogada Ingrith Edilia Palacios Cardona, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 63.252.048 y con la tarjeta profesional de abogada núm. 205.770, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, allegó poder para actuar39 en calidad de apoderada de la parte demandada y considerando que el poder cumple con los requisitos de ley, este Despacho le reconocerá la respectiva personería. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

38 Aplicables al presente asunto en los términos del artículo 267 del Decreto 01 y el artículo 626 de la Ley 1564. 39 Cfr. Índice 81 del aplicativo web “SAMAI”. 18 Número único de radicación: 11001032400020080032800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co PRIMERO: DECLARAR que se configura la consecuencia jurídica prevista en el inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: RECONOCER personería a la abogada Ingrith Edilia Palacios Cardona, para actuar en calidad de apoderada de la parte demandada, en los términos y para los efectos del poder conferido que obra en el expediente.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente del proceso de la referencia, previas las anotaciones de ley. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SANCHEZ SANCHEZ Presidente Consejero de Estado Consejero de Estado Aclara voto NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.