CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00312-00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actor: JULIÁN MAURICIO SALAMANCA VÉLEZ TESIS: ENTRE EL SIGNO MIXTO CUESTIONADO “ARMANDO! CONSTRUCCIÓN” Y LAS MARCAS MIXTAS “PAVCO ARMANDO TUBERÍA” Y “ARMANDO TUBERÍA”, PREVIAMENTE REGISTRADAS A FAVOR DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO, EXISTE SEMEJANZA ORTOGRÁFICA Y FONÉTICA, ASÍ COMO CONEXIDAD COMPETITIVA EN LAS CLASES 19 Y 35 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, POR LO QUE NO PUEDEN COEXISTIR PACÍFICAMENTE EN EL MERCADO.

LA EXPRESIÓN “CONSTRUCCIÓN” ES DE USO COMÚN PARA IDENTIFICAR PRODUCTOS Y SERVICIOS EN LAS REFERIDAS CLASES. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por el señor JULÍAN MAURICIO SALAMANCA VÉLEZ, mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª.

Son nulas las resoluciones núms. 36102 de 13 de agosto de 2019, “Por la cual se decide una solicitud de registro”, expedida por el director de Signos Distintivos de la Superintendencia de 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00312-00 Actor: JULÍAN MAURICIO SALAMANCA VÉLEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Industria y Comercio1; y 75576 de 19 de diciembre de 2019, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada de la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.

Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder el registro como marca del signo mixto “ARMANDO! CONSTRUCCIÓN”. 3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1.

El actor en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 12 de abril de 2019 solicitó el registro como marca del signo mixto “ARMANDO! CONSTRUCCIÓN”, para distinguir productos en la Clase 192 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 1 En adelante SIC. 2 El referido signo se solicitó para distinguir los siguientes productos: “[…] Bases primarias para pisos; pisos para deportes no metálicos; pisos laminados no metálicos; azulejos y baldosas de cerámica para paredes, suelos y techos; revestimientos no metálicos para techos; tableros de madera para techos; techos falsos no metálicos compuestos de paneles; techos no metálicos […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00312-00 Actor: JULÍAN MAURICIO SALAMANCA VÉLEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2°: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad MEXICHEM COLOMBIA S.A.S. presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con las marcas mixtas “PAVCO ARMANDO TUBERÍA” y “ARMANDO TUBERÍA”, previamente registradas a su favor en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 3º: Que mediante la Resolución núm. 36102 de 13 de agosto de 2019 el director de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición interpuesta y, en consecuencia, denegó el registro como marca del signo mixto “ARMANDO! CONSTRUCCIÓN”, para identificar productos en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Que contra el citado acto administrativo interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 75576 de 19 de diciembre de 2019, emanada de la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina4, por indebida aplicación, por cuanto si bien es cierto que las expresiones enfrentadas comparten la 4 En adelante Decisión 486. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00312-00 Actor: JULÍAN MAURICIO SALAMANCA VÉLEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co expresión “ARMANDO”, también lo es que dicha partícula es de uso común para los productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.

Adujo que el signo cuestionado “ARMANDO! CONSTRUCCIÓN” cuenta con elementos adicionales que permiten su distintividad, toda vez que posee en su parte gráfica un diseño particular de la letra que lo conforma y una imagen de un casco, así como una reivindicación de colores que fue presentada junto con la solicitud de registro, lo cual lo hace diferente frente a las marcas previamente registradas.

Explicó que las marcas previamente registradas están conformadas por expresiones débiles e inapropiables como lo son “ARMANDO” y “TUBERÍA”, toda vez que son de uso común. Indicó que el cotejo debió realizarse únicamente respecto de las expresiones “CONSTRUCCIÓN” y “TUBERÍA”, toda vez que al ser la palabra “ARMANDO” de uso común, la misma tenía que ser excluida de comparación marcaria.

Adujo que el signo cuestionado, “ARMANDO! CONSTRUCCIÓN”, sí es susceptible de ser registrado como marca, por cuanto el mismo 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00312-00 Actor: JULÍAN MAURICIO SALAMANCA VÉLEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cumple a cabalidad con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora por carecer de apoyo jurídico. Para el efecto, adujo que el fundamento legal de los actos administrativos acusados se ajustaba plenamente a derecho y según lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Sostuvo que si bien el signo y las marcas enfrentados identifican productos y servicios en diferentes clases de la Clasificación Internacional de Niza, entre estos existe una estrecha y directa conexión, pues pueden ser prestados y fabricados por el mismo empresario y compartir canales de comercialización, por cuanto, aquel que se desempeña en un sector específico, como la fabricación de pisos y techos, busca ampliar su esquema de negocios e incursionar en otro tipo de servicios para ponerlos a disposición del consumidor, máxime si se tiene en cuenta que el elemento principal en las expresiones cotejadas es el vocablo “ARMANDO”.

II.-2. La sociedad MEXICHEM COLOMBIA S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó desestimar las 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00312-00 Actor: JULÍAN MAURICIO SALAMANCA VÉLEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co súplicas incoadas en la demanda.

Para el efecto, sostuvo que el signo cuestionado reproduce el elemento más distintivo de sus marcas, esto es, la partícula “ARMANDO”, y una figura de un casco, por lo que el consumidor podría asumir que se trata de otra marca de su propiedad con una nueva línea de productos. Aseguró que las expresiones enfrentadas son similarmente confundibles, pues tienen un impacto ortográfico y fonético parecido; asimismo, se utilizan en el mismo sector de la construcción y los negocios comerciales, por lo que también existe conexidad competitiva.

Por último, propuso la excepción de “caducidad de la acción”, por cuanto, a su juicio, el medio de control de la referencia se instauró por fuera de los 4 meses que establece la normativa. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 17 de junio de 2022, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182ª de la Ley 1437 de 18 de enero de 20115, adicionado por el artículo 42 de la 5 CPACA. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00312-00 Actor: JULÍAN MAURICIO SALAMANCA VÉLEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ley 2080 de 29 de enero de 20216, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas7, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda consiste en determinar si las resoluciones núms. 36102 de 13 de agosto y 75576 de 19 de diciembre de 2019, mediante las cuales la SIC denegó el registro como marca del signo mixto “ARMANDO! CONSTRUCCIÓN”, a nombre del señor JULIÁN MAURICIO SALAMANCA VÉLEZ, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran o no lo previsto en los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486. 6 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 7 Mediante providencia de 4 de marzo de 2022, el Despacho se abstuvo de decidir en esa etapa procesal la excepción de caducidad formulada por la sociedad MEXICHEM COLOMBIA S.A.S. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00312-00 Actor: JULÍAN MAURICIO SALAMANCA VÉLEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados con la demanda y las contestaciones de la misma. Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. El actor reiteró los argumentos expuestos en la demanda y además señaló que si bien la parte figurativa del signo y marcas cotejadas son similares verbalmente al compartir la palabra “ARMANDO”, lo cierto es que ésta es una expresión de uso común que no puede ser apropiable por un solo empresario y, por el contrario, se puede emplear en otros registros marcarios.

Adujo que el cotejo debe realizarse entre las partículas “CONSTRUCCIÓN” y “TUBERÍA”, las cuales son totalmente disímiles. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00312-00 Actor: JULÍAN MAURICIO SALAMANCA VÉLEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.-2.

La parte demandada solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Al efecto, señaló que las expresiones enfrentadas tienen identidad fonética, lo que genera en el público consumidor confusión al momento de adquirir los productos y servicios que estás identifican. Reiteró que entre los productos y servicios que el signo y las marcas opositoras, respectivamente, identifican, existe una estrecha relación, por lo que también se presenta conexidad competitiva.

IV.-3. En esta etapa procesal, la sociedad MEXICHEM COLOMBIA S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dio respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violada en la demanda, en los siguientes términos8: “[…]

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 8 Proceso 264-IP-2022. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00312-00 Actor: JULÍAN MAURICIO SALAMANCA VÉLEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11001032400020200031200 constituye un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350- IP- 2022 y 391-IP-2022, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5146 y 5147 del 13 de marzo de 2023.

TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: Disponer el archivo del expediente […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La Sala debe, en primer término, pronunciarse sobre la excepción propuesta por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, de conformidad con lo ordenado por el Despacho sustanciador mediante auto de 4 de marzo de 20229, en el que se dispuso lo siguiente: “[…] En el asunto objeto de estudio, el apoderado del tercero con interés directo en las resultas del proceso, en su escrito de intervención, formuló como excepción previa la caducidad, excepción esta que, como quedó visto, no está enlistada en el artículo 100 del CGP, por lo que no es procedente su decisión en esta etapa procesal, razón por la cual se resolverá en la sentencia que ponga fin al proceso. […]”.

Ahora bien, como ya se indicó, el tercero con interés directo en las resultas del proceso formuló la excepción denominada “caducidad”, 9 Índice 42 del expediente digital. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00312-00 Actor: JULÍAN MAURICIO SALAMANCA VÉLEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co por cuanto estimó que la demanda fue promovida de manera extemporánea, toda vez que se instauró cuando ya habían fenecido los cuatro (4) meses que establece el artículo 164, numeral 2, literal d), del CPACA.

En efecto, señaló que la Resolución núm. 75576 de 19 de diciembre de 2019, que puso fin a la actuación administrativa, fue notificada a las partes el 20 de enero de 2020, por lo que el plazo máximo para incoar la demanda era el 21 de mayo de ese año, y ésta fue promovida hasta el 27 de julio de dicha anualidad. En el presente caso, la causal alegada por el demandante es de nulidad y restablecimiento del derecho, que conforme con el citado artículo 164, numeral 2, literal d), ibidem, el término para presentar la demanda es de cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo que denegó el registro marcario, término éste que no se cumple porque la Resolución acusada núm. 75576 de 19 de diciembre de 2019, por medio de la cual se confirmó la Resolución núm. 36102 de 13 de agosto de ese año, que denegó el registro como marca del signo mixto “ARMANDO! CONSTRUCCIÓN”, solicitado por el actor, se notificó personalmente el 20 de enero de 202010; y si bien 10 Índice 4 del expediente digital. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00312-00 Actor: JULÍAN MAURICIO SALAMANCA VÉLEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la demanda se presentó el 22 de agosto de ese año11, los términos judiciales estuvieron suspendidos a partir del 16 de marzo12 hasta el 30 de junio de esa anualidad, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo PCSJA20-11567 de 5 de junio de 202013, por lo que el actor contaba para presentar la demanda hasta el 6 de septiembre de ese año. Por lo tanto, no prospera la excepción de caducidad, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Precisado lo anterior, se tiene que la SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 36102 de 13 de agosto y 75576 de 19 de diciembre de 2019, denegó el registro como marca del signo mixto “ARMANDO! CONSTRUCCIÓN” al actor, para amparar productos comprendidos en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, al encontrarlo confundible con las marcas mixtas previamente registradas en la Clase 35 ibidem “PAVCO ARMANDO TUBERÍA” y 11 Así fue constatado en el Índice 4 del expediente digital. 12 Dispuesto mediante Decreto 564 de 15 de abril 2020, “ARTÍCULO 1.

Suspensión de términos de prescripción y caducidad. Los términos de prescripción y de caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal para ejercer derechos, acciones, medios de control o presentar demandas ante la Rama Judicial o ante los tribunales arbitrales, sean de días, meses o años, se encuentran suspendidos desde el 16 de marzo de 2020 hasta el día que el Consejo Superior de la Judicatura disponga la reanudación de los términos judiciales”. 13 “Artículo 1.

Levantamiento de la suspensión de términos judiciales. La suspensión de términos judiciales y administrativos en todo el país se levantará a partir del 1 de julio de 2020 de conformidad con las reglas establecidas en el presente Acuerdo”. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00312-00 Actor: JULÍAN MAURICIO SALAMANCA VÉLEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “ARMANDO TUBERÍA”, de propiedad de la sociedad MEXICHEM COLOMBIA S.A.S.; y que entre los productos que distinguían existe conexidad competitiva.

A juicio, del demandante, el signo cuestionado “ARMANDO! CONSTRUCCIÓN”, cuenta con elementos adicionales que permiten su distintividad, toda vez que posee en su parte gráfica un diseño particular de la letra que lo conforma y una imagen de un casco, así como una reivindicación de colores que fue presentada junto con la solicitud de registro, lo cual lo hace diferente frente a las marcas previamente registradas.

Indicó que el cotejo debió realizarse únicamente respecto de las expresiones “CONSTRUCCIÓN” y “TUBERÍA”, toda vez que al ser la palabra “ARMANDO” de uso común la misma tenía que ser excluida de la comparación marcaria. Por su parte, la SIC señaló que si bien el signo y marcas enfrentadas identifican productos y servicios en diferentes clases de la Clasificación Internacional de Niza, entre aquellos existe una estrecha y directa conexión, pues pueden ser prestados y fabricados por el mismo empresario y compartir canales de comercialización, por cuanto aquel que se desempeña en un sector específico, como la 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00312-00 Actor: JULÍAN MAURICIO SALAMANCA VÉLEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co fabricación de pisos y techos, busca ampliar su esquema de negocios e incursionar en otro tipo de servicios para ponerlos a disposición del consumidor, máxime si se tiene en cuenta que el elemento principal en las expresiones cotejadas es el vocablo “ARMANDO”.

El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 62-IP-2023, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios contenidos en las interpretaciones prejudiciales núms. 145-IP-202214, 261-IP-202215, 350-IP-202216 y 391-IP-202217, en las que se interpretaron los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486.

Al respecto, la Sala precisa que aunque el actor invocó como vulnerado el artículo 134 ibidem al exponer el concepto de violación del mismo adujo que el signo solicitado no es similarmente confundible con las marcas previamente registradas a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, es decir, 14 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023. 15 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5146 de 13 de marzo de 2023. 16 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5303 de 7 de septiembre de 2023. 17 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5147 de 13 de marzo de 2023. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00312-00 Actor: JULÍAN MAURICIO SALAMANCA VÉLEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co alegó el cumplimiento del requisito de distintividad extrínseca, la cual está prevista en el artículo 136, ibidem18.

En efecto, el demandante argumentó que el signo cuestionado, “ARMANDO! CONSTRUCCIÓN”, cuenta con elementos adicionales que permiten su distintividad, toda vez que posee en su parte gráfica un diseño particular de la letra que lo conforma y una imagen de un casco, así como una reivindicación de colores que fue presentada junto con la solicitud de registro, lo cual lo hace diferente frente a las marcas previamente registradas.

Por lo anterior, el estudio del supuesto previsto en el artículo 134, ibidem, se excluye del problema jurídico a resolver19, comoquiera que en el presente asunto no se está debatiendo el concepto de marca. Así las cosas, el texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00312-00 Actor: JULÍAN MAURICIO SALAMANCA VÉLEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las expresiones en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[…] 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y las marcas en conflicto, así: 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00312-00 Actor: JULÍAN MAURICIO SALAMANCA VÉLEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SIGNO MIXTO CUESTIONADO20 MARCAS MIXTAS PREVIAMENTE REGISTRADAS21 Como en el presente caso se va a cotejar un signo mixto, “ARMANDO! CONSTRUCCIÓN”, como lo es el cuestionado, con una marcas mixtas, “PAVCO ARMANDO TUBERÍA” y “ARMANDO TUBERÍA”, a nombre del tercero con interés directo en las resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en las expresiones mixtas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en el signo y las marcas mixtas enfrentadas, no así las gráficas que 20 Índice 4 del expediente digital agregado al Sistema SAMAI. 21 Índice 4 del expediente digital agregado al Sistema SAMAI. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00312-00 Actor: JULÍAN MAURICIO SALAMANCA VÉLEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co los acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue.

Cabe precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos y marcas denominativas: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00312-00 Actor: JULÍAN MAURICIO SALAMANCA VÉLEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél. A efectos de evaluar la similitud entre los signos y marcas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00312-00 Actor: JULÍAN MAURICIO SALAMANCA VÉLEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”.

Es del caso señalar que tal como se indicó en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso núm. 398-IP-2019, el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común. Así, lo expresó: “[…] 4. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […] 4.2.

Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 4.4.

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00312-00 Actor: JULÍAN MAURICIO SALAMANCA VÉLEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 4.8.

No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 4.11.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]”.

Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto.

Al efecto, el Tribunal precisó: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00312-00 Actor: JULÍAN MAURICIO SALAMANCA VÉLEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Sobre este asunto, la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. Según la parte demandada, las partículas “TUBERÍA” y “ARMANDO”, resultan ser de uso común para identificar productos en las clases 19 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

En el caso sub examine, no se encontró en la página web de la entidad demandada22 que las palabras “ARMANDO” y “TUBERÍA” sean de uso común, para los referidos productos y servicios, de manera que no puede estimarse como tal; por el contrario, se observa que las marcas registradas con esta última partícula en la 22 www.sipi.gov.co. Consultado el 12 de julio de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00312-00 Actor: JULÍAN MAURICIO SALAMANCA VÉLEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Clase 35 ibidem pertenecen únicamente al tercero con interés directo en las resultas del proceso.

No obstante, lo anterior, sí encontró que en la página web de la entidad demandada23 figuraban las siguientes marcas, que a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados se encontraban registradas en las clases 19 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, que contienen expresión “CONSTRUCCIÓN”:.- Clase 19: MARCA TITULAR CONSEJO DE CONSTRUCCION SOSTENIBLE COLOMBIA (MIXTA) CONSEJO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION SOSTENIBLE SIGLA CCCS INDUSTRIAS CONCRETODO PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION (MIXTA) INDUSTRIAS CONCRETODO S.A.S. RODAR CONSTRUCCIONES (MIXTA) ROBERTO PÉREZ HERNÁNDEZ CARSO INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION (MIXTA) CICSA COLOMBIA S.A.S. - Clase 35: MARCA TITULAR CONSTRUCTOR EL ALMACEN EXPERTO EN CONSTRUCCION (NOMINATIVA) SODIMAC COLOMBIA S.A. 23 www.sipi.gov.co.

Consultada el 16 de diciembre de 2023 en la página de la SIC de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley 1564 de 2012 y en virtud del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00312-00 Actor: JULÍAN MAURICIO SALAMANCA VÉLEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co EASY HOGAR & CONSTRUCCION (MIXTA) CENCOSUD S.A. BIO CONSTRUCCIONES (MIXTA) INTANGIBLES S.A.S. BAZAR DE LA CONSTRUCCION (MIXTA) CICSA COLOMBIA S.A.S. Lo anterior, pone de manifiesto que la partícula “CONSTRUCCION” se trata de una expresión de uso común y débil respecto de los productos y servicios de las clases 19 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Así las cosas, al ser una partícula de uso común no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando la misma contenga palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. Sobre el particular, el Tribunal precisó: “[…] 3.7.

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca […]” (Resaltado fuera de texto) 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00312-00 Actor: JULÍAN MAURICIO SALAMANCA VÉLEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por todo lo anterior, la Sala considera que la partícula “CONSTRUCCIÓN” debe ser excluida del cotejo marcario.

Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias del signo y las marcas en controversia, esto es, “ARMANDO!”, “ARMANDO TUBERÍA” y “PAVCO ARMANDO”, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. Respecto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado “ARMANDO!” y las marcas previamente registradas, “ARMANDO TUBERÍA”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión “ARMANDO”, contenida en las marcas previamente registradas, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión y que la única diferencia radica en la inclusión del signo de exclamación “!” en el signo cuestionado, la cual no goza de la suficiente distintividad y no contribuye a diferenciarlo de las marcas previamente registradas, “ARMANDO TUBERÍA”. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00312-00 Actor: JULÍAN MAURICIO SALAMANCA VÉLEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Además, debe tenerse en cuenta que en las marcas compuestas la primera palabra es la que tiene mayor poder de recordación en la mente del consumidor24, por lo que la expresión “ARMANDO”, de las marcas previamente registradas, “ARMANDO TUBERÍA”, es la que el consumidor va a recordar con mayor preponderancia. Ahora, frente a la marca opositora “PAVCO ARMANDO”, la Sala observa significativas similitudes que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que las expresiones cotejadas coinciden en la partícula “ARMANDO”; y que la única diferencia radica en la inclusión del signo de exclamación “!” en la terminación del signo cuestionado, el cual no provee la suficiente distintividad al conjunto marcario de manera que contribuya a diferenciarla de la previamente registrada, comoquiera que el signo objeto de controversia reproduce la palabra “ARMANDO”, de la expresión opositora.

Al respecto, cabe mencionar que si bien el signo cuestionado adiciona en su terminación el signo de exclamación “!” y las marcas previamente registradas contienen los términos “TUBERÍA” y “PAVCO”, en la terminación e inicio de las mismas, ello no desvirtúa 24 Criterio señalado por la Sala en sentencias de 24 de septiembre y 22 de octubre de 2020, expedientes identificados con los números únicos de radicación 2012-00215-00 y 2011-00027-00, CP.

Nubia Margoth Peña Garzón. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00312-00 Actor: JULÍAN MAURICIO SALAMANCA VÉLEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el riesgo de confusión en el presente caso teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión que reproduce por completo de las marcas previamente registradas, esto es, en “ARMANDO”, lo que lleva a que el signo cuestionado “ARMANDO!” no sea suficientemente distintivo y diferente a las previamente registradas25.

Cabe señalar que la Sala, en sentencia de 9 de julio de 202026, fijó como regla que en los casos en los cuales un signo reproduzca elementos de otra marca es necesario que contenga elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para 25 Sobre este punto en particular, vale la pena traer a colación la sentencia de 11 de noviembre de 2021, proferida dentro del expediente identificado con el número único de radicación 2009-00226-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, en la que se sostuvo: “[…] Así las cosas, respecto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado, “TWIST COLANTA”, y las marcas previamente registradas “TWIST”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión “TWIST”, contenida en las marcas previamente registradas, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión; y que la única diferencia radica en la inclusión de la partícula “COLANTA” en el signo cuestionado, el cual no goza de la suficiente distintividad y no contribuye a diferenciarlo de las marcas previamente registradas, “TWIST”.

De igual manera ocurre frente a las marcas previamente registradas “TWIST FROST” y “FRUTTY TWIST”, puesto que el signo cuestionado “TWIST COLANTA” reproduce totalmente la expresión “TWIST”, contenida también en las marcas previamente registradas. Al respecto, se precisa que si bien es cierto que el signo cuestionado está compuesto por dos palabras “TWIST” y “COLANTA”, también lo es que ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión que reproduce por completo de las marcas previamente registradas, esto es, en “TWIST”, lo que lleva a que el signo solicitado “TWIST COLANTA” no sea suficientemente distintivo y diferente al previamente registrado […] Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación “TWIST”, siendo este el elemento principal del signo cuestionado “TWIST COLANTA”; y aunque el signo solicitado tiene otra expresión (“COLANTA”), la palabra de mayor fuerza en el conjunto marcario es “TWIST” […]”.

(Destacado fuera de texto). 26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2011-00278-00. Criterio reiterado en sentencia de 18 de ese mes y año, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2009-00118-00. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00312-00 Actor: JULÍAN MAURICIO SALAMANCA VÉLEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co diferenciarla de otras marcas, toda vez que de no cumplirse dicho requisito no procede su registro, habida cuenta que no se eliminaría el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial.

En efecto, así lo indicó: “[…] 57. Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.

De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial. […]”. Por tanto, la Sala estima que en el caso bajo examen el signo cuestionado “ARMANDO!” no cuenta con elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora que permita otorgarle suficiente distintividad para diferenciarlo de las previamente registradas, “ARMANDO TUBERÍA” y “PAVCO ARMANDO”.

Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación “ARMANDO”, siendo este el elemento principal del signo cuestionado y las marcas opositoras “ARMANDO TUBERÍA” y “PAVCO ARMANDO”; y aunque el signo cuestionado 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00312-00 Actor: JULÍAN MAURICIO SALAMANCA VÉLEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co incluye en su terminación el signo de exclamación “!”, y las marcas previamente registradas en su terminación e inicio las partículas “TUBERÍA” y “PAVCO”, la partícula de mayor fuerza en los conjuntos marcarios es “ARMANDO”.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal semejanza: ARMANDO! - ARMANDO TUBERÍA - ARMANDO! - ARMANDO TUBERÍA - ARMANDO! - ARMANDO TUBERÍA ARMANDO! - ARMANDO TUBERÍA - ARMANDO! - ARMANDO TUBERÍA - ARMANDO! - ARMANDO TUBERÍA ARMANDO! - ARMANDO TUBERÍA - ARMANDO! - ARMANDO TUBERÍA - ARMANDO! - ARMANDO TUBERÍA ARMANDO! - ARMANDO TUBERÍA - ARMANDO! - ARMANDO TUBERÍA - ARMANDO! - ARMANDO TUBERÍA ARMANDO! - PAVCO ARMANDO - ARMANDO! - PAVCO ARMANDO – ARMANDO! – PAVCO ARMANDO ARMANDO! - PAVCO ARMANDO - ARMANDO! - PAVCO ARMANDO – ARMANDO! – PAVCO ARMANDO ARMANDO! - PAVCO ARMANDO - ARMANDO! - PAVCO ARMANDO – ARMANDO! – PAVCO ARMANDO ARMANDO! - PAVCO ARMANDO - ARMANDO! - PAVCO ARMANDO – ARMANDO! – PAVCO ARMANDO En cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que el vocablo “ARMANDO”, que hace parte del signo cuestionado y las marcas opositoras, según el Diccionario de la Real Academia Española, corresponde a un gerundio producto de la conjugación del verbo armar: “[…] Conjugación de armar, Infinitivo/armar, Gerundio/armando […]27”. 27https://dle.rae.es/armar, consultado el 12 de julio de 2024. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00312-00 Actor: JULÍAN MAURICIO SALAMANCA VÉLEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por su parte, la partícula “TUBERÍA” perteneciente a las marcas previamente registradas, según el Diccionario de la Real Academia Española, significa: “[…] 1. f. Conducto formado de tubos por donde se lleva el agua, los gases combustibles […]28”.

En cuanto al símbolo “!”, presente en el signo cuestionado, éste corresponde a un signo de exclamación. Por último, la partícula “PAVCO”, de una de las marcas previamente registradas, debe tenerse como de fantasía, por cuanto ésta no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano que sea identificable por el consumidor promedio colombiano. Así las cosas y comoquiera que una de las marcas previamente registradas contiene una expresión de fantasía, la Sala considera que el signo y las marcas opositoras no pueden cotejarse desde este aspecto.

En este orden de ideas, la Sala concluye que al encontrarse identidades ortográficas y fonéticas entre el signo cuestionado y las marcas previamente registradas existe riesgo de confusión directa. 28https://dle.rae.es/tubería, consultado el 12 de julio de 2024. 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00312-00 Actor: JULÍAN MAURICIO SALAMANCA VÉLEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una marca registrada por un tercero. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva.

Tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 28 de noviembre de 201829 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos 29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00314-00. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00312-00 Actor: JULÍAN MAURICIO SALAMANCA VÉLEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios.

Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know- how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.

En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”. Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad. 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00312-00 Actor: JULÍAN MAURICIO SALAMANCA VÉLEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En el caso sub lite, la expresión cuestionada “ARMANDO! CONSTRUCCIÓN” fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Bases primarias para pisos; pisos para deportes no metálicos; pisos laminados no metálicos; azulejos y baldosas de cerámica para paredes, suelos y techos; revestimientos no metálicos para techos; tableros de madera para techos; techos falsos no metálicos compuestos de paneles; techos no metálicos […]”.

Las marcas previamente registradas, “ARMANDO TUBERÍA”, distinguen los siguientes servicios en la Clase 35 ibidem: “[…] publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina […]”. Por su parte, la marca previamente registrada, “PAVCO ARMANDO TUBERÍA” distingue los siguientes servicios en la misma Clase 35: “[…] publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina […]”.

De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los productos que reivindica el signo cuestionado en la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza y aquellos servicios que distinguen las marcas previamente 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00312-00 Actor: JULÍAN MAURICIO SALAMANCA VÉLEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registradas en la Clase 35, toda vez que a pesar de que pertenecen a diferentes clases de la Clasificación Internacional de Niza, éstos presentan un uso conjunto o complementario, habida cuenta que los servicios asistenciales en la gestión de negocios comerciales pueden implicar la comercialización de productos de terceros, tales como los enlistados en el sector de la construcción, entre estos, pisos y techos, elementos que bien pueden ser brindados por el empresario que se desempeña en dicho sector y que incursiona y/o brinda estos servicios comerciales para ofrecer y facilitar al consumidor la adquisición de tales artículos para el empleo en sus bienes inmuebles.

Así también, es evidente que los servicios que identifican las expresiones enfrentadas son sustituibles30, máxime si se tiene en cuenta que el titular de las marcas previamente registradas opera en el mismo sector comercial de la construcción, del cual hacen parte los productos que pretende identificar el signo cuestionado, de ello da cuenta el objeto social31 del tercero con interés directo en las resultas del proceso, que tiene como actividades, entre otras: i) fabricación, producción, procesamiento, transformación, elaboración, manufactura, comercialización de toda clase de artículos, productos 30 Criterio sostenido por la Sala en sentencia de 30 de julio de 2020, expediente identificado con el número único de radicación 2013-00258-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 31 De conformidad con el certificado de existencia y representación legal de la sociedad Mexichem Colombia S.A., visible a folios 48 a 59 del cuaderno principal. 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00312-00 Actor: JULÍAN MAURICIO SALAMANCA VÉLEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y materiales de cualquier naturaleza y propios de la construcción; y ii) diseño y construcción de obras de ingeniería de cualquier naturaleza y en general el desarrollo de la arquitectura y la ingeniería civil.

Adicionalmente, pueden compartir los mismos canales de comercialización y de publicidad, debido a que se promocionan por los mismos medios: folletos, prensa y revistas; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los servicios en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza del signo y marcas enfrentados.

Así las cosas, al existir entre el signo y las marcas confrontadas semejanzas significativas y una relación entre los productos y servicios que distinguen, debe concluirse que existe riesgo de confusión directa, por lo que los mismos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos y servicios tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del actor JULIÁN MAURICIO SALAMANCA VÉLEZ. 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00312-00 Actor: JULÍAN MAURICIO SALAMANCA VÉLEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor puede pensar erróneamente que los productos y servicios identificados con esas expresiones son de productores relacionados económicamente.

Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 2015, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON) (…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00312-00 Actor: JULÍAN MAURICIO SALAMANCA VÉLEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” 32 (Destacado fuera de texto).

En ese sentido, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, deben protegerse las marcas previamente registradas, esto es, “ARMANDO TUBERÍA” y “PAVCO ARMANDO TUBERÍA”. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales33: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]”. Así las cosas, al existir semejanza entre el signo y las marcas cotejados y, además, conexidad competitiva entre los productos y servicios amparados por ellos, la Sala considera que se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violaron las normas alegadas como vulnerada por el actor; y que le asistió razón 32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00065-00. 33 Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001. 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00312-00 Actor: JULÍAN MAURICIO SALAMANCA VÉLEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a la SIC al denegar el registro como marca del signo mixto “ARMANDO! CONSTRUCCIÓN”, para amparar productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que en cada una de ellas se adoptó. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de “caducidad”, propuesta por la sociedad MEXICHEM COLOMBIA S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso. 39 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00312-00 Actor: JULÍAN MAURICIO SALAMANCA VÉLEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEGUNDO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 25 de julio de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.