CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Referencia: Nulidad relativa Radicación número: 11001032400020110045500 Actor: Cartier International AG. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero interesado: Cueros y Artículos de Marroquinería tipo exportación Ltda. – Cameli Ltda. Tema: REITERACIÓN JURISPRUDENCIA. Aplicabilidad del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro, cuando dejó de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda al momento de resolver el litigio.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, a través de apoderado judicial, presentó la sociedad Cartier International AG en contra de la Resolución No. 23756 del 31 de julio de 2007, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca C (Figurativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Cueros y Artículos de Marroquinería tipo Exportación Ltda. – Cameli Ltda. 1.
ANTECEDENTES 1.1. La demanda 1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado1, el apoderado judicial de la sociedad Cartier International AG. en ejercicio de la acción de nulidad relativa, consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitó que se realicen las siguientes declaraciones y condenas: «[…] 1.- Que es nula la Resolución núm. 23756 del 31 de julio de 2007, proferida por la Jefe de la División (hoy Dirección) de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió registro de marca para el signo FIGURATIVO que consiste en una letra C, en fuente 1 El 25 de noviembre de 2011 (folios 1 a 124 del expediente ordinario de la referencia). 2 Radicacion: 11001032400020110045500 Demandante: Cartier International AG Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co particular, enmarcada por un óvalo (como se muestra abajo) para identificar cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería, productos comprendidos en la clase 18 de la Octava Edición de la Clasificación Internacional de Niza. 2.- Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio anular el registro y cancelar núm. 408.962 asignado al signo FIGURATIVO en la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.- Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia. 4.
Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos dictar la Resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 176 del Código Contencioso Administrativo. […]»2. 1.2. Los hechos 2. El apoderado de la sociedad demandante manifestó que, mediante escrito de 28 de julio de 2005, la sociedad Cueros y Artículos de Marroquinería Tipo Exportación – Cameli Ltda. presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de registro de la marca C (Figurativa) para amparar productos incluidos en la clase 18 del nomenclátor internacional. 3.
Indicó que, luego de publicada la solicitud de registro en el extracto en la Gaceta de la Propiedad No. 556 del 30 de septiembre de 2005, la sociedad Cartier International AG. presentó escrito de oposición basado en su marca C (Mixta), registrada en la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza. 4. Señaló que, mediante la Resolución No. 23756 de 31 de julio de 2007, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, declaró infundada la oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca C (Figurativa) a la sociedad Cueros y Artículos de Marroquinería Tipo Exportación Ltda. – CAMELI Ltda., para identificar productos de la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.3.
Fundamentos de derecho y concepto de violación3 5. Manifestó la parte actora que, con ocasión de la expedición del acto administrativo demandado, la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 136 literal a) y h) y 137 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2 Folios 108 del plenario ordinario. 3 Folios 111 a 121 del expediente ordinario de la referencia, con radicación No. 2011-00455-00. 3 Radicacion: 11001032400020110045500 Demandante: Cartier International AG Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6.
Sostuvo que, en el presente caso, al concederse el registro de la marca C (Figurativa), la autoridad marcaria violó la normatividad comunitaria, por cuanto, a su juicio, la marca solicitada es similarmente confundible con la marca mixta C previamente registrada a su nombre. 7. Adujo que en el presente caso nos encontramos frente a dos signos que consisten en la letra C, en una misma y particular fuente; debiendo resaltarse de esto que el diseño de la marca de cuyo registro es titular la sociedad demandante es especialmente reconocido en el mercado, con las características distintivas y publicitario que le significa ser el logo oficial de los productos Cartier alrededor del mundo. 8.
Argumentó que bajo una impresión desprevenida y no detallada de los signos, es indudable que un consumidor pensará que se trata de productos de la misma marca, o que se trata de marcas relacionadas, o líneas de productos del mismo origen empresarial, todo esto teniendo en cuenta la relevancia del elemento gráfico del signo, puesto que el signo registrado imita de forma casi idéntica la marca registrada previamente por la sociedad demandada, esto es la reproducción idéntica de la fuente especial diseñada por la sociedad Cartier International AG para la letra C. 9.
Puso de presente que: “[…] los signos enfrentados amparan los mismos productos de la clase 18 internacional, por lo que resulta indudable el riesgo de confusión y asociación. […]”. 10. Concluyó señalando que, la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció también lo establecido en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, teniendo en cuenta que el signo respecto del cual se concedió el registro, consistía en una reproducción parcial de la marca notoria Cartier, la cual goza de notoriedad y se encuentra registrada en la misma clase del signo solicitado-clase 18 de la Clasificación internacional del Niza-. 11.
Finalmente, consideró que con la concesión del registro se facilita que se perpetre o consolide un acto de competencia desleal.
2. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO 2.1. Superintendencia de Industria y Comercio 12. La Superintendencia de Industria y Comercio, parte demandada en este proceso, a pesar de haber sido notificada en debida forma de la demanda y del auto admisorio de la misma, dentro de la oportunidad procesal no realizó manifestación alguna sobre la controversia4. 4 Folio 318 del cuaderno principal 4 Radicacion: 11001032400020110045500 Demandante: Cartier International AG Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.2.
Intervención del tercero interesado – Cueros y Artículos de Marroquinería Tipo Exportación – Cameli Ltda.5 13. La sociedad Cueros y Artículos de Marroquinería Tipo Exportación – Cameli Ltda. actuando a través de Curador Ad-Litem se pronunció en esta etapa procesal afirmando que, una vez realizada la confrontación de las marcas en conflicto, es posible indicar que no existe la similitud predicada por la parte demandante respecto de los signos en conflicto, teniendo en cuenta que ambas marcas cuentan con características visuales diferentes. 14.
Respecto de la violación del literal h) del artículo 136 por parte de la entidad demandada, indicó que: “[…] CARTIER es una firma de reconocimiento mundial, es decir con alcances comerciales alrededor del mundo, tanto por su antigüedad, como por su prestigio y solidez que ha sido construido sobre la calidad, elegancia y diseño de los productos que ofrece, tiene un mercado dirigido a personas de clase media alta, por lo que no se entiende que consideren que su clientela, generalmente de buena solidez cultural, no sean capaces de distinguir fácilmente el logo de su marca preferida.
Y que por ende termine extinguiéndose dicha marca, gracias a su presunta “similitud” con el logotipo de la marca CAMELI. […]”6 15. Expresó, finalmente, que no es cierto que la marca respecto de la cual se solicita la nulidad, haga una reproducción exacta y minuciosa de las características de la marca perteneciente a la sociedad Cartier International AG, teniendo en cuenta que a simple vista son más las diferencias que las similitudes presentadas entre las marcas en conflicto.
3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 16. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 376-IP-2018 de fecha 29 de marzo de 20197, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación son aplicables al asunto bajo examen, en particular sobre el artículo 136 literales a) y h), 137 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina; de oficio interpretó los artículos 224, 228 y 230 por ser parte de la controversia de la notoriedad de la marca.
Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, arribó a las siguientes conclusiones: […] 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si los signos C (figurativo) y C (Mixto) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina […] 5 Folios 313 a 315 del plenario ordinario. 6 Folio 314 del expediente ordinario de la referencia. 7 Folios 357 a 377 del expediente ordinario de la referencia. 5 Radicacion: 11001032400020110045500 Demandante: Cartier International AG Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] 1.3.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […] […] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. […] 2.1.
En el presenta caso, el signo solicitado es figurativo y contra dicho registro se opuso el titular de las marcas C (mixta), por lo que el Tribunal considera necesario abordar el tema de la comparación entre signos figurativos y mixtos. […] 2.4. Al comparar una marca mixta con una figurativa, este Tribunal ha señalado que, es importante determinar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. […] 2.6.
Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de dichos signos con el signo figurativo, de conformidad con los criterios señalados anteriormente. […] 3.7. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. […] 3.10.
En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable. […] 3.16.
En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la marca C (mixta) cuyo titular es CARTIER INTERNATIONAL AG, era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo C (figurativo), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. 6 Radicacion: 11001032400020110045500 Demandante: Cartier International AG Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.18.
Con relación a los actos de competencia desleal por confusión, cabe reiterar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos. 4.19.
En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabildad del Artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar u acto de competencia desleal […].
4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 17. Mediante auto de 20 de agosto de 20198, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y se rindiera el respectivo concepto; dentro de dicho plazo la parte demandante9, reiteró los argumentos presentados en la demanda.
Por su parte, el tercero con interés en las resultas del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal10. 4.1. Superintendencia de Industria y Comercio 18. El apoderado judicial de la entidad demandada en esta etapa procesal, solicitó negar las pretensiones, en consideración a que la marca cuyo registro se concedió bajo el certificado No. 408962 y que fue objeto de oposición por parte de la sociedad demandante, se encuentra a la fecha caducado desde el 31 de julio de 2017, en razón a que no solicitaron la renovación de la marca a los 10 años como consta en la base de datos y en la certificación (2 folios) del “reporte detallado de solicitudes” expedido por la entidad demandada. 19.
En este orden de ideas, concluyó que, la presente demanda no tiene vocación de prosperar debido a que el objeto de la misma, desapareció al estar caducada la marca objeto de conflicto.
5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 5.1. Competencia 20. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como en lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 201911, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. 8 Folio 382 del expediente de la referencia con radicación No. 2011-00455-00. 9 Folios 384 a 408 del plenario ordinario. 10 Folio 417 del expediente. 11 Reglamento Interno del Consejo de Estado. 7 Radicacion: 11001032400020110045500 Demandante: Cartier International AG Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5.2.
El problema jurídico 21. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad Cartier International AG, por medio de apoderado judicial, en contra de la Resolución No. 23756 del 31 de julio de 2007, a través de la cual se concedió el registro de la marca «C» (figurativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Cueros y y Artículos de Marroquinería Tipo Exportación Ltda. – Cameli Ltda. 22.
La parte actora señaló que el acto administrativo acusado es nulo, en tanto la marca «C» (figurativa) es similarmente confundible, tiene conexidad competitiva y genera riesgo de asociación con la previamente registrada «C» (mixta), cuya titularidad le fue concedida a la sociedad Cartier International AG. 5.3. Causales de irregistrabilidad. 23.
En la interpretación prejudicial solicitada por esta Corporación, el Tribunal de Justicia estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 136 literales a) y h), 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, cuyo tenor literal es el siguiente: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. […] Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. […] 8 Radicacion: 11001032400020110045500 Demandante: Cartier International AG Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. […] Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.
Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores. […]” 5.4 Caso concreto. 24. Aunque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la marca «C» (figurativa) identificada con el registro marcario número 408962, en la 9 Radicacion: 11001032400020110045500 Demandante: Cartier International AG Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co clase 18, otorgada a favor de la sociedad Cueros y Artículos de Marroquinería Tipo Exportación Ltda. – Cameli Ltda. -y la cual es objeto de litigio-, se encuentra caducada. 25.
En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 31 de julio de 201712, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada, debiendo resaltarse que dentro del periodo de gracia no se solicitó su renovación, por lo que la SIC determinó que estaban caducados. 26. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 18 de noviembre de 2022, ordenó descargar del referido sistema de información la constancia del estado del registro de la marca «C» (figurativa)13.
En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 11 de diciembre de 2022, conforme al cual el signo se encuentra caducado tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen: - Registro No. 408962: 27. Al respecto, la Sala estima necesario recordar que, de conformidad con el inciso 1º del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el registro marcario caduca cuando no se renueva dentro del término legal: 12 Certificado de registro No. 408962. 13 En aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020. 10 Radicacion: 11001032400020110045500 Demandante: Cartier International AG Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co «Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decisión […]». 28.
Cabe resaltar que la consecuencia de la configuración del supuesto contemplado en el inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y, por lo tanto, el mismo pierde vigencia. Sobre el particular el Tribunal de Justicia en la interpretación prejudicial 79-IP-2015, señaló lo siguiente: «El artículo 174 de la Decisión 486 se refiere a la caducidad de un registro; según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro del término legal establecido para el efecto, según así lo determina el artículo 153 de la misma Decisión o, cuando no se pagaren las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mismo artículo.
El registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión. Seis meses antes de la expiración de dicho plazo, el titular de la marca, si desea mantener el registro en vigencia, deberá necesariamente solicitar su renovación. Sin embargo, según el artículo 153 de la Decisión 486, si el titular no la solicita dentro de dicho plazo, el registro permanece en vigencia, incluso seis meses después de su vencimiento.
Dentro de este tiempo el interesado podrá solicitar la renovación, siempre y cuando acompañe el comprobante de haber pagado las tasas correspondientes, si así lo dispone la legislación del País Miembro respectivo. (…) La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática.».
(Se destaca) 29. Es pertinente resaltar que también en el citado auto de 18 de noviembre de 2022, en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, se puso de presente lo siguiente: «[…] Encontrándose el proceso de la referencia pendiente de proferir fallo de única instancia, el Despacho estima pertinente traer a colación el contenido del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que en su parte pertinente es del siguiente tenor: […] En este orden de ideas, el contenido de la disposición comunitaria en cita impide al juez proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que se deba proferir sentencia de fondo que decida la controversia, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta. […] Así las cosas, y en aras de determinar si se debe dar aplicación en el presente proceso a la disposición en comento, el Despacho estima necesario conocer el estado actual del registro núm. 408962, correspondiente a la marca figurativa 11 Radicacion: 11001032400020110045500 Demandante: Cartier International AG Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co «C», cuyo titular es la sociedad Cueros y Artículos de Marroquinería Tipo Exportación LTDA – CAMELI LTDA, con miras a establecer si el mismo se encuentra cancelado, caducado, anulado o ha sido objeto de renuncia por parte de su titular.
Por lo anterior, se dispondrá que, por Secretaría de la Sección Primera, se descargue del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, el reporte correspondiente al estado actual del registro marcario citado anteriormente, dando aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto del año 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022.
Efectuado lo anterior, tal documentación se incorporará al expediente y de la misma se dará traslado a las partes y demás sujetos procesales, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto y ejerzan, si lo estiman pertinente, sus derechos de contradicción y defensa. […]» 30. La Sala pone de presente que, luego de surtido el anterior traslado, las partes y demás sujetos procesales guardaron silencio. 31.
En el sub examine y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación de una de las marcas en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, norma que dispone lo siguiente: «Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]» (destaca la Sala). 32.
Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro. 33.
En relación con el deber que tiene el juez de verificar la configuración del supuesto de hecho consagrado en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, el Tribunal de Justicia ha sostenido lo siguiente: 12 Radicacion: 11001032400020110045500 Demandante: Cartier International AG Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Proceso 50-IP-2013. Decisión de 25 de abril de 2013. «Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar […]» 34.
Como se observa, el Tribunal de Justicia ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo. 35. Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio del actor, hace nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane, con lo que además se evita un desgaste jurisdiccional innecesario. 36.
Nótese, entonces, que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional pierden vigencia. 37.
Sobre el particular, el Tribunal de Justicia concluyó que se trata de un deber del juez nacional atender lo previsto en el inciso 4º plurimencionado y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por lo que no se requiere de interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional para su aplicación. 38. En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad del registro núm. 408962 como quiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda interpuesta por la sociedad Cartier International AG, dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. 39.
Es importante destacar que dicha disposición resulta aplicable entre otras, a las acciones de nulidad relativa promovidas en contra de los actos administrativos que conceden un registro de marca, como ocurre en el presente caso, puesto que la actora pretendió la nulidad de la resolución por medio de la cual la División de Signos Distintivos de la SIC concedió, al tercero con interés directo en las resultas del proceso (Cueros y Artículos de Marroquinería Tipo Exportación Ltda. – Cameli Ltda.), el registro de la marca «C» (figurativa). 13 Radicacion: 11001032400020110045500 Demandante: Cartier International AG Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 40.
En este contexto se resalta que las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando la marca objeto de confrontación ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada. Así lo ha señalado la Sala, entre otras, en sentencia de 21 de febrero de 201914, en la que se indicó, con sustento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: «[…] 8.
La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo; sin embargo, al expedir el fallo correspondiente se debe atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico, la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o por cualquier hecho similar […]».
(destacado y subrayado fuera de texto). 41. La referida providencia también consideró que como la acción de nulidad relativa comporta un claro interés particular en atención a que es promovida cuando se concede un registro marcario que, en criterio del actor, desconoce sus derechos, resulta evidente que cuando la marca controvertida deja de existir en el ámbito comercial, de igual manera desaparece el interés de la actora en que se profiera una decisión que proteja sus derechos, ya que comercialmente no existirá una marca que provoque en el consumidor un riesgo de confusión o asociación con la suya15. 42.
En otras palabras, la existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la caducidad del registro marcario, tiene como efecto -cuando ya se ha acudido a la jurisdicción- que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico, por lo que, en consecuencia, no hay lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad comoquiera que ya no existe, en cabeza de la demandante, un derecho subjetivo que deba ser protegido. 43.
En tal sentido, esta Sala de Decisión16, consideró lo siguiente: «[…] Así las cosas, cuando se promueve una demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa, es claro que existe un interés subjetivo del demandante que pretende sea protegido, el cual se encuentra representado en el derecho que ostenta sobre un registro marcario cuya integridad encuentra vulnerada ante la existencia de otro registro que considera es confundible con el suyo.
En esta acción en consecuencia el demandante se cree lesionado en un derecho 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Radicación núm. 11001032400020090062200. Sentencia de 21 de febrero de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López. 15 En cuanto a la naturaleza del interés discutido en las acciones de nulidad relativa, ver el Auto de 28 de septiembre de 2017.
Radicación núm. 11001-0324-000-2011-00258-00. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Radicación núm. 11001032400020090062200. Sentencia de 21 de febrero de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López. 14 Radicacion: 11001032400020110045500 Demandante: Cartier International AG Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co amparado en una norma jurídica y solicita la nulidad del acto administrativo que estima vulnera sus derechos, en orden a que éstos le sean restablecidos.
La Sala se referirá entonces a la norma contenida en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, a partir de esta comprensión sobre la naturaleza y finalidad de la acción de nulidad relativa. La norma en cita es del siguiente tenor: “No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad”.
Esta norma impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que resuelva la demanda, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta. (…) […]». (destacado fuera de texto) 44. Reiterando lo anteriormente expuesto, en sentencia de 26 de junio de 202017, la Sala argumentó lo siguiente: «[…] 54.
Por último, de conformidad con el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, es necesario tener en cuenta que no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. 55. Sobre la prohibición de declarar la nulidad de un registro por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, la Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia de 24 de enero de 2008, citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 05-IP-2006 de 14 de junio de 2006, dispuso: “[…] El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente […]”.
Y explicó que “[…] la disposición prohíbe la declaratoria de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”. 45.
En este orden de ideas, cuando el registro marcario caduca por falta de renovación dentro del término legal o la Oficina Nacional lo cancela, se habilita la aplicación del artículo 172 ibidem dentro del proceso de nulidad marcaria promovido ante la jurisdicción. 46. Cabe resaltar que, en este evento, resulta indiferente cuál de las marcas objeto del cotejo marcario perdió vigencia porque, se reitera, cualquiera de los dos eventos hace que la supuesta trasgresión de los derechos del demandante desaparezca y, con ella, el motivo de la controversia judicial. 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera Radicación núm. 11001032400020120029500.
Sentencia de 26 de junio de 2020. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 15 Radicacion: 11001032400020110045500 Demandante: Cartier International AG Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6. Conclusión 47. A manera de conclusión, en el caso sub examine: i) la demanda se tramitó en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000; ii) se debe atender lo previsto en el inciso 4° ibidem y examinar si la causal alegada es o no aplicable, y iii) al momento de proferirse esta sentencia, la causal de nulidad invocada dejó de ser aplicable, comoquiera que caducó el registro núm. 408962 de la marca figurativa «C», por lo que la Sala considera que se encuentra en los supuestos establecidos en dicho inciso y, por ende, se pondrá fin al proceso, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR que se configura lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.
TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Presidente ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. P (29)