CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad relativa Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00095-00 Demandante: Alimentos Tostao S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Terceros: BBI Colombia S.A.S. y Chocquibtown S.A.S. Tema: Registro como marca de los signos “TOSTAO´ CAFÉ & PAN” (mixto) y “TOSTAO CAFÉ & PAN” (nominativo) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 30, 35 y 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad relativa promovida en contra de las Resoluciones 19737 de 20 de abril de 20161 y 9111 de 2 de marzo de 20172, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Chocquibtown S.A.S. y se concedió el registro de las marcas “TOSTAO' CAFÉ & PAN” (mixta) y “TOSTAO CAFÉ & PAN” (nominativa), a favor de la sociedad BBI Colombia S.A.S., para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 30, 35 y 43 del nomenclátor internacional de Niza.

I.

ANTECEDENTES I.1. La demanda3 1. La sociedad Alimentos Tostao S.A.S., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad relativa previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] 3.1. Que se declaren nulos en su totalidad los siguientes actos administrativos: 3.1.1.

Resolución No. 19.737 del 20 de abril de 2016 expedida por la SIC por medio de la cual se concede el registro de la marca mixta TOSTAO' CAFÉ & PAN, para distinguir productos en las clases 30, 35 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza, como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la entidad demandada anular y cancelar el Registro No. 571.383 de la marca mixta TOSTAO' CAFÉ & PAN y el Registro No. 551.628 de la marca nominativa 1 Folios 8 a 25 C pp.

“[…] Por la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 2 Folios 28 a 30. “[…] Por la cual se concede un registro […]”. 3 Folios 95 a 137 C pp. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00095-00 Demandante: Alimentos Tostao S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio TOSTAO CAFÉ & PAN y por consiguiente se publique la sentencia que se dicte en la Gaceta de Propiedad Industrial. 3.1.2.

Resolución No. 9111 del 2 de marzo de 2017 expedida por la SIC por medio de la cual se concede el registro de la marca nominativa TOSTAO CAFÉ & PAN para distinguir productos en las clases 30, 35 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la entidad demandada anular y cancelar el Registro No. 571.383 de la marca mixta TOSTAO' CAFÉ & PAN y el Registro No. 551.628 de la marca nominativa TOSTAO CAFÉ & PAN y por consiguiente se publique la sentencia que se dicte en la Gaceta de Propiedad Industrial […]”4 (mayúscula y negrilla del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda5 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. El apoderado de la parte demandante señaló que la sociedad Alimentos Tostao S.A.S. depositó el nombre comercial “TOSTAO” y registró la marca mixta “TOSTAO”6 para identificar productos de la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] turrones de maní, granola, ajonjolí, torta de nueces, maní, mantequilla de maní, maní salado, dulce, con pasas, con cascara, cacahuetes tostados, galletas de granola […]”. 4.

Señaló que, el 21 de septiembre de 2015, la sociedad BBI Colombia S.A.S. solicitó el registro como marca del signo mixto “TOSTAO´ CAFÉ & PAN” para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 30, 35 y 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: Clase 30: “[…] café, arroz; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcares, miel, sal; salsas, condimentos y especias […]”.

Clase 35: “[…] venta y comercialización de productos alimenticios […]” Clase 43: “[…] servicios de restaurante […]”. 5. De igual manera, manifestó que, el 18 de noviembre de 2015, la sociedad BBI Colombia S.A.S. solicitó el registro como marca del signo nominativo “TOSTAO CAFÉ & PAN” para identificar productos y servicios comprendidos en las mismas clases. 6.

Anotó que, mediante la Resolución 19737 de 20 de abril de 2016, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca mixta “TOSTAO´ CAFÉ & PAN” a la sociedad BBI 4 Folio 108 C pp. 5 Folios 97 a 106 C pp. 6 Certificado 287.816. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00095-00 Demandante: Alimentos Tostao S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Colombia S.A.S.para identificar productos y servicios de las referidas clases 30, 35 y 43. 7.

Mencionó que, mediante la Resolución 9111 de 2 de marzo de 2017, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC concedió el registro de la marca nominativa “TOSTAO CAFÉ & PAN” a la sociedad BBI Colombia S.A.S.para identificar productos y servicios de las mismas clases. I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación7 I.1.2.1.

Fundamentos de derecho 8. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantadas: (i) Constitución Política, artículo 61 y; (ii) Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 136 literales a) y b) y 150.

I.1.2.2. El concepto de violación 9. El apoderado de la parte demandante sostuvo que los actos acusados se encuentran viciados de nulidad, por cuanto la SIC concedió el registro de las marcas “TOSTAO' CAFÉ & PAN” (mixta) y “TOSTAO CAFÉ & PAN” (nominativa), a nombre de la sociedad BBI Colombia S.A.S., para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 30, 35 y 43 del nomenclátor internacional de Niza, sin considerar la similitud con la marca mixta previamente registrada y el nombre comercial “TOSTAO”.

A su juicio, esta circunstancia generaba un evidente riesgo de confusión y asociación en los consumidores, en los términos de los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, desconociendo con ello lo dispuesto en los artículos 150 ibidem y 61 de la Constitución Política. 10. Afirmó que las marcas cuestionadas reproducen de manera idéntica el elemento nominativo distintivo y dominante del nombre comercial y marca previamente registrada, esto es, la expresión “TOSTAO”, a la cual se le adicionan las expresiones genéricas “CAFÉ & PAN” que no aportan distintividad, configurándose así una apropiación indebida del prestigio y reconocimiento comercial del signo originario, y una afectación directa al derecho exclusivo conferido a su titular. 11.

Indicó que las palabras “CAFÉ & PAN” son de uso común y descriptivas de los productos o servicios ofrecidos, por lo que no deben considerarse relevantes en el análisis comparativo de los signos. 7 Folios 108 a 128 C pp. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00095-00 Demandante: Alimentos Tostao S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 12.

En cuanto al aspecto gráfico de la marca mixta “TOSTAO' CAFÉ & PAN”, señaló que el elemento nominativo “TOSTAO” tiene mayor relevancia, ya que los aspectos visuales carecen de notoriedad, vistosidad o novedad. 13. Explicó que en el estudio de una marca mixta debe identificarse cuál dimensión gráfica o nominativa otorga mayor distintividad al conjunto marcario, toda vez que esta percepción es la que tendrá el consumidor al enfrentar la marca en el mercado, dado que el tamaño, color y disposición de los elementos gráficos, como son las tres rayas diagonales amarillas en las vocales, no son protagonistas ni evocan concepto alguno. 14.

Añadió que el tipo de letra, compuesto por caracteres en mayúscula, tampoco confiere distintividad o atractivo visual significativo. 15. Sostuvo que, aunque la marca nominativa de BBI Colombia S.A.S. incluye catorce fonemas, solo los primeros seis, correspondientes a la expresión “TOSTAO”, son relevantes, en tanto las expresiones adicionales son de uso común por lo que deben excluirse del cotejo. 16.

Precisó que esos seis fonemas coinciden exactamente con los de la marca previamente registrada, circunstancia que puede inducir al error, al impedir que el consumidor identifique adecuadamente el origen empresarial de los productos o servicios. 17. Insistió en que los signos en disputa comparten idéntica secuencia de letras y fonemas, lo que revela una coincidencia ortográfica plena y que esta identidad impide distinguir entre los signos confrontados, lo cual afecta la claridad necesaria para identificar el origen empresarial de los bienes y servicios. 18.

Sobre la dimensión conceptual, expuso que ambos signos evocan un mismo concepto vinculado con alimentos. En respaldo, citó la “Resolución 9111” de la SIC, según la cual la expresión “TOSTAO” remite a un color marrón oscuro derivado del calor y, en el contexto alimenticio, a una variedad de pan. 19. Por lo anterior, concluyó que las marcas de BBI Colombia S.A.S. reproducen desde el punto de vista ortográfico, fonético y visual el nombre comercial y la marca previamente registrada. 20.

Además, resaltó que ambas sociedades comercializan sus productos en las mismas ciudades y utilizan canales de distribución similares, como Justo & Bueno, D1, Farmatodo y Salud Market. 21. Finalmente, destacó que, además de la similitud entre los signos distintivos, existe coincidencia entre los productos que amparan. Mientras la marca de la demandante protege productos como turrones de maní, granola, galletas y tortas dentro de la clase 30, las de BBI Colombia S.A.S. distinguen alimentos como café, pan y productos de 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00095-00 Demandante: Alimentos Tostao S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio pastelería, entre los que se incluyen las galletas y tortas, lo cual confirma la conexidad competitiva y refuerza el riesgo de confusión en el mercado.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio8 22. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que las resoluciones acusadas fueron debidamente motivadas y, en consecuencia, no incurrió en desconocimiento de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 23.

Aseguró que las marcas demandadas no presentan una similitud o identidad alguna que genere un riesgo de confusión o de asociación al consumidor, respecto de la marca y nombre comercial “TOSTAO”. 24. Mencionó que el elemento “TOSTAO” resulta evocativo pues le genera al consumidor, luego de un esfuerzo mental, una idea de que viene de la sociedad solicitante; y, además, contrario a lo manifestado por el demandante, no se refiere únicamente a servicios de venta y comercialización de productos alimenticios ni mucho de la exclusividad de su titularidad, pues existen otras personas naturales o jurídicas que tienen debidamente registrada dicha expresión junto con otros elementos que le otorgan suficiente distintividad. 25.

Finalmente, de la conexión competitiva, aseguró que la marca concedida no atenta contra el derecho del uso de la marca que tiene la parte demandante, y la marca no induce a error dentro de los consumidores, pues los productos protegidos son totalmente diferentes, dedicados o encaminados a consumidores diferentes, si bien se encuentran en la misma clase 30 internacional, no generan ningún riesgo de asociación, ya que manejan publicidad y canales de comercialización totalmente diferente, por esta razón no existen presupuestos para que se configure la conexión competitiva.

II.2. Contestación de la sociedad BBI Colombia S.A.S.9 26. La sociedad BBI Colombia S.A.S. contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones, para lo cual señaló que no existe relación entre los productos y servicios que protegen las marcas en estudio. 27. Advirtió que, al observar la parte gráfica de la marca de la demandante, se aprecia un dibujo animado de un maní o cacahuate, que corresponde precisamente al producto que dicha marca.

Además, el elemento denominativo está compuesto por un 8 Folios 153 a 169 C pp. 9 Folios 174 a 199 C pp. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00095-00 Demandante: Alimentos Tostao S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio vocablo con un significado propio, de modo que, en conjunto, tanto la representación gráfica como la denominación conforman un signo marcario completo, lo que permite concluir que dicho conjunto es distinto al de las marcas registradas por el tercero. 28.

Por otra parte, señaló que, de conformidad con la lista de productos que protege la marca de la demandante se concluye que su mercado es específicamente los frutos secos, productos cuyo nicho de mercado son el consumidor especializado que tiene un cuidado especial en la selección de los alimentos que injiere y los efectos de esos alimentos en su salud. 29.

En ese sentido, aseguró que los consumidores que buscan cuidar su salud comprando frutos secos en los grandes almacenes de cadena con la marca de la demandante no se confundirán al buscar café, panes y pastelería a los establecimientos comerciales de la sociedad. II.3. Contestación de la sociedad Chocquibtown S.A.S. 30. La sociedad Chocquibtown S.A.S. tercera interesada en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificada del auto admisorio10, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda.

III. TRÁMITE DEL PROCESO 31. La sociedad Alimentos Tostao S.A.S. presentó demanda de nulidad relativa el 2 de marzo de 201811 en contra de las Resoluciones 19737 de 20 de abril de 2016 y 9111 de marzo de 2017, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 32. Mediante auto de 29 de junio de 201812 se admitió la demanda y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de las sociedades BBI Colombia S.A.S. y Chocquibtown S.A.S. El 29 de agosto de 201813 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 33.

A través de auto de 22 de marzo de 201914 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, la cual se realizó el 30 de agosto de 201915. 34. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes, se negaron los documentos allegados por el tercero con interés en el resultado del proceso el 15 de agosto de 2019 por ser extemporáneo y se prescindió de la realización de la audiencia de pruebas, prevista en el artículo 181 de la Ley 1437. 10 Folios 141 y 143 C pp. 11 Folio 95 C pp. 12 Folio 134 C pp. 13 Folio 135 vto.

C pp. 14 Folio 221 C 2. 15 Folios 232 a 240 C 2. 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00095-00 Demandante: Alimentos Tostao S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 35. Mediante auto de 30 de septiembre de 201916 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los artículos 136 literales a) y b) y 150 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso. 36.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 540-IP-2022 de 19 de noviembre de 201917 dentro de la cual interpretó los artículos 136 literal a) y b) y 150 de la Decisión Andina, y de oficio el artículo 151 ibidem, de la cual se puede observar las siguientes consideraciones: “[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1.

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Literales a) y b) del Artículo 136 y del Artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la Interpretación solicitada, por ser pertinente. 2. De oficio se interpretará el Artículo 151 de la Decisión 486, para desarrollar el tema de la conexión entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto. […] E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos […] Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.

Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueda generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación […] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa […] Comparación entre signos denominativos 16 Folios 243 y vto.

C 2. 17 Índice 32 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00095-00 Demandante: Alimentos Tostao S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio […] En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre la marca TOSTAO Café & Pan (denominativo) y el nombre comercial ALIMENTOS TOSTAO S.A.S (denominativo).

Comparación entre signos mixtos […] Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre la marca TOSTAO´ Café & Pan (mixto) y la marca TOSTAO (mixta).

Comparación entre signos denominativos y mixtos […] Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y posteriormente al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. Marcas evocativas […] Se deberá establecer el grado evocativo del término “TOSTAO” y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza […] Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y si resultan aplicables alguno de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […] Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos […] El examen de registrabilidad debe ser plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de la marca.

Es decir, la oficina nacional no puede mantener en secreto el mismo […] la resolución que concede el registro de 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00095-00 Demandante: Alimentos Tostao S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos […]” (mayúscula y negrilla del original). 37.

Por auto de 31 de mayo de 202118 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 38. En el término para alegar de conclusión, las sociedades Alimentos Tostao S.A.S.19 y BBI Colombia S.A.S20 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente.

Por su parte, la SIC, la sociedad Chocquibtown S.A.S. y el Ministerio Público guardaron silencio. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 39. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14921 del CPACA, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.

La formulación del problema jurídico 40. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 19737 de 20 de abril de 2016 y 9111 de 2 de marzo de 2017, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Chocquibtown S.A.S. y se concedió el registro de las marcas “TOSTAO’ CAFÉ & PAN” (mixta) y “TOSTAO CAFÉ & PAN” (nominativa) a favor de la sociedad BBI Colombia S.A.S., para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 30, 35 y 43 del nomenclátor internacional de Niza. 41.

La Sala deberá determinar si, con ocasión del registro de las marcas antes mencionadas se configuraron las causales de irregistrabilidad previstas en los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y lo dispuesto en el artículo 150 y 151 ibidem, al reproducirse el elemento 18 Folio 256 C 2. 19 Índice 45 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 20 Índice 44 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 21 “[…] Artículo 149.

El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00095-00 Demandante: Alimentos Tostao S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio nominativo distintivo y dominante del nombre comercial y marca previamente registrada “TOSTAO”, lo cual generaría un riesgo de confusión y de asociación en los consumidores, una indebida apropiación del prestigio comercial adquirido y la consecuente afectación al derecho exclusivo conferido a su titular y, en consecuencia, se vulneró el deber del Estado de proteger el derecho de propiedad industrial consagrado en el artículo 61 de la Constitución Política. 42.

Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados, el análisis del caso concreto y la conclusión. IV.3. La identificación de los actos demandados 43. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 19737 de 20 de abril de 201622 y 9111 de 2 de marzo de 201723, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Chocquibtown S.A.S. y se concedió el registro de las marcas “TOSTAO' CAFÉ & PAN” (mixta) y “TOSTAO CAFÉ & PAN” (nominativa), a favor de la sociedad BBI Colombia S.A.S., para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 30, 35 y 43 del nomenclátor internacional de Niza.

IV.4. Análisis del caso concreto 44. La SIC, mediante las Resoluciones 19737 de 20 de abril de 2016 y 9111 de 2 de marzo de 2017, concedió el registro de las marcas “TOSTAO’ CAFÉ & PAN” (mixta) y “TOSTAO CAFÉ & PAN” (nominativa), a favor de la sociedad BBI Colombia S.A.S., para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 30, 35 y 43 del nomenclátor internacional de Niza, tales como café, productos de pastelería, pan, comercialización de productos alimenticios y servicios de restaurante. 45.

A juicio de la parte demandante, las resoluciones acusadas se encuentran viciadas de nulidad, por cuanto las marcas concedidas reproducen de manera idéntica el elemento nominativo distintivo y dominante del nombre comercial y marca previamente registrada “TOSTAO”, lo cual genera un riesgo de confusión y de asociación en los consumidores.

Además, sostuvo que la inclusión de expresiones como “CAFÉ & PAN” no aporta distintividad al conjunto marcario y, por el contrario, configura un indebido aprovechamiento del prestigio y reconocimiento comercial adquirido por la marca originalmente registrada, en contravención de lo dispuesto en los artículos 136 literales a) y b), 150 de la Decisión 486 de 2000 y 61 de la Constitución Política. 22 Folios 8 a 25 C pp.

“[…] Por la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 23 Folios 28 a 30. “[…] Por la cual se concede un registro […]”. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00095-00 Demandante: Alimentos Tostao S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 46. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 540-IP-2022 de 19 de noviembre de 201924 dentro de la cual interpretó los artículos 136 literal a) y b) y 150 de la Decisión Andina y, de oficio, el artículo 151 ibidem. 47.

Así, las normas de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis son las siguientes: […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. […] b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […] De la vulneración de los artículos 136 literal a), 150 y 151 de la Decisión 486 de 2000 y 61 de la Constitución Política 48. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del siguiente tenor25: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 24 Índice 32 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 25 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones prejudiciales 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP- 2022 y 391-IP-2022. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00095-00 Demandante: Alimentos Tostao S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 49.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: Marcas concedidas al tercero con interés en el resultado del proceso26 TOSTAO CAFÉ & PAN (nominativa) Registro 561.628 Clases 30, 35 y 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza (mixta) Registro 571.383 Clases 30, 35 y 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Marca previamente registrada por el demandante27 (mixta) Registro 287.816 Clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza 26 Consulta realizada el 24 de julio de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024.

Registros a la fecha en el que se expidieron los actos administrativos demandados. 27 Ibidem. 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00095-00 Demandante: Alimentos Tostao S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 50. La Sala observa que, de acuerdo con los antecedentes administrativos de la solicitud28 de registro de la marca de titularidad de la sociedad demandante la expresión “100% natural” es explicativa, razón por la cual no hacen parte de la marca y, por ende, no deben ser tenida en cuenta para el análisis de confundibilidad. 51.

En este contexto y como se precisó en el problema jurídico, la Sala debe analizar si entre las marcas “TOSTAO' CAFÉ & PAN” (mixta) y “TOSTAO CAFÉ & PAN” (nominativa), concedida para identificar productos y servicios en las clases 30, 35 y 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad BBI Colombia S.A.S. y la marca mixta “TOSTAO”, registrada por la parte demandante para distinguir productos en las clase 30, existe similitud que pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 52.

Como en el presente caso se van a cotejar unas marcas mixtas, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. 53.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante las marcas mixtas objeto de análisis, no así la gráfica que las acompañan, toda vez que son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque de su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. 54. En efecto, de la revisión de las marcas mixtas se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 55.

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 56.

Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[…] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”29. 28 Ejusdem. 29 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. MP. Dr. Guillermo Vargas Ayala. 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00095-00 Demandante: Alimentos Tostao S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 57. De manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si las marcas confrontadas contienen elementos de uso común, genéricos o descriptivos para establecer su carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas. 58.

Sobre el particular, se advierte que las expresiones “CAFÉ”, “&” y “PAN” son de uso común en las clases 30, 35 y 43, como se observa de los resultados de la consulta que se relaciona a continuación30, al momento en que se expidieron los actos administrativos demandados: “CAFÉ” MARCA TITULAR CLASE REG. NÚM. “CAFÉ ETIQUETA AZUL” FABIO ANTONIO PINZON GANTIVA 30 351.739 “CAFÉ DORADAL” C.I. COSMOS CORPORATION S.A. 30 337.681 “CAFÉ SUCRE” DISTRIBUIDORA COROZAL LTDA 30 343.905 “CAFÉ BUENAVISTA” GRUPO KALLPASAPA LTDA 30 381.497 “CAFÉ AMIGO” EASY COFFEE OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS S.A. 35 296.255 “EL COTIDIANO CAFÉ BRASSERIE” PAESA S.A.S. 35 322.586 “CAFÉ AL PUNTO” JAIRO TREJOS TREJOS 35 336.326 30 Consulta realizada el 24 de julio de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00095-00 Demandante: Alimentos Tostao S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “TIENDA DE CAFÉ DEL PARQUE” MARTHA CONSTANZA REBOLLEDO VELASQUEZ 35 325.083 “TOMA CAFÉ. TÓMATE LA VIDA CON AROMA DE ALEGRIA” FIDUDAVIVIENDA S.A. FIDEICOMISO PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE CONSUMO DE CAFÉ DE COLOMBIA 43 355.980 “CAFÉ DE INDIAS” CAFÉ DEL MAR LTDA 43 305.223 “CAFÉ MARRÓN” J ESÚS RICARDO GÓMEZ PUERTO 43 311.091 “MOMENTOS DE CAFÉ” INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFÉ S.A.S. 43 311.846 “&” MARCA TITULAR CLASE REG.

NÚM. “LA PIZZERIA ITALIAN & AMERICAN FOOD” MULTIPRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL CARIBE LTDA 30 460.677 “CHUPETÍN LA UNIVERSAL & DISEÑO” UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A. 30 520.021 “LA DULCERETA MEZCLA & DIVERSIÓN” MARIA ISABEL LOPEZ PUERTA 30 509.868 “SAL & DULCE RECETAS DE LA CASA” PATRICIA EUGENIA MONTES OCHOA 30 542.576 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00095-00 Demandante: Alimentos Tostao S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “DCR-DE LA CALLE, CHEMÁS, REYES & ASOCIADOS” DCR ABOGADOS S.A. 35 363.428 “RUMBA & MODA LA REVISTA” TORRES & ANGULO LTDA 35 400.925 “RADIZZIO LA VACA ASADOS & PARRILLA” FERNEY ELIAS CUERVO ALZATE 35 520.576 “LA PLAYA HOSTEL & ROOFTOP” KAZUKI GUILLERMO TSUCHIYA MARTÍNEZ 35 561.683 “H & P HAMBURGUESAS DE LA PLAYA” JORGE ELIAS CALLE BARRERA 43 337.508 “LA QUINTA INN & SUITES” LA QUINTA WORLDWIDE, LLC 43 350.638 “LA PIZZERIA ITALIAN & AMERICAN FOOD” MULTIPRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL CARIBE LTDA 43 439.088 “LA ROSA MEXICAN GRILL & BAR” PEDRO MEJIA VILLA 43 427.801 “PAN” MARCA TITULAR CLASE REG.

NÚM. “PAN DE ABRIL JULIO CESAR RESTREPO POSADA 30 233.014 “ICOLPAN PAN NAVIDENO” INSTITUTO COLOMBO VENEZOLANO 30 268.910 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00095-00 Demandante: Alimentos Tostao S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “PARARAN PAN” LUIS FERNANDO ARDILA MARIN 30 250.643 “PAN DANNYS” BIMBO DE COLOMBIA S.A. 30 259.841 “PAN AMERICAN ASSISTANCE DE COLOMBIA LTDA.” PAN AMERICAN ASSISTANCE DE COLOMBIA LTDA. 35 13.922 “SOFI'S PAN FACTORY” MASAL LTDA 35 287.861 “PAN-EXPRESS” PUBLIEFECTIVA LTDA 35 309.972 “PAN DE NOBLES” WILLIAM ALBERTO VASQUEZ SANCHEZ 35 309.045 “SOFI´S PAN FACTORY” MASAL LTDA 43 311.247 “RICO MAS PAN SIEMPRE FRESCO” PAN PA´YA LTDA. 43 282.096 “PANADERIA RICO-PAN ESTRELLA DE URABA” HEBER YECID CARVAJAL SUAREZ 43 290.153 “TP TÉCNICOS EN PAN” LUZ ALBA HERRERA SALAZAR 43 361.067 59.

Cabe advertir que las expresiones de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, el titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00095-00 Demandante: Alimentos Tostao S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. 60.

Aunado a lo anterior, la Sala observa que las expresiones “CAFÉ” y “PAN” se encuentran directamente relacionadas con los productos y servicios comprendidos en las clases 30, 35 y 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. En particular, en la clase 30, los términos “CAFÉ” y “PAN” tienen un carácter genérico, dado que corresponden de manera literal a productos incluidos expresamente en dicha clase, la cual ampara, entre otros, “café” y “pan”. 61.

Por su parte, respecto de las clases 35 y 43, si bien dichas palabras no identifican de forma directa los servicios ofrecidos, sí tienen un carácter descriptivo, en tanto evocan de forma inmediata y clara el tipo de bienes que se comercializan, o que se ponen a disposición del público mediante los servicios prestados. En efecto, en la clase 35, que cubre actividades como la “[…] venta y comercialización de productos alimenticios […]”, las expresiones “CAFÉ” y “PAN” aluden a los bienes objeto de dicha actividad.

En la clase 43, correspondiente a los “[…] servicios de restaurante […]”, ocurre algo similar, toda vez que estos alimentos son comúnmente ofrecidos en este tipo de establecimientos, por lo que su inclusión en un signo distintivo carece de fuerza diferenciadora suficiente. 62. No ocurre lo mismo con la expresión “TOSTAO” que hace parte de las marcas confrontadas, en tanto que de la revisión del sistema de información de propiedad industrial de la SIC no se encontró que fuera de uso común para las clases 30, 35 y 4331. 63.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala observa que la palabra “TOSTAO” resulta ser descriptiva y evocativa respecto de los productos y servicios que pretende amparar. 64. Sobre el particular, la Sala considera que los signos descriptivos o los conformados por palabras descriptivas son aquellos que informan, de forma directa, inmediata, clara al consumidor, inclusive a quienes no conocen o saben sobre los productos o servicios, lo concerniente, de manera exclusiva, a las características y propiedades de los productos o servicios que pretenden identificar, tales como calidad, cantidad, peso, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, procedencia geográfica32. 65.

En consecuencia, las expresiones descriptivas se refieren a las características esenciales de los productos y los servicios que se pretenden amparar con el signo y no respecto de todo el universo de productos y servicios. Es por ello que el método establecido para identificar un signo descriptivo consiste en formular la pregunta ¿cómo es? el producto o servicio que el mismo pretende amparar y si la repuesta, suministrada espontáneamente, por el consumidor es igual a la designación o las características o 31 Ibidem. 32 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia 28 de febrero de 2019. Rad.: 2009-00201-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 19 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00095-00 Demandante: Alimentos Tostao S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio propiedades de aquellos productos o servicios, es claro que el signo es descriptivo o está compuesto por palabras descriptivas. 66.

En el caso sub examine, la Sala pone de presente que el término “TOSTAO” alude, en el uso común, corriente y generalizado en Colombia, a un producto que ha sido sometido a un proceso de “tostión”, entendido este como la aplicación de calor a ciertos alimentos, en especial a los granos de café o a las rebanadas de pan, con el fin de modificar sus propiedades físicas y químicas, resaltando sabores, aromas, colores y texturas característicos. 67.

Aunque el término “tostión” no se encuentra registrado de manera expresa en el diccionario de la Real Academia Española – RAE, la raíz del concepto está en el verbo “tostar”, definido como “[…] poner algo a la lumbre, para que lentamente se le introduzca el calor y se vaya desecando, sin quemarse, hasta que tome color […]”33. 68. Esta definición respalda el conocimiento técnico del proceso al que hace referencia la palabra “TOSTAO”, el cual es ampliamente conocido por los consumidores colombianos, particularmente en relación con alimentos como el café y el pan, cuya calidad y sabor dependen en gran medida de su grado de tostado. 69.

Nótese, entonces, que el mencionado término remite directamente a una característica común de los productos alimenticios, especialmente de aquellos comprendidos en la clase 30, tales como café, pan, cereales, harinas o confitería, en la medida en que muchos de ellos son sometidos a un proceso de “tostión” para su consumo o preparación. 70.

En tal sentido, la palabra “TOSTAO” describe una propiedad esperada o deseada del mismo, como su grado de cocción, sabor o presentación. Las marcas descriptivas no son susceptibles de apropiación exclusiva porque cualquier competidor en el sector y debería poder ser utilizadas para describir productos o servicios con características similares. 71.

Ahora, en cuanto a las clases 35 y 43, la expresión sugiere el tipo de bienes que se comercializan o se ofrecen al consumidor. Al respecto, la Sala pone de presente que un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo34. 72.

Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el 33 https://www.rae.es/desen/tostar. Consultado el 23 de julio de 2025. 34 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial 630-1P-2015 de 25 de julio de 2016. 20 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00095-00 Demandante: Alimentos Tostao S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil35. 73.

Así, la expresión “TOSTAO” en relación con las clases 35 y 43, posee una carga semántica que, si bien no describe de forma directa los servicios de comercialización de productos alimenticios ni los de restaurante, sí los sugiere de manera inmediata, especialmente si se tiene en cuenta que el consumidor medio colombiano asocia el término con alimentos comúnmente tostados, como el café, el pan o los cereales. 74.

Esta proximidad conceptual entre el signo y los bienes ofrecidos impide considerar que se trate de una marca de fantasía o arbitraria, situándola como expresión débil marcaria. 75. Ciertamente, dicha expresión tiene un grado de evocación que no exige un esfuerzo intelectual relevante por parte del consumidor para asociar el signo con el tipo de servicios amparados, por lo que la carga semántica del signo debilita su fuerza distintiva. 76.

Por lo anterior, si bien es cierto que, en principio, las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas “CAFÉ”, “&”, “PAN” y “TOSTAO” de las marcas confrontadas no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo dado que no puede ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, lo anterior en consideración que tendrían un grado de distintividad débil, también lo es que al excluirlas se reduciría las marcas de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, además es respecto de las cuales se alega la presunta confusión, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizándolas en su conjunto. 77.

Cabe advertir que los referidos términos se encuentran en situación equivalente desde el punto de vista de su débil capacidad distintiva. De ahí que, si se aceptara excluir del cotejo únicamente los vocablos “CAFÉ”, “&”, “PAN”, pero se mantuviera el análisis con base en “TOSTAO” (o viceversa), se estaría aplicando un criterio parcial y selectivo contrario al criterio fijado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el cual ha advertido que los signos conformados exclusivamente por esta clase de denominaciones solo pueden ser considerados en el cotejo cuando su exclusión imposibilite la comparación. Lo anterior se refuerza en el entendido que el mismo Tribunal ha reconocido que cuando esas expresiones débiles o comunes se combinan, pueden llegar a configurar un signo distintivo en su conjunto. 78.

Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas “TOSTAO' CAFÉ & PAN” y “TOSTAO CAFÉ & PAN”, con la marca previamente registrada “TOSTAO”, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en la precitada interpretación prejudicial: 35 Ibidem. 21 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00095-00 Demandante: Alimentos Tostao S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]” (negrilla del original). 79.

A la Sala le corresponde abordar el análisis del signo y las marcas confrontadas respecto de la unidad de las expresiones que las conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada uno de los signos distintivos, la Sala observa lo siguiente: Marcas cuestionadas T O S T A O ' C A F É & P A N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 T O S T A O C A F É & P A N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Marca previamente registrada T O S T A O 1 2 3 4 5 6 80.

De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el análisis comparativo de las marcas enfrentadas, la Sala advierte que no existe similitud entre las marcas, dado que presentan diferencias significativas desde el punto de vista ortográfico. 81. En efecto, la marca previamente registrada “TOSTAO” está conformada por una sola palabra, tres sílabas, seis letras, tres consonantes (T, S, T) y tres vocales (O, A, O); mientras que las marcas cuestionadas “TOSTAO CAFÉ & PAN” y “TOSTAO' CAFÉ & PAN” se componen de tres palabras, con una longitud total de quince y catorce caracteres respectivamente, con un mayor número de letras y signos, incluyendo las palabras “CAFÉ” y “PAN”, el símbolo tipográfico “&” (ampersand) que 22 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00095-00 Demandante: Alimentos Tostao S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio representa la conjunción “y”, así como el signo apóstrofo (‘) en uno de ellas, que no están presentes en la marca previamente registrada.

Estas diferencias incorporan nuevas estructuras léxicas, aumentan la longitud visual del signo y modifican su composición global. 82. En consecuencia, la Sala considera que, si bien las marcas confrontadas comparten el término “TOSTAO”, este no presenta por sí solo un carácter distintivo prevalente, al tratarse de una expresión que, como se analizó previamente, tiene un carácter evocativo y descriptivo frente a los productos y servicios amparados, lo que disminuye su fuerza diferenciadora y de oposición. Además, las marcas cuestionadas integran otros vocablos que aluden directamente al tipo de productos o servicios ofrecidos (“CAFÉ” y “PAN”), lo cual contribuye a que la configuración ortográfica de los signos difiera significativamente y, por tanto, no se configure un riesgo relevante de confusión o de asociación en el consumidor promedio desde esta perspectiva. 83.

En relación con la similitud fonética, es importante señalar que la pronunciación de las expresiones comparadas es claramente distinta. Aunque las tres marcas comparten el vocablo “TOSTAO”, las marcas cuestionadas “TOSTAO CAFÉ & PAN” y “TOSTAO' CAFÉ & PAN” incorporan las palabras adicionales “CAFÉ” y “PAN”, así como el símbolo tipográfico “&” (ampersand), lo que les confiere una estructura fonética más extensa y compuesta.

Adicionalmente, en el caso de la marca “TOSTAO' CAFÉ & PAN”, el uso del apóstrofo al final de la palabra “TOSTAO” introduce una pausa en la articulación verbal, lo cual contribuye a diferenciar aún más su ritmo y sonoridad respecto del signo originalmente registrado. 84. La Sala reitera que, aunque el término “TOSTAO” es común en los tres signos, su sola inclusión no determina la confundibilidad fonética, en tanto se trata de una expresión con fuerza distintiva reducida por su carácter descriptivo de los productos de la clase 30 del nomenclátor internacional.

En este contexto, las expresiones “CAFÉ”, “&” y “PAN” en las marcas cuestionadas, junto con el apóstrofo (‘) en una de ellas, introducen variantes sonoras y de entonación que marcan una diferencia perceptible en la impresión auditiva general del consumidor. 85. En consecuencia, la presencia del término “TOSTAO” no es suficiente para generar una identidad fonética entre los signos enfrentados, máxime cuando las expresiones y signos añadidos tienen un peso sonoro y estructural relevante, como el caso del apóstrofo, que refuerza la diferenciación fonética y contribuye a evitar el riesgo de confusión en el público consumidor. 86.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal diferencia: TOSTAO CAFÉ & PAN – TOSTAO – TOSTAO CAFÉ & PAN – TOSTAO TOSTAO CAFÉ & PAN – TOSTAO – TOSTAO CAFÉ & PAN – TOSTAO TOSTAO CAFÉ & PAN – TOSTAO – TOSTAO CAFÉ & PAN – TOSTAO TOSTAO' CAFÉ & PAN – TOSTAO – TOSTAO' CAFÉ & PAN – TOSTAO 23 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00095-00 Demandante: Alimentos Tostao S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio TOSTAO' CAFÉ & PAN – TOSTAO – TOSTAO' CAFÉ & PAN – TOSTAO TOSTAO' CAFÉ & PAN – TOSTAO – TOSTAO' CAFÉ & PAN – TOSTAO 87.

Del anterior cotejo fonético sucesivo, la Sala evidencia que las marcas confrontadas no resultan similares al ser articuladas en voz alta. La inclusión de las palabras y símbolo “CAFÉ”, “PAN” e “&” introducen una extensión fonética que modifica la cadencia y entonación de los signos, mientras que el apóstrofo presente en una de las marcas cuestionadas añade una inflexión que contribuye a su diferenciación sonora.

En consecuencia, no se configura un riesgo de confusión para el consumidor medio desde esta perspectiva, particularmente al momento de solicitar los productos o servicios respectivos en contextos comerciales36. 88. De esta manera, la Sala concluye que las marcas del tercero con interés en el resultado del proceso generan una impresión auditiva y rítmica claramente diferenciable frente a la marca previamente registrada, lo que permite afirmar que no existe una similitud fonética que conlleve al riesgo de confusión o asociación en el mercado relevante. 89.

En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, el análisis debe partir del entendimiento del significado global que transmite cada uno de los signos enfrentados, y no del examen aislado de sus componentes. Por tanto, el cotejo debe atender a la idea o mensaje que comunican los signos en su integridad, con el fin de establecer si existe un riesgo de confusión derivado de su evocación conceptual. 90.

En ese sentido, la palabra “TOSTAO”, común en los tres signos comparados, como se preció líneas atrás, tiene un significado en el lenguaje técnico, usual, corriente y generalizado en Colombia, relacionado con lo tostado o dorado, especialmente en alimentos como el pan o el café. 91. Por su parte, las expresiones “CAFÉ” y “PAN” que acompañan a las marcas “TOSTAO” cuestionadas refuerzan claramente el ámbito de los productos o servicios ofrecidos, en tanto aluden directamente a dos de los bienes de consumo más habituales en la categoría de alimentos y bebidas que pretenden amparar. 92.

La expresión “CAFÉ” significa “[…] M. 1. Semilla del cafeto, como de un centímetro de largo, de color amarillento verdoso, convexa por una parte y, por la otra, plana y con un surco longitudinal. ‖ 2. Bebida que se hace por infusión con esta semilla tostada y molida […]”37. 36 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.

Sección Primera. Sentencia de 31 de agosto de 2017. Rad.: 2012-00275-00. MP. Dra. María Elizabeth García González. Providencia reiterada en sentencias de 31 de enero de 2019. MP. Dr. Hernando Sánchez Sánchez (E). Rad.: 2014-00121-00 y de 11 de junio de 2020. Rad.: 2011-00061-00. MP. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 37 https://www.rae.es/desen/caf%C3%A9.

Consultado el 24 de julio de 2025. 24 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00095-00 Demandante: Alimentos Tostao S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 93. Por su parte, la palabra “PAN” “[…] M. 1. Porción de masa de harina, por lo común de trigo, y agua que se cuece en un horno y sirve de alimento. ‖ 2.

Masa de otras cosas, en forma de pan. Pan de higos. Pan de jabón. Pan de sal […]”38. 94. Finalmente, el signo “&” cabe precisar que corresponde al símbolo denominado “ampersand”, el cual es una conjunción que equivale a la letra “y”. 95. La conjunción de estos términos aporta un concepto compuesto y específico que transmite la idea de un establecimiento donde se ofrecen café y pan tostado, o relacionados. 96.

Así las cosas, aunque las marcas confrontadas comparten el término “TOSTAO”, este no constituye una expresión con fuerza distintiva autónoma y suficiente para generar confusión conceptual por sí sola, especialmente en el contexto en que se utiliza. La incorporación de “CAFÉ” y “PAN”, así como el uso del apóstrofo en uno de los signos, otorgan a las marcas cuestionadas un contenido ideológico más definido, que apunta a un servicio o experiencia específica de consumo. 97.

En consecuencia, la marca acusada no se reduce a una mera reproducción de la expresión “TOSTAO”, sino que incorpora elementos que le imprimen una identidad conceptual propia, vinculada a un conjunto de productos o servicios determinados. Ello permite afirmar que la idea global evocada por “TOSTAO CAFÉ & PAN” o “TOSTAO' CAFÉ & PAN” difiere de aquella que puede derivarse del signo registrado simplemente como “TOSTAO”, reduciendo así la posibilidad de asociación o confusión conceptual en el consumidor medio. 98.

Cabe advertir que, el derecho exclusivo conferido por el registro marcario no recae sobre los elementos descriptivos, genéricos o de uso común de las marcas, como las expresiones “TOSTAO”, “CAFÉ” y “PAN”, cuando son considerados de forma aislada, sino sobre el conjunto marcario en su integridad. En efecto, La protección jurídica otorgada se circunscribe entonces a la configuración global del signo “TOSTAO CAFÉ & PAN” o “TOSTAO' CAFÉ & PAN”, incluyendo su estructura y combinación de palabras, sin que ello implique monopolio alguno sobre esos términos en el sector, tal y como lo consideró la SIC en los actos demandados. 99.

Con fundamento en lo anterior, la Sala considera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, esto es, la existencia de similitudes entre las marcas que generen riesgo de confusión, razón por la que tampoco se podría considerar que existe una apropiación indebida del prestigio ni del reconocimiento comercial asociado al signo previamente registrado “TOSTAO”, por cuanto las marcas cuestionadas incorporan elementos adicionales que les otorgan una configuración distintiva, lo que además demuestra la adecuada motivación del acto demandado exigido por el artículo 38 https://www.rae.es/desen/pan.

Consultado el 24 de julio de 2025. 25 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00095-00 Demandante: Alimentos Tostao S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 150 ibidem y el cumplimiento del artículo 61 de la Constitución Política referido al deber de protección del Estado frente a los derechos de propiedad industrial. 100.

En esa medida, no se advierte un aprovechamiento parasitario ni una explotación indebida de la reputación del titular del signo originario, ni mucho menos una afectación al derecho exclusivo conferido por el registro, toda vez que no se constata un riesgo real de confusión en el público consumidor. De la vulneración del artículo 136 literal b) de la Decisión 486 de 2000 101.

La causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 se configura cuando el signo cuestionado se asemeja a un nombre comercial protegido, o de ser el caso, a un rótulo o enseña y siempre que su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación. 102. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina39 se ha referido al derecho de exclusividad que se otorga sobre el nombre comercial y su protección, en el que ha explicado que se entiende por nombre comercial al signo que identifica una actividad económica, una empresa, o un establecimiento mercantil, cuyo derecho exclusivo se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

Además, ha advertido que el titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero el uso en el comercio de un signo distintivo similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. Finalmente, señala que el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente y que, en todo caso, el registro o depósito tendrá carácter declarativo. 103.

De igual manera, ha precisado40 las siguientes características de la figura del nombre comercial, a saber: (i) que su objetivo es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado; (ii) que el nombre comercial resulta diferente de la enseña comercial (a través de la cual se identifican los establecimientos de comercio), e independiente de la razón social de la persona jurídica; y que dicho signo;

(iii) puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única. 104. No obstante, la Sala considera que no resulta necesario realizar un análisis autónomo sobre la eventual afectación del nombre comercial “TOSTAO” depositado por la parte demandante, ni sobre la conexidad de productos y el riesgo de asociación previstos en el artículo 151 de la Decisión 486 de 2000, por cuanto como se concluyó en el acápite anterior, no existe semejanza ni confundibilidad entre las marcas confrontados en sus aspectos fonéticos, ortográficos o conceptuales.

Esta conclusión torna irrelevante cualquier valoración adicional sobre la existencia o depósito del nombre comercial, en la medida en que el presupuesto esencial para la configuración 39 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 226-IP-2020. 40 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 05-IP-2016. 26 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00095-00 Demandante: Alimentos Tostao S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 136, esto es, la similitud entre los signos, no se encuentra acreditada.

En consecuencia, las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar IV.5. Conclusión 105. En este contexto, la Sala concluye que no se configuran los presupuestos exigidos para la configuración de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 136 literales a) y b) y 151 de la Decisión 486 de 2000. Asimismo, se observa que los actos administrativos acusados se encuentran debidamente motivados, conforme a lo exigido por el artículo 150 de la misma Decisión y no se encuentra vulneración a lo dispuesto en el artículo 61 de la Constitución Política.

En consecuencia, se negarán las pretensiones de la demanda, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 106. Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI. 27 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00095-00 Demandante: Alimentos Tostao S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta Salva voto GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.