11001032400020120033100 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00331-00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: BIOGÉNESIS BAGÓ S.A. TESIS: ENTRE EL SIGNO CUESTIONADO “BIOESTROGEN” Y LAS MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS “BIOGEN”, “BIOGEN INMUNOLOGY”, “BIOGEN PRODUCTS” Y “BIOGENÉRICOS” NO SE ADVIERTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA NI CONCEPTUAL QUE SEA SUSCEPTIBLE DE INDUCIR A ERROR AL CONSUMIDOR.

LAS PARTÍCULAS “BIO” Y “GEN” SON DE USO COMÚN EN LA CLASE 5ª DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad BIOGÉNESIS BAGÓ S.A., mediante apoderada y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª.

Es nula la Resolución núm. 0024098 de 24 de abril de 2012, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el 2 Número único de radicación: 2012-00331-00 Actora: BIOGÉNESIS BAGÓ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio1. 2ª.

Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de la resolución en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder la marca nominativa “BIOESTROGEN” para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 19 de octubre de 2010 solicitó el registro como marca del signo nominativo “BIOESTROGEN” para distinguir productos de la Clase 1 En adelante SIC. 3 Número único de radicación: 2012-00331-00 Actora: BIOGÉNESIS BAGÓ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5ª2 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 2°: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, las sociedades LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. y LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A. presentaron oposición a la solicitud “BIOESTROGEN” (nominativa) con fundamento en el riesgo de confundibilidad que se presentaba, respectivamente, con sus marcas previamente registradas que compartían la expresión “BIOGEN” y “NOESTRIX”, que también distinguían productos de la citada Clase 5ª. 3º: Que mediante la Resolución núm. 32447 de 15 de junio de 2011, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundadas las oposiciones formuladas por las sociedades LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. y LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A. y concedió el registro de la marca "BIOESTROGEN" (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 2 El referido signo se solicitó para distinguir los siguientes productos: “[…] preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones sanitarias para uso médico; sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimento para bebés; yeso para uso médico; material para curaciones (apósitos y vendas); material para tapar dientes; cera dental; desinfectantes; preparaciones para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas. […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 4 Número único de radicación: 2012-00331-00 Actora: BIOGÉNESIS BAGÓ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4º: Que contra la citada decisión la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. interpuso recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resuelto el primero de ellos de manera confirmatoria por la Directora de Signos Distintivos de la SIC, mediante la Resolución núm. 51942 de 28 de septiembre de 2011.

El segundo, por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad, quien a través de la Resolución núm. 0024098 de 2012, revocó la decisión apelada y, en su lugar, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. y, en consecuencia, denegó el registro como marca del signo solicitado “BIOESTROGEN”.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir la resolución acusada vulneró los artículos 134 y 135, literal b), y 136, literal a), de la Decisión 486, toda vez que el signo cuestionado “BIOESTROGEN” tiene la suficiente distintividad frente a las marcas "BIOGEN", "BIOGEN INMUNOLOGY", "BIOGEN PRODUCTS" y "BIOGENÉRICOS", de las cuales es titular la sociedad opositora y que sirvieron como base para la negación de la solicitud. 5 Número único de radicación: 2012-00331-00 Actora: BIOGÉNESIS BAGÓ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Lo anterior, por cuanto el público consumidor cuando percibe el signo y las marcas los asimila como un todo y no de forma fraccionada; y que en este caso existen suficientes diferencias entre ellos, por lo cual, a su juicio, no son confundibles ortográfica ni fonéticamente.

Alegó que los términos “BIO” y “GEN” son de uso común en productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, debido a que existen marcas de diferentes titulares en dicha Clase, que incluyen dichas partículas en su composición; y que, por lo tanto, siguiendo los criterios señalados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, los elementos de uso común entre los signos y marcas que se comparan deben excluirse, pues el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en signos de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, pues se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general.

Indicó que el término “ESTROGEN”, contenido en el signo solicitado "BIOESTROGEN", es evocativo de la palabra “ESTRÓGENO”, que es una hormona sexual esteroidea (derivada del siclo pentanoperhidrofenantreno) del tipo femenino, principalmente, producida por los ovarios y en menores cantidades por las glándulas 6 Número único de radicación: 2012-00331-00 Actora: BIOGÉNESIS BAGÓ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co adrenales; y que el mismo también resulta de uso común para los productos de la citada Clase 5ª.

Indicó que si bien es cierto que el signo cuestionado "BIOESTROGEN" tiene en su composición las sílabas “BIO” y “GEN”, que hacen parte de las marcas opositoras, también lo es el hecho de que la jurisprudencia ha sostenido que los signos y marcas deben compararse en su conjunto, sin incurrir en ningún tipo de disección, máxime si se tiene en cuenta que “BIO” es de uso común y, por lo tanto, inapropiable de manera exclusiva.

Manifestó que el signo y las marcas confrontadas, “BIOESTROGEN” y “BIOGEN”, son ortográficamente diferentes, pues no tienen la misma secuencia vocálica, tampoco un similar número de sílabas; y 7 Número único de radicación: 2012-00331-00 Actora: BIOGÉNESIS BAGÓ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que tampoco son similares desde el punto de vista fonético, habida cuenta que son percibidos de manera muy distinta.

Afirmó que no puede establecerse un riesgo de confusión entre los signos y marcas cuando éstos integran en su composición dos términos de uso común, como lo son “BIO” y “GEN” (con su significado propio); además, teniendo en cuenta que la marca solicitada contiene también la expresión “ESTRO”, que ocupa la parte central del signo. Adujo que si los signos y las marcas que se cotejan están compuestos por términos de uso común, lo que se protege es la especial combinación de las expresiones que hacen parte de los signos, como ocurre en el presente caso, puesto que “BIO” y “GEN” se encuentran combinados con el vocablo “ESTRO”, el cual resulta evocativo de la hormona sexual “ESTRÓGENO”.

Mencionó que lo más importante a tener en cuenta al momento de realizar el cotejo entre el signo y las marcas en controversia es el aspecto conceptual, puesto que el consumidor tendrá claras las diferencias y los conceptos que éstos evocan pues, por un lado, insistió en que el signo cuestionado evoca la hormona sexual del estrógeno; y, por el otro, las marcas previamente registradas hacen alusión a los 8 Número único de radicación: 2012-00331-00 Actora: BIOGÉNESIS BAGÓ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conceptos de vida y secuencia de ADN, que constituye la unidad funcional para la transmisión de caracteres hereditarios (gen).

Que la SIC al expedir la resolución acusada vulneró el artículo 61 de la Constitución Política, toda vez que denegó el registro como marca del signo “BIOESTROGEN” diseccionando el análisis comparativo frente a las marcas previamente registradas que comparten la expresión “BIOGEN”. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora por carecer de apoyo jurídico.

Para el efecto, adujo que el fundamento legal del acto administrativo acusado se ajustaba plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Señaló que el signo y las marcas enfrentados son similarmente confundibles, toda vez que al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, en la medida en que al ser pronunciados el sonido que éstos producen resulta semejante, debido a la coincidencia vocálica y consonántica de los mismos, pues comparten la mayoría de letras en la misma posición. 9 Número único de radicación: 2012-00331-00 Actora: BIOGÉNESIS BAGÓ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adujo que el signo cuestionado “BIOESTROGEN” no cuenta con elementos adicionales que le otorguen la distintividad requerida para diferenciarlo de las marcas previamente registradas que comparten la expresión “BIOGEN”.

II.-2. La sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Señaló que el signo solicitado “BIOESTROGEN” es similarmente confundible con las marcas previamente registradas “BIOGEN”, habida cuenta que cuentan con las mismas vocales, ubicadas en idéntico orden, así como igual sílaba tónica.

Aseguró que existe una identidad en las sílabas “BIO” y “GEN” entre el signo solicitado y las marcas opositoras, compartiendo así las mismas raíces y terminaciones. Mencionó que la adición de la partícula “ESTRO” en el signo solicitado, no es suficiente para diferenciarse de las marcas de su propiedad. Trajo a colación diferentes casos en los que la entidad demandada concluyó que existía riesgo de confusión y/o asociación, los cuales, a 10 Número único de radicación: 2012-00331-00 Actora: BIOGÉNESIS BAGÓ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co su juicio, son antecedentes de suma importancia para tener en cuenta al momento de proferir la sentencia. Alegó que, en este caso, el examen entre las expresiones enfrentadas debe ser más riguroso, por cuanto el signo y las marcas enfrentados buscan proteger productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

II.-3. La sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO – LAFRANCOL S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificado en debida forma4, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20115, el 11 de julio de 2016 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron, la sociedad BIOGÉNESIS BAGÓ S.A., en su calidad de actora del proceso, así como la SIC, en su condición de entidad demandada y las sociedades LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. y LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO – 4 Mediante auto admisorio de 18 de febrero de 2014, visible a folios 63 a 67 del cuaderno físico principal y en concordancia con la constancia de entrega elaborada por la Secretaría de la Sección Primera, obrante a folio 74 a 75, ibidem. 5 En adelante CPACA. 11 Número único de radicación: 2012-00331-00 Actora: BIOGÉNESIS BAGÓ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co LAFRANCOL S.A., como terceros con interés directo en las resultas del proceso.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió como de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 138 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si la Resolución núm. 0024098 de 24 de abril de 2012, mediante la cual la SIC declaró fundada la oposición presentada por la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. y le denegó a la actora el registro como marca del signo nominativo “BIOESTROGEN”, 12 Número único de radicación: 2012-00331-00 Actora: BIOGÉNESIS BAGÓ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo dispuesto en los artículos 134, 135, literal b) y 136, literal a), de la Decisión 486; y 61 de la Constitución Política.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso. Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 13 Número único de radicación: 2012-00331-00 Actora: BIOGÉNESIS BAGÓ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.-1.

La sociedad actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, manifestó que entre el signo solicitado “BIOESTROGEN” y las marcas previamente registradas que incluyen la expresión “BIOGEN” no existen semejanzas susceptibles de generar riesgo de confusión para el público consumidor, máxime si se tiene en cuenta que las partículas “BIO” y “GEN” son de uso común para productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza y, por lo tanto, inapropiables de manera exclusiva.

IV.-2. La SIC reiteró los argumentos expuestos en el escrito de la contestación de la demanda, para lo cual señaló que las marcas y el signo enfrentados son similarmente confundibles, debido a que la expresión cuestionada comparte la mayoría de letras que conforman las marcas previamente registradas, las cuales se encuentran en la misma posición. IV.-3.

En esta etapa procesal, tanto los terceros con interés directo en las resultas del proceso como el Agente del Ministerio Público guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 14 Número único de radicación: 2012-00331-00 Actora: BIOGÉNESIS BAGÓ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó6: “[…] 2.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. […] “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 2.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, 6 Proceso 271-IP-2018. 15 Número único de radicación: 2012-00331-00 Actora: BIOGÉNESIS BAGÓ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 3.

Comparación entre signos denominativos […] 4. Comparación entre signos mixtos y denominativos […] 4.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Las reglas de cotejo de signos denominativos se desarrollaron en el párrafo 3.3 del tema 3 de la presente interpretación prejudicial. […] 5.

Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas […] 16 Número único de radicación: 2012-00331-00 Actora: BIOGÉNESIS BAGÓ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5.3. Los términos de uso común por sí mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva. 5.4.

Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. […] 6. Marcas evocativas […] 6.2. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través del proceso deductivo. […] 6.5.

En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de las denominaciones que conforman los signos en conflicto y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. 4. Conexión entre servicios de la Clasificación Internacional de Niza […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante el acto administrativo acusado, esto es, la Resolución núm. 0024098 de 24 de abril de 2012, denegó el registro como marca del signo nominativo “BIOESTROGEN” a la actora, para 17 Número único de radicación: 2012-00331-00 Actora: BIOGÉNESIS BAGÓ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co amparar productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar que resultaba similarmente confundible con las marcas previamente registradas "BIOGEN", "BIOGEN INMUNOLOGY", "BIOGEN PRODUCTS" y "BIOGENÉRICOS", cuyo titular es la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. A juicio de la demandante, los términos “BIO” y “GEN” son de uso común en productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, debido a que existen marcas de diferentes titulares en dicha Clase, que incluyen tales partículas en su composición; y que el término “ESTROGEN”, contenido en el signo solicitado "BIOESTROGEN" es evocativo de la palabra “ESTRÓGENO”, que es una hormona sexual esteroidea (derivada del siclo pentanoperhidrofenantreno) del tipo femenino, principalmente, producida por los ovarios y en menores cantidades por las glándulas adrenales.

Que, por lo anterior, el signo "BIOESTROGEN" (nominativo) es registrable, pues es perceptible visualmente, además de ser distinto ortográfica, fonética y conceptualmente de las marcas previamente registradas, por lo que no es susceptible de generar riesgo de confusión o asociación con las marcas en controversia, en las que se destaca la expresión "BIOGEN". 18 Número único de radicación: 2012-00331-00 Actora: BIOGÉNESIS BAGÓ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 135, literal b) y 136, literal a), de la Decisión 486 “[…] por ser pertinente […]”, no así la del artículo 1347 ibidem, “[…] debido a que no es materia controvertida el concepto de marca […]”.

Sin embargo, la Sala observa que la actora en su escrito de la demanda, al desarrollar el concepto de violación del artículo 135, literal b), de la Decisión 486, hizo referencia a la ausencia de confundibilidad entre el signo solicitado “BIOESTROGEN” y las marcas previamente registradas “BIOGEN”, mas no a la distintividad intrínseca a la que hace referencia la citada norma.

De acuerdo con lo anterior, la Sala se abstendrá de realizar el estudio de distintividad intrínseca del signo solicitado “BIOESTROGEN”, comoquiera que ello no es objeto de debate y, por lo tanto, se relevará de estudiar el artículo 135, literal b), ibidem. Así las cosas, el texto de la norma aludida es la siguiente: Decisión 486. 7 Comoquiera que dicho artículo no fue interpretado por el Tribunal, la Sala se relevará de realizar su estudio. 19 Número único de radicación: 2012-00331-00 Actora: BIOGÉNESIS BAGÓ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de los signos en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[…] 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Ahora, en este caso, es importante tener en cuenta que los signos cotejados protegen, entre otros, medicamentos o productos 20 Número único de radicación: 2012-00331-00 Actora: BIOGÉNESIS BAGÓ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co farmacéuticos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

La Sala ha precisado en otras oportunidades y de acuerdo con la Interpretación Prejudicial rendida dentro del proceso, que cuando se trate de disputa entre signos que identifican productos farmacéuticos o medicamentos, cuya repercusión, por el riesgo de confusión de signos, afectaría eventualmente la salud y la vida de los consumidores, debe hacer un examen más riguroso sobre la confundibilidad de los signos, porque lo cierto es que en nuestro medio generalmente los productos farmacéuticos que requieren fórmula son expedidos sin ella en cualquier farmacia, debido a que Colombia es un país de “cultura curativa personal”.8 Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y las marcas en conflicto, así: BIOESTROGEN SIGNO NOMINATIVO CUESTIONADO9 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de enero de 2019; expediente identificado con el número único de radicación 2009-00535-00;

M.P. Hernando Sánchez Sánchez (E). 9 Folio 49 del cuaderno principal. 21 Número único de radicación: 2012-00331-00 Actora: BIOGÉNESIS BAGÓ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co BIOGEN BIOGENÉRICOS MARCAS MIXTAS Y NOMINATIVAS PREVIAMENTE REGISTRADAS10 Ahora, como en el presente caso se van a cotejar unas marcas mixtas “BIOGEN”, “BIOGEN INMUNOLOGY” y “BIOGEN PRODUCTS”, como lo son las previamente registradas, con otro signo nominativo, “BIOESTROGEN”, solicitado por la actora, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas mixtas previamente registradas, no así las gráficas que las 10 Folio 49 del cuaderno principal. 22 Número único de radicación: 2012-00331-00 Actora: BIOGÉNESIS BAGÓ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distinguen, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los productos amparados bajo las mismas son solicitados a su expendedor por su denominación y no por la descripción de aquellos.

En ese sentido, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos mixtos: “[…]” i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. 23 Número único de radicación: 2012-00331-00 Actora: BIOGÉNESIS BAGÓ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad, prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos. De una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor; y, de otra, la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas y el signo en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. 24 Número único de radicación: 2012-00331-00 Actora: BIOGÉNESIS BAGÓ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”.

Antes de ello, cabe señalar que el Tribunal ha reiterado que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las expresiones de uso común que forman parte de los signos y marcas farmacéuticas al realizar el examen comparativo de las mismos. Al efecto, se trae a colación la sentencia proferida el 9 de junio de 201111, en la que la Sala dijo lo siguiente: “[…] En consonancia con los anteriores comentarios, la Sala considera que en tratándose de marcas farmacéuticas en 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2011, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, núm. único de radicación 2005-00105-01. 25 Número único de radicación: 2012-00331-00 Actora: BIOGÉNESIS BAGÓ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cuya estructura se emplean prefijos, sufijos, raíces o desinencias que actúan como partículas evocativas de los productos que ellas amparan, (verbigracia, OPTI, DERMA, NEURO, etc.), resulta procedente su registro, siempre y cuando contengan elementos adicionales que contribuyan a su distintividad.

A contrario sensu, no son registrables las marcas farmacéuticas que contengan expresiones de uso común, cuya naturaleza no sea propia de esos productos, en razón de que, como ya se dijo, la jurisprudencia comunitaria exige un mayor rigor en el registro de esas marcas, por estar de por medio la salud pública. […] En ese orden de ideas, las partículas de uso común que forman parte de una marca farmacéutica no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de los signos, ya que en estos casos es importante recalcar que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que lo integra.

Así lo ha precisado la Sala, en sentencias de 27 de abril de 2006 (Exp. 7145, C. P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 11 de mayo de 2006 (Expediente 8429, C. P. MARTHA SOFIA SANZ TOBÓN); 16 de noviembre de 2006 (Exp. 266, C. P. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO); 10 de mayo de 2007 (Exp. 255. C. P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 14 de junio de 2007 (Exp. 231, C. P. MARTHA SOFIA SANZ TOBÓN); 30 de agosto de 2007 (Exp. 185 C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); 13 de septiembre de 2007 (Exp. 349, C. P. RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA); 13 de septiembre de 2007 (Exp. 236 C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); 15 de noviembre de 2007 (Exp. 269 C. P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 24 de enero de 2008 (Exp. 105 C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); y 7 de febrero de 2008 (Exp. 182, C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO), entre otras [ ]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Sin embargo, se debe advertir que si la exclusión de los componentes de esas características llega a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo analizando los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado 26 Número único de radicación: 2012-00331-00 Actora: BIOGÉNESIS BAGÓ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de distintividad de los signos en conflicto, conforme lo señaló el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial, rendida en este proceso, cuando al efecto sostuvo: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los 'signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]”.

Según la actora, los términos “BIO”, “GEN” y “ESTRO” son de uso común para los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, debido a que existen marcas de diferentes titulares en dicha Clase, que incluyen dichas partículas en su composición. En efecto, se encontró que en la página web de la entidad demandada12 figuran las siguientes marcas, que a la fecha de la expedición del acto administrativo acusado se encontraban registradas en la Clase 5ª la 12 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 17 de mayo de 2023, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 27 Número único de radicación: 2012-00331-00 Actora: BIOGÉNESIS BAGÓ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Clasificación Internacional de Niza, que contienen las expresiones “BIO”, “GEN” y “ESTRO”: • “BIO”: MARCA TITULAR BIO-CLEAR (NOMINATIVA) AAREN SCIENTIFIC INC. BIO -LB (NOMINATIVA) LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. BIO -GLO (NOMINATIVA) SOFAR PRODUCTOS LTDA BIO -PLEX (NOMINATIVA) ALLTECH, INC. BIO-FLORA (NOMINATIVA) LABORATORIO MAVER S.A • “GEN”: MARCA TITULAR BIOGENTA (NOMINATIVA) LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A. BACGEN (NOMINATIVA) COLPHAR S.A. CROMOGEN (NOMINATIVA) IVAX LLC BIOGENOMA (NOMINATIVA) BLUEPHARMA COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL REPOGEN (NOMINATIVA) LIBBS FARMACEUTICA LTDA SYGEN (NOMINATIVA) FYFIELD HOLLAND BV • “ESTRO”: MARCA TITULAR 28 Número único de radicación: 2012-00331-00 Actora: BIOGÉNESIS BAGÓ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ESTROMINERAL (NOMINATIVA) ROTTAPHARM S.P.A. ESTROVARIN (NOMINATIVA) LABORATORIOS QUIMICOS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA (LAQUINSA) ESTROLOGIC (NOMINATIVA) WAKUNAGA OF AMERICA CO., LTD.

ESTROSTAR (NOMINATIVA) FAES FARMA COLOMBIA S.A.S GYNESTROL (NOMINATIVA) LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. ESTROGEL (NOMINATIVA) BESINS HEALTHCARE LUXEMBOURG SARL Lo anterior pone de manifiesto que “BIO”, “GEN” y “ESTRO” son expresiones de uso común y débiles respecto de los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Y al tratarse de unas partículas de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, que como son vocablos usuales, pueden ser utilizados por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. Sobre el particular, el Tribunal ha precisado lo siguiente13: “[…] 3.7.

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de 13 Interpretación Prejudicial 318-IP-2019. 29 Número único de radicación: 2012-00331-00 Actora: BIOGÉNESIS BAGÓ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca […]”. (Resaltado fuera de texto) Por lo tanto, el tercero con interés directo en las resultas del proceso, como titular de una marca conformada por elementos de uso común, esto es, “BIO” y “GEN”, no puede impedir la inclusión de dichas partículas o palabra en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general14.

Sobre el particular, la Sala puntualiza que si bien es cierto que, en principio, las expresiones de uso común “BIO”, “ESTRO” y “GEN”, que forman parte de las marcas y el signo cotejados, no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, también lo es que al excluir dichas partículas de uso común se reducen de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, razón por la cual, en este caso, el Juez debe hacer el cotejo analizándolos en su conjunto. 14 Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00023-00, M.P. María Elizabeth García González, que ahora se prohíja. 30 Número único de radicación: 2012-00331-00 Actora: BIOGÉNESIS BAGÓ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas y el signo en conflicto.

Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que el signo y las marcas en conflicto cuentan con diferente extensión, secuencia consonántica y vocálica, pues “BIOESTROGEN” está compuesta por cuatro (4) sílabas (BIO-ES-TRO-GEN), once (11) letras, seis (6) consonantes (B-S-T-R-G-N) y cinco (5) vocales (I-O- E-O-E), mientras que “BIOGEN” se conforma por dos (2) sílabas (BIO-GEN), seis (6) letras, tres (3) consonantes (B-G-N) y tres (3) vocales (I-O-E).

En igual sentido, ocurre con las marcas compuestas y simple, previamente registradas, "BIOGEN INMUNOLOGY", "BIOGEN PRODUCTS" y "BIOGENÉRICOS", en las cuales también se observa distinta extensión, así como diferente secuencia vocálica y consonántica, frente al signo cuestionado, dado que están conformadas, respectivamente, por: 31 Número único de radicación: 2012-00331-00 Actora: BIOGÉNESIS BAGÓ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.- Dos (2) palabras, siete (7) sílabas (BIO-GEN IN-MU-NO-LO-GY), nueve (9) consonantes (B-G-N-N-M-N-L-G-Y) y siete (7) vocales (I-O-E- I-U-O-O-);.- Dos (2) palabras, cuatro (4) sílabas (BIO-GEN PRO-DUCTS), nueve (9) consonantes (B-G-N-P-R-D-C-T-S) y cinco (5) vocales (I-O-E-O-U); y.- Una (1) palabra, cinco (5) sílabas (BIO-GE-NÉ-RI-COS), seis (6) consonantes (B-G-N-R-C-S), una tilde en la letra (É) y seis (6) vocales (I- O-E-É-I-O).

Además, la Sala advierte que si bien es cierto que dichas denominaciones comparten las partículas de uso común “BIO” y “GEN”, las cuales, como se dijo antes, pueden ser utilizadas por cualquier persona para conformar sus marcas, no lo es menos que este vocablo en cada uno del signo y marcas en disputa se encuentra combinada con expresiones diferentes.

En efecto, en la marca previamente registrada “BIOGEN” el vocablo “BIO” se encuentra acompañado del término “GEN”, mientras que en 32 Número único de radicación: 2012-00331-00 Actora: BIOGÉNESIS BAGÓ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el signo cuestionado “BIO” y “GEN” están combinados con la partícula “ESTRO”, lo que permite concluir que no hay similitud ortográfica.

De la misma manera ocurre con las previamente registradas "BIOGEN INMUNOLOGY", "BIOGEN PRODUCTS" y "BIOGENÉRICOS", pues éstas se encuentran combinadas con las partículas “INMUNOLOGY”, “PRODUCTS” y “GENÉRICOS”. Cabe precisar, sobre el particular, que el signo solicitado al estar acompañada de otro vocablo “ESTRO”, genera un signo completamente distintivo, que puede ser registrable; además, dicha expresión le imprime la fuerza distintiva necesaria y contribuye a diferenciarla de las marcas previamente registradas “BIOGEN”, "BIOGEN INMUNOLOGY", "BIOGEN PRODUCTS" y "BIOGENÉRICOS".

En otras palabras, la expresión “ESTRO”, del signo cuestionado, refuerza las diferencias entre el signo y las marcas en disputa y permiten al consumidor vincularla con un origen empresarial determinado, dotándola de mayor distintividad y otorgándole “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora 33 Número único de radicación: 2012-00331-00 Actora: BIOGÉNESIS BAGÓ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que conduzca a identificar el origen empresarial […]”15, lo que incide en que no se genere riesgo confusión o asociación. En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente, debido a que el vocablo “ESTRO”, en el signo solicitado, le imprime una sonoridad distinta al conjunto resultante, más aún cuando la entonación de sus consonantes en cada signo es clara.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: BIOGEN – BIOESTROGEN – BIOGEN – BIOESTROGEN BIOGEN – BIOESTROGEN – BIOGEN – BIOESTROGEN BIOGEN – BIOESTROGEN – BIOGEN – BIOESTROGEN BIOGEN – BIOESTROGEN – BIOGEN – BIOESTROGEN BIOGEN INMUNOLOGY – BIOESTROGEN – BIOGEN INMUNOLOGY – BIOESTROGEN BIOGEN INMUNOLOGY – BIOESTROGEN – BIOGEN INMUNOLOGY – BIOESTROGEN BIOGEN INMUNOLOGY – BIOESTROGEN – BIOGEN INMUNOLOGY – BIOESTROGEN BIOGEN INMUNOLOGY – BIOESTROGEN – BIOGEN INMUNOLOGY – BIOESTROGEN 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020000653501. 34 Número único de radicación: 2012-00331-00 Actora: BIOGÉNESIS BAGÓ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co BIOGEN PRODUCTS – BIOESTROGEN – BIOGEN PRODUCTS – BIOESTROGEN BIOGEN PRODUCTS – BIOESTROGEN – BIOGEN PRODUCTS – BIOESTROGEN BIOGEN PRODUCTS – BIOESTROGEN – BIOGEN PRODUCTS – BIOESTROGEN BIOGEN PRODUCTS – BIOESTROGEN – BIOGEN PRODUCTS – BIOESTROGEN BIOGENÉRICOS– BIOESTROGEN – BIOGENÉRICOS – BIOESTROGEN BIOGENÉRICOS– BIOESTROGEN – BIOGENÉRICOS – BIOESTROGEN BIOGENÉRICOS– BIOESTROGEN – BIOGENÉRICOS – BIOESTROGEN BIOGENÉRICOS– BIOESTROGEN – BIOGENÉRICOS – BIOESTROGEN De lo anterior, se advierte que el hecho de que las marcas cotejadas tengan una distinta extensión, así como diferente número de letras y la inclusión de la expresión “ESTRO” intermedia, hacen que el impacto visual y fonético no sea similar, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de números de sílabas diferentes le aporta una fuerza distintiva especial frente a las marcas previamente registradas, lo que o hace registrable el signo cuestionado, sin que haya lugar a que el consumidor pueda pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación.16 16 Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de abril de 2023, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2014-00410-00. 35 Número único de radicación: 2012-00331-00 Actora: BIOGÉNESIS BAGÓ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Respecto a la similitud ideológica, la Sala estima que el signo y las marcas enfrentados evocan conceptos distintos, en tanto que el signo cuestionado conformado por los términos “BIO” y “ESTROGEN”, los cuales hacen referencia, respectivamente, a la palabra “VIDA” y a la hormona sexual denominada “ESTRÓGENO”, que según el Diccionario de la Real Academia Española, significan: “[…] Fuerza o actividad esencial mediante la que obra el ser que la posee […]”17 y “[…] Hormona segregada principalmente por el ovario y que induce la aparición de los caracteres sexuales secundarios femeninos, como el desarrollo de las mamas o la primera menstruación […]”18.

Por su parte, los vocablos “BIO” y “GEN”, que conforman a las marcas previamente registradas, se definen como: “[…] Significa 'vida' u 'organismo vivo'[…]”19 y “[…] Secuencia de ADN que constituye la unidad funcional para la transmisión de los caracteres hereditarios. […]”20. Sobre el particular, debe puntualizarse que en el cotejo marcario tiene una gran influencia el que el signo y las marcas tengan un contenido 17 https://dle.rae.es/vida?m=form 18 https://dle.rae.es/estr%C3%B3geno?m=form 19 https://dle.rae.es/bio-?m=form 20 https://dle.rae.es/estr%C3%B3geno?m=form 36 Número único de radicación: 2012-00331-00 Actora: BIOGÉNESIS BAGÓ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conceptual distinto y que cuando esto ocurre las semejanzas fonéticas y ortográficas pierden relevancia. Frente a este asunto, se trae a colación la sentencia proferida el 19 de diciembre de 201821, en la que la Sala dijo lo siguiente: “[…] se debe puntualizar que en el cotejo marcario tiene una gran influencia el que las marcas tengan un contenido conceptual distinto y que cuando esto ocurre las semejanzas fonéticas y ortográficas pierden relevancia. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales22: “[…] Otamendi al respecto dice: “En el cotejo marcario tiene una gran influencia el que una de las marcas tenga un contenido conceptual, o ambas si son diferentes.

El público consumidor podrá recordar con mayor facilidad esas marcas y no se dejará llevar por otras similitudes gráficas o auditivas. En términos prácticos esto significará que cuando haya un contenido conceptual se admite generalmente una mayor aproximación en los otros ordenes, gráfico y auditivo. Así cuando se declararon inconfundibles las marcas “Alicura” y “alcurnia” se sostuvo que el contenido conceptual ‘adquiere una significación tal que empalidece las semejanzas que pueden observarse en los planos gráficos y eufónico”.

(“Derecho de Marcas”, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, pág. 190)[…]” (Destacado fuera de texto). Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas opositoras y el signo confrontado, la Sala no advierte similitud 21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de diciembre de 2018, C.P. (E) Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 2013-00066-00.

Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E), núm. único de radicación 2014-00121-00. 22 Interpretación prejudicial núm. 30-IP-95 rendida el 16 de octubre de 1996. 37 Número único de radicación: 2012-00331-00 Actora: BIOGÉNESIS BAGÓ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ortográfica, fonética ni conceptual que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que el signo solicitado cuestionado, “BIOESTROGEN”, es lo suficientemente distintivo y diferente de las previamente registradas.

Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas y el signo cotejados de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican éstos, debido a que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. En este orden de ideas, al poseer el signo solicitado “BIOESTROGEN” la condición de “distintividad” necesaria y no existir entre éste y las marcas previamente registradas semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala considera que en el presente caso no se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, lo que impone declarar la nulidad del acto acusado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 38 Número único de radicación: 2012-00331-00 Actora: BIOGÉNESIS BAGÓ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo acusado, esto es, la Resolución núm. 0024098 de 24 de abril de 2012, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la SIC conceder el registro de la marca nominativa “BIOESTROGEN” para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la actora; y publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

TERCERO: ENVÍESE copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

CUARTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor. 39 Número único de radicación: 2012-00331-00 Actora: BIOGÉNESIS BAGÓ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 26 de mayo de 2023. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.