11001032400020150036500 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., trece (13) de julio de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00365-00 Referencia: Medio de control de nulidad relativa Actor: JAVIER VERDUGO BARÓN TESIS: ENTRE LA MARCA MIXTA CUESTIONADA “MIDIA”, DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO, Y LAS MARCAS MIXTAS PREVIAMENTE REGISTRADAS DEL ACTOR, “SUPERDIA”, NO EXISTEN SEMEJANZAS ORTOGRÁFICAS NI FONÉTICAS SIGNIFICATIVAS.

LA PARTÍCULA “DIA” ES DE USO COMÚN Y, POR LO TANTO, DÉBIL PARA AMPARAR PRODUCTOS Y SERVICIOS EN LAS CLASES 29, 30, 31, 32 Y 35 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por el señor JAVIER VERDUGO BARÓN mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,1 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 59645 de 30 de septiembre de 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00365-00 Actor: JAVIER VERDUGO BARÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2014, "Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario", expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 12272 de 19 de marzo de 2015, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. El actor en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 14 de agosto de 2014, la sociedad COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. -CORBETA S.A.- Y/O ALKOSTO S.A.2 presentó solicitud de registro como marca del signo mixto "MIDIA", para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 293, 304, 315, 2 En adelante Corbeta S.A. 3 El signo fue solicitado para identificar los siguientes productos “[…] extractos de carne; preparaciones para hacer sopa; duraznos y frutas; verduras, hortalizas y legumbres en conserva; verduras, hortalizas y legumbres secas; verduras, hortalizas y legumbres enlatadas […]”. 4 El signo fue solicitado para identificar los siguientes productos “[…] arroz; arroz integral; sucedáneos del arroz; arroz tradicional seco; arroz Premium; azúcar; azúcar blanco; azúcar refinada; azúcar morena; sal; sal de cocina; sal refinada; sal baja en sodio; fideos [pasta para sopa]; espaguetis; macarrones; pastas alimenticias […]”. 5 El signo fue solicitado para identificar los siguientes productos “[…] avena; hierbas aromáticas frescas; lentejas frescas; garbanzos frescos; frijoles frescos; arvejas frescas; alimentos para mascotas; granos y productos agrícolas hortícolas y forestales […]”. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00365-00 Actor: JAVIER VERDUGO BARÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 326 y 357 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas8. 2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial formuló oposición contra tal registro con fundamento en que era similarmente confundible con el nombre comercial y las marcas mixtas "SUPERDIA", previamente registradas a su favor en las clases 29, 30, 31 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 3º: Que mediante la Resolución núm. 59645 de 30 de septiembre de 2014, la Directora de Signos Distintivos declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca mixta "MIDIA", para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 29, 30, 31, 32 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad CORBETA S.A. 4°: Que contra la citada decisión interpuso recurso de apelación siendo resuelto de manera confirmatoria mediante la Resolución núm. 12272 6El signo fue solicitado para identificar los siguientes productos “[…] preparaciones para elaborar bebidas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas sin alcohol, bebidas de frutas […]”. 7 El signo fue solicitado para identificar los siguientes servicios “[…] publicidad, gestión de negocios comerciales, trabajo de oficinas; administración comercial, compra, venta, importaciones, exportaciones, distribución, de abarrotes, alimentos, bebidas, cigarrillos, alimentos para animales, insecticidas, insumos agropecuarios entre otros, especialmente la venta de productos de supermercado, locales comerciales y en especial productos de las clases 3, 5, 16, 21, 29, 30, 31 y 32 de la clasificación internacional de Niza […]”. 8 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00365-00 Actor: JAVIER VERDUGO BARÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de 19 de marzo de 2015, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas vulneró los artículos artículos 135, literal b), 136, literales a), b) y f) y 150 de la Decisión 486; y 13, 61 y 333 de la Constitución Política, por cuanto concedió el registro de la marca objeto de controversia obviando el estudio que exige la normativa andina.

Sostuvo que adquirió los derechos sobre la expresión “SUPERDIA” desde 2009, haciendo uso de ella de manera continua y regular para identificarse como comerciante en el mercado alimenticio hasta la fecha. Adujo que la expresión “MIDIA” no es apta para ser registrada como marca, dadas las semejanzas fonéticas que presenta con el nombre comercial y las marcas “SUPERDIA”; y que, además, evocan el mismo concepto.

Señaló que es evidente la similitud existente entre el nombre comercial y las marcas objeto de conflicto, toda vez que tienen el mismo 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00365-00 Actor: JAVIER VERDUGO BARÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sustantivo, esto es, “DIA”, acompañadas de un adjetivo, lo que denota una semejanza ortográfica que los hace confundibles.

Manifestó que si bien la SIC dentro de la actuación administrativa describió el procedimiento que se debe seguir en el estudio de registrabilidad en materia marcaria y trajo a colación jurisprudencia, el análisis efectuado se circunscribió solamente a conceptos procesales y no a un examen de fondo. Mencionó que la SIC no realizó un análisis comparativo entre los productos y servicios que identifican las marcas “SUPERDIA” y “MIDIA”.

Sostuvo que en el trámite administrativo aportó pruebas que daban cuenta de las operaciones transaccionales de los almacenes identificados con el nombre comercial “SUPERDIA”, en las que se refieren sus fechas y montos, lo cual fue obviado, a su juicio, por la entidad demandada. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00365-00 Actor: JAVIER VERDUGO BARÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.1.

La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal. Mencionó que si bien las expresiones confrontadas comparten la sílaba “DIA”, la marca “MIDIA” también está acompañada del adjetivo posesivo “MI”; asimismo cada una de las palabras que la conforman tienen un color determinado dentro de un fondo ovalado de color rojo y en la parte inferior una denominación con un trazo curvilíneo que se extiende entre las vocales “I”, lo que denota que corresponde a una marca mixta arbitraria.

Sostuvo que las marcas opositoras “SUPERDIA” evocan un contenido conceptual y se encuentran acompañadas de un elemento gráfico particular consistente en la vocal “A”, y un mercando debajo de la denominación, por lo que corresponden a marcas arbitrarias. Aseguró que al realizar el estudio de irregistrabilidad de las marcas enfrentadas, no obstante de compartir parcialmente la estructura gramatical, la expresión solicitada presenta modificaciones como lo es la mutación del adjetivo calificativo “MI”, así como un elemento gráfico que resulta novedoso, por lo que las mismas evocan conceptos distintos, como ocurre con la expresión “SUPERDIA”, que refiere a la 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00365-00 Actor: JAVIER VERDUGO BARÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co idea de un gran momento, por lo que resulta improbable que el público consumidor las relacione, así como el origen empresarial de los productos y servicios que estas amparan debido a su disimilitud conceptual.

II.2. La sociedad CORBETA S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Adujo que si se quisiera realizar el análisis bajo la perspectiva de que las marcas enfrentadas comparten la palabra “DIA”, esta resulta ser de uso común en las clases 29, 30, 31, 32 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza; y que al combinarse con otros elementos gráficos y denominativos, logran conformar conjuntos marcarios distintivos, por lo que el actor debe tolerar el registro de signos que incorporen dicha partícula.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20119, el 12 de marzo de 2018, se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron el señor JAVIER VERDUGO BARÓN, en su calidad de actor del proceso, la sociedad CORBETA S.A., en su calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso, así como la SIC, 9 En adelante CPACA. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00365-00 Actor: JAVIER VERDUGO BARÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en su condición de entidad demandada y el Agente del Ministerio Público.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió en ejercicio del medio de control de nulidad; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las resoluciones núms. 59645 de 30 de septiembre de 2014 y 12272 de 19 de marzo de 2015, mediante las cuales la SIC declaró infundada la oposición presentada por el actor y concedió el registro de la marca “MIDIA” (mixta) a nombre de la sociedad COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. -CORBETA S.A.- Y/O ALKOSTO S.A., tercero 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00365-00 Actor: JAVIER VERDUGO BARÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co con interés directo en las resultas del proceso, para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 29, 30, 31, 32 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo dispuesto en los artículos 135, literal b), 136, literales a), b) y f) y 150 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina; y 13, 61 y 333 de la Constitución Política.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso. Se señaló que una vez finalizada la audiencia, se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00365-00 Actor: JAVIER VERDUGO BARÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1.

El actor reiteró los argumentos expuestos en la demanda e indicó que la marca cuestionada no posee fuera distintiva ni individualidad, por lo que de permitir su coexistencia generaría confusión en el público consumidor quien pensaría que tiene el mismo origen empresarial al de sus marcas y nombre comercial. Aseguró que las expresiones enfrentadas identifican iguales productos y servicios, asimismo, comparten iguales canales de comercialización y medios de publicidad.

IV.-2. La sociedad CORBETA S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, reiteró que el término “DÍA” es de uso común y débil para amparar productos y servicios en las clases 29, 30, 31, 32 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que el actor no puede impedir el registro de expresiones que contengan dicha palabra en sus conjuntos marcarios.

IV.-3. La SIC también reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y, además, precisó que los actos administrativos acusados no adolecen de vicio e irregularidad alguna. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00365-00 Actor: JAVIER VERDUGO BARÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.-4.

En esta etapa procesal, el Agente del Ministerio Público guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó10: “[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. […] es pertinente analizar los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de 10 Proceso 440-IP-2019. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00365-00 Actor: JAVIER VERDUGO BARÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. El nombre comercial. Características y su protección […] 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00365-00 Actor: JAVIER VERDUGO BARÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.3.

El artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como “… cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil”. 3. Comparación entre signos mixtos […] 3.3. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00365-00 Actor: JAVIER VERDUGO BARÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 3.4.

Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado. 4. Comparación entre signos mixtos y denominativos […] 4.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00365-00 Actor: JAVIER VERDUGO BARÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co encuentra en el diccionario.

Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 5.

Palabras de uso común en la conformación de marcas […] 5.2 El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país (…)”. 5.3.

En el marco del literal g) del artículo 135 de la Decisión 486, se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00365-00 Actor: JAVIER VERDUGO BARÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo, para identificar los productos o servicios de que se trate. […] 5.12 En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. […] 6.

Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos […] 6.2. El artículo 150 de la Decisión 486 determina lo siguiente: “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. […] 6.7.

En consecuencia, el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de marcas. Es decir, la oficina nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos. 7.

Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza. […] 7.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00365-00 Actor: JAVIER VERDUGO BARÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. […] 7.7.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 59645 de 30 de septiembre de 2014 y 12272 de 19 de marzo de 2015, concedió el registro de la marca mixta “MIDIA” a la sociedad CORBETA S.A., para amparar los siguientes productos y servicios de las clases 29, 30, 31, 32 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] extractos de carne; preparaciones para hacer sopa; duraznos y frutas; verduras, hortalizas y legumbres en conserva; verduras, hortalizas y legumbres secas; verduras, hortalizas y legumbres enlatadas […]”, “[…] arroz; arroz integral; sucedáneos del arroz; arroz tradicional seco; arroz Premium; azúcar; azúcar blanco; azúcar refinada; azúcar morena; sal; sal de 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00365-00 Actor: JAVIER VERDUGO BARÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cocina; sal refinada; sal baja en sodio; fideos [pasta para sopa]; espaguetis; macarrones; pastas alimenticias […]”, “[…] avena; hierbas aromáticas frescas; lentejas frescas; garbanzos frescos; frijoles frescos; arvejas frescas; alimentos para mascotas; granos y productos agrícolas hortícolas y forestales […]”, “[…] preparaciones para elaborar bebidas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas sin alcohol, bebidas de frutas […]” y “[…] publicidad, gestión de negocios comerciales, trabajo de oficinas; administración comercial, compra, venta, importaciones, exportaciones, distribución, de abarrotes, alimentos, bebidas, cigarrillos, alimentos para animales, insecticidas, insumos agropecuarios entre otros, especialmente la venta de productos de supermercado, locales comerciales y en especial productos de las clases 3, 5, 16, 21, 29, 30, 31 y 32 de la clasificación internacional de Niza […]”.

A juicio del demandante, la expresión cuestionada “MIDIA” no es apta para ser registrada como marca, dadas las semejanzas fonéticas que presenta con el nombre comercial y las marcas previamente registradas “SUPERDIA”; y que, además, evocan el mismo concepto. Señaló que es evidente la similitud existente entre el nombre comercial y las marcas objeto de conflicto, toda vez que tienen el mismo sustantivo, esto es, “DIA”, acompañadas de un adjetivo, lo que denota una semejanza ortográfica que los hace confundibles. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00365-00 Actor: JAVIER VERDUGO BARÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 135 literales b) y g), 136, literales a), b), f), 150, 151, 190, 191, 192 y 19311 de la Decisión 486, “[…] por ser pertinentes […] y […] para tratar el tema de las marcas conformadas por denominaciones de uso común, la irregistrabilidad por confusión entre un signo y un nombre comercial y la conexión entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto […]”.

El texto de las normas aludidas, es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: b) carezcan de distintividad; […] g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los 11 Los artículos 151, 190, 191, 192 y 193, al igual que los literales g) y b) de los artículos 135 y 136, respectivamente, fueron interpretados de oficio por el Tribunal. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00365-00 Actor: JAVIER VERDUGO BARÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; […] f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; […] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial.

Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.

Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.

En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00365-00 Actor: JAVIER VERDUGO BARÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda. Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191[…]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las expresiones en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presenta el nombre comercial y las marcas en conflicto, así: 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00365-00 Actor: JAVIER VERDUGO BARÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MARCA MIXTA CUESTIONADA12 MARCAS MIXTAS PREVIAMENTE REGISTRADAS13 SUPERDIA NOMBRE COMERCIAL PREVIAMENTE DEPOSITADO14 Como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta “MIDIA”, como lo es la cuestionada, con unas marcas mixtas “SUPERDIA”, a nombre del actor, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. 12 Folio 9 del cuaderno físico núm. 1. 13 Folio 9 del cuaderno físico núm. 1. 14 Folio 10 del cuaderno físico núm. 1. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00365-00 Actor: JAVIER VERDUGO BARÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas mixtas cotejadas, no así las gráficas que la acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que las distingue.

Ahora, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00365-00 Actor: JAVIER VERDUGO BARÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.

Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que se consideren probados dos requisitos. De una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor; y, de la otra, la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél. A efecto de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00365-00 Actor: JAVIER VERDUGO BARÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”.

Así pues, la Sala inicialmente se pronunciará frente al argumento expuesto por el tercero con interés directo en las resultas del proceso relacionado con que la palabra “DIA” es de uso común para amparar productos y servicios en las clases 29, 30, 31, 32 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Es del caso señalar que, conforme se indicó en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso núm. 398-IP-2019, el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común. Así, lo expresó: “[…] 4.

Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […] 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00365-00 Actor: JAVIER VERDUGO BARÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.

La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 4.4. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica.

Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 4.8. No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 4.11.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]”.

Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir la marca de tal manera que resultare imposible hacer una comparación 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00365-00 Actor: JAVIER VERDUGO BARÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso se deberá analizar las marcas en su conjunto.

Al efecto, el Tribunal precisó: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Sobre este asunto, la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de una marca con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. En este orden de ideas, se encontró que en la página web de la entidad demandada15 figuran las siguientes marcas, que a la fecha de la 15 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC el 10 de julio de 2023, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00365-00 Actor: JAVIER VERDUGO BARÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co expedición de los actos administrativos acusados se encontraban registradas en las clases 29, 30, 31, 32 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, que contienen la palabra “DIA”16, respectivamente, están son:.- Clase 29: MARCA TITULAR LA ABADIA (Mixta) TECNAS S.A. FLOR HUILA ESTUDIA (Mixta) MOLINOS FLORHUILA S.A. UNOALDIA (Nominativa) INDUSTRIAS NORMANDY S.A. POLLO AL DIA (Mixta) POLLOS AL DIA S.A.S..- Clase 30: MARCA TITULAR 7 DIAS (Nominativa) CORPORATIVO INTERNACIONAL MEXICANOS, S. DE R.L DE C.V. DIAMANTINO (Mixta) OMAR ENRIQUE ROJAS SAAVEDRA LA ABADIA (Mixta) TECNAS S.A. BOMBOLANDIA (nominativa) PATRICIA TORRES PRIMERO.- Clase 31: MARCA TITULAR 16 Se reitera que el tercero con interés directo en las resultas del proceso, en su contestación de demanda, argumentó que dicha palabra era de uso común. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00365-00 Actor: JAVIER VERDUGO BARÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co FLOR HUILA ESTUDIA (Mixta) MOLINOS FLORHUILA S.A. POLLO AL DIA (Mixta) C.A. ESPECIERAS INDIAN INDIAN (Nominativa) TECNAS S.A. PRONACA LINEA DIARIA (nominativa) PRONACA C.A..- Clase 32: MARCA TITULAR GOOOL MUNDIALISTA AGUILA (Mixta) BAVARIA & CIA S.C.A. ECODIA(Mixta) F.P.C. GLOBAL GROUP S.A.S. ENFOCA TU MENTE Y APROVECHA TU DIA (Nominativa) STOKELY-VAN CAMP, INC. SANDIA BAR VENTURES (nominativa) SANDIA VENTURES GROUP S.A.S..- Clase 35: MARCA TITULAR DIA (Mixta) DISTRIBUIDORA INTERNATIONAL ANDINA LTDA. DIA MUNDIAL DEL PANADERO (Mixta) FAMAPAN DEL CARIBE LTDA. DIA CON ENERGIA POSITIVA (Mixta) CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. DIAS R (Nominativa) COMERCIAL ECCSA III S.A. Lo anterior pone de manifiesto que la expresión “DIA” es de uso común y débil, respecto de los productos y servicios de las clases 29, 30, 31, 32 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00365-00 Actor: JAVIER VERDUGO BARÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Y al tratarse de una partícula de uso común no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, que como es un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva.

Sobre el particular, el Tribunal ha precisado lo siguiente17: “[…] 3.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca […]”. (Resaltado fuera de texto) Por lo tanto, el actor como titular de una marca con un elemento de uso común, esto es, “DIA”, no puede impedir la inclusión de dicha partícula o palabra en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general18. 17 Interpretación Prejudicial 318-IP-2019. 18 Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00023-00, C.P. María Elizabeth García González, que ahora se prohíja. 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00365-00 Actor: JAVIER VERDUGO BARÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, se precisa que si bien es cierto que, en principio, la palabra de uso común “DIA”, que forma parte del nombre comercial y las marcas cotejadas, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, dado que no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, también lo es que al excluirlas se reducen las marcas de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizando las expresiones en su conjunto.

Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas. Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que las marcas en conflicto cuentan con diferente extensión, así como distinta raíz y secuencia vocálica y consonántica, pues la marca cuestionada, “MIDIA”, se conforma por una (1) palabra, la raíz “MI”, dos silabas (MI-DIA), cinco (5) letras (M-I-D-I-A), dos consonantes (M-D) y tres (3) vocales (I-I-A), mientras que las previamente registradas “SUPERDIA” están compuestas por una (1) palabra, la raíz “SU”, tres (3) sílabas (SU-PER-DIA), ocho (8) letras (S-U-P-E-R-D- 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00365-00 Actor: JAVIER VERDUGO BARÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I-A), cuatro (4) consonantes (S-P-R-D) y cuatro (4) vocales (U-E-I- A).

En efecto, si bien es cierto que las marcas enfrentadas comparten la partícula de uso común, “DIA”, la cual, como ya se dijo, puede ser utilizada por cualquier persona para formar sus marcas, también lo es que la marca cuestionada a diferencia de las opositoras, está compuesta en su raíz por la partícula “MI”, mientras que las segundas comprenden un prefijo diferente, esto es, la expresión “SU”, acompañado de la partícula “PER”, que al ser combinadas conforman la palabra “SUPER”, lo que genera una marca completamente distintiva (“SUPERDIA”), que hace registrable a la expresión solicitada (“MIDIA”) y permite concluir que no hay similitud ortográfica.

Así las cosas, la marca cuestionada al estar acompañada en su inicio de un adjetivo y prefijo diferente “MI”, genera una expresión completamente distintiva, que puede ser registrable; además, aquella le imprime la fuerza distintiva necesaria y contribuye a diferenciarla de las marcas previamente registradas, “SUPERDIA”. En otras palabras, la partícula “MI” de la marca cuestionada y la palabra “SUPER”, de las marcas previamente registradas refuerzan las diferencias entre las marcas en disputa y permiten al consumidor 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00365-00 Actor: JAVIER VERDUGO BARÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co vincularlas con un origen empresarial determinado dotándolas de mayor distintividad y otorgándoles “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”19, lo que incide en que no se genere riesgo confusión o asociación. En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente, debido a que tanto las raíces “MI” y “SU”, como la partícula “PER”, esta última de las marcas previamente registradas “SUPERDIA”, le imprimen una sonoridad distinta al conjunto resultante, más aún cuando la entonación de sus consonantes en cada marca es clara.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: MIDIA – SUPERDIA – MIDIA – SUPERDIA – MIDIA – SUPERDIA MIDIA – SUPERDIA – MIDIA – SUPERDIA – MIDIA – SUPERDIA MIDIA – SUPERDIA – MIDIA – SUPERDIA – MIDIA – SUPERDIA MIDIA – SUPERDIA – MIDIA – SUPERDIA – MIDIA – SUPERDIA De lo anterior, se advierte que el hecho de que las marcas cotejadas tengan raíces diferentes hacen que el impacto visual y fonético no sea 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020000653501. 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00365-00 Actor: JAVIER VERDUGO BARÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co similar, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de raíces y letras distintas le aportan una fuerza distintiva especial a las marcas, lo que las hace registrables, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación.20 En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala considera que no es posible realizar dicha comparación en la medida que las marcas cotejadas son expresiones de fantasía, por carecer de significado en el lenguaje castellano. Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca cuestionada, “MIDIA”, es lo suficientemente distintiva y diferente de las previamente registradas.

Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, esto es, la prevista en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, es decir, que existan similitudes entre las 20 Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2012-00275-00.

Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E), número único de radicación 2014-00121-00. Reiterado en sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 2011-00061-00. 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00365-00 Actor: JAVIER VERDUGO BARÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas habida cuenta que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. Ahora, en lo concerniente al argumento expuesto por el actor respecto de que la marca cuestionada resulta similarmente confundible con su nombre comercial “SUPERDIA”, la Sala estima que ello resulta irrelevante y que no serán valoradas en esta instancia teniendo en cuenta que éste no es similar a la marca cuestionada y, por ende, no puede causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del señor JAVIER VERDUGO BARÓN o con sus productos y/o servicios.

Así lo señaló la Sala en un caso similar, esto es, en sentencia de 23 de marzo de 201721, en la que expresó: “[…] Tampoco serán valoradas las pruebas del uso del nombre comercial MAC S.A., teniendo en cuenta que este no es similar a las marcas solicitadas cuestionadas y, por ende, no pueden causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa de la actora o con sus productos […]”.

(Destacado fuera de texto). 21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de marzo de 2017, C.P. María Elizabeth García González. número único de radicación 11001-03-24-000-2009- 00481-00. Tal posición fue reiterada por la Sala en sentencia de 11 de junio de 2020, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00183-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00365-00 Actor: JAVIER VERDUGO BARÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por otra parte, el actor alegó que también se vulneró el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486.

Al respecto, el Tribunal en la Interpretación Prejudicial 612-IP-2018, señaló que la prohibición de registro de los signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente a un tercero, se debería tener en cuenta dos supuestos: (i) que la marca solicitada a registro infringiera un derecho de propiedad industrial; y, (ii) que la marca solicitada a registro infringiera un derecho de autor; sin embargo, si existiera consentimiento del titular del derecho del signo distintivo, el mismo se podría registrar.

Frente este asunto, el Tribunal, en la citada Interpretación Prejudicial, indicó lo siguiente: “[…] 2.6. Para que medie el consentimiento señalado como salvedad en esta disposición, este se puede ver reflejado en las distintas formas jurídicas permitidas para la explotación de un derecho de propiedad intelectual, es decir puede haber, entre otros y sin limitar, un contrato de licencia o una autorización expresa, siempre que en estos instrumentos sea clara la voluntad libre y no existan vicios en el consentimiento para el registro de la marca que incorpore un derecho de propiedad industrial. 2.7.

En virtud de lo señalado, se deberá analizar si en el caso en concreto se ha identificado la existencia previa de un elemento u objeto protegido por un derecho de propiedad industrial y si al momento de la solicitud de registro de la marca, existió o no consentimiento del titular del derecho. […]”. 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00365-00 Actor: JAVIER VERDUGO BARÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre el particular, esta Sección en la sentencia de 19 de septiembre de 201322, manifestó lo siguiente: “[…] 5.3.

El análisis de los cargos de la demanda […] 5.3.3.2. La Sala, no obstante, en providencia de 4 de diciembre de 200823, rectificó su jurisprudencia en torno al contenido y alcance del literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en el sentido de precisar que el mismo no es aplicable tratándose de acuerdos relativos a marcas u otros signos distintivos.

Este criterio jurisprudencial, si bien se refiere a los acuerdos de coexistencia de marcas, a juicio de la Sala, es perfectamente aplicable en relación con los acuerdos derivados de la existencia de un grupo empresarial, en virtud de los cuales un miembro del mismo, titular de una marca, autoriza a otro integrante del grupo empresarial para solicitar el registro de esa misma marca, pues frente a una u otra situación, el alcance del mencionado literal es el mismo, esto es, que a su amparo no es posible la solicitud de registros marcarios.

Al respecto en la citada sentencia se dijo lo siguiente: “No obstante que la demanda y los actos acusados se refieren a la similitud de los signos en cuestión; sin embargo, en primer término, debe la Sala referirse al alcance del acuerdo suscrito entre la actora y ARMOUR INTERNATIONAL COMPANY, titular de la marca «DIAL», a la luz de lo dispuesto en el artículo 136, literal f) de la Decisión 486, que es del siguiente tenor: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: […] f) Consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;” El Tribunal Andino ha dicho a este respecto: 22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de septiembre de 2013, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00155-00, M.P. Guillermo Vargas Ayala. 23 Proferida en el proceso con radicado núm. 11001-03-24-000-2003-00142-01, C.P. Dra. María Claudia Rojas Lasso. 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00365-00 Actor: JAVIER VERDUGO BARÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co «Según lo regula el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486, no es registrable el signo “…que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste”.

La citada disposición, en concordancia con el artículo 134 de la misma Decisión, le otorga al titular de una marca, por medio del registro válidamente concedido por la Oficina Nacional Competente, el derecho de uso exclusivo de la misma y, en consecuencia, está legalmente facultado para impedir que terceros no autorizados por él, hagan uso del signo registrado.

Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la Decisión 486, el derecho al uso exclusivo nace sólo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro. La doctrina y la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, han reiterado que no es posible el registro de un signo “cuyo uso en el comercio” afecte al derecho de un tercero; sin embargo, el literal f) del artículo 136, abre la posibilidad a que tales signos puedan acceder al registro, siempre y cuando exista el consentimiento del tercero que se afectaría de accederse a tal registro. […] A la luz de las disposiciones de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cabe hacer las siguientes precisiones: El artículo 136 de dicha Decisión, establece: «No podrán registrase como marcas aquellos signos cuyo uso en el mercado afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] f) Consistan el un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;

(…)»”. (El resaltado es ajeno al texto) Es importante destacar que el texto de la norma contenida en el literal f) es confuso, pues en su sentido literal, pareciera que una persona puede solicitar el registro de una marca ya registrada 39 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00365-00 Actor: JAVIER VERDUGO BARÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co por otra para los mismos o distintos productos, bastando que medie un acuerdo entre las partes.

No obstante, es preciso aplicar la hermenéutica jurídica para interpretar dicha disposición de acuerdo con lo que realmente quiso decir el legislador comunitario. En efecto, debe precisarse que las prohibiciones de registrar como marcas los signos indicados en los literales a), b), c) y d) se refieren precisamente, a que si se registran, se estarían infringiendo derechos de propiedad industrial, más no todos.

Por consiguiente, lo dispuesto en el literal f) debe entenderse y aplicarse sobre los casos no comprendidos en dichos literales, normas que por su carácter especial son preferentes o priman sobre los supuestos de naturaleza general del mencionado literal f). Cuando se dice no todos los derechos de propiedad industrial, es en el sentido de que la Propiedad Industrial abarca otros temas no comprendidos en las normas precedentes como son las nuevas creaciones: patentes de invención, patentes de modelo de utilidad, circuitos integrados y diseños industriales.

Es para estos casos, en que debe darse aplicación a lo dispuesto en el literal f). Interpretar lo contrario, sería aceptar una restricción redundante y, por lo tanto, sobrarían del contexto supralegal las cuatro primeras normas, amén de que se desquebrajaría el sistema marcario al abrir indebidamente una “puerta” que chocaría indudablemente contra el interés general, ya que primaría según tal tesis el interés particular o el interés interpartes, lo cual es absurdo a la luz de la normativa Andina y de nuestro ordenamiento jurídico encabezado por nuestra Constitución Política. […] Ahora bien, al referirse el artículo 136 en su encabezamiento que “No podrán registrarse como marcas…”, significa que la Administración tiene la obligación legal de abstenerse o negar el registro de una marca que incurra en las circunstancias antes descritas (literales a), b), c), d) y demás contempladas en el artículo 136 de la Decisión 486), aún en el caso de que medie el consentimiento del titular del respectivo signo distintivo a través de un acuerdo de coexistencia, ante la ostensible confusión que le generaría al consumidor y a sus competidores.

Se agrega a lo anterior, en los mismos términos en que se ha pronunciado la Sala en la primera de las sentencias citadas en 40 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00365-00 Actor: JAVIER VERDUGO BARÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co estas consideraciones, que el hecho de que dos sociedades formen parte del mismo grupo empresarial no significa que aquellas forman una sola persona jurídica, ni que puedan servirse conjuntamente de los derechos de cada uno. Así mismo, que el hecho de que la sociedad CERVECERIA NACIONAL C.N. S.A. sea titular de un lema comercial u otro signo distintivo previamente registrado, no autoriza a la demandante a obtener el registro del signo que pertenece a un tercero, pues ese hecho configura la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. […]” (Resaltado fuera del texto) De acuerdo con lo anterior, la Sala aclara que en el caso sub examine, los argumentos planteados por el actor hacen referencia a la irregistrabilidad por riesgo de confusión o asociación con otra marca y no a la irregistrabilidad por infracción de otros derechos de propiedad industrial o derechos de autor, que no se encuentren comprendidos en los literales a), b), c) y d), del artículo 136, de la Decisión 486.

En consecuencia, la Sala observa que el cargo estudiado no está llamado a prosperar, máxime si del cotejo marcario realizado en líneas anteriores se concluyó que no se cumplían los requisitos del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 que, de conformidad con la sentencia anteriormente transcrita, es una norma que por su carácter especial es preferente y prima sobre los supuestos de naturaleza general del mencionado literal f)24. 24 Criterio señalado por la Sala en sentencia de 11 de junio de 2020.

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, núm. único de radicación 2011-00061-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 41 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00365-00 Actor: JAVIER VERDUGO BARÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Asimismo, la Sala observa que la SIC no vulneró el artículo 150 de la Decisión 486, teniendo en cuenta que el registro de la marca cuestionada fue otorgado conforme a las normas pertinentes sobre la materia; y que la obligación de la SIC es realizar un examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, de manera autónoma e independiente del análisis efectuado ya sea sobre signos idénticos o similares25, de conformidad con lo dispuesto, precisamente, en el citado artículo 150.

En este orden de ideas, al poseer la marca cuestionada la condición de “distintividad” necesaria y al no existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala concluye que no se violaron las normas invocadas como violadas; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “MIDIA”, para amparar los productos y servicios de las clases 29, 30, 31, 32 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan los actos administrativos acusados, los cuales están acordes con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentaron de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que en cada uno de ellos se adoptó, por lo que tampoco se 25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de junio de 2011, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020040006901. 42 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00365-00 Actor: JAVIER VERDUGO BARÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co evidencia la trasgresión de los artículos 13, 61 y 333 de la Constitución Política.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 43 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00365-00 Actor: JAVIER VERDUGO BARÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 13 de julio de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.