CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., ocho (8) de julio de dos mil veintidós (2022) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00 Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION.

TESIS: - No se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos acusados. La invención no reúne los requisitos de patentabilidad. Las reivindicaciones no cumplen el requisito de claridad, previsto en el artículo 30 de la Decisión 486. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La sociedad BANK OF AMERICA CORPORATION, por conducto de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 19841, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las resoluciones núms. 9251 de 30 de marzo, “Por la cual se niega una patente de invención” y 27249 de 29 de agosto de 2007, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, por medio de las cuales la 1 Código Contencioso Administrativo, derogado por la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo». 2 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00 Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO2 denegó el privilegio de patente de invención a la creación titulada “SOPORTE DE GRABACIÓN Y APARATO PARA EXPLORACIÓN DEL SOPORTE DE GRABACIÓN”.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó ordenar a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO la concesión del privilegio de patente de invención y publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1. Como hechos relevantes, la parte actora expuso los siguientes: 1°.

Manifestó que el 18 de marzo de 2003, presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la SUPERINTENDENCIA la solicitud de patente de invención titulada “SOPORTE DE GRABACIÓN Y APARATO PARA EXPLORACIÓN DEL SOPORTE DE GRABACIÓN”, registrada con el número 03022576. 2°. Indicó que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 517. 2 En adelante, la Superintendencia o la SIC. 3 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00 Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3°.

Mencionó que mediante escrito de 25 de octubre de 2004, solicitó a la SIC que procediera a examinar la patentabilidad de la invención. 4°. Señaló que, mediante Oficio núm. 11132 de 29 de septiembre de 2006, la División de Nuevas Creaciones de la SIC la requirió para que presentara los argumentos pertinentes en relación con el concepto técnico núm. 1514, en respuesta de lo cual allegó escrito de 27 de septiembre de 2006, en el que se refirió a los argumentos técnicos y jurídicos que desvirtuaban la opinión del examinador. 5°.

Expuso que mediante la Resolución núm. 9251 de 30 de marzo de 2007, el Superintendente de Industria y Comercio denegó el privilegio de patente. 6°. Expresó que contra la citada Resolución interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 27249 de 29 de agosto de 2007. I.2. Como fundamentos de derecho la demandante formuló los siguientes cargos de ilegalidad: - Violación de los artículos 29 de la Constitución Política; 35, inciso 1° y 59, inciso 1° del CCA, por falta de motivación seria, adecuada, suficiente y relacionada con la decisión adoptada en los actos acusados. 4 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00 Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Aseveró que los conceptos técnicos 1514 y 416 en los que la SIC basó su decisión no hacen mención a documentos específicos que se refieran a tarjetas de datos con las características definidas en la solicitud denegada, que sirvan de antecedentes para el análisis de los requisitos de patentabilidad.

Adujo que la SUPERINTENDENCIA no estableció ningún documento específico como anterioridad a la invención en cuestión, ni suministró evidencias que demostraran que la solicitud era conocida en el estado de la técnica. Aseguró que la SIC no tuvo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ni las indicaciones del Manual Andino, porque no mencionó ningún documento como anterioridad que afectara la novedad o el nivel inventivo de la invención, por cuanto no demostró con pruebas verdaderas, contundentes y suficientes la existencia de documentos que mencionen tarjetas de datos miniatura que comprendan una banda magnética caracterizada por contener dos pistas, las cuales a su vez comprenden datos codificados a densidades mayores de 82 bits por centímetro y 29 bits por centímetro; así como tampoco demostró que la solución aportada con la invención hubiese sido obvia. 5 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00 Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - Violación de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al no conceder el privilegio de patente a una invención que cumple con los requisitos de novedad, altura inventiva y aplicación industrial, a partir de una interpretación errónea de la normativa comunitaria.

Explicó que la SIC, en las resoluciones acusadas, efectuó una errada interpretación del artículo 14 de la Decisión 486, cuando sostuvo que “ni la Decisión ni su Reglamento establecen específicamente cómo se deben definir los conceptos de producto y procedimiento, por lo que la Oficina ha acudido a la Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes para darle algún entendimiento a los mismos.

En dicho documento guía se especifica, al igual que en la Decisión 486, que existen dos tipos de reivindicaciones: de producto y de procedimiento, siendo las reivindicaciones de producto las que define el objeto que se desea proteger mediante características estructurales o de función”. Reprochó la citada interpretación, habida consideración que no existe ninguna norma que consolide la Guía sobre el Examen de las Solicitudes de Patente como un requisito adicional a los establecidos en el artículo 14 de la Decisión 486, de ahí que no sea procedente denegar la solicitud de patente, alegando que no es posible combinar características estructurales con características funcionales de un producto. 6 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00 Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Precisó que el párrafo 57 de la citada Guía dice que las reivindicaciones, según su objeto, pueden ser de producto o de procedimiento, pero de dicho párrafo no se puede deducir, como lo pretende la demandada, que las reivindicaciones de una patente deban contener una sola clase de características. - Violación de los artículos 30 y 45 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que no es posible denegar una solicitud de patente por falta de claridad, como lo sostuvo la Oficina Nacional.

Indicó que según el artículo 30 de la Decisión 486, las reivindicaciones deben ser claras, concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción, aspectos que se cumplieron a cabalidad en la invención solicitada, pues si bien es cierto la descripción que tuvo en cuenta el examinador, contenida en el folio 5 de la solicitud, “no se encuentra claramente definida”, también lo es que las reivindicaciones sí fueron explicadas de manera precisa, razón por la cual la supuesta “falta de claridad” no podía servir de argumento a la SIC para no conceder la patente.

Expuso que de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 27 del capítulo reivindicatorio, la solicitud buscaba proteger una tarjeta de datos que comprende una primera cara, una segunda cara y un medio de almacenamiento de información, cuyas medidas son menores a 4.79 7 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00 Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co por 8.57, y que aporta al campo técnico de las tarjetas de datos una nueva manera de lograr que aquellas sean reducidas sin que pierdan sus características de almacenamiento de información. Sostuvo que el objeto de la invención presenta ventajas significativas frente al estado de la técnica, cuyo resultado no era obvio para una persona versada en la materia al momento de la presentación de la solicitud.

Añadió que la postura de la SUPERINTENDENCIA desconoció el artículo 45 de la Decisión 486, por falta de aplicación, pues de considerar que la solicitud de patentabilidad no era clara o no reunía los requisitos legales, debió requerir a la peticionaria, a fin de que respondiera a los respectivos requerimientos, “cuantas veces sea necesario”. - Violación de los artículos 35, inciso 2° y 59, inciso 2° del CCA, por cuanto la Oficina Nacional no resolvió todas las cuestiones que le fueron planteadas en la respuesta a las objeciones y en el recurso de reposición interpuesto contra el acto que denegó la solicitud de patente, pues se abstuvo de pronunciarse respecto del argumento relativo a que la información suministrada por la interesada era suficiente para efectuar el examen de patentabilidad y a que el examinador no aportó evidencia de la existencia en el estado de la 8 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00 Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co técnica de documentos que divulguen una tarjeta con características similares a las de la invención denegada.

II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del proceso ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. El apoderado3 de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO4 se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, para lo cual expuso los siguientes argumentos: Señaló que de acuerdo con el capítulo III del Manual Andino de Patentes, el procedimiento legalmente establecido para calificar una solicitud de patente consiste en determinar si el pliego cumple o no lo dispuesto por los artículos 14 y 30 de la Decisión 486 y si se configuran o no excepciones a la patentabilidad; y que una vez precisado ello, el examinador procede a calificar la respectiva solicitud. 3 RAMÓN FRANCISCO CÁRDENAS RAMÍREZ. 4 Cfr. Folios 143 a 179. 9 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00 Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que la solicitud de la patente debe cumplir con unos requisitos de forma y de fondo y sus reivindicaciones deben ajustarse a la estructura de preámbulo y parte caracterizante, entendiendo el primero como el conjunto de características de la invención cuya combinación se conoce; y la segunda como las características propias de la invención que la distinguen del estado de la técnica, aspectos que no fueron incluidos en la invención denegada.

Que, asimismo, existen reivindicaciones independientes y dependientes, las primeras deben definir la invención mediante características técnicas y las segundas sirven para aclarar o delimitar alguna característica incluida en las primeras. Que, en el caso de la patente en estudio, la reivindicación 1 se refiere a formas geométricas que no son características técnicas que definan el problema técnico de almacenamiento de datos, como se extrae de la reivindicación independiente, cuando señala: “una tarjeta de datos caracterizada porque comprende una primera cara y una segunda cara y un medio de almacenamiento de información donde dicha tarjeta tiene dimensiones que son menores de 4,79 cm por 8,57 cm”.

Que las reivindicaciones de la invención no se ajustan al artículo 30 de la Decisión 486, puesto que las tarjetas de datos de forma rectangular con una primera y una segunda cara se conocen desde los años 70’s; 10 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00 Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y las que tienen un medio de almacenamiento de información (banda magnética) se conocen desde inicios de los 80’s. Que la reivindicación independiente no define el problema de almacenamiento de datos que ahora arguye la demandante, sino que señala las dimensiones de la tarjeta, las que no se diferencian del estado del arte, teniendo en cuenta que constituye solo una modificación de proporción que al momento de radicación de la prioridad reconocida estaba al alcance de un técnico en el arte.

Que en el examen de patentabilidad no es necesario que las objeciones se respalden en documentos, como lo entiende la actora, pues es suficiente con “los conocimientos y experiencias del examinador”. Que “la interesada no sabe a que se refieren los requisitos del artículo 30 o no los entiende o las dos cosas (…); no queda claro por quién nos toma la memorialista (…); por nuestra experiencia sabemos que si se hace un segundo requerimiento el problema no se soluciona porque siempre se hace lo mismo (…); el examinador es quien conoce la materia (…) y quien estima y decide si se notifica una segunda o incluso una tercera vez (…) esa es una potestad de la oficina que no podemos ni vamos a cederle a nadie por ningún motivo;

(…) es evidente que quien represente a un solicitante conoce la norma, los procedimientos y las jurisprudencias dictadas (…) por lo que jugar al tonto y tratar aparecer (SIC) como quien no entendió o no sabe a qué se refiere una 11 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00 Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co objeción (…) no son razones que controviertan (…); el examinador muy respetuosamente se permite sugerir al honorable Consejo de Estado que en la providencia resolutoria establezca para quienes litigan en patentes que sean sometidos a un examen en esos temas y se les otorgue una licencia (…), pues resulta casi imposible tratar de hacer entender el contenido de un traslado a un representante que desconoce estos temas, (…) pues no está en capacidad de comprender (…)5.

Por último, el apoderado de la SIC se refiere a una actuación administrativa que no corresponde al presente proceso6. III.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, señaló que7: “[…] 1.

Concepto de invención y requisitos de patentabilidad 1.1. En el proceso interno, la SIC consideró que la patente de invención «SOPORTE DE GRABACIÓN Y APARATO PARA LA EXPLORACIÓN DEL SOPORTE DE GRABACIÓN» solicitada por BANK OF AMERICA CORPORATION no cumplía con los requisitos de patentabilidad necesarios para su otorgamiento; por lo tanto, se procede al análisis e interpretación del artículo 14 de la Decisión 486, que establece: 5 Cfr. Folios 154, 157, 158, 159 y 160 del cuaderno núm. 1. 6 Cfr. Folios 162 a 179. 7 Proceso 650-IP-2018 12 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00 Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co «Artículo 14.

Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. (…) La novedad En el proceso interno, la SIC denegó el privilegio de la patente «SOPORTE DE GRABACIÓN Y APARATO PARA LA EXPLORACIÓN DEL SOPORTE DE GRABACIÓN» solicitada por BANK OF AMERICA CORPORATION, entre otros, por falta de novedad (…).

Sobre este requisito la doctrina ha señalado que “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”. (…) El nivel inventivo y el estado de la técnica En el presente caso, la patente «SOPORTE DE GRABACIÓN Y APARATO PARA LA EXPLORACIÓN DEL SOPORTE DE GRABACIÓN» solicitada por BANK OF AMERICA CORPORATION fue denegada por la SIC, entre otros, por no haber cumplido específicamente con el requisito de nivel inventivo.

En ese sentido se desarrollará dicho concepto a fin de conocer los alcances de este requisito. En relación con este requisito, el Artículo 18 de la Decisión 486 establece lo siguiente: «Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.» Conforme se desprende de esta disposición normativa, el requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate; es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando para un experto medio en el asunto de que se trate, se necesite algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella; es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica. 13 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00 Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Para determinar el nivel inventivo de una solicitud de patente de invención el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina señala los siguientes criterios: a) El nivel inventivo implica un proceso creativo, por lo que la materia técnica de la invención reivindicada cuya protección se pretende no debe derivar del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de la presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida. b) El examinador debe determinar si la invención reivindicada es inventiva o no; no hay respuestas intermedias.

La existencia o inexistencia de alguna ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no el nivel inventivo. c) El examinador al efectuar el análisis debe evitar cualquier tipo de subjetividad y no basarse en sus propias apreciaciones personales. En tal sentido, el examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo, considerando las diferencias entre la invención definida por las reivindicaciones y el estado de la técnica más cercano. d) Si se ha determinado que la solicitud de patente de invención no cumple con el requisito de novedad, ya no será necesario evaluar el nivel inventivo, debido a que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica. e) En la mayoría de los casos, el estado de la técnica más cercano al que debe recurrir el examinador para evaluar el nivel inventivo, se encuentra en el mismo campo de la invención reivindicada o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante.

Cabe precisar que el Manual antes citado, establece que para determinar si la invención reivindicada deriva de manera evidente del estado de la técnica, se debe recurrir en lo posible al método problema - solución, el cual contempla las siguientes etapas: (i) Identificación del estado de la técnica más cercano: En esta etapa el examinador debe plantearse la siguiente pregunta: ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? (ii) Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad: Las diferencias, en términos de características técnicas, que advierta el examinador entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano constituye la solución al problema técnico que plantea la invención. (iii) Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano: 14 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00 Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - Para definir el problema técnico no se debe incluir elementos de la solución, porque ello determinaría que la solución sea evidente. - En determinadas circunstancias, el problema técnico deberá ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda de anterioridades, debido a que el estado de la técnica del cual partió el solicitante puede ser diferente al estado de la técnica más cercano utilizado por el examinador para evaluar el nivel inventivo. «(…) La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).

Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos (…)» - La búsqueda de información y lo documentos técnicos considerados como antecedentes que se efectúa debe ser a posteriori, tomando como referencia la misma invención. Ello implica que el examinador deberá hacer el esfuerzo intelectual de ponerse en el lugar que tuvo el técnico con conocimientos técnicos en la materia en un momento en que la invención no era conocida; es decir, antes del desarrollo de la invención. - La invención debe ser considerada en su conjunto.

Tratándose de una combinación de elementos, no se puede alegar que cada uno es obvio de manera aislada, pues la invención reivindicada puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. «(…) La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características (…)». - « (…) Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado.

Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de Ay B, no habrá nivel inventivo características (…)» - En tal sentido, el examinador debe plantearse las siguientes las siguientes preguntas:  ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?;  ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica?; y  ¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo. 15 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00 Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia.

Esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la solicitante de la patente. 4. Las reivindicaciones y el análisis de la patentabilidad.

El requisito de claridad y concisión 4.1. En el presente proceso, la SIC señaló que las reivindicaciones realizadas a la solicitud presentada por Bank of America Corporation sobre el privilegio de la patente "SOPORTE DE GRABACIÓN Y APARATO PARA LA EXPLORACIÓN DEL SOPORTE DE GRABACIÓN" no habrían cumplido con el requisito de claridad y concisión, conforme lo dispuesto en el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En tal virtud, es pertinente analizar este tema. 4.2. Lo primero que se advierte es que las reivindicaciones son fundamentales para el análisis de la patentabilidad. Para que cumplan su papel deben ser claras y concisas y, además, deben estar soportadas por la descripción (Artículo 30 de la Decisión 486), que en últimas sirve como parámetro interpretativo de aquellas.

Además, es importante resaltar que la descripción puede estar compuesta por dibujos, ejemplos, estructuras químicas, etc. Lo anterior, ciertamente impone sobre el examinador la carga de realizar un examen de patentabilidad de manera integral y sistemática. (…) 4.4. De esta manera las reivindicaciones contienen la tecnología a ser protegida por lo tanto '( )deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos ( ) Pero ( ) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada'.

(…) 16 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00 Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.6. La claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para poder entender e interpretar una reivindicación. Se ha dicho que "definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible, pero para que quede claro, la descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la generalización del término". 4.7.

Por este requisito fundamental, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas. 4.8. En el caso de que no se observen nítidamente las características técnicas o sean demasiado generales que no permita determinar su alcance a través de la descripción y sus complementos (dibujos) no estarían cumpliendo con el requisito de claridad. 4.9.

En relación al tema, el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, establece: «Las reivindicaciones son la parte más importante de la solicitud, pues definen la invención a proteger y delimitan el alcance de esa protección (Artículo 51).

Es fundamental que sean claras y concisas (Artículo 30), para que: 1. Se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad; y 2. Puedan determinar sin ambigüedad hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente. El requisito de claridad y concisión se aplica a cara reivindicaciones individualmente consideradas, así como al conjunto de todas». 4.10.

Como las reivindicaciones delimitan el alcance de la tecnología y definen la invención a proteger, estas deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin. La oficina de patentes debe analizar la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto 17 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00 Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co patentable, y además para que se pueda hacer un adecuado análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo. 5.

El trámite de solicitud de patentes en la Decisión 486. El examen de forma. El examen de patentabilidad 5.1. Dado que en el proceso interno se discute si la SIC cumplió o no con lo establecido en el Artículo 45 de la Decisión 486; presuntamente, por no haber realizado otro examen de patentabilidad basado en las nuevas reivindicaciones presentadas por Bank of America Corporation, este Tribunal considera pertinente desarrollar el presente tema.

El examen de forma 5.2. De conformidad con el Artículo 38 de la Decisión 486, para obtener una patente es necesario presentar una solicitud. Una vez que dicha solicitud es admitida a trámite, la oficina nacional competente la examinará dentro de los treinta días siguientes contados a partir de la fecha de presentación para determinar si cumple con los requisitos formales. 5.3.

La solicitud y el petitorio de una patente deben estar acompañadas de los documentos señalados en los Artículos 26 y 27 de la Decisión 486, según corresponda. Además, deberán consignarse aquellos requisitos que de acuerdo con el caso concreto sean necesarios y que establezca la legislación interna del respectivo país miembro. 5.4.

El Artículo 39 de la Decisión 486 establece lo siguiente: "Artículo 39.- Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad.

Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud." (Énfasis agregado) 5.5. En esta etapa, la oficina nacional competente está en la obligación de comunicarle al solicitante los defectos en su presentación o la falta de cumplimiento de alguno de los requisitos previstos en los Artículos 26 y 27 de la Decisión 486, 18 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00 Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co para que proceda a subsanarlos o completarlos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de la notificación. Dicho plazo puede ser prorrogado por un periodo igual, a petición del solicitante.

Es así como, la solicitud de prórroga debe ser comunicada debidamente a la oficina nacional competente, a fin de que surta efectos. 5.6. Si a la expiración del término señalado el solicitante no completa o subsana los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación 21. 5.7. Una vez concluido el examen de forma, la oficina nacional competente podrá ordenar la publicación de la solicitud de la patente.

Es importante destacar que la etapa del examen de forma una vez concluida no se vuelve a abrir, la misma fenece dentro del trámite para la obtención de la patente. Examen de Patentabilidad 5.8. La norma andina prevé que dentro del plazo de seis meses siguientes a la publicación de la solicitud de la patente (se hubieren presentado oposiciones o no) el solicitante deberá pedir a la oficina nacional competente que se realice el examen de patentabilidad so pena de caer en abandono la solicitud (Artículo 44). 5.7.

Una vez concluido el examen de forma, la oficina nacional competente podrá ordenar la publicación de la solicitud de la patente. Es importante destacar que la etapa del examen de forma una vez concluida no se vuelve a abrir, la misma fenece dentro del trámite para la obtención de la patente. Examen de Patentabilidad 5.8. La norma andina prevé que dentro del plazo de seis meses siguientes a la publicación de la solicitud de la patente (se hubieren presentado oposiciones o no) el solicitante deberá pedir a la oficina nacional competente que se realice el examen de patentabilidad so pena de caer en abandono la solicitud (Artículo 44). 5.9.

El Artículo 45 de la Decisión 486 establece que la oficina nacional competente deberá realizar el examen de patentabilidad y si encontrare que la solicitud no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la citada Decisión andina para la concesión de la patente, lo deberá notificar al solicitante. 5.10.

Una vez realizada la notificación, el solicitante deberá responder dentro los siguientes sesenta días contados a partir de la fecha de notificación, pudiendo este plazo ser prorrogable 19 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00 Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co por un periodo igual y por una sola vez a solicitud del interesado. 5.11.

A efectos de realizar el examen de patentabilidad, la norma andina prevé la posibilidad de que el examinador pueda solicitar información adicional en este contexto los Artículos 45 y 46 plantean dos supuestos que se explican a continuación: 5.12. El supuesto que se prevé en el Artículo 45 es muy diferente del previsto en el Artículo 46 Con la notificación inicial prevista en el Artículo 45, que es obligatoria, se busca que el solicitante en base a su derecho de contradicción pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes, siendo potestativo notificar al solicitante dos o más veces "Cuando la oficina nacional competente estimare que ello es necesario para el examen de patentabilidad" (segunda parte del artículo 45). […]”.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1. La parte actora reiteró los argumentos de la demanda y agregó que la SUPERINTENDENCIA denegó de forma arbitraria la solicitud, dado que no indicó documento consolidado en el estado del arte que afectara los requisitos de patentabilidad. Resaltó que de las declaraciones realizadas por la perito en la experticia rendida en el proceso, se puede concluir que la solicitud es clara para un experto en la materia, implica novedad en el estado del arte y cuenta con nivel inventivo, además permite un mejor funcionamiento frente a las tarjetas de tamaño convencional.

IV.2. La SUPERINTENDENCIA reiteró los argumentos de defensa expuestos en la contestación de la demanda. 20 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00 Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.3. Dentro de la etapa procesal correspondiente, el Agente del Ministerio Público guardó silencio.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1. Problema jurídico El asunto por dilucidar se centra en establecer la legalidad de las resoluciones núms. 9251 de 30 de marzo y 27249 de 29 de agosto de 2007, por medio de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO denegó el privilegio de patente de invención a la creación titulada “SOPORTE DE GRABACIÓN Y APARATO PARA EXPLORACIÓN DEL SOPORTE DE GRABACIÓN”.

V.2. Los actos acusados - Resolución núm. 9251 de 30 de marzo de 2007 “[…] EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 4, numeral 5 del Decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 18 de marzo de 2003, bajo el número 03022576, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "TARJETA DE DATOS MINIATURA", que correspondía a la solicitud internacional número PCT/US02/01284.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se 21 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00 Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no cumple con los requisitos establecidos, específicamente, que no se cumplía con el requisito de claridad de invención que establece la normativa andina. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 9 de febrero de 2007, atendió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Así mismo, allegó nuevo capítulo reivindicatorio, el cual, cumple con lo dispuesto en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que el artículo 45 de la Decisión 486 establece que “si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales".

La misma disposición establece, que "si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente" (subrayado el Despacho).

SEXTO: Que, en el presente caso, no obstante la respuesta del interesado a la notificación de fondo, subsisten los impedimentos para la concesión, de acuerdo con las siguientes consideraciones. 1. Objeto de la invención Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar una tarjeta de datos de tamaño reducido en comparación con las tarjetas convencionales.

De otra parte, el pliego reivindica: una tarjeta de datos, relacionada en las reivindicaciones 1 a 27. 2. Sobre el nuevo capítulo reivindicatorio 2.1 Claridad de las reivindicaciones El artículo 30 de la citada Decisión indica que: "las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción". 22 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00 Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Las reivindicaciones calificadas son indefinidas, porque no permiten establecer cuál es el aporte del solicitante al estado de la técnica; además, no definen una solución técnica a un problema técnico, sino que relacionan unas posiciones y dimensiones, que no son características técnicas que definan una patente.

(Subrayado es del texto original) Las reivindicaciones 1 a 4, 7, 8, 19 y 26 contienen decimales no expresados en el sistema internacional de medidas. Las reivindicaciones 11 a 18 y 20 a 24 se salen del ámbito de la solicitud, porque no aclaran o delimitan una característica técnica de estructura o función entre los componentes del objeto, incluida en la independiente, sino que se desvían a características no mencionadas en ella como la densidad en que se graban los datos, a la forma en que se graban los datos, al porcentaje del material usado en la fabricación, a la presencia / ausencia de letras grabadas, etc.

Las reivindicaciones 3, 25, 27; 7 y 26, respectivamente, como mínimo son equivalentes entre sí, lo cual, afecta la concisión del pliego. Por los motivos anteriores, las reivindicaciones calificadas, básicamente no cumplen las disposiciones del artículo 30 de la misma normativa. 2.2. Reivindicaciones de producto y de procedimiento El artículo 14 de la Decisión 486 establece que: "Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento ( ) industrial".

Sin embargo, como la normativa andina no establece la forma como se debe definir cada una de las categorías de reivindicaciones establecidas, la Oficina, en la práctica común, ha acudido a la Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes, la cual fue publicada por la OMPI en 1982, con el fin de ayudar a los examinadores de las oficinas nacionales en sus estudios.

Precisamente, en el párrafo 57 (de dicha guía) se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de producto y de procedimiento (método). Adicionalmente, el citado párrafo indica que las reivindicaciones de producto deben definir, el objeto que se desea proteger, mediante las características estructurales ó de función. (Subrayado es del texto original) Al estudiar el pliego anexo salta a la vista que este incluye mezclas de características no permitidas, como se evidencia de su redacción: “10. una tarjeta para almacenar datos ". 23 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00 Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “22. una tarjeta para mejorar la forma de agarre ".

En lo anterior, es evidente que la parte no subrayada son características estructurales, y la subrayada, características de uso. 3. Respuesta del solicitante Sobre los comentarios del solicitante a la notificación de fondo, conviene realizar las siguientes consideraciones: ● En primer término, y tal como se advirtió en el oficio trasladado al solicitante, el pliego calificado, a primera vista, no cumple los artículos 16 ni 18 de la Decisión, porque la tarjeta reivindicada se diferencia del estado del arte (ver páginas 1 a 5), tan solo en el tamaño, característica que no define una solución técnica a un problema técnico, sino que solo es una modificación de proporción, que al momento de radicación de la prioridad reconocida, estaba al alcance de un técnico en el arte.

(Subrayado es del texto original) Es bien sabido por dicho técnico en el arte que las tarjetas de datos de forma rectangular con una primera y una segunda caras (SIC) se conocen desde los años 70s, que las tarjetas que tienen un medio de almacenamiento de información (banda magnética) se conocen desde inicios de los 80s, las cuales, además, presentan una superficie con dimensiones de 8,5 cm por 5,5 cm prácticamente igual a la reivindicada en 1 y cuya banda magnética tiene una dimensión igual a la mayor.

Disminuir las dimensiones anteriores, aún a la mitad, a la fecha de radicación de la prioridad reconocida, no representa una solución técnica a un problema técnico sino solo es un cambio de proporción que no otorga, absolutamente, ninguna ventaja. ● Sobre el nuevo pliego se aceptó y calificó, sin embargo, dichas reivindicaciones no cumplen los requisitos de claridad por las razones expuestas en el punto 2 precedente. ● Con relación a que, "las nuevas reivindicaciones son el resultado de separar en unas reivindicaciones las características estructurales y en otras funcionales… una independencia seguida de múltiples reivindicaciones dependientes son claras es posible diferenciarla tamaño superior página 29 del Manual Andino cualquier persona incluso no versada en la materia puede determinar sin ambigüedad la esencia de la invención es el software desarrollado por el solicitante tal característica es precisa en las reivindicaciones 11 a 14 característica relevante Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00 Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tamaño reducido un problema técnico de almacenamiento de datos tamaño", (subrayados y resaltados fuera del texto), este Despacho puntualiza que esos comentarios no tienen sustento y son contradictorios por los siguientes motivos: a) En el ámbito de las patentes bien se sabe que la esencia de las reivindicaciones consiste en definir la invención, con lo cual se fija la extensión de la patente y se hace posible delimitar su límite respecto del estado de la técnica, además, una reivindicación independiente debe definir la invención mediante características técnicas, lo cual concuerda con la parte transcrita del Manual Andino, que no aparece en la página 28 como se afirma en la respuesta sino en la 35, segunda parte del numeral 4.1, del citado Manual.

Ahora bien, de acuerdo a la práctica común seguida por la Oficina, conocida ampliamente en el campo de las patentes, es corriente subdividir las reivindicaciones en dos partes, preámbulo y parte caracterizante; la primera contiene el conjunto de características de la invención cuya combinación se conoce, por decirlo así, es el “género” al que pertenece la invención y la segunda parte (caracterizante) debe mencionar la(s) característica(s) propia(s) de la invención (creadas por el inventor) que la distinguen del estado de la técnica, por decirlo así, es la “especie” de la invención. Asimismo, se conoce que las dependientes son para aclarar o delimitar alguna característica incluida en una independiente.

(Subrayado y negrillas son del texto original) A la luz de lo anterior, queda claro que las características relacionadas en la reivindicación 1 se refieren a formas geométricas que no son características técnicas que definan el supuesto problema técnico de almacenamiento de datos, que ahora arguye, como se puede constatar con la independiente que, textualmente, dice: "una tarjeta de datos caracterizada porque comprende una primera cara y una segunda cara y un medio de almacenamiento de información donde dicha tarjeta tiene dimensiones que son menores de 4,79 cm por 8,57 cm".

(Subrayado es del texto original) Adicionalmente, como se señaló, las tarjetas de datos de forma rectangular con una primera y una segunda caras se conocen desde los años 70s y las que tienen un medio de almacenamiento de información (banda magnética) se conocen desde inicios de los 80s, motivos por los que el "caracterizado por” no fue colocado de forma tal que se apreciara(n) la(s) característica(s) propia(s) de la invención (creadas por el inventor), por lo tanto, la solicitud no incluye ni una reivindicación que cumpla lo dispuesto por el artículo 30. b) No se sabe en que se fundamenta la solicitante para suponer y afirmar que " las nuevas reivindicaciones el resultado de separar reivindicaciones por las características estructurales y en otras… funcionales ", ni explica por qué debe ser así. 25 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00 Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co c) La solicitante afirma que, “ la esencia de la invención es el software desarrollado por el solicitante tal característica es precisa en las reivindicaciones 11 a 14 ", lo cual de un lado, es una característica no incluida en la reivindicación 1, motivo por el cual se salen del ámbito de la solicitud, como se explicó antes en el punto 2 y, de otro lado, esas reivindicaciones se encuentran incursas en lo dispuesto por el artículo 15 e).

El citado comentario, además, resulta contradictorio con lo que la respuesta afirma en, " ha limitado cuya característica relevante tamaño reducido solución técnica a un problema técnico de almacenamiento de datos tamaño", porque de una parte, no eliminaron las reivindicaciones 11 a 14 cómo debería haberse hecho sino que las dejaron, probablemente, con fundamento en la suposición de haber "separado" en unas reivindicaciones las características estructurales y en otras funcionales.

(Subrayado y negrillas son del texto original) De otra parte, la reivindicación independiente no define el problema de almacenamiento de datos, que ahora arguye el solicitante el problema que resuelve, sino que la independiente señala que son las dimensiones de la tarjeta de 4,79 cm por 8,57 cm, por demás, iguales a las de las tarjetas convencionales, como ya se explicó, donde la diferencia entre las tarjetas conocidas en general o convencionales y la reivindicada, es de fracciones de mm, como cualquier persona, incluso no versada en la materia, puede determinar fácilmente. ● En la respuesta se asevera que: "como respuesta a las objeciones el solicitante establece que el nuevo capítulo características estructurales de uso de dicho producto.

"Además, dicho capítulo reivindicatorio hace referencia a que la tarjeta no se diferencia por el tamaño y la posición de la banda consta de una capacidad de almacenamiento chip de computador retirar las objeciones". (Subrayado es del texto original) Para desvirtuar tales suposiciones, de un lado, basta reiterar lo que ya se explicó en detalle.

De otro lado, en el numeral 5.2 del Oficio trasladado se sostuvo y aquí se reitera que lo reivindicado, a primera vista, no cumple los artículos 16 ni 18 de la Decisión, porque la tarjeta reivindicada se diferencia del estado del arte (ver páginas 1 a 5) tan solo en el tamaño y la colocación de la banda magnética, características que no definen una solución técnica a un problema técnico sino que solo son modificaciones de proporción y ubicación que, como mínimo, al momento de la prioridad reconocida, estaban al alcance de un técnico en el arte.

(Subrayado es del texto original) 26 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00 Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De allí es evidente, que la objeción previa planteada por la Oficina a la novedad y el nivel inventivo, se desvía en la respuesta al supuesto cumplimiento del artículo 14, que es con el que se objetó la combinación de características en las reivindicaciones.

Por último, el que la tarjeta incluya un medio de almacenamiento o " consta de una capacidad de almacenamiento chip de computador ", esa no es una creación del solicitante, como lo asegura el interesado, puesto que quienes tienen conocimiento en el arte saben que desde los años 80s se conocen las tarjetas con banda magnética y/o memoria.

(Subrayado es del texto original) Se observa, entonces, que la solicitud no cumple con lo dispuesto por los artículos 14, 16, 18, 28 y 30, además que las correcciones allegadas no subsanan, en forma alguna, las objeciones trasladadas mediante el oficio No 11132, por lo que, a pesar de la respuesta, persisten las objeciones inicialmente formuladas, es decir, las reivindicaciones son indefinidas, con el agravante de no definen una solución técnica a un problema técnico, debido a lo cual la materia que reclaman no se diferencia de lo comúnmente conocido en el campo correspondiente.

(Subrayado es del texto original) Dado lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486, se denegará la patente, toda vez que a pesar de la respuesta del interesado a la notificación de fondo, subsisten los impedimentos para la concesión del privilegio solicitado.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: “SOPORTE DE GRABACIÓN Y APARATO PARA EXPLORACIÓN DEL SOPORTE DE GRABACIÓN”. […]” - Resolución núm. 27249 de 29 de agosto de 2007: Al desatar el recurso de reposición, el Superintendente arguyó que: “(…) Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la solicitud se relaciona de manera general con tarjetas de datos, tales como las tarjetas de crédito, que contienen una tira magnética u otros medios para almacenamiento de información. Más particularmente, esta invención se relaciona con tales tarjetas que son de tamaño pequeño" (ver folio 5) 27 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00 Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Para impugnar la decisión expuesta en la Resolución 9251 de 30 de marzo de 2007, afirma la recurrente que "Según el artículo primero de la resolución No 9251, se rechaza la presente solicitud de patente de invención por los argumentos expuestos en la parte motiva, la cual expresa que las nuevas reivindicaciones 1 a 27, son indefinidas porque no permiten establecer cuál es el aporte del solicitante al estado de la técnica y no definen una solución técnica a un problema técnico sino que relacionan unas posiciones y dimensiones que no son características que definan una patente, Con todo respeto, no son las reivindicaciones el lugar de la solicitud donde se defina el problema técnico.

Según el literal C del artículo 28 es la descripción el aparte de la solicitud que debe contener el problema técnico que se intenta resolver.’ Al respecto cabe aclarar que lo que esta entidad quiso señalar en la Resolución impugnada es que las reivindicaciones de la presente solicitud no son claras y definidas, de esta forma no permiten establecer cuál es el aporte al estado de la técnica, tampoco reflejan claramente cuál es la solución a un problema técnico, requisitos indispensables para la concesión de un privilegio de patente de invención. Así las cosas, si bien es cierto que el lugar donde debe definirse el problema técnico es en la descripción, también lo es que las reivindicaciones son las que deben dar solución técnica a dicho problema.

Cabe recordar que las reivindicaciones son el medio destinado por la norma para definir la invención que da solución a un problema técnico, y son aquellas protegidas por el derecho de patentes. En efecto, de acuerdo con la normativa aplicable "Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente". (Art. 30 de la Decisión 486).

Concluye la recurrente sobre el anterior punto “como el examinador puede apreciar el problema técnico a resolver está definido en la solicitud, específicamente en la descripción que es lugar establecido por la Decisión 486. Al respecto cabe precisar que tal como se señaló en la Resolución 9251 impugnada, una de las razones por las cuales se negó el privilegio de patente de invención fue por la reiterada falta de claridad de las reivindicaciones que no permitieron definir la solución a un problema técnico, más no porque no se haya definido el problema técnico.

Continúa la recurrente “Partiendo de esta interpretación el objeto reivindicado es absolutamente claro pues permite comparar y diferenciar la tarjeta reclamada con cualquier otra tarjeta existente en el estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad. El examinador puede perfectamente delimitar el objeto reivindicado pues el solicitante desea proteger cualquier tarjeta que cumpla con el requisito de tener una dimensión menor a 4.79 cm por 8.57 cm." 28 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00 Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto se reitera que la presente solicitud, no obstante la falta de claridad anotada, no cumple con lo previsto en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486, es decir con los requisitos de novedad y nivel inventivo, teniendo en cuenta que la tarjeta reivindicada se diferencia del estado del arte (ver paginas 1 a 5), tan solo en el tamaño, característica que no define una solución técnica a un problema técnico sino que solo es una modificación de proporción, que al momento de radicación de la solicitud prioritaria estaba al alcance de un técnico medio en el arte.

Como bien sabe una persona normalmente versada en la materia, las tarjetas de datos de forma rectangular con una primera y una segunda caras se conocen desde los años 70s, también sabe que las tarjetas que tienen un medio de almacenamiento de información (banda magnética) se conocen desde inicios de los 80s, las cuales, además presentan una superficie con dimensiones de 8,5 cm por 5,5 cm, prácticamente iguales a la ahora reivindicada en la reivindicación 1'y cuya banda magnética tiene una dimensión igual a la mayor.

Disminuir las dimensiones anteriores, aún a la mitad, a la fecha de radicación de la solicitud prioritaria no representa una solución técnica a un problema técnico sino solo un cambio de proporción que no otorga ninguna ventaja. Adicional a lo anterior, se aclaró que las características relacionadas en la reivindicación 1 se refieren a formas geométricas que no son características técnicas que definan la solución al problema técnico de almacenamiento de datos, que ahora se alega, como se puede constatar con la reivindicación independiente que, textualmente dice: "una tarjeta de datos caracterizada porque comprende una primera cara y una segunda cara y un medio de almacenamiento de información donde dicha tarjeta tiene dimensiones que son menores de 4,79 cm por 8,57 cm”.

Por consiguiente, las tarjetas de datos de forma rectangular con una primera y una segunda caras (SIC) se conocen desde los años 70s y las que tienen un medio de almacenamiento de información (banda magnética) se conocen desde inicios de los 80s, motivos por los que el "caracterizado por" no fue puesto de forma tal que se apreciaran las características propias de la invención, por lo tanto, la solicitud no incluye reivindicaciones que cumplan con las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486.

Respecto al argumento basado en el artículo 14 de la Decisión 486 en el que señala "Basándonos en este artículo es una equivocación de ese despacho afirmar que el artículo en cuestión pueda ser interpretado con un impedimento para definir una invención mediante la combinación de sus características estructurales y funcionales", cabe indicar que ni la Decisión ni su reglamento establecen específicamente como se deben definir los conceptos de producto y procedimiento, 29 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00 Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co por lo que la oficina ha acudido a la Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes para darle algún entendimiento a los mismos.

En dicho documento guía se especifica, al igual que en la Decisión 486, que existen dos tipos de reivindicaciones de producto y de procedimiento, siendo las reivindicaciones de producto las que definen el objeto que se desea proteger mediante características estructurales o de función. Continúa señalando la recurrente, con base en la jurisprudencia del PROCESO 12-IP-98: " ese Despacho no ha llevado a cabo de manera correcta el examen para determinar si la invención reivindicada es o no novedosa, toda vez que no ha suministrado evidencias (anterioridades de que la invención reclamada en la presente solicitud fuera conocida en el estado de la técnica ni ha provisto argumentos donde se compare la tarjeta objeto de la solicitud con otras tarjetas conocidas en el estado de la técnica.

Igualmente, es errado el estudio efectuado sobre el nivel inventivo pues no hay anterioridades que en combinación o sumadas a los conocimientos del técnico permitieran derivar evidentemente la invención". Al respecto, cabe aclarar que la misma jurisprudencia señala que el técnico medio que realice el examen, debe partir del conocimiento que él tiene del estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación del conjunto para determinar si con esos conocimientos, habría podido producirse la invención reivindicada o no. De esta forma interpreta la jurisprudencia: "En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el "estado de la técnica", en el primero, se coteja la invención con las "anterioridades" existentes dentro de aquella, cada uno por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención." En otras palabras, para la evaluación de los requisitos de patentabilidad resultan de la mayor importancia no solo los documentos antecedentes del estado de la técnica sino los conocimientos, la información y experiencia particular del examinador.

Respecto del argumento "Lo anterior sumado al hecho que ese despacho durante el proceso emitió un único oficio, el 11132, y en él tampoco se dio traslado de los documentos que afectan la patentabilidad de la solicitud, es evidente que se ha violado el debido proceso al solicitante pues se afirma que la presente solicitud carece de novedad y el nivel inventivo, pero no se presentan evidencias de que se haya realizado el proceso establecido por el Tribunal Andino para llegar a dicha 30 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00 Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co afirmación de que la invención no cumple con los requisitos de los artículos 16 y 18.

Por ende, no existe en la Resolución No 9251 ni el ningún otro documento pruebas sobre la falta de novedad y nivel inventivo, ni un argumento contra el cual el solicitante pueda presentar sus descargos", cabe señalar que uno de los principales argumentos para negar la patente en este caso fue la falta de claridad de las reivindicaciones, lo cual se puso de presente al solicitante de manera detallada.

En efecto, exige la normativa aplicable que: "Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción." (Artículo 30 de la Decisión 486), pues bien, este requisito no ha sido cumplido en la presente solicitud, como se ha señalado en repetidas ocasiones.

Además, no es un requisito legal citar documentos como antecedentes para corroborar la falta de claridad de las reivindicaciones de una solicitud. Por lo anterior, no se advierte que se haya violado por esta entidad el derecho fundamental al debido proceso, puesto que, se repite, desde un comienzo se comunicó al solicitante los defectos que presenta la solicitud relacionados con la falta de claridad y concisión de las reivindicaciones.

Considera la recurrente, "En relación con la citación del artículo 15 e) sobre la no patentabilidad de los software " que la misma "niega al solicitante de su derecho al debido proceso toda vez que el oficio 11132 no había hecho mención a tal artículo. Además, de haberse dado la oportunidad al solicitante de presentar sus argumentos hubiera podido aclararse que el objeto de la invención en ningún momento es un software, como parece entender ese despacho " Para responder a este señalamiento de la recurrente basta precisar que ni en el oficio 11132, notificado el 29 de septiembre de 2006, ni en la Resolución 9251 de 30 de marzo de 2007, se ha mencionado el artículo 15 literal e), como fundamento para la negación de la patente solicitada, de esta forma carece de sentido la argumentación de una supuesta violación del debido proceso a partir de tal hecho.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de claridad en la descripción y en las reivindicaciones, así como con los requisitos de patentabilidad, específicamente con el de novedad y nivel inventivo; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

(…)”. V.3. Lo probado en el proceso 1. Consta en los antecedentes administrativos que fundamentan los actos acusados que: 31 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00 Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - La actora presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la SUPERINTENDENCIA la solicitud de patente de invención, en fase nacional, titulada “SOPORTE DE GRABACIÓN Y APARATO PARA EXPLORACIÓN DEL SOPORTE DE GRABACIÓN”. - Efectuado el estudio de forma, la SIC requirió a la solicitante para que corrigiera aspectos relacionados con los derechos de cesión del inventor y el poder otorgado. - Posteriormente, la SIC efectuó el examen de patentabilidad y, mediante Oficio núm. 11132 de 29 de septiembre de 2006, emitió el concepto técnico núm. 1514 en el que indicó que la solicitud adolecía de falta de claridad en el objeto que se desea proteger, en las reivindicaciones independientes y dependientes y en las características estructurales y de función de las reivindicaciones; asimismo, que la solicitud no cumplía con los requisitos previstos en los artículos 14, 16, 18, 28 y 30 de la Decisión 486, por cuanto no definen una solución técnica a un problema técnico8. - En respuesta, la peticionaria, mediante escrito radicado el 9 de febrero de 2007, presentó un nuevo capítulo reivindicatorio9. 8 Cfr. Folio 237 del cuaderno de antecedentes. 9 Cfr. Folio 243 idem. 32 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00 Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - La División de Nuevas Creaciones emitió el concepto técnico núm. 416 de 9 de marzo de 2007, en el que recomendó denegar el privilegio de patente de invención, debido a que la respuesta a las objeciones “no tiene sustento real en hechos y busca crear confusión en quienes no tengan experiencia en el tema”10. - Mediante la Resolución núm. 9251 de 2007 el Superintendente denegó la solicitud de patente de invención, al estimar que no cumplía con lo previsto en los artículos 14, 16, 18, 28 y 30 de la Decisión 486.

La resolución acusada determinó que las reivindicaciones de la invención son indefinidas, porque no permiten establecer cuál es el aporte al estado de la técnica, no definen una solución técnica a un problema técnico y no presentan las características técnicas que distinguen a las patentes; adicionalmente, las reivindicaciones mezclan características no permitidas, debido a que tratándose de reivindicaciones de producto éstas deben definir el objeto que se desea proteger, mediante las características bien sea estructurales o de función. Asimismo, indicó que la invención no cumple con los requisitos de patentabilidad, por falta de novedad, dado que la tarjeta reivindicada sólo se diferencia del estado del arte en el tamaño, lo que no implica 10 Cfr. Folio 252 idem. 33 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00 Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co una solución técnica a un problema técnico, sino que solo es una modificación de proporción; y que las tarjetas de datos rectangulares con una primera y segunda cara se conocen desde los 70s y aquellas con medio de almacenamiento de información, desde los 80s. - Al resolver el recurso de reposición interpuesto por la solicitante, mediante la Resolución núm. 27249 de 29 de agosto de 2007, la SIC reiteró que la invención no cumple los requisitos de la norma comunitaria para ser patentada, habida consideración que las reivindicaciones no son claras y definidas, no permiten establecer cuál es el aporte al estado de la técnica y tampoco reflejan claramente cuál es la solución a un problema técnico.

Respecto del argumento de la recurrente, según el cual el examinador no efectuó un examen correcto, porque no mencionó las anterioridades que afectaban la novedad, la resolución indicó que el técnico medio que realice el examen debe partir del conocimiento que él tiene del estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación del conjunto para determinar si con esos conocimientos, habría podido producirse la invención reivindicada o no. 2.

En el expediente obra dictamen pericial rendido por la perito Vivian Andrea García Balaguera, de cual se destacan los siguientes aspectos: 34 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00 Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] CUESTIONARIO 1.

En su experta opinión, indique si es cierto o no que ¿la reivindicación 1 y dependientes resultarían claras y concisas para una persona versada en la materia, teniendo en cuenta que las características técnicas correspondientes al tamaño de la tarjeta reveladas en las mismas, permite que se haga una comparación entre la tarjeta de la invención y las encontradas en el estado del arte? Respuesta Desde mi opinión; la reivindicación 1 y dependientes son claras y concisas para una persona versada en la materia, puesto que se puede establecer en dichas reivindicaciones, muestran (SIC) las características técnicas correspondientes al tamaño de la tarjeta, y el objeto de la solicitud consiste en suministrar una tarjeta de datos de tamaño reducido.

Ver Anexo No 1 Reivindicación 1. 2. En su experta opinión, indique si es cierto o no que ¿la reivindicación 10 a 27 resultarían claras y concisas para una persona versada en la materia teniendo en cuenta que las características técnicas correspondientes a la presencia de una banda magnética que almacena datos a ciertas densidades y a la presencia de un orificio, permiten que se haga una comparación entre la tarjeta de la invención y las encontradas en el estado del arte? Respuesta Desde mi opinión, la reivindicación 10 a 27 (ver Anexo No 1) son claras y concisas para una persona versada en la materia, teniendo en cuenta que las que (SIC) dichas reivindicaciones describen características técnicas correspondientes a la presencia de una banda magnética de dos pistas que almacena datos a ciertas densidades, la primera banda almacena datos a (SIC) codificados a densidades mayores de 82 bits por centímetro y la segunda a densidades mayores de 29 bits por centímetro; y a la presencia de un orificio en dicha tarjeta que permite la inserción de una cadena de llaves, así como de otras características como de huellas y estrías. 3.

Con el fin de responder a esta pregunta es necesario hacer referencia al último párrafo de la página 6 y al primer párrafo de la página 7 de la descripción de la solicitud donde se indica el problema técnico a resolver. En su experta opinión y basándose en lo establecido en dichas páginas de la descripción, indique si es cierto o no que ¿las características técnicas de la reivindicación 1, relacionadas con el tamaño de la tarjeta (SIC) presente solicitud, definen la solución a un problema técnico, el cual corresponde a suministrar tarjetas, tales como tarjetas de crédito de tamaño reducido y que sean operables con los lectores utilizados habitualmente? 35 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00 Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Respuesta Podemos decir que existe un problema técnico, cuando hay un conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de un fin, en este caso, se puede leer que el problema técnico principal consiste en almacenar datos en una tarjeta reducida y poder leerlos y almacenarlos con la tecnología actual de los lectores convencionales de tarjetas de datos convencionales, usados por los distintos establecimientos comerciales.

Es por esto que mi opinión (SIC), las características técnicas de la reivindicación 1 (Ver Anexo No 1), relacionadas con el tamaño de la tarjeta la solicitud (SIC), definen la solución a un problema técnico. 4. En su experta opinión y basándose en lo establecido por la Decisión 486, indique si es cierto o no que ¿la presente solicitud no cumple con lo previsto en el artículo 16 de la Decisión 486, aunque el examinador ha firmado que la tarjeta reivindicada se diferencia del estado del arte en el tamaño? Respuesta A continuación enunciaré el artículo 16 de la Decisión 486 (…).

Si bien es cierto que el propósito del objeto es novedoso y que puede permitir un mejor funcionamiento con respecto a las ventajas ofrecidas frente a las tarjetas de tamaño convencional, tales como portabilidad y almacenamiento, y que en el estado de la técnica no se hace referencia una tarjeta de datos de similares características, es también importante recalcar que los componentes mencionados tales como la tarjeta plástica, las bandas magnéticas, la presencia de un chip en la tarjeta, son elementos que ya existían y son mencionados en el estado de la técnica, además de la existencia de la tarjeta de datos tal como la conocemos en tarjetas de crédito, débito entre otras, puesto (SIC) el estado de la técnica provee las enseñanzas para derivar la solución, es por esta razón que a la pregunta de si existe novedad, se puede responder que sí; pero recordemos que el artículo 81 de la decisión 486 nos menciona: «Artículo 81.- Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Los modelos de utilidad se protegerán mediante patentes».

Desde mi opinión, considero que el objeto en cuestión se tipifica más hacia ser considerado como modelo de utilidad; puesto 36 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00 Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que la creación se corresponde con una mejora o aspecto técnico o funcional de la tarjeta de datos. 5.

Con el fin de responder a esta pregunta, es necesario citar los artículos 16 y 18 de la Decisión 486 que establecen que: (…) Teniendo en cuenta la información de las dos preguntas anteriores, en su experta opinión y basándose en lo establecido por la Decisión 486, indique si es cierto o no que la tarjeta de datos de la invención carece de novedad y nivel inventivo, basándose simplemente en la afirmación dada por el examinador, correspondiente a que las tarjetas de datos de forma rectangular con una primera y una segunda cara se conocen desde los años 70s y a que también se sabe que las tarjetas que tienen un medio de almacenamiento de información (banda magnética) se conocen desde inicios de los 80 s, presentan una superficie con dimensiones de 8.5 cm por 5.5 cm.

Respuesta Teniendo en cuenta mis dos opiniones anteriores, a las preguntas, y basándome en lo establecido por la Decisión 486, reitero mi opinión que el propósito de la tarjeta objeto del dictamen es novedoso y que puede permitir un mejor funcionamiento con respecto a las ventajas ofrecidas frente a las tarjetas de tamaño convencional, de acuerdo a lo mencionado en el punto anterior, fundamentándome en el artículo 81 de la decisión 486.

Desde mi opinión, considero que el objeto en cuestión se tipifica más hacia ser considerado como modelo de utilidad, puesto que la creación se corresponde con una mejora o aspecto técnico y funcional, que tienen por objeto obtener ventajas útiles sobre lo ya conocido. El modelo de utilidad según (El Régimen del Modelo de Utilidad en la normativa de la Comunidad Andina de Naciones.

La Decisión 486. José Javier Villamarín, biblioteca digital andina, página 4). Dice, «Por un lado, unas que lo consideran como una "especie inventiva", en las cuales la diferencia entre los modelos de utilidad y las patentes estriba en la ausencia de originalidad, limitando las exigencias a la mera novedad o novedad relativa». Es por esto que, en conclusión, en mi opinión hay novedad y hay actividad inventiva del autor puesto que agrega ventaja, beneficio, mejora, utilidad o efecto técnico al objeto; sin embargo, la creación se corresponde con una mejora o aspecto técnico y funcional, que tiene por objeto obtener ventajas útiles sobre lo ya conocido, en este caso la tarjeta de datos. 6.

En su experta opinión, indique si es cierto o no que ¿Al momento de la presentación de la prioridad reconocida de la 37 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00 Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sociedad de la solicitud en estudio, enero 25 de 2001 existiera una tarjeta con las mismas características a las de la presente invención? Respuesta.

De acuerdo a la búsqueda realizada en línea en bases de datos de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales presentados en Colombia y en el mundo, tales como ESP@CENET, OEPMPAT, USPTO y LATIPAT y a búsquedas de internet y, de otra parte, la Superintendencia de Industria y Comercio no ha manifestado desde su competencia la existencia de una tarjeta con las mismas características para la época del año 2001 y años anteriores.

Es por esto que opino que, al momento de la presentación de la prioridad reconocida de la sociedad de la solicitud en estudio, enero 25 de 2001, no hay existencia de una tarjeta con las mismas características a las de la invención en cuestión. 7. En su experta opinión, indique si es cierto o no que ¿A pesar que el examinador de la Superintendencia de Industria y Comercio no ha citado ningún documento ni provisto evidencia hubiera sido posible llegar a la conclusión de que la persona versada en la materia derivaba de manera obvia la tarjeta de la presente invención? Respuesta Opino que la solución, partiendo del estado de la técnica y del problema técnico objetivo, no es obvia para la persona versada en la materia. 8.

En su experta opinión indique si es cierto o no que el hecho del conocimiento previo de las tarjetas no constituye un hecho relevante para desvirtuar el nivel inventivo de la invención en estudio, dado que los problemas de la reducción del tamaño de las tarjetas, el aumento de la densidad en la que se grababan los datos y la presencia de un orificio y de huellas y estrías planteados por el solicitante, eran factores no resueltos aún en el estado de arte.

Respuesta Recordemos que el estado de la técnica determina o no la novedad de una invención y se encuentra definido en el segundo apartado del artículo 16 de la Decisión 486: (…) Es por esto que en mi opinión, considero que si (SIC) es relevante «El hecho del conocimiento previo de las tarjetas», tanto como para desvirtuar o para validar, ya que este constituye el estado de la técnica. 9.

En su experta opinión, indique si es cierto o no que ¿existe en las resoluciones 9251 del 30 de marzo de 2007 y 27249 del 38 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00 Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 29 de agosto de 2007 alusión suficiente que motivaran las razones por las que se obtuvo (SIC) en cuenta que la presente solicitud no cumple con lo previsto en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486? Respuesta.

En las resoluciones 9251 del 30 de marzo de 2007 (ver anexo 2 ) y 27249 del 29 de agosto de 2007 (ver anexo 3), dan cuenta del punto de vista de quien la profirió, en este caso la Superintendencia de Industria y Comercio, de hecho es una mirada diferente y una interpretación de la jurisprudencia actual del reconocimiento de patentes o modelos de utilidad, entrar a discernir sobre si las razones mencionadas dan alusión suficiente que motivaran las razones por las que la solicitud no fue aceptada, pues se aludía que no cumplía con lo previsto en los articulo 16 y 18 de la Decisión 486, no son de mi competencia, quien debe determinar esto es el honorable juez. […]”.(Resaltado fuera del texto original).

Cabe resaltar que las conclusiones de la experticia no fueron objeto de controversia por las partes, quienes durante el traslado de la misma guardaron silencio. V.4. Los cargos de la demanda - Violación de los artículos 30 y 45 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que la invención no adolece de falta de claridad; y que de existir objeciones por parte de la Oficina nacional al respecto, lo procedente era requerir a la peticionaria las veces que fuera necesario.

Las normas comunitarias invocadas como vulneradas, señalan: “Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. 39 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00 Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes.

Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple”.

“Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente. Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”.

El cargo bajo estudio se presenta en dos argumentos: el primero, referido a la claridad de las reivindicaciones de la invención; y el segundo, al deber de la Oficina Nacional de requerir a la interesada cuantas veces sea necesario a fin de que responda a las objeciones del examen de patentabilidad. Acerca del primer asunto, esto es, el requisito de claridad de las reivindicaciones previsto en el artículo 30 de la Decisión 486, el Tribunal de Justicia, en la interpretación prejudicial rendida en el presente proceso, indicó: “[…] 4.2.

Lo primero que se advierte es que las reivindicaciones son fundamentales para el análisis de la patentabilidad. Para que cumplan su papel deben ser claras y concisas y, además, 40 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00 Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co deben estar soportadas por la descripción (Artículo 30 de la Decisión 486), que en últimas sirve como parámetro interpretativo de aquellas.

Además, es importante resaltar que la descripción puede estar compuesta por dibujos, ejemplos, estructuras químicas, etc. Lo anterior, ciertamente impone sobre el examinador la carga de realizar un examen de patentabilidad de manera integral y sistemática. (…) 4.4. De esta manera las reivindicaciones contienen la tecnología a ser protegida por lo tanto '( )deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos ( ) Pero ( ) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada'.

(…) En el caso de que no se observen nítidamente las características técnicas o sean demasiado generales que no permita determinar su alcance a través de la descripción y sus complementos (dibujos) no estarían cumpliendo con el requisito de claridad […]”. De acuerdo con el Tribunal, la claridad de las reivindicaciones es un requisito esencial que permite comparar y diferenciar la invención en el estado de la técnica, además limita el objeto de protección. De ahí que si no es posible observar con nitidez las características técnicas de la invención, entonces no se cumple con lo preceptuado en el citado artículo 30 de la Decisión 486.

En todo caso, la delimitación de las reivindicaciones debe ser examinada de manera integral, incluyendo la descripción, a fin de determinar la coherencia y el objeto patentable. 41 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00 Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, al abordar el asunto de la forma de las reivindicaciones, los actos acusados se refirieron a la Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes11, según la cual las reivindicaciones se presentan en dos partes, el preámbulo (aparato, proceso) y la parte caracterizante (características propias que la invención añade al estado del arte); asimismo, la Guía menciona la existencia de dos categorías de reivindicaciones, las de producto y las de procedimiento, estas últimas referidas a una sustancia o a un objeto definido por su estructura o por la función; y, finalmente, la Guía dice que las reivindicaciones pueden ser independientes, si definen las características esenciales de la invención y es autosuficiente, o dependientes, si hacen referencia a una anterior y contienen todas las características de aquellas12.

Con fundamento en lo anterior, la Resolución 9251 de 2007 acusada aseguró: “ [… ]Ahora bien, de acuerdo a la práctica común seguida por la Oficina, conocida ampliamente en el campo de las patentes, es corriente subdividir las reivindicaciones en dos partes, preámbulo y parte caracterizante; la primera contiene el conjunto de características de la invención cuya combinación se conoce, por decirlo así, es el “género” al que pertenece la invención y la segunda parte (caracterizante) debe mencionar la(s) característica(s) propia(s) de la invención (creadas por el inventor) que la distinguen del estado de la técnica, por decirlo así, es la “especie” de la invención. Asimismo, se conoce que las dependientes son para aclarar 11 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ginebra (1982). 12 El artículo 30 de la Decisión señala que una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior y dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. 42 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00 Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co o delimitar alguna característica incluida en una independiente.

A la luz de lo anterior, queda claro que las características relacionadas en la reivindicación 1 se refieren a formas geométricas que no son características técnicas que definan el supuesto problema técnico de almacenamiento de datos, que ahora arguye, como se puede constatar con la independiente que, textualmente, dice: "una tarjeta de datos caracterizada porque comprende una primera cara y una segunda cara y un medio de almacenamiento de información donde dicha tarjeta tiene dimensiones que son menores de 4,79 cm por 8,57 cm"[…]”.

(Resaltado fuera del texto original) Y más adelante, señala: “ [… ] c) La solicitante afirma que, “ la esencia de la invención es el software desarrollado por el solicitante tal característica es precisa en las reivindicaciones 11 a 14 ", lo cual de un lado, es una característica no incluida en la reivindicación 1, motivo por el cual se salen del ámbito de la solicitud, como se explicó antes en el punto 2 y, de otro lado, esas reivindicaciones se encuentran incursas en lo dispuesto por el artículo 15 e)[…].

(Resaltado fuera del texto original). Es decir que para la Superintendencia las reivindicaciones no fueron formuladas de forma clara y precisa, como lo exige la normativa comunitaria, advirtiendo inconsistencias en su presentación y en la definición de las características estructurales y de función, por indicarse en las dependientes, más no en la independiente (reivindicación 1).

Precisada la postura de las partes, es menester que la Sala se refiera al capítulo reivindicatorio en discusión. Así, de la lectura de la invención “SOPORTE DE GRABACIÓN Y APARATO PARA EXPLORACIÓN DEL SOPORTE DE GRABACIÓN” se puede observar que la solicitante, en el traslado de las objeciones, procedió a presentar un nuevo capítulo reivindicatorio en el que definió una 43 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00 Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co reivindicación independiente (reivindicación 1) en función de sus medidas que, en su criterio, le daban una ventaja técnica frente al estado del arte, así: “[…] 1.

Una tarjeta de datos caracterizada porque comprende una primera cara, una segunda cara y un medio de almacenamiento de información, donde dicha tarjeta tiene dimensiones que son menores a 4.79 cm por 8.57 cm […]” 13 A su vez, estimó la sociedad peticionaria que se superaba la objeción de la falta de claridad con el nuevo capítulo reivindicatorio, porque procedió a “separar en unas reivindicaciones las características estructurales y en otras reivindicaciones las características funcionales”.

Contrario a lo afirmado por la actora, la nueva presentación del capítulo reivindicatorio no satisfizo el requisito de claridad y precisión establecido en el artículo 30 de la Decisión 486, pues, de una parte en la reivindicación 1 no mencionó las características técnicas que delimitaban el objeto y lo hacían diferenciable en el estado de la técnica, sino que se limitó a describir formas y medidas, -no ajustadas al sistema internacional de medidas-, y de otra, no ajustó las reivindicaciones dependientes en razón de su función o estructura, respecto de la reivindicación referente (reivindicación 1).

La falta de definición del capítulo reivindicatorio puede observarse, en la conclusión a la que arribó la Superintendencia, así: 13 Cfr. Folio 249 del cuaderno de antecedentes administrativos. 44 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00 Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[… ] Las reivindicaciones 1 a 4, 7, 8, 19 y 26 contienen decimales no expresados en el sistema internacional de medidas.

Las reivindicaciones 11 a 18 y 20 a 24 se salen del ámbito de la solicitud, porque no aclaran o delimitan una característica técnica de estructura o función entre los componentes del objeto, incluida en la independiente, sino que se desvían a características no mencionadas en ella como la densidad en que se graban los datos, a la forma en que se graban los datos, al porcentaje del material usado en la fabricación, a la presencia / ausencia de letras grabadas, etc.

Las reivindicaciones 3, 25, 27; 7 y 26, respectivamente, como mínimo son equivalentes entre sí, lo cual, afecta la concisión del pliego […]” (Resaltado fuera del texto original). Ahora, si bien en el dictamen pericial rendido en el proceso la perito afirmó, en relación con la claridad de las reivindicaciones de la invención, que la reivindicación 1 y dependientes “son claras y concisas para una persona versada en la materia”, puesto que “muestran las características técnicas correspondientes al tamaño de la tarjeta y el objeto de la solicitud consiste en suministrar una tarjeta de datos de tamaño reducido” y las reivindicaciones 10 a 27 “describen características técnicas correspondientes a la presencia de una banda magnética de dos pistas que almacena datos a ciertas densidades”, lo cierto es que para que las reivindicaciones de la invención discutida cumplieran el requisito de ser claras y concisas, era necesario que su contenido delimitara la invención respecto del estado de la técnica, con expresión de la información de carácter técnico, a partir de la presentación del objeto reclamado (una tarjeta de datos) y de las características técnicas (caracterizada por) que van a ser protegidas y que constituyen la novedad de la invención 45 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00 Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co frente a lo conocido del estado del arte, por lo que no son de recibo las conclusiones de la perito en este aspecto.

Se insiste en que el nuevo capítulo reivindicatorio de la invención objeto de estudio incluyó una reivindicación independiente, seguida de múltiples reivindicaciones dependientes14, siendo la primera una descripción del objeto (preámbulo) con sus medidas indicadas en decimales no expresados en el sistema internacional de medidas, y sin hacer mención al contenido de las características técnicas esenciales de la invención que la distinguieran del estado de la técnica y definieran la solución al problema técnico que se pretendía resolver.

Finalmente, en lo concerniente al argumento de la demandante según el cual era deber de la Oficina nacional requerirla cuantas veces fuera necesario, a fin de responder las objeciones, es preciso referirse al artículo 45 de la Decisión 486, según el cual si en el examen de fondo la oficina nacional encuentra que la invención no es patentable o que no cumple con algún requisito para la concesión de la patente, “lo notificará al solicitante”, sin indicar que debe hacerlo de manera indefinida o las veces que sea necesario. 14 Cfr. Traslado de las objeciones, folios 243 a 252 del cuaderno de antecedentes. 46 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00 Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Aunado a ello, el Tribunal de Justicia, al explicar el trámite de la solicitud de patente previsto en el citado artículo 45, destacó que es el primer requerimiento al solicitante el que es obligatorio, porque con ello se garantiza el derecho de contradicción, mientras será potestativo del examinador efectuar más requerimientos, una vez el interesado haya presentado respuesta a las objeciones, cuando “la oficina nacional competente estimare que ello es necesario para el examen de patentabilidad”.15 Así lo mencionó el Tribunal: “[…] El supuesto que se prevé en el Artículo 45 es muy diferente del previsto en el Artículo 46.

Con la notificación inicial prevista en el Artículo 45, que es obligatoria, se busca que el solicitante en base a su derecho de contradicción pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes, siendo potestativo notificar al solicitante dos o más veces "Cuando la oficina nacional competente estimare que ello es necesario para el examen de patentabilidad" (segunda parte del artículo 45) […].” (Resaltado fuera del texto original). - Violación de los artículos 29 de la Constitución Política; 35, inciso 1° y 59, inciso 1° del CCA, por falta de motivación seria, adecuada, suficiente y relacionada con la decisión adoptada en los actos acusados.

Las disposiciones normativas invocadas señalan: Constitución Política 15 IP rendida en el proceso. 47 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00 Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable.

Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”. Código Contencioso Administrativo “[…] Artículo 35. Adopción de decisiones. Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares […].

“[…] Artículo 59. Concluido el término para practicar pruebas, y sin necesidad de auto que así lo declare, deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia si es del caso […]”. A juicio de la demandante, los conceptos técnicos 1514 y 416, en los que la SIC basó la decisión de no conceder la patente, no mencionan anterioridades en el estado de la técnica que se refieran a tarjetas de datos con las características definidas en la invención denegada. 48 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00 Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por su parte, la SIC, al resolver el recurso de reposición en la actuación administrativa, sostuvo que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el técnico medio que realice el examen debe partir del conocimiento que él tiene del estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación del conjunto para determinar si con esos conocimientos, habría podido producirse la invención reivindicada o no, de manera que “para la evaluación de los requisitos de patentabilidad resultan de la mayor importancia no solo los documentos antecedentes del estado de la técnica sino los conocimientos, la información y experiencia particular del examinador”.16 De conformidad con los anteriores planteamientos, debe la Sala resolver si los actos acusados son o no ilegales, por desconocimiento del debido proceso, ausencia de motivación y no acreditación de los documentos existentes en el estado de la técnica que afectaban la patentabilidad.

Para resolver, es menester precisar que de acuerdo con el artículo 16 de la Decisión 486, “el estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la 16 Cfr. Resolución núm. 27249. 49 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00 Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.” También el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que “[…] el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”.17 Y en la interpretación prejudicial rendida en el presente proceso, el Tribunal mencionó: que “para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento”.

Ahora, en el caso sub judice, la SIC alegó que la invención “SOPORTE DE GRABACIÓN Y APARATO PARA EXPLORACIÓN DEL SOPORTE DE GRABACIÓN” estaba afectada por el requisito de novedad, para lo cual adujo que las tarjetas de datos, como la reivindicada, de forma rectangular con una primera y una segunda cara se conocen desde los años 70’s; y que las que tienen un medio 17 Proceso 21-IP-2000. 50 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00 Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de almacenamiento de información (banda magnética) se conocen desde inicios de los 80’s. Así lo indicó en la resolución que denegó la solicitud de patente: “[…] Es bien sabido por dicho técnico en el arte que las tarjetas de datos de forma rectangular con una primera y una segunda caras (SIC) se conocen desde los años 70s, que las tarjetas que tienen un medio de almacenamiento de información (banda magnética) se conocen desde inicios de los 80s, las cuales, además, presentan una superficie con dimensiones de 8,5 cm por 5,5 cm prácticamente igual a la reivindicada en 1 y cuya banda magnética tiene una dimensión igual a la mayor.

Disminuir las dimensiones anteriores, aún a la mitad, a la fecha de radicación de la prioridad reconocida, no representa una solución técnica a un problema técnico sino solo es un cambio de proporción que no otorga, absolutamente, ninguna ventaja […].” (Resaltado fuera del texto original). De lo anterior se infiere que si bien los actos acusados no aluden de manera específica a un documento, en los términos en los que la actora lo reclama, lo cierto es que ello no implica per se la vulneración del debido proceso, pues, por el contrario, lo probado en el proceso demuestra que la decisión de no conceder la patente estuvo debidamente motivada tanto en los fundamentos de hecho como de derecho aplicables a la solución del caso particular.

En efecto, se observa tanto en los traslados de los conceptos técnicos emitidos en el examen de patentabilidad, como en las resoluciones acusadas, que la demandada le informó a la actora que su solicitud se relacionaba de manera general con tarjetas de datos, tales como las tarjetas de crédito, las cuales contienen una tira magnética u otros 51 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00 Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co medios para almacenamiento de información; y que se encuentran en el estado del arte desde mucho antes de la presentación de la solicitud, esto es, desde las décadas de los 70’s y 80’s, como es conocido por el público en general, aseveraciones que ni en esa sede administrativa, ni en la vía judicial fueron controvertidas o desvirtuadas por la demandante.

Por ello, no se advierte que la decisión de la Administración no estuviera debidamente motivada o haya incurrido en falta de apreciación probatoria, cuando lo que se desprende del proceso es que los argumentos desfavorables a la novedad de la invención fueron puestos de presente a la interesada, sin que ésta opusiera argumentos en favor de su defensa.

Aunado a lo anterior, en el dictamen pericial rendido en el proceso, se demostró que “los componentes mencionados tales como la tarjeta plástica, las bandas magnéticas, la presencia de un chip en la tarjeta, son elementos que ya existían y son mencionados en el estado de la técnica” sin que la parte demandante presentara objeciones frente a dichas conclusiones.

Son estas las razones que conducen a la Sala a concluir que los actos acusados no desconocieron el debido proceso, por ausencia de motivación y falta de valoración probatoria. 52 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00 Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - Violación de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina al no conceder el privilegio de patente a una invención que cumple con los requisitos de novedad, altura inventiva y aplicación industrial, a partir de una interpretación errónea de la normativa comunitaria.

Indicó la demandante que no existe ninguna norma que consolide la Guía sobre el Examen de las Solicitudes de Patente como un requisito adicional a los establecidos en el artículo 14 de la Decisión 486, de ahí que no sea procedente denegar la solicitud de patente, alegando que no es posible combinar características estructurales con características funcionales de un producto.

Las normas traídas a colación por la actora señalan: “Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”. “Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

Lo primero que destaca la Sala es que si bien la demandante estima vulnerados los artículos invocados de la Decisión 484, por cuanto, a su juicio, la invención sí reúne los requisitos de novedad y nivel inventivo, lo cierto es que el cargo en estudio lo dirige a demostrar que erró la Oficina nacional al incluir la Guía como un requisito 53 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00 Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co adicional a los mencionados en el citado artículo 14 para conceder la patente, toda vez que, partiendo de una errada interpretación del párrafo 57 de la citada Guía, concluyó que las características estructurales y funcionales de las reivindicaciones son excluyentes y, por ende, no podían definirse de manera conjunta en la invención denegada.

Significa lo anterior que el cargo propuesto insiste en que las reivindicaciones de la invención denegada fueron formuladas correctamente, de manera clara y concisa, cuestión que ya fue resuelta en el cargo anterior. En cuanto a la citación del Manual sobre el examen de las solicitudes de patentes como referencia en el estudio de patentabilidad, es del caso señalar que la jurisprudencia de la Sala, acogiendo la postura del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha sostenido que si bien dicho Manuel no tiene carácter vinculante ni obligatorio sí constituye una fuente de consulta y sustento para el examinador18.

Por las razones anteriores, la Sala concluye que el cargo en estudio no prospera. 18 Ver entre otras, 09-IP-2014. Y de la Sección Primera, puede consultarse la sentencia de 8 de octubre de 2020, número único de radicación 11001-03-24-000-2011-00183-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 54 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00 Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - Violación de los artículos 35, inciso 2° y 59, inciso 2° del CCA, por cuanto la Oficina Nacional no resolvió todas las cuestiones que le fueron planteadas en la respuesta a las objeciones y en el recurso de reposición interpuesto contra el acto que denegó la solicitud de patente, pues se abstuvo de pronunciarse respecto del argumento relativo a que la información suministrada por la interesada era suficiente para efectuar el examen de patentabilidad y a que el examinador no aportó evidencia de la existencia en el estado de la técnica de documentos que divulguen una tarjeta con características similares a las de la invención denegada.

Las normas invocadas establecen: “[…] Artículo 35. Adopción de decisiones. (…) En la decisión se resolverán todas las cuestiones planteadas, tanto inicialmente como durante el trámite […].” “[…] Artículo 59. Contenido de la decisión (…) La decisión resolverá todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, aunque no lo hayan sido antes […]”.

Para resolver, se destaca que el argumento en mención fue abordado en el estudio de los cargos anteriores, en los que se demostró que la demandada, tanto en los conceptos técnicos emitidos en el examen de patentabilidad como en las resoluciones acusadas, puso de manifiesto que la invención no reunía los requisitos que permitieran el adecuado examen de patentabilidad, al carecer las 55 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00 Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co reivindicaciones del requisito de claridad, además de que la materia reivindicada no aportaba una solución al estado de la técnica, sino que, por el contrario, estaba afectada con el requisito de novedad, por ser accesible al público con anterioridad a la presentación. De manera que las cuestiones planteadas por la demandante sí fueron objeto de pronunciamiento por parte de la Oficina nacional y, en consecuencia, el cargo no prospera.

Condena en costas Sobre la condena en costas prevista en el artículo 171 del CCA, esta Sala considera, atendiendo la conducta asumida por las partes, que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no condenará en costas a la parte demandante. Conclusión De conformidad con los argumentos expuestos, para la Sala no se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos acusados, razón por la cual denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 56 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00062 00 Actor: BANK OF AMERICA CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: REMÍTASE copia de la presente providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: PUBLÍQUESE la sentencia en la Gaceta para la Propiedad Industrial.

CUARTO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 8 de julio de 2022. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.