11001032400020140024100 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00241-00 Referencia. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

TESIS: ENTRE EL SIGNO CUESTIONADO “SAMSUNG ATIV SMART PC” Y LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA, “PC SMART” NO SE ADVIERTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA QUE LLEVE A CONSIDERAR QUE SE CONFIGURE UN RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O ASOCIACIÓN PARA EL PÚBLICO CONSUMIDOR, AL TENER RAÍCES DIFERENTES. LAS PARTÍCULAS “PC” Y “SMART”, QUE HACEN PARTE DEL SIGNO Y MARCA ENFRENTADOS, SON DE USO COMÚN PARA LOS PRODUCTOS DE LA CLASE 9ª DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, POR LO QUE RESULTAN INAPROPIABLES DE MANERA EXCLUSIVA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., mediante apoderada y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00241-00 Actora: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1ª. Son nulas las resoluciones núms. 28788 de 20 de mayo de 2013, "Por la cual se decide una solicitud de registro marcario", expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 00064662 de 31 de octubre de 2013, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.

Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho se ordene a la SIC conceder el registro como marca del signo mixto “SAMSUNG ATIV SMART PC”, para identificar productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza. 3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00241-00 Actora: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1°- Que el 13 de noviembre de 2012 presentó solicitud de registro como marca del signo mixto "SAMSUNG ATIV SMART PC", para identificar 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00241-00 Actora: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co productos de la Clase 9ª1 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas2. 1 El signo fue solicitado para distinguir: “[…] Equipo de audio conformado por altavoces estéreo, receptores de comunicación inalámbrica incorporados y bases dock para uso con aparatos electrónicos portátiles, a saber, lectores de libros electrónicos, computadoras tablet, reproductores de mp3, reproductores de mp4, teléfonos móviles y smartphones; software de aplicaciones informáticas para aparatos electrónicos portátiles para instalación y control de los equipos de audio mencionados anteriormente; unidad de memoria flash bus universal en serie (usb) vacía; cámaras de vídeo, software de juegos de computador; hubs de redes informáticas, conmutadores y routers; software de computador para mensajería instantánea, envío y recepción de correos electrónicos e información de contactos, servicios de intercambio de programación y de contenidos; software de computador para gestión y organización de varios contenidos digitales, a saber, libros electrónicos, periódicos electrónicos, tesis y revistas electrónicas; software de computador para gestión de información personal; software de computador para comprar, descargar, reproducir o escuchar música; software de computador para comprar, suscribirse a, descargar, reproducir o escuchar contenido de lectura digital, a saber, libros electrónicos, periódicos electrónicos, tesis y revistas electrónicas y juegos electrónicos; software de computador para uso en la grabación, organización, transmisión, manipulación y revisión de textos, datos, archivos de audio, archivos de video y juegos electrónicos en relación a televisiones, computadores, reproductores de música, reproductores de video, reproductores de medios y teléfonos móviles; software de aplicaciones informáticas para uso en el reconocimiento de voz; software de computador para uso con sistemas de navegación por satélite y sistemas de posicionamiento global (gps) para navegación, planeación de rutas y viajes, y cartografía electrónica; software de computador para sistemas de información de viajes para el suministro o prestación de asesoría e información de viajes con respecto a hoteles, lugares conocidos, museos, transporte público, restaurantes y demás información relacionada a viajes y transportes; software de computador sugiriendo las aplicaciones de entrada por lápiz más adecuados para el dispositivo móvil; software de computador a ser usado para ver y descargar mapas electrónicos; software de computador integrado en teléfonos portátiles y computadores portátiles que le permite a los usuarios jugar y descargar juegos electrónicos, escuchar y descargar tonos de llamada y música, y ver y descargar protectores y fondos de pantalla; software de computador para editar actividades diarias, libreta de direcciones, calendario, notas y contenidos multimedia almacenados en dispositivos móviles; software de computador para permitir la autoría, publicación, carga, descarga, transmisión, recepción, edición, extracción, codificación, decodificación, reproducción, almacenamiento, organización, muestra, exhibición, etiquetado, blogueo, intercambio u otro tipo de suministro de medios electrónicos o información por internet u otras redes de comunicaciones; software de computador para permitirle a los usuarios programar y distribuir contenido de audio, video, texto y demás contenido de multimedia, a saber, música, conciertos, videos, radio, televisión, noticias, deportes, juegos, eventos culturales, y programas relacionados con el entretenimiento y la educación por medio de una red de comunicaciones; software de computador para recibir, transportar, codificar, decodificar, descifrar, cifrar, transmitir, multiplexar, demultiplexar y manipular videos y demás datos en formato digital para ofrecer televisión y otra programación de video a los dispositivos de video adecuados para distribución de programación de televisión para su visualización en los aparatos de televisión; computadores; álbumes digitales en la naturaleza de visores de fotos digitales; cámaras digitales; marcos de fotos digitales; decodificadores digitales; imágenes digitales descargables, a saber imágenes fotográficas o de video descargables en el campo de la educación y el entretenimiento; tonos de llamada descargables; reproductores de dvd; pizarras electrónicas, máquinas de fax, unidades de disco duro; terminales clave de intercomunicado para conexión a una red telefónica; teléfono de protocolo de internet (ip); centralitas privadas de conmutación de protocolo de internet (ip); software de sistema operativo de teléfonos multilínea; tableros de teléfonos multilínea; interruptores de red de área local (lan); accesorios para teléfonos móviles y computadores tablet, a saber baterías, cargadores de batería eléctricos, cables de comunicación de datos, auriculares con cable, auriculares inalámbricos, audífonos, cargadores para el carro, estuches de cuero para teléfonos móviles y dispositivos electrónicos, kits de manos libre adaptados para uso con teléfonos móviles y computadores tablet; fundas con tapa adaptadas para teléfonos móviles y computadores tablet; lápiz óptico, soportes para teléfonos y correas para teléfonos; paneles frontales de repuesto para teléfonos móviles y computadores portátiles; lectores de audio adaptados para uso con teléfonos móviles y computadores portátiles; soportes adaptados para teléfonos móviles; software de sistema operativo para teléfonos móviles; teléfonos móviles; monitores; reproductores de mp3; hardware de servidores de acceso de red; software operativo de servidores de acceso de red; asistentes digitales personales (pda); computadores portátiles; reproductor de multimedia portátil; impresoras para computadores; semiconductores; smartphones; software para sistema de gestión de red; lápiz óptico para dispositivos electrónicos portátiles; software de sistema operativo para computadores tablet; computadores tablet; teléfonos; teléfonos utilizados como dispositivos terminales para centralitas privadas de conmutación 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00241-00 Actora: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2°- Que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad PC SMART S.A. presentó oposición debido al riesgo de confusión que se generaba con sus marcas previamente registradas "PC SMART" (NOMINATIVA) en las clases 9ª y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 3º: Que mediante la Resolución núm. 28788 de 20 de mayo de 2013 la Directora de Signos Distintivos de la SIC, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad PC SMART S.A. y, en consecuencia, denegó el registro como marca del signo mixto "SAMSUNG ATIV SMART PC”, para distinguir productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza. 4°: Que contra la citada disposición interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 00064662 de 31 de octubre de 2013, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: (pbx) de protocolo de internet (ip); receptores de televisión; lentes tridimensionales (3d); routers de red de área amplia (wan). […]” 2 En adelante Clasificación Internacional de Niza 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00241-00 Actora: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina3, toda vez que fue aplicado indebidamente debido a que no tuvo en cuenta que el signo "SAMSUNG ATIV SMART PC" (MIXTO) tiene elementos adicionales que le brindan suficiente distintividad frente a la marca "PC SMART", la cual es de naturaleza evocativa y débil y, por lo mismo, no puede impedir el registro de otras marcas que contengan expresiones alusivas a los computadores y demás dispositivos electrónicos personales inteligentes, pues todos los fabricantes de estos aparatos tienen el derecho de estar en el mercado, mencionando las características de sus productos usando las denominaciones comunes “SMART” y “PC”.

Señaló que el signo solicitado está compuesto por cuatro palabras que forman un conjunto pronunciable, dentro de las cuales se destaca, por estar entre caracteres más grandes, el término “ATIV” acompañado del signo distintivo “SAMSUNG”, que se incorpora como un indicativo del origen empresarial del producto; y que se trata de un signo compuesto, por lo que ha debido analizarse como tal al momento de efectuar su análisis de registrabilidad. 3 En adelante Decisión 486. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00241-00 Actora: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Afirmó que la entidad demandada no realizó el análisis de registrabilidad ajustándose a la ley, dado que lo predominante en el signo solicitado son las expresiones “SAMSUNG” y “ATIV”, escritas en un fuente o tipo de letra específica; y que las expresiones descriptivas, genéricas y de uso común “SMART” y “PC” son elementos secundarios que cumplen una función de explicar o hacer alusión a las propiedades del producto.

Expresó que la SIC, en los actos administrativos acusados, reconoció que la expresión del idioma inglés “PC SMART” hace uso de términos usuales, es decir, que su significado es utilizado de forma común en el mercado y conocido entre los consumidores para indicar las características del producto; y que no obstante lo anterior, de manera contradictoria la entidad no accedió al registro como marca del signo solicitado “SAMSUNG ATIV SMART PC”.

Señaló que pese a que se registraron las expresiones débiles y de uso común "PC SMART", como marca, para identificar productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, este registro no tiene la capacidad jurídica de impedir la utilización de los términos usuales “SMART” o “PC” a los participantes en el mercado de los computadores personales y demás dispositivos inteligentes, lo que representa una debilidad y alcance restringido de oposición. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00241-00 Actora: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Relacionó en un cuadro el nombre de varias marcas registradas y vigentes que comparten en el mercado las expresiones “SMART” y “PC”, en la misma Clase 9ª, para afirmar que al contener la marca registrada expresiones de uso común, ésta puede y debe coexistir en el registro con marcas similares que identifican productos relacionados en la citada Clase.

Concluyó que la SIC no ha debido negar el registro como marca del signo "SAMSUNG ATIV SMART PC", pues, como todos los demás empresarios del sector, puede incorporar las palabras “SMART” y “PC” en la conformación de sus marcas, uniéndola a los elementos “SAMSUNG ATIV”, que le imprimen distintividad al conjunto marcario. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1.

La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por carecer de apoyo jurídico y sustento legal. Para el efecto, manifestó que el signo solicitado “SAMSUNG ATIV SMART PC” es similarmente confundible con la marca previamente registrada “PC SMART”; y que si bien es cierto que este último registro 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00241-00 Actora: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co evoca un tipo de producto y su calidad, también lo es que la expresión cuestionada la reproduce por completo. Señaló que, igualmente, se genera un riesgo de confusión indirecta en el consumidor, ya que en la mente del mismo se crea una idea de asociación entre productos que se distinguen con una y otra expresión y dado que la palabra adicionada, en el signo cuestionado, no diluye la duda respecto de una posible confundibilidad, no resulta lógico que exista distintividad entre uno y otro.

II.-2. La sociedad PC SMART S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificado en debida forma4, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20115, el 11 de julio de 2016 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron, la sociedad SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., en su calidad de actora, así como la SIC, en su condición de entidad demandada y el Agente del Ministerio Público. 4 Folios 137 y 143 del cuaderno físico principal. 5 En adelante CPACA. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00241-00 Actora: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió como de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 138 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las resoluciones núms. 28788 de 20 de mayo de 2013 y 00064662 de 31 de octubre de ese año, mediante las cuales la SIC declaró fundada la oposición presentada por la sociedad PC SMART S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso y le denegó a la actora el registro como marca del signo “SAMSUNG ATIV SMART PC” (MIXTO) para distinguir productos comprendidos en la Clase 9ª de la 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00241-00 Actora: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo dispuesto en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486. Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes y el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00241-00 Actora: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.1.- La actora insistió en acceder a las súplicas incoadas.

Para el efecto, sostuvo que el signo solicitado, “SAMSUNG ATIV SMART PC”, cuenta con elementos adicionales suficientes que permiten diferenciarlo de la marca opositora “PC SMART”, máxime si se tiene en cuenta que los términos “PC” y “SMART” son de uso común para la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza y, por lo tanto, débiles e inapropiables de manera exclusiva.

Reiteró que las expresiones “PC” y “SMART” no pueden ser apropiadas por un solo empresario, sino que, por el contrario, deben estar disponibles para cualquier empresario que quiera hacer uso de éstas para distinguir sus productos en la citada Clase 9ª. IV.2.- La parte demandada reiteró los argumentos expuestos en el escrito de contestación de la demanda.

En efecto, manifestó que el signo solicitado “SAMSUNG ATIV SMART PC” reproduce por completo a la marca previamente registra “PC SMART”. Agregó que por más que el signo solicitado tenga elementos nominativos y gráficos adicionales frente a la marca ya registrada, éstos no permiten diluir la gran semejanza que los acompaña, de 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00241-00 Actora: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co manera que tal coincidencia generaría en el mercado una fuerte confusión. IV.3.- En esta etapa procesal el Agente del Ministerio Público y el tercero con interés directo en las resultas del proceso guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina6, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó7: “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos […] “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 6 En adelante el Tribunal 7 Proceso 284-IP-2019. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00241-00 Actora: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas. a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en las semejanzas es las que puede percibir el riesgo de confusión o asociación. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00241-00 Actora: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co d) Al realizar la comparación es importante, colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: […] 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. Comparación entre signos mixtos y denominativos […] 2.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00241-00 Actora: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 3.

Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común […] 3.10 Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00241-00 Actora: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. […] 3.11. No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 4.

Signos conformados por palabras en idioma extranjero […] 4.2. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente si registro como marcas. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 28788 de 20 de mayo de 2013 y 00064662 de 31 de octubre de ese año, le denegó a la actora el registro como marca del signo mixto solicitado, “SAMSUNG ATIV SMART PC”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar que resultaba similarmente confundible con la marca previamente registrada “PC SMART”, en las clases 9ª y 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00241-00 Actora: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 42, de propiedad de PC SMART S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso. A juicio de la demandante, el signo solicitado está compuesto por cuatro palabras que forman un conjunto pronunciable, dentro de las cuales se destaca, por estar entre caracteres más grandes, el término “ATIV” acompañado del signo distintivo “SAMSUNG”, que se incorpora como un indicativo del origen empresarial del producto; y que se trata de un signo compuesto, por lo que ha debido analizarse como tal al momento de efectuar su análisis de registrabilidad.

Afirmó que la entidad demandada no ha debido negar el registro como marca del signo "SAMSUNG ATIV SMART PC", pues, como todos los demás empresarios del sector, puede incorporar las palabras descriptivas, genéricas y de uso común “SMART” y “PC” en la conformación de sus marcas, uniéndola a los elementos “SAMSUNG ATIV” que le imprimen distintividad al conjunto marcario.

Por su parte, la SIC mencionó que el signo solicitado “SAMSUNG ATIV SMART PC” es similarmente confundible con la marca previamente registrada “PC SMART”; y que si bien es cierto que este último registro 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00241-00 Actora: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co evoca un tipo de producto y su calidad, también lo es que la expresión cuestionada la reproduce por completo.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 135, literales e), f) y g)8 y, 136, literal a), de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […]”. Así las cosas, el texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486.

“[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 8 Este artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00241-00 Actora: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presenta el signo y la marca en conflicto, así: 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00241-00 Actora: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SIGNO MIXTO CUESTIONADO9 PC SMART MARCA NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADA10 Como en el presente caso se va a cotejar un signo mixto, “SAMSUNG ATIV SMART PC”, como lo es el solicitado por la demandante, con una marca nominativa, “PC SMART”, previamente registrada a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en el mixto, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en el signo mixto solicitado, no así las gráficas que lo acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola 9 Folio 5 del cuaderno físico principal. 10 Folio 5 del cuaderno físico principal. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00241-00 Actora: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que lo distingue, amén de que los productos amparados bajo el mismo son solicitados a su expendedor por su denominación y no por la descripción de aquél. En este orden de ideas, no existe duda que en el signo mixto cuestionado predomina el elemento denominativo sobre el gráfico.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad, prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias del signo y la marca en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00241-00 Actora: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

Ahora, es del caso señalar que la interpretación prejudicial, rendida en este proceso, estableció que el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común, pero que estos tienen la posibilidad de ser registrados cuando formen un conjunto marcario suficientemente distintivo.

Así, lo expresó: “[…] 3. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […] 3.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00241-00 Actora: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 3.4.

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 3.8.

No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 3.11.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. […]”.

Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00241-00 Actora: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto.

Al efecto, el Tribunal precisó: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. Según la sociedad actora, las expresiones “PC” y “SMART”, presentes en el signo y marca enfrentados, son descriptivas, genéricas y de uso 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00241-00 Actora: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co común para los productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza. De acuerdo con lo anterior, se considera necesario analizar si las partículas “PC” y “SMART”, presentes en el signo solicitado y en la marca previamente registrada, son descriptivas, genéricas y de uso común respecto de los productos de la Case 9ª, que identifican.

Sobre el particular, es del caso traer a colación la sentencia de 22 de julio de 201011, en la cual esta Sección definió los conceptos de signo genérico y descriptivo, de la siguiente manera: “[…] signo genérico12, entendido como aquel que se refiere exclusivamente al género de los productos o servicios que pretende distinguir […] la marca descriptiva13, entendida esta como aquella que directamente informa al consumidor acerca de la calidad, valor, destino, cantidad, lugar de origen, época de producción, o alguna otra característica o dato primario o esencial del producto o servicio respectivo […]”.

Para fijar la genericidad y descriptividad de los signos, el Tribunal, como esta Corporación, han establecido que es necesario plantear las 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de julio de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-03-24-000-2005-00378-00. 12 “Sentencia de 20 de mayo de 2010 de la Sección Primera del Consejo de Estado.

Exp. 2003-00456. Consejero Ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO. Actores: Alejandro Castaño Cano y otra.” 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 8 de mayo de 2008,. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 2001-00175-00 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00241-00 Actora: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co preguntas: ¿qué es? y ¿cómo es?, respectivamente, frente al producto o servicio de que se trata. Si la respuesta designa el producto mismo (genérico) o la cualidad o descripción del producto o servicio, o alguna otra característica del mismo que sea primaria o esencial (descriptivo), entonces dicho signo es irregistrable por estar incurso en las causales contenidas en los literales e) y f) del artículo 135 de la Decisión 486.

En el caso sub examine se advierte que si bien es cierto, como la afirmó la actora, que las palabras “PC” y “SMART” provienen del idioma inglés, también lo es que éstas no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano que sea identificable por el consumidor promedio colombiano14, por lo que se deben tener como de fantasía. En ese orden de ideas, los productos que distinguen el signo y marca enfrentados pertenecen a la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza15, entonces la respuesta lógica es que no tendría relación 14 No obra en el plenario medio probatorio que determine que la traducción de las palabras “PC”, y “SMART” sean de conocimiento generalizado.

Criterio señalado por la Sala en sentencia de 18 de marzo de 2021, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2011-00321-00. 15El signo cuestionado “SAMSUNG ATIV SMART PC” fue solicitado para amparar los siguientes productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Equipo de audio conformado por altavoces estéreo, receptores de comunicación inalámbrica incorporados y bases dock para uso con aparatos electrónicos portátiles, a saber, lectores de libros electrónicos, computadoras tablet, reproductores de mp3, reproductores de mp4, teléfonos móviles y smartphones; software de aplicaciones informáticas para aparatos electrónicos portátiles para instalación y control de los equipos de audio mencionados anteriormente; unidad de memoria flash bus universal en serie (usb) vacía; cámaras de vídeo, software 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00241-00 Actora: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co alguna con tales productos, pues no existe en esta Clase algún producto cuya denominación genérica sea “PC” o “SMART”, ni de juegos de computador; hubs de redes informáticas, conmutadores y routers; software de computador para mensajería instantánea, envío y recepción de correos electrónicos e información de contactos, servicios de intercambio de programación y de contenidos; software de computador para gestión y organización de varios contenidos digitales, a saber, libros electrónicos, periódicos electrónicos, tesis y revistas electrónicas; software de computador para gestión de información personal; software de computador para comprar, descargar, reproducir o escuchar música; software de computador para comprar, suscribirse a, descargar, reproducir o escuchar contenido de lectura digital, a saber, libros electrónicos, periódicos electrónicos, tesis y revistas electrónicas y juegos electrónicos; software de computador para uso en la grabación, organización, transmisión, manipulación y revisión de textos, datos, archivos de audio, archivos de video y juegos electrónicos en relación a televisiones, computadores, reproductores de música, reproductores de video, reproductores de medios y teléfonos móviles; software de aplicaciones informáticas para uso en el reconocimiento de voz; software de computador para uso con sistemas de navegación por satélite y sistemas de posicionamiento global (gps) para navegación, planeación de rutas y viajes, y cartografía electrónica; software de computador para sistemas de información de viajes para el suministro o prestación de asesoría e información de viajes con respecto a hoteles, lugares conocidos, museos, transporte público, restaurantes y demás información relacionada a viajes y transportes; software de computador sugiriendo las aplicaciones de entrada por lápiz más adecuados para el dispositivo móvil; software de computador a ser usado para ver y descargar mapas electrónicos; software de computador integrado en teléfonos portátiles y computadores portátiles que le permite a los usuarios jugar y descargar juegos electrónicos, escuchar y descargar tonos de llamada y música, y ver y descargar protectores y fondos de pantalla; software de computador para editar actividades diarias, libreta de direcciones, calendario, notas y contenidos multimedia almacenados en dispositivos móviles; software de computador para permitir la autoría, publicación, carga, descarga, transmisión, recepción, edición, extracción, codificación, decodificación, reproducción, almacenamiento, organización, muestra, exhibición, etiquetado, blogueo, intercambio u otro tipo de suministro de medios electrónicos o información por internet u otras redes de comunicaciones; software de computador para permitirle a los usuarios programar y distribuir contenido de audio, video, texto y demás contenido de multimedia, a saber, música, conciertos, videos, radio, televisión, noticias, deportes, juegos, eventos culturales, y programas relacionados con el entretenimiento y la educación por medio de una red de comunicaciones; software de computador para recibir, transportar, codificar, decodificar, descifrar, cifrar, transmitir, multiplexar, demultiplexar y manipular videos y demás datos en formato digital para ofrecer televisión y otra programación de video a los dispositivos de video adecuados para distribución de programación de televisión para su visualización en los aparatos de televisión; computadores; álbumes digitales en la naturaleza de visores de fotos digitales; cámaras digitales; marcos de fotos digitales; decodificadores digitales; imágenes digitales descargables, a saber imágenes fotográficas o de video descargables en el campo de la educación y el entretenimiento; tonos de llamada descargables; reproductores de dvd; pizarras electrónicas, máquinas de fax, unidades de disco duro; terminales clave de intercomunicado para conexión a una red telefónica; teléfono de protocolo de internet (ip); centralitas privadas de conmutación de protocolo de internet (ip); software de sistema operativo de teléfonos multilínea; tableros de teléfonos multilínea; interruptores de red de área local (lan); accesorios para teléfonos móviles y computadores tablet, a saber baterías, cargadores de batería eléctricos, cables de comunicación de datos, auriculares con cable, auriculares inalámbricos, audífonos, cargadores para el carro, estuches de cuero para teléfonos móviles y dispositivos electrónicos, kits de manos libre adaptados para uso con teléfonos móviles y computadores tablet; fundas con tapa adaptadas para teléfonos móviles y computadores tablet; lápiz óptico, soportes para teléfonos y correas para teléfonos; paneles frontales de repuesto para teléfonos móviles y computadores portátiles; lectores de audio adaptados para uso con teléfonos móviles y computadores portátiles; soportes adaptados para teléfonos móviles; software de sistema operativo para teléfonos móviles; teléfonos móviles; monitores; reproductores de mp3; hardware de servidores de acceso de red; software operativo de servidores de acceso de red; asistentes digitales personales (pda); computadores portátiles; reproductor de multimedia portátil; impresoras para computadores; semiconductores; smartphones; software para sistema de gestión de red; lápiz óptico para dispositivos electrónicos portátiles; software de sistema operativo para computadores tablet; computadores tablet; teléfonos; teléfonos utilizados como dispositivos terminales para centralitas privadas de conmutación (pbx) de protocolo de internet (ip); receptores de televisión; lentes tridimensionales (3d); routers de red de área amplia (wan). [ ]”.

La marcas previamente registrada distingue los siguientes productos de la citada Clase 9ª: “[…] Equipos para el tratamiento de la información y ordenadores, aparatos para la regulación o control de electricidad, aparatos para la reproducción del sonido o imágenes y máquinas calculadoras. […]”. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00241-00 Actora: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tampoco que describan o informen de manera directa acerca de una cualidad o descripción o característica esencial y primordial de los productos comprendidos en la citada Clase 9ª. Ahora, en el caso sub examine, la Sala comprobó que en la página web de la entidad demandada16, a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados, figuraban registradas para la citada Clase 9ª las siguientes marcas, que contienen las expresiones “PC” y “SMART”:.- “PC”: MARCA TITULAR EASY PC (MIXTA) EASY PC S.A. PC MEG@MEDIA LTDA. (MIXTA) PC MEG@MEDIA LIMITADA RENTA PC (MIXTA) RENTA PC LTDA INTEL CLASSMATE PC (NOMINATIVA) INTEL CORPORATION LA PC QUE YO QUIERO (NOMINATIVA) INTCOMEX DE LAS AMERICAS S.A. CAR PC TECHNOLOGY (MIXTA) MONTACARGAS Y HERRAMIENTAS LOGISTICAS S A S PCMAD (MIXTA) RODRIGO DE JESÚS MADRIGAL ÁLZATE.- “SMART”: 16 https://sipi.sic.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas el 5 de febrero de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00241-00 Actora: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MARCA TITULAR CA SMART (MIXTA) COMPUTER ASSOCIATES THINK, INC SMART SYMPHONIES (MIXTA) MEAD JOHNSON & COMPANY, LLC LOYAL SMART (NOMINATIVA) PROLAN INFORMATICA SAS SMART LABEL (NOMINATIVA) UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC SMART BUY (NOMINATIVA) PRODISC TECHNOLOGY INC. SMART ELECTRONICS (MIXTA) SMART ELECTRONICS LTDA TI-SMART VIEW (MIXTA) TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED Lo anterior pone de manifiesto que se trata de unas expresiones de uso común y débiles, respecto de los productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Al ser las expresiones “PC” y “SMART” unas partículas de uso común, no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual pueden ser utilizados por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00241-00 Actora: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre el particular, es del caso traer a colación la Interpretación Prejudicial rendida en la sentencia de 11 de junio de 202017, en la que el Tribunal precisó: “[…] 5.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. […]” (Resaltado fuera de texto) Por lo tanto, el tercero con interés directo en las resultas del proceso como titular de una marca con elementos de uso común, esto es, “PC” y “SMART”, no puede impedir la inclusión de dichas partículas en marcas de terceros y fundar en esa circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre elementos de uso general18.

Al respecto, la Sala observa que si bien es cierto que, en principio, las expresiones de uso común “PC” y “SMART, que forman parte del signo y marca enfrentados, no deben ser tenidas en cuenta al realizar 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2011-00061-00. 18 Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2010-00023-00), que ahora se prohíja. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00241-00 Actora: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el examen comparativo de las mismas, también lo es que al excluir dichas partículas de uso común se reduce la marca previamente registrada de tal manera que resultaría imposible hacer una comparación, razón por la cual, en este caso, el Juez debe hacer el cotejo analizando las marcas en su conjunto.

Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que las marcas en conflicto cuentan con raíces y terminaciones distintas, así como diferente extensión, secuencia vocálica, consonántica y vocálica, pues “SAMSUNG ATIV SMART PC” está compuesta por cuatro (4) palabras, siete (7) sílabas (SAM-SUNG-A- TIV-SMAR-T-PC), dieciocho (18) letras, trece (13) consonantes (S- M-S-N-G-T-V-S-M-R-T-P-C) y cinco (5) vocales (A-U-A-I-A), mientras que la marca opositora “PC SMART” se conforma por dos (2) palabras, tres (3) sílabas (PC-SMAR-T), siete (7) letras, seis (6) consonantes (P-C-S-M-R-T) y una (1) vocal (A).

Cabe mencionar que el signo solicitado, al estar acompañado de otro vocablo a su inicio, como lo es la partícula “SAMSUNG”, genera un signo completamente distintivo, que lo hace registrable y permite concluir que no hay similitud ortográfica. 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00241-00 Actora: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, si bien es cierto que los signos enfrentados comparten las partículas de uso común, como lo son “PC” y “SMART”, las cuales, como ya se dijo, pueden ser utilizadas por cualquier persona para formar sus marcas, también lo es que estos vocablos en el signo cuestionado se encuentran combinados de una manera particular y diferente al de la marca previamente registrada, habida cuenta que “SAMSUNG ATIV SMART PC” está acompañado en su inicio de las partículas “SAMSUNG” y “ATIV”, lo que genera una marca completamente distintiva y diferente a la previamente registrada.

En ese sentido la Sala considera que, al estar combinado el signo cuestionado en su inicio con otro vocablo, como lo es la partícula “SAMSUNG”, genera una marca completamente distintiva y diferente, lo que permite concluir que no hay similitud ortográfica. En otras palabras, la expresión al inicio del signo cuestionado “SAMSUNG”, refuerza las diferencias entre el signo y marca en disputa, dotando al signo cuestionado de mayor distintividad, otorgándole “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00241-00 Actora: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co empresarial […]”19, lo que incide en que no se genere riesgo de confusión o asociación. Además, debe tenerse en cuenta que en las marcas compuestas la primera palabra es la que tiene mayor poder de recordación en la mente del consumidor20, por lo que la expresión “SAMSUNG” del signo cuestionado, “SAMSUNG ATIV SMART PC”, es la que el consumidor va a recordar con mayor preponderancia, máxime si se tiene en cuenta que en su parte gráfica “SAMSUNG” cuenta con un mayor tamaño frente a la tercera y cuarta palabra “SMART PC” que se encuentran escritas en letras de menor tamaño21.

En cuanto a la similitud fonética, la Sala estima que la pronunciación de las marcas previamente cotejadas es diferente, debido a que, como ya se dijo, son expresiones totalmente disímiles, máxime si se tiene en cuenta que presentan inicios distintos. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 11001032400020000653501. 20 Criterio señalado por la Sala en sentencias de 24 de septiembre y 22 de octubre de 2020, CP.

Nubia Margoth Peña Garzón, núms. únicos de radicación 2012-00215-00 y 2011-00027-00,. 21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de noviembre de 2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2009-00226-00. 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00241-00 Actora: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SAMSUNG ATIV SMART PC - PC SMART - SAMSUNG ATIV SMART PC - PC SMART SAMSUNG ATIV SMART PC - PC SMART - SAMSUNG ATIV SMART PC - PC SMART SAMSUNG ATIV SMART PC - PC SMART - SAMSUNG ATIV SMART PC - PC SMART SAMSUNG ATIV SMART PC - PC SMART - SAMSUNG ATIV SMART PC - PC SMART De lo anterior, se advierte que el hecho de que el signo y marca cotejados tengan un inicio o raíz diferente hacen que el impacto visual y fonético no sea similar, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de prefijo distintos le aportan una fuerza distintiva especial al signo y marca enfrentados, lo que los hace registrables, sin que haya lugar a que el consumidor pueda pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación. En cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que el signo y marca enfrentados son de fantasía porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, razón por la cual no se pueden cotejar desde este aspecto.

Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que el 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00241-00 Actora: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co signo cuestionado, “SAMSUNG ATIV SMART PC”, es lo suficientemente distintivo y diferente de la previamente registrada.

Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, esto es, la prevista en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, es decir, que existan similitudes entre el signo y marca cotejados de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas habida cuenta que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. En este orden de ideas, al poseer el signo solicitado “SAMSUNG ATIV SMART PC” la condición de “distintividad” necesaria y no existir entre éste y la marca previamente registrada semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala considera que en el presente caso no se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, lo que impone declarar la nulidad de los actos acusados, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00241-00 Actora: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cabe señalar que ante la prosperidad del cargo de nulidad examinado anteriormente, la Sala se releva de estudiar los demás cargos alegados en la demanda, criterio adoptado en otras ocasiones, entre ellas, en sentencia de 11 de febrero de 201622, que ahora se prohíja, en la que se precisó lo siguiente: "[ ] Al haber prosperado los cargos formulados en la demanda en contra del artículo 20 del Decreto 1070 de 31 de marzo de 2009, la Sala se releva de estudiar los relacionados con la infracción de las normas que consagran la obligación de consultar los derechos de las comunidades indígenas cuando con la decisión resulten desconocidos sus derechos [.]" (Destacado fuera de texto).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 28788 de 20 de mayo de 2013 y 00064662 de 31 de octubre de 2013, expedidas por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. 22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00457-00. 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00241-00 Actora: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la SIC conceder el registro de la marca mixta “SAMSUNG ATIV SMART PC” para distinguir productos comprendidos en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la actora; y publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

TERCERO: ENVÍESE copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 15 de febrero de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los 39 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00241-00 Actora: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.