Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Número único de radicación: 11001032400020140011900 Demandante: Bayer Cropscience N.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Temas: Requisitos de patentabilidad.

Nivel inventivo. Carga probatoria. Reiteración Jurisprudencial. SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala1 decide, en única instancia, la demanda presentada por Bayer Cropscience N.V. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 27350 de 10 de mayo de 2013 y 60065 de 17 de octubre de 2013, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Bayer Cropscience N.V., en adelante la parte demandante2, presentó demanda3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho4, para que 1 Este Despacho, mediante auto de 12 de diciembre de 2017, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. 2 Mediante apoderado.

Cfr. Folios 2 a 7 3 Cfr. Folios 294 a 345 con reforma a folios 369-398 4 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 2 Núm. único de radicación: 11001032400020140011900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co se declare la nulidad de las resoluciones núms. 27350 de 10 de mayo de 2013, “Por la cual se deniega una patente de invención”, y 60065 de 17 de octubre de 2013, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por el Superintendente de Industria y Comercio. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada otorgar el título de la patente de invención titulada “MÉTODO PARA DETECTAR EL EVENTO ÉLITE EE-GH5 EN UNA PLANTA”. Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones5: “[…] PRIMERA. - Que se DECLARE LA NULIDAD de las siguientes Resoluciones Administrativas: • Resolución No. 27350 de 10 de mayo de 2013 expedida por la SIC en el trámite de registro de patente con Expediente No. 09-124408. • Resolución No. 60065 17 de octubre de 2013 expedida por la SIC en el trámite de registro de patente con expediente No. 09-124408.

SEGUNDA. - Que como consecuencia de la declaración anterior, se ORDENE a la SIC, conceder el privilegio de patente a la invención titulada “MÉTODO PARA DETECTAR EL EVENTO ÉLITE EE-GH5 EN UNA PLANTA”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2008/0032667 del 31 de marzo de 2008 a favor de mi representada TERCERA: Que se ORDENE la publicación de la sentencia que en este proceso se profiera en la Gaceta de Propiedad Industrial […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones6: 4.1. Presentó, el 4 de noviembre de 2009, ante la parte demandada, la solicitud de patente de invención titulada “MÉTODO PARA DETECTAR EL EVENTO ÉLITE EE- GH5 EN UNA PLANTA”. 4.2. La referida solicitud se publicó, el 22 de marzo de 2011, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 626, sin que fuera objeto de oposición por parte de terceros. 5 Cfr. Folios 223 a 224 6 Cfr. Folio 222 a 223 3 Núm. único de radicación: 11001032400020140011900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.3.

El Superintendente de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 27350 de 10 de mayo de 2013, negó la solicitud. 4.4. Interpuso recurso de reposición contra la Resolución núm. 27350 de 10 de mayo de 2013. 4.5. El Superintendente de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 60065 de 17 de octubre de 2013, resolvió el recurso de reposición, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 27350 de 10 de mayo de 2013.

Norma violada 5. La parte demandante indicó la vulneración del artículo 18 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20007. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló el siguiente cargo y explicó su concepto de violación, así8: Único cargo: Violación del artículo 18 de la Decisión 486 de 2000 6.1. Manifestó que la parte demandada, al expedir los actos administrativos acusados, dentro del desarrollo del método problema-solución, erró al establecer las diferencias entre la invención solicitada y el arte previo más cercano. Adujo que la parte demandada únicamente estableció que la diferencia consiste en que la invención se refiere a métodos que incluyen un cebador y sondas específicas para detectar el evento EE-GH5 que contiene el gen para Cry1Ab, los cuales no están presentes en D1. 6.2.

Señaló que, si bien es cierta la diferencia encontrada por la parte demandada, se omitió indicar las siguientes diferencias relevantes y es que D1 detecta la existencia del Gen Cry1Ab, no establece de forma exacta la ubicación de dicho gen en la cadena genética, con lo cual, pueden detectarse transgénicos en los cuales cuentan con el gene pero que en razón a su ubicación dentro de la cadena genética no presentan las ventajas agrologicas deseadas. 7 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 8 Cfr. Folios 224 a 268 4 Núm. único de radicación: 11001032400020140011900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6.3.

Para sustentar lo anterior, manifestó que la expresión fenotípica del transgén es determinada, tanto por la estructura del gen mismo, como por el sitio en el genoma de la planta. Entonces, en adición a la estructura del transgén, es su posición en el genoma de la planta lo que influencia el rendimiento élite del evento, a saber, la resistencia fenotípica, la tolerancia a los insectos, resistencia al glufosinato y las características agronómicas. 6.4.

Señaló que la parte demandada se equivoca al afirmar que sólo la obtención de un efecto elite es un evento aleatorio dentro del desarrollo de las actividades propias del laboratorio, asegurando, que el desarrollo de un evento elite requiere un amplio esfuerzo inventivo, que incluyen entre otros i) la selección del gen; ii) los elementos regulatorios como el promotor y iii) el punto de inserción en el genoma. 6.5.

Adicionalmente, argumentó que el documento D1 hace mención de una expresión del transgén Cry1Ab bajo el control de un promotor 35S en plantas transformadas, sin mencionar la ubicación de dicho gen dentro de la cadena genómica que permite las características de resistencia y optimización agrologica reivindicadas, lo que hacía imposible determinar dichos resultados. 6.6.

Adicionalmente, argumentó que: i) el documento D1 no hace mención a una expresión del transgén Cry1Ab a un nivel aceptable de comercialización; ii) D1 no define las características agrologicas que debería tener la planta; iii) D1 no permite anticipar la elección de un promotor de transito bajo como el 35S, para junto con el gen Cry1Ab permitiera obtener un evento EE-GH5; y iv) no permite anticipar la ubicación que debe tener el gen Cry1Ab; y v) los kits reivindicados seleccionan exclusivamente el evento EE-GH5 descartando aquellos eventos de D1 que se ubiquen en posiciones genómicas diferentes. 6.7.

Señala que no es obvio desarrollar un método de detección del evento EE-GH5, en tanto se requieren dos pasos, primero, la identificación de un evento que cumpla con el criterio de un evento elite y, segundo, determinar la estructura exacta de ADN, lo cual aduce no se puede derivar de la información obrante en las anterioridades D1 y D2. 6.8.

Por último, indicó que, a su juicio, oficinas “más capacitadas a nivel internacional”, había concedido la patente, aspecto que debía ser tenido en cuenta al momento de estudiar la invención. 5 Núm. único de radicación: 11001032400020140011900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Contestación de la demanda 7.

La parte demandada9, contestó la demanda10 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto del cargo de violación del artículo 18 la Decisión 486 de 2000 7.1. Manifestó que el problema técnico planteado en la solicitud consiste en la necesidad de suministrar plantas de algodón resistentes a insectos. Consideró que, para resolver el problema técnico, la solicitud proporciona una planta de algodón transgénica que corresponde al evento EE-GH5 y los métodos para identificación del evento. 7.2.

Explicó que D1 revelaba que la inserción de un gen CRY1Ab independientemente del sitio de inserción reportaba beneficios para las plantas en las cuales habían sido insertado tanto en el control de insectos como en su comportamiento agrologico y que D2 enseña la forma para establecer la presencia de un gen y su lugar de inserción, con lo cual aplicando los conocimientos de D2 a D1 era posible determinar la ubicación de los genes dentro de las cadenas genómicas enseñadas. 7.3.

Adicionalmente indicó que los efectos, aducidos por la parte demandante, no provenían de determinación del evento EEGH5, sino de la inclusión del gen Cry1Ab, tal como se observaba en el documento D1, documento que, a su vez, incluía el constructo P35S- Cry1Ab, que se correspondía con el evento EEGH5, razón por la cual, aplicando el método TAIL-PCR contemplado en D2, era posible para un experto técnico en la materia determinar la posición del gen introducido y, en ese sentido, llegar a la invención cuya patente se pretende. 7.4.

Señaló que el efecto técnico no es sorprendente comoquiera que ya D1 había dejado en evidencia que la inclusión de un Gen D1 mediante un promotor P35S generaba beneficios en las plantas, y que D2 determinaba el método en que se podía establecer la posición del gen dentro de la cadena genómica. Asimismo, refirió que, en todo caso, el efecto técnico no era parte del objeto de la invención máxime cuando se durante la actuación administrativa no se probó el supuesto efecto técnico. 9 Mediante apoderada.

Cfr. Folios 297 a 300 10 Cfr. Folios 287 a 300 6 Núm. único de radicación: 11001032400020140011900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7.5. Manifestó que la determinación de la ubicación de un gen dentro de una cadena genómica es una actividad rutinaria que carece de altura inventiva.

Audiencia inicial 8. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 22 de enero de 202011, convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y en la audiencia inicial realizada el 29 de enero de 202012: i) declaró saneado el proceso; ii) resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; iii) fijó el objeto del litigio; iv) declaró precluida la posibilidad de conciliación; v) declaró precluida la fase de medidas cautelares; vi) resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; vii) convocó y fijó fecha para la realización de la audiencia de pruebas y viii) realizó el respectivo control de legalidad.

Audiencia de pruebas 9. El Despacho Sustanciador llevo a cabo la audiencia de pruebas regulada en el artículo 181 ibidem, el 4 de mayo de 202113. Interpretación Prejudicial 10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 7 de mayo de 202114, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000. 11.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 173-IP-2021 de 9 de marzo de 202215, en adelante las Interpretación Prejudicial, en las que consideró: “[…] La autoridad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación solicitada por ser pertinente. […]”16. 11 Cfr. Folio 591-593 12 Cfr. Folios 598-604 13 Cfr. Índice 70 del aplicativo web “SAMAI” 14 Cfr. Índice 73 del aplicativo web “SAMAI” 15 Cfr. Índice 84 del aplicativo web “SAMAI” 16 Ibidem 7 Núm. único de radicación: 11001032400020140011900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12.

Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. Reanudación del proceso y alegatos de conclusión 13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 6 de marzo de 202317, resolvió sobre la reanudación del proceso, la prescindencia de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y, en tal sentido, corrió traslado a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad, podría presentar el concepto, si a bien lo tenía. 14.

Durante el término legal, las partes demandante y demandada presentaron sus alegaciones y reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la demanda, respectivamente. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 15. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la interpretación prejudicial 173-IP-2021 de 9 de marzo de 2022; vii) la norma aplicable al caso concreto; viii) el marco normativo sobre el nivel inventivo como requisito de patentabilidad; y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 16. Vistos el numeral 8.º del artículo 149 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201118, sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 17 Cfr. Índice 87 del aplicativo web “SAMAI” 18 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 8 Núm. único de radicación: 11001032400020140011900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201919, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 17.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 18. Los actos administrativos acusados son los siguientes20: 18.1. La Resolución núm. 27350 de 10 de mayo de 201321, mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio negó la solicitud de patente titulada “MÉTODO PARA DETECTAR EL EVENTO ÉLITE EE-GH5 EN UNA PLANTA”, en la cual se indicó que: “[…] Como se dijo anteriormente, el documento D1 es considerado el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque el documento D1 divulga las secuencias de nucleótidos que codifican para crylAb que se encuentra en el evento EE- GHS (Pág. 1 Resumen), además divulga métodos de detección de dicho gen usando PCR, por lo cual usa sondas y cebadores específicos para dicho gen (Pág. 20 Ej. 3 líneas 20 y 21)..

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y lo divulgado en el documento D1 consiste en que la invención se refiere a métodos que incluyen un cebador y sondas específicas para el evento EE-GH5 que contiene el gen para crylAb. No hay evidencia de efecto inesperado como consecuencia de identificar un punto de inserción distinto para el gen crylAb, de manera que cambie el segmento de DNA flanqueante de la planta.

El problema técnico objetivo que resuelve la invención consiste en cómo encontrar cebadores y sondas específicas para el gen crylAb que presenten secuencias flanqueantes no reportadas con anticipación a la fecha de prioridad. Sin embargo, para la persona del oficio normalmente versada en la materia resulta evidente buscar otro sitio de inserción con lo cual obtendría una planta transgénica resistente según el gen insertado, ya que dichas técnicas se encuentran ampliamente difundidas en el estado de la técnica.

La detección de este nuevo evento de inserción usa las mismas técnicas moleculares que el método reportado en el documento D1, y que son de uso común para la detección de genes foráneos insertados en el genoma de plantas, dichos métodos utilizan cebadores específicos para el segmento flanqueante en el genoma de algodón. Además, el diseño de dichos cebadores usando el método de 19 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 20 De los cuales se citan los aspectos relevantes 21 Cfr. Folios 8-10 9 Núm. único de radicación: 11001032400020140011900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co entrelazado térmico asimétrico (PCR TAIL) para la recuperación y el mapeo de secuencias genómicas que flanquean inserciones de ADN, ya había sido previamente divulgado en el documento D2 y corresponde a un proceso rutinario en el laboratorio.

Se aclara además que la determinación de la cigosidad (reivindicación 14) de una planta es un proceso rutinario, a partir de los resultados de la detección del evento, que una persona normalmente versada en la materia está en capacidad de realizar y aplicar a un caso en concreto. Por tanto, la materia reclamada en la presente solicitud implica el uso de equivalentes técnicos conocidos y selección entre un número de posibilidades conocidas sin ningún efecto inesperado, dado que el resultado obtenido está previsto en el estado de la técnica y reside en conferir resistencia a la planta.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría cebadores y sondas específicas del gen crylAb en el evento EE-HG5 diseñado, usando las técnicas divulgadas en el documento D2 y aplicándolas en el método de detección de eventos en algodón divulgados en el documento D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud, por lo cual, la materia reclamada se considera obvia.

Puesto que las reivindicaciones 2 a 21 no mencionan características técnicas adicionales, ya que hacen referencia a métodos de detección del evento, de la cigosidad o de la estructura de los cebadores y sondas necesarios para aplicar dichos métodos, se considera que tales reivindicaciones tampoco tienen nivel inventivo. La solicitante afirma que los documentos D1 y D2 no afectan el nivel inventivo de la solicitud puesto que no divulgan una planta de algodón con el evento élite descrito en la presente solicitud.

Se aclara a la solicitante, que el documento D1 divulga la inserción del gen crylAb en plantas de algodón y el efecto técnico que trae la inserción y el documento D2 divulga el diseño de cebadores/sondas y la detección de eventos de inserción usando PCR TAIL En referencia al argumento de la solicitante, según el cual el problema técnico de la solicitud no consiste en proporcionar cebadores para determinar un evento de elite sino proporcionar una planta de algodón que comprenda una secuencia de ADN que codifica CrylAb con alta tolerancia a los insectos lepidópteros, se aclara que el capítulo reivindicatorio se encuentra enfocado a la detección del evento, y que si el objeto de la Invención no es dicho método si no la planta modificada, entonces la solicitud se encuentra dentro de las excepciones de la patentabilidad según el Artículo 20 literal c de la Decisión 486.

Al respecto es pertinente reiterar que la materia estudiada consiste en un procedimiento para identificar el evento de transformación genética y no en el producto genéticamente modificado.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con la modificación presentada por la sociedad solicitante y teniendo en cuenta el objeto de la solicitud, se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: "MÉTODOS PARA DETECTAR EL EVENTO ÉLITE EE- GH5 EN UNA PLANTA". En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio, RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "MÉTODOS PARA DETECTAR EL EVENTO ÉLITE EE-GH5 EN UNA PLANTA". […]” 10 Núm. único de radicación: 11001032400020140011900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 18.2. La Resolución núm. 60065 de 17 de octubre de 201322, mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición presentado por la parte demandante, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 27350 de 10 de mayo de 2013, en la cual se indicó que: “[…]TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos: Con relación al argumento según el cual es inesperado que en un evento, teniendo el sitio de inserción y la estructura de ADN como se describe en la invención de la referencia, y el cual puede ser detectado específicamente con los métodos reivindicados, cumpla con todos los requisitos para la aplicación comercial de dicha planta, este Despacho se permite aclarar que, tal como lo menciona la recurrente, el proceso de inserción de un gen en el genoma de una planta mediante la metodología de la presente solicitud es un proceso aleatorio que puede llevarse a cabo utilizando técnicas rutinarias para la persona del oficio normalmente versada en la materia.

En este tipo de desarrollos no existe un diseño experimental racional e inventivo a partir del cual se pueda llegar a la solución, debido a que se encuentra fundamentado en metodologías conocidas cuyo resultado corresponde a la inserción aleatoria de un gen. Se advierte además que, contrario a lo referido por la recurrente respecto al problema técnico que pretende resolver la presente invención, la identificación de características únicas de una planta transgénica es una operación de rutina para la persona del oficio normalmente versada en la materia.

El documento D2 enseña un método para el diseño de cebadores basado en la técnica de entrelazado térmico asimétrico (PCR TAIL) para la recuperación y el mapeo de secuencias genómicas que flanquean inserciones de ADN (Resumen). De esta forma, teniendo en cuenta las enseñanzas de los documentos D1 y D2, la persona del oficio normalmente versada en la materia encontraría motivación para implementar las metodologías reclamadas y teniendo en cuenta que la inserción de un gen mediante las técnicas utilizadas se fundamenta en un proceso aleatorio, se encontraba en capacidad de obtener una planta con unas propiedades de resistencia específicas.

Se advierte además que no se puede evidenciar un trabajo racional o inventivo que pueda prever los resultados a obtener, puesto que la metodología es ampliamente conocida como se puede evidenciar en las enseñanzas de los documentos D1 y D2. El documento D1 enseña las secuencias de nucleótidos que codifican para crylAb que se encuentra en el evento EE-GH5 (Pág. 1 Resumen), además divulga métodos de detección de dicho gen usando PCR, para lo cual utiliza sondas y cebadores especificos para dicho gen (Pág. 20, Ej. 3, líneas 20 y 21).

Por su parte el documento D2 enseña que es posible diseñar cebadores utilizando el método de entrelazado térmico asimétrico (PCR TAIL) para la recuperación y el mapeo de secuencias genómicas que flanquean inserciones de ADN (Resumen). Por otra parte resulta del caso señalar que, si bien se reconoce que el mejoramiento de plantas es una necesidad en la industria, una planta mejorada es objeto de protección por vía certificado de obtentor de variedad vegetal y que en este caso se estudian las características del proceso llevado a cabo para conseguir dicho mejoramiento.

En este sentido, la presente solicitud es una aplicación de tecnologías conocidas que se fundamenta en una práctica de inserción de genes y selección, como lo divulgan los documentos D1 y D2. Este Despacho considera que se no evidencia un diseño racional sino una investigación fundamentada en el ensayo y error. Además, debido a que los 22 Cfr. Folios 11-12 11 Núm. único de radicación: 11001032400020140011900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co documentos D1 y D2 enseñaban metodologías para la obtención de plantas transformadas con secuencias modificadas del gen Cry1Ab y el uso de técnicas conocidas para obtener las secuencias del inserto en el contexto de ADN genómico, se concluye que el problema ya se había resuelto y no existe una ventaja sustancial asociada al proceso de la presente solicitud, que se fundamenta en la aleatoriedad del proceso de inserción de un transgén y en consecuencia se convierte a una alternativa al conocimiento existente.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que-el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de nivel inventivo; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 27350 del 10 de mayo de 2013, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Bayer Cropscience N.V., entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa. […]” El problema jurídico 19. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación a la misma presentada por la parte demandada y en la Interpretación Prejudicial, determinar: 19.1.

Si las resoluciones núms. 27350 de 10 de mayo de 2013 y 60065 de 17 de octubre de 2013, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales negó la solicitud de patente de invención titulada "MÉTODO PARA DETECTAR EL EVENTO ÉLITE EE-GH5 EN UNA PLANTA", vulneran el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho solicitado.

En este sentido, se analizará: 19.2. Si a la fecha de la prioridad, para un experto medio en química farmacéutica, la mencionada solicitud se derivaba manera evidente de las divulgaciones previas contenidas en los documentos: a) D1: WO 03093484, publicado el 13 de noviembre de 2003; y, b) D2: The Plan Journal 8(3), 457-463, publicado en 1995; y 12 Núm. único de radicación: 11001032400020140011900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 19.3.

Si la solicitud cumple con el requisito de nivel inventivo previsto en la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina. 20. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 173-IP-2021 de 9 de marzo de 2022, en las que interpretó los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 2000. 21.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 22. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena23, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200024 de la Comisión de la Comunidad Andina25. 23 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 24 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “Régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;

En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;

Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 25 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020140011900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina26 23.

La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina27. 24. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros28. 25.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 26.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 26 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 27 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 28 En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35. 14 Núm. único de radicación: 11001032400020140011900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 27.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 28.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 29. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.

Interpretación Prejudicial 173-IP-2021 de 9 de marzo de 2022 30. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial 173-IP-2021 de 9 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso29: “[…]2.5. Para determinar el nivel inventivo de una solicitud de patente de invención el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina señala los siguientes criterios: a) El nivel inventivo implica un proceso creativo, por lo que la materia técnica de la invención reivindicada cuya protección se pretende no debe derivar del estado.de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de la presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida. b) El examinador debe determinar si la invención reivindicada es inventiva o no; no hay respuestas intermedias.

La existencia o inexistencia de alguna ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no el nivel inventivo. c) El examinador al efectuar el análisis debe evitar cualquier tipo de subjetividad y no basarse en sus propias apreciaciones personales En tal sentido, el examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo, considerando las diferencias entre la invención definida por las reivindicaciones y el estado de la técnica más cercano d) Si se ha determinado que la solicitud de patente de invención no cumple con el requisito de novedad, ya no será necesario evaluar el nivel inventivo, debido a que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica. 29 Cfr. Índice 84 del aplicativo web “SAMAI” 15 Núm. único de radicación: 11001032400020140011900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co e) En la mayoría de los casos, el estado de la técnica más cercano al que debe recurrir el examinador para evaluar el nivel inventivo, se encuentra en el mismo campo de la invención reivindicada o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. 2.6.

Cabe precisar que el Manual antes citado, establece que para determinar si la invención reivindicada deriva de manera evidente del estado de la técnica, se debe recurrir, en lo posible, al método problema-solución, el cual contempla las siguientes etapas: (i) Identificación del estado de la técnica más cercano: En esta etapa el examinador debe plantearse la siguiente pregunta: ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? (ii) Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad: Las diferencias, en términos de características técnicas, que advierta el examinador entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano constituye la solución al problema técnico que plantea la invención. (iii) Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. - Para definir el problema técnico no se debe incluir elementos de la solución, porque ello determinaría que la solución sea evidente. - En determinadas circunstancias, el problema técnico deberá ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda de anterioridades, debido a que el estado de la técnica del cual partió el solicitante puede ser diferente al estado de la técnica más cercano utilizado por el examinador para evaluar el nivel inventivo […]”.

Marco normativo sobre el nivel inventivo como requisito de patentabilidad 31. Visto el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000, se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

Análisis del caso concreto 32. Conforme se indicó en el acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 18 ibidem, define el requisito de nivel inventivo. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación 173-IP-2021 de 9 de marzo de 2022, proferida para este caso, indicó que la invención debe representar un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, además no debe ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, es decir que: 16 Núm. único de radicación: 11001032400020140011900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] para un experto medio en el asunto de que se trate se necesite algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella; es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica […]”30. 33.

En el caso sub examine, atendiendo a que la parte demandada negó la solicitud de patente de invención argumentando que no cumplía con el requisito de nivel inventivo, la Sala procederá a estudiar el cumplimiento de este requisito, para lo cual, en primer lugar, hará referencia a los argumentos expuestos por la parte demandada en los actos administrativos acusados; en segundo lugar, analizará los argumentos de la parte demandante y, en tercer lugar, procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes e intervinientes, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201231, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda. 34.

En este sentido, es necesario precisar que, de acuerdo con los antecedentes administrativos de los actos acusados, la materia reivindicada se refiere a un método para detectar un evento élite específico en una planta de algodón. 35. La parte demanda señaló que D1 y D2 se consideraban el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1, toda vez que el documento D1 divulga las ventajas que tiene la inclusión del gen Cry1Ab en plantas.

En cuanto a D2, manifestó que divulga métodos para la determinación de los eventos enlisté y la ubicación de genes en posiciones específicas dentro de las cadenas genómicas, dentro de las cuales se encuentra el algodón. 36. Manifestó que la diferencia entre la invención reclamada en la reivindicación 1 y la anterioridad D1 consiste en que, la invención, se refiere a métodos que incluyen un cebador y sondas específicas para detectar el evento EE-GH5, que contiene el gen Cry1Ab, los que no están divulgados previamente. 37.

La parte demandada, luego de identificar las diferencias entre el arte previo más cercano y la invención reivindicada, señaló que no hay evidencia de efecto técnico inesperado, ya que ambos documentos se refieren al gen Cry1Ab, y su diferencia 30 Cfr. Índice 49 del aplicativo web “SAMAI” 31 ”Por la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones” 17 Núm. único de radicación: 11001032400020140011900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co radica en la determinación del punto de inserción del mismo en el genoma de la planta de algodón aspecto que puede determinarse mediante el método establecido en D2, consistente TAIL-PCR. 38.

Precisó que el problema técnico objetivo que resuelve la invención “[…]encontrar cebadores y sondas específicas para el gen Cry1ab que presenten secuencias flanqueantes no reportadas con anticipación a la fecha de prioridad. […]”32. 39. Al respecto, la parte demandada manifestó que un experto técnico en la materia, con miras a resolver el problema técnico planteado, teniendo en cuenta la información obrante en D1, que revela diferentes inserciones del gen Cry1ab, incluyendo entre estas las incorporaciones con el promotor P35S, estaría inclinado aplicar el método TAIL-PCR, contemplado en la anterioridad D2, para determinar la posición en que debería ubicarse el gen Cry1ab, dentro de la secuencia genética de la planta de algodón. 40.

La parte demandante, en su escrito de demanda, reiteró varios de los argumentos expuestos en el recurso de reposición interpuesto durante el procedimiento administrativo, como el hecho de que D1: i) no hace mención a una expresión del transgén Cry1Ab a un nivel aceptable de comercialización; ii) no define las características agrologicas que debería tener la planta; iii) no permite anticipar la elección de un promotor de tránsito bajo como el 35S, para junto con el gen Cry1Ab permitiera obtener un evento EE-GH5; y iv) no permite anticipar la ubicación que debe tener el gen Cry1Ab; v) no permite seleccionar de forma específica el evento EE-GH5, en la posición indicada en la creación cuya patente se solicita. 41.

Precisado lo anterior, la Sala advierte que la parte demandante aduce la existencia efectos sorprendentes relacionados con las características del evento élite EE-GH5, en la posición específica en el genoma en la que fue integrado. 42. La Sala considera que le corresponde a la parte demandante demostrar que la solicitud de patente de invención cumplía con los requisitos previstos en la normativa comunitaria andina, es decir, que tenía nivel inventivo y, en ese sentido, demostrar, por un lado, que el análisis de la parte demandada no se ajustó a derecho y, por el 32 Ibidem 18 Núm. único de radicación: 11001032400020140011900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co otro, que los actos administrativos acusados se encuentran incursos en las causales de nulidad invocadas en la demanda. 43.

La Sala considera que el demandante tiene la carga de demostrar los requisitos de patentabilidad; sin embargo, considera que esta carga consiste en demostrar que las consideraciones técnicas o jurídicas de la parte demandada no fueron correctas, es decir, que la parte demandada, por medio de los actos administrativos acusados, no logró desvirtuar la novedad, el nivel inventivo o la aplicación industrial de la solicitud. 44.

Lo anterior, por cuanto de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es la parte demandada la que durante el trámite administrativo tiene la carga de desvirtuar los requisitos de patentabilidad, para el caso sub examine, tiene la carga de demostrar que una solicitud de patente carece de nivel inventivo: “[…] c) El examinador al efectuar el análisis debe evitar cualquier tipo de subjetividad y no basarse en sus propias apreciaciones personales.

En tal sentido, el examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo, considerando las diferencias entre la invención definida por las reivindicaciones y el estado de la técnica más cercano […]”33. (Destacado fuera del texto) 45. En este orden de ideas y, teniendo en cuenta que los actos administrativos acusados gozan de presunción de legalidad, no es la parte demandada la que debe demostrar en esta instancia que la solicitud de patente no cumplió los requisitos previstos en la normativa comunitaria andina, lo cual se determinó en los actos administrativos acusados.

Tampoco correspondería a la parte demandante probar como tal la novedad o el nivel inventivo de su solicitud, puesto que esto implicaría que la parte demandante debe comparar su solicitud con todo el estado del arte, lo cual no es posible. 46. La Sala considera que lo que debe probar la parte demandante, como se señaló supra, es que las consideraciones técnicas o jurídicas sustento de la negación no fueron correctas y, en ese sentido, la parte demandada no cumplió con su carga probatoria dentro del trámite administrativo de desvirtuar los requisitos de 33 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 37-IP-2021 de 9 de marzo de 2022. 19 Núm. único de radicación: 11001032400020140011900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co patentabilidad. En consecuencia, la parte demandante no debe probar como tal la novedad o el nivel inventivo de su solicitud, sino su carga recae en demostrar que las anterioridades citadas por la parte demandada, por un lado, no divulgan todas las características técnicas reivindicadas en la solicitud -en caso que esté en discusión la novedad-, o que no sugieren, de manera obvia para una persona medianamente versada en la materia, las características técnicas reivindicadas como solución al problema técnico objetivo planteado -en caso que esté en discusión el nivel inventivo. 47.

Esta Sección, en jurisprudencia reiterada34, ha considerado que le corresponde al solicitante demostrar el cumplimiento de los requisitos sustanciales de patentabilidad de un producto o de un proceso cuando la entidad competente ha proferido una decisión desfavorable a sus intereses, particularmente porque las solicitudes de patente involucran reglas técnicas cuyo conocimiento se atribuye a expertos medios en la materia de la patente de invención. 48.

En este orden de ideas, esta Sección35, al estudiar si una solicitud de patente cumplía con los requisitos previstos en la normativa comunitaria andina, consideró: “[…] Pues bien, tal y como se muestran las cosas, le correspondía a la sociedad actora demostrar en este juicio, que la solicitud para patentar hidrato novedoso de sal de ácido maléico de 5-[4-2(n-metil-(2-piridil) amino) etox]benci]tiazolidin-2- 4-diona, cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo, a pesar de que existen las publicaciones del estado del arte ya aludidas […].

Además, tratándose de la discusión sobre la legalidad de un acto administrativo, se debe tener en cuenta que este se presume legal, de suerte que su presunción solo puede ser desvirtuada cuando el actor prueba que alguno o algunos de los elementos esenciales del acto se encuentran incursos en un vicio invalidante […]”. (Destacado fuera del texto) 49.

En otra oportunidad, esta Sección36 consideró que la parte demandante, por ser el solicitante de la patente, es quien tiene la carga procesal de desvirtuar que las anterioridades citadas por la parte demandada restaban novedad y altura inventiva a 34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencias de: 15 de octubre de 2009, C.P. Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2002-00096-01; 22 de mayo de 2014, C.P. Dr. Guillermo Vargas Ayala, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2005-00164-01; y 19 de noviembre de 2018, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001-03-24-000- 2006-00257-00. 35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 22 de mayo de 2014, C.P. Dr. Guillermo Vargas Ayala, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2005-00164-01. 36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 21 de febrero de 2008, C.P. Dr. Camilo Arciniegas Andrade, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2002-00324-01. 20 Núm. único de radicación: 11001032400020140011900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co su solicitud, por lo que reiteró el principio onus probandi incumbit actori.

En efecto, indicó: “[…] El artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a esta materia por remisión expresa del artículo 168 CCA dispone que «toda decisión debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso.». Cada parte tiene la carga de probar sus afirmaciones, con las excepciones establecidas en la ley.

Así se aplica desde el Derecho Romano, conforme a los aforismos «onus probandi incumbit actori» o sea que al demandante le incumbe el deber de probar los hechos en que funda su acción, y «reus in excipiendo fit actor», es decir que el demandado cuando excepciona o se defiende se convierte en demandante para el efecto de tener que probar los hechos en que funda su defensa.

En el ordenamiento colombiano esta regla está contemplada para el Derecho Privado en el artículo 1757 del Código Civil, a cuyo tenor, «incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta» y para los procesos en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, que dispone que «incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.» Acerca de la actividad de probar, uno de los grandes inspiradores del Derecho Procesal Civil ha escrito: «Probar indica una actividad del espíritu dirigida a la verificación de un juicio.

Lo que se prueba es una afirmación; cuando se habla de probar un hecho, ocurre así por el acostumbrado cambio entre la afirmación y el hecho afirmado. Como los medios para la verificación son las razones, esta actividad se resuelve en la aportación de razones. Prueba, como sustantivo de probar, es, pues, el procedimiento dirigido a tal verificación. Pero las razones no pueden estar montadas en el aire; en efecto, el raciocinio no actúa sino partiendo de un dato sensible, que constituye el fundamento de la razón. En lenguaje figurado, también estos fundamentos se llaman pruebas; en este segundo significado, prueba no es un procedimiento, sino un quid sensible en cuanto sirve para fundamentar una razón».

Síguese de lo expuesto que contra lo que esta afirma, la solicitante tenía la carga procesal de desvirtuar que las anterioridades citadas por la SIC restaban novedad y altura inventiva a su solicitud. Si quería obtener el privilegio, debía probar que su invención tenía elementos y características novedosos que la hacían patentable. Se advierte que no solicitó la práctica de pruebas, i.e. un dictamen pericial, pudiendo hacerlo.

No es dable que en esta instancia alegue a su favor la consecuencia resultante de no haber cumplido con su carga procesal. Se reitera que no basta con afirmar un hecho, puesto que el actor tiene la carga procesal de demostrarlo, lo que no ocurrió en el sub iudice […]”. (Destacados fuera del texto). 50. En este contexto, la Sala considera que en el caso sub examine, la parte demandante es quien debe demostrar, en esta instancia, que las divulgaciones previas, referidas por la parte demandada como anterioridades, no afectaban el requisito de nivel inventivo exigido por la normativa comunitaria andina como se indicó en los actos administrativos acusados. 21 Núm. único de radicación: 11001032400020140011900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 51.

En este sentido, teniendo en cuenta que se debía determinar si, para un experto medio en la materia, la solicitud de patente se derivaba de las anterioridades citadas por la parte demandada, es necesario que exista en el expediente material probatorio técnico o científico que soporte las afirmaciones de la demanda, en la medida en que el juez no tiene los conocimientos ni técnicos ni científicos para poder llegar a la conclusión pretendida por la parte demandante.

Así las cosas, la Sala recuerda que el dictamen pericial es un medio de prueba procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos técnicos, científicos o artísticos; sin que ello implique que es el único medio de prueba para demostrar los supuestos pretendidos. 52. Dicho lo anterior, la Sala advierte que dentro de las pruebas obrantes en el proceso el testigo de la parte demandada señaló que: “[…]lo que están en los documentos técnicos que se consideraron durante todo el análisis, el documento D1 es un documento específico que divulga la estructura del gen CRY1AB, es decir, la secuencia de nucleótidos correspondiente al gen CRY1AB que es el que se inserta en cualquier sitio del genoma de la planta dependiendo porque puede ser al azar o puede ser dirigido en este caso al azar o sea en cualquier sitio del genoma de la planta y además este documento nos indica que existe una producción alta de toxina CRY1AB y por lo tanto un efecto protector de la planta frente a la infestación de ciertos gusanos en el mismo antecedente, entonces en el ejemplo 3 de ese antecedente nos hacen la divulgación de un constructo de transformación del algodonero que tiene el gen CRY1AB y que evidentemente va a tener una secuencias flanqueantes diferentes porque no se pudo hacer un análisis comparativo de los segmentos flanqueantes de 15 a 35 nucleótidos no se encontraron en específico esas secuencias pero sí se encontró el tema de que insertaba en otro sitio la toxicidad del gen CRY1AB, era posible evaluarla y además de eso expresada en un cultivar de algodón y que tenía un efecto técnico frente al crecimiento de larvas como las que les había contado inicialmente que son las larvas del gusano algodonero, aquí hay unos datos en relación con el efecto protector que tiene la producción de esta toxina frente al mismo cultivar de algodón y en ese orden de ideas para la Superintendencia existía una divulgación calificada en relación con un método de transformación y con la posibilidad de introducirlo dentro del algodón, pero además de eso que tuvo en cuenta la Superintendencia que existen en el estado de la técnica documentos que me hablan sobre cómo correr una PCR para ir a identificar la presencia de sus eventos transgénicos en cualquier planta porque el protocolo para seguir una PCR es un protocolo de conocimiento del convencional de los investigadores en el área biotecnológica y que sigue las mismas etapas [ ]”37 53.

Por otra parte, la Sala advierte que la parte demandante aportó una prueba documental38, con el fin de desvirtuar el análisis que llevó a la parte demandada a concluir que la solicitud de patente de invención no cumplía con los requisitos de patentabilidad. 37 Cfr. Índice 70 del aplicativo web “SAMAI” 38 Cfr. Folios 304 a 310 22 Núm. único de radicación: 11001032400020140011900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 54.

La Sala considera que el documento aportado por la parte demandante está encaminado a señalar que no se puede anticipar cual ubicación del gen dentro de la cadena genómica pueda causar los efectos atribuidos al evento élite. Asimismo, el análisis técnico que el documento evidencia está encaminado a explicar el desarrollo de una planta de algodón con ciertas características agronómicas que en el documento consideran inventivas; sin embargo, como la parte demandada lo señala a lo largo de los actos administrativos, la contestación de la demanda y los alegatos de conclusión, el gen cuya inserción se trata de reivindicar, está relacionado en D1 y el método para encontrar su ubicación dentro de la cadena genómica se encuentra establecido en D2 que explica el funcionamiento del método TAIL-PCR para la identificación respecto de la ubicación del gen dentro de la cadena genómica. 55.

Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que no existe prueba técnica que ofrezca certeza sobre si las consideraciones de la parte demandada, respecto de la carencia de efectos técnicos sorprendentes y, en consecuencia, carencia de nivel inventivo, fueron erradas. Las consideraciones técnicas expuestas en el documento señalado supra no refieren de manera puntual sobre las consideraciones sustento de la negación, sino que explica el paso a paso de cómo los inventores llegaron al evento. 56.

La Sala advierte que la prueba documental pretende resaltar lo inventivo de la combinación Cry1Ab y el promotor P35S para generar el evento élite, el cual tiene los efectos agronómicos de mortalidad de insectos. Sin embargo, no se evidencia que el documento atribuya algún efecto sorprendente al método de detección del evento, sino que le atribuye el efecto sorprendente al evento como tal. 57.

De conformidad con lo anterior, en el expediente solo obran afirmaciones referidas al presunto nivel inventivo de la solicitud de patente y del proceso para llegar a la misma, sin que exista ningún elemento de juicio que lleve al convencimiento de la Sala de que, en el caso sub examine, la solicitud de patente no se deriva de las divulgaciones previas citadas por la parte demandada y, en ese sentido, que la solución al problema técnico planteado no es evidente para una persona medianamente versada en la materia. 58.

La Sala considera que, al no existir material probatorio en el expediente del proceso de la referencia, se desconoció la obligación prevista en el artículo 167 del 23 Núm. único de radicación: 11001032400020140011900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Código General del Proceso, en virtud del cual “[…] incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen […] y, por lo tanto, la parte demandante debe asumir las consecuencias propias de su inactividad probatoria. 59.

Así las cosas, la parte demandante no allegó al proceso los medios de prueba necesarios y, en consecuencia, no demostró que la parte demandada hubiere incurrido en alguna irregularidad al concluir que la solicitud de patente no cumplía con el requisito de nivel inventivo y decidir su negación, ni que los actos administrativos acusados se encontraran incursos en algún vicio de nulidad. 60.

En ese orden de ideas, al no haberse acreditado técnica o científicamente en este proceso que las consideraciones técnicas de la parte demandada, fundamento de la negación de la solicitud de patente, fueron incorrectas en el análisis de nivel inventivo del procedimiento solicitado, se tendrá como no demostrado. 61. En suma, ante la carencia de vocación de los cargos formulados, la Sala, con base en las consideraciones expuestas, negará las pretensiones de la demanda por no haber desvirtuado la presunción de legalidad de los actos administrativos acusados. 62.

Por último, la Sala advierte que la parte demandante, en el escrito de demanda, adujo que, a su juicio, se debía conceder la solicitud comoquiera que otras oficinas internacionales había concedido la patente previamente. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina39 ha considerado que el sistema de propiedad industrial adoptado en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas de registro en cada país miembro.

Así las cosas, esta Sala considera que el hecho de que la patente se hubiere concedido en otras jurisdicciones no implica un deber por parte de la oficina nacional de conceder la patente. Conclusión 63. La Sala concluye, siguiendo la línea jurisprudencial de esta Sección, que la parte demandante no probó que la parte demandada, con la expedición de los actos 39 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 437-IP-2016 de 24 de abril de 2017 24 Núm. único de radicación: 11001032400020140011900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co administrativos acusados, hubiere incurrido en alguna irregularidad al resolver que la solicitud de patente de invención no cumplía con el requisito de nivel inventivo y, en consecuencia, negará la solicitud. 64.

En este mismo sentido, la Sala concluye que la parte demandante no demostró que las consideraciones técnicas de la parte demandada, respecto de la carencia de nivel inventivo de la solicitud de patente de invención, hayan sido erradas; razón por la cual era procedente y ajustada a derecho la decisión de la parte demandada durante el procedimiento administrativo. 65.

Por último, como consecuencia de todo el análisis realizado, la Sala concluye que los actos administrativos acusados no vulneran el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000 al negar la solicitud de patente de invención titulada “MÉTODO PARA DETECTAR EL EVENTO ÉLITE EE-GH5 EN UNA PLANTA”. 66. En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos de nulidad, se mantiene incólume la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 27350 de 10 de mayo de 2013 y 60065 de 17 de octubre de 2013 y, en consecuencia, la Sala negará las pretensiones de la demanda y el restablecimiento del derecho solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. 25 Núm. único de radicación: 11001032400020140011900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.

CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.