11001032400020140043700 — Consejo de Estado

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintitrés (2023) Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Número único de radicación: 11001032400020140043700 Demandante: Claudia Constanza Muñoz Parra Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Modanova S.A.S. Temas: Riesgo de confusión entre un signo mixto y una marca mixta.

Conexidad competitiva. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la señora Claudia Constanza Muñoz Parra contra la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 38827 de 27 de junio de 2013 y 4384 de 31 de enero de 2014, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Claudia Constanza Muñoz Parra1, en adelante la parte demandante, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del 1 Por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 46 2 Cfr. Folios 11 a 28 2 Número único de radicación: 11001032400020140043700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co derecho3, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 38827 de 27 de junio de 2013, “Por la cual se niega un registro”, expedida por el Director de Signos Distintivos (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio; y la Resolución núm. 4384 de 31 de enero de 2014, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de Industria y Comercio. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto GOLD COLLECTION, para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de la marca, en adelante, Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones 3.

La parte demandante formuló las siguientes pretensiones4: “[…] PRETENSIONES 2.1. Que se declare la nulidad de la resolución # 38827 del 27 de junio de 2013, expedida por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la cual negó el registro de la marca comercial GOLD COLLECTION (M), para distinguir productos comprendidos en la clase 25 Internacional de la clasificación internacional de Niza. 2.2.

Que se declare la nulidad de la resolución # 4384 del 31 de Enero de 2014, mediante la cual decidió confirmar la resolución anterior y en consecuencia negó de manera definitiva el registro de la marca comercial GOLD COLLECTION (M) clase 25. 2.3. Igualmente y como consecuencia de la nulidad solicitada y a título de restablecimiento del derecho, solicito se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, Dirección de Signos Distintivos, conceder el registro de la marca comercial GOLD COLLECTION (M) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la clasificación Internacional de Niza, a nombre de la señora CLAUDIA MUÑOZ PARRA. 2.4.

Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso, en la Gaceta de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio conforme a lo establecido en el artículo 2º Literal d) Decreto legislativo 209 de 1.957. 2.5. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dar cumplimiento a la sentencia dentro del término que establece el C.P. A y de lo C.A. […]”. 3 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 4 Cfr. Folios 12 a 13 3 Número único de radicación: 11001032400020140043700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Presupuestos fácticos 4.

La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones5: 4.1. La parte demandante solicitó, el día 13 de diciembre de 2014, el registro como marca del signo mixto GOLD COLLECTION, para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó el 2 de enero de 2013, en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 659, la cual no fue objeto de oposición por parte de terceros. 4.3.

El Director de Signos Distintivos (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 38827 de 27 de junio de 2013, negó el registro como marca del signo mixto GOLD COLLECTION, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 38827 de 27 de junio de 2013. 4.5.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 4384 de 31 de enero de 2014, decidió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 38827 de 27 de junio de 2013. Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20006.

Concepto de violación 5 Cfr. Folios 13 a 14 6 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 4 Número único de radicación: 11001032400020140043700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así7: Cargo: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 6.1.

Señaló que, a su juicio, las expresiones nominativas de los signos distintivos cotejados son idénticas, por lo que debe analizarse la conexidad competitiva entre los productos o servicios que se pretendan distinguir. 6.2. Manifestó que existen muchos registros que son idénticos en el signo y que identifican productos de la Clase 24 y otros de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

En ese sentido, indicó, como ejemplo, la marca BAXTER que identifica productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Stanton & Cia. S.A. y la marca BAXTER que identifica productos de la Clase 24 y que está registrada a nombre de Baxter International, Inc. 6.3. Argumentó que el consumidor que va a comprar uno de los productos de la parte demandante, como jeans o camisas, no va a visitar una tienda de lencería y, así encuentre en esas tiendas tapetes, colchas con la marca GOLD COLLECTION, no va a pensar que es la misma empresa que las tiendas de vestir. 6.4.

Adujo que, a su juicio, no existe conexidad competitiva entre los productos reivindicados por los signos distintivos cotejados, puesto que los empresarios que se dedican a fabricar textiles y los que fabrican prendas de vestir, no utilizan los mismos canales de comercialización, comoquiera que jamás se ve en una tienda de ropa la venta de telas para la fabricación de las mismas. 6.5.

Señaló que las necesidades que cumplen los productos de la Clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza, como tejidos, tapetes o colchas, no son las mismas que las necesidades que suplen los productos de la Clase 25, como lo son la ropa. Contestación de la demanda Parte demandada 7 Cfr. Folios 15 a 24 5 Número único de radicación: 11001032400020140043700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7.

La parte demandada8 contestó la demanda9 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Cargo único: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 7.1. Señaló que el signo solicitado reproduce en su totalidad la estructura gramatical y ortográfica de la marca previamente registrada y, pese a la variación en el elemento gráfico, no existe una clara diferenciación entre las mismas, puesto que hay similitud fonética en el componente denominativo de los signos. 7.2.

Argumentó que, a su juicio, los consumidores podrían creer que están adquiriendo productos que comparten el mismo origen empresarial y, en ese sentido, las mismas características, especialmente su calidad, cuando en realidad se trata de empresarios distintos. 7.3. Manifestó que la parte demandante pretendió identificar productos que, a pesar no estar en la misma clase que la marca previamente registrada, tienen conexidad competitiva, puesto que pertenecen a la categoría de los productos que provienen de la industria textil y el diseño de ropa que son usualmente fabricados por un mismo empresario. 7.4.

Argumentó que los signos distintivos cotejados son idénticos a nivel visual, fonético y ortográfico, lo cual resulta suficiente para crear riesgo de confusión en el público consumidor. 8. Modanova S.A.S., tercero con interés directo en el resultado del proceso, notificado en debida forma10, no contestó la demanda. Solicitud de Interpretación Prejudicial 9.

El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido en la continuación de la audiencia inicial de 21 de junio de 202111, suspendió el proceso para solicitar al 8 Por intermedio de apoderada. Cfr. Folios 74 a 77 9 Cfr. Folios 64 a 73 10 Cfr. Folio 108 11 Cfr. Índice 59 del aplicativo web “SAMAI” 6 Número único de radicación: 11001032400020140043700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000 aplicables al caso concreto. 10.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 280-IP-202112 de 9 de marzo de 2022, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…] La Autoridad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación solicitada por ser pertinente. De oficio se llevará a cabo la interpretación del Artículo 151 de la Decisión 486 para tratar el tema de la conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto […]”13 11. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

Audiencia Inicial y audiencia de pruebas 12. El Despacho Sustanciador: i) mediante auto de 21 de agosto de 201914, convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; ii) en la audiencia inicial realizada el 28 de agosto de 201915, declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas. 13.

La parte demandante interpuso recurso de súplica contra el auto de pruebas mencionado supra y, en consecuencia, el Despacho sustanciador ordenó remitir el expediente al Despacho que seguía en turno para lo de su competencia y suspendió la audiencia inicial. La Sala de la Sección Primera de la Corporación, mediante auto de 12 de marzo de 202016, confirmó la providencia recurrida. 12 Cfr. Índice 68 del aplicativo web “SAMAI” 13 Ibidem 14 Cfr. Folios 116 a 117 15 Cfr. Folios 126 a 141 16 Cfr. Folios 149 a 152 7 Número único de radicación: 11001032400020140043700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14.

El Despacho Sustanciador: i) mediante auto de 31 de mayo de 202117, convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la continuación de la audiencia inicial; ii) mediante auto de 11 de junio de 202118, reprogramó la continuación de la audiencia inicial; y iii) en la continuación de la audiencia inicial realizada el 21 de junio de 202119, resolvió sobre la prescindencia de la audiencia de pruebas; suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000 aplicables al caso concreto; y realizó el respectivo control de legalidad.

Reanudación del proceso y alegatos de conclusión 15. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 6 de marzo de 202320, resolvió: i) la reanudar el proceso; y ii) prescindir de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y, en ese sentido, corrió traslado común a las partes e intervinientes, por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad, podría presentar el concepto, si a bien lo tenía. 16.

Durante el término legal, las partes demandante y demandada presentaron sus alegaciones y reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la demanda. 17. El tercero con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 18.

La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 280-IP-2021 proferida el 9 de marzo de 2022; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto. 17 Cfr. Índice 50 del aplicativo web “SAMAI” 18 Cfr. Índice 53 del aplicativo web “SAMAI” 19 Cfr. Índice 59 del aplicativo web “SAMAI” 20 Cfr. Índice 71 del aplicativo web “SAMAI” 8 Número único de radicación: 11001032400020140043700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Competencia de la Sala 19.

Vistos el numeral 8.º del artículo 149 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201121, sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201922/, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 20. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. Actos administrativos acusados 21.

Los actos administrativos acusados son los siguientes: 21.1. La Resolución núm. 38827 de 27 de junio de 2013, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos (E) negó el registro como marca del signo mixto GOLD COLLECTION. 21.2. La Resolución núm. 4384 de 31 de enero de 2014, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 38827 de 27 de junio de 2013.

Problema jurídico 22. De acuerdo con la demanda, las contestaciones de la misma, y la interpretación prejudicial, el problema jurídico consiste en determinar: 22.1. Si las resoluciones núms. 38827 de 27 de junio de 2013 y 4384 de 31 de enero de 2014, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro como marca del signo mixto GOLD COLLECTION, para identificar "Abrigos, vestimenta para todo tipo de deportes, chaquetas, chaquetones, 21 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 22 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 9 Número único de radicación: 11001032400020140043700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pantalones, shorts y pantalonetas, jeans, overoles, faldas, medias, medias veladas, taloncillos y refuerzos para medias, trajes, togas, uniformes, vestidos, ajustadores, baberos, batas, boas, blusas, bragas, bodys, bufandas, calcetines, todo tipo de camisas y camisetas, canesues de camisas, camisolas, capuchas, combinaciones para vestir, y ropa interior vestidos confeccionados, corbatas, corseteles, todas clase de corsés, chales chalecos delantales, enaguas, esclavinas, estolas, fajas, gabanes, gabardinas, guantes, impermeables, jarreteras, toda clase de jerseys, manguitos para vestir, prendas de punto ropa interior para niños, adultos de cualquier sexo, slips, sobaqueras, solideos, tirantes, velillos, velos, toda clase de artículos para vestir, pellizas pieles, bolsas para calentar los pies, borceguíes, y bragas para panales, canastillas, casullas, trajes de baño, cinturones, botines, herrajes, palas, taloncillos, polainas, plantillas, solideos, zapatos formales y sport, suelas, tacones, zapatillas, pantuflas, zuecos y tocados, armaduras de sombreros de copa, gorros, boinas, viseras", productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina; y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho solicitado. 22.2.

En este sentido, se analizará si la parte demandada vulneró o no el literal a) artículo 136 de la Desición 486 de 2000, al negar el registro como marca del signo mixto GOLD COLLECTION, solicitado para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, con fundamento en el riesgo de confusión o de asociación con la marca mixta GOLD COLLECTION con registro marcario núm. 232068, cuyo titular es Modanova S.A.S., tercero con interés directo en el resultado del proceso; y, en particular, se buscará establecer si existe conexidad competitiva entre los productos de las clases 24 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 23.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136 y el artículo 151 de la Decisión 486 de 2000. 24. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 10 Número único de radicación: 11001032400020140043700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 25.

La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena23, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000 de 14 de septiembre de 200024 de la Comisión de la Comunidad Andina25.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina26 23 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 24 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;

En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;

Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 2000 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 25 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 26 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 11 Número único de radicación: 11001032400020140043700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 26.

La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 27. 27. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros28. 28.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 29.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 30.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 31.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, 27 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 28 En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35. 12 Número único de radicación: 11001032400020140043700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 32.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]” Interpretación Prejudicial 280-IP-2021 de 9 de marzo de 2022 33. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso29: “[…] E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. Dado que en el proceso interno se discute si el signo GOLD COLLECTION (mixto) solicitado a registro resultaría confundible con la marca GOLD COLLECTION (mixta), es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. en ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.

Comparación entre signos mixtos con elementos nominativos compuestos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo GOLD COLLECTION (mixto) y la marca GOLD COLLECTION (mixta), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico. 2.2.

En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento-sea denominativo o gráfico-penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. […] 29 Cfr. Índice 68 del aplicativo web “SAMAI” 13 Número único de radicación: 11001032400020140043700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.6.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. […] 3. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza 3.1. Por cuanto en el proceso interno se alegó que existe conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto, corresponde analizar este tema. 3.2.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486. 3.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 3.4.

Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre si.

En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) 14 Número único de radicación: 11001032400020140043700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. 3.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. 3.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva.

Los canales de aprovisionamiento, distribución de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente acreditan la nо existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.

Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización. (v.g. ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g. un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 3.7. Por tal razón, para establecer la existencia de la relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios de la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario […] ”.

Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 15 Número único de radicación: 11001032400020140043700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 34. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Análisis del caso concreto 35.

De conformidad con los marcos normativos y los desarrollos jurisprudenciales indicados supra y, atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 36. En este sentido, el signo y la marca sujetas a estudio son como se muestran a continuación: Signo Solicitado Marca registrada Expediente: 12-22588930 Solicitante: Claudia Constanza Muñoz Parra Productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: “Abrigos, vestimenta para todo tipo de deportes, chaquetas, chaquetones, pantalones, shorts y pantalonetas, jeans, overoles, faldas, medias, medias veladas, taloncillos y refuerzos para medias, trajes, togas, uniformes, vestidos, ajustadores, baberos, batas, boas, blusas, bragas, bodys, bufandas, calcetines, todo tipo de camisas y camisetas, canesues de camisas, camisolas, capuchas, combinaciones para vestir, y ropa interior vestidos confeccionados, corbatas, corseteles, todas clase de corsés, chales chalecos delantales, enaguas, Registro núm.: 23206831 Titular: Modanova S.A.S. Productos de la Clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza: “Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa”. 30 Cfr. Folio 4 31 Ibidem 16 Número único de radicación: 11001032400020140043700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co esclavinas, estolas, fajas, gabanes, gabardinas, guantes, impermeables, jarreteras, toda clase de jerseys, manguitos para vestir, prendas de punto ropa interior para niños, adultos de cualquier sexo, slips, sobaqueras, solideos, tirantes, velillos, velos, toda clase de artículos para vestir, pellizas pieles, bolsas para calentar los pies, borceguíes, y bragas para panales, canastillas, casullas, trajes de baño, cinturones, botines, herrajes, palas, taloncillos, polainas, plantillas, solideos, zapatos formales y sport, suelas, tacones, zapatillas, pantuflas, zuecos y tocados, armaduras de sombreros de copa, gorros, boinas, viseras.” 37.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre un signo mixto y una marca mixta. Respecto de la violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 38.

Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) del artículo 136 ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 39.

Esta Sección32, siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”33. 32 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 33 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013. 17 Número único de radicación: 11001032400020140043700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 40.

En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”34. 41.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie la marca en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”35. 42. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si el signo mixto GOLD COLLECTION, solicitado por la parte demandante, se encontraba dentro de los supuestos fácticos indicados supra y, en consecuencia, si era procedente o no su registro. 43.

Con el fin de realizar el cotejo entre los signos distintivos en conflicto, la Sala advertirá las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente advertirá los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate […]36 34 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016. 35 Ibidem. 36 Cfr. Índice 68 del aplicativo web “SAMAI” 18 Número único de radicación: 11001032400020140043700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 44. La Sala, adicionalmente, tendrá en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre la marca comparadas puede presentarse desde distintos ámbitos: “[…]1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos o de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”37. 45.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la controversia radica en un presunto riesgo de confusión entre un signo mixto y una marca mixta previamente registrada, la Sala considera pertinente reiterar el concepto de signo mixto. 46. Los signos mixtos son aquellos que se componen tanto de un elemento nominativo, como de uno figurativo o gráfico.

La combinación de estos elementos apreciados en conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado38. 37 Ibidem 38 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 126-IP-2017 de 17 de noviembre de 2017. 19 Número único de radicación: 11001032400020140043700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 47.

En este sentido, considerando que el caso sub examine requiere llevar a cabo un examen de confundibilidad entre el signo mixto GOLD COLLECTION, solicitado por la parte demandante, y la marca mixta GOLD COLLECTION, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, la Sala advertirá los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el cotejo entre estos tipos de signos, los cuales fueron señalados en la Interpretación Prejudicial proferida para este caso en los siguientes términos: “[…] 2.

Comparación entre signos mixtos con elementos nominativos compuestos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado GOLD COLLECTION (mixto) y la marca GOLD COLLECTION (mixta), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico. 2.2.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 2.3. De acuerdo con la jurisprudencia de este Tribunal, «en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor, y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores.>> 2.4.

Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.10 2.5.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado GOLD COLLECTION (mixto) y la marca GOLD COLLECTION (mixta). b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, se deberá realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de los signos denominativos […]”39. 39 Cfr. Índice 50 del aplicativo web “SAMAI” 20 Número único de radicación: 11001032400020140043700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 48.

Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Para esto, se realizará el cotejo entre el signo mixto GOLD COLLECTION solicitado por la parte demandante y la marca mixta GOLD COLLECTION, de la cual es titular el tercero con interés directo en el resultado del proceso, aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto y que fueron señalados en los apartados supra.

Análisis de los supuestos normativos Primer supuesto: Identidad o semejanza entre el signo solicitado y la marca previamente registrada 49. Al encontrarnos frente a un cotejo entre un signo mixto y una marca mixta, es necesario determinar cuál es el elemento dominante de los signos mixtos, si la parte nominativa o la parte gráfica, para así pasar al segundo grado del análisis que es el cotejo de los signos, atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación con ese elemento predominante y, finalmente, definir si hay semejanza o identidad entre la marca comparadas. 50.

La Sala advierte, respecto del signo mixto solicitado por la parte demandante, que consiste en el elemento nominativo compuesto GOLD COLLECTION y unos elementos figurativos que consisten en el tipo de letra de los elementos nominativos y en un gráfico decorativo en la parte de abajo del elemento nominativo. Por su parte, la marca registrada, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, consiste en el elemento nominativo compuesto GOLD COLLECTION y unos elementos gráficos que consisten en: i) el tipo de letra del elemento nominativo; ii) un círculo dentro del cual se encuentra el elemento nominativo; iii) otro círculo de menor tamaño dentro del círculo de mayor tamaño, dentro del cual hay una corona de laurel; y iv) en dos círculos pequeños al lado de la palabra GOLD. 51.

Ahora bien, la Sala advierte que los elementos nominativos tienen generalmente más relevancia que los elementos gráficos, puesto que, de acuerdo con los criterios 21 Número único de radicación: 11001032400020140043700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co jurisprudenciales citados supra, por regla general es el elemento nominativo el que causa mayor impacto y recordación en la mente del consumidor y por esto es generalmente el más preponderante. 52.

La Sala considera que en el caso sub examine, tanto en el signo solicitado como en la marca previamente registrada, el elemento preponderante es el elemento nominativo, comoquiera que es el que causa mayor recordación en la mente de los consumidores sin que los elementos gráficos que lo componen aporten mayor impacto y, en consecuencia, corresponde a la Sala realizar un análisis de confundibilidad de acuerdo con los criterios para el cotejo de signos nominativos. 53.

La Sala considera que la comparación desde el punto de vista de los elementos nominativos implica la comparación entre el signo GOLD COLLECTION, solicitado por la parte demandante, y la marca GOLD COLLECTION, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, los cuales son idénticos en la medida en que son una reproducción exacta.

En ese sentido, se considera que desde los aspectos ortográfico, fonético y conceptual son idénticos. Adicionalmente, la Sala advierte que la parte demandante reconoce la identidad de los signos en conflicto, ya que en su demanda manifestó que “[…] no es necesario entrar a analizar si las expresiones se parecen o no, porque de hecho son idénticas […]”40. 54.

Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que se cumple con el primer supuesto normativo, esto es, la similitud o identidad de los signos distintivos cotejados, puesto que los signos son idénticos en sus elementos nominativos. 55. Precisado lo anterior, la Sala considera que para considerar que la semejanza y/o la identidad entre el signo solicitado y la marca registrada pueda generar un riesgo de confusión o de asociación, es necesario también abordar el supuesto de la conexión competitiva.

Segundo supuesto: Conexidad de los productos que pretende identificar con el signo solicitado y los cobijados por la marca previamente registrada 40 Cfr. Folio 16 22 Número único de radicación: 11001032400020140043700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 56. Del contenido de literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la Sala recuerda que para la configuración de dicha causal de irregistrabilidad, aunado al hecho de la identidad o la similitud entre el signo y la marca previamente registrada, es necesario que los productos que distinguirán, respectivamente, sean los mismos o presenten una conexión competitiva entre ellos. 57.

Para el análisis del segundo supuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en su jurisprudencia unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva. 58. En el caso sub examine, el signo mixto solicitado pretende identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y, por su parte, la marca registrada identifica productos de la Clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza.

La cobertura de los signos es la siguiente: Signo Solicitado Marca registrada Expediente: 12-225898 Solicitante: Claudia Constanza Muñoz Parra Productos de la Clase 25: “Abrigos, vestimenta para todo tipo de deportes, chaquetas, chaquetones, pantalones, shorts y pantalonetas, jeans, overoles, faldas, medias, medias veladas, taloncillos y refuerzos para medias, trajes, togas, uniformes, vestidos, ajustadores, baberos, batas, boas, blusas, bragas, bodys, bufandas, calcetines, todo tipo de camisas y camisetas, canesues de camisas, camisolas, capuchas, combinaciones para vestir, y ropa interior vestidos confeccionados, corbatas, corseteles, todas clase de corsés, chales chalecos delantales, enaguas, esclavinas, estolas, fajas, gabanes, gabardinas, guantes, impermeables, jarreteras, toda clase de jerseys, manguitos para vestir, prendas de punto ropa interior para niños, adultos de cualquier sexo, slips, sobaqueras, solideos, tirantes, velillos, velos, toda clase de artículos para vestir, pellizas pieles, bolsas para calentar los pies, borceguíes, y bragas para panales, canastillas, casullas, trajes de baño, cinturones, botines, herrajes, palas, taloncillos, polainas, plantillas, solideos, zapatos formales y sport, suelas, tacones, zapatillas, pantuflas, zuecos y tocados, armaduras de sombreros de copa, gorros, boinas, viseras.” Registro núm.: 232068 Titular: Modanova S.A.S. Productos de la Clase 24: “Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa.” 59.

La Sala advierte que la parte demandante, en la demanda, adujo que no existe conexidad competitiva entre los productos de la Clase 24 y los productos de la Clase 23 Número único de radicación: 11001032400020140043700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

En ese sentido, la parte demandante indicó que: “[…] En el caso que nos ocupa, la especialidad en el uso en cada uno de los productos identificados con cada una de las marcas, hace que el consumidor mantenga a salvo derecho de no confundirse, en tanto la necesidad que suplen los productos de la clase 24 en lo que tiene que ver con tejidos, colchas y tapetes no tienen nada que ver con las necesidades de los fabricantes de prendas de vestir y la necesidad que suplen los productos de la clase 25, que está orientada al público en general, necesidades sustancialmente diferentes, que bajo ninguna circunstancia puede ser considerada como relacionadas al punto de la confusión […].”41 60.

Al respecto, la Sala advierte que la parte demandada, en la Resolución 38821 de 27 de junio de 2013, indicó que: “[…] En este orden de ideas, al aplicar la teoría de la interdependencia, que como su nombre lo indica implica reciprocidad, interrelación, correspondencia y dependencia entre los signos que se comparan y los productos que distinguen, el análisis comparativo de los productos debe ser más riguroso.

En efecto, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe haber (en el caso en estudio) de los productos, lo cual no se da en el presente caso […]”42 (Destacado de la Sala) 61. Ahora bien, esta Sala, respecto de la conexidad competitiva entre los productos de las clases 24 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, ha considerado que: “[…] es indiscutible la conexión competitiva, por cuanto los productos amparados por la marca solicitada para la Clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza y las marcas ALDO PANETTI identificadas en las Clases 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, existe una conexión cercana que podría generar riesgo de asociación porque, los productos identificados por las marcas ALDO PANETTI en las Clases 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza pueden ser fabricados a partir de material textil.

En efecto, a pesar que su finalidad en términos generales sea diferente, debido a que, por una parte, la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza son en general prendas de vestir y por otra la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza son accesorios hechos generalmente en cuero como bolsos y maletas, por otra parte, los productos de la clase 24 son tejidos y productos textiles, por lo que estos últimos podrían ser de uso complementario de los productos comprendidos con las Clases 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, como por ejemplo, telas para hacer ropa y telas para forrar chaquetas o bolsos […]”43.

(Destacado de la Sala) 41 Cfr. Índice 79 del aplicativo web “SAMAI” 42 Cfr. Folio 6 43 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 21 de febrero de 2019; C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020100034900 24 Número único de radicación: 11001032400020140043700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 62.

Por lo expuesto anteriormente, esta Sala considera que entre los productos de la Clase 24 y los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza existe conexidad competitiva. Lo anterior comoquiera que un consumidor medio podría considerar razonablemente que los productos provienen del mismo empresario por cuanto ambos tipos de productos comparten la misma materia prima, que son los textiles.

Asimismo, la Sala considera que los productos de las clases 24 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza son complementarios toda vez que “Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases” podrían ser utilizados para forrar o decorar “abrigos” o “gorros”. 63. En ese sentido, la Sala considera que un consumidor medio podría considerar que un empresario que vende ropa de cama, ropa de mesa o textiles de otro tipo, puede incursionar en el mercado de las prendas de vestir, por lo que la Sala considera que hay conexidad competitiva. 64.

De esta forma, se cumple con el segundo de los presupuestos necesarios para que se configure la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 65. Por último, la Sala considera que, en el caso sub examine, el riesgo que se configura es el riesgo de confusión indirecta, ya que, de concederse el signo solicitado, existe el riesgo de que un consumidor medio adquiera una prenda de vestir de las que se encuentran en la cobertura del signo solicitado, pensando que está adquiriendo dicha prenda del tercero con interés directo en el resultado del proceso, quién al ya encontrarse en el mercado de los textiles y la ropa de cama y de mesa, decidió incursionar en el mercado de las prendas de vestir, las cuales identifica con una variación gráfica y decorativa de su signo GOLD COLLECTION.

Conclusión 66. La Sala considera que, en el caso sub examine, el signo mixto GOLD COLLECTION, solicitado por la parte demandante para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que se cumplen los supuestos fácticos previstos en la normativa indicada, 25 Número único de radicación: 11001032400020140043700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co al existir identidad en su elemento nominativo con la marca fundamento de la negación, y al existir, conexidad competitiva entre los productos que los signos distintivos cotejados identifican, esto es, productos de las clases 24 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 67.

Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que, en el caso sub examine, la parte demandada no violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que el signo mixto GOLD COLLECTION, se encuentra incurso en la causal del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, motivo por el cual no prosperan los cargos de la demanda. 68.

En ese orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 38827 de 27 de junio de 2013 y 4384 de 31 de enero de 2014. Sobre los reconocimientos de personería 69. Visto el artículo 160 de la Ley 1437, sobre derecho de postulación y los artículos 74 y siguientes de la Ley 1564 de 12 de julio44, sobre los poderes, la designación y la sustitución de apoderados, y demás normas concordantes y complementarias. 70.

Atendiendo a que el abogado Ramón Francisco Cárdenas Ramírez, identificado con la cédula de ciudadanía núm. 19.214.395 y con la tarjeta profesional de abogado núm. 25742, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, allegó poder45 para actuar en calidad de apoderado de la parte demandada y, considerando que el poder cumple con los requisitos de ley, este Despacho le reconocerá la respectiva personería. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 44 “Por la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones” 45 Cfr. Índice 78 del aplicativo web “SAMAI” 26 Número único de radicación: 11001032400020140043700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: RECONOCER personería al abogado Ramón Francisco Cárdenas Ramírez, para actuar en calidad de apoderado de la parte demandada, en los términos y para los efectos del poder conferido, que obra en el expediente.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, dejando las correspondientes anotaciones de ley. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.